Año XXV - Número 1674 Lima, 27 de noviembre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 93-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, anexo 1 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, Tercera Sala, del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente interno N° 25652-C. Actor: I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A. Caso: Devolución del impuesto al valor agregado, I.V.A. Proceso 97-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2006-0371. Actor: Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa: “ROKOTTO” Proceso 95-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 12.04404 L.Y.M. Marca: “SUMA”. Actor: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. Proceso 91-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 65, 66, 67 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 9630-LE. Marca: “FRESH UP” (denominativa). Actor: UNILEVER PLC Proceso 96-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Marca: “TAVANIC”. Expediente Interno N° 2003-0349 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/11/2008 2.60 PROCESO 93-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, anexo 1 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, Tercera Sala, del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente interno N° 25652-C. Actor: I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A. Caso: Devolución del impuesto al valor agregado, I.V.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1.

Tercera Sala, Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de septiembre de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A. Demandado: DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – REPÚBLICA DEL ECUADOR.

II. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C. A., solicitó ante el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas la devolución del impuesto del valor agregado en relación con lo pagado en los meses de abril y mayo de 2007, a raíz de su actividad exportadora. b. Mediante Resoluciones Nº 117012007RDEV 035889, de 11 de diciembre de 2007 y Nº 117012007RDEV036666, de 18 de diciembre de 2007, proferidas por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, se aceptó parcialmente la solicitud, devolviendo las cantidades de USD 36.341.90 y USD 27.151.86 y negando las demás cantidades solicitadas. c. La sociedad I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C. A. presentó ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de Quito, demanda de impugnación contra las Resoluciones Nº 117012007RDEV035889, de 11 de diciembre de 2007 y Nº 117012007RDEV 036666, de 18 de diciembre de 2007, proferidas por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C. A., basó su demanda en los siguientes argumentos: a. El derecho a la devolución del IVA por la adquisición de bienes incorporados a productos destinados a las exportaciones, se encuentra consagrado en la Ley 99-24, Ley de Reforma a las Finanzas Públicas.

Tiene como objetivo, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, impulsar la actividad exportadora y así conseguir mayor competitividad. b. Una norma interna de la República del Ecuador, no puede contradecir la normativa comu- GACETA OFICIAL nitaria andina, ya que ésta, es de carácter supranacional y preeminente.

Por lo anterior, ninguna norma nacional puede alterar o modificar el contenido y alcance del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La supremacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario, también se desprende del artículo 274 de la Constitución Política del Ecuador. c. El mandato contenido en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno es imperativo y, por lo tanto, no puede inaplicarse mediante Resoluciones ligeras y carentes de motivación. 3.

La contestación a la demanda. El Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. Si bien es cierto que la normativa comunitaria prevalece sobre la interna, también es cierto que el artículo 6 de la Decisión 388 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente decisión”.

De conformidad con lo anterior, la administración tributaria deberá efectuar la comprobación de la documentación sustentatoria y, para esto, hará la comprobación de conformidad con las estipulaciones de la normativa interna de cada País Miembro. Para el Ecuador se deben aplicar los artículos 57 y 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 148 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus reformas, y el artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. En el presente caso, esto se realizó y, por lo tanto, se cumplió con toda la normativa vigente sobre la materia. b. La sociedad actora no ha demostrado que el IVA pagado se vincule a la fabricación de los 27/11/2008 3.60 bienes exportados, es decir, no se demostró que el IVA que consta en los comprobantes presentados se encuentre relacionado con la producción o fabricación de los bienes exportados.

La demostración de este supuesto se encuentra acorde con las previsiones del artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 6 de la Decisión 388 del Acuerdo de Cartagena. c. Las Resoluciones expedidas se encuentran acorde con la Ley de Régimen Tributario Interno y, además, gozan de presunción de ejecutoriedad y legalidad.

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

De conformidad con los documentos remitidos por el Juez Consultante, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 1, 3, 4, 5 y 6, anexo 1, de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 388 “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes” Artículo 1 “Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada”.

(…) GACETA OFICIAL 27/11/2008 4.60 Artículo 3 (…) “Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”. 3. ECUADOR Artículo 4 B. Impuesto a los Consumos Específicos”. “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

(…) La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. Artículo 5 “La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”.

A. Impuesto al Valor Agregado. DECISIÓN 330 Artículo 13 “A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

V. CONSIDERACIONES. Artículo 6 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente Decisión.” A. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Principio de Complemento Indispensable. “ANEXO 1 B. De la devolución del impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales. Motivación de los actos administrativos sobre este tema Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión C. Naturaleza jurídica de las Interpretaciones Prejudiciales.

No son prueba dentro del proceso judicial. (…) GACETA OFICIAL A. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. DE LOS ASUNTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS DECISIONES QUE FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA (PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE). Como quiera que en el proceso interno se planteara que una norma interna del Ecuador no puede contradecir la normativa comunitaria andina, se abordará el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Asimismo, se abordará el tema el principio de complemento indispensable, ya que el Servicio de Rentas Internas del Ecuador argumentó que la comprobación de la documentación sustentatoria para la devolución del IVA debe realizarse de conformidad con las normas internas sobre la materia. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reitera en la siguiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 1206 del 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156 del 10 de mayo de 2005; Proceso 34-AI-2001.

Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839 del 25 de septiembre de 2002; 27/11/2008 5.60 Proceso 43-AI-2000. Sentencia del 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079 de 7 de junio de 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21 del 15 de julio de 1987;

Proceso 2-IP-88. interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de junio de 1998; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 del 11 de octubre de 1990; proceso 7-AI-98. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). GACETA OFICIAL Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no puede expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

B. DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO INCENTIVO TRIBUTARIO A LAS EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE ESTE TEMA. Como quiera que en el proceso interno la demandante alegara que no se le devolvió todo lo pagado por concepto de Impuesto al Valor Agregado a raíz de su actividad exportadora, se tratará el tema de la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales.

El Acuerdo de Cartagena persigue, como uno de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. Entre los mecanismos y medidas para alcanzar sus objetivos están la armonización gradual de polí- 27/11/2008 6.60 ticas económicas y sociales, la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes, y un Programa de Liberación comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo.

En este orden, el Acuerdo consagra que los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la finalidad de llegar al desarrollo integrado del área mediante acciones planificadas. Este proceso se cumplirá mediante varios mecanismos, entre ellos, la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal.

En este contexto, los artículos 57 y 58 del Acuerdo atribuyen a la Comisión, competencia para establecer procedimientos y mecanismos permanentes, así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas. En este marco normativo, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114 del 27 de agosto de 1992, mediante la cual se busca, entre otros propósitos, el aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, a través de la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para lo anterior, el artículo 9 de dicha Decisión prevé la aprobación de un programa de armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales. Con base en lo anterior, la Comisión dictó la Decisión 330, publicada en la Gaceta Oficial No. 120 de 30 de octubre de 1992, por medio de la cual se resuelve la “Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales”.

Sobre los objetivos de dicha Decisión el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Sobre las bases en referencia, la Comisión dictó luego la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera GACETA OFICIAL incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios” (artículo 15.

(Proceso 215-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 14 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1330, de 21 de abril 2006). El artículo 13 establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

Teniendo como soporte la Decisión 330, la Comisión expidió la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición N° 211 del 17 de los mismos mes y año. Dicha normativa persigue, como finalidad, avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, con el objeto de garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado; considera que debe establecerse como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación, y que resulta conveniente avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, trans- 27/11/2008 7.60 porte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

Se ha previsto la armonización de los sistemas tributarios para evitar los problemas que surgen cuando las potestades tributarias o de creación de los diferentes países colisionan. La Decisión 388, en su artículo 3, establece que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 388 de la Comisión, en su artículo 4 dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” Lo dispuesto por el artículo trascrito debe entenderse como un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales y, por lo tanto, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes entre los Países Miembros, teniendo esto como consecuencia que dicha norma no despliega sus efectos en relación con los bienes exportados a terceros países.

Esta Posición ha sido reiterada por el Tribunal en la Interpretación 215-IP-2005, arriba citada, y en la 112-IP-2005, de 1 de diciembre del año 2005, entre otras. En el anexo 1 referido por el artículo trascrito se determina la “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”; en consecuencia, para la República del Ecuador, de conformidad con el objeto de la norma comunitaria, constituyen impuestos indirectos los siguientes: a) el impuesto al Valor GACETA OFICIAL Agregado, IVA; y, b) los impuestos a los Consumos Específicos.

Como se desprende de lo anterior, en relación con la República del Ecuador procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina. La devolución de los impuestos indirectos, de conformidad con la Decisión 388, se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.

Se realiza mediante un sistema de compensación o reembolso en los plazos que determine cada País Miembro. (artículo 5 de la Decisión 388) 2. Los Países Miembros adoptarán sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388.

(artículo 6 de la Decisión 388). Este control y comprobación de la documentación anexada por el exportador deberá ser plasmado en un acto administrativo motivado, es decir, señalando las razones del por que se accede o no a la devolución de los impuestos indirectos. Lo anterior se desprende claramente del principio de transparencia que debe guiar toda actividad de la administración, así como del derecho de defensa que guiar todo procedimiento administrativo, ya que la motivación del acto permite una adecuada y pertinente defensa por parte del destinatario del mismo. 3.

Se encuentra supeditada a la demostración que haga el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal en varias Interpretaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 75-IP-2005, 76-IP2005 y 77-IP-2005 de 22 de junio de 2005, 215-IP-2005 del 14 de febrero de 2006, y 112IP-2005 de 1 de diciembre de 2005.

Igualmente, la apreciación de las pruebas allegadas por el exportador debe plasmarse 27/11/2008 8.60 en el acto administrativo que accede o no la solicitud de devolución de los impuestos indirectos. C. NATURALEZA JURIDÍCA DE LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES. NO SON PRUEBA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL. Teniendo en cuenta que en el punto II del memorial presentado por la sociedad demandante se solicita como prueba que se oficie al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es pertinente referirse a la naturaleza de las Interpretaciones Prejudiciales que profiere el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En múltiples providencias el Tribunal se ha referido a la naturaleza jurídica, la finalidad, el procedimiento y el objeto de las Interpretaciones Prejudiciales. Entre estas se destacan las siguientes: • Naturaleza de Interpretación Prejudicial: Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 10-IP-94. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 177 del 20 de abril de 1995.

Interpretación Prejudicial del 29 de agosto de 1997, proferida dentro del proceso 11-IP-96. El Tribunal en estos casos señaló que la Interpretación Prejudicial no es una prueba dentro del proceso interno, es decir, no puede ser valorada como tal por el juez. La Interpretación Prejudicial es un acto de carácter judicial producto de un incidente procesal de carácter no contencioso; además, su contenido es de estricta observancia por el juez consultante. • Exclusión de la interpretación como medio de prueba: Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995, proferida dentro del proceso 10-IP-94.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 177 del 20 de abril de 1995. “(…) la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación”.

GACETA OFICIAL Proceso 6-IP-99. Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 1999, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 468, de 12 de agosto de 1999. • Mecanismo de colaboración: Interpretación Prejudicial del 10 de diciembre de 2003, proferida dentro del proceso 125-IP-2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1035 del 18 de febrero de 2004.

En este caso se precisó que la Interpretación Prejudicial es un mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, mediante el cual éste último interpreta el Ordenamiento jurídico Comunitario y el primero lo aplica al caso concreto, adoptando para el efecto, la interpretación realizada por el Tribunal. • Función del Tribunal de Justicia en relación con la consulta prejudicial.

Finalidad de la Interpretación Prejudicial: Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 1987, proferida dentro del proceso 1-IP-87. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28, de 15 de febrero de 1988, de la que se desprende: “(…) indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, a de interpretar sus normas ‘a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros’ (art. 28 del Tratado de Creación del Tribunal), objetivo fundamental que esta lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales.

Estos, de otra parte, tampoco están facultados, en general, para interpretar las normas contenidas en Tratados Internacionales, tarea que compete exclusivamente a las partes, las cuales, en el caso del Pacto Andino, la han delegado en el órgano judicial comunitario, como medio para lograr la solución pacifica de posibles conflictos que puedan presentarse en el proceso de integración andina, con lo que, además, el nuevo Derecho de la Integración adquiere plena vigencia en la vida misma de los países de la Subregión. (…) En otros términos, la jurisdicción comunitaria andina esta constituida por el Tribunal de Justicia del Acuer- 27/11/2008 9.60 do de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho”.

Posición reiterada dentro de la Interpretación Prejudicial del 3 de septiembre de 1999, proferida dentro del proceso 30-IP-99. • Obligatoriedad y efectos de la Consulta Prejudicial: En la Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, proferida dentro del proceso 4-IP-94. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nª 189, de 15 de septiembre de 1995, y luego en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 1999, proferida dentro del proceso 6-IP-99.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 468, de 12 de agosto de 1999, se expresó: “La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquel.

La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. La finalidad de ésta es lograr que se aplique uniformemente el derecho comunitario en el territorio de los Países Miembros buscando de esta manera crear una doctrina armónica y estable favorable al proceso de integración, de donde los principios interpretativos contenidos en cada sentencia del Tribunal Comunitario, deben ser aplicables exclusivamente al caso concreto consultado”. • Campo de acción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la consulta prejudicial: En las Interpretaciones Prejudiciales de 7 de agosto de 1995, proferida dentro del proceso 4-IP-94.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 15 de septiembre de 1995 y GACETA OFICIAL la de 18 de junio de 1999, proferida dentro del proceso 6-IP-99. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 468, de 12 de agosto de 1999, se dijo: “En el Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena -hoy de la Comunidad Andina- en su Sección Tercera, que abarca los artículos 28, 29, 30 y 31, se desprende que la Interpretación Prejudicial, constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los países miembros de la Comunidad Andina a través de éste órgano comunitario:‘“La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación’ (19 de mayo de 1981)”. 27/11/2008 10.60 7.

Oportunidad para la presentación de la consulta prejudicial. 8. Campo de la acción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con consulta prejudicial. 9. Efecto de la Interpretación Prejudicial en relación con los procesos internos. 10.Dirección de Envío. A continuación se transcribirá un aparte de la nota informativa mencionada, la cual también puede ser consultada en la página del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (www. tribunalandino.org.ec): “Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales.

(…) Con base en toda la jurisprudencia proferida sobre el tema, el Tribunal ha expedido un documento llamado “Nota Informativa Sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 694 del 3 de agosto de 2001. Si bien dicho documento tiene un objetivo estrictamente informativo, muestra los puntos claves en relación con la naturaleza, finalidad y operatividad de la Interpretación y consulta prejudiciales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, La nota mencionada se divide en 10 numerales que tratan los siguientes temas: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 1. La interpretación como mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. C O N C L U Y E: 2. Función del Tribunal de Justicia en relación con la consulta prejudicial. 3.

Legitimación activa y objeto de la Interpretación Prejudicial. 4. La consulta obligatoria. 5. Exclusión de la Interpretación como medio de prueba. 6. Motivación de la Interpretación Prejudicial. 5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. (…)

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el prin- GACETA OFICIAL cipio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión.

SEGUNDO: La Interpretación Prejudicial es un mecanismo de cooperación entre el Juez Nacional y el Comunitario, mediante el cual éste último interpreta el Ordenamiento Jurídico Comunitario y el primero lo aplica al caso concreto, adoptando para el efecto, la interpretación realizada por el Tribunal. La Interpretación Prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionamiento, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso.

TERCERO: En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en 27/11/2008 11.60 los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro.

La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro. Dicha devolución se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: • Se realiza mediante un sistema de compensación o reembolso en los plazos que determine cada País Miembro.(artículo 5 de la Decisión 388). • Los Países Miembros adoptarán sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388.

(artículo 6 de la Decisión 388). Este control y comprobación de la documentación anexada por el exportador deberá ser plasmado en un acto administrativo motivado, es decir, señalando las razones del por qué se accede o no a la devolución de los impuestos indirectos. • Se encuentra supeditada a la demostración que haga el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- GACETA OFICIAL 27/11/2008 12.60 dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 25652C, deberá adoptar la presente interpretación. Asímismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 97-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2006-0371. Actor: Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa: “ROKOTTO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. VISTOS: Tercero interesado: Sociedad ALICORP S.A. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de septiembre de 2008.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. I.

ANTECEDENTES. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

La sociedad ALICORP S.A. solicitó el 19 de mayo de 2005 el registro como marca del signo ROKOTTO (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 29 de GACETA OFICIAL la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 05-048281. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición al registro del signo denominativo ROKOTTO con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 189291 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 154767 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca mixta BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 199231 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 27/11/2008 13.60 B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Los signos en conflicto son confundibles en sus características ortográficas, visuales y fonéticas. 2. La confusión resultante puede llevar al público consumidor a error en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con las marcas. 3.

El elemento característico de la marca mixta BOCATO es la parte denominativa. 4. Entre los productos que identifican los signos en conflicto existe una evidente conexión competitiva, ya que comparten los mismos canales de publicidad y comercialización. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 004436, de 27 de febrero de 2006, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ROKOTTO. 4.

La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, mediante Resolución Nº 13003, de 22 de mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que entre ellos no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna.

Los signos poseen elementos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos. b. El signo denominativo ROKOTTO es registrable de conformidad con las estipulaciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 2.

Por parte de la sociedad tercera interesada. 7. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. De conformidad con el Oficio Nº 1643 expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, la sociedad ALICORP S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

GACETA OFICIAL IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 134, 135 literal a), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) 27/11/2008 14.60 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Artículo 134 (…) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. GACETA OFICIAL B. Confusión directa e indirecta. 27/11/2008 15.60 Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. C. Comparación entre marcas denominativas. D. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. E. La conexión competitiva F. Palabras genéricas y de uso común. Su incidencia en el ámbito geográfico de la Comunidad Andina. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en las providencias mencionadas.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Como quiera que la demandante argumentara que la coexistencia de los signos en conflicto puede generar en el público consumidor error en cuanto al origen empresarial, se hace necesario tratar el tema de la confusión directa e indirecta.

Como quiera que en el proceso interno se debate la irregistrabilidad del signo denominativo ROKOTTO por la supuesta confundibilidad con las marcas BOCATO, se hace necesario tratar los siguientes temas: los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se solicita que se remita a las siguientes: Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se solicita que se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006 del 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451 del 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006 del 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421 del 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

Es importante destacar que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad • Interpretación Prejudicial 58-IP-2008 del 4 de junio de 2008.

Marca: “CASABLANCA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1645 del 12 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0154. • Interpretación Prejudicial 60-IP-2007 del 19 de junio de 2007. Marca: “DRINKI”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1539 del 14 de agosto de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0156.

Es importante tener en cuenta que para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Teniendo en cuenta que el proceso interno se plantea la comparación entre los signos denominativos ROKOTTO y BOCATO, es pertinente tratar el tema de la comparación entre marcas denominativas.

GACETA OFICIAL Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006 de 30 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005 de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y las marcas denominativas BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

Como quiera que en el proceso interno se debate, la confusión que se puede generar entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005 de 19 de octubre de 2005.

Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. 27/11/2008 16.60 • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006 de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 9 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Como quiera que la sociedad demandante argumentara que los productos que identifican los signos en conflicto tienen una evidente conexión competitiva, es preciso abordar el tema de la conexión competitiva. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre este tema, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 70-IP-2008 de 2 de julio de 2008.

Marca: “SHERATON”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-00329 • Interpretación Prejudicial 06-IP-2007 de 14 de marzo de 2007. Marca: “CORPORACIÓN BIOTEC”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1512, de 19 de junio de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00064.

Al hacer el análisis respectivo, el juez consultante debe tener en cuenta que en la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el GACETA OFICIAL uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

F. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN. SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. Una vez consultado el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la palabra Rocoto significa: “(De origen quechua). m. Perú. Planta herbácea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante. // 2.

Perú. Fruto de esta planta.” Además de lo anterior, también se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto. Como ejemplo tenemos: Tiradito con Salsa de Rocoto y Rocoto Relleno 1, entre muchos otros. La anterior precisión debe ser tenida en cuenta, dado que, si bien el signo solicitado como marca es ROKOTTO, la variación gramatical no incide en su percepción fonética.

Para el lector común no habría diferencia al pronunciar ROCOTO y ROKOTTO. Por lo anteriormente mencionado, y dado que el signo ROKOTTO ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza 2, es pertinente tratar el tema de las palabras genéricas y de uso común. 1 2 Plato peruano de origen arequipeño elaborado a base de rocoto, que es un fruto muy picante, similar al ají, pero de forma redondeada y de tamaño similar al de una manzana (hay algunas especies más pequeñas), y que posee un sabor más dulzón, que es muy apreciado principalmente en la región Arequipa pero también extendido en el resto de este país. Es uno de los platos más destacados de la gastronomía del Perú, siendo incluso el rocoto exportado a otros países.

La clase 29 protege los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. 27/11/2008 17.60 La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 135, literal f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos de la siguiente manera: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”;

(…) La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Se advierte que en el marco del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden existir diversas denominaciones para diver- GACETA OFICIAL 27/11/2008 18.60 sos productos o servicios, como es el caso de patilla (Colombia) – sandía (Ecuador, Bolivia, Perú), aguacate (Colombia, Ecuador) – palta (Perú, Bolivia), o también existir productos que sólo se dan en un País Miembro.

De conformidad con la norma trascrita, es una causal de irregistrabilidad marcaria que el signo solicitado esté compuesto únicamente por una palabra común usual dentro del lenguaje corriente o usual del país. Lo anterior no obsta para que estas diferentes denominaciones puedan considerarse como genéricos dentro de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, ya que el comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional.

Es muy común encontrar productos de un País Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo, productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al tumbo. Lo primero que se advierte es que al igual que las palabras genéricas, las comunes o usuales deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es común en una clase determinada puede no ser común en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Por tal motivo, el análisis debe atender al lenguaje de los sujetos relacionados con los productos o servicios respectivos.

Además de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos de la subregión es tan rico que es muy común ver novelas o programas televisados de unos Países Miembros presentándose en otros y, sobre todo, es muy diciente, por este hecho, que las “jergas” o “lenguajes locales” se comiencen a entender en los diferentes Países Miembros.

A esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en todas las esferas, lo que conlleva una reciprocidad pedagógica en muchos frentes, incluyendo los denominados “lenguajes locales”. Por lo anteriormente anotado, es que la autoridad administrativa o el juez nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no puede quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo ROKOTTO es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” Para el caso particular el Juez Consultante, para establecer si el signo ROKOTTO es común o usual, debe analizar dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29.

Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá GACETA OFICIAL proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y las marcas denominativas BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO

QUINTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la nomenclatura; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficien- 27/11/2008 19.60 te, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

SÉXTO: La Autoridad Administrativa o el Juez Nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no pueden quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante debe determinar si el signo ROKOTTO es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. Para establecer si el signo ROKOTTO es común o usual, deberá analizarse dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20060371, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 27/11/2008 20.60 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 095-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 12.044-04 L.Y.M. Marca: “SUMA”. Actor: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil ocho. 1. Las partes. VISTOS: Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). El Director Nacional de Propiedad Industrial.

El Oficio Nº 0672, de 25 de agosto de 2008, recibido en este Tribunal el 26 de agosto de 2008, mediante el cual el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literal a) y 172 inciso primero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 12.044-04 L.Y.M. Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 07 de octubre de 2008.

Demandante: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. Tercero interesado: JOHNSONDIVERSEY, INC. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 26 de noviembre de 1999, la compañía UNILEVER N.V. presenta la solicitud de registro del signo denominativo “SUMA”, para amparar productos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El 02 de mayo de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro como marca de la denominación “SUMA” para amparar productos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de UNILEVER GACETA OFICIAL N.V. bajo el Título de Registro Nº 10880-01, marca que fuera transferida posteriormente a la compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., mediante el certificado de transferencia Nº 1454-IEPI, de 19 de septiembre de 2003.

El 31 de agosto de 2004, INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. presenta acción de nulidad en contra de la marca registrada “SUMA”, en base a que el 12 de octubre de 1999, obtuvo con anterioridad el registro de la marca “SUMAX” mediante el Título de Registro Nº DNPI-2464-99IEPI, concedida para amparar productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Fundamentos de la Demanda. La marca “SUMAX” de propiedad de la demandante INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., se encuentra registrada con anterioridad, desde el año 1999 para proteger productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, al igual que la marca “SUMA”, actualmente de propiedad de la compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió analizar que, además de ser denominaciones extremadamente similares, se destinan a proteger productos comprendidos en la misma Clase Internacional, por lo tanto, existiría un claro riesgo de confusión entre dichos productos.

La denominación “SUMA” fue solicitada cuando la marca “SUMAX” se encontraba registrada, es decir, que no se cumplió con el requisito de distintividad, fundamental para ser registrada como marca conforme a los artículos 134 y 135 literales b) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad de la denominación “SUMA” no consideró que la solicitud no era susceptible de registro porque carecía de distintividad al existir una marca extremadamente similar previamente registrada para la misma Clase Internacional.

De la comparación entre las marcas en el campo visual, fonético, auditivo e ideológico se desprende que la similitud es innegable, ya que las vocales que forman parte de los signos en conflicto “SUMA” y “SUMAX” son exactamente iguales y se encuentran ubicadas en el mismo lu- 27/11/2008 21.60 gar. La primera y la segunda sílaba son exactamente iguales, la única diferencia es la letra “X” que se encuentra al final de la marca registrada “SUMAX”, por lo que la denominación “SUMA” se encuentra inmersa en su totalidad en la marca anteriormente registrada.

La denominación “SUMA” no es lo suficientemente distintiva, más aún, tratándose de productos farmacéuticos, los cuales llevan consigo un peligro latente para la salud de quien los utiliza sin prescripción médica previa, por lo tanto, al otorgar el registro como marca del signo “SUMA” extremadamente similar a “SUMAX” no se protegió al consumidor frente al grave peligro de adquirir el producto equivocado, atentando contra los derechos de la vida y la salud ya que los lugares de expendio, la comercialización de los productos y los medios publicitarios son los mismos.

INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que se declare la nulidad absoluta del Título Nº 10880-01 que concede el registro como marca del signo denominativo “SUMA”, originalmente concedido a favor de UNILEVER N.V. y, actualmente, de propiedad de JOHNSONDIVERSEY, INC. 4. Contestación a la Demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), así como, el Director Nacional de Propiedad Intelectual no contestaron la demanda. 5. Argumentos del Tercero Interesado. La compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., por intermedio de sus representantes legales, como tercero interesado, propone las siguientes excepciones: • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • Alega diferenciación ideológica conceptual entre los signos confrontados “SUMA” y “SUMAX”, pues la denominación cuyo registro se impugna evoca de manera directa una operación matemática fundamental mientras que el signo “SUMAX” es de fantasía y no transmite en la mente de los consumidores ningún significado en concreto.

GACETA OFICIAL • Alega el principio de especialidad de las marcas ya que la marca registrada “SUMAX” identifica productos farmacéuticos para el tratamiento de la osteoporosis, mientras que la marca “SUMA” ampara mercaderías destinadas a la limpieza e higiene con excepción de productos farmacéuticos y medicinales, eliminando cualquier posibilidad de confusión, es decir, que no solo las marcas son diferentes sino que identifican productos diferentes. 27/11/2008 22.60 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “(…) • Además alega la coexistencia pacífica de las marcas “SUMA” y “SUMAX” ya que han coexistido en el mercado consumidor por más de cinco años en el Ecuador, sin que hasta el momento se haya presentado algún caso de confusión y/o asociación.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 12.044-04 L.Y.M. Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…)”. DECISIÓN 486 Que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literal a) y 172 inciso primero de la Decisión 486. Que, conforme a la fecha de presentación de la acción de nulidad de 31 de agosto de 2004, este Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 172 de la Decisión 486.

Asimismo, la solicitud de registro fue presentada el 26 de noviembre de 1999, por lo que se interpretarán, de Oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. GACETA OFICIAL Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…)” Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el Proceso Interno Nº 12.044-04 L.Y.M, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo “SUMA” para identificar productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó el día 26 de noviembre de 1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regu- 27/11/2008 23.60 lará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los GACETA OFICIAL hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se indica que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, de 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues 27/11/2008 24.60 desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la compañía UNILEVER N.V. presentó la solicitud de registro del signo denominativo “SUMA” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 26 de noviembre de 1999, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.

Por otro lado, INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. presentó la acción de nulidad en contra de la marca registrada “SUMA”, el día 31 de agosto de 2004, por lo que la norma aplicable es la Decisión 486.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el GACETA OFICIAL signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: a) La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. 27/11/2008 25.60 ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio del 2000). c) La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. RIESGO DE CONFUSIÓN. b) La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos pro- El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). GACETA OFICIAL Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero del 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es 27/11/2008 26.60 el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud, así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el GACETA OFICIAL contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). 3.1. Riesgo de confusión: El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: a) La similitud ortográfica, emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. b) La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Finalmente, a fin de verificar la semejanza entre los productos que distinguen ambos signos confrontados en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, el Juez Consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos estará determinada por la vincula- 27/11/2008 27.60 ción o conexión competitiva de los mismos en el caso concreto.

4. NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS. La concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Como se observa, el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se adapta a una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 05 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.

En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al intro- GACETA OFICIAL ducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.

Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario”. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicialpuede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público” 1. En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. 1 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. 27/11/2008 28.60 Este Tribunal ha observado que “(…) la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 2.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 3.

5. SIGNOS DE FANTASÍA. En el presente caso, JOHNSONDIVERSEY, INC. alega diferenciación ideológica conceptual entre los signos confrontados “SUMA” y “SUMAX”, pues la denominación cuyo registro se impugna evoca de manera directa una operación matemática fundamental mientras que el signo “SUMAX” es de fantasía y no transmite en la mente de los consumidores ningún significado en concreto.

Al respecto, cabe señalar que los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus pro- 2 3 Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.

Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada. GACETA OFICIAL piedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003). Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 05 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, los signos confrontados amparan productos diferentes de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expen- 27/11/2008 29.60 didos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio del 2000).

7. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA MISMA CLASE 05 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, los signos confrontados amparan productos diferentes de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y la conexión competitiva existente entre ellos, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de dichos productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como, la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando GACETA OFICIAL los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas 27/11/2008 30.60 (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNACIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004)”.

8. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, JOHNSONDIVERSEY, INC. alega la coexistencia pacífica de las marcas “SUMA” y “SUMAX” ya que han coexistido en el mercado ecuatoriano por más de cinco años, sin que hasta el momento se haya presentado algún caso de confusión. Al respecto, cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondien- GACETA OFICIAL 27/11/2008 31.60 te a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para el registro de la marca, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Para que el registro de una marca pueda ser aprobado por la autoridad competente es indispensable que cumpla con los requisitos correspondientes, tales como: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Asimismo, el signo solicitado no debe incurrir en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

TERCERO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error al público consumidor.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

CUARTO: El plazo de prescripción para interponer la acción de nulidad relativa es de 05 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada.

QUINTO: Las marcas de fantasía son los vocablos que pueden no tener signifi- cado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas y se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.

SEXTO: En el presente caso, los signos confrontados amparan productos diferentes de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, se deben tomar en cuenta las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Resulta indispensable que la comparación y análisis para establecer el riesgo de confusión sea mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

SÉPTIMO: El Juez Consultante debe tener en cuenta los criterios y factores de análisis que sirven para definir la regla de la especialidad y la conexión competitiva existente entre los signos en conflicto, amparados por la misma Clase Internacional, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de dichos productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como, la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

OCTAVO: La coexistencia de marcas se da cuando los signos en disputa han GACETA OFICIAL 27/11/2008 32.60 coexistido pacíficamente sin que se hubiese presentado riesgo de confusión entre ellos, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

Ante dicha coexistencia marcaria cabe señalar que, ante todo, prima el interés general de los consumidores, a fin de no caer en riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. cretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Se- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 091- IP- 2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 65, 66, 67 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 9630-LE. Marca: “FRESH UP” (denominativa). Actor: UNILEVER PLC. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 9630-LE.

El Oficio Nº 273-TD. Nº 1-CA-DQ-1S-9630-L.E, de 10 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 14 de julio de 2008, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el GACETA OFICIAL 27/11/2008 33.60 artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2008. oficina de sorteos de la Corte Superior de Quito, a fin de que en juicio verbal sumario sea conocida y resuelta la controversia suscitada. 1.

Las partes. El 15 de octubre de 1982, el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha avocó conocimiento de la causa, el mismo que mediante sentencia dictada el 30 de octubre de 1989, considerando que existe semejanza legal entre las marcas enfrentadas y que ambas están destinadas a proteger productos de la misma naturaleza, aceptó la demanda de observación presentada por UNILEVER PLC y ordenó se deseche la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FRESH UP“.

Demandante: UNILEVER PLC. Demandados: Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de la República del Ecuador. Tercer interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 04 de marzo de 1982, COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro del signo denominativo ”FRESH UP”, mediante Certificado de presentación Nº 390 para proteger productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 23 de julio de 1982, la parte actora UNILEVER PLC presentó observación contra la mencionada solicitud de registro en virtud de ser propietaria de la marca denominativa “CLOSE UP”, inscrita con Certificado Nº 412 del año 1975, que protege productos comprendidos en la misma Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte demandada presentó recurso de apelación contra dicha sentencia ante la H. Corte Superior de Justicia de Quito.

Así, el 28 de abril de 1998, la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó sentencia y consideró que las marcas enfrentadas ¨CLOSE UP¨ y ¨FRESH UP¨ protegen productos de la misma naturaleza y, si bien tienen en común las letras ¨UP¨ al final de cada marca, las palabras ¨CLOSE¨ y ¨FRESH¨ son totalmente diferentes, determinando ello que no exista posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que revocó la sentencia venida en grado, desechó la demanda y ordenó el registro de la marca ¨FRESH UP¨.

El demandado COLGATE PALMOLIVE COMPANY negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, pues sostuvo que entre las denominaciones en mención no existen las semejanzas que afirma la demandante. En consecuencia, no se allanó a la oposición y pidió que se la rechace por infundada. La parte actora UNILEVER PLC interpuso Recurso Extraordinario de Casación contra la sentencia de la Corte Superior, por cuanto ésta, al no haber solicitado la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha viciado el proceso de nulidad insubsanable y ha influido en la decisión de la causa.

Subsidiariamente, señaló que la sentencia interpretó erróneamente el artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica y las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que entre las marcas enfrentadas existe semejanza legal, ya que la sílaba ¨UP¨ consta en ambas marcas y se confunden a primera vista, además de que no sólo protegen productos de la misma Clase 3, sino que además protegen productos similares y de igual naturaleza como pastas dentales o dentríficos y productos para la higiene dental.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica vigente, dispuso que se envíen los antecedentes respectivos a la Conocida la causa por la Tercera Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 20 de junio de 2000, se inhibió de conocer la causa y dispuso se envíe Sostiene la actora UNILEVER PLC que, entre las denominaciones enfrentadas ¨FRESH UP¨ y ¨CLOSE UP¨ existen semejanzas gráficas, visuales y auditivas que las tornan confundibles a simple vista, por un lado; y, por otro, ambas marcas están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza.

De coexistir dichas denominaciones, se produciría un grave perjuicio por competencia desleal en contra de los afamados productos protegidos por ¨CLOSE UP¨. GACETA OFICIAL el proceso a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Sala que avoca conocimiento de la causa el 31 de octubre de 2001 y mediante providencia de 05 de septiembre de 2002 declara la nulidad procesal de la presente causa al estado en que se dé cumplimiento a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) acerca de las normas pertinentes al caso.

Además, en vista de que la Ley de Propiedad Intelectual otorgó competencia privativa a la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento de estas causas, ordenó el envío del proceso al Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo para el conocimiento de una de sus salas. 27/11/2008 34.60 Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Adicionalmente, de oficio, se interpretarán los artículos 65, 66 y 67 de la mencionada Decisión, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: El 05 de septiembre de 2007, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, avocó conocimiento de la causa y mediante providencia de 15 de febrero de 2008 dispuso la suspensión del procedimiento, al tiempo de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 85 2.1. Fundamentos de la Demanda: (…) La demandante UNILEVER PLC, propietaria de la marca ¨CLOSE UP¨, se opone al registro del signo ¨FRESH UP¨, al considerar que existen semejanzas gráficas, visuales y auditivas que las tornan confundibles a simple vista al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Asimismo, señala que ambas marcas están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza y que de coexistir en el mercado, se produciría un grave perjuicio por competencia desleal en contra de los productos protegidos con la marca ¨CLOSE UP¨.

Ampara sus fundamentos de derecho en los artículos 1, 6 10, 19, 23 y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica, así como, en los artículos 58 y 74 del Decreto Supremo 1257 de 1977. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. “( ) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; (…) Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la GACETA OFICIAL oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

(…) Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales. (…)”. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DECISIÓN 486 “( ) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “(…) Artículo 122.- Consulta facultativa: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el orde- 27/11/2008 35.60 namiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria: De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE AL DERECHO INTERNO. Con relación al tema de la supremacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Interno, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. ( ) No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo GACETA OFICIAL caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )” (Proceso 1AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 818, 27/11/2008 36.60 de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP90.

Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). En la Comunidad Andina, los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú). En virtud a lo expuesto, este Tribunal sostiene que la norma andina prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha norma andina.

2. OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981).

“Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de GACETA OFICIAL dicho Tratado ” y continúa la sentencia “Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación ” (Proceso 10IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en el Proceso 01-IP-96).

“En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 3-IP90, G.O. 70 de octubre 15 de 1990, y ratificado en Proceso 3-IP-91, G.O. 93, noviembre 11 de 1991).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

La finalidad de ésta es lograr que se aplique uniformemente el derecho comunitario en el territorio de los Países Miembros buscando de esta manera crear una doctrina armónica y estable favorable al proceso de integración, de donde los principios interpretativos contenidos en cada sentencia del Tribunal Comunitario, deben ser aplicables exclusivamente al caso concreto consultado.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.” (Proceso 3-IP-93, G.O. 138, agosto 4 de 1993). 27/11/2008 37.60

3. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

GACETA OFICIAL 27/11/2008 38.60 Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha sostenido reiteradamente que la prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica. Por ello, en general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos.

El efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003).

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “FRESH UP” (denominativo) fue presentada el 04 de marzo de 1982, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal ha manifestado que la novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente. Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 180, de 10 de mayo de 1995).

4. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

La novedad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista por lo que se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y esta dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, la doctrina recogida por el Tribunal ha sostenido que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº. 585, de 20 de julio de 2000). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo solicitado “FRESH UP” reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

5. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que esta- 27/11/2008 39.60 blece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundible ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la misma clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, se presume la confundibilidad y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, se establece sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el GACETA OFICIAL Tribunal ha entendido que “( ) la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la Gaceta Oficial N° 163, de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que 27/11/2008 40.60 deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si los signos confrontados “FRESH UP” y “CLOSE UP” son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

GACETA OFICIAL

6. CLASES DE MARCAS: MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En el presente caso, tomando en cuenta que los signos confrontados son de tipo denominativo compuesto, el Tribunal señala lo siguiente: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 1 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 2 Asimismo, el Tribunal ha dejado establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, y que se considera pertinente destacar: 1 2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2008 41.60 “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”

7. PARTÍCULAS DE USO COMÚN “UP”. En el presente caso, los signos confrontados comparten la partícula común “UP”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

GACETA OFICIAL 27/11/2008 42.60

8. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( )” 5.

Las marcas que contienen palabras en idioma extranjero al nuestro no se presupone que sean conocidos por todos, lo que para la doctrina se puede considerar como de fantasía. Existen palabras extranjeras que su uso común y generalizado es conocido por una gran mayoría, y lo asimilan en algunos casos, a su significado conceptual, y en otros a los productos o servicios que se hayan comercializado por años.

Al respecto, como principio general, los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste y son de fantasía. Le corresponde al Juez Consultante proceder a realizar el examen de registrabilidad para determinar si en la comparación entre dos marcas, las dos de origen extranjero, pueden surgir de ellas confusión entre sí. Al respecto, este Tribunal ha indicado: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.” 3 “Principios doctrinales consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sin embargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión.” 4 “Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del 3 4 Proceso 3-IP-95, caso: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

Proceso No. 04-IP-97, marca: KATTS. Publicada en la Gaceta Oficial No. 329, de fecha 9 de marzo de 1998. 9. MARCA DÉBIL. En el presente caso, nos encontramos ante dos marcas que comparten la partícula común “UP”, por lo que es importante analizar el tema de la marca débil, debido a que un signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP2004, denominación: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 03 de noviembre de 2004).

10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, OBSERVACIONES A UN REGISTRO Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO. De los artículos 63 a 65 de la Decisión 85 se desprende que correspondía a la Oficina Nacional Competente efectuar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a 5 Proceso No. 16-IP-98, marca “SALTIN” (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial No. 398 del 10 de septiembre de 1998.

GACETA OFICIAL fin de que el peticionario la complete en debida forma, de ser el caso, o, si dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta debía ordenar la publicación de un extracto de la solicitud de registro para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, pueda oponerse al registro.

Conforme lo señala el artículo 66 de la Decisión 85, en caso de que se presentaren las observaciones, éstas se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Sin embargo, en el artículo 67 de la misma Decisión se indica que la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro de marca en caso de que no se hubiesen presentado observaciones, o que éstas hubiesen sido rechazadas.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que “El texto del artículo 67 ( ) no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubieren presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, ‘expedirá el certificado de registro’ que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”. 6 En definitiva, se puede desprender de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la fijación del órgano de publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas (artículo 66), y a la expedición del certificado de registro correspondiente (artículo 67).

En cuanto a la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que “( ) se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contem- 6 Proceso 04-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 71, de 17 de octubre de 1990, marca: “CHOPPER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2008 43.60 pladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”. 7 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La Decisión 85, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria. De no ser así, resultaría imposible alcanzar la meta propia del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

TERCERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido plan7 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL teada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

CUARTO

QUINTO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión. Conforme al artículo 58 literal f) de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 27/11/2008 44.60 SEXTO: Al comparar marcas denominativas compuestas, deberá tomarse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse, antes que nada, a la unidad fonética, siempre teniendo como referente al consumidor medio.

SÉPTIMO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

OCTAVO: Como principio general, los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste y son de fantasía.

NOVENO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

DÉCIMO: Conforme a la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional Competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Ad- GACETA OFICIAL 27/11/2008 45.60 ministración, ésta ordenaba la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 096-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Marca: “TAVANIC”. Expediente Interno N° 2003-0349. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón. de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 8 de octubre de 2008. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VISTOS: 1.1. Las partes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado La parte demandante es: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

GACETA OFICIAL La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana- Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: C.I. FARMACAPSULAS S.A. (antes FARMACAPSULAS S.A.). 1.2. Actos demandados La sociedad DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 07096, de 27 de abril de 1998, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se negó el registro del signo “TAVANIC”, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución Nº 01800, de 30 de enero de 2003, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, mediante la cual se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 07096. - Resolución Nº 08338, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, mediante la cual se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 07096. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 14 de agosto de 1996, la sociedad ROUSSEL UCLAF, presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “TAVANIC” (denominativa), para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5. 27/11/2008 46.60 la Resolución Nº 07096, a través de la cual negó el registro del signo denominativo ”TAVANIC”, argumentando la existencia previa de la marca “TAVARIX” que ampara productos de la misma clase, registrada a favor de la sociedad FARMACAPSULAS S.A. 4.

El 25 de junio de 1998, dentro del término legal, la sociedad ROUSSEL UCLAF presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la mencionada resolución. 5. El 28 de julio de 2000, se solicita la inscripción del cambio de nombre por fusión y cambio de domicilio de la solicitante ROUSSEL UCLAF, por el de HOECHST MARION ROUSSEL. 6.

El 3 de julio de 2002, se solicita la transferencia de la solicitud de HOECHST MARION ROUSSEL a favor de DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Por lo tanto, se requiere a la División que se sirva tener en cuenta al nuevo titular y apoderado de la solicitud. 7. El 30 de enero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 01800, a través de la cual resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución Nº 07096. 8.

El 28 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 08338, a través de la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó lo dispuesto en la Resolución Nº 07096, de 27 de abril de 1998, que negó el registro del signo “TAVANIC”, para distinguir un antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina, producto comprendido en la Clase 5 de la clasificación internacional. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 438, de 14 de noviembre de 1996 y, dentro del término legal, no le fueron presentadas observaciones al registro. La sociedad DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., a través de apoderado, presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.

El 27 de abril de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió - Que el signo “TAVANIC”, que ampara productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional, es un signo indivisible, GACETA OFICIAL 27/11/2008 47.60 novedoso y se ha constituido en una marca con “fuerza distintiva suficiente”, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, cumpliendo plenamente con el presupuesto de representación gráfica, tanto en su lectura como en su escritura, por lo que no afecta a los consumidores con la existencia previa de la marca nominativa “TAVARIX” ya que son signos completamente diferentes. - “(…) se debe tener en cuenta que siendo signo y marca registrada para distinguir productos farmacéuticos, entre ellos no existen sufijos y prefijos de uso común, por lo tanto su estudio se hizo de manera conjuntual y no fraccionado como lo pretende la sociedad actora, y que adicionalmente el prefijo TAVA no es de uso común o usual para distinguir los productos de la clase 5 internacional”. - Que la Superintendencia negó el registro del signo nominativo “TAVANIC” fundamentándose en que de oficio encontró registrada y vigente la marca “TAVARIX” en la clase 5 a favor de la sociedad FARMACAPSULAS S.A., y que, por lo tanto, “no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o cotejo de signos similares”. - “(…) la marca solicitada a registro por la actora TAVANIC, se limitó para distinguir un producto farmacéutico denominado: ‘antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina’, de la clase 5 internacional, encontrando mi representada que los citados productos se relacionan de manera directa en razón a su finalidad con los productos que distingue la marca registrada previamente TAVARIX, de la sociedad C.I. Farmacapsulas S.A., en la clase 5 internacional, como son: ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas’, que adicionalmente confluyen en una relación competitiva entre los mismos, capaz de inducir a error al consumidor”. - “La División de Signos Distintivos omite la regla que debe aplicarse cuando se comparan signos de la clase 05, que tienen la misma raíz, y que por lo tanto su cotejo debe limitarse a los sufijos o prefijos, de los signos enfrentados, además insiste en buscar una igualdad donde realmente no existe y es el mismo funcionario, quien al efectuar la comparación de los signos, esta (sic) inconscientemente admitiendo que los signos son diferentes”. - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio violó la disposición contenida en el literal a) del articulo (sic) 136 de la Decisión 486 (…), al negar el signo TAVANIC, para distinguir un antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina comprendido en la clase 5 internacional, por encontrarse registrada y vigente la expresión nominativa TAVARIX para distinguir productos de la clase 5, desestimando y omitiendo todos los factores y presupuestos señalados por la técnica procedimental para el cotejo de marcas similares, los cuales permiten establecer y concluir que los signos presentan suficientes diferencias para coexistir sin que se presente riesgo de confusión para los consumidores”. - “(…) el signo TAVANIC (Nominativa) no es suficientemente distintiva (sic) (…) configurándose la semejanza entre esta y la marca registrada ‘TAVARIX’ lo que puede inducir al público a error si coexistieran en el mercado”. d) Tercero interesado La sociedad FARMACAPSULAS S.A. no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta a la demanda y expone los siguientes argumentos: Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; 27/11/2008 48.60 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de octubre de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ”TAVANIC” fue presentada el 14 de agosto de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del articulo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

(…) DECISIÓN 486 (…) DECISIÓN 344 DISPOSICIONES TRANSITORIAS (…) “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO 27/11/2008 49.60 ria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Partículas de uso común. La Marca Débil.

Marcas Farmacéuticas y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; - Examen de registrabilidad.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunita- “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efec- 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL to general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2008 50.60 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “TAVANIC” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. GACETA OFICIAL 27/11/2008 51.60 a) Perceptibilidad

3.3. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo: “TAVANIC”, y que la marca cuya existencia previa motivó la negación de su registro es: “TAVARIX”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” GACETA OFICIAL “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” 27/11/2008 52.60 signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 5 4 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. GACETA OFICIAL 27/11/2008 53.60 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 6 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 8 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 6 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 27/11/2008 54.60 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 9 10 11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino 12 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13

3.7. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Tomando en cuenta (i) que el signo solicitado a registro es “TAVANIC” y que la marca que se encuentra registrada es “TAVARIX”; (ii) que la sociedad actora argumenta que “La División de Signos Distintivos omite la regla que debe aplicarse cuando se comparan signos de la clase 05, que tienen la misma raíz, y que por lo tanto su cotejo debe limitarse a los sufijos o prefijos, de los signos enfrentados, además insiste en buscar una igualdad donde realmente no existe y es el mismo funcionario, quien al efectuar la comparación de los signos, esta (sic) inconscientemente admitiendo que los signos son diferentes”;

(iii) que no obstante de que la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda indica que “(…) se debe tener en cuenta que siendo signo y marca registrada para distinguir productos farmacéuticos, entre ellos no existen sufijos y prefijos de uso común, por lo tanto su estudio se hizo de manera conjuntual y no fraccionado como lo pretende la sociedad actora, y que adicionalmente el 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2008 55.60 prefijo TAVA no es de uso común o usual para distinguir los productos de la clase 5 internacional”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

GACETA OFICIAL En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. En el presente caso, la demandada ha alegado que el prefijo TAVA no es de uso común o usual para distinguir los productos de la clase 5 internacional, y que, por esa circunstancia, se hizo la comparación de manera conjuntual y no fraccionada, empero, el Tribunal considera conveniente, como se indicó, referirse al tema de las marcas débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 14

3.8. MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. Tomando en cuenta que la sociedad ROUSSEL UCLAF, presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “TAVANIC” (denominativa), para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5, y que la Superintendencia de Industria y Comercio ha expresado que “(…) la marca solicitada a registro por la actora TAVANIC, se limitó para distinguir un producto farmacéutico denominado: ‘an- 14 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. 27/11/2008 56.60 tibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina’, de la clase 5 internacional, encontrando mi representada que los citados productos se relacionan de manera directa en razón a su finalidad con los productos que distingue la marca registrada previamente TAVARIX, de la sociedad C.I. Farmacapsulas S.A., en la clase 5 internacional, como son: ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas’, que adicionalmente confluyen en una relación competitiva entre los mismos, capaz de inducir a error al consumidor”, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: Sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, en primer lugar, que el examen de marcas farmacéuticas, productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

En segundo lugar, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de GACETA OFICIAL 27/11/2008 57.60 la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. de marcas para amparar productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Tomando en cuenta que la sociedad DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. ha expresado que la Superintendencia negó el registro del signo nominativo “TAVANIC” fundamentándose en que de oficio encontró registrada y vigente la marca “TAVARIX” en la clase 5 a favor de la sociedad FARMACAPSULAS S.A., y que, por lo tanto, “no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o cotejo de signos similares”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de Examen de Registrabilidad.

Asimismo, se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser, de igual manera graves, debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, 15 tratándose de la solicitud de registro 15 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

3.9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro La normativa andina en el procedimiento para el examen de registrabilidad establece en el artículo 93 de la Decisión 344 que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 27/11/2008 58.60 el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.

Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 17 Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez 16 17 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. 27/11/2008 59.60 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5 debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 8.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. GACETA OFICIAL 27/11/2008 60.60 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030349 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú