Año XXVI - Número 1702 Lima, 26 de febrero de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 113-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 203-2008.

Actor: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA. Marca: W WEST COAST & DISEÑO (mixta) Proceso 98-IP-2008.- 2 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 2548-96-M.P. Marca: “FIAMME” (etiqueta). Actor: PARFUMS ROCHAS Proceso 107-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 7608-2000 M.P. Actor: EXCLUSIVE TOURS C. LTDA. Asunto: “Competencia Desleal” Proceso 117-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación, de oficio, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Actor: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. Marca: EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta). Expediente Interno N° 9711-02- CSA Para nosotros la Patria es América 29 GACETA OFICIAL 26/02/2009 2.44 PROCESO 113-IP-2008 Interpretación prejudicial, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 203-2008.

Actor: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA. Marca: W WEST COAST & DISEÑO (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de enero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 3 de diciembre de 2008, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA. Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

(INDECOPI) - PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, solicitó el 3 de diciembre de 2003 el registro como marca del signo W WEST COAST & DISEÑO (mixto), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 197448-2003. b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la señora ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN presentó oposición al registro del signo mixto WEST COAST & DISEÑO, con base en la marca mixta WESCOTT & DISEÑO, registrada en Perú bajo el certificado Nº 95498 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 7167 del 1 de junio de 2005, declaró infundada la oposición formulada por ADELA IRAIDA CORDÓVA LUJÁN y otorgó el registro solicitado. d. La señora ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 03162006/TPI-INDECOPI del 9 de marzo de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la resolución impugnada y denegar el registro de marca solicitado. f. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, interpuso ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior GACETA OFICIAL de Lima, República del Perú, demanda administrativa de impugnación de resolución administrativa en contra del INDECOPI. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles; sus características gráficas y fonéticas son totalmente diferentes. b. Sostiene, que al hacer la comparación entre dos signos mixtos no debe tenerse en cuenta únicamente la parte denominativa, sino el conjunto marcario como un todo. c. Argumenta, que el INDECOPI en casos similares al presente, ha llegado a soluciones muy diferentes. d. Agrega, que la sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA., es titular de la marca mixta W WEST COAST & DISEÑO en diversos países, incluyendo algunos de la Comunidad Andina.

Por tal motivo, no es coherente que el registro solicitado en Perú se deniegue. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (INDECOPI). El INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: • Afirma, que los signos en conflicto son confundibles, ya que presentan una similitud gráfica y fonética que generaría riesgo de confusión en el público consumidor. • Sostiene, que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI hizo un exhaustivo análisis de registrabilidad del signo mixto W WEST COAST & DISEÑO, de conformidad con las previsiones de la normativa comunitaria. • Indica, que en relación con los productos de la clase 25, el público consumidor presta 26/02/2009 3.44 especial atención al momento de seleccionarlos y adquirirlos.

Se fija en las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a dichos productos. b. Por parte del tercero interesado. Una vez revisados los anexos que acompañan la solicitud de interpretación prejudicial, no se remite la contestación por parte del tercero interesado en las resultas del proceso. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;” g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) VI. CONSIDERACIONES: 26/02/2009 4.44 A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto WEST COAST & DISEÑO, ya que se afirma es semejante a la marca mixta WESCOTT & DISEÑO. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. 1.

Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. B. Comparación entre marcas mixtas. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: C. Signos en idioma extranjero. D. Autonomía de las oficinas de registro marcario. “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bie- GACETA OFICIAL nes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisi- 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003 26/02/2009 5.44 tos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el GACETA OFICIAL artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que la naturaleza del producto o servicio no es óbice para su registro. Tal previsión está consagrada en el mencionado artículo 134. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. 26/02/2009 6.44 Sobre el riesgo de confusión y asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo anteriormente anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar lue- De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 26/02/2009 7.44 go, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 3.

Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. Como quiera que en proceso interno se realizara la comparación entre los signos mixtos W WEST COAST & DISEÑO y WESCOTT & DISEÑO, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas mixtas. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. 4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre dos marcas mixtas, deberá determinar el elemento característico de cada una de ellas. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. 26/02/2009 8.44 La comparación de signos denominativos se debe realizar siguiendo los siguientes parámetros: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre los signos mixtos W WEST COAST & DISEÑO y WESCOTT & DISEÑO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores o al titular de la marca.

En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la GACETA OFICIAL una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). C. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: 26/02/2009 9.44 “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). D. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. La sociedad demandante argumentó que es titular de la marca mixta W WEST COAST & DISEÑO en diversos países, incluyendo algunos de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de las Oficinas de Registro Marcario en relación con anteriores decisiones proferidas. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en relación con sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

GACETA OFICIAL En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisi- 5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 26/02/2009 10.44 tos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Lo anterior quiere decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabi- GACETA OFICIAL 26/02/2009 11.44 lidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. cia, es procedente su registro como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

CUARTO

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre los signos mixtos W WEST COAST & DISEÑO y WESCOTT & DISEÑO.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuen- El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Acorde con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 203-2008, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/02/2009 12.44 PROCESO 098-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 2548-96-M.P. Marca: “FIAMME” (etiqueta). Actor: PARFUMS ROCHAS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 717-TDCA-2S, de 04 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 09 de septiembre de 2008, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 71 literales a), c), d), h) e i); 72 literales a) y e); 73 literal a) de la Decisión 313; así como, de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e); y el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2548-96-M.P. Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 28 de octubre de 2008. 1.

Las partes. Demandante: PARFUMS ROCHAS. Demandados: El Procurador General del Estado; el Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial; y, el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca. Tercero interesado: Jabonería Nacional S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 15 de octubre de 1991, JABONERÍA NACIONAL S.A. presenta la solicitud de registro del signo “FIAMME” para proteger productos amparados en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 22 de mayo de 1992, la sociedad PARFUMS ROCHAS, de nacionalidad francesa, presenta primera oposición argumentando ser propietaria de la marca “FEMME” en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Gloria Lievano Charry presenta segunda oposición ya que tiene solicitado el registro del signo “FIAMME” en la República de Colombia, el 09 de marzo de 1988, bajo los trámites Nos: 282.851, 282.852, 282.853, 282.855, 282.856, 282.857 y 282.858, para proteger productos comprendidos en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial a través de la Resolución Nº 347702, de 22 de enero de 1996, resuelve rechazar las dos oposiciones por ser improcedentes y ordena la concesión del título del registro del signo “FIAMME” a favor de JABONERÍA NACIONAL S.A. La Autoridad otorgó el registro del signo solicitado argumentando que, respecto de la primera oposición, la palabra “FEMME” constituye, en idioma francés, la traducción de la palabra “mujer”, que viene a ser un término genérico no susceptible de aprobación, tal como lo dispone el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

Respecto de la segunda oposición, señala que la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, se refiere a que los derechos de Propiedad Industrial concedidos válidamente en cualquiera GACETA OFICIAL de los Países Miembros con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez (10) años, gozarán del derecho preferente en el resto de los Países Miembros y por el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro. 3.

Fundamentos de la Demanda. PARFUMS ROCHAS manifiesta que el Director de Propiedad Industrial no se pronunció sobre el objeto de la litis, y se ha referido a aspectos no cuestionados como es la genericidad o no del término “FEMME”. Afirma que, se ha violado el derecho a impedir que un tercero registre y utilice un signo muy semejante al suyo para los mismos productos.

Advierte que, el registro del signo “FIAMME” estaría legalizando la apropiación de un tercero, del esfuerzo publicitario y de la reconocida calidad y prestigio de la marca “FEMME”, de propiedad de PARFUMS ROCHAS desde el año 1968. 4. Contestación a la Demanda. El Procurador General del Estado, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2) Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que no señala qué tipo de recurso interpone. 3) Falta de derecho del actor para proponer la demanda. 4) Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. El Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2) Alega la validez y legalidad de la resolución impugnada. 3) En relación a la primera oposición, la palabra “FEMME” constituye, en idioma francés, la traducción de la palabra “mujer” que según la legislación marcaria viene a ser un término genérico no susceptible de apropiación como lo dispone el artículo 82 literal d) de la Decisión 344. 26/02/2009 13.44 El Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, contestó la demanda de la siguiente forma: 1) Legalidad y validez de la resolución impugnada. 2) Negativa de los fundamentos de la demanda. 3) Interpretación Prejudicial previa. 4) Pide se acepten las excepciones y se rechace la demanda. 5.

Argumentos del Tercero Interesado. JABONERÍA NACIONAL S.A. como tercer interesado contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Ilegitimidad de personería pasiva ya que no se citó a los respectivos representantes legales de la compañía. 2) Negativa de los fundamentos de la demanda, argumentando que el registro del signo “FIAMME” es novedoso y suficientemente distintivo y no tiene relación alguna con el término “mujer” o su traducción francesa “femme”. 3) Legalidad y validez de la resolución impugnada. 4) Pide que se acepten las excepciones y se declare la nulidad, rechazando la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno. Que, en el presente caso se ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 71 literales a), c), d), h), e i); 72 literales a) y e); 73 literal a) de la Decisión 313; así como, de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e); y el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal razón, de oficio, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL DECISIÓN 85 26/02/2009 14.44 que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: “( ) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; (…)”. DECISIÓN 486 “(…) Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera

1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

GACETA OFICIAL 26/02/2009 15.44 Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha sostenido reiteradamente que la prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica. Por ello, en general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos.

El efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (Proceso 74IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº. 995, de 9 de octubre de 2003).

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “FIAMME” (etiqueta) fue presentada el 15 de octubre de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal ha manifestado que la novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente. Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

La novedad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como, que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista por lo que se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente, este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, la doctrina recogida por el Tribunal ha sostenido que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. Sobre este aspecto, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso, si el signo solicitado “FIAMME” (etiqueta) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

3. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que esta- 26/02/2009 16.44 blece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundible ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la misma clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, se presume la confundibilidad y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, se establece sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el GACETA OFICIAL Tribunal ha entendido que “( ) la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la Gaceta Oficial N° 163, de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que 26/02/2009 17.44 deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: Regla 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

Regla 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. Regla 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

Regla 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si los signos confrontados “FIAMME” y “FEMME” son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 3.1 Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Debido a que en el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado “FIAMME” (etiqueta) y las marcas denominativas “FEMME” y “FIAMME”, se tratará el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 1, logotipos 2, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la 1 2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo. 26/02/2009 18.44 protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. 3.2.

Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significa- GACETA OFICIAL do y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” 3. Asimismo, el Tribunal ha dejado establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, y que se considera pertinente destacar: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 26/02/2009 19.44

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. La Autoridad otorgó el registro del signo solicitado señalando que “en relación a la primera oposición, la palabra “FEMME” constituye, en idioma francés, la traducción de la palabra “mujer”, que según la legislación marcaria viene a ser un término genérico no susceptible de apropiación”. Así, respecto de las marcas en idioma extranjero, este Tribunal ha señalado que, las marcas que contienen palabras en idioma extranjero al nuestro no se presupone que sean conocidos por todos, lo que para la doctrina se puede considerar como de “fantasía”.

Sin embargo, existen palabras extranjeras que su uso común y generalizado es conocido por una gran mayoría, y lo asimilan en algunos casos, a su significado conceptual, y en otros a los productos o servicios que se hayan comercializado por años. Asimismo, este Tribunal ha indicado: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.” 4 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “Principios doctrinales consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sin embargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión.” 5 “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del 4 5 Proceso 3-IP-95, caso: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 189 de fecha 15 de septiembre de 1995. Proceso No. 04-IP-97, marca: KATTS. Publicada en la Gaceta Oficial No. 329, de fecha 9 de marzo de 1998.

GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( )” 6.

5. DE LAS MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003).

Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro. En este punto, es necesario que el Juez Consultante determine si el signo solicitado “FIAMME” (etiqueta), con relación a los productos que ampara, es o no un signo de fantasía. 6 Proceso No. 16-IP-98, marca “SALTIN” (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial No. 398 del 10 de septiembre de 1998. 26/02/2009 20.44 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido presentada la solicitud de registro de marca. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior, de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58 literal f) de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del GACETA OFICIAL Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos confrontados.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa. De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Al comparar marcas denominativas, deberá tomarse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse, antes que nada, a la unidad fonética, siempre teniendo como referente al consumidor medio.

Como principio general, los signos en idioma extranjero no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste y son de “fantasía”. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.

SÉPTIMO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e ima- 26/02/2009 21.44 ginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/02/2009 22.44 PROCESO Nº 107-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno: Nº 7608-2000 M.P. Actor: EXCLUSIVE TOURS C. LTDA. Asunto: “Competencia Desleal”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 745-TDCA-7608-00-MP-2S, de 12 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 23 de septiembre de 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 241, 243, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 7608-2000 M.P. 1.

Las partes. La parte actora: EXCLUSIVE TOURS C. LTDA. La parte demandada: Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez; y, la Sociedad Su Mundo Agencia de Viajes Cía. Ltda. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. 1. Hasta el 01 de octubre de 2000, las señoritas Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez trabajaron en el mostrador de la agencia de viajes EXCLUSIVE TOURS, que opera bajo el nombre comercial FUN TRAVEL.

La agencia manifiesta que, por la naturaleza del trabajo que desempeñaron las mencionadas señoritas, esto es, la de atención al público, poseían información privilegiada sobre los clientes que usualmente acudían a EXCLUSIVE TOURS. 2. Tal información privilegiada, entre otras, se refería al listado de clientes, direcciones y teléfonos, fechas tentativas de viaje, fechas hasta las cuales debían adquirir pasajes, reservaciones, etc. 3.

En los últimos días de septiembre del año 2000, de acuerdo con el informe del perito Ing. Andrés Eguiguren, presentado por él en el procedimiento de tutela administrativa Nº 035-2000 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, consta que 46 reservaciones de pasajes, tours, vehículos, hoteles, etc., han sido transferidas desde el computador de FUN TRAVEL (empresa empleadora), conectado a la central de reservaciones Amadeus con clave Nº UIOE12104, al computador de la nueva agencia SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES. 4.

En dicho informe de peritaje se señala que: “Cada agencia de viajes es poseedora de su propia información, y aunque la información es almacenada en una base de datos común, el sistema impide que una agencia de viajes pueda utilizar o ver la información que proviene de otra agencia”. Asimismo, mediante el peritaje se verificaron varias transferencias de reservas, de una máquina a otra, entre los meses de septiembre y octubre de 2000. 5.

En SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES laboran las señoritas Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez, siendo incluso Presidenta de la compañía, la señorita Virginia Infante Benítez. 6. Según el citado informe del Ing. Eguiguren, ambas ex empleadas transfirieron también, desde el mencionado computador de FUN TRAVEL al de SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES, cinco reservaciones de pasajes cuyos boletos habían sido emitidos por la máquina UIOE12104 de FUN TRAVEL, con la GACETA OFICIAL exclusiva finalidad de llevarse toda la información sobre los pasajeros, para captarlos a futuro, como clientes de esa nueva agencia. 7.

Asimismo, dichas ex empleadas han desprestigiado a FUN TRAVEL ante sus clientes, a los que les han informado que dejarían de laborar para ésta y han aducido además que, al dejar de trabajar ellas, no habría nadie que pueda atenderles competentemente, incurriendo con todos estos mecanismos, en competencia desleal, causándole daños y perjuicios a FUN TRAVEL, al sugerir que podrían continuar sus negocios en su nueva agencia SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La parte demandante solicita que en sentencia se ordene que se pague a EXCLUSIVE TOURS todos los daños y perjuicios que han sido ocasionados, incluyendo los intereses, los valores correspondientes a boletos, tours, pasajes, etc., que habría vendido si no se hubiese producido tal desvío de clientela; los montos que dejará de percibir EXCLUSIVE TOURS por dicho desvío desleal; las indemnizaciones establecidas en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador y la multa fijada en el artículo 304 del mismo cuerpo legal; y, los honorarios del defensor y los demás pertinentes.

Además, se solicita que en sentencia se ordene todo lo dispuesto en los literales a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador y los derechos establecidos en los ADPIC. 2.3. Contestación a la demanda. Las demandadas Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez contestan la demanda interponiendo las siguientes excepciones: a) Ineptitud de la demanda; b) Ilegitimidad de personería de la parte actora; y, c) Caducidad de la presente acción. Asimismo, en subsidio, solicitan: a) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; b) Expresamente niegan haberle causado daños y perjuicios a la actora, por ningún valor, mucho menos por el desproporcionado monto de cien mil dólares americanos; y, c) Impugnación en sede judicial de la Resolución Nº 983365, dictada por la Dirección Nacional de 26/02/2009 23.44 Propiedad Industrial, en el trámite Nº 035-2000 de Tutela Administrativa, por ser contraria a la Constitución y a la Ley, ya que dicha resolución administrativa condena a las demandadas y dispone que las agendas retiradas del local de SU MUNDO sean devueltas a la propietaria FUN TRAVEL de donde no debían haber sido tomadas, además que, ordena el pago de una multa.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 241, 243, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 7608-2000 M.P. Sin embargo, tomando en cuenta la fecha en que las demandadas Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez dejaron de pertenecer a la empresa demandante y la fecha en que, supuestamente, se aprovecharon de dicha información privilegiada, esto es el 01 de octubre de 2000, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente a ese momento, según la fecha en la que se cometió el acto.

Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) GACETA OFICIAL Artículo 72 “Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que: a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”. Artículo 73 “A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”. Artículo 74 “La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documen- 26/02/2009 24.44 tos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares”.

Artículo 75 “La protección otorgada conforme al artículo 72, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas”. Artículo 76 Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales. Artículo 77 “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado”.

DECISIÓN 486 ( ) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 26/02/2009 25.44 en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso Nº 114-IP 2003.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso: “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998). El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y En el presente caso, tomando en cuenta la fecha en que las demandadas Tatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Benítez dejaron de perte- GACETA OFICIAL necer a la empresa demandante y la fecha en que, supuestamente, se aprovecharon de dicha información privilegiada, esto es el 01 de octubre de 2000, la norma vigente a ese momento, según la fecha en la que se cometió el acto, es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO. En el presente caso, la parte demandante solicita que en sentencia se ordene que se pague a EXCLUSIVE TOURS las indemnizaciones establecidas en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador y la multa fijada en el artículo 304 del mismo cuerpo legal.

Además, se solicita que en sentencia se ordene todo lo dispuesto en los literales a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador y los derechos establecidos en los ADPIC. Con relación a este tema, el Tribunal de Justicia sostiene que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma 26/02/2009 26.44 comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. (Proceso 34-AI-2001, ya citado). Asimismo, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino. En virtud a lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto éste resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así, resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina, en los asuntos en que los Países han cedido soberanía para su regulación por órganos comunitarios. 2.1 Complemento Indispensable.

Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la GACETA OFICIAL siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asun-to, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: “Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

Así, para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria e indispensable para su correcta ejecución.

3. COMPETENCIA DESLEAL La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de manera expresa el tema de Competencia Desleal, por lo tanto, lo no regulado por la normativa comunitaria deberá ser complementado por la ley nacional, en este caso, por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 3.1 26/02/2009 27.44 trol, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.

En lo principal, la citada forma de tutela no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 72 de la Decisión, de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.

Se trata de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial. (Proceso 104-IP-2008, caso: “COMPETENCIA DESLEAL, DATOS DE PRUEBA”):, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1689, de 10 de enero de 2009).

Asimismo, la información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares. De igual manera, la protección otorgada conforme al artículo 72, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas. El Secreto Industrial en la Decisión 344.

En el presente caso, la demandante manifiesta que, por la naturaleza del trabajo que desempeñaron las demandadas, esto es, la de atención al público, poseían información privilegiada sobre los clientes que usualmente acudían a EXCLUSIVE TOURS. Tal información privilegiada, entre otras, se refería al listado de clientes, direcciones y teléfonos, fechas tentativas de viaje, fechas hasta las cuales debían adquirir pasajes, reservaciones, etc.

Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en casos anteriores que, vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los servicios que prestan, la norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo con- Según lo contemplado en los artículos 72 y 73 de la Decisión 344, la prohibición impuesta a los terceros se configurará si, en razón de la información objeto de tutela, se prueba efectivamente que se refiera a la naturaleza, características o finalidades de entre otros los medios o formas de distribución o comercialización del determinado servicio; que la información, en su totalidad o en los elementos que la componen, sea secreta, es decir, no conocida en general ni fácilmente accesible a los miembros de los círculos que normalmente la manejan; que, por ser secreta, tenga un valor comercial, efectivo o potencial; y que quien posea legalmente su control haya adoptado medidas razonables y concretas para mantenerla en secreto, tales como la limitación de su acceso a un núcleo restringido de personas y/o el establecimiento de cláusulas de confidencialidad que no sean contrarias a la libre competencia. GACETA OFICIAL Por el contrario, no será objeto de protección por secreto industrial, la información que sea del dominio público, ni la que resulte evidente para un técnico en la materia, ni la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

En los dos primeros postulados, se entiende que la información ha dejado de ser secreta, una vez que se dejare de cumplir una de las condiciones necesarias para que la protección perdure. Además, nada impide que la información haya sido descubierta por un tercero en forma independiente. En los dos últimos supuestos, la norma comunitaria tiene a la vista el interés colectivo que, conectado a bienes jurídicos protegidos de rango fundamental como el de la salud y dirigido a la protección del público, ha de prevalecer sobre el interés de quien, al tiempo que ofrece un producto o un servicio para su comercialización en el mercado, opta por reservarse, durante un tiempo indeterminado, la posesión y el uso de la información constitutiva del secreto industrial.

Demás supuestos de Competencia Desleal, tales como, el desvío de clientela o las aseveraciones falsas, aducidos dentro del proceso interno, así como, la indemnización por daños y perjuicios, no se encuentran explícitamente normados por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, el Juez Nacional deberá regirse por lo dispuesto en su ley nacional antes de la expedición de su fallo.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1 Es indispensable tomar en cuenta la fecha de la comisión del supuesto ilícito en aras de determinar la norma aplicable al caso concreto, por lo que el Juez Consultante deberá dictaminar su fallo en función de dicha normativa andina, es decir, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2 En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino. 26/02/2009 28.44 Ello no obstante, las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina.

Así, para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. 3 La forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto industrial no significa la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición que se impone a terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.

La prohibición alcanza también a un tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como, también a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial cuya confidencialidad se le haya confiado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante al emitir el fallo en el presente proceso deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 26/02/2009 29.44 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 117-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación, de oficio, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Actor: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. Marca: EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta).

Expediente Interno N° 9711-02- CSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil nueve. 1.1. Las partes En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Republica del Ecuador.

La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de enero de 2009. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: La parte demandante es: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. El tercero interesado es: ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA. 1.2. Actos demandados La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. solicita que se declare la nulidad de la “resolución administrativa: s/n de 16 de agosto de 2002, notificada en la misma fecha y emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, que niega la acción de nulidad interpuesta por mi mandante en contra del registro de marca No. DNPI-2773- GACETA OFICIAL 99-IEPI del signo EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta) de octubre 15 de 1999”, para proteger productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 15 de julio de 1996, la sociedad ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA presentó la solicitud de registro como marca del signo “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixto), para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29: “Salchichas, jamones, mortadelas y carnes”. 2.

El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, el apoderado de la Industria Licorera Hispanoamericana ILSA presentó observación, argumentando el registro previo de la marca “CASTILLO BLANCO SI COMBINA”, que protege productos de la clase internacional Nº 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 10 de agosto de 1999, en resolución Nº 972297 y notificada el 31 del mismo mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada y concede el registro de la marca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta) a ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA, para proteger productos de la clase internacional 29. 4. “A la fecha de concesión del mencionado registro, se encontraba vigente en la República del Ecuador”, la marca “CASTILLA” (denominativa) que protege productos comprendidos en la clase Nº 30: “Café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo”. 5.

El 12 de noviembre de 2001, la sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., presenta una acción de nulidad al registro de la mar- 26/02/2009 30.44 ca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta), a través de un recurso extraordinario de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que después de avocar conocimiento de la demanda corrió traslado a ELABORADOS DE CARNE S.A. el 18 de abril de 2002 y concede el término de dos meses para que las partes presenten los alegatos y pruebas que corresponden. 6.

El 16 de agosto de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resuelve rechazar “la nulidad interpuesta mediante resolución s/n”. (…) Por considerar “que la marca registrada “EL CASTILLO + GRÁFICA “(mixta) es distintiva y que por lo tanto cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley de Propiedad Intelectual (…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “A pesar de reconocer que los diseños gráficos de ambas marcas son distintitos (sic) se debe poner énfasis en que las denominaciones (el elemento denominativo) de las marcas es casi idéntico, y solo varía la vocal O de CASTILLO, en relación a la A de CASTILLA.

Respecto de lo dicho, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que en las marcas mixtas, a excepción de los casos con un elemento gráfico extremadamente fuerte, prevalece por regla general el elemento denominativo”. - “(…) se puede constatar que para el presente caso es irrelevante que las figuras de la (sic) marcas difieran, por que lo que se debe considerar de manera preponderante es el elemento denominativo de las mismas, más aún, cuando la gráfica de la marca EL CASTILLO + GRÁFICA es ideológicamente lo mismo que su denominación”. - Que el Comité expresó en su resolución que a pesar que los productos protegidos pertenecen a clases relacionadas (asociadas) no GACETA OFICIAL pueden llamar a engaño, “sostener lo dicho es contradictorio, ya que si se reconoce que los productos se asocian, justamente lo que se puede causar al consumidor es confusión. ¿Cómo hablar de productos relacionados o asociados y negar la posibilidad de confusión?”. - “El registro de EL CASTILLO + GRÁFICA se concedió en contravención de los artículos (…) de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, al igual que los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 (…) ya que la marca no es distintiva y contraviene los derechos previamente adquiridos por mi mandante (…) al ser muy similar a su marca registrada CASTILLA y al proteger productos relacionados, lo que puede causar confusión indirecta al consumidor”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, materia de la impugnación, al afirmar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda y opone las siguientes excepciones: a) Legalidad y validez de la resolución impugnada; b) Improcedencia de la acción; c) Negativa de los fundamentos de la demanda”. - Manifiesta, asimismo, que “Conocidos los elementos que integran las marcas, es obvio que ellas son singulares y no susceptibles de confusión, salvo las semejanzas de los sustantivos CASTILLO y CASTILLA, que también pierden importancia cuando son vistas dentro del conjunto de cada diseño o arte total”. 26/02/2009 31.44 - “Por lo tanto la marca impugnada reúne por ser distintiva los requisitos de registrabilidad exigidos en el Art. 134 de la Decisión 586 y no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los Arts. 135 y 136 de la misma Decisión”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y que por lo tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo. d) Tercero interesado La sociedad ELABORADOS DE CARNE S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - “(…) en su momento la parte actora no presentó observación al registro de la referencia (…) una vez evacuada la etapa prevista (examen de fondo) se concedió el registro de la marca ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’ a favor de mi representada”. - “(…) el señor Director Nacional de Propiedad Industrial al observar el cumplimiento de requisitos de fondo y forma en la obtención de dicho registro, concedió la inscripción de la marca mixta ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’, en torno a los requisitos sustanciales necesarios”. - “(…) las marcas no pertenecen a la misma clase internacional.

Si bien es cierto las marcas se encuentran asociadas, el género o especie es diferente”. - No existe similitud visual, gráfica ni fonética ni una conexión directa de los productos, por tanto no cabe la posibilidad de confusión por parte de un consumidor común y corriente.

CONSIDERANDO: - “(…) pese a pertenecer a clases asociadas, no pueden llamar al engaño, pues el público consumidor no va a comprar equivocadamente embutidos o carne por café u otra de las mercaderías señaladas con la otra marca”.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpreta- GACETA OFICIAL ción se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de enero de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta) fue presentada el 15 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, corresponde interpretar, de oficio, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como lo solicita la instancia nacional consultante, desde que la acción de nulidad del registro a través del recurso extraordinario de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, fue presentada en vigencia de la Decisión 486, esto es el 12 de noviembre de 2001.

Asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no interpretar el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme lo solicitó la consultante. 26/02/2009 32.44 En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) DECISIÓN 486 (…) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la GACETA OFICIAL nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. 26/02/2009 33.44 - La norma comunitaria en el tiempo; - La nulidad de un registro marcario; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas y Mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario;

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. - Conexión competitiva. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)

3.1. LA NORMA COMUNITARIA PROCESAL EN EL TIEMPO. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma GACETA OFICIAL 26/02/2009 34.44 el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.

Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “EL CASTILLO +GRÁFICA” (mixto) fue presentada el 15 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que el proceso contencioso se inició en vigencia de la Decisión 486, y es, en consecuencia, la aplicable, en la parte procesal.

3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que la acción de nulidad del registro de la marca “EL CASTILLO+GRÁFICA” a través del recurso extraordinario de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, fue presentada en vigencia de la Decisión 486, esto es el 12 de noviembre de 2001, el Tribunal estima necesario referirse al tema de la nulidad de un registro marcario.

Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 3 En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los 3 Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/02/2009 35.44 supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, en principio, el orden sustancial común aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso concreto, y en el orden procesal, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135;

(artículos 81 y 82 de la Decisión 344) y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (artículo 83 de la Decisión 344) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de di- GACETA OFICIAL 26/02/2009 36.44 cha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público” 4.

3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca.

De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

Este Tribunal ha observado que “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 5.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 6. 4 5 6 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO.

Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA. Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia GACETA OFICIAL que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.4. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “EL CASTILLO+ GRÁFICA” (mixto) y que la marca de la sociedad que presenta la demanda es: “CASTILLA” (denominativa), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no mani- 26/02/2009 37.44 fiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 7 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 8 Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elemen- 7 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 9 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 10 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui9 10 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/02/2009 38.44 dado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 11 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 12 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su 11 12 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 13 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 26/02/2009 39.44 tencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 14 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 15 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 16

3.6. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite- Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la exis- 14 15 16 13 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 26/02/2009 40.44 rios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 17 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 18 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 17 18 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 19 19 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que la marca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta) se concedió a ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA, para proteger productos de la clase internacional 29, y que la marca “CASTILLA” (denominativa) de INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. protege productos comprendidos en la clase Nº 30, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva de productos: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 20 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator 26/02/2009 41.44 c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 21 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. b) Canales de comercialización 21 20 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

La excepción implica que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación o ha cesado la vigencia de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. 3. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 26/02/2009 42.44 Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable. 5.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enun- GACETA OFICIAL 26/02/2009 43.44 ciadas en la presente interpretación prejudicial. ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 8. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 9711-02CSA deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publica- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/02/2009 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú