Año XXVI - Número 1777 Lima, 18 de noviembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 5-AI-2007.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de la Resolución 897 de la Secretaría General de la Comunidad Andina Proceso 35-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 71, 72, literal a), 73, literales a), b), d) y e), y 117 de la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 5363-MP. Actor: Sociedad CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO (mixta) Proceso 69-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-0234. Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca denominativa: TRANSPACK PROCESO 05-AI-2007 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de la Resolución 897 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, a los quince días del mes de julio de dos mil nueve, en la acción de incumplimiento interpuesta por la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA contra la REPÚBLICA DEL ECUADOR. VISTOS: El auto de 17 de octubre de 2007 (fl. 158), mediante el cual se admitió a trámite la demanda contra la República del Ecuador, concediéndole un término de 40 días calendario para contestar.

El auto de 5 de marzo de 2008 (fls. 533 a 534), por el que se dio por contestada la demanda por parte de la República del Ecuador; se reconoció Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL personería a los apoderados de la parte demandada; se declaró procedente la solicitud de coadyuvancia presentada por los representantes de las Comunidades “San Francisco de Chamboloma”, parroquia Calpi, cantón Colta, Provincia de Chimborazo, y Huiñatuz Grande, parroquia Sicalpa, cantón Colta, Provincia de Chimborazo; se le reconoció personería a la apoderada de los coadyuvantes; y se ordenó el traslado a la parte demandante de la excepción previa formulada en la contestación de la demanda por la parte coadyuvante.

El auto de 9 de mayo de 2008 (fls. 569 a 571), por el cual el H. Tribunal declaró improcedente la solicitud de la coadyuvante para oponer excepciones previas; se declaró “sin lugar” el recurso de reconsideración presentado por la Secretaría General contra el numeral QUINTO de la decisión del auto de 5 de abril de 2008; igualmente, ordenó no abrir a periodo probatorio; admitir como pruebas los documentos presentados por la parte coadyuvante; y convocar a las partes a Audiencia Pública.

En auto de 20 de junio de 2008 (fls. 591 a 593), por el cual, se decidió declarar “sin lugar” el recurso de reconsideración interpuesto por los coadyuvantes contra los numerales primero y segundo de la decisión del auto de 9 de mayo de 2008; reconocer personería a los expertos representantes de la República del Ecuador y al de los coadyuvantes para participar en la Audiencia Pública.

El auto de 16 de julio de 2008 (fls. 598 a 599), por el cual, el H. Tribunal modificó la fecha de la Audiencia Pública. El acta de la Audiencia Pública celebrada el día 4 de septiembre de 2008 (fls. 604 a 605), con el anexo de 1 CD que contiene el desarrollo de la misma. Los alegatos de conclusión presentados por las partes. (fls. 606 a 643).

I.

ANTECEDENTES: A. La demanda. La SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la Acción de Incumplimiento, demanda a la República del Ecuador por el supuesto incumplimiento del ar- 18/11/2009 2.60 tículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de la Resolución 897 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

En la demanda se exponen los hechos y fundamentos de derecho que se resumen a continuación: 1. Hechos. a. Mediante comunicación DIE-0890 de 24 de septiembre de 2004, el Gobierno de la República de Colombia informó a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre la expedición por parte del Gobierno del Ecuador de la Resolución 274 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) de 3 de septiembre de 2004, por la cual resolvió: “Suspender, hasta el 31 de diciembre de 2006, las importaciones de los productos aforables en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.11 y 2501.00.90 del Arancel Nacional de Importaciones”. b. El 29 de septiembre de 2004, la Secretaría General, mediante comunicación SG-X/0.5/ 1003/2004, inició una investigación con la finalidad de determinar si la suspensión de las importaciones de sal constituían una restricción injustificada al comercio, a los efectos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

Solicitó, asimismo, a la República del Ecuador que informara sobre la aplicación de medidas similares de control a la sal de producción nacional, y se enteró a los demás Países Miembros sobre la investigación iniciada. El 13 de octubre de 2004, la Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador, a través de oficio 2004-1009 CXC, señaló: “me permito solicitar se nos informe sobre la norma comunitaria andina que establece las tres (3) condiciones, sobre las cuales debemos informar, para que se pueda adoptar una medida de excepción a la libre circulación de mercancías al amparo del Art. 73 del Acuerdo de Cartagena, especificando que la medida adoptada por el COMEXI tiene el carácter de general y en ningún momento afecta sólo ‘a las importaciones de sal de origen andino’”; informa sobre la conformación de una comisión para atender este asunto, asimismo su remisión al Ministerio de Salud Pública.

GACETA OFICIAL El Director General, Richard Moss Ferreira, el 15 de octubre de 2004, da respuesta a la solicitud antes citada y al respecto le indica que para justificar las excepciones a la libre circulación de las mercancías, “cabe destacar que el Tribunal de Justicia Andino ha sido explícito en determinar la necesidad de que las medidas unilaterales que adopten los Países Miembros estén fundamentadas en un principio de proporcionalidad con el objeto específico a que vayan dirigidas, el cual deberá aparecer como causa directa e inmediata para la solución de los problemas identificados”.

Se cita a continuación la copiosa jurisprudencia de ese alto Tribunal. c. El 17 de noviembre de 2004, mediante comunicación 2004-1211 CXC, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (COMEXI) informó a la Secretaría General la expedición de la Resolución 283 acatando la orden impartida por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones en sesión del 5 de noviembre de 2004, en la cual resolvió “suspender la aplicación del Art. 1 de la Resolución 274 del COMEXI hasta que sea publicado en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo que reforme la nomenclatura del Arancel Nacional de Importaciones, disponiendo la apertura a diez (10) dígitos en la subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.19”.

Esta información fue remitida el 22 de noviembre de 2004, por la Secretaría General a los demás Países Miembros, mediante comunicación SG-X/5.11/1238/2004. La Secretaría General solicitó, además, a los Países Miembros que en un plazo de diez días hábiles informaran sobre la situación actual de las exportaciones de sal a Ecuador. d. El 27 de enero de 2005, mediante comunicación DIE-0040, la República de Colombia informó que “Ecuador continúa aplicando la Resolución 274 de septiembre de 2004, mediante la cual suspende las importaciones de sal para las subpartidas 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90 (…)”. e. El 4 de febrero de 2005, la Secretaría General expidió la Resolución 897, por la cual se decidió “calificar la suspensión por parte de la República del Ecuador de las importaciones de sal comprendidas en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 18/11/2009 3.60 y 2501.00.90 originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, como una restricción al comercio intrasubregional (…)”.

Asimismo, se señaló que se debía dejar sin efecto la suspensión de las importaciones de los productos mencionados en un plazo de diez días. La República del Ecuador no informó a la Secretaría si había dado o no cumplimiento a la Resolución 897. f. El 9 de enero de 2007, fue recibida la comunicación No. 1083 CXC del COMEXI, por medio de la cual se informa lo siguiente respecto de la expedición de la Resolución 368 del COMEXI: “(…) mediante la cual el Ecuador da cumplimiento a la Resolución 897 de la Secretaría General”.

Dicha Resolución dispone “suspender de manera condicional y por el plazo de dos años, las importaciones de los productos identificados en las subpartidas (…), tiempo en el cual se deberá elaborar un procedimiento de control que garantice la inocuidad de las importaciones de sales para consumo humano, así como las de producción nacional”. La Secretaría General remitió copia de la comunicación del COMEXI y de la Resolución 368 a Colombia, Perú y Bolivia y otorgó un plazo de 15 días para que los Países Miembros hicieran llegar sus observaciones. g. El 19 de febrero de 2007, fue recibida la comunicación DIE-0070 de la República de Colombia, donde se informa que entre el 2005 y 2006 fue posible exportar sal para uso industrial en un volumen inferior a otros años, pero que a partir de la expedición de la Resolución 368 las autoridades Ecuatorianas no han permitido el ingreso de ningún tipo de sal; y el 22 de febrero de 2007, se recibió el facsímile 067.2007-MINCETUR/VMCE del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, por el que informa que la República del Ecuador “viene manteniendo una conducta de incumplimiento reiterada del ordenamiento jurídico andino”, mediante la medida adoptada en la Resolución 368 y, en consecuencia, seguía incumpliendo la orden impartida en la Resolución 897 por la Secretaría General en relación con la restricción en las importaciones de sal. h. El 5 de marzo de 2007, la Secretaría General mediante comunicación SG-F/5.11/152/2007, GACETA OFICIAL formuló una nota de observaciones a la República del Ecuador para agotar la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, y le otorgó un plazo de 15 días para presentar los descargos correspondientes a todos los hechos planteados en la misma, en relación con el acatamiento de la orden impartida por la Secretaría General en la citada Resolución 897. i. Mediante fax SG-X/5.11/204/2007 de 5 de marzo de 2007, se remitió una copia de la nota de observaciones mencionada a los Países Miembros.

Se recibió contestación de la República del Perú, ratificando que el Ecuador continuaba aplicando dichas restricciones. j. El 23 de marzo de 2007, la República del Ecuador informa casos de cumplimiento pendientes por atender, entre ellos sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia y la suspensión de las restricciones de sal. Respecto al tema en comento, señala que serían examinados en una siguiente reunión del COMEXI, de la cual la Secretaría General no recibió información alguna.

Esta fue la respuesta al oficio emitido por la Secretaría General el 12 de marzo de 2007, SG-F/5.11/ 177/2007. k. El 1 de junio de 2007, la Secretaría General emitió el Dictamen 05-2007, por el cual se consideró que la República del Ecuador había incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino. En el texto del mismo documento, dicho Organismo requiere a la República del Ecuador para que en un plazo de 10 días informe acerca de las medidas adoptadas para acatar la orden impartida. l. El 10 de julio de 2007, mediante comunicación SG-F/5.11/616/2997, la Secretaría General solicitó nuevamente información al Gobierno del Ecuador acerca del cumplimiento del Dictamen 05-2007 y de los seis casos de cumplimiento pendientes por resolver.

Esta solicitud no fue atendida por el País Miembro. m.Sin embargo, la Secretaría General encontró en la página web del COMEXI la Resolución 387, publicada en el Registro Oficial del Ecuador No. 116, el 29 de junio de 2007, a través de la cual se mantienen las restricciones a 18/11/2009 4.60 las importaciones de sal, a pesar de la Resolución 897 y del Dictamen 05-2007. 2.

Fundamentos de derecho. a. Incumplimiento del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena. El artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece lo siguiente: “Artículo 77.- Los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de inducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión.” Mediante la Resolución 897 de 5 de febrero de 2005, la Secretaría General de la Comunidad Andina determinó que la suspensión por parte la República del Ecuador de las importaciones de sal (subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.1, 2501.00.19 y 2501.00.90), constituyen restricciones al comercio intrasubregional.

La anterior conducta restrictiva, se ha mantenido en forma reiterada y continua, mediante la aplicación de las disposiciones administrativas expedidas por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (COMEXI), que a continuación se enuncian: ƒ Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004. ƒ Resolución 368 de 18 de diciembre de 2006. ƒ Resolución 387 de 11 de junio de 2007.

La Secretaría General de la Comunidad Andina mediante Resolución Nº 897 del 8 de febrero de 2005, fecha de su entrada en vigencia, determinó que las medidas adoptadas por el Ecuador tenían como objeto y efecto imposibilitar las importaciones de sal originarias de los Países Miembros. Concluyó, que era una conducta restrictiva unilateral que no encuadraba dentro de las excepciones establecidas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, vulneraba el artículo 77 de la misma normativa. b. Incumplimiento de la Resolución 897 de la Secretaría General.

Los artículos 1, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que las Resoluciones de la Secretaría General forman parte del ordena- GACETA OFICIAL miento jurídico de la Comunidad Andina, son directamente aplicables a los Países Miembros y, en consecuencia, éstos se encuentran obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

De conformidad con lo anterior, la Resolución 897 de 5 de febrero de 2005, mediante la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina calificó las medidas adoptadas por la República del Ecuador como una restricción al comercio subregional, era de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La Resolución mencionada concedió un plazo de 10 días para levantar la medida restrictiva, sin que la República del Ecuador lo hubiera acatado. c. Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El incumplimiento del Programa de Liberación, así como la abstención de levantar la medida restrictiva en el plazo señalado en la Resolución Nº 897, se presentan como una infracción del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. d. Del incumplimiento flagrante y reiterado.

La República del Ecuador no cumplió con la obligación impuesta por la Resolución 897 de la Secretaría General. No levantó las medidas adoptadas por la Resolución 274 del COMEXI y, por el contrario, decidió mantenerlas a través de otros instrumentos administrativos expedidos por las mismas autoridades nacionales: Resoluciones 368 y 387 del COMEXI.

Esta continua adopción de medidas por parte de la República del Ecuador es lo que se conoce en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como incumplimiento flagrante y continuado. B. Contestación de la demanda. 1. Por parte de la República del Ecuador. La República del Ecuador, a través del Director Nacional de Asuntos Internacionales y Dere- 18/11/2009 5.60 chos Humanos de la Procuraduría General del Estado, contestó la demanda argumentando: a. El Estado ecuatoriano a través del COMEXI emitió las resoluciones 274, 283, 368, 380, 387 y 391 con el propósito de precautelar la salud de sus habitantes: “El Ministerio de Salud Pública MSP, órgano responsable del programa ‘Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI)’ remitió sendas comunicaciones al COMEXI el 9 de agosto de 2004 y el 10 de septiembre de 2006, con el objeto de solicitar la adopción de medidas necesarias para detener temporalmente la importación de sal hacia el Ecuador (…) fundamentó su pedido en los serios problemas de salud, ocasionados por el consumo de sales deficientes de yodo, que en varios casos ingresó proveniente de países miembros de la Subregión Andina (…) acotó además, que controlar las importaciones de este producto resultaba por el momento insostenible debido a la falta de recursos técnicos y de un proceso reglado que le permita al Ecuador verificar de manera efectiva el ingreso de sal yodada de calidad (…).

En base al pedido formulado por el Ministerio de Salud Pública, el COMEXI ha expedido hasta la fecha seis resoluciones que van desde la prohibición absoluta de importación, hasta la reapertura de las fronteras. En los actuales momentos, la única suspensión que sigue vigente es referente a la subpartida NANDINA 2501.00.11". b. Las resoluciones del COMEXI, cumplen con la Normativa Andina y con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC: “Las acciones efectuadas por Ecuador hallan su fundamento jurídico en las normas de la Comunidad Andina, así como en las disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y del Codex Alimentarius.

La normativa acordada por la Comunidad Andina (…) privilegia el derecho de la salud sobre cualquier interés comercial. Así, el Art. 73 referente al Programa de Liberación de bienes señala que: ‘Se entenderá por restricciones de todo orden cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a: d) Protección de la vida y salud de las personas, los GACETA OFICIAL animales y los vegetales’. Asimismo, el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena señala que los objetivos del Acuerdo, tienen por finalidad ‘Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión’”. c. Las medidas han sido efectivas para reducir el consumo de sal sin yodo y cumplen con los principios de proporcionalidad, causalidad e insustituibilidad: “Como se desprende del informe presentado a la Ministra de Salud Pública, el 10 de septiembre de 2006 por el Director Nacional del Programa DDI (…): ‘Se ratificó el éxito del programa de la calidad de yodación de la sal en 93% y un consumo de sal yodada de 98%, cifras que tienen que ser comparadas con las del año anterior, antes de la vigencia efectiva de la Resolución 274, cuando la calidad de la yodación de la sal fue escasamente el 65.63%’ (…) De la acción iniciada por la Secretaría no se encuentra un solo elemento que le permita al Tribunal considerar soluciones alternativas menos condicionales a las contempladas por Ecuador (…).

Siendo así, y con fundamento en el numeral 6 del artículo 5 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y del CODEX, se debe considerar que no existe discriminación alguna, pues no hay otra medida de control que permita al país cumplir con el objetivo de proteger la salud. Lo antedicho se sustenta aun más en el hecho de que en ocasiones ni el registro sanitario de un producto ha garantizado su calidad”. d. Las deficiencias por la carencia de yodo se constituyen como un problema para la salud: “La carencia de yodo es responsable no sólo de la extensión del bocio y del cretinismo endémicos, sino también del retraso en el crecimiento físico y en el desarrollo intelectual de las personas.

Estas condiciones se denominan como trastornos por carencia de yodo (TCY) y resultan una preocupación Estatal, pues alrededor de una cuarta parte de la población mundial consume cantidades insuficientes de yodo y sus consecuencias causan efectos no deseados en la salud de las personas, haciendo de esto un problema que debe ser resuelto por las autoridades sanitarias”. e. El Ecuador también controla la producción nacional y consumo de sal: A través de con- 18/11/2009 6.60 venios a efectos de controlar el bocio y el cretinismo endémicos, la expedición de legislación sobre yotización de sal, el control de calidad en las fábricas, el decomiso de productos no aptos para el consumo humano y la clausura de fábricas que no cumplan con la Ley. 2.

Por parte de los terceros coadyuvantes. Los principales argumentos de las coadyuvantes son: a. “Es de singular interés para las Comunidades como la nuestra y otros millones de ecuatorianos, que se sostenga esta acertada y exitosa política de salud pública como la que hasta ahora ha tenido éxito en el control de tan grave condición, cuyo claro objetivo es prevenir, controlar y erradicar los problemas de carencia de yodo en la población ecuatoriana”. b. Advierten que “la prohibición de importar sal de consumo humano es una medida preventiva encaminada a proteger la salud y vida de los ecuatorianos, que la sal es el mejor conductor del yodo y que, en el nivel del desarrollo actual de controles, no existe garantía de que estos funcionen, generándose un riesgo grave e inminente, que hace ilógico e injusto revocar la medida”. c. “El Ecuador está en condiciones de demostrar que la sal de producción nacional sí tiene los estándares claros y corroborables de yodización, que la lucha contra el bocio, cretinismo y otros ha sido exitosa con tales controles, y que la importación de sales ha tenido graves problemas en su control, situación que pone en riesgo la salud de los ecuatorianos”. d. “Uno de los problemas de no aplicar de manera clara y terminante los controles en materia de yodización de la sal, es la regresividad o regresión, que alude a la posibilidad, muy cierta, de que al introducirse sales con deficiencias en los niveles de yodo, o simplemente sales no yodadas, empiece a generarse el injusto proceso de incremento de los índices de DDI”. e. “Tampoco puede ser mal visto por el Tribunal, el hecho de que se dicte una medida de carácter temporal mientras se busca im- GACETA OFICIAL plementar algún tipo de control, más aún cuando la temporalidad ha sido reconocida como legítima (…)”. f. “No ha existido una maliciosa medida restrictiva; por el contrario, la medida se la debe interpretar como voluntaria y justificada desde el punto de vista de una realidad como País: La imposibilidad actual de controlar el ingreso de sales perjudiciales para la salud de los ecuatorianos” (…) “Mientras las deficiencias aduaneras continúen, la única medida idónea es la restricción en la importación (…) es en las sales importadas en las que se ha presentado el problema de las falsificaciones y de las falencias en yodo”. g. “La medida de restricción de importación de sales de mesa obedece, en primer lugar, a la imposibilidad de hacer efectivos controles a las sales foráneas, lo cual es fácilmente comprobable con las estadísticas que demuestran baja ingesta de yodo en períodos de libre importación; y, en el hecho de que es un pilar de la sostenibilidad del proyecto el control de la industria nacional, única que fuera considerada como proveedora del vehículo para la ingesta de yodo en la población ecuatoriana”. h. La investigación realizada por la Secretaría General se basó en las Resoluciones 274 y 368 del COMEXI.

En relación con la Resolución 387 se debió hacer un trámite administrativo previo y diferente. Las medidas materia de investigación fueron derogadas mediante la Resolución 380 del COMEXI; posteriormente se expidió la Resolución 387, sin que se haya discutido su procedencia en la etapa administrativa ante la Secretaría General y, por lo tanto, no se dio la oportunidad de debatir si se estaba en concordancia con lo previsto en el artículo 73, literal b), del Acuerdo de Cartagena.

Esta última Resolución se sustenta en nuevos y claros argumentos. 18/11/2009 7.60 1. Copia de la comunicación DIE-0890, de 24 de septiembre de 2004, por la cual el Gobierno de Colombia informó a la Secretaría General sobre la expedición por parte del Gobierno del Ecuador de la Resolución 274 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) (folios 031-033). 2.

Copia de la comunicación SG-X/0.5/1003/ 2004, por la cual se da inicio a la Investigación a la República del Ecuador el 29 de septiembre de 2004 (folios 035-036). 3. Copia de la comunicación SG-F/0.5/1654/2004, de 15 de octubre de 2004, por la cual se explica al Gobierno ecuatoriano las características que debe reunir una medida unilateral para ajustarse a las excepciones del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena (folio 040). 4.

Copia de la comunicación 2004-1211 CXC, de 17 de noviembre de 2004, por la cual el Gobierno del Ecuador informó a la Secretaría General la expedición de la Resolución 283 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, del 5 de noviembre de 2004 (folios 062064). 5. Copia de la comunicación DIE-0040, de 17 de enero de 2005, por la cual la República de Colombia informó que “Ecuador continúa aplicando la Resolución 274 de septiembre de 2004, mediante la cual suspende las importaciones de sal para las subpartidas 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90 (…)” (folios 077-079). 6.

Copia de la Resolución 897, de 5 de febrero de 2005, por la cual se calificó como restricción la medida aplicada por el Ecuador a las importaciones de sal (folios 081-086). 7. Copia de la comunicación No. 1083 CXC del COMEXI, de 4 de enero de 2007, por la que se informa de la expedición de la Resolución 368 del COMEXI. II. Pruebas practicadas dentro del proceso.

A. Pruebas aportadas por la Secretaría General. La Secretaría General consigna como elementos documentales, a título de pruebas, los expresamente determinados en el escrito de demanda (folios 025-026): 8. Copia de la comunicación DIE-0070-MINCETUR/VMCE, de 16 de febrero de 2007, de la República de Colombia, por la cual se informa a la Secretaría General que “(…) a la fecha la República del Ecuador mantiene las medidas para impedir las importaciones de sal, impuestas desde septiembre de 2004”.

(folios 102-106). GACETA OFICIAL 9. Copia del facsímile 067-2007-MINCETUR/ VMCE del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, por el cual señala que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 368 del COMEXI se “(…) mantiene la restricción identificada (…) en la Resolución 897” (folios 108-109). 10. Copia de la Nota de Observaciones, de fecha 1 de marzo de 2007, enviada al Ecuador mediante comunicación SG-F/5.11/152/2007 (folios 111-113). 11.

Copia del facsímile 155-2007-MINCETUR/ VMCE/DNINCI, de 26 de marzo de 2007, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, por el cual se señala que “(…) resulta evidente que la República del Ecuador continúa aplicando restricciones al comercio intrasubregional de la sal (…)” (folios 125-126). 12. Copia del Dictamen No. 05-2007 de la Secretaría General, de fecha 1 de junio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No. 1505 de 5 de junio de 2007 (folios 144-151). 13.

Copia de la Resolución 387 (folios 155-156). B. Pruebas aportadas por la República del Ecuador. 1. Copia de una comunicación fechada el 9 de agosto de 2004 suscrita por el Ministro de Salud y dirigida a la Ministra de Comercio Exterior de la República del Ecuador. (fl. 362). 2. Copia de un artículo de periódico “Sal: rendición de cuentas”.

“EL COMERCIO” (fl. 363). 3. Copia de un artículo de periódico “Alertan sobre sal peruana sin yodar” y documento “EL COMERCIO”, “La importación de sal genera dudas en Salud”. (fls. 365 - 366). 4. Copia de un artículo de periódico “Declaran guerra al contrabando de sal”; y documento “Perú – Política EFE: 04/14/2007 – 03:44:00 Decomisan sal peruana de contrabando no apta para el consumo humano”.

(fls. 368 a 369). 5. Documento “EL COMERCIO – La nacionalización de la sal con problemas 7/29/2007; documento “eluniverso.com EL PAIS - Sal 18/11/2009 8.60 Peruana con marca nacional fue decomisada- Septiembre 29, 2006”; y copia de un artículo de periódico “EL COMERCIO - En la CAE se analiza un caso de decomiso de sal” (fls. 371 a 373). 6.

Documento “ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS” (fls. 375 a 389). 7. Documento “NORMA DEL CODEX PARA LA SAL DE CALIDAD ALIMENTARIA”. (fls. 391 a 398). 8. Copia sin firma de la Resolución No. 274 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador. (fls. 400 a 402). 9. Copia sin firma de la Resolución No. 283 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador.

(fls. 404 a 405). 10. Copia sin firma de la Resolución No. 368 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador. (fls. 407 a 408). 11. Copia sin firma de la Resolución No. 380 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador. (fls. 410 a 415). 12. Copia de la Resolución No. 387 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador.

(fls. 417 a 418). 13. Copia de la Resolución No. 391 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador. (fls. 420 a 423). 14. Oficio No. 132- PNC-DDI de 10 de septiembre de 2006, suscrito por el Director Nacional del Programa – Control de los DDI, dirigido al Ministro de Salud Pública de la República del Ecuador. (fls. 425 a 428). 15.

Documento “EL COMERCIO – El país mantiene el bocio bajo control 5/17/2002” (fl. 429). 16. Documento de remisión “(Véanse las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia en fechas 24 de marzo de 1997, 26 de febrero de 1998 y 8 de junio de 1998, en los procesos 3-AI-96, 1-AN-97 y 5-AN-97, respectivamente)” (fl. 431). GACETA OFICIAL 18/11/2009 9.60 17.

Copia de Registro Oficial No. 778 de la República del Ecuador (fl. 433 a 437). del Ecuador; y documento “EL COMERCIO – La sal yodada 4/29/2007”. (fls. 466 a 471). 18. Copia del oficio No. 122- PNC-DDI de 9 de octubre de 2007, suscrito por el Director Nacional del Programa – Control de los DDI, dirigido a la Ministra de Salud Pública de la República del Ecuador.

(fls. 439 a 457). 23. Copia de artículo de periódico “Clausuran dos fábricas que producían sal”. (fl. 473). 19. Copia de los oficios No. 81 y 82 PB-DNN de 17 de mayo de 2001, suscritos por el Director Nacional del Programa – Control del Bocio, dirigidos a los Directores Provinciales de Salud del Guayas y el Oro. (fls. 459 a 460). 20. Copia del oficio No. 24 – PB- DNN de 5 de marzo de 2003, suscrito por el Director Ejecutivo Nacional del Programa – Control del Bocio Endémico, dirigido al Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador.

(fl. 462). 21. Copia del oficio No. 84 PB-DNN de 1 de junio de 2001, suscrito por el Director Nacional del Programa – Control del Bocio, dirigido al Director Provincial de Salud del Guayas y copia del oficio No. 42 PB-DNN de 5 de marzo de 2001, suscrito por el Director Nacional del Programa – Control del Bocio, dirigido al Director Provincial de Salud de Esmeraldas.

(fls. 464 a 465). 22. Copia del oficio No. 99 – PB- DNN de 21 de septiembre de 2004, suscrito por el Director del Programa – Control de los DDI (Bocio), dirigido al Director de Control Sanitario del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador; copia del oficio No. 24 – PBDNN de 5 de marzo de 2003, suscrito por el Director Ejecutivo Nacional del Programa – Control del Bocio Endémico, dirigido al Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador; copia del oficio No. 50 – PB- DNN de 11 de junio de 2004, suscrito por el Director del Programa del Bocio, dirigido a la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador; copia del oficio No. 99 – PB- DNN de 21 de septiembre de 2004, suscrito por el Director del Programa – Control de los DDI (Bocio), dirigido al Director de Control Sanitario del Ministerio de Salud Pública de la República 24.

Copia del memorando No. 99 – PNC- DDI de 22 de marzo de 2007, suscrito por el Director Nacional del Programa Control DDI, de la República del Ecuador. (fl. 475). 25. Copia del oficio No. 72 PB-DNN dirigido al Director Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador. (fl. 477). 26. Copia del memorando No. 99 – PNC- DDI de 22 de marzo de 2007, suscrito por el Director Nacional del Programa Control DDI, de la República del Ecuador.

(fls. 479 a 482). 27. Copia del artículo de periódico “Incautan sal no apta para consumo”; y copia del artículo de periódico EL UNIVERSO “Los metropolitanos incautaron ayer varios sacos de sal”. (fls. 484 a 485). 28. Comunicación de 20 de septiembre de 2007, suscrita por los representantes de la Comunidad de San Francisco de Chamboloma y la Comunidad Huiñatus, dirigida al Secretario General de la Comunidad Andina.

(fls. 487 a 493). 29. Comunicación de 20 de septiembre de 2007, suscrita por los representantes de la Comunidad de San Francisco de Chamboloma y la Comunidad Huiñatus, dirigida al Secretario General de la Comunidad Andina. (fls. 495 a 498). 30. Copia de un artículo de periódico “COMUNIDAD, Lunes 28 de mayo de 2007 – Comunidad de Huañitus contra la importación de sal”; y, copia de artículo de periódico “EXPRESO, El Caminante – Hablan los Huañitus ( )”.

(fls. 500 a 501). 31. Copia del oficio No. SDG-10-429 de 19 de septiembre de 2007, suscrito por la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública y enviado al Vice-Ministro de Relaciones Exteriores e Integración de la República del Ecuador. Anexos. (fls. 503 a 523). GACETA OFICIAL C. Pruebas aportadas por los coadyuvantes. 1.

Copia de las Resoluciones No. OC 63 y OC 374 sobre nombramientos de cabildos comunales proferidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo, República de Ecuador (fls. 204 a 207). 2. Copia del documento “Trastornos por deficiencia de yodo” (fls. 208 a 210). 3. Copia del documento: “Revista Académica de Medicina” (fls. 211 a 213). 4.

Copia del documento: “Los Países Andinos y Paraguay hacia el cumplimiento de las metas Micronutrientes” (fls. 214 a 217). 5. Copia del documento: “Norma del Codex para la Sal de Calidad Alimentaria” (fls. 218 a 225). 6. Copia del documento: “Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias comisión del Codex Alimentarius” (Ginebra – Suiza);

Informe de la 18ª, Reunión del Comité del Codex sobre nutrición y alimentos para regímenes especiales (fls. 226 a 268). 7. Copia del Registro Oficial No. 57 de la República del Ecuador (fls. 269 a 270). 8. Copia del Registro Oficial No. 998 de la República del Ecuador (fls. 271 a 276). 9. Copia del Registro Oficial No. 351 de la República del Ecuador (fls. 277 a 279). 10.

Copia del Registro Oficial No. 186 de la República del Ecuador (fls. 280 a 281). 11. Copia de la Resolución Nº 000007 del Ministro de Salud Pública de 2 de julio de 2002. (fls. 282 a 283). 12. Copia del documento: Declaración de Quito para la Yodación Universal de la Sal (fls. 284 a 287). 13. Copia del documento: Reunión de América Latina y el Caribe, SAL 2000.

Declaración de Bogotá. (fls. 288 a 290). 18/11/2009 10.60 14. Copia del documento: “Inter – Ministerial Meeting on Accelerating Sustained IDD Elimination” (fls. 291 a 294). 15. Copia del documento: “Programa Subregional Andino de Control de desórdenes por deficiencia de Yodo”. (fls. 295 a 297). 16. Copia del documento “VIII Congresso Sociedade Latinoamericana Tireóide”.

(fls. 298 a 299). 17. Copia del documento: Informe de la 8ª Reunión Bianual de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides (SLAT). (fls. 300 a 303). 18. Copia de 6 artículos de la Columna “Opinión” del periódico “El Comercio” y copia de 4 artículos de la Columna “EL CAMINANTE” del Periódico “Expreso de Guayaquil” (fls. 304 a 312). 19. Copia del documento: “Situación actual de los desórdenes por deficiencia de yodo en las Américas” (313 a 321). 20.

Copia del documento enviado al Secretario General de la Comunidad Andina por los señores Vicente Guamán Pilamunga y Pedro Cutiopala Inga de 20 de septiembre de 2007. Anexos (fls. 322 a 341). 21. Copia del Registro Oficial No. 83 de la República del Ecuador. (fls. 342 a 346). 22. Copia del documento: “Programas de Fortificación de la Sal con Yodo en Centroamérica: lecciones aprendidas” (347 a 349).

III. Audiencia pública. En la fecha prevista, 4 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la Audiencia Pública con la asistencia de los representantes de las partes y de expertos que expusieron, explicaron y argumentaron las razones por las cuales eran necesarias las medidas adoptadas por la República del Ecuador a favor de la salud de su pueblo; todas estas manifestaciones, estudios, estadísticas y análisis, quedaron plasmadas en la respectiva acta y en la grabación de las intervenciones orales, que constan en un (1) CD que se incorporó al expediente.

GACETA OFICIAL IV. Escritos de conclusiones. 18/11/2009 11.60 numeral 3), del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. En su orden presentaron alegatos: A. Terceros coadyuvantes. Fundamenta los alegatos, en las siguientes consideraciones: 1. La medida impuesta por la República del Ecuador se encuentra comprendida dentro de la excepción prevista en el artículo 73, literal d), del Acuerdo de Cartagena. 2.

La medida impuesta por la República del Ecuador no pretende encubrir medidas discriminatorias ni restricciones maliciosas, sino amparar la salud de las personas. 3. La medida es necesaria para proteger la salud de las personas, ya que no existe ninguna medida alternativa que eficazmente garantice la yodación de la sal. Los controles aduaneros y sanitarios no son adecuados. 4.

La posibilidad de riesgo para la salud justifica plenamente la medida adoptada. 5. La medida adoptada cumple con la normatividad OMC, ya que ésta también consagra como excepción la protección de la salud de las personas. Además, se encuentra respaldada por las medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMS. 6. La medida adoptada es proporcional, ya que es una forma directa e inmediata de solucionar el problema. 2.

En la Comunidad Andina, siempre se ha considerado la salud de las personas. Así se ha hecho con la Política de Seguridad Alimentaria Regional, establecida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en el artículo 2 del Plan Andino de Salud en Fronteras, y en diferentes resoluciones de la Secretaría General donde se evalúan las conductas de los Países Miembros. 3.

La República del Ecuador no cuenta con la capacidad técnica ni económica para ejercer los controles en frontera. Por lo tanto, en estos momentos no hay otra medida razonable y alterna. 4. Las medidas adoptadas son proporcionales, necesarias, no discriminatorias y no proteccionistas. Son adecuadas al fin que se persigue, es decir, defender la salud de las personas, no hay mecanismos ordinarios para alcanzar este objetivo, y no buscan proteger o salvaguardar los derechos de los productores nacionales.

C. Por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 1. La medida adoptada por la República del Ecuador no es insustituible ni proporcional. Se pueden establecer controles adecuados para garantizar la yodación de la sal importada, cumpliendo, al mismo tiempo, con las normas comunitarias. Fundamenta los alegatos, en las siguientes consideraciones: 2.

Es una medida discriminatoria, ya que existen controles internos para determinar la calidad de la sal producida en el país, pero no existen los mismos controles para la sal importada. Simplemente se prohíbe el ingreso de sal importada, sin darle la oportunidad a los productores extranjeros de demostrar que su producto sí cumple con la yodación. Por lo tanto, aunque la sal extranjera cumpla con los estándares de yodación, no podría ser importada al País Miembro. 1.

Las medidas adoptadas buscan la defensa de la salud pública, respetando la normativa comunitaria. Se basan en el artículo 73, literal d), del Acuerdo de Cartagena, en el literal b) del artículo XX del GATT, y en el artículo 3, 3. Las medidas adoptadas fueron analizadas dentro del contexto del procedimiento que dio lugar a la expedición de la Resolución 897 de la Secretaría General.

En este marco, se estudiaron las medidas a la luz de las previsio- 7. De conformidad con instrumentos internacionales (norma Codex Internacional), la sal es un vehículo adecuado para la difusión del yodo y, por lo tanto, es un instrumento eficaz para combatir las enfermedades producidas por la carencia de yodo. B. La República del Ecuador.

GACETA OFICIAL nes exceptivas del Programa de Liberación. Por tal motivo, es improcedente en el marco de la acción de incumplimiento, cuestionar los fundamentos, consideraciones y los argumentos que soportan las decisiones emitidas en la resolución que determinó dicho comportamiento como una vulneración a la normatividad andina. 4. La Resolución 897 goza del principio de presunción de legalidad y, por lo tanto, la única vía para controvertirla es la acción de nulidad. 5.

Las mediadas adoptadas por la República del Ecuador constituyen un incumplimiento continuado y flagrante. La conducta del Ecuador se constituyó en la emisión de una serie de medidas administrativas nacionales, adoptadas de manera unilateral, en un período de tiempo y con un mismo objeto. Las cuales, si bien fueron derogadas algunas, éstas volvían a tener vigencia con la expedición de nuevas resoluciones con la misma finalidad, lo que es calificado como un incumplimiento continuado.

CONSIDERANDO

Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, concordados con las normas del Título II de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), y del Título II de su Reglamento Interno, mediante las cuales se regula lo pertinente a la Acción de Incumplimiento.

Que, se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Incumplimiento, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado. Que, en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo establece la normatividad comunitaria andina, se procederá a dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: 18/11/2009 12.60 REPÚBLICA DEL ECUADOR tiene por objeto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie acerca del supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, con ocasión de la expedición de las siguientes Resoluciones por parte de la República del Ecuador: ƒ Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004, expedida por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI).

“Artículo 1.- Suspender, hasta el 31 de Diciembre de 2006, las importaciones de los productos AFORABLES en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90 del Arancel Nacional de Importaciones. Esta suspensión es de carácter temporal y su mantenimiento será evaluado anualmente, en el mes de Diciembre de cada año, por el COMEXI, para lo cual el Ministerio de Salud Pública presentará el informe técnico correspondiente”.

(…) ƒ Resolución 368 de 18 de diciembre de 2006, expedida por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). “Artículo 1.- Suspender de manera condicional y por el plazo de dos años, las importaciones de los productos identificados en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90, tiempo en el cual se deberá elaborar un procedimiento de control que garantice la inocuidad de las importaciones de sales para el consumo humano, así como de las de producción nacional”.

( ) ƒ Resolución 387 de 11 de junio de 2007, expedida por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). I. OBJETO DEL INCUMPLIMIENTO. La acción incoada por la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA contra la “Artículo 1.- Suspender en forma temporal la importación de Sal de Mesa, clasificada en la subpartida 2501.00.11. GACETA OFICIAL Artículo 2. – La suspensión dispuesta por el artículo anterior se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Salud Pública (MSP) informe al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones que está en condiciones para ejercer un control efectivo de la calidad e inocuidad en la producción, consumo e importación de sal de consumo humano”.

(…) Las normas mencionadas en la demanda como incumplidas disponen lo siguiente: • Artículo 77 del Acuerdo de Cartagena. “Los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión”. • Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal. “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”. • Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina. “Artículo 1.- Calificar la suspensión por parte de la República del Ecuador de las importaciones de sal comprendidas en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar) originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, como una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2.- De conformidad con lo señalado en el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, la República del Ecuador dejará sin 18/11/2009 13.60 efecto la suspensión de las importaciones de los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar), en un plazo de diez (10) días calendario”.

(…) II. LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO. La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.

La competencia para conocer de dicha acción fue asignada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desde el mismo Preámbulo del Tratado Fundacional, cuando se constituye como el órgano jurisdiccional, con un nivel supranacional, autónomo e independiente, y con la capacidad en el desempeño de su función judicial de declarar e interpretar el Derecho Comunitario, aplicarlo de manera uniforme e imparcial y de dirimir las controversias que surjan entre los Países Miembros de la Comunidad Andina.

La labor del Tribunal, en este marco, es lograr un clima de armonía y de respeto total del Ordenamiento Comunitario Andino. Es así como, los Países Miembros han puesto en cabeza de este organismo supranacional la función de dirimir las controversias que pueden suscitarse entre una conducta determinada de cualquiera de ellos y el ordenamiento jurídico comunitario, lo que sin duda genera un clima de seguridad jurídica entre todos los actores del proceso subregional de integración. Con este instrumento, el Tribunal determina el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de acatar y no obstaculizar la aplicación del Ordenamiento Comunitario Andino. De conformidad con lo dispuesto en las normas constitutivas citadas, el Tribunal puede conocer de la Acción de Incumplimiento a instancia de la Secretaría General o por iniciativa de los Países GACETA OFICIAL Miembros y de los particulares afectados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal se ha manifestado en relación con la naturaleza de esta acción: “En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture).

Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación”. 1 De las normas que regulan la acción en comento, se desprende que antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina un procedimiento precontencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre un diálogo entre dicho Órgano Comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa.

Debe en esa fase, otorgarse al País respecto del cual se formula el reclamo, la oportunidad procesal para corregir su conducta, y es a partir de la formulación de una nota de observaciones por parte de la Secretaría General, que el País cuestionado puede presentar las explicaciones justificativas de su conducta de incumplimiento. III. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

TRÁMITE PREVIO ANTE LA SECRETARÍA GENERAL Y EL 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso N° 4-AI98. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 520, de 20 de diciembre de 1999. 18/11/2009 14.60 CONCEPTO DE CONDUCTA REITERATIVAMENTE CONTINUADA. La parte demandada sostiene que el trámite precontencioso de la acción de incumplimiento tuvo como objeto las Resoluciones 274 y 368 del COMEXI.

Por tal motivo, sostiene que esta acción por incumplimiento no debió versar sobre la Resolución 387, ya que sobre ésta no hubo ninguna manifestación en la mencionada etapa prejudicial. Si bien, las medidas adoptadas por los Países Miembros se suelen concretar en decisiones contenidas en actos declarativos nacionales, éstos en sí mismos no son los que constituyen el objeto de la acción de incumplimiento, pues no es consecuente con los fines de ésta, ni mucho menos con los del propio proceso de integración subregional, aislar los actos declarativos de las decisiones que vienen a determinar una conducta lesiva a la integración, ya que no es posible deslindarlos cuando todos concurren en un mismo comportamiento, orientado a una sola finalidad.

Por lo tanto, no es factible iniciar un proceso de incumplimiento por cada acto nacional, expedido y perteneciente, en su esencia, a la misma conducta investigada, ya que esto sería una forma subrepticia de seguir evadiendo la normativa comunitaria andina. En este sentido, lo que se analiza en el marco del proceso de la acción de incumplimiento no es un acto determinado, sino la conducta desplegada por el País Miembro cuestionado, por no acatar la norma comunitaria.

Así, si los actos expedidos por el País investigado comparten el mismo objeto y finalidad, no resulta obligatorio agotar la fase precontenciosa para cada uno, ni mucho menos atiborrar de demandas a la autoridad competente por cada incumplimiento, y más cuando en el transcurso del procedimiento, ya iniciado, se siguen emitiendo estos actos que confirman el comportamiento irregular, configurándose la misma conducta reiterativamente continuada; de lo contrario, se le daría la oportunidad al País Miembro para evadir su responsabilidad, prorrogando su conducta en el tiempo, derogando y expidiendo diferentes actos jurídicos con la misma finalidad, perpetuando así su comportamiento lesivo contra la Integración. GACETA OFICIAL El Tribunal, en anteriores providencias, ha desarrollado el tema bajo el concepto del incumplimiento reiterativamente continuado, generando una línea jurisprudencial clara al respecto.

Ha manifestado que: “No se trata, como pudiera pensarse (y parece sugerirlo la parte demandada), que varios incumplimientos se hayan acumulado en una misma demanda, sino de un incumplimiento que ha sido reiterativamente consumado y que presenta la forma de un hecho continuado. “De esta manera y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el sentido de que la norma legal comprometida solamente es un instrumento para materializar determinada conducta que puede ser contraria o nó a lo previsto en el orden comunitario, no cabe duda de que si tal norma se deroga o si se modifica, pero la conducta persiste o se transforma, haciéndose más gravosa o atemperándose en sus efectos, el incumplimiento subsiste con las características, se insiste, de un incumplimiento continuado.

Es más, pudiera eventualmente estarse frente a una situación en la que el país remiso pretendiera hacer caso omiso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico andino ha consagrado como funciones de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia destinados a preservar la intangibilidad de dicho ordenamiento.” (Sentencia del 21 de julio de 1999, expedida dentro del proceso 7-AI-98.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 490 de 4-X-99). Esta posición ha sido reiterada en las siguientes sentencias: proceso 132-AI–2003. Sentencia del 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1171 del 3 de marzo de 2005; proceso 53-AI-2000. Sentencia del 17 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 967 del 18 de agosto de 2003; proceso 117-AI-2003.

Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1156 del 10 de mayo de 2005. Proceso 117-AI-2004. Sentencia del 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 1347 del 23 de mayo de 2005. La normativa que regula la fase prejudicial de la acción de incumplimiento es también muy clara en este aspecto. El artículo 57 de la Decisión 425 establece: 18/11/2009 15.60 “Artículo 57.- Se considerará flagrante un incumplimiento cuando éste sea evidente, en casos tales como la reiteración de un incumplimiento por parte de un País Miembro, previamente declarado por la Secretaría General, incluso cuando éste continúe mediante instrumentos formalmente distintos, o cuando el incumplimiento recaiga sobre aspectos sustantivos sobre los cuales la Secretaría General se hubiere pronunciado con anterioridad”.

En este orden de ideas, el Tribunal entrará a determinar si la conducta de incumplimiento desplegada por la República del Ecuador puede ser catalogada como continuada y reiterada. Para lo cual, hará una relación cronológica de los actos administrativos expedidos por el COMEXI en relación con la importación de los productos identificados en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90. 1.

Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004, expedida por el COMEXI, mediante la cual se suspende hasta el 31 de diciembre de 2006 las importaciones de los productos identificados en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90. 2. Resolución 283 de 5 de noviembre de 2004, expedida por el COMEXI, mediante la cual se suspende la aplicación del artículo 1 de la Resolución 274 hasta que sea publicado en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo que reforme la nomenclatura del Arancel Nacional de Importaciones, disponiendo la apertura de diez (10) dígitos en la subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.19. 3.

Resolución 368 de 11 de diciembre de 2006, expedida por el COMEXI, mediante la cual se suspende por el plazo de 2 años, las importaciones de los productos identificados en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90. 4. Resolución 380 de 9 de abril de 2007, expedida por el COMEXI, mediante la cual se deroga la Resolución 368 y se establecen controles a la importación de la Sal de Mesa clasificada en la subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11. 5.

Resolución 387 de 11 de junio de 2007, mediante la cual se suspende de forma temporal GACETA OFICIAL 18/11/2009 16.60 la importación de Sal de Mesa clasificada en la subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11. Además, condiciona la suspensión a que el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador informe al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, que está en condiciones para ejercer un control efectivo de la calidad e inocuidad en la producción, consumo e importación de sal de consumo humano. celarias NANDINA 2501.00.19 y 2501.00.90, la restricción a las importaciones de dichos productos se configuró solamente hasta la entrada en vigencia de la Resolución 380 de 9 de abril de 2007 y, por lo tanto, el análisis de incumplimiento se hará teniendo en cuenta dicha circunstancia. 6.

Resolución 391 de 16 de agosto de 2007, mediante la cual se establece un control a las importaciones de las demás sales diferentes a la Sal de Mesa, clasificadas dentro de las subpartidas arancelaria NANDINA 2501.00.20, 2501.00.91, 2501.00.92 y 2501.00.99. (NANDINA 653 del Arancel Nacional de Importaciones). A. Incumplimiento de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Una vez analizada la secuencia cronológica y material de los anteriores actos administrativos, el Tribunal llega a las siguientes conclusiones: ƒ Los tres actos jurídicos nacionales cuestionados constituyen una misma conducta que comporta el objeto del incumplimiento, es decir, las Resoluciones 274, 368 y 387 del COMEXI, tienen el mismo objeto con igual finalidad: suspender la importación de Sal de Mesa (subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11.). ƒ Los tres actos jurídicos nacionales cuestionados, son una secuencia en el tiempo de órdenes conectadas unas con otras y, por lo tanto, hacen parte del mismo hilo conductor.

En efecto, la Resolución 283 suspende la aplicación de la 274; la Resolución 368 en su considerando primero hace relación a la Resolución 274; la Resolución 380 deroga la 368; y la Resolución 387 en su considerando cuarto hace relación a la Resolución 380. De lo expuesto, el Tribunal considera que la conducta de incumplimiento adoptada por la República del Ecuador es continuada y reiterada.

Por lo tanto, no era necesario iniciar un procedimiento prejudicial en relación con la Resolución 387, ni mucho menos otro proceso judicial de incumplimiento, ya que todos los actos hacen parte de la misma conducta desplegada por la República del Ecuador. Además, se observa que en relación con los productos clasificados en las subpartidas aran- IV.

ANÁLISIS DE LOS CARGOS. La Resolución 897 de 4 febrero de 2005, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, calificó la suspensión de las importaciones de sal comprendidas en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90, originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, como una restricción al comercio intrasubregional.

Dicha norma, hace parte del ordenamiento jurídico andino con el carácter de derivado o secundario, acorde con lo establecido en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Razón por la cual, se encuentra amparada por los siguientes principios básicos: 1. Principio de Presunción de Validez de la Norma Comunitaria.

Es un desarrollo del llamado “principio de legalidad” en el ámbito comunitario. Por el cual, la norma comunitaria se presume válida, vigente y aplicable mientras no sea declarada su nulidad, derogada, suspendida su aplicación, o declarada inaplicable para un caso particular. En este contexto, la norma comunitaria vigente, válida y aplicable, debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de todos los Países Miembros. 2.

Principio de Aplicación Inmediata. Este principio significa que la norma comunitaria andina se incorpora al ordenamiento jurídico de los Países Miembros de manera automática, esto es, sin necesidad de ningún proceso de recepción, incorporación, homologación o exequátur. Este principio, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: GACETA OFICIAL (…) Artículo 2 “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”. 18/11/2009 17.60 beza de los nacionales de los Países Miembros, valga decir, sin necesidad de que existan normas jurídicas internas que los desarrollen o reglamenten.

Este principio es de gran importancia porque faculta a los particulares a exigir ante las autoridades de sus Países los derechos otorgados por la norma comunitaria. Se desprende del principio de aplicación inmediata y de la propia naturaleza del Derecho Comunitario Andino. Artículo 3 “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la Fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

(…) Sobre este principio, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares”.

(Proceso 3-AI96. Sentencia de 24 de marzo de 1997). Excepcionalmente, puede darse que la norma comunitaria no tenga aplicación inmediata. Dicha excepción se encuentra consagrada en el párrafo 2 del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “(…) cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”. 3.

Principio de Efecto Directo. Esto es, que la norma comunitaria andina genera derechos y obligaciones de carácter inmediato en ca- 4. Principio de Primacía. Este principio, establece la relación entre el ordenamiento jurídico comunitario andino y otros sistemas normativos, dentro de los que se incluye el ordenamiento interno de los Países Miembros y las normas internacionales multilaterales, plurilaterales o bilaterales.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha delimitado este principio, estableciendo que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206 de 13 de junio de 2005). 5.

Principio de Autonomía. Este principio es un efecto y un complemento claro del Principio de Primacía. Consagra al ordenamiento jurídico comunitario andino como un “sistema jurídico”, es decir, como un todo coherente GACETA OFICIAL dotado de unidad, basado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin soportarlas en ningún otro ordenamiento jurídico.

En otras palabras, la validez del ordenamiento jurídico comunitario andino no depende de ningún otro ordenamiento local, nacional o internacional. Sobre este principio el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). De conformidad con las anteriores pautas básicas, la Resolución 897 de la Secretaría General era aplicable de manera inmediata y de forma directa por la República del Ecuador; es decir, debía ser acatada desde su publicación, ya que no había sido declarada nula, suspendida su aplicación, o inaplicada para un caso concreto.

Por lo tanto, la demandada tenía que dejar sin efecto las medidas calificadas como restricción al comercio intrasubregional, en el plazo establecido en el numeral 2 de la mencionada Resolución y no lo hizo. El Tribunal, una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente, así como los actos administrativos que configuran la conducta objeto de la presente acción, llega a la conclusión de que la República del Ecuador incumplió la Resolución 897 de manera reiterada y continuada por las siguientes consideraciones: 18/11/2009 18.60 • La República del Ecuador no suspendió la restricción a las importaciones de los productos objeto de la Resolución 897.

Por el contrario, como se vio en la relación cronológica de los actos expedidos por el COMEXI, la conducta se prolongó en el tiempo por diversas plataformas normativas con un mismo hilo conductor y con la misma finalidad. Es muy importante advertir que si bien el COMEXI expidió la Resolución 283 de 5 noviembre de 2004, ésta fue declarada sin efecto por parte del Juez Primero de lo Penal del Guayas en el marco de un recurso de amparo.

La Resolución 897 da cuenta de este acontecimiento y presenta una transcripción de la Sentencia de Amparo (fl. 83 del expediente): “1. (…) se declaran suspendidos los efectos de la Resolución 283 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de noviembre 6 de 2004, declarando por ende en plena vigencia de la Resolución No. 274 de 3 de septiembre de 2004 del mismo Consejo. 2.

Que no se autorice la importación de sales para el consumo humano, al amparo de las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.11; 2501.00.19 y 2501.00.90 del Arancel Nacional (…)”. Es relevante tener en cuenta que una conducta incumplida no sólo se predica de actos imputables al ejecutivo del País Miembro demandado, sino que incluyen medidas adoptadas por otras ramas del poder público, tales como leyes, sentencias, decretos, resoluciones, autos judiciales, etc.

Todo esto hace parte del conjunto de medidas denominado “conducta incumplida”. En el caso particular, la sentencia del Juez Primero de lo Penal del Guayas al suspender los efectos de la Resolución 283 de 5 de noviembre de 2004, no hace otra cosa que permitir la continuación de la conducta objeto del incumplimiento y, por lo tanto, posibilitó que el ejecutivo ecuatoriano expidiera las medidas subsiguientes para concretar y aseverar la restricción a la importación de Sal de Mesa.

(subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11.). • De las pruebas obrantes en el expediente y de las contestaciones de la demanda no se observa ninguna acción efectiva para levan- GACETA OFICIAL tar la restricción a la importación de la Sal de Mesa (subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11.) Por el contrario, dicha medida se ha mantenido en el tiempo e inclusive con aumento de su rigurosidad, ya que la Resolución 387 no establece un término de suspensión, sino condiciona la misma a que el Ministerio de Salud Pública informe al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, que está en condiciones para ejercer un control efectivo de la calidad e inocuidad en la producción, consumo e importación de sal de mesa.

En relación con los productos clasificados en las subpartidas NANDINA 2501.00.19 y 2501.00.90, el incumplimiento se mantuvo hasta la expedición de la Resolución 380 de 9 de abril de 2007. En consecuencia, la República del Ecuador cesó su incumplimiento en relación con los mencionados productos. B. Incumplimiento del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, establece lo siguiente: “Los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión”. La Resolución 897, como se vio anteriormente, calificó la conducta asumida por la República del Ecuador como una restricción al comercio subregional.

Además, al ser una norma jurídica comunitaria andina, goza de presunción de validez, de aplicación inmediata, efecto directo, primacía y autonomía respecto de otros ordenamientos jurídicos. Por tal motivo, era de obligatorio acatamiento por la República del Ecuador. La Resolución comentada califica la conducta del Ecuador como una restricción al comercio intrasubregional y, por lo tanto, dicha situación es innegable mientras la norma sea válida y vigente.

La conclusión lógica de lo anterior, es que la República del Ecuador incurrió en incumplimiento del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, ya que ha mantenido una conducta restrictiva a las importaciones de bienes originarios en la subregión. 18/11/2009 19.60 C. Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”.

Como la República del Ecuador no cumplió la Resolución 897, norma que conforma el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incurrió en un claro incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Además, este País Miembro, tal y como se explicó anteriormente, de manera reiterada y continuada adoptó medidas contrarias al artículo 77 del Acuerdo de Cartagena y a la Resolución 897 de la Secretaría General.

De lo expuesto, el Tribunal estima que la República del Ecuador ha incurrido en el incumplimiento de lo artículos 77 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, al no haber levantado, hasta el momento, las medidas restrictivas a la importación de Sal de Mesa clasificada en la subpartida Arancelaria 2501.00.11; así como, de haber mantenido temporalmente restricciones a la importación de sal clasificada en las subpartidas arancelarias 2501.00.19 y 2501.00.90 por el tiempo transcurrido entre la entrada en vigencia de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General, y la entrada en vigencia de la Resolución 380 de 9 de abril de 2007, proferida por el COMEXI, mediante la cual se levantaron las restricciones mencionadas para estos dos productos.

El Tribunal advierte que lo anterior no obsta para que los particulares afectados puedan reclamar los daños y perjuicios causados, de conformi- GACETA OFICIAL dad con lo previsto por el artículo 30 del Tratado de Creación de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se consagra el principio de la responsabilidad patrimonial de los Países Miembros por infracción del Derecho Comunitario Andino. V. COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA PARTE DEMANDANDA Y LOS COADYUVANTES, EN CUANTO A LOS DERECHOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. La parte demandada y los coadyuvantes argumentaron que las medidas adoptadas por la República del Ecuador son proporcionales, necesarias, no discriminatorias y de protección al Pueblo Ecuatoriano. Lo anterior, porque buscan defender la salud de las personas, lo que no se puede lograr con otros mecanismos.

La acción de incumplimiento podrá invocarse, cuando la conducta de uno de los Países Miembros se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario. Las pruebas dentro de un proceso judicial, son todos aquellos medios que conduzcan a las partes a demostrarle al Juez competente, que los hechos expuestos son ciertos y que los argumentos en que fundamentaron sus peticiones corresponden a la verdad de esta acción y no de otra.

Por otra parte, el Juzgador (El Tribunal) debe considerar solamente los elementos de juicio que estime procedentes y conducentes para decidir y dirimir el conflicto jurídico planteado (acción de incumplimiento), y emitir la respectiva sentencia. Procedente: son todos aquellos documentos, declaraciones, testimonios, dictámenes periciales o informes de expertos y otros medios idóneos, que permitan demostrarle al juzgador la verdad de los hechos en controversia, que tenga una relación directa con lo que se quiere probar.

Conducente: son los medios probatorios que llevan a demostrar en un proceso judicial, que los argumentos esgrimidos y los hechos controvertidos son como se están exponiendo, pues a través de ellos se llega a determinar una situación, es lo que guía al único objetivo: la verdad. 18/11/2009 20.60 Así las cosas, los argumentos expuestos por los expertos en la Audiencia Pública efectuada el 4 de septiembre de 2008 e incorporada al expediente, no son pertinentes pues abundan en razones justificativas de la conducta que se le está censurando al País Miembro; en otras palabras, se comienza por aceptar el incumplimiento de un deber, para entrar a justificarlo, cuando no es el tema a tratar; la prueba tendría que demostrarle al Tribunal que el país cuestionado sí cumplió con la orden o el “deber hacer” impuesto por el órgano competente dentro de una comunidad a la que voluntariamente se integró, sometiéndose a sus obligaciones para poder exigir cooperación. El artículo 73 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.” El artículo 78, por su parte, establece: “El Tribunal apreciará las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.” En consecuencia con las normas transcritas, el Tribunal al proferir sentencia y evaluar de manera integral la acción y las pruebas recaudadas e incorporadas al proceso, puede determinar que éstas y los argumentos expuestos por las partes no conducen a demostrar el cumplimiento de las normas comunitarias respectivas, sino, por el contrario, a determinar el incumplimiento del País Miembro demandado.

En el presente caso, de los elementos probatorios y argumentativos que obran en el expediente, se llegó a verificar el incumplimiento reiterativamente continuado de la normativa comunitaria por parte de la República del Ecuador, así como a determinar que dicho País Miembro no tomó las medidas adecuadas para solucionar el problema de fondo, omitiendo sus obligaciones de hacer en el marco comunitario andino. Asimismo, se evidenció que el País demandado no sólo no cumplió con las previsiones de la Resolución 897 de la Secretaría General, sino que no recurrió a los mecanismos y acciones administrativas y judiciales que podía activar si consideraba que la GACETA OFICIAL resolución mencionada no era válida y/o lesionaba los derechos de sus habitantes.

El Tribunal no entrará a estudiar los argumentos expuestos para justificar el incumplimiento de la normativa andina, ya que éstos no pertenecen al marco de la presente acción, es decir, en el escenario de la acción de incumplimiento no son pertinentes, ya que buscan atacar la validez de la Resolución 897 de la Secretaría General, pues de haberlo considerado el País demandado, ha debido interponer en su oportunidad procesal las siguientes acciones: a) presentar en sede administrativa un recurso de reconsideración contra la Resolución 897; b) iniciar una acción de nulidad contra la misma Resolución dentro de los dos años (artículo 19 del Tratado de Creación del TJCA); y c) en el marco de la acción de nulidad, solicitar la suspensión de la norma demandada.

El Tribunal ha determinado claramente, que en el marco de la acción de incumplimiento no es pertinente argumentar la invalidez de las normas incumplidas. En este sentido, ha establecido lo siguiente en relación con la Resolución que califica una medida interna como restricción a las importaciones intracomunitarias: “(…) Dentro de un proceso de incumplimiento por inobservancia de una Resolución que califique una medida interna como ‘restricción’ a las importaciones intracomunitarias, no resulta admisible que el País Miembro demandado pretenda desvirtuar los argumentos o la parte decisoria de tal Resolución, pues la vía apropiada para dicho efecto es la correspondiente acción de nulidad, debiendo entenderse que si el País afectado no ejerció su derecho de impugnación, de manera oportuna y a través de la acción pertinente, implícitamente habrá consentido el acto que no recurrió en tiempo y forma debidos.” Sentencia en el marco de la acción de incumplimiento dentro del proceso 43-AI-99, expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de octubre de 2000.

La anterior posición también fue adoptada por el Tribunal en la sentencia del 24 de marzo de 1997, expedida en el marco del proceso 3-AI96. Por lo anterior, la exposición de motivos esgrimida por la parte demandada no será tomada en 18/11/2009 21.60 cuenta, por tratarse, además, de situaciones que exigen un pronunciamiento por parte del Juez Comunitario de asuntos que no comportan las resultas de la presente acción de incumplimiento.

VI. COSTAS. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 90 del Estatuto del Tribunal: “La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas, siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”. En el presente caso, la Secretaría General solicitó en el escrito de contestación de la demanda, la respectiva condena en costas.

Por lo tanto, se procederá a condenar en costas al País Miembro demandado. Por todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, obrando de conformidad con los artículos 4, 23 y 27 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 4, 90 y 107 de su Estatuto, D E C I D E:

PRIMERO: Declarar que la República del Ecuador ha incurrido en el incumplimiento de los artículos 77 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, al no haber levantado las medidas restrictivas a la importación de Sal de Mesa clasificada en la subpartida Arancelaria NANDINA 2501.00.11.

SEGUNDO: Declarar que la República del Ecuador incurrió en incumplimiento temporal de los artículos 77 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría General, al haber mantenido res- GACETA OFICIAL tricciones a la importación de sal clasificada en las subpartidas arancelarias NANDINA 2501.00.19 y 2501.00.90, por el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la Resolución 897 de 4 de febrero de 2005, emitida por la Secretaría General, y hasta la entrada en vigencia de la Resolución 380 de 9 de abril de 2007, proferida por el COMEXI, mediante la cual se levantaron las restricciones mencionadas para dichos productos y se restituyó el flujo normal de comercio para estas subpartidas.

(fls. 410 a 415).

TERCERO: La República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deberá adoptar en un plazo no mayor a 90 días contado desde la notificación de esta providencia, las medidas necesarias a fin de hacer cesar el incumplimiento de las normas comunitarias señaladas y, en consecuencia, dejar sin efecto las restricciones a la importación de Sal de Mesa clasificada en la subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11.

CUARTO: La presente sentencia es título legal y suficiente para que los particulares afectados por el incumplimiento del País Miembro demandando, puedan acudir al juez nacional competente para iniciar la 18/11/2009 22.60 respectiva acción de daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

QUINTO: Condenar en costas a la parte demandada. Notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/11/2009 23.60 PROCESO 35-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 71, 72, literal a), 73, literales a), b), d) y e), y 117 de la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 5363-MP. Actor: Sociedad CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de julio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de mayo de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero Interesado: SOCIEDAD PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. III.

DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la soli- citud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., solicitó el 8 de diciembre de 1993 el registro como marca del signo mixto BIMBO, para amparar servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., presentó observación al registro solicitado, con base en los siguientes signos distintivos: • Marca mixta BIMBO, registrada en Ecuador para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y bajo el certificado 550-69.

La solicitud de registro se presentó el 4 de agosto de 1969. • Solicitud prioritaria de la marca denominativa BIMBOLINO en Ecuador, bajo el expediente 37022 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se presentó el 10 de febrero de 1993. • Nombre comercial BIMBO, registrado en Ecuador bajo el certificado No. 126-92, para amparar “establecimientos de comercio, firma comercial, comercialización de todo tipo de mercancías de objeto lícito, en especial de pan, pastas, galletas, tortas, tostadas y de otros productos derivados de la panadería y pastelería en general, así como de otras actividades afines.” GACETA OFICIAL c. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0964430 de 5 de mayo de 1998, resolvió aceptar la observación presentada y denegar el registro solicitado. d. La sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., interpuso ante el Tribunal Distrital lo Contencioso Administrativo de Quito, demanda en recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra del anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el Grupo Industrial Bimbo mediante el titular de la sociedad PANIFICACIÓN BIMBO S.A., registró la marca SUPER BIMBO en los Estados Unidos Mexicanos para amparar pan, pasteles y biscochos, bajo el certificado No. 46.460.

Agrega, que el 23 de noviembre de 1948, la marca SUPER BIMBO fue cedida a la sociedad PANIFICACIÓN BIMBO S.A. b. Aduce, que desde 1962 la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., es titular de todas las marcas del Grupo Industrial Bimbo. Agrega, que el 8 de septiembre de 1971, dicha sociedad registró la marca BIMBO en México, bajo el certificado No. 170.395. c. Argumenta, que la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., registró la marca BIMBO 25 años después del primer registro de la marca SUPER BIMBO en México. d. Arguye, que la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., registró el nombre comercial BIMBO 50 años después del primer registro de la marca SUPER BIMBO en México. e. Manifiesta, que la marca y el nombre comercial BIMBO son famosos y notoriamente conocidos en diversos países del mundo, dentro de los cuales se encuentran México y algunos de la Comunidad Andina como Colombia.

Adiciona, también, que la sociedad 18/11/2009 24.60 PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., pretende aprovecharse del prestigio y del buen nombre de los signos distintivos de la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. f. Agrega, que la marca BIMBO de la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., era notoriamente conocida al momento en que la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. obtuvo el registro de su marca y nombre comercial BIMBO. g. Declara, que la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., ha tenido un gran crecimiento y una fuerte consolidación empresarial en la Región. Además, la marca más importante del grupo Bimbo es precisamente BIMBO, la que es de fácil recordación, pronunciación y con cierta connotación infantil.

Igualmente, se encuentra asociada al osito panadero, que es la imagen de la empresa y que asocian con el pan. h. Plantea, que los signos en conflicto son idénticos y, además, el diseño del signo BIMBO de la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., es una copia de la marca BIMBO de propiedad de la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. i. Sostiene, que de conformidad con lo anterior, el público consumidor creerá que los productos de SUPAN S.A. tienen relación con el Grupo Bimbo. j. Adicionó, que la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., ha procedido de mala fe al solicitar la marca BIMBO.

Los actos realizados por dicha sociedad constituyen graves actos de competencia desleal y piratería marcaria. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte de la tercera Interesada en las resultas del proceso. La sociedad SUPAN S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos: ƒ Sostiene, que la marca BIMBO de la sociedad SUPAN S.A. es notoriamente conocida.

Goza de quince años de antigüedad en el mercado ecuatoriano, así como de una aceptación y prestigio innegables. GACETA OFICIAL ƒ Afirma, que el signo BIMBO de la sociedad SUPAN S.A., es de amplio consumo y aceptación en el mercado subregional andino. Además, es un producto con calidad de exportación. ƒ Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, podrían generar confusión en el público consumidor.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 73, literales d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. “Me ratifico en la resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada afecta derechos de terceros, por lo tanto se encuentra incursa dentro de las prohibiciones del Art. 83 literal a) de la Decisión 344… Además no reúne los requisitos de distintividad exigidos por el Art. 81 de la antes citada Decisión 344”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 71, 72, 73, literales a), b), d) y e), 74, 82, 84 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de los artículos 81, 82, 83, literales a) b), d) y e), 84, literales a), b), c) y d), 93, 95, 108, inciso último y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes normas: artículos 71, 72, literal a), 73, literales a), b) d) y e), y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo mixto BIMBO. Los otros artículos de la Decisión 313 no son pertinentes al asunto bajo examen. 18/11/2009 25.60 El Tribunal de oficio interpretará, el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 313 (…) Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente GACETA OFICIAL 18/11/2009 26.60 conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

ARTÍCULO 172 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. (…) Artículo 117 “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.” (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) VI.

CONSIDERACIONES: Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”.

B. Concepto de Marca y sus elementos constitutivos. (…) D. Impedimentos para el registro de un signo: la identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial. Riesgo de confusión directa e indirecta. Reglas para efectuar el cotejo marcario. DECISIÓN 486 (…) A. La norma comunitaria en el tiempo. C. Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos; comparación entre signos mixtos.

GACETA OFICIAL E. El nombre comercial y su protección. F. La marca notoria y su prueba. La reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido. Confusión con la marca notoriamente conocida. G. Los signos de fantasía. A. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18/11/2009 27.60 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión GACETA OFICIAL o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no serán afectadas por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro como marca del signo “BIMBO” (mixto), fue presentada el 8 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de los signos, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486 Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. en su escrito de demanda alega que “(…) el 3 de marzo de 1998 mi representada solicitó la cancelación de la marca “BIMBO” 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003.

Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18/11/2009 28.60 (Reg. No. 241-91) de propiedad de la compañía VISA INC. basándose en lo dispuesto en el Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, el Tribunal estima adecuado hacer referencia al párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es pertinente advertir que si bien la solicitud de registro del signo mixto “BIMBO” se presentó en vigencia de la Decisión 313 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha Decisión es la aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que no obstante la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

B. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de represen- GACETA OFICIAL tación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo 18/11/2009 29.60 de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS; COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo mixto BIMBO y los siguientes signos distintivos: marca mixta BIMBO, marca denominativa BIMBOLINO y nombre comercial BIMBO.

Por lo tanto, es pertinente referirse, por un lado, a la comparación entre signos denominativos y mixtos y, por otro, a la comparación entre signos mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. GACETA OFICIAL La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 Comparación entre signos denominativos y mixtos. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el 18/11/2009 30.60 riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto BIMBO y los signos denominativos BIMBOLINO y BIMBO.

Comparación entre signos mixtos. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre dos marcas mixtas, deberá determinar el elemento característico de cada una de ellas. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo, deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos BIMBO, analizando si existen se-mejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles, que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores o al titular de la marca.

D. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y SEMEJANZA CON UNA MARCA Y CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La observación presentada al registro como marca del signo mixto BIMBO, se realizó con base en los siguientes signos distintivos: marca mixta BIMBO, marca denominativa BIMBOLINO y nombre comercial BIMBO.

Por lo tanto, se tratarán los siguientes temas: 1) de la identidad y semejanza con una marca y con un nombre comercial. 2) Riesgo de Confusión directa e indirecta. Y 3) reglas para efectuar el cotejo marcario. La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial. 3 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los GACETA OFICIAL signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313; y los signos que “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”, conforme el literal b) del artículo 73, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también sobre el análisis comparativo entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo es confundible con otra marca o con un nombre comercial, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se 18/11/2009 31.60 supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 5 Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 5 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. 7 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 8 18/11/2009 32.60 al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas, para el caso concreto, entre un nombre comercial y una marca, y entre nombres comerciales: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Reglas para realizar el cotejo marcario. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o 7 8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 E. EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN. La Decisión 313 en su artículo 73, literal b), protege al nombre comercial.

El artículo 117 de la misma normativa define qué es el nombre comercial: “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir”.

(…) El nombre comercial, en efecto, identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o 18/11/2009 33.60 industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.11 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. 12 Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nom- 11 10 Proceso 46-IP-2000, “TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA“, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. 12 Proceso 145-IP-2004, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.

Proceso 45-IP-98, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. GACETA OFICIAL bre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP98). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 13 Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, las previsiones contempladas para las marcas.

En este sentido, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica. 13 Proceso Nº 3-IP-98; TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. 18/11/2009 34.60 F. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

LA REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO. CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. La sociedad SUPAN S.A., argumentó que su marca BIMBO es notoriamente conocida. Igualmente, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., sostuvo que su marca BIMBO es notoriamente conocida. En consecuencia, se abordará el tema de la protección de la marca notoriamente conocida y su prueba.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 14 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas 14 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p.

32. GACETA OFICIAL fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 15 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 16 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 17 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.

La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga 15 16 17 OTERO LASTRES, José Manuel, “LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. Proceso 08-IP-95, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER. 18/11/2009 35.60 efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. En consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al de los signos ordinarios.

Lo anterior no quiere decir que las marcas notorias tengan indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de las notorias, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente. Dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es decir, debe tener en cuenta que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido por el gran prestigio que ha sido adquirido por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, los factores de la misma, y la clase de productos que se pretende registrar 18, etc.

Así las cosas, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Ahora bien, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso, conforme se expresó anteriormente. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difu18 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

GACETA OFICIAL sión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Asimismo, es pertinente advertir que la protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: 18/11/2009 36.60 El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.

Ahora bien, en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

GACETA OFICIAL El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” 19. Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, tal como se verá a continuación. Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73, que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 19 PROCESO 109-IP-2007.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. 18/11/2009 37.60 En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

(Subrayado por fuera del texto). En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Confusión con la marca notoriamente conocida. El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

GACETA OFICIAL La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Es pertinente advertir que el literal e) del artículo 73 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con la protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos “que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )”.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca” (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confu- 18/11/2009 38.60 sión, asociación y dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida.

Por lo anterior, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar GACETA OFICIAL 18/11/2009 39.60 riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva” 20. hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada.

Entre los signos de fantasía se incluyen los denominados evocativos que son considerados como los que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir el signo. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 22 G. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., indicó en relación a la observación de la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., lo siguiente: “La copia indebida es evidente, pues aunque SUPAN S.A. argumente que la creación de fantasía es coincidente (imposible porque la marca en el año 1969 y antes ya era notoriamente conocida), sería imposible creer que también coincidió en diseño de la marca.”, se hace necesario tratar el tema: “los signos de fantasía”.

Dentro de los signos denominativos se encuentra el signo de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Para la doctrina, refiriéndose a la marca de fantasía, es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 21 Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con Los signos de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no 20 21 PROCESO 109-IP-2007.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. 22 Proceso 16-IP-98, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.

GACETA OFICIAL 18/11/2009 40.60 la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o con- juntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto BIMBO y los signos denominativos BIMBOLINO y BIMBO, de conformidad con los criterios expresados en la presente providencia. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos BIMBO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles, que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores o al titular de la marca, de conformidad con los criterios expresados en la presente providencia.

CUARTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

QUINTO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que podrían generar el riesgo de confusión en el público consumidor. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

GACETA OFICIAL SEXTO: 18/11/2009 41.60 No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada. cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE SÉPTIMO: Los signos de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Este signo gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5363-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 69-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-0234. Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca denominativa: TRANSPACK. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte cuatro días del mes de julio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de junio de 2009. I.

ANTECEDENTES. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL II.

LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SOCIEDAD INTERNEXA S.A. E.S.P. III. DATOS RELEVANTES 18/11/2009 42.60 • Solicitud de registro de la enseña comercial mixta TRANSPACK (26 de febrero de 2001). c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9905, de 22 de marzo de 2002, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. d. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: a. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., solicitó el 10 de abril de 2001 el registro como marca del signo denominativo TRANSPACK, para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó oposición al registro solicitado con base en los siguientes signos distintivos: • Marca mixta TRANSPACK, registrada en Colombia bajo el certificado No. 178827 para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 34632 de 29 de noviembre de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. f. La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio (e), mediante Resolución Nº 40200 de 17 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad TRANSPACK LTDA, interpuso ante la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos en conflicto poseen identidad fonética, gráfica y conceptual, lo que generaría confusión en el público consumidor. • Nombre comercial TRANSPACK, utilizado por la sociedad TRANSPACK LTDA. desde hace más de 30 años. b. Afirma, que su marca TRANSPACK es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional.

Por lo tanto, se estaría generando un aprovechamiento injusto de su reputación. c. Advierte, que el nombre comercial y la enseña comercial se deben proteger en relación GACETA OFICIAL 18/11/2009 43.60 con signos idénticos o semejantes que se pretendan registrar como marcas, de conformidad con la normativa de propiedad industrial. • Aduce, que la notoriedad de la marca demandante no está debidamente probada. d. Sostiene, que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee un gran e histórico posicionamiento en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. e. Argumenta, que la sociedad INTERNEXA S.A., pretende ofrecer servicios similares a los de la sociedad TRANSPACK LTDA. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que los signos en conflicto amparan productos o servicios que no tienen relación o conexión competitiva. Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión en el público consumidor. • Sostiene, que la notoriedad de la marca TRANSPACK no fue alegada en el trámite administrativo y, por lo tanto, no se puede utilizar dicho argumento en el proceso judicial.

De todos modos, las pruebas presentadas con la demanda son insuficientes para probar tal circunstancia. • Entre la marca controvertida y el nombre comercial TRANSPACK tampoco existe riesgo de confusión, ya que no amparan productos con conexidad competitiva. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., contestó la demanda de la siguiente manera: • Afirma, que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto son completamente diferentes.

Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. • Sostiene, que los objetos sociales de las sociedades TRANSPACK LTDA. e INTERNEXA S.A. E.S.P., son completamente diferentes. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 97, 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225, 228 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes: artículos 134, 135 literal b), y 136 literal a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas no son pertinentes al asunto bajo examen. El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma normativa. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 18/11/2009 44.60 h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

( ) (…) “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 190 Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o impli- GACETA OFICIAL cara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. 18/11/2009 45.60 a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

Artículo 193 “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. (…) Artículo 200 “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” (…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(…) Artículo 229 Artículo 228 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; GACETA OFICIAL b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…) 18/11/2009 46.60 los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos. D. Comparación entre signos denominativos y mixtos. E. Ámbito de protección del nombre comercial en el marco de la Decisión 486. F. Ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486. G. La conexión competitiva H. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. A. CONCEPTO DE MARCA.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo TRANSPACK. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006.

Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427. En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir, que la falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta. (Artículo 135, literal b)). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual, se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a) y b), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo TRANSPACK era confundible con los siguientes signos GACETA OFICIAL distintivos: marca TRANSPACK (mixta), nombre comercial TRANSPACK (denominativo) y enseña comercial TRANSPACK (mixta). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos servicios, o para servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 1 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de 18/11/2009 47.60 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi- 18/11/2009 48.60 cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los siguientes signos denominativos: signo solicitado TRANSPACK y el nombre comercial TRANSPACK.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos TRASPACK. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo TRANS- GACETA OFICIAL PACK y los siguientes signos mixtos: marca TRANSPACK y enseña comercial TRANSPACK.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signo denominativos y mixtos. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: 2 3 18/11/2009 49.60 trina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas determinadas en el literal C de la presente providencia. “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc- Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

“El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo TRANSPACK y los siguientes signos mixtos: marca TRANSPACK y enseña comercial TRANSPACK.

La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial TRANPACK. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en el marco la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 18/11/2009 50.60 De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma GACETA OFICIAL 18/11/2009 51.60 si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo TRANSPACK fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial TRANSPACK era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la 2.

Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. GACETA OFICIAL F. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial TRANSPACK.

En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486. La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”. 5 El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, 18/11/2009 52.60 para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(artículo 136, literal b, de la Decisión 486). G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, sostuvo que los servicios amparados por los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. Por tal motivo, es pertinente tratar este tema. Como los signos en conflicto amparan servicios de las clases 42 y 39, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 6 y, en consecuencia, analice el grado de vincu- 6 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: 5 Pachón Muñoz Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento” “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

GACETA OFICIAL lación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios estos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). 18/11/2009 53.60 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el GACETA OFICIAL uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). H. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. La demandante argumentó, que su marca TRASPACK es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1.

Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título, no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224, consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: 18/11/2009 54.60 a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda GACETA OFICIAL registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18/11/2009 55.60 na tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctri- ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. GACETA OFICIAL ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 7 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 8 7 8 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA“. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283 Ibídem. Pág. 247. 18/11/2009 56.60 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

GACETA OFICIAL j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo TRANSPACK y los siguientes signos mixtos: marca TRANSPACK y enseña comercial TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos. 18/11/2009 57.60 QUINTO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características: 1.

El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir, que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial, deberá probar su uso real y efectivo. 3.

Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación. 4. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial, con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real, efectivo y constante del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

GACETA OFICIAL SEXTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor SÉPTIMO: Como los signos en conflicto amparan servicios de las clases 42 y 39, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. 18/11/2009 58.60 • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030234, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría GACETA OFICIAL 18/11/2009 59.60 General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/11/2009 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú