Año XXVII - Número 1807 Lima, 15 de marzo de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 86-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 168 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-0342. Actor: LEON KADOCH BENHUR. Marca: VOGUE (denominativa) Proceso 85-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Patente de invención: MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR.

Actor: sociedad HONDA Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Proceso interno N° 2007-0238 Proceso 89-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FOSBAC PLUS T. Actor: sociedad BASIC FARM LTDA. Proceso interno N° 2004-0370 Proceso 94-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 15, 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15. Actor: sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG. Proceso interno N° 2005-0103 Proceso 108-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y e), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: LAVAPLUSS (nominativa).

Actor: sociedad JABONERÍA WILSON S.A. Proceso interno Nº 2006-0054 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 15/03/2010 2.64 PROCESO 86-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 168 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-0342 Actor: LEON KADOCH BENHUR. Marca: VOGUE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de agosto de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: En relación con la solicitud de registro del signo denominativo VOGUE. a. El señor LEON KADOCH BENHUR, solicitó el 26 de octubre de 1989, el registro como marca del signo denominativo VOGUE para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, confecciones textiles, ropa interior para hombres, mujeres y niños, con exclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado de todas clases para hombres, mujeres y niños, y con exclusión de todos sus accesorios, como suelas, punteras y tacones.

Demandante: LEON KADOCH BENHUR. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceras Interesadas: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIA MERCANTIL 1-1066. ADVANCED MAGAZINE PUBLISHERS, INC. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes observaciones: ƒ La sociedad CROYDON S.A., con base en la siguiente marca: ♦ Marca denominativa VOGUE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 42290 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 15/03/2010 3.64 ƒ La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, con base en las siguientes marcas: País Colombia Certificado 12.355 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Brasil Argentina España Canadá 125.542 103770 504.006 6007236 1.369.743 65.915 191/42009 Marca VOGUE (denominativa) VOGUE VOGUE VOGUE VOGUE VOGUE VOGUE VOGUE c. La sociedad CROYDON S.A., desistió de la observación presentada. d. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 29365 de 12 de noviembre de 1997, decidió declarar fundada la observación presentada, admitir el desistimiento presentado por la sociedad CROYDON S.A., y negar el registro solicitado. e. El señor LEON KADOCH BENHUR, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. f. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 17104 de 28 de septiembre de 1998, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado, y conceder el recurso de apelación. g. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 3386 de 13 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: • Revocó la decisión contenida en el acto impugnado, que declaró fundada la observación presentada y, por lo tanto, se procedió a determinarla infundada. • Confirmó la decisión contenida en el acto impugnado, en cuanto niega el registro del signo solicitado.

Basó lo anterior, en la existencia de la marca denominativa VOGUE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 59073, para amparar productos de la clase 3 y a nombre de la sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 4-1066. Clase 16 38 26 38 11 Y 10 25 16 16 h. El señor LEON KADOCH BENHUR, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

En relación con la cancelación por no uso del signo denominativo VOGUE de la sociedad CROYDON S.A. a. El señor LEON KADOCH BENHUR, solicitó el 26 de septiembre de 2001, la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE, registrada a nombre de la sociedad CROYDON S.A., bajo el certificado 42290 y para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 35132 de 30 de octubre de 2002, resolvió cancelar por no uso el registro de la marca denominativa VOGUE 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos han coexistido pacíficamente en el mercado. Las marcas VOGUE, así como el nombre y enseña comercial VOGUE de LEON KADOCH BENHUR, ya han coexistido en el mercado con las otras marcas VOGUE. b. Manifiesta, que la marca VOGUE de CROYDON S.A. (clase 25), y la marca VOGUE de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 4-1066 (clase 3), han coexistido pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, la marca solicitada también puede coexistir con esta última. c. Agrega, que entre los productos de la clases 3 y 25 no hay conexión competitiva. Por lo tanto, los signos en conflicto no causan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. GACETA OFICIAL d. Argumenta, que ninguna de las marcas VOGUE han sido declaradas notoriamente conocidas. e. Sostiene, que el señor LEON KADOCH BENHUR logró la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE, registrada para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 42290 y cuyo titular era la sociedad CROYDON S.A. En consecuencia, tiene derecho preferencial al registro de dicha marca, el cual fue invocado el 27 de diciembre de 2002, al solicitar el registro del signo VOGUE dentro de expediente 02116885. f. Arguye, que la última resolución acusada constituye una vía de hecho, ya que violó los principios constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa y de la reformatio in pejus.

La Superintendencia, de oficio, soportó la decisión que resolvió el recurso de apelación en una marca nueva y, como efecto, privó al solicitante del derecho de controvertir la decisión. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que entre los signos en conflicto existen semejanzas que pueden inducir al público consumidor a error. • Explica, que como los productos que amparan los signos en conflicto tienen la misma finalidad, se destinan a los mismos mercados y se comercializan por los mismos canales, generaría riesgo de confusión en el público consumidor. • Argumenta, que las causales de irregistrabilidad son de orden público y obligatorio cumplimiento; por lo tanto, al resolver los recursos de apelación se debe tener en cuenta dicha circunstancia y, además, el propio principio de la reformatio in pejus y lo establecido en el artículo 273 de la Decisión 486. • Agrega, que no es obligatorio para la Superintendencia el hecho de que el solicitante 15/03/2010 4.64 hubiera obtenido registros para el mismo signo. b. Por parte de las terceras Interesadas en las resultas del proceso. ♦ La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que las marcas VOGUE son confundibles ortográfica, visual y fonéticamente. • Argumenta, que la normativa comunitaria no regula los recursos procedentes contra el acto administrativo que concede o rechaza la solicitud de registro marcario.

Por lo tanto, dicha regulación le corresponde a la normativa interna. • Agrega, que entre los productos de las clases 16 y 25 existe conexidad competitiva. • Sostiene, que la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, es notoriamente conocida. • Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio, en anteriores decisiones, ha reconocido la notoriedad de la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. • Explica, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha negado solicitudes del demandante en relación con el registro del signo VOGUE, ya que imitan la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. • Expone, que el procedimiento seguido por la Superintendencia de Industria y Comercio se ciñó al ordenamiento jurídico. • Arguye, que el derecho preferente de la cancelación de una marca por no uso, no otorga derecho automático para su registro por quien obtiene dicha cancelación. ♦ Las sociedades FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066 y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. (licentario), contestaron la demanda de la siguiente manera: GACETA OFICIAL • Sostienen, que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, el signo solicitado para registro puede inducir al público consumidor a error. • Argumentan, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. • Manifiestan, que la marca VOGUE de la sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066, es notoriamente conocida. • Explican, que el derecho de preferencia se invocó en un expediente diferente al estudiado en proceso adelantado en el Consejo de Estado. • Aducen, que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de registrabilidad de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 136, literal a), 139, literales f) y g), 140, literal d), y 146, inciso 4, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo VOGUE. Asimismo, se interpretará el artículo 95 de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 29365 de 12 de noviembre de 1997.

Igualmente, se interpretará el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se 15/03/2010 5.64 solicitó la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE. Además, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 85 (…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”;

(…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada”. (…) GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 (…) Artículo 168 “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

D. Coexistencia marcaria de hecho. 15/03/2010 6.64 E. La conexión competitiva. F. La marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad, en el marco de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. G. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el marco de la Decisión 344. El examen de oficio y la autonomía de las oficinas de registro marcario.

H. Los recursos contra el acto que concede o deniega el registro marcario. El principio de complemento indispensable. I. El derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso, en el marco de la Decisión 486. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El juez Consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo denominativo VOGUE se presentó el 26 de octubre de 1989, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, el Tribunal procederá a abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

GACETA OFICIAL Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha cir- 15/03/2010 7.64 cunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las GACETA OFICIAL etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en 15/03/2010 8.64 curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: • La solicitud de registro del signo denominativo VOGUE se efectuó el 26 de octubre de 1989, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El examen de registrabilidad del signo VOGUE se efectuó el 12 de noviembre de 1997, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • La solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE se efectuó el 26 de septiembre de 2001, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo VOGUE. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005. Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.” Es importante advertir que el requisito de visibilidad consiste en que el signo sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo VOGUE era confundible con la marca denominativa VOGUE. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, 15/03/2010 9.64 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005. Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.” D. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

El demandante sostiene que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho. Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario GACETA OFICIAL el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El demandante manifiesta que los productos amparados por los signos en conflicto no presentan conexión competitiva. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3, 16 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 1 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios 1 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas. 15/03/2010 10.64 identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas si- En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL milares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 15/03/2010 11.64 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE DICHA NOTORIEDAD, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La sociedades ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066, y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., argumentaron que sus marcas VOGUE son notoriamente conocidas.

Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente tratar el tema de la protección de la marca notoriamente conocida. 1. La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posible- GACETA OFICIAL 15/03/2010 12.64 mente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988".

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 4 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requieren una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apo- Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 3 4 2 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL 15/03/2010 13.64 yo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). 1997, decidió denegar el registro solicitado. La normativa procesal aplicable para dicha fecha era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en tal sentido, el procedimiento del examen de registrabilidad debe ser regulado por dicha normativa.

En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: • El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado observaciones u oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro. G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. EL EXAMEN DE OFICIO Y LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 29365 de 12 de noviembre de El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. Este examen debe cumplir con los siguientes requisitos: • El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca, debe revisar si cumple con todos los requisitos y condiciones previstas en la norma comunitaria aplicable. • El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. • Debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un GACETA OFICIAL análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. H. LOS RECURSOS CONTRA EL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA EL REGISTRO MARCARIO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., manifestó que la norma comunitaria no regula los recursos procedentes contra el acto administrativo que concede o rechaza el registro marcario y, por lo tanto, dicha regulación le corresponde a la normativa interna.

En consecuencia, el Tribunal determinará cual es la regulación aplicable a los recursos contra el acto que concede o rechaza el registro marcario. La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, este es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” I. EL DERECHO PREFERENTE COMO CONSECUENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

El demandante argumentó que tiene derecho preferencial al registro del signo solicitado, ya que obtuvo la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE. En este marco el Tribunal determinará qué es el derecho preferen- 15/03/2010 14.64 te como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso. Los artículos 165 a 170, salvo el 169 5 de la Decisión 486, estipulan las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas 6.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Por otra parte, es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es de- 5 6 El artículo 69 no establece una figura de cancelación del registro marcario que no se soporta en el no uso de la marca, sino en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico en relación con un o varios de los productos que ampara.

CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125. GACETA OFICIAL 15/03/2010 15.64 cir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos. Este derecho preferente, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Se refiere, entonces, a la prelación para el estudio de registrabilidad en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.

En resumen, la cancelación por no uso tiene los siguientes efectos: 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho preferente a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación. C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que GACETA OFICIAL 15/03/2010 16.64 es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3, 16 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra el acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, este es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

NOVENO: El derecho preferente no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Se refiere, entonces, a la prelación para el estudio de registrabilidad en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030342, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 15/03/2010 17.64 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 085-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Patente de invención: MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR. Actor: sociedad HONDA Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Proceso interno N° 2007-0238. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 20070238;

El auto del 23 de septiembre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. b) Hechos 1.

El 1 de marzo de 2002, la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha solicitó la patente de invención MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR, que corresponde a la solicitud internacional número PCT/JP01/ 05247. 2. Por Resolución N° 34049 de 11 de diciembre de 2006, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, se deniega el registro de la patente de invención solicitada. 3.

Contra dicha Resolución, la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución N° 5773 de 28 de febrero de 2007, emitida por el mismo Superintendente de Industria y Comercio que confirmó la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En su demanda, la actora, manifiesta: Demandante: sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. 1.

Que con la Resolución impugnada se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que su patente “se encuentra provista de los 3 requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (…)”. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Se violó el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 en virtud de que lo que “se consigue me- a) Partes en el proceso interno GACETA OFICIAL diante la presente invención no se limita a un programa de ordenador como tal que sólo afectaría el funcionamiento interno del microordenador, sino implica un funcionamiento distinto de elementos físicos adicionales (…).

Por tanto el método que se define en (…) la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen en forma distinta a la convencional (…)”. 3. Que también, se violó el artículo 21 de la misma Decisión “al interpretarlo de forma equivocada y aplicarlo como fundamento de negativa de la invención presentada por mi representada, la cual no corresponde a un segundo uso (…)”.

Haciendo referencia a la falta de nivel inventivo argumentado por las Resoluciones impugnadas, manifiesta que dicha afirmación “no puede determinarse en forma tan subjetiva sólo porque el examinador lo considere de acuerdo a sus conocimientos, sin aportar algún documento que sirva de sustento, de los cuales si es tan obvia la invención resultaría muy simple citar por lo menos uno, o por lo menos el soporte de donde se encuentre que la entidad demandada asume que para ‘casos como éste’ no se cumple con el requisito de nivel inventivo”. 4.

Se violó el artículo 30 de la Decisión 486. Sostiene que “(…) las reivindicaciones presentadas (…) 1 a 4 (de método) definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios (…).

Incluso, el examinar objetó que las reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas comprendían características estructurales y que las reivindicaciones 5 a 9 comprendían características no-estructurales, llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 cuando éste se interpretaba a la luz del párrafo del ‘Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes’ publicada en la OMPI en 1982".

Que, la Guía de la OMPI es simplemente una guía que no “constituye un documento que sea de uso obligatorio (…)” y que no contiene conceptos adecuados para el caso concreto. 15/03/2010 18.64 Por lo que “NO SE PUEDE EXTRAPOLAR CONCEPTOS PARA SER APLICADOS EN CAMPOS DONDE EXISTEN CONSIDERACIONES TECNICAS (sic) DIFERENTES. Por lo que la entidad viola la norma en la medida en que desconoce la claridad de la que se encuentra provista la invención de mi mandante cuyas reivindicaciones encuentran enteramente sustento técnico y descriptivo”. 5.

Que, es objeto de violación el artículo 34 de la Decisión 486 ya que “no se aceptó el capitulo (sic) reivindicatorio modificado por falta de sustento técnico en la descripción e ir más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 (…) las modificaciones presentadas no amplían el espectro divulgado en la solicitud inicial y en consecuencia al tener el suficiente sustento descriptivo sí han debido ser atendidas por la entidad demandada (…)”. 6.

Que, sobre la base de la violación de los mencionados artículos también se violaron los artículos 16, 18 y 28 de la Decisión 486 pues “la respectiva solicitud se encuentra dotada de la suficiente claridad, nivel inventivo y novedad para concederse su registro (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que: 1.

Que no se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que “(…) el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…). Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante y obrante dentro del expediente (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse los requisitos de nivel inventivo exigido”. 2.

Que la solicitud de la patente “tampoco cumple con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 (…)”. GACETA OFICIAL 3. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y concluye manifestando que “resulta evidente que la Superintendencia (…) expidió las resoluciones acusadas ajustándose a las normas comunitarias vigentes en materia de propiedad industrial”. 15/03/2010 19.64 pos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones: (…)

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de patente fue presentada el 1 de marzo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 14, 15 literal e), 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la mencionada Decisión; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, (…) Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

(…) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) “De los Requisitos de Patentabilidad Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los cam- Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán GACETA OFICIAL objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(…) Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (…) Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que 15/03/2010 20.64 se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…)”. 1. La invención y los requisitos de patentabilidad en general. En vista de que la parte demandante argumenta que con la Resolución impugnada se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que su patente “se encuentra provista de los 3 requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial”, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención y abordar el tema de los requisitos de patentabilidad.

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21- GACETA OFICIAL IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.

Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, la invención de procedimiento su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO). 15/03/2010 21.64 La doctrina ha manifestado que “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 129-IP2007, ya mencionado, citando al Proceso 06-IP89, publicado en la G.O.A.C. N° 50, de 17 de noviembre de 1989). La novedad y el estado de la técnica. El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 16 de la Decisión 486, que no esté comprendida en el estado de la técnica. Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento descono- El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. GACETA OFICIAL cido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida en el artículo 9 de la Decisión 486. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.

Todo lo que haya sido accesible al 15/03/2010 22.64 público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O. A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996, publicada en la G.O. A.C. Nº 234, de 21 de abril de 1997). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

GACETA OFICIAL b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

(Proceso 12-IP98, ya citado). El nivel inventivo y el estado de la técnica. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su 15/03/2010 23.64 apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, ya citado). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inven- GACETA OFICIAL tivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/ o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

La susceptibilidad de aplicación industrial. La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. 2. De lo que no se considera invención. De los programas de ordenador. En vista de que el demandante manifiesta que con las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 en virtud de que lo que “se consigue mediante la presente invención no se limita a un programa de ordenador como tal que sólo afectaría el funcionamiento interno del microordenador, sino implica un funcionamiento distinto de elementos físicos adicionales (…).

Por tanto el método que se define en (…) la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen en forma distinta a la convencional (…)”. El Tribunal considera oportuno referirse al tema. El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, 15/03/2010 24.64 tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 486 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25).

Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

GACETA OFICIAL Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador. La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351. En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador o si por el contrario consiste en una invención. 3.

La no patentabiliad de los segundos usos. En virtud de que la parte demandante argumenta que se violó el artículo 21 de la Decisión 486 ya que éste fue “interpretado de forma equivocada (…)”, el Tribunal se referirá al tema en los siguientes párrafos. La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica 15/03/2010 25.64 que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para GACETA OFICIAL no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. En consecuencia, en el presente caso, el juez consultante deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso. 4. De la descripción de la patente. La demandante sostiene que se violó el artículo 30 de la Decisión 486 referente a las reivindicaciones, sosteniendo que se “desconoce la claridad de la que se encuentra provista la invención de mi mandante cuyas reivindicaciones encuentran enteramente sustento técnico y descriptivo”.

Por lo tanto, se interpretará el tanto el tema de las reivindicaciones como el tema de la descripción de la patente que está íntimamente relacionado al de las reivindicaciones. El tema de la descripción de la patente está estrechamente vinculado al de las reivindicaciones y el tema de las reivindicaciones fue demandado El artículo 28 de la Decisión 486 contenido dentro del Capítulo referente a las solicitudes de patente, señala que la descripción de una patente deberá divulgar la invención de manera clara y completa en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Con relación a lo que debe entenderse por “una per- 15/03/2010 26.64 sona versada en la materia”, el Tribunal ha sostenido que: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

Además, la descripción deberá tener el nombre de la invención y deberá incluir toda la información y documentación que exige el artículo 28 de la Decisión 486. Este tema está vinculado con las reivindicaciones en la solicitud de una patente que se trata a continuación. 5. Las reivindicaciones en la solicitud de patente. Sobre las reivindicaciones la doctrina dice que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…).

Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “(…) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (…) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden (…) Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas com- GACETA OFICIAL prendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119). Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”). De lo manifestado, de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la 15/03/2010 27.64 materia que se desea proteger mediante la patente. La característica principal de las reivindicaciones es que sean claras y concisas y, además, deben estar enteramente sustentadas por la descripción. Este mismo artículo, reconoce dos tipos de reivindicaciones: las independientes y las dependientes.

La primera será aquella que defina lo que se desea proteger sin hacer referencia a reivindicaciones anteriores, mientras que la segunda, será la que defina lo que se desea proteger haciendo referencia a una reivindicación anterior, en el caso de que se haga referencia a dos o más reivindicaciones anteriores, se la considerará como una reivindicación dependiente múltiple. 6.

Modificaciones a la solicitud de patente. Finalmente, la actora denuncia como violado el artículo 34 de la Decisión 486, en vista de que no se aceptó la modificación a su capítulo reinvidicatorio, por lo tanto resulta oportuno referirse al tema. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. GACETA OFICIAL En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”). 15/03/2010 28.64 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general GACETA OFICIAL en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

QUINTO: El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

SEXTO: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

SÉPTIMO: El artículo 28 de la Decisión 486 contenido dentro del Capítulo referente a las solicitudes de patente, señala que la descripción de una patente deberá divulgar la invención de manera clara y completa en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

OCTAVO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifi- 15/03/2010 29.64 can la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras, completas y precisas.

NOVENO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2007-0238, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/03/2010 30.64 PROCESO 089-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FOSBAC PLUS T. Actor: sociedad BASIC FARM LTDA. Proceso interno N° 2004-0370. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 20040370;

El auto de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno 1.

La sociedad BEDSON S.A. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, es titular de la marca FOSBAC PLUS T registrada en la Clase 5. Dicha sociedad concedió la licencia a BASIC FARM LTDA. para usar la marca FOSBAC PLUS T. 2. La sociedad BASIC FARM LTDA. solicitó al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO autorización para cambiar la licencia de venta de la marca FOSBAC+T por la marca FOSBAC PLUS T. Dicha solicitud se realizó sobre la base del registro del signo FOSBAC PLUS T concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 10619 de 28 de abril de 2003. 3.

El ICA comunicó a BASIC FARM LTDA. que “de acuerdo con las normas vigentes sobre insumos pecuarios, no se acepta el término PLUS como nombre o parte del mismo en los medicamentos veterinarios”. La sociedad demandante solicitó que se emita un acto administrativo que cumpla con los requisitos exigidos y que se indiquen las normas fundamento de la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta. 4.

El ICA por Resolución 0234 de 9 de marzo de 2009, manifestó que el motivo de la negativa tuvo como base la Resolución 1056 de 1996, específicamente el artículo 40. 5. La sociedad BASIC FARM LTDA. interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto por el ICA en sentido de confirmar la Resolución impugnada. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad BASIC FARM LTDA. en su escrito de demanda manifiesta que: 1.

Se violaron los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La Decisión 486 es una norma “self-executing, es decir, aplicable directamente y en términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros”; que además “regula íntegramente el tema de las marcas (…)” y que “Cualquier desarrollo de la Decisión 486 por la legislación interna está sujeto a un criterio GACETA OFICIAL muy restrictivo, jurisprudencial y doctrinariamente conocido como ‘complemento indispensable’” mediante el cual se prevé “que las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria (…).

En el caso de la legislación nacional preexistente, ésta, para subsistir, debe versar sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la norma comunitaria. Si regula asuntos comprendidos en la norma comunitaria, queda suspendida (…)”. Sobre la base de lo expresado “La norma en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA fundamenta las Resoluciones 02341 (…) 01017 (…) regula un aspecto referente a marcas”. 3.

La norma colombiana sobre la que se basó la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta fue la Resolución 1056, especialmente su artículo 40 que reglamenta “algunos términos que no pueden ser usados como marca, lo cual, por una parte excede el principio del complemento indispensable, toda vez que las causales de irregistrabailidad de las marcas están taxativamente contempladas en la Decisión 486; y, por otra parte, restringe el derecho al uso de la marca”. 4.

La marca FOSBAC PLUS T fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir todos los productos de la Clase 5 (…) Lo anterior significa que la autoridad nacional competente ya estudió la registrabilidad del término FOSBAC PLUS T (…) y concedió no sólo el derecho al uso, sino el derecho al uso exclusivo de la marca (…).

En consecuencia no resulta de recibo el argumento del (…) ICA, según el cual no existe en realidad un derecho marcario sobre la expresión PLUS por referirse ésta a un término descriptivo y, además laudatorio”. Y que “Si el término PLUS es o no descriptivo se traducirá, en últimas, en su debilidad frente a otros signos, pero no en una prohibición de su utilización”. 15/03/2010 31.64 5.

Por lo expuesto “Al regular un aspecto referente a marcas, el Artículo 40 de la Resolución ICA 1056 (…) se encuentra suspendido, no sólo porque se refiere a aspectos regulados íntegramente por la Decisión comunitaria, sino porque además introduce una restricción al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por esa norma” por lo tanto dicha Resolución deviene en inaplicable. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El apoderado del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA contesta la demanda sosteniendo que: 1.

El ICA “es el ente regulador en materia de protección a la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país, en virtud de ello, profirió la Resolución Nº 1056 (…) sobre Reglamentación de los Insumos Pecuario, acto administrativo éste, que goza de la presunción de legalidad (…)”. 2. “(…) lo que le atañe al Instituto, es el registro de los productos y no el registro de marcas, es así, que el artículo 30 de la Resolución Interna citada, establece: “‘Para la comercialización de Insumos Pecuarios en el país, se requiere que hayan sido registrados previamente en el (…) ICA’ e indica en este acto administrativo los requisitos a cumplir para obtener este registro (…)”, y es a la información de dichos requisitos que “el artículo 40 de la Resolución 1056, le establece una limitante en cuanto al nombre comercial y a la marca, a fin de poder ejercer el control tanto en lo técnico como en la comercialización del Insumo Pecuario”. 3.

Respecto al argumento de que la Resolución del ICA impugnada regula aspectos sobre marcas que son regulados por la Decisión 486 manifiesta que “siendo la reglamentación ICA anterior, (año de 1996) a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, ya contemplaba un aspecto de relevancia dentro de la comercialización de los productos, como el que las denominaciones de marca exageradas que induzca a engaño o sustantivos que desvirtúen la naturaleza del producto, no podrán ser objeto de registro”.

Además, sostiene que dicha disposición es coincidente con el artículo 135 literal i) de la Decisión GACETA OFICIAL 15/03/2010 32.64 486 y con el Convenio de París, artículo 6 quinquies, B. tículos 138 y 150 de la misma Decisión, por no ser aplicables al caso concreto; y, 4. “(…) es claro que la reglamentación del Instituto en lo que se refiere al registro de un producto y el contenido del rotulado cuando se trate de marcas que incluyan términos como PLUS, es coherente en un todo con lo expuesto en la legislación internacional, por tanto, los actos administrativo (sic) proferidos por el Instituto (…) se encuentran debidamente fundamentados en la norma para rechazar la modificación solicitada por la firma BASIC FARM LTDA. del Registro del Producto (…) consistente en cambiar el nombre de FOSBAC+T por el de FOSBAC PLUS T”.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, el Tribunal considera oportuno interpretar los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria no se interpretarán los ar- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. (…)” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación GACETA OFICIAL gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (…)”. 1. De los principios que rigen el Derecho Comunitario Andino. Primacía, efecto directo y aplicación inmediata del Derecho Comunitario.

En virtud a que la parte demandante alega que se violaron los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la Resolución 1056 del ICA, anterior a la Decisión 486, debía adecuar su contenido a la Decisión 486, se interpretarán los temas referentes a los principios que rigen el derecho comunitario, poniendo especial énfasis a la primacía del Derecho Comunitario frente al derecho nacional. 15/03/2010 33.64 En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar GACETA OFICIAL con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. N° 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, 15/03/2010 34.64 no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). De lo expuesto, el Tribunal considera que la Resolución ICA 1056 debe adecuar su contenido a la Decisión 486 y en este sentido no puede exigir requisitos adicionales a los exigidos por la Decisión 486. 2.

De las obligaciones de hacer y no hacer de los Países Miembros. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional en el fallo dictado dentro del Proceso 16-AI-2000, señala que: “Una simple lectura del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal permite deducir que son dos los principios fundamentales del derecho comunitario que por él se tutelan: el de su aplicación directa y el de su preeminencia. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada País puedan exigir ante sus tribunales nacionales.

Por el de la preeminencia, que se deriva de la aplicación directa, se comprende la virtud que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de primar sobre la de derecho interno. Estos principios o características del derecho comunitario se materializan en el artículo 4° del tratado (sic) Fundacional cuando su texto impone a los países que integran la Comunidad Andina las dos obligaciones básicas de “hacer” y de “no hacer” a que él se refiere.

Por la primera de las obligaciones citadas, los Países Miembros adquieren el compromiso de adoptar toda clase de medidas –sean de tipo legislativo, judicial, ejecutivo, administrativo, o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.

Por la segunda deben abstenerse de adoptar toda medida, o de asumir cualquier conducta que pueda contra- GACETA OFICIAL riar u obstaculizar dicho ordenamiento. Por lo demás, lo dicho abarca también los niveles regionales y descentralizados del estado (sic) y, por supuesto, a los particulares nacionales de dichos Estados, quienes también son sujetos de tal ordenamiento en las materias que lo conforman.

Debe precisarse, así mismo, que las obligaciones previstas en el artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, están referidas al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente definido en el artículo 1° del mismo Tratado. De donde se concluye que bien sea que se trate de normas de derecho primario o de normas de derecho derivado, deben por igual ser respetadas y acatadas tanto por los organismo (sic) y funcionarios de la Comunidad como, y sobre todo, por los Países Miembros”.

(Proceso 16-AI-2000, de 24 de noviembre de 2000, Secretaría General contra Colombia, publicada en la G.O.A.C. N° 639 de 9 de febrero de 2001). 3. Del complemento indispensable. Este tema es analizado por el Tribunal en virtud de que la demandante argumenta que la Resolución 1056 regula cuestiones referentes a marcas que son reguladas por la Decisión 486.

En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma 15/03/2010 35.64 restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la normativa comunitaria aplicable al caso, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. 4. De los requisitos de registrabilidad de un signo. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o GACETA OFICIAL envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Este artículo reconoce como requisitos de registrabilidad la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, el Tribunal ha considerado, además, como requisito de registrabilidad el de la perceptibilidad, que si bien no se encuentra expresamente señalado en el artículo 134 se encuentra implícitamente contenido en la definición de marca, por lo tanto, el Tribunal reconoce, que de acuerdo a la normativa comunitaria, éstos son los únicos requisitos exigidos para la concesión de un registro marcario.

En consecuencia, ninguna autoridad nacional está facultada para exigir la presentación de nuevos requisitos para la concesión de un registro marcario. Se aclara, también, que únicamente la oficina nacional competente está autorizada para realizar el correspondiente examen de registrabilidad de un signo y, de esta manera, verificar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 5.

Signos conformados por partículas de uso común. Respecto a los signos conformados por partículas de uso común, como es el caso de PLUS, el Tribunal ha manifestado que los signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. 15/03/2010 36.64 Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Además, el Tribunal ha enfatizado que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.

Para el caso de registro de signos que sean distintivos, pero que contengan una partícula de uso común, el Tribunal ha sostenido que se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Finalmente, el Tribunal recalca que el único órgano facultado para declarar si un signo es de uso común o está compuesto por partículas de uso común es la oficina nacional competente para conocer sobre la registrabilidad marcaria. GACETA OFICIAL 6.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad 15/03/2010 37.64 del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la GACETA OFICIAL Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra.

Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”.

De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 7.

Relación entre la normativa de Propiedad Industrial y la normativa para el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios. Sin entrar a analizar la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios por no ser una norma controvertida en el proceso, el Tribunal considera importante recalcar, que sobre la base de los principios del derecho comunitario, antes referidos, ésta es la norma comunitaria que debe ser tomada en cuenta por las autoridades nacionales competentes respecto a la debida comercialización de Productos Veterinarios. 15/03/2010 38.64 Esta norma comunitaria en relación estrecha con la normativa de Propiedad Industrial manifiesta, en su artículo 30 que “Los signos distintivos que utilicen los productos veterinarios deberán cumplir con las normas del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Por su parte, en el Parágrafo del artículo 29 de la misma Decisión 483 manifiesta, como excepción al registro, que “En ningún caso se otorgará registro sanitario a productos veterinarios cuya denominación utilice términos que desvirtúen la naturaleza del producto o le atribuyan características, cualidades o propiedades farmocológicas, biológicas o nutricionales que no posean y pudieran inducir a engaño o indebido uso”, norma que está completamente acorde a la Decisión 486.

Por lo tanto, son las Decisiones 486 y 483 las aplicables al caso concreto y no así una norma interna, como es el Decreto 1056. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de su aplicación directa, conlleva su carácter imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno y demás normas multilaterales.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

SEGUNDO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, re- GACETA OFICIAL quisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

TERCERO: El artículo 134 de la Decisión 486 reconoce como requisitos de registrabilidad la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, el Tribunal ha considerado, además, como requisito de registrabilidad el de la perceptibilidad, que si bien no se encuentra expresamente señalado en el artículo 134 se encuentra implícitamente contenido en la definición de marca, por lo tanto, el Tribunal reconoce, que de acuerdo a la normativa comunitaria, éstos son los únicos requisitos exigidos para la concesión de un registro marcario.

En consecuencia, ninguna autoridad nacional está facultada para exigir la presentación de nuevos requisitos para la concesión de un registro marcario.

CUARTO: Corresponde a la autoridad nacional competente, realizar el correspondiente examen de registrabilidad de un signo y, de esta manera, verificar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

QUINTO: De igual manera, el único órgano facultado para declarar si un signo es de uso común o está compuesto por partículas de uso común es la oficina nacional competente.

SEXTO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único 15/03/2010 39.64 acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SÉPTIMO: De conformidad con los principios propios del Derecho Comunitario Andino, el juez consultante deberá aplicar, en lo que corresponda, las Decisiones 486 y 483 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son las normas aplicables al caso concreto y no así una norma interna, como es el Decreto 1056. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2004-0370, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/03/2010 40.64 PROCESO 094-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 15, 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15. Actor: sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG. Proceso interno N° 2005-0103. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 14, 18, 25, 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0103;

El auto de 30 de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. de 26 de diciembre de 2004, a la cual no se presentaron observaciones. 2.

El 26 de agosto de 2003, la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG., solicitó la inscripción de la cesión de la solicitud de patente efectuada a su favor por la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT. 3. Por Resolución Nº 2481 de 12 de febrero de 2004, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, se deniega el registro de la patente de invención solicitada. 4.

Contra dicha Resolución, la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 25027 de 5 de octubre de 2004, emitida por el mismo Superintendente de Industria y Comercio que revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada, rechazó la solicitud divisional propuesta con el recurso y otorgó privilegio de patente de invención para DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15. c) Fundamentos jurídicos de la demanda a) Partes en el proceso interno En su demanda, la actora, manifiesta que: Demandante: sociedad ABBOTT GMBH & CO.

KG. 1. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 14, 18, 25 y 34 de la Decisión 486. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. La violación al artículo 18 se debió a que la patente solicitada “sí cumple con el requisito de nivel inventivo, necesario para que la patente sea concedida, debido a que no es el resultado obvio del estado de la técnica, ni de él se deriva de manera evidente”.

Citando el artículo 16 de la misma Decisión dice que “En el momento en que se presentó la solicitud de patente de invención que aquí se reivindica no se conocía en el estado de la b) Hechos 1. El 17 de julio de 1998, la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT solicitó la patente de invención DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15. La solicitud de la patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 499 GACETA OFICIAL técnica la información sobre la cual se pretendía dicho privilegio (…)”. 3.

Respecto a la violación del artículo 25, dice que la Superintendencia manifestó que “las reivindicaciones de la solicitud de patente carecen de unidad inventiva (…)”, a lo que la actora dice que “la materia objeto de la totalidad de las reivindicaciones se dirige a derivados de la dolastatina-15 (…)” y que “las reivindicaciones guardan entre sí un único concepto inventivo de acuerdo con el artículo 25 de la Decisión 486”. 4.

Se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que la invención “(…) cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 (…)”. 15/03/2010 41.64 la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse los requisitos de nivel inventivo exigido”. 2.

Que tampoco se violó el artículo 18 de la Decisión 486. Citando el artículo 16 manifiesta que “Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado (…) se deriva en forma evidente del estado de la técnica de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”. 5.

Se violó el artículo 34 de la Decisión 486 y que “la Administración no podía rechazar la limitación efectuada por mi mandante a su solicitud de patente, toda vez que la misma tuvo lugar al momento de interponer el recurso de reposición contra la primera de las resoluciones aquí impugnadas, es decir, antes de que concluyera el trámite de la solicitud de patente en cuestión (…).

En efecto, el artículo 34 de la Decisión solamente condiciona la facultad para el solicitante de un patente de efectuar modificaciones a la solicitud a que la (sic) modificaciones no impliquen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, lo cual no sucedía en el presente caso, pues se trataba de solicitudes divisionales”. 3.

Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda e) Fundamentos jurídicos de la modificación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda diciendo: La actora presentó un documento de modificación a su demanda, en el que manifiesta: 1.

Que no se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que “(…) el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…). Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de 1.

Que la Resolución Nº 2481, se emitió violando el artículo 18 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 14 de la misma Decisión ya que la invención solicitada cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria y que “Precisamente a esta conclusión llegó la misma Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso interpuesto por mi representada contra la mencionada Resolución (…) al resolver el recurso interpuesto contra la Resolución No 4.

Que no se violó el artículo 34 de la Decisión 486 ya que se lo aplicó “aceptando la modificación presentada, de tal manera que no es viable argumentar una violación del mencionado artículo (…)”. Que otra cosa distinta es que no se aceptara “las solicitudes divisionales presentadas con motivo del recurso interpuesto, las cuales, se encuentran reguladas, no por el artículo 34 (…) sino en el artículo 36 de la misma Decisión 486 (…)”.

Y que “no se aceptaron las solicitudes divisionales, porque no eran procedentes, pues ya se había culminado el trámite previsto en la regulación comunitaria respecto de la materia presentada”. GACETA OFICIAL 2481 (…) la Administración reconoce la indebida interpretación de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y en consecuencia, revoca la decisión impugnada y otorga el privilegio de patente de invención solicitado por mi representada (…)”. 2.

Que la Resolución Nº 25027, se expidió con violación al artículo 36 de la Decisión 486 ya que “la Administración rechazó las solicitudes divisionales presentadas junto con el recurso de reposición por considerar que ésta no era la oportunidad para proponerlas (…)”, pero que “aceptó un nuevo capítulo reivindicatorio presentado también por el solicitante junto con el recurso de reposición y, haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Decisión 486 (…)”, sin embargo, “el límite temporal señalado en el artículo 34 (…) para efectuar modificaciones era el mismo señalado en el artículo 34 para presentar solicitudes divisionales, esto es en cualquier momento del trámite (…)” lo que “llevó a ese Despacho a resolver dos situaciones análogas planteadas con ocasión del recurso de reposición en forma totalmente opuesta y contradictoria (…)”. 3.

Que la Superintendencia al referirse a las solicitudes divisionales “expresó que la interposición de recursos no era la oportunidad pertinente para proponerlas por cuanto las etapas correspondientes a la búsqueda de antecedentes y evaluación de patentabilidad ya estaban evacuadas en tal instancia”. A esta afirmación la actora sostiene que “Estas razones no solo son ajenas al texto del artículo 36 de la Decisión 486 (…) sino que no resultan adecuadas a los hechos del caso por cuanto las solicitudes divisionales de patente se presentan precisamente cuando surtida la búsqueda de anterioridades y como consecuencia del examen de patentabilidad, en opinión de la Administración, no existe unidad de invención (…)”.

Lo cual es un contrasentido a la facultad otorgada por el mismo artículo 36. 4. Finalmente, solicita que se anule “de manera parcial la Resolución Nº 25027 (…) y que se restablezca el derecho de mi mandante ordenándosele a la Administración que les de trámite a las solicitudes divisionales presentadas por mi mandante oportunamente y con el lleno de los requisitos legales”. 15/03/2010 42.64 f) Fundamentos jurídicos de la contestación a la modificación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la modificación diciendo que: 1.

“En primer término, nos permitimos reiterar lo expresado en nuestro escrito de contestación de la demanda (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 14, 18, 25, 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 17 de julio de 1998, en vigencia de la Decisión 344, ésta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad y del examen de fondo y forma. La publicación de la solicitud fue el 26 de diciembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486, por lo que ésta es la norma aplicable para las cuestiones procedimentales;

Que, por lo tanto, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, corresponde interpretar los artículos 1, 4, 15, 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(…) Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. 15/03/2010 43.64 (…) Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (…) Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

(…)”. 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

GACETA OFICIAL Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro… ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 del 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”). En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15 se presentó el 17 de julio de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344 disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto. 2.

Patentes de invención. La invención: requisitos de patentabilidad en general. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un 15/03/2010 44.64 problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.

Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, la invención de procedimiento su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las GACETA OFICIAL condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 3. El nivel inventivo y el estado de la técnica. Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técni-co de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, ya citado). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la 15/03/2010 45.64 existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/ o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office GACETA OFICIAL 15/03/2010 46.64 européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 4. De la unidad de la invención. De la división de una patente. Su oportunidad.

El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344.

Por otra parte, en virtud de lo establecido por la norma comunitaria, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: GACETA OFICIAL a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, el solicitante podrá hasta antes de efectuarse la publicación de la patente, dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por su parte, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

A manera ilustrativa se aclara que en la Decisión 486 la solicitud de división de patente por parte del peticionario se podrá realizar en cualquier momento del trámite. Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella. 5.

La modificación de la solicitud de una patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 17 de la Decisión 344.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el 15/03/2010 47.64 peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea GACETA OFICIAL sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo del 2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”). 6. Complemento indispensable. Tomando en cuenta que, la parte demandante, argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio debió aplicar el Código Contencioso Administrativo en virtud de que se “dejó en manos del derecho interno de cada uno de los Países Miembros la decisión de aceptar o no las modificaciones efectuadas a las solicitudes de patentes al momento de interponerse los recursos administrativos (…)”, por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse al tema del complemento indispensable. 15/03/2010 48.64 do de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuer- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta GACETA OFICIAL obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 15/03/2010 49.64 las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

CUARTO: La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0103 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, el solicitante podrá hasta antes de la publicación dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE QUINTO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO SEXTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/03/2010 50.64 PROCESO 108-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y e), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: LAVAPLUSS (nominativa).

Actor: sociedad JABONERÍA WILSON S.A. Proceso interno Nº 2006-0054. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-0054;

El auto de 14 de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad JABONERÍA WILSON S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ. b) Hechos 1. El 11 de febrero de 2003, el señor Jorge Alberto Martínez Álvarez solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LAVAPLUSS (nominativo), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534 de 28 de noviembre de 2003, al que presentó oposición la sociedad JABONERÍA WILSON S.A. sobre la base de las solicitudes peruanas LAVA (mixta) y LAVA (mixta) y los registros LAVAMAX, LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, LAVAVAJILLA LAVA VERDE, LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, LAVAVAJILLA LAVA VERDE; así como los registros ecuatorianos LAVA, LAVAMAS y LAVASOLO, registradas y solicitadas para la Clase 3; y, los registros colombianos LAVASOLO, LAVAVERDE Y LAVAROSADO, registradas, también, para la Clase 3.

También presentó oposición la sociedad BÉISBOL DEL COLOMBIA S.C.A. sobre la base de sus registro LAVAMIL CASCADA (mixta), LAVAMIL (nominativa y mixta), LAVA MIL (mixta) y el lema comercial LAVA MIL VECES MAS, registradas para la Clase 3. 3. Por Resolución 013676 de 25 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del signo nominativo LAVAPLUSS a favor de Jorge Alberto Martínez Álvarez.

Contra dicha Resolución la sociedad JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución 23892 de 27 de septiembre de 2004, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 13882 de 25 de junio de 2004. 5.

Al existir un error en el número de Resolución recovada, la División de Signos Distintivos, de oficio, emitió la Resolución Nº 20507 de GACETA OFICIAL 24 de agosto de 2005, por medio de la cual decidió revocar la Resolución Nº 23892 y envió “el expediente al grupo de recursos para lo de su cargo” argumentando el error en el que incurrió la División de Signos Distintivos en la Resolución Nº 23892. 6.

Enmendando el error, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 20509 de 24 de agosto de 2005, por medio de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 13676 de 25 de junio de 2004 y, en consecuencia, declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro del signo LAVAPLUSS (nominativo). 7. Finalmente, el Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 26591 de 13 de octubre de 2005, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 20509 y declaró infundadas las oposiciones presentadas y en definitiva concedió el registro del signo LAVAPLUSS (nominativo) a favor de Jorge Alberto Martínez Álvarez.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad JABONERÍA WILSON S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1. Con la expedición de los actos recurridos se violaron los artículos 134, 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 se debió a que “siendo el signo LAVA una marca validamente (sic) registrada en un país de la Subregión andina, la Superintendencia (…) se encontraba en la obligación legal de hacer el examen de registrabilidad de la marca solicitada LAVAPLUSS, comparándola con la marca LAVA previamente registrada en Ecuador y con los registros de marca en Colombia”. 3.

De los registros marcarios de la demandante, “se desprende que el derecho al uso exclusivo y el ius prohibendi que consagran las disposiciones marcarias lo tiene la sociedad JABONERÍA WILSON S.A.” por lo que la Superintendencia “no respetó un registro anterior válidamente (sic) concedido en la 15/03/2010 51.64 Subregión y en Colombia, y violó el derecho de prioridad y los derechos adquiridos de mi cliente”. 4.

Las marcas comparadas “LAVA y LAVAPLUSS sí son semejantes al punto de producir confusión; entre ellas existen en común tantos elementos que hasta podría llegar a pensarse que se trata de marcas provenientes del mismo empresario (…) las marcas comparadas son confundibles, de hecho la solicitud reproduce la marca previamente registrada (…)”. 5.

Después de citar las reglas para la comparación marcaria y recalcar la confusión que existe en los signos en conflicto dice que “la marca LAVAPLUSS es una derivación de marca (sic) registrada LAVA y por lo tanto no cuenta con la suficientemente (sic) distintiva (sic) intrínseca en relación con la marca LAVA, y por lo tanto, existirá dificultad en su distinción al momento de la pronunciación”. 6.

Tomando en cuenta las raíces y silabas tónicas los signos son confundibles y que desde el punto de vista ortográfico “la similitud resulta evidente” y que “Aumenta el grado de confundibilidad entre las marcas LAVAPLUSS y LAVA, el hecho de que se trata de marcas en las que predomina la denominación, en las que no se cuenta con elementos gráficos que ayuden a su diferenciación”.

Además manifiesta “la conexión entre los productos comparados (…)”. 7. La violación al artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 se debe a que el signo solicitado carece de “distintividad suficiente para existir como marca” y que consiste en un signo descriptivo “de las características de los productos de la clase 3, realzada por la partícula PLUS, la cual indica que el producto identificado con el signo LAVAPLUSS, es superior a los demás de su clase y por lo tanto carece de distintividad”.

Además afirma que desde el punto de vista conceptual LAVAPLUSS evoca el mismo concepto que el de la marca LAVA MAS. 8. La violación al artículo 134 se dio en virtud de que el signo solicitado “no cuenta con suficientes elementos que le otorguen distintividad intrínseca para que pueda registrarse GACETA OFICIAL como marca, y adicionalmente su distintividad extrínseca está afectada en la medida que existen (…) otras marcas confundiblemente semejantes con ella (…)”. 9.

También se violó el artículo 147 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia actuó “como si la obligación de realizar el examen de registrabilidad del signo (…) no fuera obligatorio en el trámite de oposición consagrado en el artículo 147 (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. El signo LAVAPLUSS “tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 3.

Entre los signos en conflicto “existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 4. “(…) sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora lo cual le da la suficiente distintividad”. 5.

El signo LAVAPLUSS es distintivo “en la medida en que no describe de forma exclusiva, exacta e inmediata una característica de los productos, ya que si bien incluye las expresiones ‘LAVAPLUSS’ las combina como un todo inescindible (sic) que logra individualizarse en el mercado y cuenta con la distintividad necesaria para acceder a su registro”.

Por lo tanto la marca LAVAPLUSS “es registrable conforme a lo dispuesto en la (…) Decisión 486 (…)”. 15/03/2010 52.64 El señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, tercero interesado en el proceso, contesta la demandan manifestando que: 1. No se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “LAVAPLUSS (nominativa) es una marca lo suficientemente distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica que cumple con todos los requisitos señalados en esta norma” y que además constituye un signo de fantasía. 2.

“la marca LAVAPLUSS no es una marca genérica, ya que no es un nombre común o usual de los productos o servicios de la clase (3) (…)” y que “en gracias de discusión cabría preguntar al accionante, como (sic) es que la marca LAVAPLUSS de mi poderdante es genérica y descriptiva, y la marca LAVA de su propiedad no lo es, siendo que según sus propias palabras, ambas marcas son confundibles en sus aspectos fonéticos, gráficos, literales e ideológicos?”. 3.

Tampoco se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Que “Si bien es cierto que las marcas en supuesto conflicto comparten una misma raíz, es importante precisar que esta raíz LAVA, es de uso común y generalizado entre los comerciantes de productos de jabonería correspondientes a la clase (3) (…). 4. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la extensión de los signos en disputa pues “las marcas enfrentadas no tienen una extensión similar, en primer lugar no tienen el mismo número de letras, y más importante aún, no tiene el mismo número de fonogramas que es lo que en realidad interesa para el estudio de registrabilidad tal y como se aprecia (…) la marca LAVAPLUSS tiene tres fonogramas mientras que LAVA tiene únicamente dos (…).

Es así que las marcas comparadas tienen su sílaba tónica en fonogramas diferentes, un número diverso de fonogramas y están compuestas por un número diverso de letras, no encontrándose ningún punto de coincidencia ni fonética ni ortográfica”. 5. “el sufijo PLUSS es una expresión de fantasía sin contenido conceptual (…) y por lo tanto se transforma en una expresión evoca- GACETA OFICIAL tiva que le da suficiente distintividad a la marca ‘LAVAPLUSS’ solicitada por mi representado frente a la marca ‘LAVA’ opositora”. 6.

Por lo tanto, entre los signos en conflicto “no existe confundibilidad (…)”. 7. Finalmente, que las expresiones MIL versus PLUSS “no guardan entre sí, ninguna similitud desde el punto de vista fonético, literario, conceptual, ideológico y mucho menos de confusión en cuanto a su origen empresarial”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y e), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo LAVAPLUSS (nominativo) fue presentada 11 de febrero de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 134, 135 literales a) y e), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y conforme a lo facultado por la norma comunitaria corresponde interpretar de oficio los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión 486; y, 15/03/2010 53.64 Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

GACETA OFICIAL 15/03/2010 54.64 f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; sión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspen- 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda GACETA OFICIAL ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de 15/03/2010 55.64 la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LAVAPLUSS (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Clases de marcas.

Comparación entre signos: denominativos; denominativos simples y denominativos compuestos y denominativos y mixtos. El signo solicitado para registro es denominativo simple, LAVAPLUSS, y los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición son mixtos, denominativos y denominativos compuestos, por lo tanto el Tribunal considera oportuno referirse a estos signos y a su comparación. Comparación entre signos denominativos, denominativos simples y denominativos compuestos.

En la comparación entre signos denominativos y denominativos simples y compuestos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las GACETA OFICIAL sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca opositora, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No 15/03/2010 56.64 existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, denominativa compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). GACETA OFICIAL El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado y, por lo tanto, no se produciría riesgo de confusión entre el público consumidor. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 15/03/2010 57.64 Hay riesgo de confusión y/o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la GACETA OFICIAL creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 15/03/2010 58.64 La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe GACETA OFICIAL predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Signos conformados por palabras genéricas. En vista de que en el proceso se controvierte el hecho de que si el signo LAVAPLUSS es un signo genérico o es un signo conformado por elementos genéricos, el Tribunal considera oportuno referirse a este tema.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). 15/03/2010 59.64 Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si la marca LAVAPLUSS (nominativa), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 5. Signos descriptivos. En el caso de autos, se discute el tema de la supuesta descriptividad del signo LAVAPLUSS, por lo tanto el tribunal se referirá al tema de los signos descriptivos.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas por no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad GACETA OFICIAL de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 6. Signos conformados por partículas de uso común. De igual manera el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común y a los signos conformados por partículas de uso común en virtud de que entre los argumentos de las partes se encuentra de que entre los signos en conflicto se encuentran este tipo de signos. Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y 15/03/2010 60.64 con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Manangement, Bogotá, p. 84). Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo LAVAPLUSS (nominativo) con relación a los productos contenidos en la Clase 32, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 7.

Signos evocativos. Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). GACETA OFICIAL 8. Marca débil. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que los signos en conflicto están compuestos por una palabra de uso común, PLUS, y proceder en consecuencia. 9. Signos de fantasía. En vista de que el tercero interesado manifiesta que el sufijo PLUSS es una expresión de fantasía sin contenido conceptual, el Tribunal considera referirse a este tema.

Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de mar- 15/03/2010 61.64 cas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca LAVAPLUSS (nominativa) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está tanto el término PLUS como la palabra LAVAPLUSS, en su conjunto, están dotados de un significado conceptual. 10.

De las oposiciones: procedimiento y legitimación para presentar oposiciones en la Comunidad Andina. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para GACETA OFICIAL productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente 15/03/2010 62.64 realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta). El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el GACETA OFICIAL Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo LAVAPLUSS (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, ya sean simples o compuestas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Al cotejar signos denominativos y mixtos se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos 15/03/2010 63.64 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SÉPTIMO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

OCTAVO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la GACETA OFICIAL función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

NOVENO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

DÉCIMO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. 15/03/2010 64.64 La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-0054, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

DÉCIMO PRIMERO: Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan elementos genéricos, de uso común o descriptivos, éstos deberán quedar eliminados de dicho examen y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

DÉCIMO SEGUNDO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú