Año XXVII - Número 1866 Lima, 18 de agosto de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 145-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 82, literal a), 95, párrafo segundo, 99, párrafo primero, y 100 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, del artículo 83, literal a), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 7099 ML. Actor: Sociedad NUTREXPA N.V. Marca: CHILDY´S (denominativa) Proceso 40-IP-2010.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 148 y 149 literal c) de la misma Decisión. Marca: PLUS KOLA (nominativa).

Actor: sociedad GASEOSAS LUX S.A. Proceso interno Nº 2004-0236 Proceso 136-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: LAVA (nominativa).

Actor: sociedad JABONERÍA WILSON S.A. Proceso interno Nº 1397-2009 Proceso 1-IP-2010.- Proceso 50-IP-2010.- Proceso 53-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1378-2009.

Actor: STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY. Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta) Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. Marca: “PASSION BEYOND REASON” (denominativa). Expediente Interno Nº 2006-00294 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e); y, de oficio, del artículo 135 literales a), b), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “ORTOPÉDICOS SPA” (mixta). Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUCAMERCOL S.A. Proceso interno N° 200500228 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 18/08/2010 2.56 PROCESO 145-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 82, literal a), 95, párrafo segundo, 99, párrafo primero, y 100 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, del artículo 83, literal a), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 7099 ML. Actor: Sociedad NUTREXPA N.V. Marca: CHILDY´S (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 25 de febrero de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD NUTREXPA N.V. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Tercera Interesada: SOCIEDAD GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad NUTREXPA N.V., fue titular de la marca denominativa CHILDY´S, registrada en Ecuador bajo el certificado 3146 y para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca no fue renovada. 2. La sociedad NUTREXPA N.V., solicitó el 19 de noviembre de 1997 el registro como marca del signo denominativo CHILDY´S, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V., presentó observación con base en la solicitud de registro para el signo denominativo CHILDY´S, radicada en Ecuador el 19 de septiembre de 1997 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza. 3.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 974515 de 22 de noviembre de 1999, resolvió aceptar la observación presentada y negar el registro solicitado. 4. La sociedad NUTREXPA N.V., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 976393 de 21 de febrero de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado. 6.

La sociedad NUTREXPA N.V., interpuso demanda en ejercicio del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en relación con los anteriores actos administrativos. GACETA OFICIAL 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante se basa en los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el signo solicitado para registro es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 18/08/2010 3.56 con el Art. 65 de la Ley de jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

E. Falta de derecho del actor”. b. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda de la siguiente manera: b. Argumenta, que tiene un derecho preferente por haber sido el titular de la marca CHILDY´S desde el año 1991 para las clases 3, 10 y 16. Con la solicitud de registro se pretende recuperar la marca que ya había sido registrada para la clase 16.

“Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. c. Aduce, que el signo solicitado hace parte de su familia de marcas CHILDY´S y, por lo tanto, tiene derecho al registro. Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. d. Arguye, que la solicitud del signo CHILDY´S se realizó dentro del plazo consagrado en el artículo 100 de la Decisión 344 y, en consecuencia, no se debió negar el registro.

En este plazo tenía derecho a solicitar el registro sin que terceros se opongan. e. Agrega, que la resolución que negó el registro del signo CHILDY´S no fue debidamente motivada. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Me ratifico en la Resolución No. 976393, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. c. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V., de conformidad con el informe del juez consultante, no contestó la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Contestó la demanda de la siguiente manera: V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. “A.Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 82, literal a), artículo 95, párrafo segundo, artículo 99, párrafo primero, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. Los artículos 82, literal h), 93, 102 y 113, literal a), de la Decisión 344, no serán interpretados por no ser pertinentes al caso bajo estudio. C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

Se interpretará de oficio el artículo 83, literal a), de la misma normativa. D. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 18/08/2010 4.56 (…) denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Artículo 81 (…) “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Artículo 99 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. (…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia”. (…) Artículo 100 “Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada”.

(…) (…) VI. CONSIDERACIONES: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de Marca.

Requisitos para el registro de las marcas. (…) B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. Artículo 95 C. Familia de marcas. “(…) D. La conexión competitiva. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o E. El periodo de gracia para la renovación de un registro marcario y el plazo concedido en el artículo 100 de la Decisión 344.

GACETA OFICIAL 18/08/2010 5.56 F. Debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario. y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo CHILDY´S. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial.

Acorde a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad. La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: 1 “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 18/08/2010 6.56 • La perceptibilidad se afirma que es confundible con el signo denominativo CHILDY´S, razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CHILDY´S, ya que El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. GACETA OFICIAL La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

C. FAMILIA DE MARCAS. La demandante argumentó que el signo solicitado hace parte de su familia de marcas CHILDY´S. Por lo tanto, se desarrollará el tema de la familia de marcas. Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí 18/08/2010 7.56 puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo opositor ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 2 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de lo productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 2 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

GACETA OFICIAL Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bie- En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). 18/08/2010 8.56 nes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso GACETA OFICIAL 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). E. EL PERÍODO DE GRACIA PARA LA RENOVACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO Y EL PLAZO CONCEDIDO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA DECISIÓN 344. La sociedad demandante sostuvo que la solicitud de registro se realizó dentro del plazo consagrado en el artículo 100 de la Decisión 344.

Agregó que en ese plazo tenía derecho a solicitar el registro sin que terceros se opusieran. El Tribunal analizará el periodo de gracia para la renovación de un registro marcario y el plazo consagrado en el mencionado artículo 100. El registro de una marca está limitado en el tiempo. De conformidad con el artículo 98 de la Decisión 344, el registro tendrá una duración de diez años a partir de la fecha de concesión, prorrogables por periodos iguales y sucesivos; en este tiempo el titular de la marca tendrá el derecho al uso exclusivo de la marca.

La renovación de la marca no es de oficio y, por lo tanto, la normativa comunitaria instaura en cabeza de su titular la carga de solicitarla dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro y, de conformidad con lo que disponga la normativa interna, pagando las tasas respectivas. El efecto de la no renovación del registro, de conformidad con lo consagrado en el artículo 114 de la Decisión 344, es la caducidad del registro.

La caducidad del registro implica que el titular del mismo pierde el derecho exclusivo sobre la marca. Para adquirirlo nuevamente podrá solicitarlo otra vez, pero teniendo en cuenta que por haber sido titular del registro no tiene el derecho inexorable a su registro, es decir, salvo el caso excepcional de la marca notoria, no puede acogerse a una solicitud anterior y tendrá que pasar nuevamente por el respectivo examen de registrabilidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia que reviste el registro marcario y las implicaciones de su caducidad, la propia normativa comunitaria extiende, de una manera excepcional, el periodo para solicitar la renovación e instaura la figura del plazo de gracia. Después de expirado el término de duración del registro, de conformidad con el artículo 99 de la 18/08/2010 9.56 Decisión 344, el titular del mismo podrá solicitar su renovación dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de vencimiento de registro, pagando, si así lo dispone la normativa interna, las tasas respectivas.

Los efectos de este plazo de gracia son: • Que el registro vencido mantendrá su plena vigencia y, por lo tanto, durante ese periodo el titular del registro seguirá gozando del derecho exclusivo y las prerrogativas que esto implica. • Durante este periodo, la Oficina Nacional Competente no podrá registrar marcas confundibles con la marca registrada, así se haya vencido el plazo de registro. • No opera la caducidad del registro marcario.

El artículo 100 de la Decisión 344, siguiendo la misma línea de protección de las marcas como un bien de suma importancia en el transito económico y en el mundo globalizado, consagra una protección temporal y especial al titular de una marca cuyo registro caducó. Establece que si dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia mencionado anteriormente, el titular del registro caducado lo solicita nuevamente no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Esto quiere decir que todos los signos distintivos registrados y que hubieren coexistido con el de la marca cuyo registro caducó, no podrán usarse como sustento de observaciones dentro del plazo determinado, así en teoría resultaran confundibles con el signo solicitado para registro. Es importante tener en cuenta lo siguiente: • La norma se refiere a la coexistencia registral, lo que es muy diferente a la coexistencia marcaria de hecho que se da en el campo del mercado. • Se pueden presentar observaciones con base en registros que se hubiesen registrado posteriormente al vencimiento del plazo de gracia, y antes de la solicitud del registro caducado. • Se pueden señalar observaciones con fundamento en las otras causales de irregistrabilidad.

El juez consultante deberá determinar si la solicitud del signo denominativo CHILDY´S se pre- GACETA OFICIAL sentó dentro del plazo del artículo 100 de la Decisión 344 y, además, si la observación presentada es válida dentro del esquema del mencionado artículo. F. DEBIDA MOTIVACIÓN DEL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA UN REGISTRO MARCARIO. En atención a que la sociedad demandante argumentó que la resolución que negó el registro del signo CHILDY´S no fue debidamente motivada, se abordará el tema de la debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario.

El principio universal de toda actuación de la administración pública es precisamente la debida motivación de los actos administrativos. En desarrollo de este principio la transparencia implica que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que con ello se garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión ante el órgano que corresponda.

La debida motivación no es por simple formalidad, es un requisito inherente al derecho fundamental del debido proceso y al derecho de contradicción del ciudadano. Razón por la cual, deben aparecer claros los fundamentos de la decisión de la administración, dando cuenta de los argumentos aducidos por las partes y determinando las razones en que se sustenta la decisión administrativa. 3 3 18/08/2010 10.56 El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen para cumplir con el principio básico de toda actuación pública, la motivación de los actos.

Pronunciarse sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro, no es otra cosa que motivar la actuación, es decir, dar las razones de la decisión. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 95 de la Decisión 344, donde se afirma que la concesión o denegación del registro de marca, deberá notificarse al peticionario mediante una resolución debidamente motivada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

A título ilustrativo, el Tribunal ha trascrito un pronunciamiento del Tribunal de las Comunidades Europeas, donde se manifiesta lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/ 69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). GACETA OFICIAL 18/08/2010 11.56 zo determinado, así en teoría resultaran confundibles con el signo solicitado para registro. marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

El juez consultante deberá determinar si la solicitud del signo denominativo CHILDY´S se presentó dentro del plazo del artículo 100 de la Decisión 344 y, además, si la observación presentada es válida dentro del esquema del mencionado artículo.

SEGUNDO: El juez consultante deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

QUINTO

TERCERO: Como los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

CUARTO: Después de expirado el término de duración del registro, de conformidad con el artículo 99 de la Decisión 344, el titular del mismo podrá solicitar su renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, pagando, si así lo dispone la normativa interna, las tasas respectivas. El artículo 100 de la Decisión 344 establece que si dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia mencionado anteriormente, el titular del registro caducado lo solicita nuevamente no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Esto quiere decir que todos los signos distintivos registrados y que hubieren coexistido con el de la marca cuyo registro caducó, no podrán usarse como sustento de observaciones dentro del pla- Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7099 ML., debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/08/2010 12.56 PROCESO 040-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 148 y 149 literal c) de la misma Decisión. Marca: PLUS KOLA (nominativa).

Actor: sociedad GASEOSAS LUX S.A. Proceso interno Nº 2004-0236. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diez. nos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PLUS KOLA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0236; 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 506 de 30 de julio de 2001.

La sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca PLUS COLA (nominativa) registrada a su favor, en el Perú, para distinguir productos, también, de la Clase 32. El auto de 24 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, La sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., el 12 de septiembre de 2001, para acreditar su interés en la presentación de su oposición solicitó, en Colombia, el registro de su signo PLUS COLA.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GASEOSAS LUX S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. b) Hechos De acuerdo a lo expresado por el Consultante, en su solicitud, los hechos del proceso son: Dentro del proceso interno Nº 2004-0236 1.

El 12 de junio de 2001, la sociedad GASEOSAS LUX S.A. solicitó ante la División de Sig- 3. Por Resolución Nº 6786 de 28 de febrero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo PLUS KOLA (nominativo) a favor de GASEOSAS LUX S.A. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 32870 de 26 de noviembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 36752 de 23 de diciembre de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 6786; y, en consecuencia declaró fundada la oposición presentada por GACETA OFICIAL INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. y negó el registro del signo PLUS KOLA (nominativo) solicitada por la demandante para distinguir productos de la Clase 32. 18/08/2010 13.56 c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad GASEOSAS LUX S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos: Dentro del proceso interno Nº 2004-0263: 1.

El 12 de septiembre de 2001, la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PLUS COLA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Con el fin, de acreditar su interés legítimo para oponerse al registro del signo PLUS KOLA solicitado por GASEOSAS LUX S.A. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 513 de 27 de febrero de 2002. La sociedad GASEOSAS LUX S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de la solicitud de su registro anterior PLUS KOLA (nominativa), para distinguir productos, también, de la Clase 32. 3. Por Resolución Nº 24656 de 31 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo PLUS COLA (nominativo) a favor de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35465 de 31 de octubre de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 847 de 28 de enero de 2004, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 24656; y, en consecuencia declaró infundada la oposición presentada por GASEOSAS LUX S.A. y concedió el registro del signo PLUS COLA (nominativo) solicitada por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., para distinguir productos de la Clase 32. 1.

Solicita la nulidad de la Resolución Nº 36752 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Manifiesta que con la emisión de esta Resolución se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, ya que de acuerdo a los principios de derecho comunitario, únicamente, es la Decisión 486 la que regula la cuestión de la oposición andina. 2.

Hubo “violación al debido proceso en el trámite de la solicitud de registro de la marca PLUS KOLA” al no aplicarse los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 ya que la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. presentó sólo “una copia simple del certificado de registro (…) de la marca PLUS COLA en Perú, la cual evidentemente no cumple con los requisitos previstos en nuestra legislación para ser tenida en cuenta como prueba (…) no solicitó prórroga o plazo adicional para presentar debidamente certificada y legalizada la copia del certificado de registro de la marca PLUS COLA en el Perú (…) no pagó la tasa respectiva por concepto de prórroga de términos y por lo mismo no allegó el comprobante de pago de tasa”. 3.

Para que los documentos puedan constituir fundamento “válido para oponerse al registro de cualquier marca solicitada en Colombia, su existencia debe acreditarse en legal forma, esto es, presentando la copia certificada y debidamente legalizada hasta por el Cónsul de Colombia del registro marcario con la oposición, o dentro de los 30 días de prórroga solicitada para tal fin, previo al pago de la tasa fijada por este concepto, lo cual evidentemente no sucedió en este caso”. 4.

Que la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. dentro del plazo previsto no adjuntó las pruebas necesarias que apoyen su oposición, ya que dichas pruebas fueron presentadas de forma extemporánea y que así se pronunció la Superintendencia al emitir la Resolución Nº 6786 la misma que fue revocada por la Resolución Nº 36752, ahora impugnada. Por esta razón, manifiesta la demandante que el GACETA OFICIAL acto administrativo fue expedido de manera irregular, violando el derecho de propiedad y violando la ley como consecuencia de un error de hecho. 5.

Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la Resolución impugnada al realizar el correspondiente examen de registrabilidad “partió de un supuesto de hecho inexacto, según el cual las pruebas aportadas por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. fuera del término previsto por la Decisión 486, podían ser consideradas para negar la solicitud de registro de GASEOSAS LUX S.A.” por lo que el examen de registrabilidad debía haberse realizado “PRESCINDIENDO de las pruebas aportadas por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. El signo PLUS KOLA (nominativo) “carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PLUS COLA’ (registrada) (sic) y ‘PLUS KOLA’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan identidad fonética, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Ya que “si bien difieren en la consonante inicial de las segundas expresiones, es decir en la K y C tienen una pronunciación y percepción idéntica, además de que la marca solicitada no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad”. 3. “(…) no hay duda de que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación, es decir la expresión ‘PLUS KOLA’ que es idéntica a ‘PLUS COLA’, registrada con anterioridad por la sociedad Industrias Añaños S.A. (…)”. 4.

Los signos en conflicto distinguen la misma clase de productos “lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse 18/08/2010 14.56 que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o la misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”. 5.

Por lo que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores (…). 6. Que no existió violación al debido proceso. La sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando: 1. La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 2.

Que la Superintendencia, al emitir la Resolución impugnada lo hizo de acuerdo a los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 “pues encontró suficientemente probado que la marca opositora PLUS COLA, registrada en el Perú para proteger productos de la clase 32, de propiedad de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. era sustancialmente similar a la marca PLUS KOLA solicitada por GASEOSAS LUX S.A. para proteger la misma clase 32”. 3.

Que la Resolución impugnada cumplió los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 “pues a pesar de haberse presentado las pruebas que sustentan la oposición dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la agencia oficiosa –y aceptando en gracia que las pruebas no fueron aportadas dentro del términoel Superintendente resolvió conforme a derecho, pues la norma citada lo obliga a decidir el recurso con fundamento en los hechos que aparezcan con motivo del Recurso –en el recurso se alegó por parte de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. la preexistencia del registro marcario signo PLUS COLA en Perú, circunstancias que aparecían probadas en el expediente- y decidió conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca PLUS KOLA (…)”.

GACETA OFICIAL 4. Que los signos en conflicto no pueden coexistir ya que causarían confusión en el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PLUS KOLA (nominativo) fue el 12 de junio de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 146 y 147 de la Decisión 486; y conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretará de oficio los artículos 134 literal a), 136 literal a), 148 y 149 literal c) de la Decisión 486; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea 18/08/2010 15.56 apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para GACETA OFICIAL productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: (…) c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

(…)”. 18/08/2010 16.56 tro para que puedan constituir un fundamento “válido para oponerse al registro de cualquier marca solicitada en Colombia, su existencia debe acreditarse en legal forma, esto es, presentando la copia certificada y debidamente legalizada hasta por el Cónsul de Colombia del registro marcario con la oposición, o dentro de los treinta (30) días de prórroga solicitada para tal fin, previo al pago de la tasa fijada por este concepto, lo cual evidentemente no sucedió en este caso”.

Como se vio en el acápite anterior, el Tribunal en abundante jurisprudencia ha tratado el tema de la relación entre el ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la primacía del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, sin embargo, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año). 1.

Principio del Complemento indispensable. En vista de que el demandante manifiesta que para que una solicitud de registro o de un regis- En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por GACETA OFICIAL tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. 1 1 A manera ilustrativa, se transcribe la opinión del Tribunal sobre la validez de los documentos emitidos en el extranjero, en el caso de cesión de patentes “(…) la oficina nacional competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.

De ello deriva que la presentación de una copia de un documento que no cuenta con dicha legalización no puede ser admitido por la autoridad administrativa como válido. En este sentido, la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular peruano“. (Proceso 2-AI-2008, de 3 de diciembre de 2008). 18/08/2010 17.56 En el caso concreto, la normativa comunitaria no regula los requisitos formales para presentar la oposición andina y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y el País Miembro puede establecer los requisitos formales para el efecto, como autenticaciones y validaciones de documentos que provienen del extranjero. 2.

La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se GACETA OFICIAL encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en 18/08/2010 18.56 torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PLUS KOLA (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. En vista de que el signo solicitado para registro PLUS KOLA es un signo denominativo y que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición es PLUS COLA también denominativo, el Tribunal considera oportuno referirse a los signos denominativos y su comparación, tomando en cuenta, además, que los signos objeto de análisis son denominativos compuestos.

En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, ha recogido lo expuesto por Fernández Novoa quien ha manifestado que, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las GACETA OFICIAL marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso concreto, además, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, del signo denominativo compuesto solicitado como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, esto es, si el 18/08/2010 19.56 signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

GACETA OFICIAL En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre 18/08/2010 20.56 los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a GACETA OFICIAL la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que 18/08/2010 21.56 debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 5. La oposición andina. Legitimación para su presentación. Procedimiento. Requisitos formales. Presentación de pruebas. Pago de tasas. En vista de que uno de los argumentos centrales del proceso interno es si se violaron o no los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, el Tribunal considera necesario referirse al tema.

GACETA OFICIAL Legitimación para la presentación de la oposición andina, su procedimiento. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de presentar oposición fundamentada contra dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miem- 18/08/2010 22.56 bros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta). La oportunidad para la presentación de pruebas. Como se tiene dicho, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada” se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo GACETA OFICIAL 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.

Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro.

Requisitos formales para su presentación: Pago de tasas. La Oficina Nacional Competente en ejercicio de lo facultado por el artículo 149 de la Decisión 486, no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las oposiciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales.

Dentro de este artículo se señala expresamente que no se considerarán admitidas a trámite las oposiciones que no hayan pagado la tramitación de tasas correspondientes. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas.

De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. Finalmente, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 18/08/2010 23.56 La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio. En el caso concreto, la normativa comunitaria no regula los requisitos formales para presentar la oposición andina y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y el País Miembro puede establecer los requisitos formales para el efecto, como autenticaciones y validaciones de documentos que provienen del extranjero.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PLUS KOLA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad estableci- GACETA OFICIAL dos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya 18/08/2010 24.56 formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición.

SÉPTIMO: Quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación. Asimismo podrá pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. Por otra parte, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro.

OCTAVO: El Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0236, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 18/08/2010 25.56 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 136-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: LAVA (nominativa).

Actor: sociedad JABONERÍA WILSON S.A. Proceso interno Nº 1397-2009. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del proceso interno Nº 1397-2009;

El auto de 21 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: JABONERÍA WILSON S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad ALICORP S.A. b) Antecedentes. 1. El 26 de enero de 2001, JABONERÍA WILSON S.A. solicitó el registro como marca del signo LAVA (denominativo) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Contra dicha solicitud, la sociedad ALICORP S.A. presentó oposición sobre la base de su lema comercial LAVA CON POTENTE CARIÑO. 3.

Por Resolución Nº 5713-2002/OSD-INDECOPI, de 29 de mayo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar GACETA OFICIAL 18/08/2010 26.56 “INFUNDADA la oposición formulada por ALICORP S.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de JABONERÍA WILSON S.A., de Ecuador, la marca de productos constituida por la denominación LAVA (…)”. suspender la tramitación del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el Informe a la Comunidad Andina respecto a la correcta interpretación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (…)”. 4.

Contra dicha Resolución, ALICORP S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 844-2002/ TPI-INDECOPI, de 10 de septiembre de 2002, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 57132002/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto LAVA (…)”. 9.

En este mismo Auto Calificatorio del Recurso de Casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el considerando segundo, manifiesta que el recurrente “invocando los incisos 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, denuncia: I) Inaplicación de: (…) El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (…).

II) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha infringido lo dispuesto en el artículo 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) pues conforme a dicha norma, el mencionado órgano jurisdiccional, por ser la segunda y última instancia, estaba obligado a realizar la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien debe interpretar la norma comunitaria para precisar sus alcances (…)”.

Sin embargo, por Resolución Nº 1073-2002/ TPI-INDECOPI, de 27 de noviembre de 2002, la Resolución 844-2002/TPI-INDECOPI fue objeto de enmienda por error material, en sentido de: “REVOCAR la Resolución Nº 57132002/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto LAVA (…)”.

5. JABONERÍA WILSON S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Sentencia de Primera Instancia de 5 de junio de 2007, la Quinta Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA LA DEMANDA (…)”. 6. Contra dicha Providencia JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Sentencia AP.

NRO. 5803-2007, de 29 de enero de 2008, decidió confirmar la sentencia impugnada. 7. Contra dicha Sentencia JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue concedido por la misma Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 8. Por Auto Calificatorio del Recurso Casación 1397-2009, de 16 de julio de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al conocer el recurso de casación, manifestó que “(…) resulta necesario c) Del Recurso de Casación. La sociedad JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de casación, señalando como causales que originan el recurso los siguientes: 1.

“La inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial (…) a) Inaplicación de la Decisión 486Régimen Común sobre Propiedad Industrial, emitido por la Comisión de la Comunidad Andina (…) vuestro despacho podrá apreciar que en la Sentencia recurrida inaplicó la excepción contenida en el último párrafo del Art. 135º de la Decisión 486 (…).

Que el registro de su signo está comprendido en la excepción establecida en dicho artículo “Respecto al uso constante en el país miembro” y “Respecto a la aptitud distintiva adquirida”; b) Inaplicación de la Doctrina Jurisprudencial. 2. “La Contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso” la que se dio por “A) INOBSERVANCIA DE LA SUSPENSION (sic) OBLIGATORIA DEL PROCESO POR OBLIGATORIEDAD DE GACETA OFICIAL INTERPRETACION (sic) PRE JUDICIAL POR PARTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…).

La Sala Civil, a pesar de ser la última instancia, NO procedió con la SUSPENSIÓN que corresponde en este tipo de proceso, a fin de solicitar la Interpretación Pre-judicial obligatoria, a pesar de advertir la especialidad de la materia controvertida” por lo que “en el caso concreto la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, por ser la segunda y última instancia, en tanto que ante la sentencia emitida por éste no cabe ningún medio impugnatorio, estaba obligado a realizar la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues éste debe interpretar la norma comunitaria (…)”; y B) OBLIGACION (sic) DE LOS MAGISTRADOS A LA MOTIVACION (sic) DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES (…)”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, en vista de que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al conocer el caso en Recurso de Casación, emite un pronunciamiento donde, en el considerando segundo, manifiesta que el recurrente “invocando los incisos 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, denuncia: I) Inaplicación de: (…) El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (…).

II) 18/08/2010 27.56 Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha infringido lo dispuesto en el artículo 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) pues conforme a dicha norma, el mencionado órgano jurisdiccional, por ser la segunda y última instancia, estaba obligado a realizar la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien debe interpretar la norma comunitaria para precisar sus alcances (…)”;

Que, conforme a lo facultado por la normativa comunitaria, el Tribunal considera que, de oficio, se deben interpretar los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) De la Interpretación Prejudicial Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…)”. GACETA OFICIAL Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. 1. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda 18/08/2010 28.56 en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Tratado, “(…) los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma (…)”. (Proceso 10-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995, caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, criterio reiterado en el Proceso 01-IP2002, publicado en la G.O.A.C. N° 786, de 25 de abril de 2002, caso: JOHANN MARIA FARINA).

Por tanto, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. 2. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. El caso concreto versa sobre la falta de solicitud de interpretación prejudicial en última ins- GACETA OFICIAL tancia ordinaria, por lo tanto, el Tribunal considera importante referirse a la oportunidad en la que debe solicitarse la interpretación prejudicial.

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar a este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Se conoce como consulta facultativa, cuando los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Proceso 01-IP-87, publicado en la G.O.A.C. Nº 28, de 15 de febrero de 1988, caso: Aktiebolaget VOLVO), están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Proceso 07-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 53, de 18 de diciembre de 1989, caso: patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G.,) o sobre casos similares o análogos (Caso: Aktiebolaget VOLVO, ya citado). 18/08/2010 29.56 En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Proceso 04-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995, caso: EDEN FOR MAN (etiqueta)).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Proceso 06-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 468, de 12 de agosto de 1999, caso: HOLLYWOOD LIGHTS) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Proceso 11-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 299, de 17 de octubre de 1997, caso: BELMONT).

En efecto, en el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, la inobservancia del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden 1 Por otra parte la consulta obligatoria se da a propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa (…).” (Proceso 03-IP-90, publicado en la G.O.A.C. Nº 70, de 15 de octubre de 1990, caso: NIKE INTERNATIONAL).

Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación GACETA OFICIAL público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón de los principios de aplicación inmediata y efecto directo de las normas de derecho comunitario, estas pasan a formar parte del ordenamiento interno de los Países Miembros, sin necesidad de ninguna fórmula de incorporación o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En este sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 2. no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/ 2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 2 María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. La autora señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. 18/08/2010 30.56 3. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 4.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera resumida pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Proceso 30-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 497, de 18 de octubre de 1999, caso: DENIM). 5. De la competencia del Tribunal comunitario.

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas solicitadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente GACETA OFICIAL (Proceso 01-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 164, de 2 de noviembre de 1994, caso: MC POLLO SU POLLO RICO). 6. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación. (Criterios reiterados en los Procesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, publicados en la G.O.A.C. Nº 912, de 25 de marzo de 2003, caso: ALPIN y ALPINETTE, respectivamente).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser demandado a través de una acción de incumplimiento, de acuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal y 107 y siguientes de su Estatuto. 7.

Caso concreto. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante sociedad JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

Es pertinente advertir que, por regla general, el recurso de casación no puede ser considerado como una nueva instancia, por lo que no se pueden introducir hechos nuevos en el debate ni 18/08/2010 31.56 tampoco discutir los problemas fácticos de la sentencia. Al respecto, este Tribunal estima necesario aclarar que el artículo 123 del Estatuto del Tribunal debe entenderse referido en todo momento al ámbito judicial ORDINARIO, donde el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia ordinaria, que no fuere susceptible de recursos ordinarios en derecho interno, salvo para el recurso extraordinario de casación que podría anularla cuando no se haya cumplido con dicha obligación y devolverla a esa instancia, a fin de que cumpla con solicitar dicha interpretación y emitir un nuevo fallo.

En el presente caso, cabe precisar que este Tribunal no ha interpretado el artículo 135 último párrafo de la Decisión 486, solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ya que dicha interpretación debió ser solicitada por el juez de primera instancia o el juez de última instancia ordinaria.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, órgano de segunda y última instancia en el caso concreto, se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1397-2009, de conformidad con lo dis- GACETA OFICIAL 18/08/2010 32.56 puesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 01-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1378-2009.

Actor: STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY. Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de abril de 2010.

Demandante: STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DE PERÚ. GACETA OFICIAL Tercera interesada: MARS INCORPORATED. 18/08/2010 33.56 la demanda y nula la Resolución 0412-2005/ TPI-INDECOPI de 19 de abril de 2005.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY, solicitó el 16 de abril de 2004 el registro como marca del signo mixto STARBUCKS COFFEE, para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 14896-2004/INDECOPI/OSD de 10 de diciembre de 2004, resolvió denegar el registro solicitado, ya que consideró que era confundible con la marca STARBURST, registrada a favor de la sociedad MARS INCORPORATED para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La sociedad STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 0412-2005/TPI-INDECOPI de 19 de abril de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 6.

La sociedad STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY, interpuso ante la Corte Superior de Lima, Sala de lo Contencioso Administrativo, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos. 7. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 29 de agosto de 2006, decidió declarar fundada 8.

El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. Anexo a este escrito, se adjunta la Interpretación Prejudicial expedida dentro del proceso 104-IP-2002, referente a la marca STARBUCKS y en relación con un proceso judicial adelantado en el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia de 11 de noviembre de 2008, resolvió revocar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda. 10.En la sentencia mencionada se cita la interpretación prejudicial expedida en el proceso 116-IP-2005, y en el salvamento de voto expedido en el proceso 206-IP-2005.

Una vez consultadas dichas providencias, se encontró que no se refieren al caso particular y, por lo tanto, el juez peruano de segunda instancia las utilizó como un recurso argumentativo. 11.Una vez consultadas las bases de datos del Tribunal, no se encontró que exista una interpretación prejudicial sobre este asunto para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 12.La sociedad STARBUCKS CORPORATION DOING BUSINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó recurso extraordinario de casación contra la providencia mencionada anteriormente, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la República del Perú. Argumentó lo siguiente: • Interpretación errónea del artículo 5 del Decreto legislativo 716 • Inaplicación del artículo 136, inciso a), de la Decisión 486.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 18/08/2010 34.56 V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. trovierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no se atenderá esta solicitud de interpretación de la norma solicitada, pues no es pertinente en esta oportunidad procesal efectuar su examen; por lo que, el Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se con- (…) VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria. A. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. A continuación, se reitera lo expresado en el proceso 106-IP-2009 de 21 de abril de 2010 1: Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante 1 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PFIZER INC. Marca: “Diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva“.

Expediente Interno: Nº 11292009. GACETA OFICIAL 18/08/2010 35.56 el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: pretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03IP-93). “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado.

(…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP2009).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 2, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la inter- Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requi- 2 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

GACETA OFICIAL sito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 3.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el pro- 3 María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. 18/08/2010 36.56 cedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando el INDECOPI interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

Es pertinente advertir que, por regla general, el recurso de casación no puede ser considerado como una nueva instancia, por lo que no se pueden introducir hechos nuevos en el debate ni tampoco discutir los problemas fácticos de la sentencia. Al respecto, este Tribunal estima necesario aclarar que el artículo 123 del Estatuto del Tribunal debe entenderse referido en todo momento al ámbito judicial ORDINARIO, donde el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia ordinaria, que no fuere susceptible de recursos ordinarios en derecho interno, salvo para el recurso extraordinario de casación que podría anularla cuando no se haya cumplido con dicha obligación y devolverla a esa instancia, a fin de que cumpla con solicitar dicha interpretación y emitir un nuevo fallo.

En el presente caso, cabe precisar que este Tribunal no ha interpretado el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ya que dicha interpretación debió ser requerida por el juez de primera instancia o el juez de última instancia ordinaria.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL 18/08/2010 37.56 C O N C L U Y E:

PRIMERO: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria que deban conocer sobre la aplicación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y no la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 13782009, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 050-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. Marca: “PASSION BEYOND REASON” (denominativa). Expediente Interno Nº 2006-00294. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de mayo del año 2010. VISTOS: El Oficio Nº 0329, de 01 de marzo de 2010, recibido en este Tribunal el 08 de marzo de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no solicita Interpretación Prejudicial de norma alguna, sin embargo menciona como invocados por la parte actora los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00294.

GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes. Demandante: SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: MEALS DE COLOMBIA S.A. 1.2. Determinación de los hechos relevantes. a) Los hechos El 03 de marzo de 2005, la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. solicitó el registro como marca del signo PASSION BEYOND REASON (denominativo), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 551, el 29 de abril de 2005. El 13 de noviembre de 2002, estando dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición alegando que es titular de la marca PASIÓN (denominativa), para identificar productos de la Clase 30. El 09 de agosto de 2005, SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., pide la modificación de la solicitud de registro, en el sentido de excluir de su cobertura varios productos, quedando únicamente “cervezas”.

Mediante Resolución Nº 27679, de 24 de octubre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado PASSION BEYOND REASON (denominativo). Posteriormente, MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de la Resolución Nº 27679, insistiendo en que los signos confrontados PASSION BEYOND REASON (denominativo) y PASIÓN (denominativo) son confundiblemente similares al punto de causar riesgo de confusión. 18/08/2010 38.56 Mediante Resolución Nº 4898, de 27 de febrero de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión impugnada.

El 30 de marzo de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 7972, revocando las decisiones anteriores, declarando fundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A. y denegando el registro del signo solicitado PASSION BEYOND REASON (denominativo). 2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA: La demandante SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. aduce lo siguiente: Sostiene que los signos en conflicto son claramente identificables y recuerda que la comparación de dos signos debe hacerse considerándolos en conjunto y sin fraccionarlos. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio fraccionó el signo solicitado y realizó el estudio entre los signos confrontados de la siguiente forma: PASIÓN de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y PASSION de la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. Indica que los signos enfrentados son visual y conceptualmente diferentes, es por ello que desde el punto de vista fonético, sus diferencias son notorias.

Al estudiar la registrabilidad de un signo como marca, se debe aplicar estrictamente la ley en concordancia con los principios establecidos en ella y desarrollados por la jurisprudencia y doctrina, con el fin de otorgar derechos exclusivos en relación con signos que sean distintivos de productos y/o servicios. Aduce que como consecuencia de lo anteriormente expuesto, forzoso es concluir que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal primera de irregistrabilidad, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Recalca que la expresión PASIÓN u otras con similar grafía y significado se encuentran regis- GACETA OFICIAL tradas para identificar productos de la Clase 30 y de otras

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente: 18/08/2010 39.56 les de publicidad y comercialización semejantes, lo que acentúa más el riesgo de confusión, pues los productos en mención distinguen productos estrechamente relacionados.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Destacó como principal función de la marca, el distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto o servicio.

Aseguró que al realizar el examen en conjunto de los signos comparados PASSION BEYOND REASON (denominativo) de la Clase 32 y la marca previamente registrada PASIÓN (denominativa) de la Clase 30, resulta indudable que presentan semejanzas visuales, fonéticas, gráficas y conceptuales, por cuanto el signo sobre el cual se pretende el registro, reproduce la marca registrada PASIÓN. Concluyó que dadas las semejanzas entre los signos enfrentados, es inevitable concluir que de coexistir en el mercado, el público consumidor incurrirá en error respecto del origen empresarial de los productos.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de abril de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. En el presente caso, el Juez Nacional no ha solicitado la Interpretación Prejudicial de norma alguna; sin embargo, menciona como invocados por la parte actora los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal sentido, este Tribunal interpretará los mencionados artículos.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) El tercero interesado, MEALS DE COLOMBIA S.A., indicó que la marca solicitada PASSION BEYOND REASON (denominativa), imita y reproduce el único elemento que compone la marca previamente registrada PASIÓN, lo cual produce confusión al compartir encabezados e idénticos elementos esenciales y sustanciales.

Señaló que el elemento esencial, sustancial y sobresaliente del signo solicitado es PASSION, y pese a estar acompañada de expresiones adicionales, éstas no le confieren suficiente distintividad para concederse el registro. Aseguró que realizando el examen de confundibilidad, los signos enfrentados son fácilmente confundibles desde sus aspectos visual, ortográfico y fonético.

Sostuvo que los productos a distinguir por las marcas enfrentadas, van a tener cana- Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) GACETA OFICIAL 18/08/2010 40.56 Artículo 136 Los elementos constitutivos de una marca “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, GACETA OFICIAL conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP2004, marca: “DIUSED JEAN” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008). 18/08/2010 41.56 Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurispruden- GACETA OFICIAL cia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, a contrario sensu, si los signos confrontados evocan ideas o conceptos distintos en la mente del consumidor, no serán susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, el Juez deberá determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos confrontados PASSION BEYOND REASON (denominativo) y PASIÓN (denominativo).

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS: SIMPLES Y COMPUESTAS. En el presente caso, se deberá comparar el signo solicitado PASSION BEYOND REASON (denominativo compuesto) con la marca registrada PASIÓN (denominativa simple). 18/08/2010 42.56 Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico” (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los GACETA OFICIAL vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, marca “LUCKY CHARMS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, de 17 de junio de 2004). Asimismo, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP2005, y que se considera pertinente destacar: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la im- 18/08/2010 43.56 presión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Tomando en cuenta que el signo solicitado PASSION BEYOND REASON (denominativo) está compuesto por palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de los signos en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común” (Proceso 57-IP-2002, Marca: “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 840, de 26 de septiembre de 2002).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

Sobre el tema, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado señalado lo siguiente: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” (Proceso 85-IP-2008, marca: “MR. FISH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1663, de 15 de octubre de 2008).

5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que el tercero interesado, MEALS DE COLOMBIA S.A., manifiesta que el signo solicitado PASSION BEYOND REASON (DENOMINATIVO) y la marca registrada PASIÓN (DENOMINATIVA), distinguen productos estrechamente relacionados de las Clases 32 y 30, respectivamente, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a esta- 18/08/2010 44.56 blecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. b) Canales de comercialización. c) Medios de publicidad idénticos o similares. d) Relación o vinculación entre los productos y servicios. e) Uso conjunto o complementario de los mismos. f) Partes y accesorios. g) Mismo género. h) Misma finalidad. i) Intercambiabilidad de los mismos.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pue- GACETA OFICIAL 18/08/2010 45.56 den conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”.

(Proceso 09-IP-94, caso “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 2005 y en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97,). 3. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, así como, elaborar la debida comparación entre los signos denominativos enfrentados en el presente proceso, con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. 4.

En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable. 5.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de las Clases 30 y 32 que distinguen las marcas en conflicto. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

GACETA OFICIAL 18/08/2010 46.56 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 053-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e); y, de oficio, del artículo 135 literales a), b), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “ORTOPÉDICOS SPA” (mixta). Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUCAMERCOL S.A. Proceso interno N° 2005-00228. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de mayo del año 2010. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. VISTOS: Tercero Interesado: ORTOPÉDICOS SPA S.A. El Oficio Nº 1962, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 09 de marzo de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00228. 2.

Determinación de los hechos relevantes: 1. Las partes Demandante: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. - INDUCAMERCOL S.A. El 12 de febrero de 2004, ORTOPÉDICOS SPA S.A. solicitó el registro como marca del signo “ORTOPÉDICOS SPA” (mixto) para distinguir “productos ortopédicos (ayuda para prevención o rehabilitación)” de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 539, del 30 de abril de 2004, oponiéndose a dicho registro la sociedad Industria Americana de Colchones S.A. – INDUAMERCOL S.A., por considerar que el signo solicitado es un término genérico y des- GACETA OFICIAL criptivo respecto de los productos de la Clase 10.

Mediante Resolución Nº 28434, de 23 de noviembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición otorgando así el registro del signo solicitado. Mediante Resolución Nº 788, de 25 de enero de 2005, se resuelve el recurso de reposición, confirmando la resolución anterior. Finalmente, mediante Resolución Nº 12635, de 31 de mayo de 2005, se resuelve el recurso de apelación, confirmando ambas resoluciones administrativas, agotándose así la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la Demanda: La demandante Industria Americana de Colchones S.A. - INDUAMERCOL S.A., alega lo siguiente: - El signo solicitado es un término descriptivo respecto de los productos de la Clase 10, por lo que resulta irregistrable al incurrir en la causal del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. La palabra ORTOPÉDICOS es una característica de los productos que identifica el signo solicitado. - Alega la violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado carece de distintividad. - La palabra SPA en el signo solicitado resulta ilegible por hallarse escrita en letras oscuras y muy pequeñas, siendo que la figura que aparece en la parte derecha es fantasiosa y no le otorga distintividad alguna. 18/08/2010 47.56 de la palabra ORTOPÉDICOS, pues ello iría en perjuicio de los demás empresarios del sector.

Agrega que, la genericidad y descriptividad de un signo deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate. El tercero interesado, ORTOPÉDICOS SPA S.A. señaló que, entre el signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) y la marca Industria Americana de Colchones S.A. – INDUAMERCOL S.A. no existen semejanzas de índole alguna y que el consumidor puede diferenciarlas a primera vista, bien por la composición ortográfica de cada una de ellas o sus diferencias fonéticas.

El signo solicitado se limita a la cobertura de implementos ortopédicos propiamente dichos, ayudas técnicas, productos para fisioterapia, rehabilitación y suministros hospitalarios.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de abril del año 2010. Que, el Juez ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, este Tribunal interpretará los mencionados artículos y, de oficio, el artículo 135 literales a), b), f) y g) de la Decisión 486. 4. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que, el signo solicitado cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como marca, siendo que posee la fuerza distintiva requerida, pues si bien se encuentra conformada por una expresión genérica para los productos que ampara, lo cierto es que su especial configuración dentro del conjunto marcario, acompañada de una figura que asemeja formar una “S”, así como, de la expresión SPA, le otorgan la suficiente distintividad para que sea identificada claramente, a lo que se agrega que a la solicitante no se le otorgó el uso exclusivo Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio GACETA OFICIAL 18/08/2010 48.56 al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. LA DISTINTIVIDAD. a) las palabras o combinación de palabras; El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoria- GACETA OFICIAL les y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 18/08/2010 49.56 comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ORTOPÉDICOS SPA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2. MARCAS MIXTAS.

En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta ), publicada en la Gaceta Oficial Nº 1451, de 9 de enero de 2007), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad de una marca mixta, deberá GACETA OFICIAL identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo mixto solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

3. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA. FALTA DE DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la demandante INDUSTRIAS AMERICANA DE COLCHONES S.A. argumenta que el signo solicitado ORTOPÉDICOS 18/08/2010 50.56 SPA (mixto) resulta irregistrable al incurrir en la causal del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).

El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado “ORTOPÉDICOS SPA” (mixto) es distintivo respecto de “productos ortopédicos (ayuda para prevención o rehabilitación)” que pretende distinguir en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL

4. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. Debido a que la demandante INDUSTRIAS AMERICANA DE COLCHONES S.A. argumenta que el signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) es genérico y descriptivo, el Tribunal considera pertinente tocar el tema de los signos genéricos y descriptivos. Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por 18/08/2010 51.56 uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) resultaría genérico o no con relación a los productos que pretende distinguir en la Clase 10, es decir, “productos ortopédicos (ayuda para prevención o rehabilitación)”.

Signos descriptivos En lo que se refiere al signo descriptivo, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que las denominaciones descriptivas, son aquéllas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte GACETA OFICIAL del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) resultaría descriptivo o no con relación a los productos que pretende distinguir en la Clase 10.

5. PALABRAS DE USO COMÚN. Entre los argumentos de la demanda, se expone que no es posible que se otorgue el registro del signo solicitado ORTOPÉDICOS SPA (mixto) a la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. debido a que se le estaría otorgando el derecho al uso exclusivo de un signo compuesto por palabras de uso común. 18/08/2010 52.56 Al respecto, este Tribunal ha establecido que si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca ORTOPÉDICOS SPA (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. GACETA OFICIAL Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo ORTOPÉDICOS SPA (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual 18/08/2010 53.56 de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/08/2010 54.56 GACETA OFICIAL 18/08/2010 55.56 GACETA OFICIAL 18/08/2010 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú