Año XXIX - Número 2032 Lima, 22 de marzo de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 72-IP-2011.- Proceso 73-IP-2011.- Proceso 76-IP-2011.- Proceso 79-IP-2011.- Proceso 77-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. Marca: “FACTORING EXPRESS” (denominativa). Expediente Interno N° 200800077 Interpretación Prejudicial de los artículos 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Modelo de utilidad: “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”. Proceso Interno: Nº 2008-000127 Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literal a), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00215. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: MOMENTINOS (denominativa) Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca: “ZUCOSOS” (denominativa). Expediente Interno N° 2003-00183 Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2007-00134. Actor: PRADA S.A. Marca: PRAGA (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/03/2012 2.60 PROCESO 72-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. Marca: “FACTORING EXPRESS” (denominativa). Expediente Interno N° 2008-00077. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

ANTECEDENTES nacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. - Resolución No. 27980 de 31 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 32141 de 28 de septiembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1. Las partes a) Los hechos Demandante: la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2.

Actos demandados La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Inter- Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 22 de noviembre de 2006, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 29 de diciembre de 2006, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 571.

No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro. - El 29 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia GACETA OFICIAL de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 19618, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. - El 30 de julio de 2007, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 31 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27980, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 28 de septiembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 32141, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La expresión FACTORING EXPRESS es lo suficientemente distintiva como para constituirse en marca, como quiera que cuenta con dos palabras, siendo la primera de éstas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, lo que indudablemente otorgará al público consumidor una idea inequívoca del origen empresarial de los servicios identificados con la misma”. - “(…) la expresión EXPRESS no otorga a la marca negada de oficio por la Superintendencia (…) un concepto en especial que pueda describir de una u otra forma los servicios ubicados en la clase 36 internacional y sí por el contrario, otorga mayor fuerza distintiva a la expresión FACTORING, lo que indudablemente nos lleva a concluir sin temor a equívoco que en su conjunto la denominación FACTORING EXPRESS cuenta con la suficiente distintividad para poder constituirse en marca útil para identificar servicios contenidos en la clase 36 internacional de Niza”. 22/03/2012 3.60 - “(…) la expresión FACTORING EXPRESS, tras un superficial análisis de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es negada por considerarse Descriptiva, cuando en realidad es un signo que en conjunto carece de significación alguna que pueda de manera alguna describir las cualidades o características de los servicios ubicados en la clase 36 internacional”. - “La Superintendencia (…) presume, equivocadamente, que con la marca negada a registro se pretenden identificar única y exclusivamente servicios administrativos relacionados con el contrato de preposición, omitiendo que la expresión FACTORING EXPRESS se solicitó en registro para identificar: ‘SERVICIOS DE SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS;

NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS’, de los cuales el contrato de preposición es apenas una de las diferentes formas contractuales a las que se puede acceder en la prestación de tales servicios (…)”. - “(…) a la sociedad FACTORING EXPRESS S.A., no le aplicaron las mismas consideraciones analíticas en el estudio de registrabilidad de su marca FACTORING EXPRESS, a pesar de que el estudio de registrabilidad análogos ya habían surtido su trámite, como se infiere del registro que de las marcas FACTORING DE LOS ANDES, FACTORING DE OCCIDENTE, FACTORINGLO, FACTORING MARKET, FAST FACTORING G COLTEFINANCIERA y FINAN FACTORING, lo cual nos permite afirmar, (…) que estamos frente a una manifiesta violación al principio fundamental de la igualdad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el signo ‘FACTORING EXPRESS’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 (…), toda vez que consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, puesto que indican de manera directa y exclusiva que se trata de servicios administrativos, financieros relacionados con el contrato GACETA OFICIAL de preposición o factoring de carácter expedito o de prestación rápida, es decir, que describe las características específicas de los servicios que pretende acaparar”. - “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; 22/03/2012 4.60 Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de registrabilidad y debida motivación) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a) las palabras o combinación de palabras;

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), fue presentada el 22 de noviembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio GACETA OFICIAL para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos. La distintividad; - Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. Signos evocativos. Palabras de uso común. La marca débil; - Signos de fantasía; - Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, dife- 22/03/2012 5.60 rencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

GACETA OFICIAL 22/03/2012 6.60 Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS EVOCATIVOS. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. El Tribunal estima adecuado referirse a los siguientes temas: signos en idioma extranjero, signos descriptivos y de uso común, los signos evocativos y la marca débil. Signos en idioma extranjero. Tomando en cuenta que la sociedad GROUP COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), integrado por expresiones en idioma inglés; se hace necesario tratar el tema “los signos en idioma extranjero”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 1 Signos descriptivos.

Tomando en cuenta que la sociedad actora argumentó que “(…) la expresión FACTORING EXPRESS, tras un superficial análisis de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es negada por considerarse Descriptiva, cuando en realidad es un signo que en conjunto carece de significación alguna que pueda de manera alguna describir las cualidades o características de los servicios ubicados en la clase 36 internacional” y que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) el signo ‘FACTORING EXPRESS’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 (…), toda vez que consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, puesto que indican de manera directa y exclusiva que se trata de servicios administrativos, financieros relacionados con el contrato de preposición o factoring de carácter expedito o de 1 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL prestación rápida, es decir, que describe las características específicas de los servicios que pretende acaparar”, deviene necesario hacer referencia al tema de los signos descriptivos. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” 2.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Signos evocativos. Tomando en cuenta que la demandante alega que “La expresión FACTORING EXPRESS es lo suficientemente distintiva como para constituirse en marca, como quiera que cuenta con 2 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. 22/03/2012 7.60 dos palabras, siendo la primera de éstas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, lo que indudablemente otorgará al público consumidor una idea inequívoca del origen empresarial de los servicios identificados con la misma” deviene necesario hacer referencia al tema de los signos evocativos.

En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 3 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba 3 Ibídem.

GACETA OFICIAL aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los servicios de la clase 36, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 22/03/2012 8.60 marse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 4 En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Palabras de uso común. La marca débil: Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: Tomando en cuenta que se ha alegado dentro del proceso que el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo) está integrado por palabras de uso común, deviene necesario referirse a este tema.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden esti- “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han 4 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 5 22/03/2012 9.60 marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 7

3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN.

3.6. LAS MARCAS DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. ha expresado que el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo) “es un signo que en conjunto carece de significación alguna”; se hace necesario tratar el tema: “las marcas de fantasía”. Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 6 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las 5 6 OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215 y 216. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 26. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar de oficio el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.; y, que no se presentaron oposiciones a la solicitud en referencia; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso 7 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2012 10.60 queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: Al respecto, este Tribunal ha manifestado: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 8 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 10.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. 9 Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 10 8 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 11 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. ha expresado que “(…) a la sociedad FACTORING EXPRESS S.A., no le aplicaron las mismas consideraciones analíticas en el estudio de registrabilidad de su marca FACTORING EXPRESS, a pesar de que el estudio de registrabilidad análogos ya habían surtido su trámite, como se infiere del registro que de las marcas FACTORING DE LOS ANDES, FACTORING DE OCCIDENTE, FACTORINGLO, FACTORING MARKET, FAST FAC- 11 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/03/2012 11.60 TORING G COLTEFINANCIERA y FINAN FACTORING, lo cual nos permite afirmar, (…) que estamos frente a una manifiesta violación al principio fundamental de la igualdad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”, y que la argumentó que “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario sig- GACETA OFICIAL nifica que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 22/03/2012 12.60 estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 3.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del servicio de que se trate, comunes a otros servicios del mismo género. GACETA OFICIAL 4. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los servicios de la clase 36 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio; y, en consecuencia, si es o no registrable. 5.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 6.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. 22/03/2012 13.60 El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. 8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800077, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 22/03/2012 14.60 Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 073-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Modelo de utilidad: “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”. Proceso Interno: Nº 2008-000127. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

VISTOS: La sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMIA el 9 de octubre de 2002, solicitó el registro de la patente de modelo de utilidad titulada “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio al verificar que la solicitud de patente cumplía con los requisitos formales, publicó dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 537, de 27 de febrero de 2004.

El Oficio Nº 1746, de 26 de julio de 2011, recibido en este Tribunal el 09 de agosto de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, la Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial de los artículos 1, 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2008-000127.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de octubre de 2011. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las Partes Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 2. Determinación de los hechos relevantes: Sin embargo, la publicación mencionada contenía dos errores, que consistían, en primer lugar, en no haber publicado el resumen del modelo de utilidad, sino la primera reivindicación de su capítulo reivindicatorio y, en segundo lugar, en omitir incluir que el solicitante estaba integrado también por el Centro de Investigaciones en Café (CENICAFÉ) además de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

CENICAFÉ fue expresamente mencionada en el petitorio respectivo, sin haber sido tenida como tal por la SIC en el trámite del expediente. Por lo anterior, se solicitó el 22 de octubre de 2004 a la demandada publicar nuevamente y en forma correcta la solicitud. GACETA OFICIAL La Superintendencia de Industria y Comercio el 22 de junio de 2007, expuso las razones por las cuales la segunda publicación solicitada no procedía y, mediante Resolución Nº 18172 de la misma fecha, declaró abandonada la solicitud de modelo de utilidad presentada por la demandante, por no haberse solicitado el examen de patentabilidad.

Contra la anterior Resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 37723, del 16 de noviembre de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 3. De acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante, la demandante, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, fundamentó su demanda en los siguientes argumentos: - Señaló que la SIC violó, por indebida interpretación, los artículos 1, 31, 40 y 42 de la Decisión 486, al expedir las resoluciones acusadas. - Expresó que no es cierto que pueda publicarse el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, y que tal publicación sea considerada suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. - Concluyó que, con la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, se violó lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486, ya que los terceros, careciendo de una clara explicación del modelo de utilidad, no podrían determinar si es o no patentable y no podrían oponerse. - Consideró que la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, puso en clara desventaja a quienes no están domiciliados en Colombia, violando el principio de trato nacional establecido en el artículo 1 de la norma en mención. 22/03/2012 15.60 - Precisó que según el artículo 85 de la Decisión, “Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre las patentes de invención”. - Indicó que el último inciso de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, señala que “para el caso de procedimientos en trámite la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. - Mencionó, que en concordancia con lo anterior, la circular externa Nº 10 expedida por la entidad demandada, establece que: “Atendiendo a lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que señala el artículo 44 de la misma decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva”. - Explicó que ante la falta de petición del examen de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486, se declaró en abandono la solicitud de patente. - Mencionó que en relación con el pago de la tasa que realizó el solicitante conforme la Decisión 344, la norma aplicable para ello era la Decisión 486, por ser ésta la norma vigente al momento de darse la etapa de publicación de la solicitud de modelo de utilidad. - Resaltó que no le asiste razón a la parte demandante al afirmar que la declaración de abandono se debió únicamente a la no cancelación de la tasa señalada en el artículo 44 de la Decisión 486, ya que tal resolución se fundamentó en el hecho de no mediar petición para la realización del examen.

CONSIDERANDO: 4. De acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante, la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda manifestando lo siguiente: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comuni- GACETA OFICIAL dad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en el presente caso, el Juez Nacional solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, la sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó el 9 de octubre de 2002, en vigencia de la Decisión 486, la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHS SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”, por lo que es la Decisión 486 la norma aplicable.

Que, en tal sentido, este Tribunal interpretará los artículos solicitados: 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. No es pertinente interpretar el artículo 1 de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 22/03/2012 16.60 blicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. (…) Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

(…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. DECISIÓN 486 (…) “(…) Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente.

Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente. (…) Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la pu- TITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

(…) GACETA OFICIAL Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 22/03/2012 17.60 Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.

La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” 2 I. DEFINICIÓN DE MODELO DE UTILIDAD: Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. 1 También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos. 1 Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario.

“EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102. El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella pue- 2 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Editorial AD-HOC.

S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág.

66. GACETA OFICIAL de desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 3 El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una “invención menor”.

Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”. 4 En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001. ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68. 22/03/2012 18.60 II. NORMAS SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN APLICABLES A LOS MODELOS DE UTILIDAD: El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente.

En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5 De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”.

Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la española y la argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, 5 Ver Proceso 1-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997.

GACETA OFICIAL lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”. 6 En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir, comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica. 6 GÓMEZ SEGADE, José Antonio.

“La Ley de Patentes y modelos de utilidad”. Ed. CIVITAS. Madrid-España, 1988. 22/03/2012 19.60 De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico e industrial.

Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia, la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Varios autores, señalan que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. 7 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad 8. Como se podrá ver, la diferencia 7 8 VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “El modelo de utilidad” pp. 167. LACRUZ BERDEJO en “Bienes inmateriales” pp. 79 y GÓMEZ SEGADE “Modelo de utilidad” pp. 4315. www.rae.es GACETA OFICIAL 22/03/2012 20.60 radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o mo- Examen de Fondo dalidad insignificante en relación con lo ya conocido. III. LA MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Dentro del Proceso 21-IP-2010, este Tribunal determinó cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud en la Decisión 486: “En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344.

Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro muestra la transformación normativa: RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la peti- RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. ción expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del GACETA OFICIAL examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes 9:  Publicación de la solicitud de patente.  Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.  Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. IV. DE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DEL MODELO DE UTILIDAD: En el presente caso, la demandante, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, expresó que no es cierto que pueda publicarse el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, y que tal publicación sea considerada suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Concluyó que, con la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, se violó lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486, ya que los terceros, careciendo de una clara explicación 9 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005. 22/03/2012 21.60 del modelo de utilidad, no podrían determinar si es o no patentable y no podrían oponerse.

Consideró que la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, puso en clara desventaja a quienes no están domiciliados en Colombia, violando el principio de trato nacional establecido en el artículo 1 de la norma en mención. Sobre este punto, se tiene, por un lado, que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción” (Artículo 30). Por otro lado, el artículo 31 de la Decisión 486 señala que: “El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente”.

Al respecto, el artículo 40 de la Decisión 486 sólo determina que “la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales”. En consecuencia, este Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos espacialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna par- GACETA OFICIAL te del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma. 2.

Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. 3. Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. - Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese el caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. 22/03/2012 22.60 4. El Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud de modelo de utilidad, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/03/2012 23.60 PROCESO 76-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literal a), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00215. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: MOMENTINOS (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. 1.

La sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG. solicitó el 24 de mayo de 2006 el registro como marca del signo denominativo MOMENTINOS, para amparar “café, cacao, chocolate, pastelería, confitería”, productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. VISTOS: 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 565 de 30 de junio de 2006, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad COLOMBINA S.A., con base en la marca denominativa MOMENTS, registrada en Colombia bajo los certificados Nos. 151.632 y 151.634, para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de octubre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 20042 de 29 de junio de 2007, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. 4.

La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. II. LAS PARTES. Demandante: COLOMBINA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SYMRISE GMBH & CO. KG. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 36495 de 31 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo.

Concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 451 de 17 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 7. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8.

El Consejo de Estado solicitó interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que las resoluciones demandadas violan los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154, ya que la sociedad COLOMBINA S.A. es la titular exclusiva de la marca MOMENTS en la clase 30 de la Clasificación Internacional. 2.

Argumenta, que la marca MOMENTINOS es confundiblemente semejante con la marca MOMENTS en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de Colombina S.A. y, por tanto, carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y a error. 3. Arguye, que los signos MOMENTINOS y MOMENTS son confundibles. 4. Sostiene, que debido a las semejanzas existentes entre las marcas, el público consumidor podría pensar erróneamente que las marcas son el mismo signo y que éstas provienen del mismo origen empresarial. 22/03/2012 24.60 IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán las siguientes normas: 134, restringido al literal a), y 136 literal a). No se interpretará el literal h) del artículo 136, ya que no se argumentó que la marca opositora fuera notoria.

Tampoco se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para resolver el asunto bajo examen. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 5. Agrega, que las dos marcas amparan productos de la clase 30 internacional, referidos, básicamente, a la confitería. (…) C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que los signos en conflicto al ser diferentes pueden coexistir en el mercado, identificando productos conexos, inclusive idénticos, sin generar riesgo de confusión. • Indica, que el signo MOMENTINOS, para amparar productos de la clase 30 internacional es suficientemente distintivo como para ser registrado como marca. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. No se encuentra dentro del expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG. Artículo 134 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos. D. La conexión competitiva. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo MOMENTINOS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. 22/03/2012 25.60 • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo MOMENTINOS es confundible con la marca denomina- GACETA OFICIAL tiva MOMENTS. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso 22/03/2012 26.60 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raí- parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

GACETA OFICIAL ces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva, ideológica y gráfica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre las cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y 22/03/2012 27.60 Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos MOMENTINOS y MOMENTS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera GACETA OFICIAL existir entre los signos denominativos MOMENTINOS y MOMENTS. 22/03/2012 28.60 los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro y uno de los signos opositores amparan productos de diferentes clases: 30 y 29. En este escenario es pertinente que el Tribunal aborde el tema de la conexión competitiva. En este marco es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 2 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan 2 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefóni- GACETA OFICIAL 22/03/2012 29.60 cos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en nin- guna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos MOMENTINOS y MOMENTS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Como el signo solicitado y uno de los opositores amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008- GACETA OFICIAL 22/03/2012 30.60 00215, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 79-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca: “ZUCOSOS” (denominativa). Expediente Interno N° 2003-00183. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Demandante: la sociedad KELLOGG COMPANY. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, co- 1.1. Las partes Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Tercero Interesado: las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 1.2.

Actos demandados La sociedad KELLOGG COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió de- GACETA OFICIAL clarar infundadas las observaciones formuladas por las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Resolución No. 28637 de 30 de agosto de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 34803 de 29 de octubre de 2002, por medio de la cual la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: - El 6 de junio de 1996, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 14 de agosto de 1996, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 435. - La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “COCOSOS” (denominativa), registrada en la clase 30. - La sociedad KELLOGG COMPANY presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “ZUCARITAS” (denominativa), registrada en las clases 29 y 30. - El 24 de febrero de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3252, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones formuladas por las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY; y, en consecuencia, conceder el re- 22/03/2012 31.60 gistro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 30 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28637, por medio de la cual atendió los recursos de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 29 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) expidió la Resolución No. 34803, por medio de la cual atendió los recursos de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) las marcas ZUCOSOS y ZUCARITAS son confundibles, y por lo mismo el signo ZUCOSOS carece de la capacidad distintiva e individualizadora frente al signo ZUCARITAS (…)”. - “(…) resulta evidente que en este caso existe riesgo de confusión marcaria, teniendo en cuenta el conjunto de los signos ZUCOSOS y ZUCARITAS.

En efecto debido a las semejanzas entre los signos el consumidor podría pensar erróneamente que las dos marcas son el mismo signo, que ambas provienen del mismo origen o del mismo grupo empresarial. Tal es la semejanza entre los signos ZUCOSOS y ZUCARITAS que Societé des Produits Nestlé S.A. ha formulado varias oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ZUCARITAS alegando la confundibilidad de los signos (…)”. - “Teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los productos comprendidos en la Cla- GACETA OFICIAL se 30 internacional y que bajo las mismas se comercializan ‘cereales para el desayuno’ es indudable que éstos se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo”. - “La marca ZUCOSOS no contiene elementos novedosos ni distintivos frente a la marca ZUCARITAS, por cuanto en la etiqueta únicamente aparece la expresión ZUCOSOS, siendo, por lo tanto el elemento denominativo el predominante en el conjunto marcario, teniendo como consecuencia que es sobre dicho término en el cual recae toda atención y recordación de los consumidores”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘ZUCARITAS’ y ‘ZUCOSOS’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por siete letras cuya composición es diferente respecto de la de la (sic) marca opositora que consta de nueve letras, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”. - “No le asiste la razón a la sociedad actora en cuanto al análisis de confundibilidad y la presunta similitud que plantea en su escrito de demanda, respecto de las dos etiquetas, tanto de la marca solicitada y como de la marca previamente registrada, habida cuenta que la marca solicitada es una marca nominativa ‘ZUCOSOS’, cuyo análisis estudio (sic) de confundibilidad se centra en su unidad fonética y ortográfica”. - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es 22/03/2012 32.60 independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración”. d) Terceros interesados La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) ZUCARITAS tiene significado propio y para un consumidor promedio es claro que le atribuirá a este signo el significado de pequeñas porciones de azúcar, mientras que ningún consumidor encontrará en el signo ZUCOSOS un significado propio”. - “(…) la raíz ‘ZUC’ que aparece en los signos comparados evoca azúcar y es derivado de la palabra castellana ZUCARINO (que tiene azúcar).

Por tanto, el prefijo ZUC no es apropiable para distinguir productos de la clase 30 y puede ser usado en la formación de signos de diferentes titulares para distinguir productos de dicha clase 30". - “(…) al no ser confundibles los signos ZUCARITAS y ZUCOSOS por su aspecto ortográfico, ni por el fonético ni tampoco por el aspecto conceptual y menos si tiene en cuenta que las marcas enfrentadas son ambas evocativas de azúcar a través de la raíz ‘ZUC’, éstas no son confundibles (…)”. - “Como el signo ZUCOSOS no es confundible con ZUCARITAS (…) y no es una expresión genérica ni descriptiva de ninguno de los productos de la clase 30, pues con la palabra ZUCOSOS no se define en castellano ningún producto específico, puesto que se trata de una palabra de fantasía, la marca ZUCOSOS, tiene capacidad distintiva: es capaz de individualizar o distinguir el producto que con ella se distingue de otras marcas para productos similares y es capaz también de distinguir el origen empresarial de los productos que ampara”. - “La administración de marcas de cada país es autónoma para determinar qué signo es registrable como marca y cuál no lo es.

(…)”. No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. GACETA OFICIAL CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; 22/03/2012 33.60 tiva sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 81 (concepto de marca y elementos constitutivos) y 83 literal a) (identidad y semejanza de un signo con una marca); de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

Asimismo, se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial. No indica qué normas requiere en interpretación, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violados a los artículos 134, 135 literal i), 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la norma- PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 22/03/2012 34.60 Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR: Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Marcas conformadas por partículas evocativas y de uso común. La marca débil; - Signos de fantasía; - Conexión competitiva; - Autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. 22/03/2012 35.60 sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 2 - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica.

Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los 22/03/2012 36.60 sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “ZUCOSOS” (denominativo), “ZUCARITAS” (denominativo) y “COCOSOS” (denominativo), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer GACETA OFICIAL su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 22/03/2012 37.60 signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Tomando en cuenta que la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY presentaron oposiciones a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “COCOSOS” (denominativa) y “ZUCARITAS” (denominativa); se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

La identidad y la semejanza El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 5 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 4 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. GACETA OFICIAL Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 6 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 6 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 22/03/2012 38.60 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 8 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 22/03/2012 39.60 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 10 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 9 10 11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino 12 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13

3.7. MARCAS CONFORMADAS POR PARTÍCULAS EVOCATIVAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. argumentó que “(…) la raíz ‘ZUC’ que aparece en los signos comparados evoca azúcar y es derivado de la palabra castellana ZUCARINO (que tiene azúcar). Por tanto, el prefijo ZUC no es apropiable para distinguir productos de la clase 30 y puede ser usado en la formación de signos de diferentes titulares para distinguir productos de dicha clase 30", deviene necesario abordar el tema de marcas conformadas por partículas evocativas y de uso común y la marca débil.

Partículas evocativas: En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/03/2012 40.60 El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 14 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. Siguiendo los lineamientos expresados, las partículas evocativas incorporadas a un signo, hace que todo el signo se convierta en evocativo. 14 Ibídem.

GACETA OFICIAL De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ZUCOSOS” (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 30, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Partículas de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. 22/03/2012 41.60 das a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 16 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 15 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser considera- 15 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.8. LAS MARCAS DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. expresó que “Como el signo ZUCOSOS no es confundible con ZUCARITAS (…) y no es una expresión genérica ni descriptiva de ninguno de los productos de la clase 30, pues con la palabra ZUCOSOS no se define en castellano ningún producto específico, puesto que se trata de una palabra de fantasía, la marca ZUCOSOS, tiene capacidad distintiva: es capaz de individualizar o distinguir el producto que con ella se distingue de otras marcas para productos similares y es capaz también de distinguir el origen empresarial de los productos que ampara”; se hace necesario tratar el tema: “las marcas de fantasía”. 16 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. 2010. Pág. 215 y 216. GACETA OFICIAL Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 17 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 18

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y la sociedad KELLOGG COMPANY presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su mar- 17 18 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 26. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/03/2012 42.60 ca “ZUCARITAS” (denominativa), registrada en las clases 29 y 30, en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 19 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos 19 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.20

3.10. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio ha alegado que “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e indepen- 20 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 22/03/2012 43.60 diente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para GACETA OFICIAL que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez 22/03/2012 44.60 de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo) fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ZUCOSOS” (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 30 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no im-pedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 22/03/2012 45.60 En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 10. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300183 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 22/03/2012 46.60 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 77-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2007-00134. Actor: PRADA S.A. Marca: PRAGA (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: LUZ MERY MESA LÓPEZ. III. DATOS RELEVANTES VISTOS: A.

HECHOS. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de octubre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: PRADA S.A. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La señora LUZ MERY MESA LÓPEZ, solicitó el 29 de abril de 2005 el registro como marca del signo mixto PRAGA, para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005, la sociedad PRADA S.A. presentó oposición con base en sus marcas mixtas PRADA, registradas en Colombia bajo los certificados Nos. 296.581 y 263.875, para GACETA OFICIAL amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 1562 de 30 de enero de 2006, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo solicitado. 22/03/2012 47.60 Argumenta, que los signos en conflicto pueden generar confusión indirecta en el público consumidor, ya que pueden pensar que las marcas pertenecen al mismo propietario.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. La sociedad PRADA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y gramatical. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 16113 de 20 de junio de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 28579 de 27 de octubre de 2006, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 7. La sociedad PRADA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. El Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí en el aspecto fonético y ortográfico. 2. Agrega, que el elemento denominativo es preponderante en el conjunto marcario. 3. Sostiene, que la marca PRADA es renombrada y famosa para distinguir artículos de moda y alta costura.

El registro solicitado busca aprovecharse de la imagen de esta marca ya posicionada en el mercado. La tercera interesada no contestó la demanda. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136, literal a) y 154 de la Decisión 486. Se interpretarán las normas solicitadas, salvo el artículo 154 que no es pertinente para resolver el asunto específico. La interpretación del artículo 134 se restringirá a los literales a) y b).

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán GACETA OFICIAL 22/03/2012 48.60 registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. tinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ” Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 225 (…) (…) Artículo 228 Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

(…) f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; Artículo 224 g) el valor contable del signo como activo empresarial; “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector per- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, GACETA OFICIAL i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos. D. La marca notoriamente conocida y su prueba. El riesgo de uso parasitario. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto PRAGA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 22/03/2012 49.60 Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la ca- GACETA OFICIAL 22/03/2012 50.60 pacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto PRAGA es confundible con las marcas mixtas PRADA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 22/03/2012 51.60 • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre las cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos PRAGA Y PRADA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc. • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva, ideológica y gráfica.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto mar- 2. Reglas para el cotejo marcario. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. 2 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL cario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemen- 22/03/2012 52.60 to.

Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PRAGA y PRADA. D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE USO PARASITARIO. La sociedad demandante argumentó que las marcas mixtas PRADA son renombradas y famosas para distinguir artículos de moda y alta costura Además, afirmó que el signo solicitado busca aprovecharse de la imagen de estas marcas ya posicionadas en el mercado.

Por lo tanto, se abordará el tema de la marca notoriamente conocida, haciendo énfasis en el riesgo de uso parasitario. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

GACETA OFICIAL 22/03/2012 53.60 En dicho Título, no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. lación, con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

El artículo 224, consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En re- El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. GACETA OFICIAL La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, se debe tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 4 El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad que tiene el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

Disponible en http:// repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06Jurisprudencia.pdf. 22/03/2012 54.60 El riesgo de dilución, es cuando el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de: Que el público consumidor caiga en los siguientes errores:  Al adquirir determinado producto creo que está adquiriendo otro;  No tener claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido;  Pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 5 Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso 5 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL 22/03/2012 55.60 las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 7 de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 6 Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada. 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de uso parasitario en relación con las marcas mixtas PRADA. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre 6 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano 7 Ibídem.

Pág. 247 GACETA OFICIAL 22/03/2012 56.60 internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; fusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión, sobre todo cuando ambos signos son mixtos. g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de con- TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PRAGA y PRADA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal, lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL Es importante tener en cuenta, que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de uso parasitario en relación con las marcas mixtas PRADA.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, 22/03/2012 57.60 con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200700134, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/03/2012 58.60 GACETA OFICIAL 22/03/2012 59.60 GACETA OFICIAL 22/03/2012 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú