Año XXIX - Número 2039 Lima, 9 de abril de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 140-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. Marca: “COLUMBUS” (mixta). Expediente Interno N° 200800218 Proceso 102-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 26 literal f) y 276 de la misma Decisión. Patente: INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO.

Actor: sociedad S.C.A. HYGIENE PRODUCTS AB. Proceso interno Nº 2007-00153 Proceso 122-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 135 literales a), b) e), f), g) e i), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 150 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00037. Actor: GRUPO GIULETI S.A. Marca: ETBE (mixta) Proceso 127-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-00200. Actor: Sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. Patente: “FENOXI PIPERIDINAS” Proceso 40-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en lo solicitado por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

Actor: PFIZER INC. Caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”. Expediente Interno Nº 2003-00533 Para nosotros la Patria es América 42 GACETA OFICIAL 09/04/2012 2.60 PROCESO 140-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. Marca: “COLUMBUS” (mixta). Expediente Interno N° 2008-00218. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. cia, fundada la oposición formulada por la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A., y negando el registro como marca del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. VISTOS: 1.3.

Hechos relevantes Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Resolución No. 0717 de 18 de enero de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 15363 de 29 de junio de 2005; declarando, en consecuen- a) Los hechos - El 4 de junio de 2004, la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. solicitó el registro del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de diciembre de 2004, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 547. - El 11 de febrero de 2005, la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “COLON” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 y “COLON CLASSIC”, solicitado para registro para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 29 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolu- GACETA OFICIAL 09/04/2012 3.60 ción No. 15363, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. - La sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 31 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36370, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 18 de enero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 0717, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 15363 de 29 de junio de 2005; declarando, en consecuencia, fundada la oposición formulada por la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A., y negando el registro como marca del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. - “(…) la expresión COLON, además de ser el apellido del Descubridor de América, tiene otros muchos significados.

En consecuencia, yerra también el Superintendente Delegado (…) al asumir que todos los consumidores asociarán dicho nombre única y exclusivamente con el apellido del descubridor, para luego asociar tal apellido con el nombre COLUMBUS”. - “COLON y COLUMBUS son diferentes tanto ideológica, como ortográfica y fonéticamente. Se trata pues, de dos expresiones distintas, que no serán asociadas por los consumidores.

En vista de lo anterior, los elementos gráficos que acompañan a la expresión COLUMBUS, lejos de hacer creer a los consumidores que se trata de ‘innovaciones’ hechas a la marca COLON (en tanto esta primera asociación no la harán), resultan ser ampliamente distintivas, y sumadas a la expresión COLUMBUS forman un conjunto marcario original, único, muy novedoso y en consecuencia, registrable como marca”. - “(…) las marcas COLON, de la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A. y COLUMBUS (mixta), de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., coexisten pacíficamente en registros de diferentes países.

Esta coexistencia pacífica se convierte en un indicio de que no son confundiblemente similares”. b) Fundamentos de la Demanda - “(…) la marca ‘COLUMBUS’ (mixta solicitada), clase 33 presenta semejanzas con la marca ‘COLON’ (registrada) clase 33, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”. - “(…) las marcas en controversia después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión, habida cuenta que observadas al ser observadas (sic) corresponden al mismo concepto, es decir, al descubridor de América Cristóbal Colón y teniendo en cuenta sus similitudes de orden ortográfico y fonético lo que puede inducir a error al consumidor, sin que el signo solicitado ‘COLUMBUS’ en forma mixta acompañado de un componente gráfico, lo logra otorgarle una suficiente distintividad que permita diferenciarlo del signo registrado”.

La sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) resulta evidente que solamente un porcentaje muy pequeño de la población colombiana reconocerá que el nombre ‘COLUMBUS’ corresponde en otro idioma al apellido del descubridor de América”. - “(…) el nombre ‘COLUMBUS’ no forma parte del conocimiento común y en consecuencia, ha debido ser considerado por la entidad demandada como un nombre de fantasía y en consecuencia, registrable y no asociado ideológicamente con la marca COLON, previamente registrada por la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 09/04/2012 4.60 - “(…) se tiene que la marca solicitada ‘COLUMBUS’ pretende amparar los mismos productos comprendidos en la clase 33 que ampara la anteriormente registrada ‘COLON’ (…)”. artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; d) Tercero Interesado Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2011.

La sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) las marcas COLON y COLUMBUS, son casi idénticas en el sentido conceptual y protegen los mismos productos en la Clase 33 Internacional, imposibilitándose su diferenciación y distinción el mercado, por lo cual los riesgos de confusión y de asociación exigidos por el derecho comunitario, para aplicar la causal de irregistrabilidad en comento, se cumplen”. - “(…) considerando el signo solicitado por el demandante, es claro que el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico del mismo, debido a la fuerte presencia que ‘COLUMBUS’ si se tiene en cuenta el tamaño de letra y el color rojo que lo representa”. - “(…) tanto COLUMBUS como COLON son confundibles debido a que en el aspecto conceptual hacen referencia a la misma idea, al descubridor CRISTOBAL COLON”. - “Los productos que pretende distinguir la marca solicitada COLUMBUS son exactamente los mimos que los protegidos por la marca registrada por mi representada COLON en clase 33, es decir, los productos de BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON EXCEPCIÓN DE CERVEZAS) comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancia que aumenta los riesgos para el consumidor”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “COLUMBUS” (mixto), fue presentada el 4 de junio de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) GACETA OFICIAL 09/04/2012 5.60 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: dor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. (…)”. 3.

CONSIDERACIONES Los elementos constitutivos de una marca. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos simples y compuestos con signos mixtos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;

Similitud ideológica; - Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Signos en idioma extranjero. La marca de fantasía. Palabras de uso común. La marca débil; - Coexistencia marcaria de hecho; - Autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones; - Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumi- El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la GACETA OFICIAL diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. 09/04/2012 6.60 significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos con signos mixtos. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “COLUMBUS” (mixto) y “COLON” y “COLON CLASSIC” (denominativa simple y compuesta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 09/04/2012 7.60 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 dicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Tomando en cuenta que la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. solicitó el registro del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “COLON” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 y “COLON CLASSIC”, solicitado para registro para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación preju2 3 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 09/04/2012 8.60 rística o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el caso de autos, el Juez consultante determinará si entre los signos en controversia existe similitud conceptual y, en consecuencia, pueden generar confusión en el público consumidor.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 6 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracte- 7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 09/04/2012 9.60 sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 9 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes 10 8 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DE FANTASÍA. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. 09/04/2012 10.60 LUMBUS’ corresponde en otro idioma al apellido del descubridor de América” y “(…) el nombre ‘COLUMBUS’ no forma parte del conocimiento común y en consecuencia, ha debido ser considerado por la entidad demandada como un nombre de fantasía y en consecuencia, registrable y no asociado ideológicamente con la marca COLON, previamente registrada por la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A.”; se hace necesario tratar el tema “los signos en idioma extranjero” y “la marca de fantasía”.

Signos en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 13 Tomando en cuenta que la parte demandante argumentó “(…) resulta evidente que solamente un porcentaje muy pequeño de la población colombiana reconocerá que el nombre ‘CO- Signos de Fantasía. 12 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como se expresó, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). 09/04/2012 11.60 Palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Como se indicó anteriormente, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de uso común no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, no podrá impedir que terceros puedan utilizarla, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 14 Asimismo, es importante tener en cuenta que se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. 14 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 15

3.7. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO. Tomando en cuenta que la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. alegó que “(…) las marcas COLON, de la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A. y COLUMBUS (mixta), de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., coexisten pacíficamente en registros de diferentes países. Esta coexistencia pacífica se convierte en un indicio de que no son confundiblemente similares”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria de hecho”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexis- 15 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. 2010. Pág. 215 y 216. 09/04/2012 12.60 tencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003).

3.8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la actora ha alegado que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos semejantes ha decidido de diferente manera; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior GACETA OFICIAL signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marca- 09/04/2012 13.60 rio, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. solicitó el registro del signo “COLUMBUS” (mixto), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; y, la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “COLON” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 y “COLON CLASSIC”, solicitado para registro para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión GACETA OFICIAL competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 16 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conoci- 09/04/2012 14.60 miento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 17 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Al comparar una marca denominativa simple y compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la 17 16 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL 09/04/2012 15.60 existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. tiva comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 5.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 6.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 7.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la norma- 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800218, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 09/04/2012 16.60 PROCESO 102-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 26 literal f) y 276 de la misma Decisión. Patente: INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO.

Actor: sociedad S.C.A. HYGIENE PRODUCTS AB. Proceso interno Nº 2007-00153. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, referente al artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2007-00153;

El auto de 30 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad S.C.A. HYGIENE PRODUCTS AB.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos 1. El 24 de julio de 2002, la sociedad S.C.A. HYGIENE PRODUCTS solicitó la patente de invención denominada “INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO”. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 540 de 31 de mayo de 2004, al que no se presentaron oposiciones. 3.

Por Resolución Nº 28657 de 28 de octubre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención de “INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO”, argumentando, sobre la solicitud de realizar el examen de patentabilidad, que: “Dicha solicitud no surte efectos legales, en razón a que fue presentada por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado un nuevo poder, o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal (…)”.

La sociedad demandante presentó recurso de reposición contra la mencionada Resolución. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución Nº 32191 de 29 de noviembre de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En su demanda, la actora, sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, manifiesta que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que según consta en el expediente “la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS solicitó, dentro del término otorgado para ello, efectuar el examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención “Interfase gráfica de usuario para control del costo del producto”.

La mencionada solicitud fue presentada por el señor Mauricio Jaramillo Campuzano. GACETA OFICIAL 2. La Superintendencia al no aceptar la solicitud por considerar que el señor Jaramillo Campuzano “no estaba reconocido como el apoderado del solicitante (…) limita el alcance de la palabra ‘SOLICITANTE’, a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la Agencia Oficiosa o el Pago por Cuenta de un tercero (…)”.

El señor Mauricio Jaramillo Campuzano al solicitar que se realice el examen de patentabilidad actuaba como agente oficioso según el artículo 2304 del Código Civil. Y que según el artículo 1630 del mismo Código Civil “la solicitud de examen preliminar (…) tenía la posibilidad de ser reconocida como el pago efectuado por un tercero en nombre del deudor (…)”. 3.

Afirma que en el caso concreto “para proceder al examen de patentabilidad no es más que un requisito económico, el cual para su cumplimiento no debe requerir de alguna condición especial, pues lo sustancial en tal requisito es ‘que se efectúe el pago’ y no ‘quien lo efectúe’, ya que la finalidad del mismo es cubrir los costos en que incurre la administración al llevar a cabo tal examen de patentabilidad, y no acreditar una condición especial bajo la cual se actúa”. 4.

La Superintendencia “al constatar el pago del examen de patentabailidad (…) debió proceder a la ejecución de tal examen o hacer el requerimiento correspondiente, en lugar de dejar transcurrir el termino concedido por la norma andina para cumplir con tal obligación para luego declarar el abandono, pues ya estaba subsanado el requisito de solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486”. 5.

En el artículo 44 de la Decisión 486 “no se prevé la consecuencia de no adjuntar a la solicitud todos los documentos necesarias (sic) para que la administración proceda con dicha petición; la norma solo establece la consecuencia de no efectuar la solicitud, cual es la declaratoria del abandono de la misma. La situación comentada conlleva a que la Superintendencia debe llenar este vacío con 09/04/2012 17.60 lo estipulado por el Código Contencioso Administrativo”. 6.

De esta manera afirma que “la sanción de abandono prevista por el artículo 44 de la Decisión 486, está señalada expresamente para aquellos casos de inanición del solicitante (…). d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que: 1. Cita los artículos 44, 26 y 27 literal g) de la Decisión 486 para concluir que de dichas normas “se infiere que la persona indicada para pedir el examen de patentabilidad es el solicitante o quien actúe por éste válidamente, esto es su representante o apoderado”. 2.

De los documentos que obran en el expediente la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB actuó “por medio de apoderado (…). Por lo tanto al confiar al solicitante la gestión y trámite de su solicitud a un apoderado es a este (sic) a quien corresponde adelantar lo atinente con el desarrollo de la solicitud, entre otros atender los requerimientos para completar la solicitud, pedir el examen de patentabilidad a menos que dicho apoderado principal haga oportuna cesión del poder conferido”. 3.

En el proceso el señor Mauricio Jaramillo Campuzano “no acredita personaría para actuar en estas diligencias administrativas, ni como apoderado principal ni como sustituto, por lo que es de considerar que por no efectuada la solicitud de la patente de invención que nos ocupa”. 4. En cuanto a la figura de agente oficioso, esta condición “no puede presumirse por la oficina nacional competente, sino que debe ser manifestada expresamente por quien dice actuar en nombre de otro, más aún cuando existe dentro de la actuación administrativa un apoderado debidamente constituido de conformidad con el Código de Procedimiento Civil que actuando durante el trámite administrativo de la solicitud de la patente de invención que nos ocupa”.

GACETA OFICIAL 5. Por lo que “la declaratoria del abandono no fundamentó exclusivamente en la falta de pago, sino que esta consecuencia jurídica obedeció a que ni el solicitante ni la persona autorizada por la Sociedad S.C.A. Hygiene Prodcts, cumplieron con el deber de solicitar el examen de patentabilidad”. 09/04/2012 18.60 oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) f) los poderes que fuesen necesarios (…)

CONSIDERANDO

Que, el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 24 de julio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 44 de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 26 literal f) y 276 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…)”. 1. Del procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención. El Tribunal considera oportuno referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, por ser aplicable al caso concreto. Con el fin de otorgar una patente que confiera a su titular el derecho de impedir que terceros exploten, sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente: Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 151-IP2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los GACETA OFICIAL requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no reque- 09/04/2012 19.60 rirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. (Proceso 151-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1284 de 13 de enero de 2006, patente: “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2(4-FLUOROFENIL)-â, ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMI-NO)CARBONIL]1H-PIRROL-1- HEPTANOICO.

SAL DE CALCIO (2:1)”. GACETA OFICIAL En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28657, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “”INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO”. La Superintendencia argumentó que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, “no surte efectos legales, en razón a que fue presentada por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado un nuevo poder, o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal (…)”.

Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra per- 09/04/2012 20.60 sona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 de 18 de septiembre de 2001, patente de modelo de Utilidad: Tanque Compuesto). 2.

De la solicitud del examen de patentabilidad. Del abandono de la solicitud. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, no surte efectos legales en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal.

Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla”.

(Proceso 151-IP-2005, ya citado). Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente. Por lo que, procede establecer que la GACETA OFICIAL petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…).

Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)”. (Proceso 109IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2000, caso: LA BELLA). 3. Complemento indispensable. Tomando en cuenta que, la parte demandante, argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio debió aplicar el Código Contencioso Administrativo, el Tribunal considera oportuno referirse al tema del complemento indispensable.

En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 109-IP-2000, ya citado).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma 09/04/2012 21.60 restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la GACETA OFICIAL norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

SEGUNDO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente.

El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

TERCERO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, re- 09/04/2012 22.60 quisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-00153, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 09/04/2012 23.60 PROCESO 122-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 135 literales a), b) e), f), g) e i), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 150 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00037. Actor: GRUPO GIULETI S.A. Marca: ETBE (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: GRUPO GIULETI S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: LUDECOL S.A. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LUDECOL S.A., solicitó el 28 de junio de 2004 el registro como marca del signo mixto ETBE, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACEITES, GRASAS INDUSTRIALES, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE, COMBUSTIBLE, INCLUYENDO GASOLINA PARA MOTORES.” 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 496 de 29 de octubre de 2004, no se presentaron oposiciones. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 1542 de 31 de enero de 2005, resolvió conceder el registro solicitado. 4. La sociedad GRUPO GIULETI S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 5.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es irregistrable, ya que su elemento gráfico consiste en un envase de uso común en relación con los servicios de la clase

35. GACETA OFICIAL 2. Sostiene, que la expresión ETBE es la sigla del nombre químico de un aditivo de combustibles. Por lo tanto, se trata de una expresión genérica para la clase 35. 3. Argumenta, que la expresión ETBE es comúnmente usada en el mercado. Se usa en la literatura que se refiere a dicho componente químico; también se usa en las etiquetas de los productos que lo contienen. 4.

Agrega, que también es una expresión descriptiva del servicio que se comercializa. 5. Indica, que el signo solicitado para registro es engañoso, ya que hace pensar que únicamente se comercializa el aditivo ETBE. 09/04/2012 24.60 • Indica, que la demanda nada dice sobre los productos de la clase 4 y, en este sentido, el signo solicitado para registro no viola el artículo 135 literal f) de la Decisión 486. • Arguye, que el signo solicitado no es descriptivo para los servicios de la clase 5.

No hay servicios que se describan como ETBE. Además el signo solicitado es mixto. • Expone, que el signo solicitado para registro no engaña a nadie. Simplemente evoca los servicios que con el signo se prestan, lo que está permitido por el ordenamiento jurídico. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. • Argumenta, que el elemento gráfico del signo solicitado para registro no es una forma usual en los servicios de la clase 35. • Sostiene, que no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad que alega el demandante. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad LUDECOL S.A., contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que el artículo 134 no habla de genericidad ni descriptividad. • Sostiene, que en el signo solicitado para registro no se pretende la reivindicación del envase. Si así fuera se hubiera solicitado como marca tridimensional o como diseño industrial. • Agrega, que no existe un envase típico para los servicios que se quiere comercializar con la marca. • Manifiesta, que en el mercado no existe ningún servicio que se llame ETBE.

Si se pregunta. ¿cuál es el servicio que se ampara?, nadie contestará ETBE. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, literales a), b), c), e), f), g) e i), y 136 de la Decisión 486. No se interpretarán los artículos 136 y 135, literal c), ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio.

El 136 porque no se hace referencia a un derecho de un tercero, y el 135, literal c), porque no se está solicitando para registro de un signo tridimensional. El signo solicitado es mixto con un gráfico de un envase. Se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b). Y de oficio, se interpretará el artículo 150 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) GACETA OFICIAL Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 09/04/2012 25.60 trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 150 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución; (…)” Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)”. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. (…) E. Examen de registrabilidad de oficio. f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se B. Elementos descriptivos, genéricos y de uso común en la conformación de signos marcarios.

La marca débil. C. Los signos evocativos. D. Los signos engañosos. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto ETBE. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. GACETA OFICIAL Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad ex- 09/04/2012 26.60 trínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. B. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL. La demandante afirmó que el elemento gráfico del signo solicitado consiste en un envase de uso común en relación con los servicios de la clase 35.

Además, argumentó que la expresión ETBE es genérica, de uso común y descriptiva en la clase 35. En este marco, es apropiado referirse a los elementos descriptivos, genéricos y de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

También ocurre lo mismo con los gráficos que representan figuras de uso común. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que GACETA OFICIAL 09/04/2012 27.60 e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” sea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que de- Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 1. En relación con los elementos gráficos ocurre lo mismo que con los elementos nominativos.

Si 1 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario… Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 215 y 216. GACETA OFICIAL 09/04/2012 28.60 son de uso común pueden formar un conjunto marcario al unirse con otros elementos que generen distintividad. no, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo ETBE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 35 y, si esto no es así, debe determinar si los elementos del signo mixto ETBE son genéricos, descriptivos y de uso común, y de esta manera analizar el grado de distintividad del conjunto marcario.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. C. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. 2 A continuación se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

La sociedad LUDECOL S.A. argumentó que el signo solicitado para registro evoca los servicios que ampara. Por tal motivo, es necesario referirse a los signos evocativos. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al sig- (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. 2 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del proceso 4-IP-95.

GACETA OFICIAL La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )” 3. En consecuencia, el Juez Consultante deberá establecer si el signo ETBE es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

D. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS La sociedad demandante argumentó que el signo solicitado para registro es engañoso, ya que hace pensar que únicamente se comercializa el aditivo ETBE. Por tal motivo, se abordará el tema de los signos engañosos. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los 3 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

“DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, 1989, págs. 78 y 79. 09/04/2012 29.60 medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000.) E. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis de registrabilidad de oficio.

Por tal motivo, se analizará cómo se debe realizar el examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario co- GACETA OFICIAL munitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad 4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 09/04/2012 30.60 así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones GACETA OFICIAL presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares. 09/04/2012 31.60 con el respectivo análisis de registrabilidad.

CUARTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo por si mismo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición, se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo ETBE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 35 y, si esto no es así, debe determinar si los elementos del signo mixto ETBE son genéricos, descriptivos y de uso común, y de esta manera analizar el grado de distintividad del conjunto marcario.

TERCERO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo ETBE es evocativo y, de esta manera, continuar De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800037, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 09/04/2012 32.60 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 127-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-00200. Actor: Sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. Patente: “FENOXI PIPERIDINAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

MERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. A. Hechos. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO- 1. La Sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, solicitó el 26 de abril de 2000 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “INHIBIDORES DE LA RENINA”. 2.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante auto No. 774, notificado el 8 de junio de 2000, solicitó a la peticionaria que modificara el título de la solicitud. 3. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, mediante memorial de 17 de julio de 2000, modificó el título a “FENOXI PIPERIDINAS”, y cumplió con los otros requerimientos realizados. 4.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 517 de 27 de junio de 2002. No se presentaron oposiciones. GACETA OFICIAL 5. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 25370 de 30 de septiembre de 2005, decidió negar la patente de invención solicitada.

Argumentó la falta de novedad, teniendo en cuenta el documento WO 9709311. 6. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 7. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 2006 de 31 de enero de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. 8.

La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 9. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 1.

Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente es novedoso, tiene altura inventiva y aplicación industrial. No existe en el estado de la técnica un objeto idéntico al reivindicado en la solicitud denegada. 2. Sostiene, que la patente de invención ya ha sido reconocida en otros países, especialmente en Perú donde rige la misma normativa. 3.

Señala, que el documento citado no revela explícitamente compuestos inhibidores de renina, en los cuales se haya realizado una combinación de selecciones como la realizada en el objeto de la solicitud. 4. Expresa, que la combinación de elementos de una revelación genérica no destruye la novedad ni el nivel inventivo. 09/04/2012 33.60 5.

La Superintendencia de Industria y Comercio, está calificando al objeto de la invención como de segundo uso, sin presentar argumentos técnicos sobre tal aseveración. Lo compuestos presentan una actividad mejorada pero no diferente. Nunca se reivindicó el uso de los compuestos reivindicados. C. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos: 1.

Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo. 2. Manifiesta, que el objeto de la solicitud de patente se encuentra comprendido en el estado de la técnica, tal y como lo demuestra la existencia del documento WO 9709311. 3. Argumenta, que la selección escogida por el solicitante está ejemplificada en varios compuestos específicos con la misma estereoquímica (compuestos V y W de la página 69 de la anterioridad citada). 4.

Agrega, que si bien la patente fue concedida en varios países, no lo fue en Europa. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La Corte consultante solicitó la interpretación de los siguientes artículos 14, 16 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se presentó la solicitud de patente la normativa sustancial aplicable era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL De oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 5 y 16, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 09/04/2012 34.60 Artículo 5 A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

DECISIÓN 344 (…) (…) Artículo 16 Artículo 1 “Productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Artículo 4 (…)”. “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos de patentabilidad. C. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. D. Las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344. E. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO La corte consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de otorgamiento de patente de la invención titulada “FENOXI PIPERIDINAS”, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 09/04/2012 35.60 El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Así pues, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas GACETA OFICIAL con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha 09/04/2012 36.60 establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “FENOXI PIPERIDINAS”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Co- GACETA OFICIAL misión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se debe efectuar la determinación de los requisitos de patentabilidad con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 51-IP-2008 del 2 de julio de 2008.

Patente: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1647 del 18 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002 -0096. • Interpretación Prejudicial 198-IP-2006 del 25 de enero de 2007.

Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1491 del 25 de abril de 1007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0401. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la 09/04/2012 37.60 novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. La sociedad F. HOFFFMANN-LA ROCHE AG, argumentó que la combinación de elementos de una revelación genérica no destruye la novedad ni el nivel inventivo.

En consecuencia, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es GACETA OFICIAL decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 1 De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”. 2 De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres 1 2 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 09/04/2012 38.60 requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen GACETA OFICIAL otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f). 3 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). D. LAS PATENTES DE SEGUNDO USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. La parte demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio está calificando al objeto de la invención como segundo uso, sin presentar argumentos técnicos sobre tal aseveración. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo mencionado, ha manifestado lo siguiente: “( ) con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344. 3 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”; 09/04/2012 39.60 La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 2001) “(…) el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; prescripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio del mismo año).

Este criterio ha sido reiterado en varias providencias, como las siguientes: Interpretación Prejudicial del 10 de diciembre de 2003, dictada en el proceso 124-IP-2003 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1034 del 12 de febrero de 2004. GACETA OFICIAL Interpretación Prejudicial del 22 de febrero de 2006, dictada en el proceso 193-IP-2005 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1335 del 27 de abril de 2006.

Interpretación Prejudicial del 21 de junio de 2006, dictada en el proceso 41-IP2006 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1384 del 16 de agosto de 2006. Es importante transcribir el Acta Final del Septuagésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se trató la modificación de la Decisión 344 y el alcance de su artículo 16.

“Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados. La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incumplido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso.

Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa. En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344.

Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador. Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo.

En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima. Perú”. (Texto tomado de la Sentencia 09/04/2012 40.60 dictada en el expediente 34-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 839, del 25 de septiembre del 2002).

E. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES. La demandante manifiesta, que la patente solicitada ya ha sido reconocida en otros países, especialmente en Perú donde rige la misma normativa. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es GACETA OFICIAL 09/04/2012 41.60 que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. ma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”. 4 (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007). No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “FENOXI PIPERIDINAS”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta for- 4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207. GACETA OFICIAL 09/04/2012 42.60 TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial, para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200600200, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

QUINTO: El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 40-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en lo solicitado por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

Actor: PFIZER INC. Caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”. Expediente Interno Nº 2003-00533. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL 09/04/2012 43.60 VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de julio de 2011.

Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, PFIZER INC. solicitó que se le ordene al INVIMA que prohíba el uso de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” en los empaques de EROXIM. Solicitó así mismo que se ordene a LAFRANCOL S.A. el retiro del mercado de los empaques que contienen dicha frase. 2.

Hechos: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: PFIZER INC. Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), de la República de Colombia. Tercero Interesado: La Sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A. B. DATOS RELEVANTES.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes: 1. Acto Demandado: La demandante PFIZER INC. solicitó la declaración de nulidad de la Resolución N° 2003013140, de 4 de julio de 2003, expedida por la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, por medio de la cual modificó el registro sanitario N° M-14175 a favor del LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL para el producto EROXIM en el sentido de autorizar el uso en el empaque de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”.

Mediante Resolución N° 200322290, de 7 de noviembre de 2003, el INVIMA resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, la cual fue confirmada. En base al principio activo Sildenafil, PFIZER INC. desarrolló una nueva aplicación para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuyas propiedades se han difundido y reconocido a nivel mundial.

Mediante el registro N° 189.202, de 11 de septiembre de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad en Colombia de la marca VIAGRA, para distinguir el compuesto del tratamiento de la disfunción eréctil en la clase 5 internacional, el cual está vigente hasta el 11 de septiembre de 2006. Mediante el registro N° 256.607, de 20 de junio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio también le concedió a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad de la marca tridimensional que consiste en la forma y el color azul de la pastilla para distinguir productos de la clase 5, con vigencia hasta el 20 de junio de 2012.

A partir de mayo de 1998, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – autorizó a la sociedad PFIZER INC. para importar y vender el medicamento del VIAGRA mediante los Registros Sanitarios M-010826, M010827 y M-010828. La indicación terapéutica que aprobó el INVIMA para el medicamento VIAGRA fue la disfunción eréctil masculina, y PFIZER INC. le encargó a PFIZER S.A. la comercialización del VIAGRA en Colombia.

Mediante Resolución N° 250.802 del 2 de febrero de 2000, el INVIMA concedió el registro sanitario a la sociedad LAFRANCOL S.A. para fabricar y vender el producto ERUM, el cual está compuesto por el mismo ingrediente activo Sildenafil Citrato; en seguida, dicha entidad autorizó el cambio de nombre del producto por EROXIM. GACETA OFICIAL En el año 2002, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la intercambiabilidad del producto EROXIM con VIAGRA, lo cual fue negado mediante la Resolución N° 2002002089, de 1 de febrero de 2002 toda vez que en Colombia no existe reglamentación sobre la intercambiabilidad de productos.

Posteriormente, la sociedad LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA y mediante la Resolución N° 2003007020, de 11 de abril de 2003, dicho Instituto declaró que los estudios presentados por LAFRANCOL S.A. demostraban la bioequivalencia. Sobre la base de la anterior Resolución mencionada, el 8 de mayo de 2003, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que modificara el registro sanitario M-14175 para autorizar que en los empaques de su producto se incluyera la frase: “EROXIM es bioequivalente con VIAGRA”.

En respuesta a dicha solicitud, el INVIMA requirió a LAFRANCOL S.A. para que allegara el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que acreditase la titularidad de la marca registrada VIAGRA. A pesar de lo anterior, la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA le concedió el uso del lema “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” a LAFRANCOL S.A., sin notificar a PFIZER INC. Como consecuencia de tal decisión, LAFRANCOL S.A. lanzó en el mercado los nuevos empaques del producto EROXIM.

El 11 de septiembre de 2003, PFIZER INC. se enteró de la comercialización de los nuevos empaques del producto EROXIM, por lo cual presentó recurso de reposición y apelación contra la resolución que aceptó la modificación del registro, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones Nos: 2003027162 y 2003022290. 3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda: La sociedad PFIZER INC. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: La marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido.

LAFRANCOL S.A., al incluir 09/04/2012 44.60 la frase solicitada en sus empaques, realizó un uso indebido de la marca registrada VIAGRA. Los actos acusados son nulos por falta de competencia, pues no existe norma alguna que faculte al INVIMA para declarar la bioequivalencia de los medicamentos y para autorizar que en los empaques aparezca tal declaración, ni menos aún está claramente definido el alcance legal de la presentación de los estudios de bioequivalencia frente a un producto que ya posee registro sanitario.

Igualmente, si el INVIMA carece de autoridad legal para autorizar la intercambiabilidad, tampoco tiene competencia para certificar dicha situación. LAFRANCOL S.A. se ha aprovechado indebidamente de la gran reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre la procedencia del producto. La demandante basa su acción en los artículos 155 y 157 de la Decisión 486, por lo que solicita que se pida interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Mediante escrito denominado “Comentarios relacionados con la interpretación prejudicial”, la demandante señala que es importante que el Tribunal Andino absuelva las siguientes preguntas: 1) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en sus empaques y etiquetas incluso con información cierta, la marca de un tercero? 2) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en publicidad, incluso con información cierta, la marca de un tercero? 3) ¿Es legítimo que la imagen comercial de un producto se base principalmente en la marca de un tercero? 4) ¿Puede una autoridad nacional excusarse del cumplimiento del ordenamiento jurídico andino sólo porque no corresponde a su materia o ramo? 4.

Contestación a la demanda: El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA), de la República de Colombia, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: GACETA OFICIAL Que si bien es cierto que el INVIMA tiene el deber de solicitar los certificados de las marcas a la Superintendencia de Industria y Comercio, no por ello tiene que evaluar aspectos marcarios, pues su competencia se limita a evaluar los aspectos eminentemente sanitarios y, si bien es cierto la identificación del VIAGRA coincide con la marca del actor, también lo es que no existe otra forma para referirse al mismo (disfunción eréctil).

Señala que el INVIMA no vulneró el derecho al debido proceso porque aplicó el trámite previsto por el Decreto 677, de 1995 y que en el evento en que se le hubiera solicitado requisitos adicionales a LAFRANCOL S.A., como la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercial o la aquiescencia de PFIZER INC., se hubiera vulnerado dicho derecho al solicitante, pues la norma procesal no lo prevé. Señala que en el evento que se permitiera la citación a terceros dentro de las actuaciones administrativas, en la solicitud de PFIZER INC. para obtener el registro sanitario del INVIMA tendría que haberse citado a todos aquellos que promocionaban los productos o las técnicas para la disfunción eréctil masculina.

El solicitante debe adjuntar el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio acreditando que es el titular o que puede hacer uso de una determinada marca registrada, mientras que en el trámite para incluir la leyenda en la etiqueta de un producto farmacéutico no se exige tal requisito. Por lo anterior, dentro del trámite de modificación del registro sanitario que se demanda, el INVIMA no tenía la obligación de solicitarle a LAFRANCOL S.A. el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio ya que la autoridad competente para determinar si existe o no una conducta de competencia desleal por parte de LAFRANCOL S.A. es la Superintendencia de Industria y Comercio y no el INVIMA como estima el actor. 09/04/2012 45.60 cual determina el contenido mínimo y obligatorio de las etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos.

El trámite sanitario consiste en que una vez presentada la solicitud, la Subdirección de Registros Sanitarios estudia, verifica y determina el cumplimiento de los requisitos legales. La Subdirección de Licencias y Registro del INVIMA autorizó la modificación del registro sanitario del producto EROXIM con fundamento en la Resolución N° 2003007020, del 11 de abril de 2003 de la Comisión Revisora del mismo Instituto que determinó la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA, la cual está vigente.

La información sobre la biodisponibilidad y la bioequivalencia hacen parte integral del aseguramiento de calidad de medicamentos que contienen los fármacos de acción sistémica. Los fármacos de acción sistémica son aquellos que requieren de un proceso de absorción y cuya respuesta terapéutica está íntimamente relacionada con los niveles sanguíneos del mismo, tal como consta en la guía de biodisponibilidad y bioequivalencia adoptada por la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos en junio de 1997.

Según dicha guía, los medicamentos que lleven principios activos de acción sistémica y que se comercialicen en el país deben realizar las pruebas de control de calidad y los estudios que garanticen la biodisponibilidad del fármaco. Una vez que la Sala Especializada del INVIMA verifica los estudios de bioequivalencia, no hay lugar para negar la leyenda en la etiqueta del medicamento.

Según las normas nacionales, las prescripciones médicas deben indicar el principio activo del medicamento y no el nombre del producto farmacéutico, por lo cual no tiene lugar la posición del actor. 5. Tercero Interesado: Indica que no sólo es cierto sino también necesario que dos productos que presentan las mismas características se asimilen, pues si presentan la misma concentración y formación farmacéutica, tienen los mismos usos e indicaciones, por lo cual deben anunciarse como sustituibles en aras de proteger la salud pública.

Las etiquetas del producto EROXIM no confunden al consumidor respecto al productor, pues el nombre del laboratorio fabricante aparece en un sitio visible del envase del producto. El demandado alega el artículo 72 del Decreto 677 de 1995, el La sociedad LAFRANCOL S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: La entidad demandada no estaba en la obligación de citar a los terceros interesados que pudieran verse afectados con la modificación del registro sanitario de EROXIM.

El INVIMA verificó el cumplimiento de los requisitos de LAFRANCOL S.A. para modificar el registro sanitario y no se le confirieron derechos de comercializar GACETA OFICIAL un producto farmacéutico como lo alega el actor. El INVIMA no estaba en la obligación de citar a terceros porque en el trámite del registro sanitario se debaten aspectos de índole sanitario.

Según el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos que otorga una marca a su titular no son absolutos, por lo cual se permite que terceros hagan uso de una marca a favor de un tercero. LAFRANCOL S.A. está utilizando la marca EROXIM y no VIAGRA y la leyenda de los empaques sólo cumple la función de informar, por lo cual no se está induciendo en error o engañando al público consumidor.

La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” es un acto de propaganda comparativa que no vulnera las disposiciones legales que regulan la publicidad de los medicamentos y la propiedad intelectual, pues los productos comparados cumplen la misma finalidad y contienen las mismas características. La etiqueta no vulneró las normas de competencia, pues la ley dispone que no se podrá realizar publicidad comparativa cuando las indicaciones o aseveraciones sean incorrectas o falsas y que toda comparación que se refiera a extremos no análogos, ni comparables no es permitido, por ser un acto de competencia desleal.

La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, es una característica esencial del producto que requiere ser conocida por el consumidor y el cuerpo médico, que se sujeta a la realidad científica comprobada previamente por la Comisión Revisora y que no contraviene las disposiciones legales de protección del consumidor o sanitarias. Finalmente, el INVIMA estableció que EROXIM y VIAGRA son equivalentes farmacéuticos y son similares en términos de eficacia y seguridad.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas de la Decisión 486 cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; A tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los ar- 09/04/2012 46.60 tículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

La solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de julio de 2011. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, no especificó las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a ser interpretadas.

Por lo tanto, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

GACETA OFICIAL c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, 09/04/2012 47.60 utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, GACETA OFICIAL productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 09/04/2012 48.60 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…) (…)”. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 1.

RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA): b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

El artículo 273 de la Decisión 486 que regula el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” señala que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

En el análisis del caso, el Juez Consultante deberá determinar si, conforme a su legislación interna, el INVIMA es la Autoridad Nacional Competente para los registros en materia de Propiedad Industrial. En el presente caso, se advierte que el INVIMA habría autorizado el uso de la marca VIAGRA en los empaques de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”.

El Juez Consultante deberá evaluar si el INVIMA se encuentra facultado o no para autorizar el uso de una marca a favor de un tercero, teniendo en cuenta que la normativa andina sólo prevé dos circunstancias bajo las cuales se podría GACETA OFICIAL 09/04/2012 49.60 usar una marca registrada ajena: (i) que el titular de una marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486. que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Así, se deberá determinar si el caso de autos se encuentra dentro de las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, tomándose en consideración que el INVIMA no es la titular de la marca VIAGRA y que las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486 se refieren al uso real y efectivo en el mercado, lo cual no se da con la modificación de un registro sanitario.

Debe tenerse presente entonces, como ya se indicó, que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no es competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no. Finalmente, cabe señalar que si bien el INVIMA ha determinado la bioequivalencia entre el producto EROXIM y el producto VIAGRA, ello resultaría ser materia sanitaria y no marcaria, lo cual se encontraría dentro de sus funciones como órgano de vigilancia de medicamentos.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”. 2 Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo” 1. De lo anterior, se advierte Conforme lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o 1 2

2. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO: El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Proceso 54-IP-2000, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. GACETA OFICIAL de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

No obstante ello, cabe resaltar que la Decisión 486 establece ciertas excepciones al derecho al uso exclusivo de una marca, las cuales se encuentran precisadas en el artículo 157 de la mencionada normativa. Estas excepciones se sustentan, básicamente, en la posibilidad del uso de una marca, por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Así, las prohibiciones previstas en el artículo 155 de la Decisión 486 no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (segundo párrafo del artículo 157).

3. LA MARCA NOTORIA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. Como ya se indicó, en el presente caso la demandante PFIZER INC. solicita la nulidad de la resolución del INVIMA manifestando que su marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido y que LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada, realizó un uso indebido de su marca registrada VIAGRA, aprovechándose de la reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre el origen empresarial del producto.

Por lo tanto, el Tribunal se pronunciará sobre dicho tema. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre 09/04/2012 50.60 el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Estos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que GACETA OFICIAL 09/04/2012 51.60 marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. 3 El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. 4 Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las 3 4 Proceso 143-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. Proceso 08-IP-95, publicado en G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 5 Conforme establece el artículo 231 de la Decisión 486, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la Autoridad Nacional Competente para prohibir su uso a terceros.

Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155. Respecto de los actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155, es decir, “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”, y “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”, el artículo 156 de la Decisión 486 determina que constituirá uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: 5 PROCESO 109-IP-2007, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca mixta: LOMA´S. GACETA OFICIAL 09/04/2012 52.60 a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial. b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza el signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

El riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca: Se abordará este tema en razón a que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva de una marca también es uno de los principales argumentos de la demandante PFIZER INC. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son, como ya se indicó: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” 6 Respecto a la práctica del riesgo de dilución, el Tribunal ha acogido el criterio señalado por el tratadista Fernández Novoa en el sentido de que: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 7 Es de gran importancia aclarar que la norma comunitaria andina no hace distinción entre la marca notoria y la marca renombrada, ya que el legislador andino dio una protección amplia y reforzada a la marca notoriamente conocida, sin 6 7 MONTEAGUDO, Montiano, La Protección de la Marca Renombrada.

Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, op. cit., pp. 307 y 308 (Proceso 70-IP-2008, publicado en G.O.A.C. Nº 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). GACETA OFICIAL hacer distinciones por su grado de notoriedad. Al respecto la doctrina ha manifestado que “(…) al demostrar la notoriedad de un signo éste adquiere la protección total que establece la normativa comunitaria y, en efecto, no hay que probar el estatus de renombrado para que se proteja del riesgo de dilución o de uso parasitario, toda vez que con el simple hecho de probar la notoriedad, es decir, con demostrar un conocimiento acentuado en el sector pertinente, ya se protegería contra dichos riesgos y contra otros, rompiéndose así totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo (…)”. 8 Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

4. SOBRE EL USO DE LA FRASE “EROXIM ES BIOEQUIVALENTE A VIAGRA”: Conforme se ha señalado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite su uso sin autorización del titular. En el presente caso, no nos encontramos ante el primer supuesto, ya que la demandante PFIZER INC no ha autorizado a LAFRANCOL S.A. el uso de su marca VIAGRA.

En tal sentido, se deberá determinar si el uso de la marca VIAGRA en la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Dado que la demandada LAFRANCOL alega que la frase empleada en sus empaques “sólo cumple la función de informar” y que dicho uso “es un acto de propaganda comparativa”, corresponde analizar entonces si el uso de la marca VIAGRA es lícito o no en virtud de la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 157.

El segundo párrafo del artículo 157 prescribe los supuestos en el que el uso de una marca ajena no requiere la autorización del titular de la marca: 8 VARGAS MENDOZA, Marcelo en “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en Revista Foro No. 6, II Semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, 2006, p. 309. 09/04/2012 53.60 - Cuando el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;

Además, se exige como requisitos concurrentes de licitud, que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público. Corresponde en consecuencia verificar si el caso analizado encuadra dentro del supuesto “Que el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa”, establecido en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. 4.1.

La publicidad comparativa: El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”. Si bien en doctrina son diversas las definiciones de lo que se entiende por “publicidad”, el Tribunal se adscribe a aquellas que apuntan a que por publicidad puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica.

La publicidad, o mejor dicho, la actividad publicitaria, suele regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes, a saber: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. La publicidad – cualquiera que sea su modalidad que no respete dichos principios, es considerada ilícita.

En rasgos generales, el principio de veracidad determina que la información que se proporcione en la publicidad tiene que ser cierta, veraz. Este principio se aplica únicamente respecto de afirmaciones que contengan información objetiva, es decir, información que sea comprobable, verificable. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: GACETA OFICIAL 09/04/2012 54.60 “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.

Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.

Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.

Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.” 9 (el subrayado es nuestro). debe ser percibida como tal por los consumidores.

Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que la publicidad debe respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que la publicidad Además de los principios básicos, aplicables a cualquier modalidad publicitaria, la publicidad comparativa está sujeta a otros requisitos o El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada.

Sin embargo, el mencionado artículo no delimita el alcance o sentido de la noción “publicidad comparativa” a la que alude. Dentro de este contexto y para los fines de la aplicación del segundo párrafo del mencionado artículo 157, el Tribunal debe proporcionar una interpretación a los efectos que la normativa andina sea interpretada de manera uniforme en los Países Miembros.

Es pacíficamente aceptado por la doctrina que la publicidad - que constituye un acto de competencia - es esencial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Además de proporcionar información, la publicidad incrementa la competencia y beneficia a los consumidores porque les permite tomar decisiones de consumo mejor informadas y que sirvan mejor a sus intereses.

Si bien en sus orígenes la publicidad comparativa, como modalidad publicitaria, fue considerada un acto de competencia desleal (por estimarse que era contraria a los normas de corrección y buenos usos comerciales), actualmente es considerada lícita en la mayoría de los ordenamientos, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Ello, porque la publicidad comparativa puede promover aún más la difusión de información útil y completa para el consumidor sobre las prestaciones existentes en el mercado, promoviendo así también la competencia y la protección de los derechos de los consumidores, principalmente el derecho a recibir información. Como bien ha señalado el autor Massaguer Fuentes, todo lo anterior “compensaría y justificaría sobradamente la inevitable interferencia que la comparación produce en el ámbito de actuación del tercero que la soporta” 10. 10 9 Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, de 7 de mayo de 2010.

MASSAGUER FUENTES, José, “La Publicidad Comparativa”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo XXV, 2004-2005, Universidad Santiago de Compostela, 2005, p.195. GACETA OFICIAL condiciones específicas para que pueda ser considerada lícita. En palabras del autor español Otero Lastres 11, que recoge en buena cuenta la posición de la doctrina mayoritaria, en esencia habrían tres requisitos para que la publicidad comparativa sea lícita: a) Han de compararse entre sí las características de las prestaciones que sean análogas o afines.

Es decir, hay que confrontar los elementos de las prestaciones que guarden entre sí una relación de semejanza. b) Hay que comparar entre sí los extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Es decir, el parangón ha de efectuarse con respecto a elementos sustanciales, significativos, y no secundarios. c) Finalmente, esos extremos afines y esenciales de las prestaciones sometidos a comparación tienen que ser comprobables u objetivamente demostrables.

Es decir, se ha de poder confirmar la exactitud de lo que se afirma con respecto a ellos. (el subrayado es nuestro). Dichos requisitos especiales, aplicables a los actos de comparación y, por ende, a la publicidad comparativa, en lo esencial también están recogidos en la legislación de algunos Países Miembros. Así, en la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su artículo 27 inciso 5) establece que se consideran prácticas desleales, entre otras, las siguientes: “Art. 27 inc. 5: Actos de comparación: Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables.

En la República de Colombia, la Ley 256 de 1996 establece en su artículo 13, relativo a actos de comparación, que: “…, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las 11 OTERO LASTRES, José Manuel, “La Publicidad Comparativa: ¿licitud o ilicitud?”, Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez Iglesia Prada, Tomo I, Madrid, Civitas, 1996, p. 946. 09/04/2012 55.60 prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicho comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas.

Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables”. En la República del Perú, los artículos 12 y 11.2 del Decreto Legislativo nº 1040 señalan que: “Artículo 12.-. Actos de comparación y equiparación indebida.- 12.1. Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena.

Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. 12.2. Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal.

Artículo 11.2: “Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que: a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias y; d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia”.

A nivel de legislación comparada se encuentra también, por ejemplo, la Directiva Europea sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de GACETA OFICIAL 2006, versión codificada) que en su artículo 4 señala que: “La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando cumpla las siguientes condiciones: a) que no sea engañosa (…); b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; d) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; e) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; f) que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor (…); g) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos; h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.

En la doctrina se proponen diversos contenidos o clasificaciones de la noción “publicidad comparativa” propiamente dicha. En términos generales, cierta doctrina distingue entre la publicidad comparativa en “sentido estricto” y la publicidad comparativa en “sentido amplio”. La publicidad comparativa en “sentido estricto” sería aquella que implica comparación o “confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimientos propios con la actividad, prestaciones o establecimientos de un tercero, hecha precisamente con el objetivo de resaltar, directa o indirectamente, la primacía o la mayor conveniencia de la propia oferta sobre la del tercero o de los terceros afectados por la confrontación” 12.

Por otro lado, la publicidad comparativa en “sentido amplio” sería toda aquella publicidad en la que se alude y/o se hace referencia explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por el competidor. Es decir, esta noción “amplia” de publicidad comparativa prescindiría de la con- 09/04/2012 56.60 frontación como característica principal, incluyendo así también lo que algunos en la doctrina denominan “equiparación publicitaria”.

Para los efectos del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal considera pertinente interpretar que la publicidad comparativa a la que se refiere dicho artículo es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, esto es, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios.

Es decir, la definición que acoge este Tribunal es aquella que “prescinde de la comparación como elemento característico 13 (entendida como confrontación de ventajas y características), abarcando también aquella publicidad en la que se alude a un competidor (o a sus productos o servicios) con la finalidad de informar a los consumidores que determinados bienes o servicios comparten determinadas características o atributos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente resaltar que, como bien apunta el autor Tato Plaza, la equiparación publicitaria tradicionalmente ha sido considerada como una modalidad publicitaria desleal ya que usualmente se ha considerado que “A través de la equiparación entre los propios productos o servicios y los ajenos, el empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores” 14.

Sin embargo, continúa el mencionado autor, actualmente “existe una tendencia a admitir la licitud de este tipo de expresiones publicitarias en aquellos casos excepcionales en los que exista un interés general en la información que a través de ellas se transmite” 15. Esta tendencia ha quedado reflejada, por ejemplo, en la normativa comunitaria de la Unión Europea, al consagrar una noción amplia de publicidad comparativa, “a fin de abarcar todas las formas de este tipo de publicidad” 16. 13 14 15 16 12 MASSAGUER FUENTES, José, op. cit., p.195.

Ibid. TATO PLAZA, Anxo, “Marca Ajena y Publicidad Adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, Instituto de Derecho Industrial Universidad Santiago de Compostela, 1996, p. 322. Ibid. Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión Codificada), Considerando Octavo y artículo 2 literal c).

GACETA OFICIAL 4.2. Requisitos de licitud de la publicidad comparativa: mención de marca ajena. Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

La noción de “buena fe” como uno de los requisitos de licitud de la publicidad comparativa, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”. 17 El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características.

El Tribunal considera que dichos elementos y/o características son: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa (principio de veracidad publicitaria). ii) Que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que la publicidad en la que se hace mención a una marca ajena no debe contener 17 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007, publicado en G.O.A.C Nº 1586, de 15 de febrero de 2008. 09/04/2012 57.60 afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados. iii) Que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas. iv) Igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

El tercer requisito, como ya se indicó, alude a que el uso de una marca ajena en publicidad comparativa no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso en una publicidad comparativa promovida por un tercero. Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal considera necesario conciliar dicha protección especial con el uso en publicidad comparativa de una marca notoriamente conocida.

Ello porque las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155.

Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

Así mismo, en su análisis el Juez Consultante deberá evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer publicidad comparativa (empaque de un producto) y el tipo o las características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica). GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 09/04/2012 58.60 El riesgo de uso parasitario busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de los usos que puedan constituir un aprovechamiento injustificado su prestigio.

PRIMERO: La normativa andina prevé sólo dos circunstancias bajo las cuales se podría utilizar una marca registrada ajena: (i) que el titular de la marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486.

TERCERO: El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada. El Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no. El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”.

El Tribunal considera que, por publicidad, debe entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica.

SEGUNDO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. Asimismo, el Tribunal interpreta que la publicidad comparativa a la que se refiere el artículo antes mencionado es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, es decir, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

CUARTO: Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre y cuando tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público y; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

El Tribunal interpreta que el segundo requisito de licitud (que el uso se limite al propósito de información al público) comprende los siguientes elementos o características concurrentes: i) La información debe ser veraz, es decir, no debe ser falsa ni engañosa (principio de veracidad); GACETA OFICIAL ii) La información que se brinde debe ser de carácter objetivo, esto es, objetivamente comprobable, verificable; ello determina que la publicidad en la que se haga mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, afirmaciones o elementos que no puedan ser objetivamente comprobados o verificados; iii) La información que se proporcione debe referirse a extremos o prestaciones análogas y; iv) La información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

QUINTO: 09/04/2012 59.60 tancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer la publicidad comparativa (empaque de producto) y el tipo o características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica). De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300533, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Tratándose de signos notoriamente conocidos, también se deberá apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud aludidos en los párrafos anteriores y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer si el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM, dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA, se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal en la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, el Juez Consultante deberá evaluar las circuns- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 09/04/2012 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú