Año XXIX - Número 2036 Lima, 2 de abril de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 113-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta). Actor: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso interno Nº 2005-00135 Proceso 116-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma normativa.

Marcas: “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3. Demandante: Schering Plough Healthcare Products Inc. Procesos Internos Nos: 2004-00142 y 2004-00143 Proceso 121-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 26 literal k), 32 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 27 y 38 de la misma Decisión. Actor: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Patente: “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”. Expediente Interno Nº 2008-00359 Proceso 129-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: FINO’S (mixta). Actor: LLOREDA S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00316 Proceso 136-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “WEINBRENNER” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00189 Proceso 138-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y Señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES. Marca: “VOGUE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-00101 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 02/04/2012 2.76 PROCESO 113-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta). Actor: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso interno Nº 2005-00135. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00135.

El auto de 30 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG. del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497 de 7 de noviembre de 2000. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. sobre la base de su marca GLOBALCOM (denominativa) registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional. 3.

Por Resolución Nº 35500 de 1 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35. Contra dicha Resolución la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5995 de 28 de febrero de 2003, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7766 de 27 de marzo de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 35500.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. b) Hechos. 1. El 30 de mayo de 2000, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca 6. Por Resolución Nº 33717 de 23 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el registro del signo T-GLOBAL TELE- GACETA OFICIAL COM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42.

Contra dicha Resolución la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG y la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. 02/04/2012 3.76 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5997 de 28 de febrero de 2003, confirmó la Resolución impugnada. 3.

En el presente caso “es evidente que la marca T-GLOBAL TELECOM no es distintiva (…) carece de fuerza diferenciadora, pues que reproduce el elemento denominativo de la marca registrada TELECOM (…)”. Añade que la “adición de la expresión T-GLOBAL no agrega ninguna capacidad a la marca para reproducir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente frente a la marca TELECOM (…)”. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 8869 de 31 de marzo de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 33717. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 4. También se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado TGLOBAL TELECOM es confundible con la marca TELECOM.

Además, que también se daría un confusión en cuento al origen empresarial de los servicios prestados por ambos signos. 6. La sociedad COLOMBIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones, sobre la base de su marca TELECOM (mixta) registrada a su favor en las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Afirma, nuevamente, que la posición de la Superintendencia era la de no conceder el registro de signos que contengan la palabra TELECOM, sin embargo, ahora la Superintendencia sí está concediendo registros de signos que contengan la palabra TELECOM. Inclusive se está tomando la palabra TELECOM como de uso común y genérica. Aclara, que la palabra TELECOM no es genérica ni de uso común. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad COLOMBIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. En los hechos de la demanda, la sociedad actora, afirma ser titular de la marca TELECOM (mixta) registrada en las Clases 35 y 42 y que con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse concedido el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) existiendo el registro previo de la marca TELECOM, pues se tendría que haber concluido que “que una marca que se asemeja y contiene una marca registrada por un tercero no cumple con el requisito de distintividad (…)”. 2.

En un caso similar, cuando se solicitó el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42, la Superintendencia “tuvo en cuenta la existencia del registro para la marca TELECOM y con base en él negó el registro solicitado (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. “(…) la expresión T-GLOBAL TELECOM (…) a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 3.

Además, que entre los signos en conflicto “existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario conce- GACETA OFICIAL dido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 02/04/2012 4.76 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) e) Tercero interesado.

Disposiciones Transitorias La sociedad DEUSCHE TELEKON AG tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), fue el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, con fundamento en lo solicitado por el consultante y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: (…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para regis- GACETA OFICIAL tro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los 02/04/2012 5.76 requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) fue presentada el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.

La marca y los requisitos para su registro. Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. GACETA OFICIAL Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). 02/04/2012 6.76 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos. Se abordará el tema de los signos mixtos y denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM es mixto, la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición es GLOBALCOM denominativa, y la marca sobre la base de la cual se presenta la demanda es TELECOM mixta, todos estos signos deberán ser analizados por el Juez Consultante al realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se GACETA OFICIAL subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; o, entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reitera- 02/04/2012 7.76 do que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Además, el cotejo entre un signo mixto, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y otro signo mixto o denominativo, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será regis- GACETA OFICIAL trable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones con- 02/04/2012 8.76 frontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de la posible confusión entre el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto) y la marca sobre la base de la cual se presenta la demanda TELECOM (mixta). Además, se deberá analizar la posible confusión entre el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto) y la marca GLOBALCOM (denominativa), sobre la base de la cual se presentó la oposición. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la GACETA OFICIAL marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 02/04/2012 9.76 El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de GACETA OFICIAL precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido concep- 02/04/2012 10.76 tual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e GACETA OFICIAL identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 5.

Palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios. La parte actora manifiesta que inclusive se está tomando la palabra TELECOM como de uso común y genérica. Aclara, que la palabra TELECOM no es genérica ni de uso común, por lo tanto, el Tribunal abordará el tema. Palabras genéricas en la conformación de signos marcarios.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). 02/04/2012 11.76 Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el signo T-GLOBAL TELECOM (mixta), resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue; o si, está conformado por palabras genéricas y en qué medida estas hacen que el signo sea considerado como genérico.

Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las GACETA OFICIAL marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). La marca débil. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). 02/04/2012 12.76 bunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 6.

La conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue servicios comprendidos en la Clase 35, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la demanda distingue servicios de las Clases 35 y 42, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tri- Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccio- GACETA OFICIAL nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 7.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. La demandante afirma que en un caso similar, cuando se solicitó el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42, la Superintendencia “tuvo en cuenta la existencia del registro para la marca TELECOM y con base en él negó el registro solicitado (…)”.

Al respecto, se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de 02/04/2012 13.76 registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean pre-sentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marca- GACETA OFICIAL rio, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) fue presentada el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 02/04/2012 14.76 SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la GACETA OFICIAL semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SÉPTIMO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables. Sin embargo, se deberá analizar si el signo está conformado por palabras de uso común, caso en el cuál si dichas palabras están acompañadas de otros elementos que le den distintividad, el signo será registrable.

OCTAVO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes servicios de la Clase 35 y de las Clases 35 y 42, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de cone- 02/04/2012 15.76 xión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00135, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 02/04/2012 16.76 PROCESO 116-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma normativa.

Marcas: “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3. Demandante: Schering Plough Healthcare Products Inc. Procesos Internos Nos: 2004-00142 y 2004-00143. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 19 días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. dencia de Industria y Comercio el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 494, de 24 de julio de 2000 y Nº 528, de 30 de mayo de 2003. VISTOS: Mediante Resolución Nº 28862, de 8 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) en la Clase 5, por considerar que reunía los requisitos previstos en la normativa andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Schering Plough Healthcare Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: Serco International Corp.

Ltd. III.

HECHOS RELEVANTES. El 7 de abril de 2002, la sociedad Serco International Corp. Ltd. solicitó ante la Superinten- Por otro lado, el 31 de agosto de 2001, la sociedad Serco International Corp. Ltd. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 509, de 30 de octubre de 2001.

Mediante Resolución Nº 21526, de 10 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta), pues la encontró similarmente confundible con la marca “MEXSANA” (denominativa) registrada a favor de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inconforme con la decisión adoptada, Serco International Corp. Ltd. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero de los cuales fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución Nº 30902, de 26 de septiembre de 2002, revocando la Resolución Nº 21526 de 2002 y GACETA OFICIAL concediendo el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3.

La demandante SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., es titular en Colombia de la marca “MEXSANA” (denominativa), para identificar productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes y desinfectantes comprendidos en la Clase 5. En consecuencia, la demandante solicita la nulidad de las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3, en base a que la marca “MEXSANA” (denominativa) es notoriamente conocida en el mercado colombiano para distinguir talco medicado para pies de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, la sociedad demandante es propietaria de la marca “LADY MEXSANA” (denominativa) y de las marcas “MEXSANA” y “LADY MEXSANA” (mixtas). Afirma la demandante que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas sin atender a las similitudes de ésta con la marca notoriamente conocida “MEXSANA” (denominativa), causándole perjuicios. 1.

La demandante Schering Plough Healthcare Products Inc LTD. fundamentó su demanda en los siguientes argumentos: – La Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que concedió el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) sin tener en cuenta que es similarmente confundible con la marca “MEXSANA” (denominativa), propiedad de SCHERINGPLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD. – En efecto, las marcas cotejadas distinguen los mismos productos dentro del mercado (Clases 3 y 5), particularmente, talcos para pies, de donde se sigue que existe conexión competitiva directa entre los mismos, lo cual ocasiona riesgo de confusión para los consumidores.

Asimismo, las marcas “ISANA” (mixta) y “MEXSANA” (denominativa) comparten la misma ter- 02/04/2012 17.76 minación y una composición silábica similar, con acentuación idéntica y similitudes gráficas y fonéticas. – Aunque los signos en conflicto no tienen un significado dentro del idioma castellano, constituyéndose en signos de fantasía, dado el posicionamiento de la marca notoria “MEXSANA” (denominativa) en el mercado, es más que probable que el consumidor asocie los productos y termine adquiriendo uno u otro sin distinguirlo, bajo el convencimiento de que se tratan de productos con el mismo origen empresarial. – Por último, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la marca “ISANA” (mixta) a favor de Serco International Corp.

Ltd. pese a que a favor de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., existe una marca notoria similar previamente registrada, lo cual genera aprovechamiento injusto del prestigio de la marca “MEXSANA” (denominativa) y dilución de su fuerza distintiva. 2. La demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, contestó la demanda en los siguientes términos: – La marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) y la marca “MEXSANA” (denominativa) cuentan con elementos que las hacen distintivas entre sí y que, por ende, su coexistencia en el mercado no induciría al público en error sobre el producto o sobre su procedencia empresarial. – Así, aunque los signos comparados comparten la terminación –SANA, cuentan con prefijos diferentes, a saber: I- y MEX- y, adicionalmente, como quiera que la marca “ISANA” es mixta y cuenta con un estilo de letra particular acompañado de la frase “línea del cuidado de pies” y “Talco para pies”, no es susceptible de confusión con el signo “MEXSANA” (denominativo). – En cuanto a la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, aduce que la sociedad demandante no aportó prueba GACETA OFICIAL de la notoriedad de la marca “MEXSANA” (denominativa), por lo que no podía invocar esa causal de irregistrabilidad.

El tercero interesado no presentó contestación de la demanda. 02/04/2012 18.76 tibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. a) las palabras o combinación de palabras;

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

En el presente caso, de la revisión de los documentos aparejados al expediente (el escrito de demanda a fojas 000209-000226 y el escrito de contestación a fojas 000227-000232), se observa que la sociedad Serco International Corp. Ltd., con fecha 31 de agosto de 2001, solicitó el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3 y que con fecha 7 de abril de 2002 la misma empresa solicitó el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies”” (mixta) en la clase 5.

Es decir, ambas marcas fueron solicitadas en vigencia de la Decisión 486. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) DECISIÓN 486 h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

“(…) (…) Artículo 134 Artículo 224 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscep- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o Por lo tanto, se interpretará el artículo solicitado 136 literales a) y h) de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL 02/04/2012 19.76 (…) k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 228 (…).” el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, la demandante solicita la nulidad de las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006.

Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: g) el valor contable del signo como activo empresarial;

“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 GACETA OFICIAL de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 02/04/2012 20.76 tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, la demandante solicita la nulidad de las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3, por ser confundibles con la marca “MEXSANA” (denominativa).

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 02/04/2012 21.76 (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008). conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. La demandante solicita la nulidad de las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3, por ser confundibles con la marca “MEXSANA” (denominativa). Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cuali- GACETA OFICIAL dades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar (Proceso 33-IP-2011, marca: “CUBA SI” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011).

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso N° 13-IP-2001. Marca: “BOLÍN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras carac- 2 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 31, Buenos Aires Argentina, 2010. Conforme el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (22da. Edición), “logotipo” es un “distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto”. 02/04/2012 22.76 terísticas, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una GACETA OFICIAL función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Denominación: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3; y, la marca “MEXSANA” (denominativa).

D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. En el presente caso, los signos en conflicto comparten la desinencia -SANA. Por lo tanto, 02/04/2012 23.76 es pertinente tratar el examen de las partículas de uso común. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general 4.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula -SANA es de uso común, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. E. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, la demandante señala que los signos en conflicto no tienen un significado dentro del idioma castellano, constituyéndose en signos de fantasía, por lo que el Tribunal considera pertinente referirse a este tema.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enla4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común en la marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 215-216. GACETA OFICIAL zarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. En el presente caso, se alega que la marca “MEXSANA” (denominativa) es notoriamente conocida en el mercado. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título, no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224, consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: 02/04/2012 24.76 “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los cuatro Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examina- GACETA OFICIAL dor, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 02/04/2012 25.76 b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 5 El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no 5 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 2006.

Págs. 301-310 GACETA OFICIAL 02/04/2012 26.76 los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 8 tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 6 En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 7 3.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicio, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo 6 7 Proceso N° 96-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2009. MONTEAGUDO, MONTIANO, La Protección de la Marca Renombrada”, Ed. Civitas, Madrid, 1995.

Pág. 283. 8 Ibídem, pág. 247. GACETA OFICIAL cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 02/04/2012 27.76 los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 9 j) los aspectos del comercio internacional; o, El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.

G. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca MEXSANA (denominativa), el Juez deberá analizar la posible conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional, ya que además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen cada uno de los signos, a efectos de establecer la posible conexión competitiva y, en su caso, aplicar los criterios relacionados con la misma.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por b) Canales de comercialización. c) Medios de publicidad idénticos o similares. d) Medios de publicidad idénticos o similares. e) Relación o vinculación entre los productos. f) Uso conjunto o complementario de los mismos.

Partes y accesorios. g) Mismo género. h) Misma finalidad. i) Intercambiabilidad de los mismos. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al mo- 9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL mento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 10 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. 3.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3; y, la marca “MEXSANA” (denominativa), aplicando los 10 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 02/04/2012 28.76 criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 4.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la desinencia -SANA es una partícula de uso común, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. 5. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. 6.

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, de conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Países Miembros. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Au- GACETA OFICIAL 02/04/2012 29.76 toridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 7.

De no probarse la notoriedad alegada de la marca MEXSANA (denominativa), el Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 121-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k), 32 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 27 y 38 de la misma Decisión. Actor: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY Patente: “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”. Expediente Interno Nº 2008-00359. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 26 de agosto de 2011, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL 1.1. Las partes Demandante: la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2.

Actos demandados La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 42854 de 19 de diciembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, solicitada por la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. - Resolución No. 11589 de 21 de abril de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 42854 de 19 de diciembre de 2007. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 18 de julio de 2006, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. - Como resultado del examen de forma, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó al peticionario que complementara su solicitud en cuanto a anexar “la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la pa- 02/04/2012 30.76 tente del inventor al solicitante o a su causante”. - El 19 de diciembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 42854, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”.

La Superintendencia argumentó que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, ya que el documento aportado en el cual consta la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encuentra debidamente legalizado o en su defecto apostillado y que el memorial por el cual se dio alcance y se complementa la información requerida no surte efecto legal, en razón a que fue presentado por fuera del término de prórroga concedido. - El 22 de enero de 2008, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. - El 21 de abril de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11589 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 42854 de 19 de diciembre de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la Superintendencia requirió la presentación de la copia del documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante, dicho documento efectivamente se presentó dentro del expediente administrativo y esa entidad aceptó que en dicho documento consta la cesión de los derechos de los inventores”. - “El error surge cuando la Superintendencia cambia el sentido de la norma del literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, y de su propio requerimiento, cuando sin advertirlo previamente a mi representada, rechaza la efectividad del documento aportado, por carecer de legalización o apostilla, que no exige la norma y que tampoco fue advertida por esa entidad al momento de hacer el requerimiento”.

GACETA OFICIAL - “Exigir un requisito formal no contemplado en la ley constituye entonces una interpretación errónea de la norma, que además vulneró el derecho al debido proceso de mi representada”. - “(…) se presenta en este caso una interpretación errónea del artículo 39 de la Decisión 486. Esta norma establece la figura del abandono de la solicitud de patente, como una sanción frente a la inactividad del solicitante o por el incumplimiento de una carga que le impone la ley, y como tal debe ser considerada un desistimiento tácito de la solicitud.

Los hechos (…) en este proceso indican que la figura del abandono no era aplicable, puesto que la Superintendencia (…) desconoció la manifestación de mi representada, en la cual indicaba tener la voluntad de mantener su solicitud de patente y como tal aportó el documento exigido por el artículo 26, literal k) de la Decisión 486”. - “(…) la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la necesidad de aplicar el principio de eficacia en trámites regidos por la Decisión 486”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) Comoquiera que el requerimiento formulado fue atendido el 18 de enero de 2007, mediante respuesta presentada por el apoderado pero dando cumplimiento en forma parcial a las observaciones jurídicas que se le formularon, habida cuenta que el documento aportado en el cual consta la cesión de derechos de los inventores al solicitante ahora demandante no se encontraba legalizado de conformidad con el artículo 259 del C.P.C., la consecuencia jurídica es la declaratoria de abandono según lo ordenado en la norma comunitaria en cita, como legal y válidamente lo decidió la oficina nacional competente”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya inter- 02/04/2012 31.76 pretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k), 32 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 18 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 27 (requisitos formales) y 38 (examen de forma); de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 02/04/2012 32.76 tos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

(…) (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (…) Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…)”. 3. CONSIDERACIONES g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La solicitud de patente y el trámite de la solicitud. Examen de forma; - La exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención; (…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisi- - Abandono de la Solicitud de Patente;

Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones. GACETA OFICIAL

3.1. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace relación al trámite de la solicitud de la patente para “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas. Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud.

Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. 02/04/2012 33.76 sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica” 1.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.

3.2. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO 1 Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001. GACETA OFICIAL EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY que complementara su solicitud de patente en cuanto a que anexara “la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante” y que el documento aportado por la mencionada sociedad en el cual consta la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, se estima adecuado abordar dicho tema.

El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Ofici- 02/04/2012 34.76 na Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k).

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.

Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.

3.3. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, por considerar que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter GACETA OFICIAL jurídico, ya que el documento aportado en el cual consta la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encuentra debidamente legalizado o en su defecto apostillado y que el memorial por el cual se dio alcance y se complementa la información requerida no surte efecto legal, en razón a que fue presentado por fuera del término de prórroga concedido, se estima adecuado abordar el tema del abandono de la solicitud.

Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Órgano Judicial en el marco de la Decisión 344, aplicable a la Decisión 486, ha sostenido lo siguiente: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (…) complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera ( ), de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’( )”. (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber (…) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ( )”. (Art. 22 de la Decisión 344). “Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”. 2 2 Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/04/2012 35.76 Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice. El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo.

3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la actora argumentó “(…) la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la necesidad de aplicar el principio de eficacia en trámites regidos por la Decisión 486”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independen- GACETA OFICIAL cia), como en relación con sus propias decisiones 3. 02/04/2012 36.76 en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Con base en estos fundamentos, “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

(Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. En consecuencia, el silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación 3 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 2.

De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 3. Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determina- GACETA OFICIAL 02/04/2012 37.76 das formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. 4. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800359, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 129-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: FINO’S (mixta). Actor: LLOREDA S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00316. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del GACETA OFICIAL Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011. 02/04/2012 38.76 La Superintendencia de Industria y Comercio “desató” (sic) el recurso de reposición mediante la Resolución Nº 28014, de 25 de octubre de 2006, en la que confirmó la decisión recurrida.

I.

ANTECEDENTES. Demandante: LLOREDA S.A. Mediante Resolución Nº 10269, de 18 de abril de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado y decidió conceder la marca FINO’S (mixta), por considerar que el tipo de letra junto con las expresiones que acompañan a la marca, son elementos que le otorgan distintividad y determinan que no es exclusivamente un signo descriptivo.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. 1. De acuerdo al informe del Juez Consultante, la demandante LLOREDA S.A. argumenta su demanda en lo siguiente: Tercero interesado: GLOBAL BRANDINGS S.A.C. - Manifiesta que las Resoluciones impugnadas se encuentran viciadas por violar el Régimen Andino en materia de Propiedad Industrial y protección de signos distintivos.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. III.

HECHOS RELEVANTES. El 8 de abril de 2005, la sociedad GLOBAL BRANDINGS S.A.C., solicitó el registro de la marca FINO’S (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 552, de 31 de mayo de 2005. Contra dicha solicitud, la sociedad demandante LLOREDA S.A. presentó oposición en base a la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa) para identificar productos de la misma Clase 30.

También presentó oposición Fábrica de Grasas y Productos Químicos S.A. (GRASCO) con base en sus marcas registradas LA FINA, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, LA FINA REAL y PALMAFINA. Mediante Resolución Nº 21713, de 18 de agosto de 2006, la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, pero denegó de oficio el registro de la marca FINO’S (mixta), por considerar que la marca a registrar carecía de suficiente fuerza distintiva, pues la expresión “FINO`S” referida a “chocolates”, tiene una connotación comercial relevante.

Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. - Alega que si se miran las marcas en conjunto se puede apreciar que, si bien la marca registrada cuenta con un elemento gráfico, éste no tiene relevancia alguna a nivel fonético, pues la marca sigue siendo FINO’S, lo que reduce la comparación a “EL FINÍSIMO” y “FINO`S”, de la que se concluye que fonéticamente son semejantes. - Sostiene que a nivel gramatical es notable que las marcas comparten muchas letras en su composición, diferenciándose sólo en una que no otorga distintividad al signo solicitado, a su juicio, las dos expresiones hacen referencia a un producto de primera categoría o de buena calidad en su especie, lo cual naturalmente conduce a error o confusión en el público consumidor, quien al encontrarse con dos marcas que evocan la misma idea en su entendimiento y asociadas a productos bastante similares en el mercado, puede atribuirles el mismo origen empresarial. 2.

El demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, contesta la demanda en los siguientes términos: - El signo solicitado FINO’S (mixto) no es confundible con las marcas opositoras al GACETA OFICIAL grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - Por otro lado, el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad, por lo que es registrable. 3.

El tercero interesado GLOBAL BRANDINGS S.A.C. contesta la demanda señalando lo siguiente: - Los signos confrontados son diferentes entre sí, no siendo posible causar riesgo de confusión en el público consumidor. 02/04/2012 39.76 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; - Ambos signos confrontados corresponden conceptualmente a adjetivos calificativos, por lo tanto son marcas evocativas.

Por otro lado, las palabras FINO, FINA, FINÍSIMA y FINÍSIMO no son apropiables en sí mismas y su registro debe concederse atendiendo a la totalidad de sus componentes. - Se da una coexistencia en el mercado de marcas registradas que incluyen las palabras FINÍSIMO y FINA, para identificar productos de las Clases 29 y 30. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; (…) IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 136 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos solicitados, excepto por el art. 135 literal i) (signos engañosos).

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).” A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, la sociedad GLOBAL BRANDINGS S.A.C. solicitó el registro de la marca FINO’S (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 20040427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: 02/04/2012 40.76 pacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se alegó que el signo solicitado FINO’S (mixto) de la Clase 30 era confundible con la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa) de la misma Clase 30. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la ca- 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial N° 1648, del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 02/04/2012 41.76 Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El Juez Consultante deberá verificar si entre el signo FINO’S (mixto) y el signo EL FINÍSIMO (denominativo) hay o no similitud ideológica. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. GACETA OFICIAL • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. 02/04/2012 42.76 Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el procedimiento administrativo interno se alegó que el signo solicitado FINO’S (mixto) de la Clase 30 era confundible con la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa) de la misma Clase 30. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar (Proceso 33-IP-2011, marca: “CUBA SI” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011).

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemen- 2 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 31, Buenos Aires Argentina, 2010.

Conforme el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (22da. Edición), “logotipo” es “un distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto“. GACETA OFICIAL te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Nº 410, de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Para tal efecto, al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado FINO’S (mixto) y la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa). D. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. En el presente caso, mediante Resolución Nº 21713, de 18 de agosto de 2006, la SIC declaró 02/04/2012 43.76 infundadas las oposiciones presentadas, pero denegó de oficio el registro de la marca FINO’S (mixta), por considerar que la marca a registrar carecía de suficiente fuerza distintiva, pues la expresión “FINO`S” referida a “chocolates”, tiene una connotación comercial relevante.

Posteriormente, mediante Resolución Nº 10269, de 18 de abril de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado y decidió conceder la marca FINO’S (mixta), por considerar que el tipo de letra junto con las expresiones que acompañan a la marca, son elementos que le otorgan distintividad y determinan que no es exclusivamente un signo descriptivo.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

Esta prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina. El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. GACETA OFICIAL En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.

En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “(…) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 (…) cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas”.

(Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). E. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. En el presente caso, la demandante LLOREDA S.A. argumenta que las expresiones “EL FINÍSIMO” y “FINO`S”, hacen referencia a un producto de primera categoría o de buena calidad en su especie, lo cual naturalmente conduce a error o confusión en el público consumidor, quien al encontrarse con dos marcas que evocan la misma idea, puede atribuirles el mismo origen empresarial.

En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 02/04/2012 44.76 ceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

Al respecto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que la similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado FINO’S (mixto) y la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. C O N C L U Y E: 4.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa representa, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. 1.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y sus- 5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 12-IP96). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL 02/04/2012 45.76 características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 136-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “WEINBRENNER” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00189. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce. VISTOS: El Oficio Nº 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00189.

El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno: Demandante: BATA BRANDS S.a.r.l. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. GACETA OFICIAL 02/04/2012 46.76 2. Determinación de los hechos relevantes: 3. Fundamentos de la demandante: 2.1. Hechos: De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes: La sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. suscribió un contrato de compraventa de todas las marcas de la sociedad BATA LIMITED, entre ellas la marca “WEINBRENNER” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

El 19 de diciembre de 2005, la sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. solicitó la transferencia del titular de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de BATA LIMITED a BATA BRANDS S.a.r.l. Mediante la Resolución Nº 017170, de 29 de junio de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, archivó la solicitud bajo el argumento de que si bien se dio respuesta al requerimiento en el tiempo oportuno, la misma no satisfizo el requerimiento, toda vez que en el listado de las marcas objeto de transferencia debidamente identificadas con su número de certificado, no se encontró el certificado Nº 130604 que corresponde al signo “WEINBRENNER” (mixto) BATA BRANDS S.a.r.l interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación con el fin de que se revocara la decisión, alegando que sí se dijo que la sociedad BATA LIMITES transfirió a la empresa BATA BRANDS S.a.r.l., todas las marcas de la que era titular en la República de Colombia y que en el listado figura la expresión “WEINBRENNER”, marca indudablemente única y concreta, que no deja duda del querer de las partes, independientemente del número de certificado.

El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso mediante la Resolución Nº 028779, confirmando el acto anterior. Los actos administrativos acusados violan el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que con la negativa del registro de la transferencia de la marca “WEINBRENNER” (mixta) en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la norma supranacional no contempla.

El contrato de cesión de marcas de BATA LIMITES a BATA BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia. Dentro de las marcas transferidas está la expresión “WEINBRENNER”, lo que no se presta para ningún tipo de confusión y que el número del certificado o del expediente es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro.” 4.

Fundamentos de la demandada De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes: “No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”

CONSIDERANDO: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 36532, de 28 de diciembre de 2006, confirmando las decisiones anteriores, concluyendo que para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizaron el traspaso, en el que se debe identificar la marca objeto del mismo, la denominación del signo y su número de certificado..

Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado.

GACETA OFICIAL Que, el artículo objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 (…) 02/04/2012 47.76 “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. De las Licencias y Transferencias de las Marcas Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.

La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.

La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.

( ) A. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. A la luz de la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009, de fecha 01 de julio de 2009 publicada en G.O.A.C. Nº 1772, de 10 de noviembre de 2009. (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.

De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.

La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. GACETA OFICIAL 02/04/2012 48.76 Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.

En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar, si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

“La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302).

Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’.

(Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305). (…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclu- siva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Proceso 30-IP-97, marca: “CAROLINA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 355, de 14 de julio de 1998).

“Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Proceso 29-IP-97, marca: “CUERO FLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 481, de 13 de septiembre de 1999). Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la GACETA OFICIAL Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.

Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.

Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva o confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.

Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros. B. DE LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS de acuerdo a la legislación interna, y teniendo en cuenta la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009, de 02/04/2012 49.76 fecha 01 de julio de 2009 (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros.

Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.

Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: “Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una GACETA OFICIAL comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”. 1 Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella.

El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, marca: ESPAÑOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1198, de 23 de mayo de 2005).

El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente.

Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS, a la luz 1 Proceso 1-AN-86. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O. Nº 21, del 15 de julio de 1987.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/04/2012 50.76 de las disposiciones contenidas en la legislación interna, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable.

En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N° 177, de 20 de abril de 1995). Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’”.

Así, el Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia GACETA OFICIAL legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’”.2 En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de transferencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El contrato de transferencia de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro.

Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 02/04/2012 51.76 2. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella.

De conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. 3. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacional Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria.

El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA 2 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96,, marca: MARTA, publicado en la G.O. Nº 257, de 14 de abril de 1997.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 02/04/2012 52.76 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 138-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y Señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES. Marca: “VOGUE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-00101. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 1.2. Actos demandados La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES plantean que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la señora MARÍA MINERVA CORTÉS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. - Resolución No. 12251 de 30 de abril de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 13247 de 18 de junio de 2004, por medio de la cual el Superintendente Dele- GACETA OFICIAL gado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002. 1.3.

Hechos relevantes 02/04/2012 53.76 confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda a) Los hechos: - El 29 de septiembre de 1997, la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicitó el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 22 de diciembre de 1997, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 454. - La señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas notorias denominativas y mixtas “VOGUE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “JOLIE DE VOGUE” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 27 de mayo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16111, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por la señora MARÍA MINERVA CORTÉS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. - El 21 de junio de 2002, la señora MARÍA MINERVA CORTÉS interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12251, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 18 de junio de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) expidió la Resolución No. 13247, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES, en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La marca de ADVANCE MAGAZINE contiene en su totalidad la marca de nuestra representada, es decir que comparten todos sus caracteres.

Existe una identidad absoluta entre VOGUE y VOGUE”. - “Las dos marcas provienen de la expresión francesa que alude a algo que está en boga o de MODA. No obstante debido a que tal significado no es de público conocimiento porque la mayor parte de consumidores no dominan el idioma francés, podemos pensar en que se trata de denominaciones de fantasía frente a las cuales el público tiene la misión de aprender el signo y relacionarlo con el producto que distingue, misión que ya fue alcanzada con la marca de mi representada VOGUE (…) debido a la inversión publicitaria y la presencia desde hace más de 40 años en el mercado.

María Minerva Cortés y la empresa de su familia LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE ha logrado posicionar su marca en el mercado y lograr el reconocimiento de la misma entre los consumidores”. - “(…) existe una conexión competitiva entre la marca de ADVANCE MAGAZINE y las anteriormente registradas, con lo cual se confundiría al público consumidor objetivo.

Esto se evidencia aún más si se tiene en cuenta que el consumidor es por lo general descuidado y al ver una palabra que es idéntica a otra, asimilará sus productos como de un mismo empresario o de la misma procedencia”. - “Mi representada había solicitado a la Superintendencia (…) negar el registro de la marca VOGUE de ADVANCE MAGAZINE con base en la notoriedad de la marca VOGUE.

Para ello presentó las pruebas pertinentes y solicitó tener en cuenta los documentos protocolizados (…) relativos a la notoriedad de VOGUE y JOLIE que obran dentro del expediente (…)”. GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) los productos amparados por las marcas en conflicto carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento (…) que permitan concluir su interdependencia o rasgo común capaz de inducir a error al consumidor”. - “(…) la notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la parte demandante allegó unas pruebas, éstas no obstante acreditar la existencia y el uso que la demandante hace de su marca ‘VOGUE’, no resultan procedentes para probar la notoriedad de la misma, toda vez que no permiten establecer los presupuestos para que la marca sea notoria entre otras, extensión del conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca y el análisis de producción mercadeo de los productos que distingue la marca”. d) Tercero interesado La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) REALMENTE NO EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 3 para los cuales se registraron las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE y los productos de la clase 9 para los cuales se otorgó el registro de la marca VOGUE.

Tampoco existe vinculación entre los productos de la clase 9 y los productos y/o servicios que agrupan las demás categorías en la cuales los demandantes han registrado las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE”. - “(…) no se encuentra razonable que el público consumidor confunda los productos que comercializa LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. con los productos que ampara el registro de la marca VOGUE obtenido por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., pues es claro que las marcas están destinadas a identificar productos diferentes 02/04/2012 54.76 en sectores comerciales igualmente distintos (…)”. - “La notoriedad de la marca VOGUE de ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC. es entonces un hecho probado y declarado por la Superintendencia (…) desde 1981, carácter que se ha mantenido a través del tiempo.

Inclusive, en el mismo año 1997 en el que ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC. presentó la solicitud que origina el presente debate, la Superintendencia (…) expidió las resoluciones (…) reconociendo el fenómeno de la NOTORIEDAD de la marca VOGUE de ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC.”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal i) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

GACETA OFICIAL Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 81 (concepto de marca y elementos constitutivos), 83 literales a) (identidad y semejanza con una marca), d) y e) y 84 (marca notoria y su prueba) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

DECISIÓN 344 (…) 02/04/2012 55.76 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; comparación entre signos denominativos y mixtos (en ambos casos se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo mixto JOLIE DE VOGUE); - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Signos en idioma extranjero (VOGUE=MODA).

La marca de fantasía. Palabras de uso común. La marca débil; - La marca notoria y su prueba (se hará referencia a la marca notoria solicitada a registro y a la marca notoria opositora). Reproducción de la marca notoria; - Conexión competitiva. 02/04/2012 56.76 3.1.LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/04/2012 57.76 continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordena- miento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o simila- 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL res, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. 02/04/2012 58.76 distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. c) Susceptibilidad de representación gráfica Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS. Comparación entre signos denominativos, comparación entre signos denominativos y mixtos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “VOGUE” (denominativo), “VOGUE” (denominativo y mixto) y “JOLIE DE VOGUE” (denominativo compuesto y mixto, con parte denominativa compuesta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Asimismo, se tomarán en cuenta que el signo “JOLE DE VOGUE” es un signo denominativo compuesto y mixto con parte denominativa compuesta. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la GACETA OFICIAL naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibi- 02/04/2012 59.76 ción alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 5 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 6 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 7 4 5 6 7 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y mixtas y entre denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 8 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas anteriormente; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Tomando en cuenta que la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicitó el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que la señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas notorias denominativas y mixtas “VOGUE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “JOLIE DE VOGUE” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. 02/04/2012 60.76 signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 9 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

La identidad y la semejanza El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 10 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 9 8 10 Proceso 46-IP-2008.

Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. GACETA OFICIAL 02/04/2012 61.76 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 11 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 12 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 11 12 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 13 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 13 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 14 02/04/2012 62.76 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 15 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 16 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 17 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 14 15 16 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino 17 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 18

3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DE FANTASÍA. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que la parte demandante argumentó “Las dos marcas provienen de la expresión francesa que alude a algo que está en boga o de MODA. No obstante debido a que tal significado no es de público conocimiento porque la mayor parte de consumidores no dominan el idioma francés, podemos pensar en que se trata de denominaciones de fantasía frente a las cuales el público tiene la misión de aprender el signo y relacionarlo con el producto que distingue, misión que ya fue alcanzada con la marca de mi representada VOGUE (…)”; se hace necesario tratar el tema “los signos en idioma extranjero” y “la marca de fantasía”. 02/04/2012 63.76 rarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.19 Signos de Fantasía. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe conside- Como se expresó, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). 18 19 Signos en idioma extranjero. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/04/2012 64.76 “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 20 Asimismo, es importante tener en cuenta que se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Como se indicó anteriormente, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de uso común no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, no podrá impedir que terceros puedan utilizarla, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio 20 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/04/2012 65.76

3.8. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 23 Tomando en cuenta que tanto la parte demandante como la demandada alegaron la notoriedad de sus marcas; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de “la marca notoria y su prueba”, asimismo, pasará revista al conflicto existente entre dos marcas notorias y cómo se podría solucionar dicho conflicto.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.24 El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

Ahora bien, puede darse el caso que se solicite el registro de un signo notorio y que la opositora advierta también la notoriedad de su marca, como en el caso de autos. que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 21 En este caso, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

En consecuencia, dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 22 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de 23 24 21 22 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. 2010. Pág. 215 y 216. FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión. En consecuencia (…) el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio” (PROCESO 124-IP-2011.

Marca: LOCKHEED MARTIN (mixta). Interpretación prejudicial de 23 de noviembre de 2011). La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo, el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos de determinar cuál prevalecería, de acuerdo al conocimiento que el público consumidor tenga acerca de las marcas en controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso.

La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega. En consecuencia, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que “(…) la notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la parte demandante allegó unas pruebas, éstas no obstante acreditar la existencia y el uso que la demandante hace de su marca ‘VOGUE’, no resultan procedentes para probar la notoriedad de la misma, toda vez que no permiten establecer los presupuestos para que la marca sea notoria entre otras, extensión del conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la 02/04/2012 66.76 marca y el análisis de producción mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

Los criterios son los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la GACETA OFICIAL Decisión 344, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado (…)”.

A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 25 Al tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios de- 25 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/04/2012 67.76 terminados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en consideración que la normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera especial, en relación a los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios de especialidad y territorialidad, es pertinente señalar que: 1.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 advierten que la marca notoriamente conocida no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. 2. El principio de territorialidad determina la protección de la marca notoria no solamente en el país donde se solicita la protección, sino que se la protege en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Para lo anterior, es preciso que, (i) sea notoriamente conocida en por lo menos uno de los Países Miembros; (ii) sea notoria en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, “Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de reciprocidad”, acorde al literal d) del artículo 83.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. GACETA OFICIAL Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82IP-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en rela- 02/04/2012 68.76 ción con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se GACETA OFICIAL pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’. 02/04/2012 69.76 servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el GACETA OFICIAL 02/04/2012 70.76 mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 26 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión, asociación y dilución. El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca VOGUE, debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios mencionados.

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos, la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. argumentó “(…) REALMENTE NO EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 3 para los cuales se registraron las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE y los productos de la clase 9 para los cuales se otorgó el registro de la marca VOGUE. Tampoco existe vinculación entre los productos de la clase 9 y los productos y/o servicios que agrupan las demás categorías en la cuales los demandantes han registrado las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE”, en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. 26 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 27 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos y servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos 02/04/2012 71.76 También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 28 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. 28 27 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

GACETA OFICIAL La solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La parte denominativa puede ser compuesta. Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 02/04/2012 72.76 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la percepción sensorial igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en GACETA OFICIAL esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo, el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos de determinar cuál prevalecería, de acuerdo al conocimiento que el público consumidor tenga acerca de las marcas en controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente.

El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 10.

No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o 02/04/2012 73.76 internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 11.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 12. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200500101 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 02/04/2012 74.76 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 02/04/2012 75.76 GACETA OFICIAL 02/04/2012 76.76 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú