Año XXX - Número 2219 Lima, 22 de julio de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 56-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 82 literal e), 83 literal b), 96 y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad PINTURAS WESCO S.A. Marca: “WESCO COLOR CENTER” (mixta). Expediente Interno N° 4734-LR Proceso 60-IP-2013.- 2 Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 201100321. Actor: SKY BRAND S.A. Marca: F&X (mixta) Proceso 62-IP-2013.- 18 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: “ASMED” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00343 Proceso 69-IP-2013.- 26 Interpretación Prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, 2 y 12 de la Decisión 416.

Actor: Sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA. Asunto: “CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 3055-2011 Para nosotros la Patria es América 38 GACETA OFICIAL 22/07/2013 2.64 PROCESO 56-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 82 literal e), 83 literal b), 96 y 128 de la misma Decisión con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: Sociedad PINTURAS WESCO S.A. Marca: “WESCO COLOR CENTER” (mixta).

Expediente Interno N° 4734-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013. 1.2.

Actos demandados La sociedad PINTURAS WESCO S.A. impugna en la vía contenciosa administrativa la Resolución Administrativa No. 0012 de 14 de octubre de 1997, mediante la cual el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca resolvió aceptar la observación presentada por la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. y, en consecuencia, denegar el registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto) solicitado por PINTURAS WESCO S.A. para proteger productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad PINTURAS WESCO S.A. La parte demandada la constituye: MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA, el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

El Tercero Interesado es: la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. - El 9 de mayo de 1995, la sociedad PINTURAS WESCO S.A. solicitó el registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase No. 2 de la Clasificación Internacional de Niza. - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 364 del mes de mayo de 1995, la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. presentó observación. Se fundamentó en su nombre comercial “COLOR CENTER” para la clase No. 2 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de mayo de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 0959201, por medio de la cual resolvió rechazar la observación presentada por la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. y concedió el registro del signo “WESCO GACETA OFICIAL COLOR CENTER” (mixto) solicitado por la sociedad PINTURAS WESCO S.A. - La sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 14 de octubre de 1997, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca emitió la Resolución No. 0012, por medio de la cual resolvió aceptar la observación presentada por la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. y, en consecuencia, denegar el registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto) solicitado por PINTURAS WESCO S.A. para proteger productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 20 de febrero de 1998, la sociedad PINTURAS WESCO S.A. presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución No. 0012 que denegó el registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto). b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PINTURAS WESCO S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la marca WESCO se encuentra registrada en el Ecuador desde el año 1978 y, como es de conocimiento público, la amplia difusión que de dicha marca se ha hecho, la ha transformado en una marca notoria que goza de fama y prestigio, no sólo en el Ecuador sino a nivel internacional”. - “Si analizamos la marca solicitada por mi cliente, encontramos que cumple con todos aquellos requisitos exigidos por la Ley y la doctrina para su registro puesto que WESCO COLOR CENTER une su signo WESCO, signo éste que es exclusivo y específico, a dos palabras genéricas, esto es COLOR y CENTER, ésta última que es (sic) castellano significa CENTRO, con lo cual se hace suficientemente específica y diferente a cualquier otra denominación”. - “Entre la denominación: COLOR CENTER y la denominación WESCO COLOR CENTER, cuyo registro está solicitando mi representada, no existe similitud, pues justamente la forma como está concebido el logotipo que va junto a una marca exclusiva, la diferencian e individualizan plenamente una de las otras, 22/07/2013 3.64 cumpliendo de este modo WESCO COLOR CENTER con la finalidad de la marca o nombre comercial (…)”. - “(…) la denominación COLOR CENTER, en base a la cual se presenta la oposición/observación (…) está conformada por dos palabras o vocablos genérico (sic) que de ninguna manera le conceden el carácter de específico o creativo, como se requiere por mandato legal para que se le considere como una marca de fábrica; por tanto, por si (sic) solas no pueden ser susceptible de apropiación ni monopolio marcario de ningún tipo, pues tal cosa sería atentatorio contra la libertad de comercio”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, con el fin de vigilar las actuaciones dentro del proceso, señala casillero judicial.

El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, solicita que se rechace la demanda en su totalidad. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, solicita la interpretación prejudicial previa y aduce la legalidad y validez de la Resolución impugnada. d) Tercero interesado La sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A., en su contestación a la demanda, señala casillero judicial para recibir notificaciones.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía preju- GACETA OFICIAL 22/07/2013 4.64 dicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de abril de 2013. “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y d), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “WESCO COLOR CENTER”, fue presentada el 9 de mayo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 82 literal e) (signos comunes o usuales), 83 literal b) (identidad y semejanza con un nombre comercial), 96 y 128 (nombre comercial) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser pertinentes al presente caso.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) No procede la interpretación de los literales b) y d) del artículo 82, literales a), d) y e) del artículo 83 por no ser apropiados al presente caso. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) Artículo 95. Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a GACETA OFICIAL partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada. 22/07/2013 5.64 - Palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios; - Signos conformados por palabras genéricas y de uso común. La marca débil. - Registrabilidad de una marca derivada de una marca notoriamente conocida; - Examen de registrabilidad y debida motivación.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, la sociedad PINTURAS WESCO S.A. solicitó el registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase No. 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por tal motivo, es pertinente hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

(…) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con un nombre comercial; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta; - El nombre comercial: concepto, ámbito de protección;

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

GACETA OFICIAL La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 22/07/2013 6.64

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. presentó observación a la solicitud de registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto) y se fundamentó en su nombre comercial “COLOR CENTER” para la clase No. 2 de la Clasificación Internacional de Niza, y que al nombre comercial le es aplicable, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con un nombre comercial.

La identidad y la semejanza de un signo con un nombre comercial. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto), ya que se afirma que es confundible con el nombre comercial denominativo “COLOR CENTER”. El b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra causales de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables como marcas signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de un nombre comercial protegido, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es GACETA OFICIAL capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 22/07/2013 7.64 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 1 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.3. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 4 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual 2 3 4 1 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 153. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 5

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 6 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indica- 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss. 22/07/2013 8.64 dos, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. GACETA OFICIAL

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “WESCO COLOR CENTER” (mixto con parte denominativa compuesta) y “COLOR CENTER” (denominativo compuesto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferen- 22/07/2013 9.64 ciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la GACETA OFICIAL misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta WESCO COLOR CENTER y el nombre comercial denominativo compuesto COLOR CENTER, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

3.6. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y LA PRUEBA DE SU USO. En el proceso administrativo interno, la sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A. presentó observación a la solicitud de registro del signo “WESCO COLOR CENTER” (mixto) bajo el fundamento en su nombre comercial “COLOR CENTER” para la clase No. 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tal motivo, se hace necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344. Este tema fue abordado dentro del proceso 106IP-2010, marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa), para el caso, haremos referencia a dicho proceso. El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 22/07/2013 10.64 • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, GACETA OFICIAL se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia 22/07/2013 11.64 dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”.

(Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344. 7 A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente 7 “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto “WESCO COLOR CENTER” fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial “COLOR CENTER” (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3.7. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expre- 22/07/2013 12.64 sión “CENTER”, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en el punto 3.8. de la presente Interpretación Prejudicial.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

3.8. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. La sociedad PINTURAS WESCO S.A. argumentó que el signo solicitado a registro está acompañado de las expresiones COLOR y CENTER GACETA OFICIAL que son genéricas. En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. 22/07/2013 13.64 Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 8.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras COLOR CENTER son genéricas o de uso común para los productos de la clase 2 y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

3.9. REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA DERIVADA DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Tomando en cuenta que la sociedad PINTURAS WESCO S.A. argumentó que “(…) la marca WESCO se encuentra registrada en el Ecuador 8 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 191. GACETA OFICIAL desde el año 1978 y, como es de conocimiento público, la amplia difusión que de dicha marca se ha hecho, la ha transformado en una marca notoria que goza de fama y prestigio, no sólo en el Ecuador sino a nivel internacional”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema “registrabilidad de una marca derivada de una marca notoriamente conocida”.

Para lo anterior, estableceremos primero qué es una marca notoria: El signo notorio es aquél en el que concurren los siguientes aspectos: la difusión del mismo entre el público consumidor traducido del uso intenso del mismo; y, la calidad de los productos o servicios que éste ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios, por él protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de él se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

En cuanto al examen de registrabilidad de una marca notoria: El examen de registrabilidad de una marca notoriamente conocida debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio pue- 22/07/2013 14.64 de ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria registrada en el País Miembro, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

3.10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBIDA MOTIVACIÓN. Examen de registrabilidad y debida motivación. En el presente proceso, el juez consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adicionalmente, se argumentó dentro del proceso que no se hizo un adecuado examen de registrabilidad; en tal virtud, el Tribunal estima adecuado referirse a los temas “examen de registrabilidad y debida motivación”.

El examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de con- GACETA OFICIAL 22/07/2013 15.64 cesión o de denegación de los registros marcarios. dad cuáles son las características de dicho examen: Este Tribunal ha señalado al respecto que: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 9 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: 9 10 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA” (mixta). Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda clari- Otra característica es la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones tanto en relación con las decisiones expedidas por la propia Oficina como en relación a otras Oficinas de Registro Marcario.

Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

Debida motivación. Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. Esta resolución tiene GACETA OFICIAL que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 11 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 11 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/07/2013 16.64 SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal b), sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

TERCERO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los conformados por dos o más palabras, números, etc.

Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar una marca denominativa compuesta y un signo mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta WESCO COLOR CENTER y el nombre comercial denominativo compuesto COLOR CEN- GACETA OFICIAL TER, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

QUINTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto WESCO COLOR CENTER fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial COLOR CENTER era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

SÉPTIMO: La Corte Consultante debe determinar si las palabras COLOR CENTER son genéricas o de uso común para los productos de la clase 2 y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el 22/07/2013 17.64 País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

NOVENO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 4734-LR deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 22/07/2013 18.64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 60-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00321. Actor: SKY BRAND S.A. Marca: F&X (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Terceras Interesadas: FOX HEAD, INC. (antes RACING, INC.).

VISTOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de abril de 2013.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS 1. La sociedad SKY BRAND S.A. solicitó el 2 de enero de 2009 el registro como marca del signo mixto F&X, para amparar “ropa, zapatos y sombrerería”, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SKY BRAND S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 602 de 31 de marzo de 2009, se presentaron oposiciones por parte de: La sociedad FOX RACING, INC, que cambió su nombre a FOX HEAD, INC., con base en la marca mixta FOX, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad STANTON & CIA. S.A., con base en la marca mixta AFX, registrada en Co- GACETA OFICIAL lombia para amparar productos de las clases 28, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El señor JUAN CAMILO VERGARA, con base en la marca mixta FXA SHOP, registrada en Colombia para amparar productos y servicios de las clases 3, 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 42563 de 27 de agosto de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad STANTON & CIA. S.A. y por el señor JUAN CAMILO VERGARA, fundada la oposición presentada por la sociedad FOX HEAD, INC., y negar el registro solicitado. 4.

La sociedad SKY BRAND S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 23619 de 30 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 13027 de 14 de marzo de 2011, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 7.

La sociedad SKY BRAND S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles. 2. Arguye, que la marca fundamento del rechazo está compuesta por las letras F y X, y con una figura de zorro en medio de dichas letras. La Superintendencia de Industria y 22/07/2013 19.64 Comercio sostiene que dicha figura es una “O”. 3.

Sostiene, que el signo a registrar está conformado por tres letras en un diseño especial. La marca opositora está conformada por letras y el rostro de un animal en medio de ellas. 4. Agrega, que las dos marcas son mixtas y, por lo tanto, se deben analizar en conjunto y sin descomponer sus elementos. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.

Argumenta, que el signo solicitado para registro carece de fuerza distintiva. 2. Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, ortográfico e ideológico. 3. Indica, que los signos en conflicto presentan similitudes capaces de ocasionar confusión indirecta. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. 1.

Indica, que los signos en conflicto son confundibles. 2. Señala, que el público consumidor podría pensar que el signo solicitado para registro es derivado de la marca mixta FOX. 3. Arguye, que los signos en conflicto amparan los mismos productos. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la interpretación requerida, pero se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a), b) y g). A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 22/07/2013 20.64 A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto F&X. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. a) las palabras o combinación de palabras”; 1.

Concepto de marca. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. (…) El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca.

V. CONSIDERACIONES. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MAN”). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olo- 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. 22/07/2013 21.64 res; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1.

Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. GACETA OFICIAL • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. 22/07/2013 22.64 Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se argumentó que el signo mixto F&X es confundible con la marca mixta FOX. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. 22/07/2013 23.64 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejan- De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL za, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. 22/07/2013 24.64 • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos F&X y FOX. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las par- 3 4 • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL ticularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en 22/07/2013 25.64 cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos F&X y FOX. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

GACETA OFICIAL 22/07/2013 26.64 TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos F&X y FOX, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201100321, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 62-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: “ASMED” (denominativa). Expediente Interno N° 2009-00343. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece. ron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013. 1.

ANTECEDENTES En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue- 1.1.

Las partes Demandante: la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad DIMERCO S.A. GACETA OFICIAL 22/07/2013 27.64 1.2. Actos demandados La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 27445 de 30 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “ASMED” (denominativo), solicitado por la sociedad DIMERCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 34921 de 25 de octubre de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 11914 de 13 de marzo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 27445 de 30 de agosto de 2007. - - - 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: previo de su marca “ALMET” (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

El 30 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27445, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “ASMED” (denominativo), solicitado por la sociedad DIMERCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. El 25 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 34921, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

El 13 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11914, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 27445 de 30 de agosto de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. a) Los hechos b) Fundamentos de la Demanda Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 25 de agosto de 2005, la sociedad DIMERCO S.A. solicitó el registro del signo “ASMED” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de septiembre de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 556. - La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionada.

Se fundamentó en el registro La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La sociedad DIMERCO S.A. solicitante de la marca ASMED, expresión muy fácilmente confundible con la marca registrada por mi poderdante y donde de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se dejó de lado el cotejo concienzudo que se debe realizar entre las marcas de forma integral entre lo nominativo de las dos expresiones”. - “Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5ª”.

GACETA OFICIAL - “(…) la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los animales, productos a los cuales está registrado el producto ALMET”. - “Se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca ALMET por parte de mi poderdante pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca ALMET, si la marca ASMED llegara a ser usada en productos contra animales dañinos”. 22/07/2013 28.64 Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de abril de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “El signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) evoca la idea de un producto para el asma mientras que el otro es de fantasía es decir no evoca nada”. - “(…) frente a la relación de productos entre las marcas en disputa, conviene mencionar que al no encontrar identidad entre los signos en disputa, es irrelevante entrar a analizar la identidad de productos, toda vez que estas marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado y no presentan riesgo de confusión”. d) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad DIMERCO S.A.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ASMED” (denominativo), fue presentada el 25 de agosto de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

Asimismo, se limitará la interpretación del artículo 136 al literal a) y no se interpretará el artículo 155 por no ser aplicable al caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en GACETA OFICIAL el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 22/07/2013 29.64 nacional de Niza, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. a) las palabras o combinación de palabras;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos; - Signos evocativos; - Marcas farmacéuticas y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Examen de registrabilidad.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad DIMERCO S.A. solicitó el registro del signo “ASMED” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Inter- La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 22/07/2013 30.64 ternacional de Niza y que la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionada, bajo el fundamento en el registro previo de su marca “ALMET” (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “ASMED” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad DIMERCO S.A. solicitó el registro del signo “ASMED” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación In- Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- 22/07/2013 31.64 dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/07/2013 32.64 de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 5 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:8 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas 5 6 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss. Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. GACETA OFICIAL “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 9, 10. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “ASMED” (denominativa) y “ALMET” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o 9 10 22/07/2013 33.64 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la GACETA OFICIAL impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 11 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 12 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 13 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 11 12 13 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/07/2013 34.64 3.6. SIGNOS EVOCATIVOS. En el presente caso, la sociedad Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que “El signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) evoca la idea de un producto para el asma mientras que el otro es de fantasía es decir no evoca nada”, en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos evocativos.

En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 14 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las 14 Ibídem. GACETA OFICIAL propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 22/07/2013 35.64 (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “ALMET” (mixta), para distinguir todos los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad actora argumentó que “Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5ª” y “(…) la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los animales, productos a los cuales está registrado el producto ALMET”; deviene necesario hacer referencia al tema de “marcas farmacéuticas y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”.

En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos: Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ASMED” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 5, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

3.7. MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad DIMERCO S.A. solicitó el registro del signo “ASMED” “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.15 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéu- 15 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 16 El Tribunal ha indicado que: “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 17 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 18 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.19 16 17 18 19 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/07/2013 36.64 Ahora bien, sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.

Asimismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que no obstante lo indicado, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado que: “Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantes, así como los animales de otros animales o plantas” 20.

Asimismo, se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 20 Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008.

Marca “GANAVET”. 22/07/2013 37.64 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar GACETA OFICIAL 22/07/2013 38.64 aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ASMED” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 5, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6.

El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de todos los seres vivos, por esta razón se recomienda al exa-minador aplicar un criterio riguroso.

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200900343, deberá adoptar la presente interpreta- Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 69-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, 2 y 12 de la Decisión 416.

Actor: Sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA. Asunto: “CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 3055-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece. y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exi- VISTOS: GACETA OFICIAL gencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA. La parte demandada la constituyen: Tribunal Fiscal, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT y Ministerio Público de la República del Perú. 1.2.

Actos demandados La sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución del Tribunal Fiscal: - Nº 04832-A-2006 de 6 de septiembre de 2006, la cual resolvió confirmar la Resolución Jefatural de División No. 118 3D1300/2005-001274, emitida el 12 de septiembre de 2005, a través de la cual se declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de plazo e IMPROCEDENTE la solicitud de impugnación de derechos y, en consecuencia, se dispuso la ejecución de la Carta Fianza otorgada por la suma de $ 254,372.00. 1.3.

Hechos relevantes Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 22/07/2013 39.64 dió a la importación definitiva bajo la modalidad “despacho urgente” de Aceite Crudo de Petróleo a granel, procedente de Colombia, encontrándose dichas mercancías en la lista de bienes incluidos en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. - La mencionada sociedad solicitó la aplicación de trato preferencial correspondiente a las mercancías importadas procedentes de Colombia, para lo cual y debido a que al momento del despacho de importación aún no se contaba con el Certificado de Origen para el origen y la procedencia colombiana de la mercancía, presentó Carta Fianza del Banco Interamericano de Finanzas, por la suma de $ 260,000.00, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 416. - Según la actora, debido a la demora en la expedición y/o entrega del correspondiente Certificado de Origen por parte de las autoridades colombianas, éste finalmente fue presentado fuera del plazo de los quince días calendario dispuesto en la Decisión 416, no obstante se procedió a impugnar los derechos solicitándose la devolución de las Garantías Nominales. - A través de Resolución Jefatural de División No. 118 3D1300/2005-001274 de fecha 12 de septiembre de 2005, se decidió declarar IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de plazo e IMPROCEDENTE la solicitud de impugnación de derechos y, en consecuencia, se dispuso la ejecución de la Carta Fianza otorgada por la suma de $ 254,372.00. - La demandante presenta recurso de apelación en contra de la resolución mencionada. - El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal Fiscal mediante Resolución No. 4832-A-2006 resolvió confirmar la resolución mencionada. - La sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución mencionada. a) Los hechos: - La sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante la Declaración Única de Aduanas DUA Nº 118-2002-10-14181501-6-00, de 11 de diciembre de 2012, proce- - El 20 de mayo de 2009, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 21, en discordia, a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa.

GACETA OFICIAL - El 19 de enero de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada, en el sentido de declararla fundada Sostuvo que no existe dentro de la normativa comunitaria una causal de excepción o de suspensión del plazo ante el supuesto de causas no atribuibles al importador lo que derive a que el Certificado de Origen no pueda ser expedido a tiempo.

Lo anterior no significa que no pueda aplicarse al presente caso en forma complementaria la norma interna prevista en el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. - La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 19 de enero de 2011. - La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT- interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 19 de enero de 2011.

En los recursos de casación se sostuvo que se ha hecho una interpretación errónea del artículo 15 de la Decisión 416 y que no es posible la aplicación de una disposición interna que sea contraria a la Decisión 416. Asimismo, se afirmó la aplicación indebida del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. - El 24 de mayo de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3055-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa referente a la interpretación errónea del artículo 15 de la Decisión No. 416 y la aplicación indebida del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - El 29 de enero de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 22/07/2013 40.64 012-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el tema en discusión se centró en el cumplimiento o no del requisito de origen en la importación realizada por RELAPASA bajo la modalidad de despacho urgente de combustible originario y procedente de Colombia, considerando que el certificado de origen debidamente visado fue presentado fuera del plazo contemplado por la norma comunitaria”. - “(…) la Sala podrá apreciar que la no presentación oportuna del certificado de origen sólo facultaría a la Aduana a hacerse cobro de los tributos impagos pero no a impedir que el importador pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancía (con la presentación de un certificado de origen debidamente expedido y vigente) a efectos de poder ejercitar el derecho que le asiste conforme a las normas de la CAN”. - “(…) no cabe interpretar y/o aplicar las disposiciones andinas en un sentido que restrinja la posibilidad de acogimiento a estos beneficios o negar la aplicación de los mismos por meros temas formales y no de fondo, como lo ha hecho tanto el Tribunal Fiscal como la Aduana, máxime cuando el origen de la mercancía se encuentra plenamente acreditado (…)”. - “(…) el vencimiento de dicho plazo, si bien hubiese originado que RELAPASA en un primer momento no hubiese podido impedir que la aduana ejecute la garantía otorgada por los tributos diferenciales no pagados, en un segundo momento, la aduana habría estado obligada a devolver los tributos diferenciales pagados luego de que se presentó con posterioridad el respectivo certificado de origen vigente a dicha fecha”. - “(…) el certificado de origen presentado por RELAPASA siempre se trató de un documen- GACETA OFICIAL to que al momento en que fue presentado ante la aduana se encontraba plenamente vigente, vigencia que se mantuvo pese a haber transcurrido el plazo de 15 días calendario al que hace referencia la norma de la CAN”. - “Sin perjuicio de haber demostrado que nuestra compañía acreditó debidamente el origen de las mercancías sobre la base de un certificado de origen vigente al momento de su presentación, es de señalar que RELAPASA solicitó la suspensión del plazo para la presentación del correspondiente certificado de origen, ello, al amparo del Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, vigente a la fecha de acontecidos los hechos”. - “(…) no cabe la aplicación del criterio de especialidad aludido por el Tribunal Fiscal, ya que no existiría un conflicto aparente de normas basado en una dualidad normativa (…) sino por el contrario, existiría una concurrencia normativa no conflictiva (complementaria) entre lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Artículo 15 de la Decisión 416.

En otras palabras, ambos dispositivos deberían ser interpretados de manera complementaria y no en forma excluyente como lo ha hecho el Tribunal Fiscal”. - “(…) el certificado de origen, no obstante haber sido presentado físicamente el 3 de enero de 2003 (pues recién llegó a RELAPASA el 2 de enero de 2003), fue declarado electrónicamente el 26 de diciembre de 2002, es de decir, antes de cumplirse el término del plazo de los 10 días hábiles para regularizar el despacho y el de los 15 días calendario fijados por la Decisión 416”. 22/07/2013 41.64 del Tribunal Fiscal que se refieren a casos distintos y que se emitieron bajo el imperio de otras normas legales”. - “(…) la demandante busca hacer valer su no presentación oportuna del Certificado de origen, con la supuesta validez de la transmisión electrónica, olvidando que ella misma reconoció el carácter formal de la DUA, sobre todo en la consignación del acogimiento de la preferencia arancelaria.

La transmisión electrónica es aplicable para otros actos frente a la Administración aduanera, los mismos que se encuentran taxativamente establecidos en las normas, situación que no ocurre en los que son materia de autos”. - “NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS ESTABLECIDOS POR DICHO ACUERDO A LA MERCANCÍA EN CUESTIÓN puesto que se aprecia de autos y de la demanda misma que la actora ha incumplido con uno de los requisitos que señala la normatividad para tener acceso a los beneficios arancelarios del Programa de Liberación de la Comunidad Andina de Naciones (…)”.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) en el presente caso (…) el recurrente no ha cumplido con acreditar el requisito de origen, el cual solo se demuestra con la presentación del Certificado de Origen vigente a la fecha de numeración de la Declaración Única de Aduanas y emitido según las normas de origen pertinentes, correspondiendo por ello no otorgar el beneficio arancelario solicitado”. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) resulta un exceso pretender forzar interpretaciones que no tienen sentido, como por ejemplo que la Aduana pueda recibir el Certificado de origen fuera de los plazos establecidos, mucho menos invocar ejecutorias - “(…) respecto al requisito de ‘Origen’, el artículo 15º de la Decisión 416 (…) establece que cuando el Certificado de Origen no haya sido presentado a Despacho, se otorgará un plazo de 15 días calendarios a partir del levante de la mercancía, vencido el plazo se harán efectivas las garantías otorgadas.

En el presente caso, REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. obtuvo el levante de la mercancía amparada con la Declaración Única de Aduanas No. 118-2002-10-141815-01-6-00, con fecha 17.12.2002, presentando con posterioridad el GACETA OFICIAL Certificado de Origen No. C03700255 1195697 del 23.12.2002, mediante expediente No. 1182003-000512-9 del 03.01.2003, habiendo excedido de esta forma el plazo legal previsto en la normatividad comunitaria antes citada, lo que le impide acogerse a los beneficios de reducción arancelaria”. - Sobre la suspensión del plazo y el argumento de la demandante de que la norma aplicable es el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, indica que “el Art. 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, normativa de carácter comunitario, se encuentra por jerárquicamente por encima del Art. 78º del Decreto Supremo Nº 121-96-EF, normativa de carácter reglamentario, conforme al ‘Principio de Jerarquía de Normas’, consagrado en el Art. 51º de la Constitución Política del Perú”. - Finalmente, dice que no se han violado los principios de verdad material y proporcionalidad.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de abril de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22/07/2013 42.64 El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 2 y 12 de la misma Decisión, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto, referentes a la Interpretación Prejudicial Obligatoria y Facultativa. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a GACETA OFICIAL petición de parte la interpretación del Tribunal”. (…) ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 122.- Consulta facultativa. 22/07/2013 43.64 c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión. Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

Artículo 123.- Consulta obligatoria. e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

DECISIÓN 416 i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País Miembro; y ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios; “(…) Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión. b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros. f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

GACETA OFICIAL g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenidas, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión. Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado.

En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías. (…) Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial.

A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. 22/07/2013 44.64 (…) Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes. (…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. - De la primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno de los Países Miembros.

Del principio del complemento indispensable. - Del Programa de Liberación. - Normas de Origen y Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Presentación del Certificado de Origen. Plazos. GACETA OFICIAL

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DE PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. Tomando en cuenta que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3055-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa referente a la interpretación errónea del artículo 15 de la Decisión No. 416 y la aplicación indebida del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y que mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal estima adecuado determinar las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecer los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. Para desarrollar los temas planteados, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial No. 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en donde se refirió a los mencionados temas.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. 22/07/2013 45.64 El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. • Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: ƒ Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. • Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene GACETA OFICIAL como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 22/07/2013 46.64 Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). • Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla. Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla. Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso.

La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. GACETA OFICIAL Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 22/07/2013 47.64 norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 2.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumpli2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL miento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)” 3 • Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: • El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de 3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009.

Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP2010. 22/07/2013 48.64 incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. • La sentencia dictada adolecería de nulidad.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación preju-dicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. • La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de pro-tección, etc. • De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales. • La calificación de última instancia ordinaria.

El caso peruano. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe GACETA OFICIAL solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.

En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tri- 22/07/2013 49.64 bunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: • Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omi- GACETA OFICIAL sión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. • Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armoni- 22/07/2013 50.64 zando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011). En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con GACETA OFICIAL esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. • Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: ƒ Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. ƒ El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma. 22/07/2013 51.64 Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento.

(Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). ƒ Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial.

(Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). ƒ Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

3.2. DE LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. DEL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Tomando en cuenta que en el presente caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT- al tratar el tema de la suspensión del plazo y el argumento de la demandante de que la norma aplicable es el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que “el Art. 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, normativa de carácter comunitario, se encuentra por jerárquicamente por encima del Art. 78º del Decreto Supremo Nº 12196-EF, normativa de carácter reglamentario, conforme al ‘Principio de Jerarquía de Normas’, consagrado en el Art. 51º de la Constitución Política del Perú”, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de la primacía del derecho comunitario y el principio del complemento indispensable.

El Tribunal ha señalado que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, GACETA OFICIAL cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su 22/07/2013 52.64 aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ “.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica. Al respecto, este Tribunal GACETA OFICIAL concuerda con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando señaló que: “se desprende que los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (…).

El juez nacional, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada, por su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior, sin que tenga que solicitar o esperar la eliminación previa de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional” (Asunto Simmenthal, Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77).

Los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Órgano Judicial ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial).

Del Principio del Complemento Indispensable. En el presente caso, se discute si la Ley General de Aduanas de la República del Perú y su respectivo Reglamento cumplen o no la normativa andina, ya que el artículo 15 de la Decisión 416 señala que: “Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras 22/07/2013 53.64 del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”; mientras que la norma nacional peruana agrega el supuesto de la suspensión del trámite para casos excepcionales en el artículo 78º del Reglamento señalando que: ”El plazo de los trámites, regímenes y operaciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas, no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones”.

Tomando en cuenta que la norma comunitaria no regula el supuesto de la suspensión del trámite para casos excepcionales, se ha de observar el principio de complemento indispensable. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 4, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento 4 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO% 2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

GACETA OFICIAL jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 5 En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 5 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. 22/07/2013 54.64 En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general con relación a la suspensión del plazo, sin llegar a regular las excepciones pertinentes, es decir, la normativa comunitaria establece de manera general el otorgamiento de la suspensión por un plazo de quince días calendario sin los señalar requisitos específicos para dicho otorgamiento de suspensión de plazo, por lo tanto, las excepciones o los requisitos específicos con relación a la suspensión del plazo deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable y siempre y cuando no resulten restrictivas.

3.3. DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN. El Tribunal ha sostenido que: “El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial.

Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”.

(Proceso 118-AI-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz). El Programa de Liberación se sustenta en el principio básico de la libre circulación de mercancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, y tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del GACETA OFICIAL Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’.

Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones ( ). Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas”.

(Proceso 02-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997, Secretaría General c/ República de Ecuador, caso: Prohibición de la importación de cigarrillos marca “Belmont” producidos en Venezuela). En relación al concepto de restricciones de todo orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena”.

(Proceso 117-AI-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión). Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

(Proceso 03-AI-96, publicado en Gaceta Oficial Nº 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia). Otros principios que sustentan el Programa de Liberación son los dispuestos en el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena, como es su carácter 22/07/2013 55.64 automático, irrevocable y universal.

Al respecto, el Tribunal ha declarado que para “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países, resulta esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, el cual es aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”.

(Proceso 117-AI-2004, ya citado). Cabe también resaltar lo dispuesto por el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena que dispone que: “Los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo (…)”, esta norma constituye una obligación de no hacer de los Países Miembros.

En el Proceso 190-IP-2007, este Tribunal señaló que el Programa de Liberación tiene las siguientes características: a. Se soporta en el principio básico y fundamental de la libre circulación de mercancías. Dicho principio se consagra normativamente en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, estableciendo que “el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

El artículo 77 desarrolla dicho principio, colocando ya en cabeza de los Países Miembros la obligación de no aplicar los gravámenes y restricciones mencionadas en relación con las importaciones de bienes originarios de la Subregión. Los conceptos de “gravámenes” y “restricciones de todo orden” tienen definición normativa en el GACETA OFICIAL 22/07/2013 56.64 artículo 73 de la misma normativa, cuyo texto es el siguiente: dentro del Proceso 3-Al-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”. 6 “Se entenderá por ‘gravámenes’ los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones.

(…) Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral (…).” Ya en el ámbito de control de la actividad de los Países Miembros, el artículo 74 de Acuerdo de Cartagena pone en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, la función de determinar en qué casos una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción. El Tribunal al interpretar este artículo ha manifestado lo siguiente en relación con el concepto de “restricciones de todo orden”: “Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, deben fundamentalmente ir contra la filosofía del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir ( ) es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo.

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, indica que RESTRICCIÓN es la ‘Disminución de facultades o derechos’ y que ‘Restrictivo’ es ‘Lo que restringe, limitativo, que reduce o coarta’, concluyendo el mismo autor en identificar el ‘restringir’ al hecho de ‘Circunscribir, reducir, limitar. Acortar el gasto de consumo.

Regatear licencias, permisos, privilegios’ ( ) En todo caso, queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y ‘Restricciones de todo orden’, supone una globalización general, de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse la nueva restricción. Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( ) concepto que fuera ratificado b. Es automático.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Esto quiere decir que entrará a regir inmediatamente, sin que dependa de la voluntad momentánea de los Países Miembros. Lo anterior también quiere decir que los Países Miembros no pueden abstenerse de cumplir con el programa de liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias. c. Es irrevocable.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Una vez en marcha el Programa de liberación, los Países Miembros entienden que es un proceso hacia el futuro que no tiene reverso por circunstancias particulares y unilaterales. Por la voluntad individual no se puede pretender revocarlo o desconocerlo, ya que más allá de los intereses subjetivos y particulares el programa de liberación como atrás se indicó es un instrumento para conseguir en últimas el desarrollo de los Países Miembros y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Lo anterior se concreta en los principios de buena fe y de cooperación leal que marcan la pauta de actuación 6 Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994. GACETA OFICIAL de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En relación con la actitud de los Países Miembros frente al Programa de Liberación el Tribunal ha sostenido: Así, el Acuerdo de Cartagena señala que la Comunidad Andina se crea por la decisión de “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”.

Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. (…)”.

(Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1347, de 23 de mayo de 2005). d. Es universal. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). El programa de liberación cubre la totalidad de los productos sin distinción alguna, salvo las excepciones que consagre la propia normativa comunitaria, tal como podría ser el tratamiento especial de los Países Miembros con menos desarrollo relativo.

Asimismo, el programa de liberación se complementa con el principio de no discriminación, que mira tanto a los principio de trato nacional como al de la nación más favorecida, sustentados en los artículos 75 y 139 del Acuerdo de Cartagena, a saber: “Artículo 75 AC.- En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un país Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales”. 22/07/2013 57.64 “Artículo 139 AC.

Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros”. A la luz de lo expuesto, el Juez Consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

3.4. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE ORIGEN ANDINO DE LAS MERCANCÍAS. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 416 AL MERCADO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. En el presente caso se discute la certificación del origen andino de las mercancías importadas al territorio peruano por parte de la sociedad REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, en tal virtud, es pertinente desarrollar los siguientes temas: Las normas de origen, el certificado de origen andino de las mercancías y la aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 101-IP-2010, 88-IP-2011, 36-IP-2012 y 96-IP-2012, se ha pronunciado de la siguiente manera: La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la figura del certificado de origen andino de las mercancías. Dicho certificado es un documento que da fe de si las mercancías introducidas al territorio de cualquiera de los Países Miembros tienen origen andino. Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado.

Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, GACETA OFICIAL dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen.

El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del certificado de origen de las mercancías y, en el caso de la Decisión 416, se establecen específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.

Con ello se asegura que los beneficios del mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración. Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen este Tribunal ha señalado que: “Las Normas de Origen son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo.

Éstas son de carácter estadístico, técnico-productivo o de comercialización internacional. Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional como internacional.” 7 “Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto.

En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. Las Normas de Origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”.” 8 7 8 http://www.revistatranvía.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004. http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/ certificado, viernes 05 de noviembre de 2004. 22/07/2013 58.64 Este Tribunal en una sentencia anterior sobre la certificación de origen expresó lo siguiente: “( ) consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes”. 9 El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas.

Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen. De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de esta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías.

En el Proceso 015-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1630 de 26 de junio de 2008, este Tribunal señaló que para que el certificado de origen tenga plenos efectos se deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo estipulado en el mencionado artículo 12: • “Para expedir el respectivo certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor si es el mismo exportador de la mercancía, una declaración 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de mayo del 2004. Proceso Nº 18-IP2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1086 de 25 de junio del 2004. GACETA OFICIAL jurada. Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada. • Que la anterior declaración jurada esté vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Decisión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada. • El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario competente para el efecto. • Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación. • Si las mercancías van a ser facturadas en un tercer País Miembro o no, el productor o exportador del País de Origen deberá declarar que las mercancías serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos que dé la empresa que facturara la operación de destino. • De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416, tanto la declaración jurada como el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416. • Que el certificado de origen se encuentre vigente.

El segundo párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes”. 22/07/2013 59.64 Además, en el Proceso 11-IP-2008, el Tribunal manifestó que es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 15 de la Decisión 416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas.

Estas hipótesis son: 1. “Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 2. Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; 3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y, 4. Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto.

En el primer evento la autoridad aduanera dará un plazo de quince (15) días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple”. La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los Países Miembros, una vez en vigor, de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

GACETA OFICIAL

3.5. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. PLAZOS. Tomando en cuenta que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú – SUNAT, argumenta que la presentación del certificado de origen fuera del plazo establecido en la Decisión 416, implica incumplimiento y, en consecuencia, la imposibilidad de acogerse a los beneficios arancelarios dentro del programa de liberación, el Tribunal considera necesario desarrollar el tema de la presentación del certificado de origen y sus plazos.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 101-IP-2010, 88-IP-2011, 36-IP-2012 y 96-IP-2012, se ha pronunciado de la siguiente manera: Según lo determinado por el artículo 12 de la Decisión 416, el cumplimiento de las Normas o Requisitos de Origen se verifica a través de un certificado de origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

El mismo artículo de la Decisión 416 señala que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para emitir la certificación de origen deberán contar con una declaración jurada elaborada por el productor en el formato referido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416. El tercer párrafo del artículo analizado señala que el certificado deberá contener la firma del funcionario que ha sido habilitado para tal propósito por los Países Miembros.

Es, como ya se dijo, exigencia legal claramente establecida, que la fecha de la certificación de origen debe ser igual o posterior a la fecha de emisión que conste en la factura comercial; la que debe ser presentada conjuntamente con el certificado de origen. Respecto a la presentación del certificado de origen, el artículo 15 de la Decisión 416 establece que “Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando 22/07/2013 60.64 el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros”. Luego, desarrolla que en caso de que no se presente el certificado de origen, “las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”. En el presente caso, el Tribunal Fiscal, mediante Resolución No. 04832-A-2006 de 6 de septiembre de 2006, resolvió confirmar la Resolución Jefatural de División No. 118 3D1300/2005001274, emitida el 12 de septiembre de 2005, a través de la cual se declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de plazo e IMPROCEDENTE la solicitud de impugnación de derechos y, en consecuencia, se dispuso la ejecución de la Carta Fianza otorgada por la suma de $ 254,372.00.

La normativa andina señala que “se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”, es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones. Asimismo, la presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia la ejecución de la garantía o, en su caso, el cobro de gravámenes, más no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido en el punto 3.2. de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

Finalmente, en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 36-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, este Tribunal acotó, sobre la suspensión del plazo en circunstancias excepcionales o extraordinarias, lo siguiente: GACETA OFICIAL 22/07/2013 61.64 “La normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias.

Tampoco lo prohíbe, ni mucho menos el Tribunal encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo riña con la finalidad del programa de liberación y de la Decisión 416. Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto”.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si hay normativa interna aplicable a la suspensión del plazo y, posteriormente, establecerá si dicha normativa es aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el caso bajo estudio.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Se presentarían dos hipótesis: ƒ Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. ƒ Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstan- GACETA OFICIAL cias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. 22/07/2013 62.64 Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: o Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. o Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

TERCERO: No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la discre- GACETA OFICIAL ción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general sin que llegue a regular las excepciones pertinentes, las mismas que deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable, pero siempre que no resulten restrictivas.

CUARTO: El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si de conformidad con la situación de hecho, se cumplen los principios básicos del Programa de Liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO

SEXTO: Dentro del Sistema Andino de Integración, las Normas de Origen tienen por objeto regular de manera efectiva los criterios, condiciones y requisitos específicos que debe cumplir una mercancía en su proceso productivo para ser considerada originaria de un País Miembro y, con tal calidad, acceder a las preferencias arancelarias correspondientes.

La certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea consi- 22/07/2013 63.64 derado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes.

En tal sentido, constituye el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer la calidad de originarias de las mercaderías importadas. Los da-tos o la información contenida en el certificado de origen debe ser exacta, ya que un error puede acarrear su nulidad en el país de destino. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

SÉPTIMO: Como regla general, cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince (15) días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes, es decir, se trata de una alternativa no copulativa, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones.

OCTAVO: La presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia, o bien la ejecución de la garantía o, en su defecto, el cobro de gravámenes, mas no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido en el punto 3.2. de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

NOVENO: La normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias. Tampoco lo prohíbe, ni mucho menos el Tribunal encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo riña con la finalidad del programa de liberación y de la Decisión 416.

Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416,la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto. La corte consultante deberá determinar si hay normativa interna aplicable a la suspensión del plazo y, posteriormente, establecerá si dicha normativa es aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el caso bajo estudio. 22/07/2013 64.64 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 30552011 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú