Año XXX - Número 2245 Lima, 29 de octubre de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 119-IP-2013.- Proceso 125-IP-2013.- Proceso 126-IP-2013.- Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Demandante: JOHNSON & JOHNSON. Expediente interno: 7989-EG. Marca: BARRERA (denominativa) Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: WYETH (USA).

Patente: “POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO”. Expediente Interno: Nº 893-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION. Patente: “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”. Expediente Interno Nº 1448-2012 PROCESO 119-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Demandante: JOHNSON & JOHNSON. Expediente interno: 7989-EG. Marca: BARRERA (denominativa) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 29/10/2013 VISTOS: 2.36 midades operadas durante la cirugía.” El auto emitido por el Tribunal el 21 de agosto de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 978038 de 30 de octubre de 2000, resolvió denegar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

I. 4. La sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción para impugnar el mencionado acto administrativo.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES Demandante: 5. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

JOHNSON & JOHNSON. B. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: CHAFT. BAYER III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS AKTIENGESELLS- La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la marca denominativa BARRIER es notoriamente conocida. Por lo tanto, se debe proteger más allá del principio de especialidad. 2. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles. Se generaría error en cuanto al origen empresarial.

C. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Procurador General del Estado. Contesta la demanda de la siguiente manera: “(…) 1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 22 de octubre de 1999 el registro como marca del signo denominativo BARRERA, para amparar los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para uso en la agricultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas fertilizantes”. 2.

Una vez publicados los extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 417, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó observación con base en su marca denominativa BARRIER, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 551-76, para amparar los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos miembros, ojos y dientes artificiales) y especialmente un tubo con tejido elástico impenetrable para cubrir las extre- Conforme a lo preceptuado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde a los representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales de las instituciones que gozan de personalidad jurídica, ejercer el patrocinio legal; siendo además, responsables en forma civil, administrativa y penal del cumplimiento de esta obligación. Por lo expuesto, corresponde al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, comparecer directamente al juicio, en defensa de los intereses de la institución que representa.

(…)”. 2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Pro- GACETA OFICIAL piedad Intelectual. • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles. No generan riesgo de confusión o de asociación. • Argumenta, que los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases; se expenden por distintos canales. 3.

Por parte de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. 29/10/2013 3.36 DECISIÓN 344 (…) Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. • Afirma, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. • Indica, que la notoriedad de la marca debe probarse.

La marca denominativa BARRERA no es notoria. Artículo 82.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: El signo solicitado para registro es completamente distintivo. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”; (…) • (…) IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal consultante solicitó la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de los artículos 81, 82 literal a) y 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como quiera que la solicitud de registro marcario se presentó el 22 de octubre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de la Decisión 486.

Se interpretarán las normas de la Decisión 344, salvo el artículo 95, ya que no es pertinente para resolver el caso particular. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confu- GACETA OFICIAL sión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 29/10/2013 4.36 A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. D. Comparación entre signos denominativos. E. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. F. La conexión competitiva. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA EN EL TIEMPO. c) La antigüedad de la marca y su uso constante; El juez consultante solicitó, entre otras, la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), y 165 de la Decisión 486. La solicitud para el registro del signo BARRERA se realizó el 22 de octubre de 1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; Artículo 84.- “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso GACETA OFICIAL 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente 29/10/2013 5.36 al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro marcario.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórro- GACETA OFICIAL gas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 29/10/2013 • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo BARRERA (denominativo), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004)1. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo BARRERA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: 6.36 De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad 1.

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos.

Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 29/10/2013 7.36 En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo denominativo BARRERA, ya que se afirma que es confundible con la marca denominativa BARRIER; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTITNVOS. Reglas para el cotejo de signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente deberá proceder al GACETA OFICIAL cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. D. 29/10/2013 8.36 Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el juez consultante aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. E. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER, razón por la cual es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 2.

El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. La demandante argumentó que la marca BARRIER (denominativa) es notoriamente conocida. En consecuencia, es adecuado abordar el tema de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad. 1.

La marca notoriamente conocida. a. Concepto “1. BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). 29/10/2013 9.36 Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”6. b. Protección Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”3. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. • Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada.

En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”4.

“( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”5. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. El principio de especialidad • El principio de territorialidad Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? • Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. • Que sea notorio en el comercio internacional, 3. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. 4. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág. 32.

5. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. 6. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 2.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario7. • El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 29/10/2013 10.36 acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: • El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. • El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. • Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. 7.

Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistra- GACETA OFICIAL bilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. 29/10/2013 11.36 comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado.

Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. (…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conoci- GACETA OFICIAL dos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.

Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). c. La prueba de la notoriedad La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

F. 29/10/2013 12.36 analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. c) Similares medios de publicidad: Los medios de co- El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para uso en la agricultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas fertilizantes”.

La marca denominativa BARRIER ampara los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca denominativa BARRIER, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad8 y, en consecuencia, 8. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL mercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la soli- 29/10/2013 13.36 citud para el registro del signo BARRERA (denominativo), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. GACETA OFICIAL 29/10/2013 Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: 14.36 de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7989-EG, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca denominativa BARRIER, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 125-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: WYETH (USA).

Patente: “POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO”. Expediente Interno: Nº 893-2012 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de mayo de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de 2013.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL Las partes: 29/10/2013 • La sociedad WYETH interpuso demanda contencioso administrativa de impugnación de resolución administrativa ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima con motivo en la falta de oportunidad para responder el último informe técnico.

El 19 de abril de 2010, se declaró fundada la demanda, se declararon nulas las resoluciones administrativas y se ordenó que se efectúe una nueva evaluación de los criterios tomados en cuenta para emitir el pronunciamiento en segunda instancia debiendo notificarse el informe técnico Nº VDG 07-2008 al accionante. • El INDECOPI presentó un recurso de apelación contra esta decisión. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por mayoría, confirmó la resolución apelada el 23 de septiembre de 2011. • El INDECOPI presentó recurso de casación alegando la causal de infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

Agrega que, se ha interpretado de manera errónea las normas citadas, toda vez que el procedimiento de patente de invenciones no puede demorar más de 5 años de acuerdo a los TLC, además que la facultad de notificar los informes técnicos previos a la emisión de las resoluciones administrativas es facultativa, por lo tanto no se ha afectado ni vulnerado derechos relativos al debido proceso.

El INDECOPI notificó todos los informes técnicos, pero una tercera inconformidad con la patente solicitada no vulnera de modo alguno el derecho de defensa. • Recibido el expediente en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se decidió elevar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.

Fundamentos de la demanda: Demandante: WYETH (USA). Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. 1. Determinación de los hechos relevantes: • El 6 de abril de 2005, WYETH (USA) presentó ante el INDECOPI, una solicitud de patente de invención para POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO, reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras Nº 60/560, 582 y 60/660, 178 del 7 de abril de 2004 y 10 de marzo de 2005, respectivamente, en Estados Unidos de América. • Se emitió el informe técnico PCG 18-2007 en el que se concluyó que las reivindicaciones 1 a 84 y 92 a 94 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; mientras que las reivindicaciones 85 a 91 no son patentables de acuerdo al artículo 20, literal d), de la Decisión 486 en la medida en que definen, por la forma en la que están redactadas, un método terapéutico. • El 8 de junio de 2007, WYETH dio repuesta al informe y acompañó un nuevo pliego de 86 reivindicaciones. • La autoridad examinadora volvió a emitir un informe técnico (PCG 18/2007/A) por el que se estableció que las últimas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad mencionado. • • El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución Nº 263-2008/OIN-INDECOPI, la autoridad competente denegó la patente de invención por las razones dadas en el informe técnico.

Contra esta decisión, el 3 de abril de 2008 la empresa WYETH presentó recurso de apelación al que adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI solicitó que se emita un nuevo informe técnico, el que se presentó el 2 de septiembre de 2008 (Nº VDG 07-2008) en el que se concluyó que las reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de novedad o de claridad o constituyen una aplicación de las reivindicaciones anteriores por lo que no satisfacen la condición del artículo 34 de la Decisión 486.

El 7 de octubre de 2008 se dictó la Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI por la que se confirmó la Resolución Nº 263-2008/ OIN-INDECOPI. 15.36 La sociedad WYETH se opuso al rechazo de la solicitud de patente y señaló lo siguiente: • La Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI deniega la patente sin que la solicitante haya podido cuestionar el informe técnico VDG07-2008 al que hace referencia la propia Resolución. Por lo tanto, se ha vulnerado el derecho al debido proceso al haber sido impedido de ejercer su derecho de defensa. • La conclusión hecha en la resolución cuestionada sobre el no cumplimiento del requisito de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 6 a 19m 21 a 29m 31 a 33, 52, 62, y 80 a 82 dado que el compues- GACETA OFICIAL to polimórfico (cristal) ya se encontraba descrito en los documentos D1 y D4 es incorrecta y contradictoria.

Ello es así porque la propia resolución establece que no es posible realizar una comparación entre los polimorfos de la solicitud de patente denegada y los documentos D1 y D4. Además, la carencia de novedad no se encuentra sustentada en ninguna razón de hecho y/o derecho. 29/10/2013 • • • • • 3. La resolución también incurre en error al concluir que las reivindicaciones 5, 34 a 38, 40 a 42, 68 a 79 y 83 no cumplen con el requisito de claridad.

Criticó la prohibición de definir una patente haciendo referencia a figuras sosteniendo que ello no surge de ninguna disposición legal. Insistió en la claridad de sus reivindicaciones. Asimismo, cuestionó la conclusión sobre el no cumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486 respecto de las reivindicaciones 3, 39, 43 a 48, 66 y 67 y señaló que la descripción de los valores de espectro infrarrojos, así como la posibilidad que las formulaciones de la invención contengan el polimorfo tipo en una proporción del 93% también se halla sustentada en la descripción de la solicitud de patente original.

Manifestó que la obtención de los cristales de la invención implicó la actividad creativa del hombre, el cual fue capaz de establecer condiciones experimentales únicas que llevaron a la consecución de estructuras moleculares totalmente desconocidas que no pudieron ser obtenidos hasta antes de la fecha de presentación de esta solicitud. Fundamentos de la contestación a la demanda: El INDECOPI contestó la demanda y manifestó lo siguiente: La Sala Suprema al confirmar la sentencia apelada, ha interpretado erróneamente los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. • • “El legislador andino ha consignado expresamente –en el (…) referido artículo 45 de la Decisión 486- que la oficina competente solamente tiene la obligación de notificar la primera vez (…).

Ello es así pues en algún momento la Autoridad Administrativa tiene que resolver. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento se prolongue indefinidamente si es que el solicitante insiste en presentar nuevas reivindicaciones cada vez que la Oficina tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de la patente”.

Por ello, al no haber notificado el Informe Técnico expedido en segunda instancia administrativa, no • • 16.36 se contraviene el debido proceso. “Por otro lado, el artículo 46 de la misma Decisión 486 establece que la oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos (…) por consiguiente, es potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones”.

Además, el procedimiento de patente de invención no puede demorar más de 5 años, de acuerdo a los TLC. “El informe técnico no es un acto administrativo, pues sus efectos jurídicos no son externos ni directos (…). Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Informe Técnico (acto preparatorio facultativo), su falta de notificación, no afecta el principio del debido procedimiento ni vicia en lo más mínimo el proceso administrativo sobre el cual recayó la Resolución del Tribunal del INDECOPI”.

Además, solicitó la adopción de una decisión que unifique la jurisprudencia nacional. Ejemplificó la disparidad de soluciones invocando las apelaciones 775-2009 y 4925-2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, referidos a la interpretación errónea de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en que se ha denegado la pretensión de las empresas demandantes, contrariamente a lo sucedido en estas actuaciones.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a la interpretación solicitada. En consecuencia, los textos de las normas a ser inter- GACETA OFICIAL pretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 29/10/2013 17.36 resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará lo siguiente: Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE. NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS: OBLIGATORIEDAD O POTESTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Al respecto, este Tribunal de Justicia, en el Proceso 33IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2209, de 12 de junio de 2013, sobre el tema, ha dicho lo siguiente: “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. (…)”. “Los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 establecen que: “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

(…)”. De lo anterior, se desprende que: La oficina nacional competente podrá reconocer los GACETA OFICIAL (i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. (ii) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la 29/10/2013 18.36 patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” 9.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: La Oficina Nacional Competente, conforme el primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. 9.

Proceso 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”, interpretación prejudicial de 20 de marzo de 2013. GACETA OFICIAL 29/10/2013 En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 19.36 Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la PROCESO 126-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION. Patente: “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”. Expediente Interno Nº 1448-2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de abril de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de cinco (5) de junio de 2013. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad SCHERING CORPORATION. Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 1.2.

Actos demandados La sociedad SCHERING CORPORATION solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0729-2008/TPI-INDECOPI de 25 de marzo de 2008 que confirmó la Resolución Nº 815-2007/OIN-INDECOPI de 21 de agosto de 2007, que denegó la patente de invención para “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”, solicitada por SCHERING CORPORATION. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Cons- GACETA OFICIAL 29/10/2013 titucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad SCHERING CORPORATION. • El 25 de septiembre de 2009, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 22 de julio de 2009. • El 8 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. • El 30 de enero de 2012, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 8 de agosto de 2011.

Se fundamentó en la interpretación errónea de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El 6 de diciembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1448-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. • El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 020-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Escrito de demanda Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: • El 24 de febrero de 2005, reivindicando prioridad extranjera de 27 de febrero de 2004, SCHERING CORPORATION solicitó el otorgamiento de la patente de invención para “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”. • El 21 de agosto de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 815-2007-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente.

Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El 14 de septiembre de 2007, SCHERING CORPORATION interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida, señaló que adjunta un pliego de 25 reivindicaciones. • El 19 de febrero de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico Nº PCG 18-2008, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a 19 y 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486; y, que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la misma Decisión. • El 25 de marzo de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0729-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 815-2007-2006/ OIN-INDECOPI de 21 de agosto de 2007.

Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 19 y 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486; y, que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la misma Decisión. • La sociedad SCHERING CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa. • El 22 de julio de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima expidió la Resolución Nº trece a 20.36 La sociedad SCHERING CORPORATION, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: • “(…) el Tribunal (sic) Indecopi basó la Resolución No. 0729-2008/TPI-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, informe PCG 18-2008, que nunca fue notificada a esta parte”. • “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de SCHERING CORPORATION al no notificarle en forma GACETA OFICIAL oportuna el informe PCG 18-2008, impidiendo así que SCHERING CORPORATION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”. • c) “(…) solicitamos que al momento de dictar sentencia tenga en consideración que la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, así como la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, han establecido jurisprudencia en el sentido que constituye una violación al debido procedimiento que el Tribunal Indecopi emita resolución en un procedimiento administrativo, sin poner en conocimiento del solicitante la actuación de una prueba impidiéndole así ejercer derecho de defensa en relación a la misma”.

Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: • • “En principio, debemos tomar en cuenta que las normas procedimentales (…) nos dicen que: ‘Es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente para dar oportunidad al solicitante de absolverla o modificar su solicitud; pero es potestad de la administración notificar los sucesivos cuestionamientos de la solicitud, estén estas (sic) fundamentadas en opinión técnica o no’”.

“Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y esta (sic) a su vez genere la necesidad de un informe técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podría PROLONGARSE DE MANERA INDEFINIDA”. • “(…) la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó cuando le fue notificada la primera observación técnica”. • “La demandante sugiere que el Informe Técnico No. 3, debió haber sido notificado, a efectos de permitirle al solicitante una nueva respuesta, esto es, la posibilidad de efectuar una nueva modificación. (…) ¿Hasta cuando (sic) seguiremos notificando los Informes Técnicos?, si como hemos visto: 1) La Ley sólo obliga a notificar el primero de los Informes Técnicos, y; 2) Con cada puesta en conocimiento del Informe, el procedimiento vuelve al punto en que se debe nuevamente evaluar la 29/10/2013 21.36 pretensión de registro”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de junio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención fue presentada el 24 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 14 (requisitos de patentabilidad); 30 (reivindicaciones), 34 (modificación a una solicitud de patente) y 44 (trámite a una solicitud de patente) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 GACETA OFICIAL DE LAS PATENTES DE INVENCION CAPÍTULO I De los Requisitos de Patentabilidad “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(…) CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. (…) 29/10/2013 22.36 “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. GACETA OFICIAL 29/10/2013 23.36 Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”11.

(…)”. Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso 104IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló el tema planteado. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: • • • 3.1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones.

Notificación de informes técnicos. La modificación a la solicitud inicial.

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: CONCEPTO DE INVENCIÓN En el presente proceso, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 815-2007-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente.

Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso 104IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló el tema planteado.

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”10. Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser 10.

OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. a) b) c) a) Novedad, Nivel inventivo; y, Susceptibilidad de aplicación industrial. Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.12” Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en 11. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12. UCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”13.

Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”14.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar 13.

CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). 14. SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas 29/10/2013 24.36 esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría GACETA OFICIAL 29/10/2013 25.36 ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. quisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta.

Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad” 15.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. c) d) b) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”16. Nivel Inventivo Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.17 El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el re- “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 15.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.

La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no 16. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17. Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 29/10/2013 26.36 un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: • identificación del estado de la técnica más cercano; • identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y • definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda.

El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: GACETA OFICIAL • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; • ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y • ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)” 18. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”19. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )20”. 18. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf

19. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 29/10/2013 27.36 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN; EXAMEN DE FONDO; LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES; NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la decisión de denegar la patente de invención a la creación denominada “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”, ya que se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 19 y 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486; y, que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la misma Decisión; asimismo, la Oficina Nacional Competente se refirió a la descripción de la invención y al requisito de claridad de las reivindicaciones; el Tribunal estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad, la descripción de la invención y el requisito de claridad de las reivindicaciones.

Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso 104IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló los temas planteados. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un 20. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004.

Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 29/10/2013 28.36 examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”22.

La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”21. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”23. La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más 21.

ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita 22. ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 23. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. GACETA OFICIAL 29/10/2013 29.36 vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”.

El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término” 24.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de 24. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. Exam en de form a “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. Es conveniente tener en cuenta los cambios normativos que se presentan en este tema. Mediante el siguiente cuadro comparativo se muestran los cambios adoptados por la Decisión 48625. 25. Proceso 208-IP-2005, de 12 de enero de 2006 (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”).

RÉGIMEN DE LA RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 Artículos 21 – 22 Artículos 38 – 39 (aspectos formales indicados en la Decisión) (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para responder las observaciones que formule la Plazo para completar los requisitos: dos m eses Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable de la notificación de las observaciones.

(prorrogable por una sola vez y por un período igual). por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada. Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. GACETA OFICIAL Publicación e intervención de terceros 29/10/2013 Artículos 23 – 26 RÉGIMEN DE LA RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 30.36 Artículos 40 – 43 La Oficina Nacional publicará la solicitud, de Transcurridos dieciocho (18) m eses contados a conformidad con las disposiciones nacionales, dentro partir de la fecha de presentación de la solicitud o de los dieciocho (18) m eses, contados a partir de la desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se el expediente tendrá carácter público y podrá ser hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de consultado, y la Oficina Nacional ordenará la forma, publicará el aviso de conformidad con la publicación de la solicitud de conformidad con las reglamentación que al efecto establezca cada País disposiciones nacionales.

Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. Exam en de Fondo Art. 27.‑ Vencidos los plazos establecidos en los Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina desde la publicación de la solicitud, independientemente nacional competente procederá a examinar si la que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante solicitud es o no patentable. deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

GACETA OFICIAL 29/10/2013 RÉGIMEN DE LA 31.36 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Consecuencia del Art. 29.‑ Si el examen definitivo fuere favorable se Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se Exam en Definitivo otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. denegará. El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional GACETA OFICIAL competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Ahora bien, la sociedad SCHERING CORPORATION, en su escrito de demanda, expresó que “(…) el Tribunal Indecopi basó la Resolución No. 0729-2008/TPI-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, informe PCG 18-2008, que nunca fue notificada a esta parte” y que “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de SCHERING CORPORATION al no notificarle en forma oportuna el informe PCG 18-2008, impidiendo así que SCHERING CORPORATION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.

Por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) argumentó que “La demandante sugiere que el Informe Técnico No. 3, debió haber sido notificado, a efectos de permitirle al solicitante una nueva respuesta, esto es, la posibilidad de efectuar una nueva modificación. (…) ¿Hasta cuando (sic) seguiremos notificando los Informes Técnicos?, si como hemos visto: 1) La Ley sólo obliga a notificar el primero de los Informes Técnicos, y; 2) Con cada puesta en conocimiento del Informe, el procedimiento vuelve al punto en que se debe nuevamente evaluar la pretensión de registro”; en consecuencia, procede interpretar los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

Al respecto, este Tribunal de Justicia, en los procesos 33-IP-2013 y 104-IP-2013, sobre el tema, ha dicho lo siguiente: “Los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 establecen que: “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no 29/10/2013 32.36 cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

(…)”. De lo anterior, se desprende que: (i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. (ii)La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que GACETA OFICIAL emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” 24.

3.4. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), alegó que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención, y en ella se revisará la ampliación de la protección de la patente. 24.

Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”. 29/10/2013 33.36 El artículo 34 de la Decisión 486 manifiesta lo siguiente: “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: • • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante GACETA OFICIAL determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”25.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”26. 29/10/2013 34.36 una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 3.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 4.

El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 5.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la Oficina Nacional Competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de 25.

Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001. 26. Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002. 6.

Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 7. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. 8.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 9. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. 10.

La Oficina Nacional Competente, conforme el primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la con- GACETA OFICIAL cesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente. 11.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. 12. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. 13.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 29/10/2013 35.36 14. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1448-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 29/10/2013 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú