Año XXX – Número 2259 Lima, 27 de noviembre de 2013 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág Proceso 173-IP-2013.- Proceso 179-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 25, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 26 literal b), 34 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Patente: “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”.

Expediente Interno Nº 2005-00346 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: FRANKLIN LOUFRANI.

Marcas: “SMILEY” (mixta) “SMILEY BABY” (mixta) y “SMILEY WORLD” (mixta). Expediente Interno N° 2010-00270. 34 Proceso 173-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 25, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 26 literal b), 34 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Patente: “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”. xpediente Interno Nº 2005-00346 GACETA OFICIAL 27/11/2013 2 de 88 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a once (11) de septiembre del año dos mil trece. - En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: - Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 14 de agosto de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de en Relaciones Exteriores y que, consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintinueve (29) de agosto de 2013. 1.3. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Las partes Demandante: la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL OTRAS CÁNCER U ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, solicitada por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Resolución No. 12648 de 31 de mayo de 2005, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta y confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - Actos demandados La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - El 7 de julio de 1998, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY presentó la solicitud de titulada patente de invención “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL OTRAS CÁNCER U ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”.

Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó GACETA OFICIAL - - - - - publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros. Realizado el examen de patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

El 24 de septiembre de 2004, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no fue aceptado, porque, a opinión de la Superintendencia, no cumple con el requisito de la claridad de la invención. El 30 de noviembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 29819, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, solicitada por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con los requisitos de novedad de la invención, y las reivindicaciones 4 a 6 están excluidas de patente por consistir en métodos terapéuticos para el tratamiento humano. El 3 de enero de 2005, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio corregido.

El 31 de mayo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12648 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta y confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004, 27/11/2013 3 de 88 quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

Escrito de demanda b) La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - “(…) en lugar de requerir al solicitante para que éste se pronunciara sobre las nuevas objeciones, como lo permite el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia optó por fundamentar su examen en las reivindicaciones originales, haciendo, de esta forma, caso omiso de las modificaciones que mi poderdante radicó, estando dentro de la oportunidad para hacerlo (…)”.

“(…) Las objeciones de la Superintendencia frente al segundo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, fueron totalmente diferentes, ya que, respecto de estas últimas, la Superintendencia manifestó falta de claridad, de concisión, de unidad inventiva, además de que, la en opinión de Superintendencia, el segundo capítulo reivindicatorio presentado no se encuentra enteramente sustentado por la descripción, lo que, en su opinión, contraría el artículo 25 de la normativa andina”. evidencia, “Como se la Superintendencia, en la práctica, nunca confirió al solicitante la oportunidad para subsanar las nuevas objeciones invocadas frente al segundo capítulo reivindicatorio, como lo ordena el artículo 45 de la Decisión 486”.

“(…) las objeciones invocadas frente a las reivindicaciones iniciales eran totalmente distintas GACETA OFICIAL - - - a aquellas que la Superintendencia invocó frente al segundo capítulo reivindicatorio, presentado el 24 de septiembre de 2004. Al tratarse de objeciones totalmente nuevas, la era imperativo, si Superintendencia había encontrado nuevas objeciones de patentabilidad en el nuevo capítulo reivindicatorio, que éstas fueron notificadas una vez más al solicitante, por tratarse de así nuevas, reivindicaciones como de objeciones totalmente diferentes a las iniciales.

No obstante, inexplicablemente, la Superintendencia decidió fundamentar su decisión en el capítulo reivindicatorio inicial, como si mi poderdante no hubiera presentado la modificación del 24 de septiembre de 2004”. “(…) en la Resolución 12648 de 21 de mayo de 2005, la rechazó Superintendencia nuevamente el tercer capítulo reivindicatorio que mi poderdante presentó con el recurso de reposición, el cual atendía las objeciones indicadas frente al segundo capítulo reivindicatorio.

Llamo la atención sobre el hecho de que el recurso de reposición era la única oportunidad procesal con que mi poderdante contaba para sobrepasar las nuevas objeciones invocadas por la al frente Superintendencia, reivindicatorio capítulo presentado el 24 de septiembre de 2004”. “Se equivoca la Superintendencia (…) al considerar que las reivindicaciones presentadas en la solicitud de patente respectiva, no son claras ni concisas, así como que no se encuentran enteramente sustentadas (…)”.

“(…) en vista de que ambos la compuestos, tanto de reivindicación 4 como de la reivindicación 5, comparten características estructurales y 27/11/2013 4 de 88 - - c) físico químicas comunes derivadas del compuesto de la reivindicación 1, el capítulo reivindicatorio sí posee la unidad de invención que requiere el artículo 25 de la Decisión 486 (…)”.

“De haber hecho correctamente el examen de patentabilidad en capítulos relación con los reivindicatorios del 24 de septiembre de 2003 y 3 de enero de 2004, la conclusión necesaria es que la invención, tal como se reivindicó en tales capítulos reivindicatorios, es patentable, por cumplir los requisitos exigidos en cuanto a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

“(…) el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de septiembre de 2004, como el que se presentó con el recurso de reposición el 3 de enero de 2005, atendieron en debida forma las objeciones del señor examinador. De igual forma, en ellos se eliminaron, para ser cambiadas por unas nuevas, las reivindicaciones 4, 5 y 6 del capítulo reivindicatorio inicial, que, en concepto del examinador estaban incursas en la excepción a la patentabilidad prevista en el artículo 20, literal d) de la Decisión 486 de 2000”.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, hace referencia a las Conclusiones de la División de Nuevas Creaciones: - “Tal como desprende la actuación objeto administrativa el reivindicado no es nuevo habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica, (…) encontrándose que el objeto reivindicado ya era conocido desde ante de la fecha de la GACETA OFICIAL - - prioridad reivindicada por la parte demandante”.

“(…) la Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pleno cumplimiento a la Decisión 486 (…) y como quiera que el definitivo de examen patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y válidamente (…) administrativos los actos acusados”. “(…) el hecho de que en otros países, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente (…)”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de agosto de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 27/11/2013 5 de 88 El Consejo de Estado, Sala de lo Administrativo, Sección Contencioso Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 25, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 7 de julio de Decisión 344 1998, en vigencia de la mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Y, como el procedimiento se realizó en vigencia de la Decisión 486, se interpretarán los artículos solicitados por la consultante, éstos son: 25, 30 y 45 de la Decisión 486. Se interpretarán, adicionalmente, los artículos 26 literal b), 34 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

No se interpretarán los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 por los motivos referidos. GACETA OFICIAL 27/11/2013 6 de 88 En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CAPÍTULO I DE LAS INVENCIÓN PATENTES DE DE LOS REQUISITOS PATENTABILIDAD DE Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

SECCIÓN I “Artículo 1.- Los Países Miembros las otorgarán patentes para invenciones sean de productos o de los procedimientos en todos campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. la técnica El estado de comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, de cuya fecha presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. Artículo 6.- No se considerarán invenciones: (…) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

(…)”. DECISIÓN 486 CAPÍTULO III DE LAS PATENTE SOLICITUDES DE “Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o de un grupo invenciones relacionadas entre sí, GACETA OFICIAL de manera que conformen un único concepto inventivo. Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: 27/11/2013 7 de 88 correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) (…) CAPÍTULO IV b) la descripción; DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD (…) (…) Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una será reivindicación independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

(…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier La momento del trámite. modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la dentro del notificación plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, se renovaciones y prórrogas aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - - - La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; La no patentabilidad de métodos terapéuticos;

Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de las fondo; reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones; la unidad de la invención; notificación del informe de patentabilidad; La modificación a la solicitud inicial; 27/11/2013 8 de 88 - Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una GACETA OFICIAL persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”1.

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 2 27/11/2013 9 de 88 En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”. (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.3 Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1 2 MOUCHET, Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de 3 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente titulada “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, fue presentada el 7 de julio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte el sustancial, mientras que procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN En el presente caso, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY presentó la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U ENFERMEDADES OTRAS PROLIFERATIVAS”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al “concepto de invención”. Para lo anterior, el Tribunal se basará en la interpretación prejudicial rendida con 27/11/2013 10 de 88 ocasión del proceso 94-IP-2011, patente de “COMPLEJO invención: ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y, MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN”, de 24 de octubre de 2011, que desarrolla este tema.

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.4 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.5

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial rendida con ocasión del proceso 4 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La y las excepciones invención a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ.

“Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.Pp. 73 y siguientes. 5 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 11 de 88 94-IP-2011, patente de invención: “COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y, MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN”, de 24 de octubre de 2011, que se refiere a estos temas.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Sobre este requisito se ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.6 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) b) c) a) Novedad, Nivel inventivo; y, Susceptibilidad de industrial. a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en con el estado relación objetivo de la técnica en un momento determinado”. aplicación Novedad de la Invención La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar el privilegio para patente de invención titulada la “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, por considerar que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con los requisitos de novedad de la invención. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. 6 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”7.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 27/11/2013 12 de 88 accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”8. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho 7 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

(Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 8 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL 27/11/2013 13 de 88 cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. debidamente acreditado.

La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Para el análisis de la novedad no se pueden diferentes combinar documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna distintos pero nombres sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”9.

Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 9 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Disponible Patentes. Año 2004. en http://www.comunidadandina.org/public/paten tes.pdf. GACETA OFICIAL “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la entre comparación la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) d) b) cuál es Determinar el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 10 Nivel Inventivo La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar el privilegio para patente de invención titulada la “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, por considerar que no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un 10 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 14 de 88 salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del GACETA OFICIAL conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 11 El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. 11 27/11/2013 15 de 88 Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: Proceso N° 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 16 de 88 - identificación del estado de la técnica más cercano; estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la versada persona en el oficio consideraría de todos modos. - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: GACETA OFICIAL ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”12. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 13. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo 12 13 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/paten tes.pdf. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.

Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 27/11/2013 17 de 88 cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”.14 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión 14 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3DE 4-ACETOXI-2FENILPROPIONATO BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 18 de 88 de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. NO PATENTABILIDAD

3.4. LA MÉTODOS TERAPÉUTICOS. DE En el presente proceso, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente para la invención titulada “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U ENFERMEDADES OTRAS PROLIFERATIVAS”, se fundamentó, entre las que otros argumentos, en reivindicaciones 4 a 6 están excluidas de en métodos patente por consistir terapéuticos para el tratamiento humano; en consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la no patentabilidad de métodos terapéuticos.

El artículo 6 de la Decisión 344 consagra qué no debe considerarse como invención, dentro de lo cual dispone que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, no deben considerarse como invención. Este Tribunal analizó el tema propuesto, identificando, con ayuda de la doctrina y alguna jurisprudencia foránea, qué se entiende por métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal.

Dicha interpretación prejudicial, aunque se refiere a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, es pertinente para el tema propuesto y, por lo tanto, se reitera. En ella se expresó lo siguiente: “En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( )’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que la administración GACETA OFICIAL 27/11/2013 19 de 88 de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: Sobre los métodos de diagnóstico, los define como ‘el arte de descubrir enfermedades’. ‘( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra ‘cosmético’ ( )’.

(subrayado es del Tribunal). Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ‘ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos’. Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, ‘y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia’.

El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera ‘como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud’. (‘Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos’, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un orgánico y disfunsionamiento comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.15 3.5.TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN;

EXAMEN DE FONDO; LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES; LA UNIDAD DE 15 Proceso 11-IP-95, sentencia de 7 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 349, de 19 de junio de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL LA INVENCIÓN. NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE PATENTABILIDAD.

Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE EPOTILONA PARA ÚTILES EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, solicitada por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Y que la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY argumentó que “(…) Las objeciones de la Superintendencia frente al segundo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, fueron totalmente diferentes, ya que, respecto de estas últimas, la Superintendencia falta manifestó de claridad, de concisión, de unidad inventiva, además de que, en opinión de la Superintendencia, el segundo capítulo reivindicatorio presentado no se encuentra enteramente sustentado por la descripción, lo que, en su opinión, contraría el artículo 25 de la normativa andina” y que “(…) en vista de que ambos compuestos, tanto de la reivindicación 4 como de la reivindicación 5, comparten características estructurales y físico químicas comunes derivadas del compuesto de la reivindicación 1, el capítulo reivindicatorio sí posee la unidad de invención que requiere el artículo 25 de la Decisión 486 (…)”; se estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad y al requisito de claridad de las reivindicaciones y unidad de la invención. Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso 104-IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 27/11/2013 20 de 88 2013, en el cual desarrolló los temas planteados.

La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”.16 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen 16 ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente.

En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.17 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, de composición) o reivindicaciones procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el el producto cualquiera que sea procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos 17 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 27/11/2013 21 de 88 en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.18 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá el “objeto”, determinar características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que 18 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. GACETA OFICIAL permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la una descripción para interpretar reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”19.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 19 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

P. 48. 27/11/2013 22 de 88 En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. Es conveniente tener en cuenta los cambios normativos que se presentan en este tema. Mediante el siguiente cuadro comparativo se muestran los cambios adoptados por la Decisión 48620. 20 Proceso 208-IP-2005, de 12 de enero de 2006 (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”).

GACETA OFICIAL 27/11/2013 23 de 88 RÉGIMEN DE LA RÉGIM EN DE LA DECISIÓN 344 Exam en de form a DECISIÓN 486 Artículos 21 – 22 Artículos (aspectos formales indicados en la Decisión) (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) 38 – 39 Plazo para r esponder las observaciones que formule la Plazo para completar los requisitos: dos m eses Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por la notificación de las observaciones.

(prorrogable por una una sola vez y por un período igual). sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada. Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se c onsiderará abandonada y se perderá la prelación. Publicación e intervención de terceros Artículos 23 – 26 Artículos 40 – 43 La Oficina Nacional publicará la solicitud, de Transcurridos dieciocho (18) m eses contados a conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde los dieciocho (18) m eses, contados a partir de la fecha la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese expedie nte tendrá carácter público y podrá ser reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicará el aviso de conformidad con la reglamentación publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. que al efecto establezca cada País Miembro.

El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposic ión fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. Exam en de Fondo Art. 27.‑ Vencidos los plazos establecidos en los artículos Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional la publicación de la solicitud, independientemente que se competente procederá a examinar si la solicitud es o no hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los patentable. Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que s e realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invenc ión no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la ofic ina nacional competente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión s obre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad GACETA OFICIAL 27/11/2013 24 de 88 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier res olución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier res olución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artíc ulo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la ofic ina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.‑ La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Consecuencia del Exam en Definitivo Art. 29.‑ Si el examen definitivo fuere favorable se Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se reivindic aciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. denegará. El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas GACETA OFICIAL categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Ahora bien, afirma la sociedad actora que “Como se evidencia, la Superintendencia, en la práctica, nunca confirió al solicitante la oportunidad para subsanar las nuevas objeciones invocadas frente al segundo capítulo reivindicatorio, como lo ordena el artículo 45 de la Decisión 486”, “(…) las objeciones invocadas frente a las reivindicaciones iniciales eran totalmente distintas a aquellas que la Superintendencia invocó frente al segundo capítulo reivindicatorio, presentado el 24 de septiembre de 2004.

Al tratarse de totalmente objeciones nuevas, era imperativo, si la Superintendencia había encontrado nuevas objeciones de patentabilidad en el nuevo capítulo reivindicatorio, que éstas fueron notificadas una vez más al solicitante, por tratarse de reivindicaciones nuevas, así como de objeciones totalmente diferentes a las iniciales. No obstante, inexplicablemente, la Superintendencia decidió fundamentar su decisión en el capítulo reivindicatorio inicial, como si mi poderdante no hubiera presentado la modificación del 24 de septiembre de 2004” y que “(…) en la Resolución 12648 de 21 de mayo de 2005, 27/11/2013 25 de 88 la Superintendencia rechazó nuevamente el tercer capítulo reivindicatorio que mi poderdante presentó con el recurso de reposición, el cual atendía las objeciones indicadas frente al segundo capítulo reivindicatorio.

Llamo la atención sobre el hecho de que el recurso de reposición era la única oportunidad procesal con que mi poderdante contaba para sobrepasar las nuevas objeciones invocadas por la Superintendencia, frente al capítulo reivindicatorio presentado el 24 de septiembre de 2004”. Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla”21. 21 Proceso 157-IP-2005, ya citado.

GACETA OFICIAL Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 157-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho la de presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días 27/11/2013 26 de 88 siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición a la dirigida desvirtuar patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42) (…)”.

Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, “el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro establecido, del plazo se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la GACETA OFICIAL invención solicitada, a cuyo efecto requerir informes de podrá organismos expertos, o de científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). 27/11/2013 27 de 88 tomado en armonía con las previsiones anteriormente indicadas: “La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; parcialmente si fuere desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”22. El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”.

Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente” 23.

Finalmente, el Tribunal, en reciente jurisprudencia se ha referido a la aplicación del artículo 45, dicho criterio deberá ser 22 Proceso 157-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1309, de 20 de marzo de 2006, caso: LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR. 23 Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAMIENTO DE ASMA”.

EL GACETA OFICIAL

3.6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY al interponer el recurso de reposición en contra de la Resolución 29819 presentó un nuevo capítulo reivindicatorio corregido. El Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12648 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y decidió rechazar interpuesto por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta.

En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:  ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?  ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 27/11/2013 28 de 88 patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.24 Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados 24 Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”25.

3.7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó “(…) el hecho de que en otros países, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la 27/11/2013 29 de 88 interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras de patentes (principio de oficinas independencia), como en relación con sus propias decisiones26. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas27.

En este el principio de sentido, independencia de las Oficinas de Patentes 26 27 25 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002. En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. GACETA OFICIAL significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 27/11/2013 30 de 88 C O N C L U Y E: 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser para aplicada inmediatamente regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a procesales las actividades pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U ENFERMEDADES OTRAS PROLIFERATIVAS”, fue presentada GACETA OFICIAL el 7 de julio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte mientras que sustancial, el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos para que indispensables las invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse 27/11/2013 31 de 88 como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

De conformidad con el artículo 6, literal f, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se deben considerar como invención y, por lo tanto, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los de diagnósticos, métodos de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 7.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la nacional competente oficina y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9.

Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera fácil que sean de GACETA OFICIAL comprensión y que se distinguir lo que hay en ellas. 27/11/2013 32 de 88 pueda 10.

La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. 11. La oficina nacional competente podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir la del solicitante presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). 12. La Oficina Nacional Competente, conforme el primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. 13. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una de presentación nueva las reivindicaciones, aclarando de la determinados aspectos descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. GACETA OFICIAL 14.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 27/11/2013 33 de 88 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-00346, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2013 34 de 88 Proceso 179-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: FRANKLIN LOUFRANI. Marcas: “SMILEY” (mixta) “SMILEY BABY” (mixta) y “SMILEY WORLD” (mixta). Expediente Interno N° 2010-00270. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 1.2 Actos demandados El señor FRANKLIN LOUFRANI plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de septiembre de 2013. 1. - ANTECEDENTES 1.1 Las partes Demandante: el señor FRANKLIN LOUFRANI.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. - Resolución No. 11759 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria resolvió y Comercio conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el HARRY señor STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 11714 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria resolvió y Comercio conceder el registro del sigo “SMILEY BABY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 11753 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria resolvió y Comercio conceder el registro del sigo “SMILEY WORLD” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir GACETA OFICIAL - productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 30972 de 15 de diciembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de y Comercio Industria resolvió conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor STEVENS HARRY QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 27/11/2013 35 de 88 - 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: - a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - - - El 4 de octubre de 2004, el señor STEVENS HARRY QUINTERO TORO solicitó el registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 16, 25, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

Una vez publicado el extracto de las solicitudes de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad D’ORO LTDA. presentó oposición a las solicitudes referidas. El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11759, por medio de la cual resolvió - - declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11714, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del (mixto), sigo “SMILEY BABY” solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11753, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY WORLD” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 15 de diciembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30972, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los registros mencionados fueron cedidos por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO a favor de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 36 de 88 b) Fundamentos de la Demanda El señor FRANKLIN LOUFRANI, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los por derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, resultar violatorios a los derechos de autor sobre las obras que contienen el nombre SMILEY, creaciones que son previas al 26 de septiembre de 2003, fecha en la que fueron solicitados los registros de la marca nominativa SMILEY (…)”.

“Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los por derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, similarmente resultar confundibles con la marca SMILE y logo y SMILEY registrada en Francia y estar destinados a la identificación de los mismos productos, derechos que datan desde 1971 hasta la fecha (…)”. “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los por derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, reproducir la marca SMILEY, que es un signo distintivo notoriamente conocido en el colombiano, mercado reproducción que ha sido susceptible de causar indebido riesgo de confusión y asociación, riesgo un de dilución y aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por el signo de mi representada en el mercado”.

“(…) los registros concedidos para las marcas que reproducen la marca SMILEY y el LOGO los afectan indebidamente FRANKLIN derechos de en LOUFRANI, protegidos Colombia en virtud de la - Convención sobre Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901, incorporada jurídico al ordenamiento colombiano mediante Decreto 597 de 1904”.

“(…) los signos registrados para identificar productos de las clase 16, 25 y 28 (…) incurren en causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto reproducen la marca SMILEY y la marca LOGO de mi representado, para identificar los mismos productos, signos y productos amparados por registros de marca previos en Francia, a nombre del ciudadano francés LOUFRANI, FRANKLIN protegidos en Colombia en virtud de los artículos 1 a 3 de la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901 (…)”.

“(…) el señor HARRY STEVENS TORO QUINTERO personalmente y a través de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. ha importado y distribuido en Colombia productos legítimamente marcados con la marca SMILEY y el LOGO, propiedad de Franklin Loufrani, prueba de que era una persona informada sobre los derechos adquiridos de FRANKLIN LOUFRANI sobre sus marcas, y por ende, pretendió cubrir de legalidad la usurpación de las de marcas notorias mi representado en Colombia.

Tal conducta constituye sin lugar a dudas un obrar de mala fe, en la medida que el señor Harry Stevens Quintero Toro conocía los derechos de de mi representada, y aún consciente de ello, ha pretendido obrar contrario a derechos, al pretender ostentar derechos sobre registros de marca que vulneran directamente los derechos de mi representada”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 27/11/2013 37 de 88 d) Tercero Interesado La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - “(…) frente a las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca ‘SMILEY’, cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno hacerlo (…)”.

“(…) en cuanto a la alusión que hace la parte demandante de la Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901 incorporada mediante Decreto 597 de 2004, se tiene como consideró el Honorable Consejo de estado (…) ‘…Lo que ocurre es que la protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del país donde se vgr, valer, pretenda hacer mediante oposición o demanda de observaciones a solicitudes de registro, solicitud a la oficina de nacional competente cancelación de registros posteriores al registro de una marca, mediante acción judicial, según el caso’”.

“(…) Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habría incurrido el señor Harry Stevens Quintero Toro para obtener el registro de las marcas antes mencionadas (…) es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida de la vía gubernativa”. - “(…) se puede concluir que en caso que nos ocupa y bajo el supuesto de que la marca comercial SMILEY (m) estuviera registrada y vigente en Francia para productos de las clases 16, 25 y 28 a favor del demandante, hecho que no esta (sic) probado dentro del proceso, la invocación del acuerdo tiene que darse dentro del trámite de registro de las marcas en Colombia, de lo contrario cómo podríamos afirmar que hubo violación de las normas consagradas en el mencionado acuerdo, si la administración desconocía y como de hecho desconoce mi cliente la existencia de los mencionados registros y es evidente que dicha aplicación no opera de oficio”.

“(…) Afirma el demandante que el signo SMILEY y LOGO son notoriamente conocidos, pero olvido (sic) señalar y demostrar donde (sic) se supone que estos signos son notoriamente conocidos y lo más importante para que (sic) productos y dentro de que (sic) periodo de tiempo según su decir los signos podrían considerarse como notoriamente conocidos.

(…) no olvidemos que la figura de una carita feliz SMILEY en la actualidad es utilizada por infinidad de manera personas de desprevenida y para todo tipo de actividades, sin autorización de ninguna naturaleza. Lo que hizo mi cliente consciente de dicha circunstancia fue aplicar dicho signo a productos donde el mismo no era utilizado, por lo menos no en Colombia ni en ningún país del pacto andino”.

GACETA OFICIAL - - “(…) mi cliente jamás conoció la existencia del señor LAUFRANI, jamás ha sido su distribuidor, ni de él ni de nadie que haya afirmado tener alguna licencia otorgada por él o por la sociedad que dice representar”. “(…) la demanda fue presentada fuera del término señalado, ruego por favor a este Despacho decretar (…) la mencionada prescripción”. 27/11/2013 38 de 88 El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 16, 25, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, fueron presentadas el 4 de octubre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se limitará la interpretación del artículo 136 a los literales a), d), f) y h).

Se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinentes para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) No podrán 136.Artículo registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio indebidamente afectara un derecho de tercero, en particular cuando: idénticos o se a) sean asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los o mismos productos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 27/11/2013 39 de 88 f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o cuando de asociación, el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de GACETA OFICIAL oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…) 27/11/2013 40 de 88 DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del GACETA OFICIAL 27/11/2013 41 de 88 establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; d) g) el valor contable del signo como activo empresarial; El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos internacional; o, del CONSIDERACIONES - - comercio k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. - - Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: - Concepto de marca y elementos constitutivos;

Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca y con derechos de autor de terceros; Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; Comparación entre signos denominativos y mixtos; comparación entre signos mixtos; comparación entre signos figurativos y mixtos (se en cuenta parte tendrá la denominativa compuesta de algunos signos);

El Derecho de autor de terceros como causal de irregistrabilidad de las marcas. (Los derechos de autor). El principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones; Signos distintivos notoriamente conocidos; Signos integrados por expresiones en idioma extranjero; La solicitud de registro de un signo por parte del representante, distribuidor o una persona GACETA OFICIAL - - 3.1. 27/11/2013 42 de 88 expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

La mala fe en la solicitud de un registro marcario; Examen de registrabilidad y debida motivación (referencia a la relación del derecho comunitario andino con el derecho internacional e interno del país miembro); Prescripción de la acción de nulidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CONCEPTO DE MARCA ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

Y Tomando en cuenta que el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO solicitó el registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 16, 25, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos marca. constitutivos de una El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca GACETA OFICIAL y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con características esenciales sus o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. 27/11/2013 43 de 88 La identidad y la semejanza con una marca y con el derecho de autor de terceros Tomando en cuenta que el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO solicitó el registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 16, 25, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, solicitudes que fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, que el señor FRANKLIN LOUFRANI presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado bajo el argumento del registro previo de sus marcas “SMILE” (+ logo) y SMILEY (gráfica); y, del derecho de autor sobre sus obras que contienen el nombre “SMILEY”, se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con el derecho de autor de terceros.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136 y los que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero (salvo que medie el consentimiento de éste), conforme lo establece el literal f) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la GACETA OFICIAL utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.28 Ha enfatizado en sus además pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra o con derechos de autor de terceros, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería Cuando se trata de simple absoluto. similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asimismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la de la determinación confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 28 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 44 de 88 La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DIRECTA E ASOCIACIÓN. DE CONFUSIÓN: INDIRECTA Y/O DE Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del GACETA OFICIAL riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.29 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.30 29 30 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 45 de 88 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.31 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.32 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 31 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE DE JUSTICIA LA COMUNIDAD ANDINA. 32 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 46 de 88 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto aspectos los los meramente ortográficos, gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel la percepción determinante, sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.33 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR COTEJO MARCARIO. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.34 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:35 “a) EL Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: 33 Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de 34 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 35 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96.

Proceso 21-IP95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. GACETA OFICIAL 27/11/2013 47 de 88 marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) “c) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan ellas entre similitudes tan notorias que induzcan al escogencia. “d) 3.5. error en la Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”36,

37. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS (SE TENDRÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 36 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999.

Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 37 Consultar también, al respecto, las Prejudiciales Interpretaciones contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. GACETA OFICIAL 27/11/2013 48 de 88 En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto) con “SMILE” (+ logo) y SMILEY (denominativa y gráfica); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a estas clases de signos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Los signos figurativos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Sobre este tipo de signos este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”38.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:  El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario.  El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 38 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.39 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 40 Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.

Comparación entre signos mixtos. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta o entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca 39 40 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 49 de 88 mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.41 En virtud de lo anterior, si en los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), predominan el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en ellos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en la comparación con signos denominativos y en la comparación con signos mixtos, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y figurativos. Por otro lado, en la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y figurativos, el consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse 41 Proceso 46-IP-2008.

Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 27/11/2013 50 de 88 confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 023–IP-2004, marca: Figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1075, de 02 de julio de 2004).

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, a saber: “El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas”.

(PROCESO 158-IP-2012. Marca: FIGURATIVA. Interpretación prejudicial de 25 de abril de 2013). En este orden de ideas, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos enfrentados, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

3.6. EL DERECHO DE AUTOR DE TERCEROS COMO CAUSAL DE LAS IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS (LOS DERECHOS DE AUTOR). Tomando en cuenta que el señor FRANKLIN LOUFRANI argumentó que “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por resultar violatorios a los derechos de autor sobre las obras que contienen el nombre SMILEY, creaciones que son previas al 26 de septiembre de 2003, fecha en la que fueron solicitados los registros de la marca nominativa SMILEY (…)”, es pertinente referirse a “los derechos de autor de terceros como causal de irregistrabilidad de las marcas”.

GACETA OFICIAL En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos de industrial son también propiedad independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

El Tribunal ha destacado que: “(…) una obra pueda ser protegida también como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna en que disposición legal contrario expresamente establezca esa prevalencia que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero42.

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación 42 PROCESO 32-IP-1997. Marca: “TERMINATOR”.

Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 51 de 88 intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor.

“Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”43. En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). 43 PROCESO 32-IP-1997. Marca: “TERMINATOR”. Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro marcario las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. 27/11/2013 52 de 88 Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. En consecuencia, corresponderá a la Oficina o Autoridad Nacional Competente, establecer según las características del caso, si las obras que contienen el nombre “SMILEY” que se oponen al registro de un signo distintivo, son originales por tratarse de una creación, y a su vez, si el registro marcario ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

3.7. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA Y SUS EXCEPCIONES. Tomando en cuenta que se ha demandado la nulidad de registros marcarios concedidos en Colombia sobre la base del registro de marcas obtenidas en Francia, desde que el actor afirmó que “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por resultar similarmente confundibles con la marca SMILE y logo y SMILEY registrada en Francia y estar destinados a la identificación de los mismos productos, derechos que datan desde 1971 hasta la fecha (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al “principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones”.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 53 de 88 De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros. En armonía con lo indicado, la doctrina ha señalado que “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos.

Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante nacional competente la oficina (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Perú y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.

No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una oposición o si se trata de una marca notoria. “La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado”44. Y que “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, (…)”45, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo y, en País Miembro consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 44 PROCESO 17-IP-98. Marca “LA RUBIA”. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 45 PROCESO 17-IP-98. Marca “LA RUBIA”. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Este Tribunal, sobre el tema, ha dicho lo siguiente: GACETA OFICIAL Sobre el tema del principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones, este Tribunal de Justicia en reciente jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “El principio de territorialidad: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada.

El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial. Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (…).

Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio.

El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder 27/11/2013 54 de 88 también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca.

Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”.46 Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad.

Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”47. (…) 46 Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207. 47 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, p.28.

GACETA OFICIAL Excepciones territorialidad: al 27/11/2013 55 de 88 principio de Sobre las excepciones al principio de territorialidad, la jurisprudencia del TJCA ha identificado dos supuestos: A. La marca notoria: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado” (Proceso 30-IP2011).

El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha manifestado que “la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido” (Proceso 43-IP-2012).

“La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación (Proceso 30-IP-2011).

Prejudicial” Sobre este punto, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “La protección de las marcas está limitada por ciertos factores. En primer término, por un factor territorial. Según el llamado principio de territorialidad, las facultades inherentes al derecho de exclusiva se circunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad sobre la marca.

En los países donde la propiedad se adquiere mediante la inscripción registral, es claro que los efectos del registro, concedido por una autoridad nacional, están limitadas al país en el cual tenga competencia dicha autoridad y no pueden extenderse más allá de sus fronteras. (…) La importancia de la marca notoria radica entonces en su régimen de protección que, frente al de la marca ordinaria, es excepcional.

(…) El titular de una marca notoria, a pesar de no contar con un registro en el país de que se trate, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas prerrogativas legales que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aún para solicitar la nulidad del registro, en caso de que se hubiera concedido. Constituye igualmente una excepción al principio de territorialidad.

En virtud de este principio, los efectos del registro de una marca se circunscriben al territorio del país en que fue concedido. En el caso de la marca notoria, su titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho de exclusiva en un segundo país en donde carece del registro correspondiente”48. B. La oposición andina: La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición 48 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, pp. 129-130 y 132.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 56 de 88 andina”, regulada en el artículo 147 de la Decisión 486. a países que no son parte de la Comunidad Andina. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: En el presente caso, se ha demandado la nulidad de registros marcarios concedidos en Colombia sobre a base del registro de marcas obtenidas en Francia. Como se ha indicado en esta interpretación prejudicial, la connotación territorial de un registro marcario, excepciones salvo las establecidas de notoriedad y oposición andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

“La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros (…)”. (Proceso 46-IP-2007.

Marca: “UNIQUE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1530, de 14 de agosto de 2007). Cabe señalar que el artículo 147 de la Decisión 486 exige que se demuestre un “interés real” por parte del opositor, interés que se traduce en que el opositor deberá solicitar el registro de sus signos ecuatorianos en Colombia al momento de presentar la oposición andina.

A contrariu sensu, si la protección fuera sobre todo el “territorio de la subregión”, el artículo 147 no exigiría la demostración de un “interés real” (…) Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que, la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días siguientes a la fecha de publicación para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar “oposiciones andinas”, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486”.

(PROCESO 142-IP-2011. Marca: “LE COLLEZIONI” (mixta). Interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2012). Se advierte que la excepción de la “oposición andina” a la territorialidad de un registro marcario, no se aplica con respecto No obstante lo anterior, el juez nacional hará un examen integral del caso a efectos de determinar si se solicitó el registro marcario con mala fe, de conformidad con lo establecido en los puntos 3.8 cuando desarrolla el tema “Marcas notorias en países extracomunitarios” y 3.10 de esta interpretación prejudicial.

3.8. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. Tomando en cuenta que el señor FRANKLIN LOUFRANI argumentó que “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por reproducir la marca SMILEY, que es un signo distintivo notoriamente conocido en el mercado colombiano, reproducción que ha sido susceptible de causar indebido riesgo de confusión y asociación, riesgo de dilución y un aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por el signo de mi representada en el mercado”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto, dijo que “(…) frente a las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca ‘SMILEY’, cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era GACETA OFICIAL oportuno hacerlo (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, 27/11/2013 57 de 88 la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”49.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”50. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen 49 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. 50 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p..

GACETA OFICIAL empresarial del correspondiente producto o servicio”51. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.52 27/11/2013 58 de 88 esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”53.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene 51 52 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de marca: BONITO+GRÁFICA. 2004, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el 53 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.

TRIBUNAL DE DE LA COMUNIDAD JUSTICIA ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 59 de 88 del País Miembro en el que se pretende la protección; Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos internacional; o, del comercio k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

(…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros.

Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o etiquetas, envases, detentar envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en GACETA OFICIAL el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto no hayan sufrido directo, 27/11/2013 60 de 88 modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”54.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”55.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el 54 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 55 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de parasitario y el de dilución, uso independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, (tema que fue desarrollado ampliamente en el punto 3.7 de esta interpretación prejudicial, como una excepción al principio de territorialidad de una marca) de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de 27/11/2013 61 de 88 notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes tipos de riesgos. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008, ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: GACETA OFICIAL 27/11/2013 62 de 88 “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). empresarial del signo notoriamente conocido;

(iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.56 El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que 56 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA LA MARCA PROTECCIÓN DE RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL inevitablemente se produciría si proliferasen empresas las no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.57 Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: 27/11/2013 63 de 88 Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”59.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae del la atención público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”58. 57 58 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob.

Cit. págs. 307 y 308. SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA NOTORIA En “PROBLEMAS COMUNITARIA”. LA DE DERECHO DE ACTUALES PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. 59 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis.

Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL 27/11/2013 64 de 88 competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 60 Marcas notorias extracomunitarios. en países “Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos.

Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado: Este tema fue desarrollado ampliamente en la interpretación prejudicial No. 87-IP-2013, marca: “MUNICH”.

En dicha interpretación prejudicial, el Tribunal hizo un análisis de las marcas notorias en países extracomunitarios y su relación con la mala fe en la solicitud de un registro marcario y la competencia desleal. Expresó lo siguiente: DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 “Art. 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como “ Artículo 136.- No podrán regis trarse como marcas marcas aquellos signos que, en relación con derechos aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara de terceros, presenten algunos de los siguientes indebidamente un derecho de tercero, en particular impedi mentos: cuando: (…) (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, traducción o la transcripción, total o parcial de un signo transliteración o transcripción, total o parcial, de un distinti vo notoriamente conocido en el país en el que signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea solicita el registro o en el comercio subregional, o un tercero, cualesquiera que sean los productos o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o prohibición será aplicable, con i ndependencia de la de asociación con ese tercero o con sus productos o clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del destine a los mismos productos o servicios amparados signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de s u valor por la marca notoriamente conocida, como en aquellos comercial o publicitario”. en los que el uso se destine a productos o servicios Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión (…)” con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servici os para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “ Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” (…)” 60 Ibídem.

Pág. 247. GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:   En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

No se protege a los signos en notoriamente conocidos países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:  La de competencia desleal conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone: distintivo signo “Un notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas 27/11/2013 65 de 88 para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” Con relevancia para el caso particular encontramos el artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario para cuando fue solicitado perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. anterior causal La de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar GACETA OFICIAL 27/11/2013 66 de 88 confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de daño a otro causar competidor, estaremos en frente de la causal anotada. aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del un posicionamiento de producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.

El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas el permitir que el posicionamiento en mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario mercado.” en el (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54IP-2013).

(…) En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: 1. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

(…) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a “Para catalogar un acto como es desleal por confusión, los que necesario competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico61. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Interpretación 61 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.

Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. GACETA OFICIAL Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013). La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: - Posible práctica deshonesta: en la solicitud de registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto). - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el la aprovechamiento de reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no prestigio, existe el posicionamiento en mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.  La nulidad de un registro marcario de mala fe, de conformidad con lo que se establecerá en el numeral 3.10 de esta interpretación prejudicial”.

3.9. SIGNOS INTEGRADOS POR EXPRESIONES EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO solicitó el 27/11/2013 67 de 88 registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), integrados por expresiones en idioma extranjero; en tal virtud, el Tribunal se referirá a dicho tema.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.62 En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012, marca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal hizo una relación de 62 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL conexión competitiva con los signos de uso común en idioma extranjero. Expresó lo siguiente: “(…) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso 27/11/2013 68 de 88 común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de entre las confusión denominaciones en conflicto.

3.10. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO POR PARTE DEL REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O UNA PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO EN EL PAÍS MIEMBRO O EN EL EXTRANJERO. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que el señor FRANKLIN LOUFRANI, argumentó que: “(…) el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO personalmente y a través de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. ha importado y distribuido en productos Colombia legítimamente marcados con la marca SMILEY y el LOGO, propiedad de Franklin Loufrani, prueba de que era una persona informada sobre los derechos adquiridos de FRANKLIN LOUFRANI sobre sus marcas, y por ende, pretendió cubrir de legalidad la usurpación de las marcas notorias de mi representado en Colombia.

Tal conducta constituye sin lugar a dudas un obrar de mala fe, en la medida que el señor Harry Stevens Quintero Toro conocía de los derechos de mi representada, y aún consciente de ello, ha pretendido obrar contrario a derechos, al pretender ostentar derechos sobre registros de marca que vulneran directamente los derechos de mi representada”, la Superintendencia de Industria y Comercio expresó, al respecto, que “(…) Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habría incurrido el señor Harry Stevens Quintero Toro para obtener el registro de las marcas antes mencionadas (…) es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida de la vía gubernativa”; y, que la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. arguyó que “(…) GACETA OFICIAL 27/11/2013 69 de 88 mi cliente jamás conoció la existencia del señor LAUFRANI, jamás ha sido su distribuidor, ni de él ni de nadie que haya afirmado tener alguna licencia otorgada por él o por la sociedad que dice representar”, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a dichos temas. que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.

Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. Es pertinente advertir, en primer lugar, que la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

En el caso sub lite, se alega la existencia de MALA FE en la solicitud del registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO y la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., titular actual de las marcas solicitadas.

La buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”63. (subrayado fuera de texto). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”64.

Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con 63 PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. 64 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”65.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en la señalado efecto, como lo ha jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. 65 Proceso 3-IP-99 (ya citada). 27/11/2013 70 de 88 En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro.

Lo contrario supone las siguientes consecuencias: a) Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; b) Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; c) Sancionar con la nulidad el registro obtenido. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136, se establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. GACETA OFICIAL 27/11/2013 71 de 88 El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse66.

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. mencionada causal se La encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.67 El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, es pertinente advertir lo que el Tribunal en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 87-IP-2013, ya citada, en relación a la marca notoria en países extracomunitarios y la mala fe en la solicitud de un registro marcario expresó, a saber: “Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser Además, si denegada. fue concedida, puede solicitarse su nulidad.

El ordenamiento andino de 66 http://www.rae.es 67 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, ya analizada. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

GACETA OFICIAL no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios. Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.

Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de razonables” que “indicios le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. 27/11/2013 72 de 88 Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.

Por tal razón, el juez consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro marcario no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocía perfectamente la capacidad de GACETA OFICIAL distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo en expresado la presente providencia”.

3.11. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro y que el señor FRANKLIN LOUFRANI argumentó que “(…) los registros concedidos para las marcas que reproducen la marca SMILEY y el LOGO afectan indebidamente los derechos de FRANKLIN LOUFRANI, protegidos en Colombia en virtud de la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante Decreto 597 de 1904”, y que la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., sobre el tema, expresó que “(…) se puede concluir que en caso que nos ocupa y bajo el supuesto de que la marca comercial SMILEY (m) estuviera registrada y vigente en Francia para productos de las clases 16, 25 y 28 a favor del demandante, hecho que no esta (sic) probado dentro del proceso, la invocación del acuerdo tiene que darse dentro del trámite de registro de las marcas en Colombia, de lo contrario cómo podríamos afirmar que hubo violación de las normas consagradas en el mencionado acuerdo, si la administración desconocía y como de hecho desconoce mi cliente la existencia de los mencionados registros y es evidente que dicha aplicación no opera de oficio”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación” y “primacía del derecho comunitario andino sobre el internacional y el interno del país miembro”.

En cuanto a la relación existente entre el derecho comunitario andino y el 27/11/2013 73 de 88 internacional e interno del País Miembro, el Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. En tal virtud, si existiere antinomias entre la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita con Francia, de 4 de septiembre de 1901, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante Decreto 597 de 1904 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará esta última en virtud de la primacía que ostenta el derecho comunitario andino frente a cualquier disposición de origen internacional o interno del País Miembro.

Ahora bien, en cuanto al examen de registrabilidad que ha debido realizar la Oficina Nacional Competente, el artículo 148 GACETA OFICIAL 27/11/2013 74 de 88 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia oposiciones de compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que examen dicho se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 68 Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas 68 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 75 de 88 que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 2.

El examen de es registrabilidad integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de de las causales irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales69 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de se registrabilidad realiza de oficio. La Oficina Nacional debe Competente realizar el examen de registrabilidad así no 69 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. En 3. consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así no hubiera o oposiciones, deberá revisar si el signo no solicitado encuadra dentro del de supuesto irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); debe es decir, determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para GACETA OFICIAL 27/11/2013 76 de 88 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”70. obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicacióndebe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal podría Andino, quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de de defensa los administrados”. 71 Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 71 70 Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANSPACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a la normativa contemplada en la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 27/11/2013 77 de 88 En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Marcario significa que Registro juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el de registrabilidad o análisis irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no GACETA OFICIAL 27/11/2013 78 de 88 hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, oposiciones presentadas y las la recaudada para dicho información procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Clases de nulidad

3.12. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ENTRE LA NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA; NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN. Tomando en cuenta que la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. en su contestación a la demanda adujo la PRESCRIPCIÓN de la acción. Expresó que “(…) la demanda fue presentada fuera del término señalado, ruego por favor a este Despacho decretar (…) la mencionada prescripción”; el Tribunal considera pertinente precisar el tema de la prescripción de la acción y establecerá a manera referencial la diferencia que consagra la Decisión 486 en relación con la Decisión 344.

El primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, de acuerdo con el cuadro siguiente: Artículo 113 de la Decisión 344 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Hace referencia a una sola clase de nulidad Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

La parte interesada. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. De oficio por la autoridad nacional. Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Para la nulidad relativa el interesado. No establece término de prescripción. Prescripción de la acción La norma señala tres causales: Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo[1], y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad b) El registro se hubiere otorgado c on base en datos o d t d l d f l i t l GACETA OFICIAL 27/11/2013 79 de 88 p, solicitud y que sean esenciales. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravenc ión de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubi era efectuado de mal a fe[2]. c) El registro se haya concedido de mala fe”. [1] Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de rep resentación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. [2] Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006.

PROCESO 235- IP- 2005. Marca: “ SENTIVA” (denominativa). El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y de la acción la imprescriptibilidad correspondiente. El artículo 172 de la Decisión 486, regula el tema de la nulidad de un registro marcario y distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, determinando para la primera la imprescriptibilidad de la acción y para la segunda el término de prescripción de cinco años contado desde la fecha de concesión del registro impugnado, como lo veremos más adelante.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, “a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

Lo anterior para el caso de que se haya solicitad el registro marcario en vigencia de la Decisión 344 por ejemplo y se haya concedido el mismo en vigencia de la Decisión 486. El citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. A saber: (i) que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344;

(ii) que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y (iii) que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 ibídem se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en “parte interesada”.

En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den “en relación con derechos de terceros”. GACETA OFICIAL 27/11/2013 80 de 88 En cuanto al tema procesal, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. deniegan registros marcarios, deviene necesario aclarar que son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria, de la manera que se ha indicado.

También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Asimismo, deviene necesario hacer algunas precisiones respecto de la “ilegitimidad del acto administrativo”, “nulidad del acto administrativo”, “nulidad de un registro marcario”, “prescripción de la acción”. Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 no solamente no diferencia entre nulidad relativa y absoluta, sino que tampoco establece un término de prescripción de la acción. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento.

Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486, como se indicó, se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distinción se acompasa con la figura de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. Conforme a lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de acuerdo al cuadro presentado.

En estricto sentido, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. La validez del acto administrativo supone que éste sea expedido por autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite pertinente, es decir, que no impida el derecho de audiencia y defensa del particular.

La legitimidad opera cuando el acto no es conforme a los hechos y a las normas; y, la eficacia de los actos administrativos ocurre cuando éstos han sido notificados, y, en consecuencia, produce efectos jurídicos. Los actos administrativos gozan de las legitimidad presunciones de y ejecutoriedad, mientras no se presenten reclamaciones y recursos administrativos o mediante acciones de impugnación ante los jueces competentes.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, “nulidad de un registro de marca”, el Tribunal ha observado que con dicho término “se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos GACETA OFICIAL administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria”72. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 27/11/2013 81 de 88 deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas73.

El Tribunal también ha expresado que “La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación de los interna Países Miembros”74. Esto se encuentra en concordancia con el último párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. normativa sustancial 3.

La aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con lo dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o 72 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

“(….) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de de representación gráfica, 73 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009.

PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa). 74 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa). GACETA OFICIAL conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literales a) y f) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación, y, los que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero (salvo que medie el consentimiento de éste). 3.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que 27/11/2013 82 de 88 integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos figurativos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.

Se dividen en puramente gráficos y figurativos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar signos denominativos y mixtos o signos mixtos (con parte denominativa se compuesta) determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Al comparar signos figurativos y mixtos, el cotejo requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá GACETA OFICIAL efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 27/11/2013 83 de 88 público consumidor un riesgo de confusión. 7.

En la comparación de signos mixtos y figurativos, si la denominación del signo mixto causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con uno figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición o si se trata de una marca notoria. 6.

De conformidad con el artículo 136, literal f, de la Decisión 486, no procede el registro como marcas: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. En el presente caso, se ha demandado la nulidad de registros marcarios concedidos en Colombia sobre a base del registro de marcas obtenidas en Francia. Como se ha indicado en esta interpretación prejudicial, la connotación territorial de un registro marcario, salvo las establecidas de excepciones notoriedad y oposición andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro marcario las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquel resguardo.

Corresponderá a la Oficina o Autoridad Competente, Nacional establecer según las características del caso, si las obras que contienen el nombre “SMILEY” o su representación gráfica, que se oponen al registro de un signo distintivo, son originales por tratarse de una creación, y a su vez, si el registro marcario ocasionaría en el De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden.

No obstante lo anterior, el juez nacional hará un examen integral del caso a efectos de determinar si se solicitó el registro marcario con mala fe. 8. Bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es si es notoriamente conocido reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con GACETA OFICIAL 27/11/2013 84 de 88 el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.  En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.  No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:  La competencia desleal de conformidad con lo previsto en los artículos 137 y 225 de la Decisión 486.

La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: Posible práctica deshonesta: la solicitud de registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto). “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto). Indicios que razonables hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, o consolidar el facilitar  La nulidad de un registro marcario de mala fe. 9.

En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el distingue, producto que la denominación no será registrable. 10.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 85 de 88 El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. 11. 12. pronunciamiento El que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros o el derecho de origen internacional los Países de Miembros, prevalece el Derecho Comunitario Andino. En tal virtud, si existiere antinomias entre la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita con Francia, de 4 de septiembre de 1901, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante Decreto 597 de 1904 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará esta última en virtud de la primacía que ostenta el derecho comunitario andino frente a cualquier disposición de origen internacional o interno del País Miembro. 13.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.     14.

Debe ser de oficio. Es integral. Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. Es autónomo. El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan GACETA OFICIAL términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00270, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 27/11/2013 86 de 88 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2013 87 de 88 GACETA OFICIAL 27/11/2013 88 de 88 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú