Año XXX – Número 2278 Lima, 13 de diciembre de 2013   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 170-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y e) y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 224 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258, 259 literal a) y 267 de la misma normativa; asimismo, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 121, 122 y 123 de su Estatuto; con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito de Descongestión, Rama Judicial del Poder Público, de la República de Colombia.

Expediente interno: Nº 2007-0305. Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Asunto: Infracción de derechos marcarios……… Pág. 2 Proceso 172-IP-2013.Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente interno: Nº 517-11-2-1. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal…………………….. Proceso183-IP-2013. Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), párrafo cuarto del artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la misma Decisión. Actor: Sociedad GROTTO S.P.A. Marca: “GAS” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00277……………………………………. 40 63   Proceso 187-IP-2013. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 135 literales a), b), e), f) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Expediente Interno N° 2006-000248………………………………………. 103 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL   13/12/2013 2 de 128 Proceso 170-IP-2013   Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y e) y 231 de la Decisión 486 de   la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 224 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258, 259 literal a) y 267 de la misma normativa;   asimismo, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 121, 122 y 123 de su Estatuto; con fundamento en la consulta formulada   por el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito de Descongestión, Rama Judicial   Poder Público, de la República de Colombia.

Expediente interno: Nº 2007-0305. del Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Asunto: Infracción de derechos   marcarios. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito de Descongestión, Rama Judicial del Poder Público, de la República de Colombia.

Demandada: 1. Determinación relevantes: hechos − Por otro lado, PROTABACO es titular de la marca PREMIER (& etiqueta) para amparar productos de la misma clase. − El 04 de septiembre de 2002, PHILIP MORRIS citó a PROTABACO a una audiencia de conciliación prejudicial, con el propósito de solucionar el conflicto, toda vez que consideró que ésta realizó un drástico cambio de identidad visual en el nuevo producto PREMIER MENTHOL ANTECEDENTES.

II. LAS PARTES. Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (“PHILIP MORRIS”). los En Colombia, PHILIP MORRIS es titular de las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. El auto emitido por el Tribunal el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: de DE S.A. S.A. − VISTOS: I. PRODUCTORA TABACALERA COLOMBIA PROTABACO (“PROTABACO”). GACETA OFICIAL 13/12/2013 3 de 128 LIGHTS, en donde, de manera deliberada utiliza el reconocido PENTÁGONO IRREGULAR notoriamente conocido y de propiedad de PHILIP MORRIS.

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio certificó la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. − − Posteriormente, PROTABACO solicitó el registro de las marcas PREMIER MENTHOL (mixta), PREMIER LIGHTS (mixta), PREMIER MENTHOL LIGHTS (mixta), PREMIER LIGHTS, PREMIER SUAVE y PREMIER FULL FLAVOR ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), a las cuales PHILIP MORRIS se opuso oportunamente.

Las solicitudes se encontraron pendientes de decisión por parte de la SIC a la fecha de la demanda. El 30 de marzo de 2007, PHILIP MORRIS convocó nuevamente a PROTABACO a una audiencia de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que llegaran a ningún acuerdo. − El 26 de junio de 2007, la demandante presentó demanda por infracción de derechos marcarios por el uso del diseño del PENTÁGONO IRREGULAR en los empaques de PREMIER en contra de PROTABACO. − La demandante solicitó que se pida interpretación prejudicial al Tribunal Andino, solicitud que no fue aceptada por el juez nacional. − Ante ello, la demandante interpuso recurso de reposición en contra de dicho proveído, alegando su inconformidad por no haberse solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal Andino. − 2.

Finalmente, el 10 de abril de 2013, el Juzgado Diecinueve Civil Circuito de Descongestión revocó dicho auto del 08 de febrero de 2013, a efectos de tramitar la consulta facultativa al Tribunal Andino. Fundamentos de la demanda: El demandante PHILIP MORRIS manifestó lo siguiente: − Los cigarrillos marca MARLBORO (& etiqueta), en su actual presentación, fueron introducidos en el mercado de los Estados Unidos de América en el año 1955.

El diseño del PENTÁGONO IRREGULAR fue creado en 1954 e introducido en el mercado en 1955. − PHILIP MORRIS ha registrado a nivel mundial, en más de 188 países, las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta), MARLBORO LIGHTS MENTHOL (mixta), MARLBORO MEDIUM (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR). Las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) están catalogadas como una de las marcas más fuertes del mercado mundial. − Se ha registrado en Colombia varias de las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) en la Clase

34. GACETA OFICIAL − El elemento figurativo esencial de las marcas MARLBORO (mixta) es el diseño consistente en la figura pentagonal denominada frecuentemente como PENTÁGONO IRREGULAR. − Como resultado de las inversiones hechas en ventas, publicidad y promoción, la marca FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) ha adquirido el status de marca notoriamente conocida en Colombia en los términos del artículo 224 y siguientes de la Decisión 486. − − − − Esta marca es tan fácilmente reconocida, que el sólo uso del pentágono irregular le permite a los consumidores asociarla con los productos de la marca MARLBORO, tal como se demuestra en la encuesta de mercado efectuada por la compañía Yanhaas (anexo 3 de la demanda). 13/12/2013 4 de 128 nuevo producto PREMIER MENTHOL LIGHTS, en donde de manera deliberada utiliza el reconocido PENTÁGONO IRREGULAR notoriamente conocido y de propiedad de PHILIP MORRIS. − PROTABACO solicitó el registro de las marcas PREMIER MENTHOL (mixta), PREMIER LIGHTS (mixta), PREMIER MENTHOL LIGHTS (mixta), PREMIER LIGHTS, PREMIER SUAVE y PREMIER FULL FLAVOR ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), a las cuales PHILIP MORRIS se opuso oportunamente.

Las solicitudes se encontraron pendientes de decisión por parte de la SIC a la fecha de la demanda. − El diseño del PENTÁGONO IRREGULAR de las marcas PREMIER (mixtas) solicitadas, es el elemento con mayor fuerza de la etiqueta, el cual es una reproducción del diseño del PENTÁGONO IRREGULAR registrado por PHILIP MORRIS. − Las marcas solicitadas por PROTABACO pretenden amparar los mismos productos que amparan las marcas notorias y registradas de propiedad de PHILIP MORRIS. − En virtud de lo anterior, existe un verdadero riesgo de confusión visual y conceptual respecto a la procedencia de los productos fabricados por PHILIP MORRIS.

El hecho de que las marcas solicitadas por PROTABACO sean idénticas a las marcas registradas por PHILIP MORRIS implica que son un medio o sistema PHILIP MORRIS ha venido utilizando en la promoción y publicidad de los cigarrillos MARLBORO, el diseño del PENTÁGONO IRREGULAR de manera independiente. El hecho de que la figura del PENTÁGONO IRREGULAR esté rodeada de un espacio vacío, significa que puede utilizarse en distintas posiciones dentro de un espacio.

Se puede observar que la figura del PENTÁGONO IRREGULAR adquiere distintas proporciones dependiendo del espacio donde es utilizada. PROTABACO registró la marca PREMIER (& etiqueta), posteriormente realizó un drástico cambio de identidad visual en el GACETA OFICIAL encaminado a crear confusión en el público consumidor. − La demandante solicita que se ordene a PROTABACO retirar del mercado nacional las cajetillas de cigarrillos PREMIER SUAVE, PREMIER FULL FLAVOR, PREMIER LIGHTS y PREMIER MENTHOL LIGHTS, así como a cesar los actos que constituyen esta infracción; se prohíba a PROTABACO usar, fabricar, vender, publicitar, ofrecer, importar, exportar, almacenar o transportar cajetillas de cigarrillos PREMIER SUAVE, PREMIER FULL FLAVOR, PREMIER LIGHTS y PREMIER MENTHOL LIGHTS, o cualquier otra similar a éstas; se condene a PROTABACO a pagar a PHILIP MORRIS la indemnización de los perjuicios causados por los actos de infracción en la cuantía de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), o lo que se pruebe dentro del presente proceso; y, finalmente, solicita que se condene a PROTABACO al pago de las costas que se causen en el presente proceso. 13/12/2013 5 de 128 − Las cifras mencionadas por la sociedad demandante relativas al número de cigarrillos vendidos en el periodo 2000-2006, es evidente que ante dichas cifras, a las cuales hay que creerles, es ciertamente contradictorio afirmar que el uso de la marca PREMIER haya causado o pueda causar el más mínimo daño, sobre todo considerando la antigüedad del registro para la marca PREMIER en el mercado colombiano. − Los registros 160511 y 326073 fueron obtenidos por PHILIP MORRIS en Colombia cuando ya PROTABACO había obtenido el registro de algunos de los diseños para la marca que ahora PHILIP MORRIS está cuestionando. − El elemento figurativo de la marca MARLBORO se ha identificado tradicionalmente como “DISEÑO DE TEJADO”, y el elemento figurativo de la marca PREMIER es una “M”;

PHILLIP MORRIS optó por cambiar el nombre del diseño para llamarlo “PENTÁGONO IRREGULAR” con la finalidad de estructurar un argumento alrededor del hecho de que el elemento figurativo de la marca PREMIER es también un PENTÁGONO IRREGULAR. − Es importante decir que PHILIP MORRIS siempre usa el elemento figurativo asociado a la marca MARLBORO, de la misma manera que PROTABACO siempre usa el diseño de “M” junto con la marca PREMIER. − Si la marca MARLBORO es una marca notoriamente conocida, ello 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La demandada PROTABACO contestó la demanda alegando que: − La marca PREMIER se encuentra debidamente registrada en Colombia, por lo cual el uso de ésta, y de las derivaciones de la misma, es un uso absolutamente legítimo que no puede ser cuestionado por nadie. GACETA OFICIAL 13/12/2013 6 de 128 debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee PROTABACO sobre la marca PREMIER, registrada en Colombia desde 1990. − Puede que el diseño de pentágono adquiera diversas proporciones dado que su forma es distinta en una cajetilla que en un cartón de MARLBORO, pero no es cierto que tal diseño adquiera distintas posiciones en las marcas tridimensionales.

El diseño siempre está en la misma parte de las etiquetas del producto, es decir, encima de la denominación MARLBORO. − La marca PREMIER se usa en Colombia desde mucho antes de 1990 ya que el primer registro para PREMIER en Colombia se concedió el 3 de octubre de 1962 si bien se trataba de una etiqueta diferente, pues PROTABACO, como sus competidores, actualiza y moderniza sus marcas cuando el mercado lo exige. − El elemento con mayor fuerza en la marca PREMIER es la palabra PREMIER, la parta figurativa conformada por la letra M es un elemento adicional.

Ni siquiera es posible que el riesgo de confusión se presente, pues las marcas MARLBORO y PREMIER coexisten en el mercado y en el registro desde hace 17 años, lo cual demuestra de suyo que el público está en total capacidad de reconocer ambos productos y sus orígenes empresariales. − − TEJADO (hoy PENTÁGONO IRREGULAR). Las marcas solicitadas por PROTABACO son los diseños actualizados de la marca PREMIER, que corresponden a la derivación de una marca registrada.

Las marcas solicitadas por PROTABACO no son idénticas a la marca MARLBORO y el diseño de III. − Comparando las marcas en su conjunto y no mutilándolos para tratar de hallar en ellas algún elemento en común, arroja la inevitable conclusión de que las marcas son inconfundibles. − “M” es la letra inicial de Mekler, que es el apellido de la familia que constituyó la empresa PROTABACO por allá en 1962.

Es así como la letra “M” ha tenido gran importancia para PROTABACO desde el inicio de esta empresa, y es por ello que resulta inaceptable desde todo punto de vista el que ahora su competidor salga con que la “M” no es tal, sino una copia de un nuevo PENTÁGONO IRREGULAR que siempre se llamó DISEÑO DE TEJADO porque esa es la forma que tiene. − El demandado solicita que se sirva absolver a PROTABACO y que se condene en costas a la parte demandante.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL IV. NORMAS INTERPRETADAS. 13/12/2013 7 de 128 A SER El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y e) y 231 de la Decisión 486.

Se interpretarán los artículos solicitados. Además, de oficio, se interpretarán los artículos: 154, 224, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258, 259 literal a) y 267 de la Decisión 486; asimismo, los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 121, 122 y 123 de su Estatuto. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de GACETA OFICIAL 13/12/2013 8 de 128 las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

(…) DECISIÓN 486 Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) Artículo 231 El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

(…) (…) Artículo 238 e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. GACETA OFICIAL 13/12/2013 9 de 128 Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. (…) Artículo 241 El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos constituyen la infracción; que b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. GACETA OFICIAL Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243 Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) b) c) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. 13/12/2013 10 de 128 Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246 Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

Artículo 244 La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245 d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, GACETA OFICIAL e) 13/12/2013 11 de 128 el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…) Artículo 258 Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 Artículo 247 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(…) Artículo 267 Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

(…)”. (…) Artículo 249 1. Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. GACETA OFICIAL La demandante solicitó que se pida interpretación prejudicial al Tribunal Andino, solicitud que no fue aceptada por el juez nacional. Ante ello, la demandante interpuso recurso de reposición en contra de dicho proveído, alegando su inconformidad por no haberse solicitado la interpretación prejudicial.

Finalmente, el 10 de abril de 2013, el Juzgado Diecinueve Civil Circuito de Descongestión revocó dicho auto del 08 de febrero de 2013, a efectos de tramitar la consulta facultativa al Tribunal Andino. Para desarrollar los temas planteados, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial No. 149-IP-2011, marca “PRADAXA” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2069, de 5 de julio de 2012, en donde se refirió a los mencionados temas: “(…) El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación 13/12/2013 12 de 128 uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. 1. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: • Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. GACETA OFICIAL • Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico 13/12/2013 13 de 128 y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Proceso 142-IP2003, MARCA: “EL MOLINO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1050, de 6 de abril de 2004). 2.

Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: GACETA OFICIAL 13/12/2013 14 de 128 amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. 1 Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de                                                                                                                         Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

GACETA OFICIAL 13/12/2013 15 de 128 En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es 2 (…)”3. 3.

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: • 3 El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de                                                                                                                         Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009.

Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. • La sentencia dictada adolecería de nulidad.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última 13/12/2013 16 de 128 instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. • La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. • De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales. 4.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: • Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. GACETA OFICIAL • El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). • • (…)”. Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente. 13/12/2013 17 de 128

2. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA A SU TITULAR. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. En el presente caso, el demandante PHILIP MORRIS manifestó ser el titular de la marca MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR), por lo que goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 2012: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

GACETA OFICIAL Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada 13/12/2013 18 de 128 su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

(…)”. Por su parte, el artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. En efecto, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: − Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, GACETA OFICIAL embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a); y, − Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e).

En ambos supuestos, el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que 13/12/2013 19 de 128 efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. GACETA OFICIAL 13/12/2013 20 de 128 La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del Proceso 145-IP-2011. Caso: Competencia Desleal relacionada con la Propiedad Industrial. Infracción de derechos marcarios. Balón total 90 eerow, este Tribunal ha precisado lo siguiente: “(…) Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. pasivos de la acción: Son sujetos 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir infracción. la comisión de la • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de GACETA OFICIAL derechos industrial. • 13/12/2013 21 de 128 de propiedad Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el GACETA OFICIAL curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 13/12/2013 22 de 128 competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor.

En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última GACETA OFICIAL vez.

(artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”.

3. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 13/12/2013 23 de 128 En el presente caso, la demandante PHILIP MORRIS registró la marca “MARLBORO” (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 26 de junio de 2002, la demandante presentó demanda por infracción de derechos marcarios alegando que la demandada viene utilizando el diseño del PENTÁGONO IRREGULAR en los empaques de sus cigarrillos. Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: LA MARCA MIXTA.

LA MARCA FIGURATIVA. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE LA MARCA MIXTA Y LA MARCA FIGURATIVA. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “MARLBORO” (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) y “PREMIER” (& etiqueta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas y figurativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.4 Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como                                                                                                                         4 Proceso 30-IP-2012, G.O.A.C. Nº 2085, de 24 de agosto de 2012, marca: “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA”, citando al Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 24 de 128 norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” GACETA OFICIAL 13/12/2013 25 de 128 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Las marcas gráficas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” 1. El trazado: son las líneas o rasgos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Comparación entre marcas figurativas “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 5 Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. La marca figurativa                                                                                                                         5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar GACETA OFICIAL 13/12/2013 26 de 128 las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Hormiga”, publicado en Gaceta Oficial N° 1075, de 2 de junio de 2004). Comparación entre marcas mixtas y figurativas Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas, a saber: Al comparar una marca mixta y una gráfica se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El Consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso 84IP-2007, marca: “MI BUÑUELO PAISA PÍDALO CANTANDO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1555, de 23 de octubre de 2007, citando al Proceso N° 23-IP2004. Marca Figurativa: “Figura de una “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden e incurrir en el riesgo de confusión. GACETA OFICIAL Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(…)”.

(Proceso 84-IP-2007, ya citado, mencionando al Proceso N° 23-IP-2004. Ibídem). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que la marca MARLBORO y el PENTÁGONO IRREGULAR son notorias. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la 13/12/2013 27 de 128 regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, GACETA OFICIAL productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, 13/12/2013 28 de 128 conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la GACETA OFICIAL 13/12/2013 29 de 128 marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario6. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa 6                                                                                                                         Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL tienen una económica. relación 13/12/2013 30 de 128 o vinculación Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.7 Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: • Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. • Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. • Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente 7                                                                                                                         MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 8 3. exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) b) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,                                                                                                                         8 13/12/2013 31 de 128 Ibídem.

Pág. 247. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, GACETA OFICIAL k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

La acción contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido: En el presente caso, la demandante interpone una acción en contra del uso no autorizado de un signo notoriamente conocido. Al respecto, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común (artículo 232).

Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la 13/12/2013 32 de 128 adopción y utilización (artículo 234). de ese signo Sobre la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo notoriamente conocido, este Tribunal ha precisado dentro del Proceso 87-IP-2013, lo siguiente: “(…) El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la GACETA OFICIAL 13/12/2013 33 de 128 ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.11 El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”9 (subrayado fuera de texto). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”10.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.                                                                                                                         9 Proceso 65-IP-2004.

Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. 10 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.                                                                                                                         11 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. GACETA OFICIAL (…)”. En consecuencia, para que la acción contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido sea procedente, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, analizar las pruebas aportadas y determinar si es que se trata o no de un signo notoriamente conocido, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. 5. 13/12/2013 34 de 128 la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 118-IP-2008, ya citado, mencionando al Proceso 15-IP-2003, marca: TMOBIL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003). COEXISTENCIA MARCARIA. 6. En el presente caso, la demandada PROTABACO contestó la demanda alegando que: Ni siquiera es posible que el riesgo de confusión se presente, pues las marcas MARLBORO y PREMIER coexisten en el mercado y en el registro desde hace 17 años, lo cual demuestra de suyo que el público está en total capacidad de reconocer ambos productos y sus orígenes empresariales.

La coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan MARCAS DERIVADAS.

En el presente proceso, la demandada argumenta que “Las marcas solicitadas por PROTABACO son los diseños actualizados de la marca PREMIER, que corresponden a la derivación de una marca registrada”, en tal virtud, cabe hacer mención al tema de la marca derivada. Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación GACETA OFICIAL del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.12 En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al                                                                                                                         12 Proceso 53-IP-2012, G.O.A.C. Nº 2100, del 03 de octubre de 2012, marca: “SUPER REFIEL”, citando al Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 35 de 128 registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP2003. Marca: “COLT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1029, de 16 de enero de 2004).13

7. AUTONOMÍA DE LA NACIONAL COMPETENTE. OFICINA En el presente caso, el demandante PHILIP MORRIS manifestó que ha registrado a nivel mundial, en más de 188 países, las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta), MARLBORO LIGHTS MENTHOL (mixta), MARLBORO MEDIUM (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR). El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera                                                                                                                         13 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005, 53-IP-2012, de 03 de octubre de 2012.

GACETA OFICIAL general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en 13/12/2013 36 de 128 los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: “MONARCH-M, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. GACETA OFICIAL Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario. En la consulta facultativa, el Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del Derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la 13/12/2013 37 de 128 aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, GACETA OFICIAL en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

TERCERO: En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo 13/12/2013 38 de 128 notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los GACETA OFICIAL criterios establecidos providencia. 13/12/2013 39 de 128 en la presente El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Por su parte, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

QUINTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

SEXTO: El hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

GACETA OFICIAL 13/12/2013 40 de 128 SÉPTIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Juzgado Diecinueve Civil Circuito de Descongestión deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-0305, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Proceso 172-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente interno: Nº 517-11-2-1. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal. GACETA OFICIAL 13/12/2013 41 de 128 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador. − VISTOS: − El auto emitido por el Tribunal el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. − ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. − LAS PARTES. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. − Demandada: 1. Determinación relevantes: − CHASE INTERNACIO NAL S.A. de los hechos El 21 de julio de 2009, el señor ORDÓÑEZ presentó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (“IEPI”) − solicitud de registro de la marca “SAN XIAO” (denominativa) para distinguir “cepillos dentales” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que se publicó en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 534.

El 17 de febrero de 2010, mediante Resolución Nº 8309937, se concedió el registro solicitado. El demandante inicia un proceso de medidas cautelares ante el Juez Séptimo de lo Civil del Guayas, por lo que mediante sentencia se condenó a la empresa demandada por el uso indebido de la marca registrada. El 1 de julio de 2011, el señor ORDÓÑEZ presentó Demanda Principal ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas alegando que el demandado de manera permanente viene comercializando un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales.

El 25 de octubre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda, manifestando que se la declare infundada, toda vez que CHASE INTERNACIONAL S.A. es sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, por lo que no vende ni comercializa dichos productos. El 28 de noviembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ pidió audiencia de conciliación, la cual se celebró el 14 de diciembre de 2011, sin que compareciera la demandada.

El 22 de diciembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ solicitó diligencias probatorias y que se adjuntaran los documentos que presentó que obran como prueba a su favor de la violación de la marca GACETA OFICIAL − − 2. de su propiedad que ha falsificado la demandada. El 23 de diciembre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. presentó ante el Tribunal Distrital Nº 2 sus pruebas y solicitó que el señor ORDÓÑEZ presentara los documentos tributarios que justificaran el cumplimiento del pago del impuesto al Servicio Nacional de Aduanas, como le corresponde a los importadores.

El 29 de mayo de 2012, el señor ORDÓÑEZ solicitó que el Tribunal Distrital Nº 2 solicitara interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fundamentos de la demanda: El demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS manifestó lo siguiente: − − El titular de una marca goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. El demandado se encuentra comercializando de manera permanente un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales sin que el IEPI le haya otorgado registro de marca para su comercialización, causando un perjuicio directo a la distintividad de la marca “SAN XIAO”, y a sabiendas que viola el derecho del demandante de propiedad intelectual. 13/12/2013 42 de 128 − − − − Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Se debe tomar en cuenta que el mismo demandado señala de manera expresa haber vendido el producto SANXIAO sin autorización expresa del importador. La única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. No importa que la empresa demandada haya usado ese mismo signo con anterioridad al registro.

Solicita que se ordene: 1) el cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados SANXIAU o ADJ SANXIAO, 2) el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto SANXIAU o ADJ SANXIAO, 3) el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, 4) la prohibición definitiva de la importación de la mercadería “CEPILLOS DENTALES” denominada “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería, 5) indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia, y 6) la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca GACETA OFICIAL “SANXIAO” en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado. 13/12/2013 43 de 128 − 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: El demandado CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda alegando que: − − − La acción interpuesta por el señor ORDÓÑEZ no tiene ningún fundamento real, debido a que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha sido sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, entre ellos los señores ORDÓÑEZ y Aurelio Ordóñez Pinos, para quienes, CHASE INTERNACIONAL S.A. hasta el año 2010 importaba el producto conocido bajo la marca registrada “SANXIAO” de hasta ese entonces de propiedad exclusiva de los fabricantes.

CHASE INTERNACIONAL S.A. no es la única intermediaria entre exportadores, fabricantes e importadores locales ni el único en el mundo que vende a los importadores en Ecuador; además debería considerar que no es necesario que el intermediario sea propietario de la marca que comercializa, ya que éstas son vendidas a los propietarios de las mismas aquí en Ecuador, como consecuencia de la intermediación efectuada con los fabricantes o exportadores del producto en el extranjero, que en ocasiones son también titulares de dichas marcas.

CHASE INTERNACIONAL S.A. nunca ha comercializado marcas similares como las denominadas: “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”. − − En el transcurso del mes de agosto del año 2010, el señor ORDÓÑEZ mantuvo, en su almacén, una conversación con el señor NARESH SHEWAKRAM PRITMANI, accionista de CHASE INTERNACIONAL S.A., en la cual nos entregó copias de algunos títulos de marcas registradas por él, entre las cuales se encontraba la marca “SANXIAO”, sin embargo el último pedido realizado de esa marca ya se había efectuado el 29 de enero de 2010 a solicitud del señor Aurelio Ordóñez Pinos, y fue embarcado el 04 de septiembre de 2010.

Lo expuesto en el párrafo anterior por ninguna circunstancia admite que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha comercializado de manera desleal la marca “SANXIAO” o marcas similares como “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”, lo único que se reconoce y aclara es que una vez que tuvimos conocimiento de los registros que efectuó el señor ORDÓÑEZ y que lógicamente al ya no ser ya sus intermediarios con los fabricantes de la marca “SANXIAO”, no había razón para seguir importando ese producto.

Antes de la reunión mencionada no teníamos por qué tener conocimiento de los registros que, sobre esa marca, estaba efectuando el señor ORDÓÑEZ, ya que tampoco el fabricante, que es propietario de esa marca en el extranjero, nos ha comunicado la representación, cesión o cualquier derecho de exclusividad que haya efectuado sobre esa marca.

CHASE INTERNACIONAL S.A., mucho antes del inicio de las acciones interpuestas por el señor ORDÓÑEZ, ya no comercializaba el producto de marca “SAN XIAO”. GACETA OFICIAL − III. Nunca ha vendido productos similares denominados “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”. Se ha lesionado el nombre de las compañías CHASE INTERNACIONAL S.A. ECUADOR y CHASE INTERNACIONAL EXPORTS LTD., debido a que ésta no ha incurrido en ninguna de las infracciones previstas en los arts. 217, 284 y 285, en consecuencia no se ha lesionado ningún derecho del señor ORDÓÑEZ, siendo de tal manera improcedente la solicitud de declaratoria de cometimiento de tales acciones y de imposición de las sanciones previstas en el art. 247 de la Ley de Propiedad Intelectual, las mismas que serían inejecutables ante la inexistencia de los supuestos actos ilícitos de comercialización de los productos del demandante. 13/12/2013 44 de 128 Se interpretarán de oficio, pero se limitará el artículo 155 a su literal d).

Además se interpretarán los artículos: 154, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 155 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) IV.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no solicita la interpretación prejudicial de norma alguna pero se hace referencia a las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso, éstas son: los artículos 155 y 241 de la Decisión 486. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se GACETA OFICIAL presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 241 El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre 13/12/2013 45 de 128 otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos constituyen la infracción; que b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, GACETA OFICIAL g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. 13/12/2013 46 de 128 c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244 La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245 Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243 Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) b) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246 Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; GACETA OFICIAL b) c) d) e) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. 13/12/2013 47 de 128 autoridad nacional competente podrá otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249 Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…) Artículo 258 Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 247 Artículo 259 Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: GACETA OFICIAL a) 13/12/2013 48 de 128 cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. (…)”. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. En el presente caso, el demandante ALEJANDRO ORDOÑEZ PINOS manifestó ser el titular de la marca SAN XIAO (denominativa), por lo que goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 4. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011.

Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 1012. “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar GACETA OFICIAL introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). 13/12/2013 49 de 128 El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.

Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino GACETA OFICIAL 13/12/2013 50 de 128 que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 2. c. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). d. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. pasivos de la acción: Son sujetos c. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. d. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir GACETA OFICIAL los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. 13/12/2013 51 de 128 • • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.

Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. GACETA OFICIAL 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y 13/12/2013 52 de 128 perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían GACETA OFICIAL 13/12/2013 53 de 128 sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;).

Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. 5. 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, el demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ registró la marca “SAN XIAO” (denominativa) para distinguir “cepillos dentales” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El GACETA OFICIAL 1 de julio de 2011, el señor ORDOÑEZ presentó Demanda Principal ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas alegando que el demandado de manera permanente viene comercializando un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales.

Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos denominativos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de 13/12/2013 54 de 128 especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los GACETA OFICIAL 13/12/2013 55 de 128 mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 1. Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal.

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, y de esta manera poder establecer si la sociedad demandada CHASE INTERNACIONAL S.A. ha cometido una infracción del derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN. Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, signos distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.14 Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, posteriormente se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Dentro del Proceso 145-IP-2011, ya citado, este Tribunal señaló lo siguiente:                                                                                                                         14 “(…) El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.

Regula, entonces, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y los mecanismos de protección. 2. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 13/12/2013 56 de 128 En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema:                                                                                                                                                                               “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se GACETA OFICIAL 13/12/2013 57 de 128 trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." 15 En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por 17 ejemplo)”. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". 16 • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. • Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo                                                                                                                         15 16 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 "                                                                                                                         17 GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.

47. GACETA OFICIAL de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1.

Que el acto o la actividad sea indebido. 2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26IP-2008.

Marca: “AMERICA TELECOM”). El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden 13/12/2013 58 de 128 presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP2004, Caso: ‘ACCIÓN POR PRESUNTA INFRACCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA “CALCIORAL”’, publicada en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005). GACETA OFICIAL 13/12/2013 59 de 128 • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’;

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. • Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.18 El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.                                                                                                                         18 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL 2. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. Uno de los objetivos estructurales y transversales de la normativa de propiedad industrial es el de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, se trata de evitar, por un lado, que los productos y servicios ofertados por un empresario determinado se confundan con otros y, por otro, que los consumidores no caigan en error al adquirir dichos productos o servicios.

La utilización no consentida de una marca puede estar dirigida a generar confusión en relación con los productos y servicios que un competidor oferta en el mercado. Si se utiliza una marca confundible con la intención clara de perpetrar un acto de confusión para dañar a un competidor, estaríamos en el campo de la competencia desleal. (…)”.

D. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. DE LOS CRITERIOS A TOMARSE EN CUENTA EN EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. El tema de las medidas cautelares y los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios fue solicitado por la parte demandante, por lo tanto el Tribunal remite el tema a lo manifestado en el punto 1 en lo referente a 13/12/2013 60 de 128 la acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257.

En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la GACETA OFICIAL indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 13/12/2013 61 de 128 Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales GACETA OFICIAL de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

QUINTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. 13/12/2013 62 de 128 tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL   13/12/2013 63 de 128 Proceso 183-IP-2013   Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la   Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación   prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), párrafo cuarto   artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la misma Decisión. Actor: Sociedad del GROTTO S.P.A. Marca: “GAS” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00277. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil trece.

Tercero Interesado: los señores JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. La sociedad GROTTO S.P.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1.2. - VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (2) de octubre de 2013. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad GROTTO S.P.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. - - Actos demandados Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en consecuencia, el registro del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO S.P.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 12594 de 27 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 51534 de 4 de diciembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005.

GACETA OFICIAL 1.3. 13/12/2013 64 de 128 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - - - - - El 14 de abril de 2003, la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de junio de 2003, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529. El señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro de su marca “GAS EVOLUTION JEANS” (denominativa) y en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El señor HENRY MUÑOZ OSMA presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en la solicitud previa de su marca “NEW GASS & CO” (mixta) y en el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 24 de febrero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. - - b) 3383, por medio de la cual resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en consecuencia, el registro del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO S.P.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad GROTTO S.P.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. El 27 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12594, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

El 4 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 51534, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Fundamentos de la Demanda La sociedad GROTTO S.P.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - “(…) los actos acusados resultan violatorios del artículo 147 de la Decisión 486 (…), pues esta norma dispone que únicamente ‘quien tiene legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca’”.

“(…) GAS es una destacada marca italiana, lider (sic) en el mundo de la ropa deportiva, particularmente Jeans. El GACETA OFICIAL - - - fundador de GROTTO S.P.A. (…) comenzó su negocio a principio de los años 70 y actualmente es notoriamente conocida en el comercio internacional”. “En la Comunidad Andina GROTTO S.P.A. es el titular de la marca GAS para productos de la clase 25 internacional y por ello, cuando tuvo conocimiento que terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de la marca GAS en Colombia presentó oposición andina y solicitó bajo el expediente objeto del presente proceso el registro de la marca GAS (MIXTA) para acreditar su interés en el mercado colombiano”.

“No se tuvo en cuenta entre otros antecedentes que la solicitud de registro No. 03.022.693 de la marca GAS EVOLUTION JEANS presentada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR para distinguir productos de la clase 25 internacional y que fue citada como fundamento de la oposición, fue negada con motivo de la oposición de GROTTO S.P.A., como da cuenta la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.

“Los actos acusados resultan violatorios de la Ley por cuanto si bien analizan la aplicabilidad del motivo de irregistrabilidad previstos en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, se partió de un supuesto de hecho inexacto (…)”. 13/12/2013 65 de 128 - - - c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “(…) pese a que los signos confrontados se presentan de forma mixta, acompañados de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo que predomina en los conjuntos es la denominación, en donde radica la confundiblidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contienen, no constituye un elemento diferenciador entre las marcas que se comparan, por el contrario, generaría la idea que la inclusión de los elementos figurativos en el signo solicitado, hacen parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, GAS EVOLUTION previamente registrada”.

“(…) el signo solicitado se enmarca en el concepto de falta de distintividad. Lo anterior, por cuanto la marca solicitada (GAS), desde un primer impacto general, la misma no puede ser percibida como distintiva de un origen empresarial”. “(…) en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que indiscutiblemente se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado”.

“Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o GACETA OFICIAL - actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate”.

“(…) en el presente caso, una vez revisado los documentos obrantes en el expediente se pudo establecer que el uso del nombre comercial ha sido continuo y permanente, es un nombre y enseña comercial protegible asistiéndole el derecho al opositor quedando demostrado el uso del nombre comercial siendo este público y conocido por los consumidores”. d) Tercero Interesado 13/12/2013 66 de 128 - - La sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - “(…) el argumento mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio niega a la sociedad GROTTO S.P.A. el registro como marca de la expresión BLUE JEAN GAS (M) clase 25 a que se refiere la presente demanda no está fundamentado en la solicitud prioritaria y posteriormente negada a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.”.

“La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, antes de presentar la solicitud objeto de oposición por parte de la sociedad GROTTO S.P.A. había solicitado y obtenido el registro de la marca comercial GAS EVOLUTION JEANS (N) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional (…)”. - “(…) al momento de presentarse la solicitud que fue posteriormente concedida, esta (sic) soportó la oposición del señor HENRY MUÑOZ OSMA como representante de la empresa NEW GAS LTDA., ha (sic) quien había cedido los derechos sobre la marca fundamento de oposición NEW GAS & CO (M), razón por la cual la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., entendiendo que dicho registro constituía un verdadero registro, se contacto (sic) con éste y le compró los derechos sobre dicha marca, razón por la cual la solicitud fue finalmente concedida a la sociedad”.

“Además de los derechos antes mencionados se probó a la Superintendencia (…) mediante pruebas idóneas, en su momento, que la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. es la titular en Colombia del nombre y enseña comercial GAS (M) para distinguir tanto al empresario como a sus establecimientos comerciales, desde el año 1995”. “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”.

No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor HENRY MUÑOZ OSMA.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “GAS” (mixto), 13/12/2013 67 de 128 fue presentada el 14 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), párrafo cuarto del artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) 13/12/2013 68 de 128 DEL REGISTRO PROCEDIMIENTO ( ) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. DE GACETA OFICIAL 13/12/2013 69 de 128 Artículo 172.- personas pudiendo coexistir. (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…) DEL COMERCIAL NOMBRE Artículo 190.Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las jurídicas, ambas Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. GACETA OFICIAL 13/12/2013 70 de 128 (…) DE LOS ENSEÑAS RÓTULOS O Artículo 200 La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

(…) Artículo 228.Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

GACETA OFICIAL 13/12/2013 71 de 128 f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; - g) el valor contable del signo como activo empresarial; - h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, - i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; - 3.1. j) los aspectos internacional; o, del comercio k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; la distintividad; Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre y enseña comercial;

Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; Comparación entre signos denominativos y mixtos y comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta); Los nombres comerciales y su protección; Las enseñas comerciales y su protección; El trámite de la solicitud de registro como consecuencia de una oposición andina;

Signos distintivos notoriamente conocidos. La marca notoria extrarregional solicitada a registro. Análisis de las causales que han dejado de existir al momento de resolver. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el proceso interno, la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se estima conveniente revisar el concepto de marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, GACETA OFICIAL figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca 13/12/2013 72 de 128 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “GAS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre y enseña comercial Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que (i) el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el fundamento en el registro de su marca “GAS EVOLUTION JEANS” (denominativa) y en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, (ii) el señor HENRY MUÑOZ OSMA presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el fundamento en la solicitud previa de su marca “NEW GASS & CO” (mixta) y en el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre y enseña comercial.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. 13/12/2013 73 de 128 Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.19 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de                                                                                                                         19 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en 13/12/2013 74 de 128 mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los GACETA OFICIAL consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.20 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.21 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios 13/12/2013 75 de 128 distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.22 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.23 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.                                                                                                                         22 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.                                                                                                                         20 21 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/12/2013 76 de 128 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.24

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:                                                                                                                         24 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.25 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las                                                                                                                         25 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.

Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 13/12/2013 77 de 128 marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) c) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) 3.5.

Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. CLASES DE SIGNOS. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “GAS” (mixto) y “GAS EVOLUTION JEANS” (denominativo), “GAS” (denominativo), “NEW GASS & CO” (mixto) y “NEW GAS” (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente GACETA OFICIAL estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de la parte denominativa de un signo, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 26 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:                                                                                                                         26 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 78 de 128 “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” GACETA OFICIAL “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 27 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.28                                                                                                                         27 28 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 79 de 128 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.29 En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN. Tomando en cuenta que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro del signo “GAS” (mixto) y se fundamentó en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en                                                                                                                         29 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008.

Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que el señor HENRY MUÑOZ OSMA también presentó oposición a dicha solicitud de registro, y se fundamentó en el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a los nombres comerciales y su protección. La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión, protege al nombre comercial.

De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”. En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.30                                                                                                                         30 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: 13/12/2013 80 de 128 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.31 El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la                                                                                                                                                                               “BIMBO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31 Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre 13/12/2013 81 de 128 comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo GACETA OFICIAL idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación32.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.33 Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver,                                                                                                                         32     33 PROCESO 97-IP-2009.

Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 82 de 128 que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.

3.7. LA ENSEÑA COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN. Tomando en cuenta que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro del signo “GAS” (mixto) y se fundamentó en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que el señor HENRY MUÑOZ OSMA también presentó oposición a dicha solicitud de registro, y se fundamentó en el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

La Decisión 486 no define a la enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, lo siguiente: GACETA OFICIAL “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. La enseña comercial ha sido definida de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.34 Dicho concepto de enseña se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Es pertinente advertir que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo. La enseña comercial es el signo distintivo que distingue un establecimiento mercantil, mientras que el nombre comercial identifica la actividad mercantil de un empresario determinado. 13/12/2013 83 de 128 El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

Sin embargo, el legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. Sobre este tema, este órgano Judicial ha expresado, dentro de la interpretación prejudicial recaía en el expediente 18-IP2011, lo siguiente: “No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas.

Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:                                                                                                                         34 PACHÓN MUÑOZ Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. 1.

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede GACETA OFICIAL oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486”)35.

3.8. EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO CONSECUENCIA DE UNA OPOSICIÓN ANDINA. Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A. argumentó que “En la Comunidad Andina GROTTO S.P.A. es el titular de la marca GAS para productos de la clase 25 internacional y por ello, cuando tuvo conocimiento que terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de la marca GAS en Colombia presentó oposición andina y solicitó bajo el expediente objeto del presente proceso el registro de la marca GAS (MIXTA) para acreditar su interés en el mercado colombiano”, se considera adecuado revisar este tema.

Para lo anterior, el Tribunal estima adecuado referirse en primer lugar, a la oposición andina; y, en segundo lugar, el trámite de la solicitud de registro como consecuencia de dicha oposición andina. El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada.

La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.                                                                                                                         35 PROCESO 18-IP-2011.

Interpretación prejudicial de 22 de junio de 2011. Marca “BANANA EXX” (mixta). 13/12/2013 84 de 128 La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia. En efecto, el artículo 147 determina quiénes son los sujetos legitimados para presentar una oposición andina, a saber: a) El titular de un registro marcario, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, que sea idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de esta última pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición. El artículo 147 expresa, al respecto: “quien primero solicitó el registro de esa marca”, referente a quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. En armonía con lo expuesto, el Tribunal ha expresado que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en GACETA OFICIAL cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta). El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina.

La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea. Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera 13/12/2013 85 de 128 necesario, presente pruebas.

La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, GACETA OFICIAL a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En el presente caso, la sociedad demandante argumentó que no se tuvo en cuenta que su solicitud partió de la oposición andina que había presentado. “La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País 13/12/2013 86 de 128 Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147).

Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente: • El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de GACETA OFICIAL 13/12/2013 87 de 128 los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. • en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.

Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.” (Proceso 196-IP2006. Marca: “PLUS COLA”.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de 2007). El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca explícitamente, procede la suspensión de trámite de registro cuando se presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser el objeto de una oposición”.

En esta misma línea, el Tribunal de Justicia ha manifestado lo siguiente: “Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada

3.9. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A., en su escrito de demanda argumentó que “(…) GAS es una destacada marca italiana, lider (sic) en el mundo de la ropa deportiva, particularmente Jeans. El fundador de GROTTO S.P.A. (…) comenzó su negocio a principio de los años 70 y actualmente es notoriamente conocida en el comercio internacional”, se hará referencia al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País GACETA OFICIAL Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el 13/12/2013 88 de 128 carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”36.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”37. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”38.                                                                                                                         36 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. 37 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. 38     OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, GACETA OFICIAL Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.39 13/12/2013 89 de 128 las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”40.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen                                                                                                                                                                               Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 39                                                                                                                         Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 40 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 13/12/2013 90 de 128 k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. A manera referencial, el Tribunal hará referencia a la protección de la marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal GACETA OFICIAL h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 13/12/2013 91 de 128 La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes tipos de riesgos. A manera referencial, el Tribunal hará referencia a la protección de la marca notoria en relación con los diferentes tipos de riesgos.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, GACETA OFICIAL 13/12/2013 92 de 128 en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.41 Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio                                                                                                                         41 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995.

Pág. 283. GACETA OFICIAL 13/12/2013 93 de 128 de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”43.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca 42 renombrada”. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”44.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:                                                                                                                         Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que:                                                                                                                         42 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob.

Cit. págs. 307 y 308. 43 SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. 44 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis.

Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 45 13/12/2013 94 de 128 Marcas notorias extracomunitarios. 45 Ibídem. Pág. 247. países Este tema fue desarrollado ampliamente en la interpretación prejudicial No. 87-IP2013, marca: “MUNICH”.

En dicha interpretación prejudicial, el Tribunal hizo un análisis de las marcas notorias en países extracomunitarios y su relación con la mala fe en la solicitud de un registro marcario y la competencia desleal. Expresó lo siguiente: “Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos.

Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado:                                                                                                                           en GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros.

El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: • • En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: • La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la 13/12/2013 95 de 128 competencia desleal País Miembro.” del Con relevancia para el caso particular encontramos el artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

(…) • La nulidad de un registro marcario obtenido con mala fe (…)”. El signo extrarregional notoriamente conocido solicitado para registro. Se interpretará el tema en razón a que la demandante manifestó que la marca “GAS” es actualmente notoriamente conocida en el comercio internacional siendo una destacada marca italiana; por lo tanto, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.

En primer lugar, se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Sin embargo, esto no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

GACETA OFICIAL Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar46, etc.”.

(Proceso 30-IP-2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)). Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: 13/12/2013 96 de 128 Miembro (pero registrada en otro de los Países Miembros) donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Lo expresado precedentemente, si es predicable a una marca notoria no registrada en un País Miembro pero que sí se encuentra registrada en otro País Miembro, no se diga a la marca extrarregional solicitada a registro, desde que el estatus que haya adquirido en cualquier otro país no le exime del examen de registrabilidad que ha de hacerse ante la Oficina Nacional Competente. 3.10 “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País                                                                                                                         46 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

GACETA OFICIAL Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. 13/12/2013 97 de 128 se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o GACETA OFICIAL 13/12/2013 98 de 128 varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre sí y que además tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4. 5.

El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

(ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 6. En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: o La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en GACETA OFICIAL 13/12/2013 99 de 128 los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. o Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

(párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro GACETA OFICIAL donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Lo expresado precedentemente, si es predicable a una marca notoria no registrada en un País Miembro pero que sí se encuentra registrada en otro País Miembro, no se diga a la marca extrarregional solicitada a registro, desde que el estatus que haya adquirido en cualquier otro país no le exime del examen de registrabilidad que ha de hacerse ante la Oficina Nacional Competente. 13/12/2013 100 de 128 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00277, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su   o se ha derecho ha sido cancelada procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO   GACETA OFICIAL   13/12/2013 101 de 128 Proceso 187-IP-2013   Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 135 literales a), b), e),   f) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de   Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Marca: “TAXI   DRIVER” (denominativa). Expediente Interno N° 2006-000248.

1.5. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil trece. Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. plantean que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. - VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (2) de octubre de 2013. 1.

ANTECEDENTES 1.4. Las partes Demandante: las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: la sociedad COÉXITO S.A. Actos demandados 1.6. Resolución No. 14409 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo) para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad COÉXITO S.A. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: e) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A., mediante radicación número 4-112440-0, solicitó el registro del signo “TAXI GACETA OFICIAL - - - f) 13/12/2013 102 de 128 DRIVER” (denominativo), para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a dicha solicitud. El 23 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14409, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo) para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad COÉXITO S.A. Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. interpusieron demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. - - - Fundamentos de la Demanda Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - - “La marca impugnada ‘TAXI DRIVER’ es una marca integrada por una expresión universal y otra inglesa pero ambas expresiones del conocimiento común”.

“No existe duda alguna que la expresión ‘taxi’ sea de dominio general de los habitantes de la República de Colombia, de la Comunidad Andina y del mundo, asimilada al vehículo de servicio público que presta - g) servicios de transporte a personas de manera individual”. “(…) la expresión ‘Driver’ es un sustantivo que indica el conductor generalmente de un vehículo y para el caso de la marca de un ‘taxi’ que está íntimamente relacionada con la lengua castellana y es de conocimiento común y general.

Esta traducción es conocida por el común de las personas de habla castellana en todos los campos de desempeño del ser humano, en el campo de la economía global, medicina, la industria, informática, educación, etc.”. “No puede alegarse que la marca ‘TAXI DRIVER’, por estar integrada por expresiones de otro idioma es una marca de signos de fantasía y por ende registrable, (…)”.

“La marca ‘TAXI DRIVER’, es irregistrable por carecer de la distintividad”. “La marca “tiene un elemento denominativo que prevalece en el conjunto marcario; dicho elemento denominativo está compuesto básicamente por dos palabras genéricas que distinguen los productos que pretenden identificar con la marca”. “(…) la marca de repuestos para automóviles ‘TAXI DRIVER’ es descriptiva del producto ha (sic) usarse, como lo son los automotores del servicios (sic) público ‘taxis’”.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL - - - “(…) la actora en la demanda, no demuestra de manera fehaciente y contundente, que el signo ‘TAXI DRIVER’ (denominativo) forma parte del conocimiento común en el idioma castellano. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son inconducentes e impertinentes para desvirtuar la registrabilidad del signo solicitado y registrado.

Éstas solamente demuestran que ‘TAXI DRIVER’ es una expresión que se usa en idioma extranjero, pero no prueban que ese mismo signo, haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto”. “No cabe duda que la expresión ‘TAXI DRIVER’ goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata la clase 4 de la clasificación internacional”.

“(…) la marca TAXI DRIVER para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, (…) NO designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como los comprendidos en la clase 12 (sic) de la nomenclatura vigente y además porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”. h) Tercero Interesado La sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado, en su contestación a la 13/12/2013 103 de 128 demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - “(…) las palabras mencionadas tienen significado conceptual, lo cual es aceptado por nuestra legislación marcaria plenamente, tanto para las marcas arbitrarias como para las marcas evocativas.

En este caso la marca TAXI DRIVER, corresponde a una marca arbitraria en cuanto distingue productos de la clase 4 internacional”. “La parte nominativa TAXI DRIVER, tiene claro significado en el idioma inglés, y por tratarse de palabras muy conocidas puede ser conocida por alguna parte de los consumidores colombianos. En este contexto y dado que la marca TAXI DRIVER identifica productos de la clase 4, la misma resulta una marca de las calificadas por la doctrina y la jurisprudencia como arbitrarias, por cuanto, aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa ni indirecta con el producto que identifican”.

“(…) el signo TAXI DRIVER, o el signo TAXI o el signo DRIVER no constituyen la palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada”. “La marca TAXI DRIVER (…) ni es una marca ilegal, ni es una marca débil. Es una marca debidamente registrada, suficientemente distintiva y sobre la cual la sociedad COÉXITO S.A., tiene derecho a su uso exclusivo, en la forma como se encuentra registrada”.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

4. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 13/12/2013 104 de 128 aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo), fue presentada el 9 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de dos (2) de octubre de 2013. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a), 135 literales a), b), e), f) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso. 5.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas se requiere que sean interpretadas, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violados los artículos 134 parágrafo 1 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La GACETA OFICIAL 13/12/2013 105 de 128 naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) carezcan de distintividad; DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO DE (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. GACETA OFICIAL (…)”. 6. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - - 3.1.

Concepto de marca y elementos constitutivos; La distintividad; Impedimentos para un registro marcario: cuando carece de distintividad; Signos denominativos compuestos; Signos en idioma extranjero. Signos de fantasía y arbitrarios. Signos descriptivos, genéricos y evocativos. Palabras de uso común. La marca débil; Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA DISTINTIVIDAD. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo), solicitado por la sociedad COÉXITO S.A., para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 13/12/2013 106 de 128 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o GACETA OFICIAL descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 13/12/2013 107 de 128 un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TAXI DRIVER” (denominativo), para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.2.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. Tomando en cuenta que las sociedades actoras argumentaron que el signo “TAXI DRIVER” (denominativo) es irregistrable porque carece de distintividad, deviene necesario hacer referencia a dicho tema.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para GACETA OFICIAL los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 47

3.3. CLASES DE SIGNOS: signos denominativos compuestos. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo.                                                                                                                         47 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 108 de 128 En este contexto, tomando en cuenta que el signo en discusión es “TAXI DRIVER” (denominativo); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos compuestos. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 48                                                                                                                         48 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, GACETA OFICIAL

3.4. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DE FANTASÍA Y ARBITRARIOS. SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS Y EVOCATIVOS. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Signos en idioma extranjero. En el presente caso, las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. argumentaron que “La marca impugnada ‘TAXI DRIVER’ es una marca integrada por una expresión universal y otra inglesa pero ambas expresiones del conocimiento común. No existe duda alguna que la expresión ‘taxi’ sea de dominio general de los habitantes de la República de Colombia, de la Comunidad Andina y del mundo, asimilada al vehículo de servicio público que presta servicios de transporte a personas de manera individual”; en tal virtud se hará referencia al tema de los signos en idioma extranjero. 13/12/2013 109 de 128 El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.49 En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 1012, marca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal hizo una relación de conexión competitiva con los signos de uso común en idioma extranjero.

Expresó lo siguiente: “(…) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha En el caso del signo integrado por una o más palabras o partículas en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.                                                                                                                                                                               marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.                                                                                                                         49 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.50 Esto es                                                                                                                         50 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 13/12/2013 110 de 128                                                                                                                                                                               c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin GACETA OFICIAL muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras o partículas de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.                                                                                                                                                                               un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 13/12/2013 111 de 128 Signos de fantasía y arbitrarios. En el presente proceso las sociedades actoras argumentaron que “No puede alegarse que la marca ‘TAXI DRIVER’, por estar integrada por expresiones de otro idioma es una marca de signos de fantasía y por ende registrable, (…)” y la sociedad COÉXITO S.A. expresó que “La parte nominativa TAXI DRIVER, tiene claro significado en el idioma inglés, y por tratarse de palabras muy conocidas puede ser conocida por alguna parte de los consumidores colombianos. En este contexto y dado que la marca TAXI DRIVER identifica productos de la clase 4, la misma resulta una marca de las calificadas por la doctrina y la jurisprudencia como arbitrarias, por cuanto, aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa ni indirecta con el producto que identifican”.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía. Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.51 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto o servicio en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.                                                                                                                         51 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.

26. GACETA OFICIAL 13/12/2013 112 de 128 Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal: Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos. “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro 52 aumenta”. Ahora bien, dentro de las marcas denominativas se encuentran las marcas arbitrarias.                                                                                                                         52 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etiqueta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual.

Signos descriptivos. En el presente proceso, las sociedades actoras han argumentado que “(…) la marca de repuestos para automóviles ‘TAXI DRIVER’ es descriptiva del producto ha (sic) usarse, como lo son los automotores del servicios (sic) público ‘taxis’”, en tanto que la sociedad COÉXITO S.A. expresó que “(…) el signo TAXI DRIVER, o el signo TAXI o el signo DRIVER no constituyen la palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada”; en tal virtud, se hará referencia a los signos descriptivos.

GACETA OFICIAL El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”53.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que                                                                                                                         53         Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. 13/12/2013 113 de 128 en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Signos genéricos. En el presente caso, las sociedades actoras han argumentado que “La marca tiene un elemento denominativo que prevalece en el conjunto marcario; dicho elemento denominativo está compuesto básicamente por dos palabras genéricas que distinguen los productos que pretenden identificar con la marca”, en tal virtud se hará referencia al tema de los signos genéricos.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado GACETA OFICIAL siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “TAXI DRIVER” (denominativo), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 4 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación 13/12/2013 114 de 128 y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Signos evocativos. En el presente caso, se debate acerca del carácter evocativo del signo “TAXI DRIVER” (denominativo); en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos evocativos. En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.54 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.                                                                                                                         54 Ibídem.

GACETA OFICIAL Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos 13/12/2013 115 de 128 evocativos que contengan elementos bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “TAXI DRIVER” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de “aceites y grasas industriales; lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos de la clase 4, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Palabras de uso común. La marca débil: En el presente proceso, las sociedades actoras arguyen que las expresiones que integran el signo “TAXI DRIVER” (denominativo) son de “conocimiento común y general”, en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de palabras de uso común y la marca débil. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como GACETA OFICIAL 13/12/2013 116 de 128 expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de confusión.”55 no crear Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las                                                                                                                         55 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”56

3.5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte,                                                                                                                         56 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 13/12/2013 117 de 128 otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la GACETA OFICIAL obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 13/12/2013 118 de 128 dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 57 “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales58 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo                                                                                                                         57 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud                                                                                                                         58 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL expresa tercero. de 13/12/2013 119 de 128 un 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”59.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la                                                                                                                         59 Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicacióndebe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 60 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.                                                                                                                         60 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/12/2013 120 de 128 Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. En el presente proceso, la sociedad COÉXITO S.A. citó antecedentes jurisprudenciales, en donde se deniega el registro de signos semejantes por estar registradas marcas que incluyen las expresiones referidas, en tal virtud, el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de “Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es aplicable al presente caso: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario GACETA OFICIAL (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que 13/12/2013 121 de 128 deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con GACETA OFICIAL 13/12/2013 122 de 128 anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 10.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. 11.

En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable. 12.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 9.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.

GACETA OFICIAL Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características, para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. 13. 14. 13/12/2013 123 de 128 de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 16. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. 17.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “TAXI DRIVER” (denominativo), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 4 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. 15.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, GACETA OFICIAL la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: 13/12/2013 124 de 128 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE • • • • Debe ser de oficio.

Es integral. Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. Es autónomo. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-000248, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL     13/12/2013 125 de 128   GACETA OFICIAL   13/12/2013 126 de 128 GACETA OFICIAL   13/12/2013 127 de 128 GACETA OFICIAL 13/12/2013 128 de 128 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú