Año XXXI – Número 2299 Lima, 19 de febrero de 2014   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 190-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. Marca: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00047.. Proceso 192-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actora: Sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. (antes MERCEDESBENZ AKTIENGESELLSCHAFT). Marca: “MARINER 100” (mixta). Proceso interno Nº 2000-06102 PROCESO 190-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. Marca: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00047. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de octubre de 2013.

Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 19/02/2014 2 de 56       1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad JAFER LIMITED. 1.2. Actos demandados La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: EN LA CLASE 16. - - Resolución No. 17633 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 25443 de 23 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 27424 de 31 de julio de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17633 de 30 de mayo de 2008.

EN LA CLASE 35. - - Resolución No. 17625 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 24836 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 28665 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17625 de 30 de mayo de 2008.

EN LA CLASE 41. - Resolución No. 17604 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA GACETA OFICIAL 19/02/2014 3 de 56       - ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 24837 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 28667 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17604 de 30 de mayo de 2008.

EN LA CLASE 44. - - 1.3. Resolución No. 17626 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 24833 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 28668 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17626 de 30 de mayo de 2008.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - - - La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. es titular en Colombia de los registros de las marcas notorias “ÉXITO” (denominativa) y “ÉXITO” (mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, de la Clasificación Internacional de Niza.

El 12 de octubre de 2007, la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicado el extracto de las solicitudes de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. presentó oposición. El 30 de mayo de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 17633, 17625, 17604 y 17626 por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), GACETA OFICIAL 19/02/2014 4 de 56       - - b) solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de las Resoluciones mencionadas. El 23 de julio de 2008 y el 17 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 25443, 24836, 24837 y 24833 por medio de las cuales atendió los recursos de reposición y confirmó las decisiones dictadas anteriormente.

El 31 de julio de 2008 y el 11 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió las Resoluciones Nos. 27424, 28665, 28667 y 28668 por medio de las cuales atendió los recursos de apelación y confirmó las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 17633, 17625, 17604 y 17626, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

Fundamentos de la Demanda La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - “La marca ÉXITO ampara, entre otros productos y servicios, los mismos productos y servicios que amparan las marcas YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, esto es, productos comprendidos en la clase 16 y servicios de las clases 35 y 41.

Por tanto su conexidad se presume. En lo que se refiere a los servicios de la clase 44 amparados por la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, existe una estrecha relación competitiva frente a los productos de la clase 3, los servicios de la clase 42 amparados por la marca ÉXITO, por tener una naturaleza afín y complementaria y ser ofrecidos y distribuidos por los mismos canales de comercialización y dirigidos al mismo consumidor”.

“(…) YANBAL es una marca ‘sombrilla’ de la sociedad Jafer Limited, que ya se encuentra registrada y vigente, y que para efectos de apreciar la registrabilidad del nuevo signo resulta irrelevante. Igual manifestación cabe hacer para efectos de su cotejo con signos prioritarios. En consecuencia, debe excluirse de la comparación. No se pueden violentar derechos prioritarios acudiendo al mecanismo de agregar una marca empresarial al signo que verdaderamente se pretende apropiar, porque de aceptarse tal práctica, cualquier signo podría ser indebidamente apropiado por un tercero”.

“Procede entonces la comparación entre las expresiones LA ESCALERA DEL ÉXITO y ÉXITO, que son los elementos denominativos esenciales de las marcas enfrentadas”. “La marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO cuya nulidad se impetra reproduce de manera total la marca notoriamente conocida ÉXITO, lo que puede concluirse de su simple apreciación”. “(…) el uso de la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, indudablemente generaría la dilución de la fuerza distintiva de la marca ÉXITO, que ha sido fruto de un intenso esfuerzo empresarial y promocional para posicionarla en el mercado colombiano y se ha constituido en una de las marcas más representativas del sector comercializador y de mayor recordación en el consumidor, todo lo cual amerita que sea acreedora de la protección ampliada que le reconoce la ley a las marcas notoriamente conocidas”.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 5 de 56       c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora lo cual le da la suficiente distintividad”. “(…) lo signos solicitados ‘YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO’ está conformado de cinco expresiones con once sílabas y el signo registrado ÉXITO está estructurado con una sola expresión para un total de tres sílabas”.

“(…) para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor, de cuyo análisis se concluyó que entre las marcas en debate, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error”. d) Tercero Interesado La sociedad JAFER LIMITED, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - - “(…) el accionante desconoce abiertamente la regla de comparación marcaria que se señala, en tanto que la confusión que alega parte de segmentar la marca YANBAL La Escalera del éxito, en las expresiones YANBAL y LA ESCALERA DEL ÉXITO, y no bastándole esto segmenta la expresión LA ESCALERA DEL ÉXITO, desconociendo su contenido conceptual propio, y de ello concluye la supuesta similitud con la marca ÉXITO.

Nada más amañado y por fuera de las reglas de la comparación marcaria”. “(…) no debe desconocerse que la marca ÉXITO, no obstante su registro, es una expresión respecto de la cual se puede predicar una generalidad en su uso frente a los servicios o productos para los que está registrada e inclusive frente a otras actividades comerciales que no tienen una relación estrecha con éstos, lo que le da una debilidad extrema para impedir que se incluya en la conformación de marcas de terceros, y hacer un uso comercial de la misma”.

“La palabra ÉXITO es una palabra usado (sic) dentro del lenguaje español como adjetivo para significar un resultado feliz o buena aceptación de algo, que resulta aplicable a cualquier servicio o producto, así como de cualquier otro servicio del cual se podría predicar que es exitoso, condice al éxito o tiene ÉXITO, lo que convierte a la expresión ÉXITO como un signo extremadamente débil”.

“(…) de probarse la notoriedad, el accionante deberá establecer el alcance de la misma, y en todo caso, si no obstante ser notoria, existe la posibilidad que se de (sic) una confusión o asociación con la marca YANBAL La Escalera del éxito, que según hemos dicho, no se presentará, dado que se trata de marcas que envuelven conceptos diferentes, descartando cualquier posibilidad de confusión”.

“Prueba de este marcado carácter débil de la marca ÉXITO, se observa al identificar que dentro del registro marcario en clase 35, coexisten diferentes marcas que incluyen la expresión ÉXITO, para identificar servicios de la clase 35 (…)”. GACETA OFICIAL 19/02/2014 6 de 56       CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de octubre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 12 de octubre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) GACETA OFICIAL 19/02/2014 7 de 56       Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

GACETA OFICIAL 19/02/2014 8 de 56       e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos;

Comparación entre signos denominativos y mixtos, comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta); Signos integrados por palabras evocativas y de uso común. La marca débil; La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba. Los riesgos en el mercado. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común en la clase para la cual se solicita el registro;

Conexión competitiva. GACETA OFICIAL 19/02/2014 9 de 56

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para GACETA OFICIAL 19/02/2014 10 de 56       distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento de que es titular en Colombia de los registros de las marcas notorias “ÉXITO” (denominativa) y “ÉXITO” (mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería                                                                                                                         1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 11 de 56       absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el                                                                                                                         2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 12 de 56       citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.5 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.                                                                                                                         3 4 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 13 de 56       Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:8 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”9, 10.                                                                                                                         7 8 9 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96.

Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

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3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta), y “ÉXITO” (denominativa) y “ÉXITO” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de la parte denominativa de un signo, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 11 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”                                                                                                                         11 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 15 de 56       “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 12 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.13 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.14 En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.6. SIGNOS INTEGRADOS POR PALABRAS EVOCATIVAS. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Signos integrados por palabras evocativas. En el presente caso, se debate acerca del carácter evocativo del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), concretamente de la expresión “ÉXITO” que integra el signo solicitado a registro; en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos integrados por palabras evocativas.                                                                                                                         12 13 14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 16 de 56       En el caso de los signos integrados por expresiones evocativas, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.15 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), está integrado por expresiones evocativas de las características, cualidades o efectos de los productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza,                                                                                                                         15 Ibídem.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 17 de 56       exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Palabras de uso común. La marca débil: En el presente proceso, se arguye que las expresiones que integran el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), son de “conocimiento común y general” y son “débiles”; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de palabras de uso común y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”16 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así                                                                                                                         16 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 18 de 56       configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”17

3.7. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. LOS RIESGOS EN EL MERCADO. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD CUANDO EL SIGNO OPOSITOR ES UNA MARCA NOTORIA PERO DE USO COMÚN EN LA CLASE PARA LA CUAL SE SOLICITA EL REGISTRO. Tomando en cuenta que la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. argumentó ser titular en Colombia de los registros de las marcas notorias “ÉXITO” (denominativa) y “ÉXITO” (mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, de la Clasificación Internacional de Niza, y, alegó en su escrito de demanda que “La marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO cuya nulidad se impetra reproduce de manera total la marca notoriamente conocida ÉXITO, lo que puede concluirse de su simple apreciación”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto, dijo que “(…) para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor, de cuyo análisis se concluyó que entre las marcas en debate, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos más recientes: 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.

En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado                                                                                                                         17 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 19/02/2014 19 de 56       territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”18.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”19. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”20. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.21 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”22.                                                                                                                         18 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. 20     OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 21 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19 GACETA OFICIAL 19/02/2014 20 de 56       El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

(…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de GACETA OFICIAL 19/02/2014 21 de 56       asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”23.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”24.                                                                                                                         23 24 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 22 de 56       En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes tipos de riesgos. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 23 de 56       En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.25 Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un                                                                                                                         25 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL 19/02/2014 24 de 56       tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.26 Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”27.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”28. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “ÉXITO” (denominativa y mixta).

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las                                                                                                                         26 27 28 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob.

Cit. págs. 307 y 308. SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL 19/02/2014 25 de 56       prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 29”. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria de uso común en la clase para la cual se solicita el registro. En el presente caso, se argumenta que la palabra “éxito” es de uso común. Como la sociedad actora arguye que su marca “ÉXITO” (denominativa y mixta) es notoria, deviene necesario desarrollar el tema propuesto.

Una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de precisar la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, y revisar el análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común en la clase para la cual se solicita el registro, lo cual fue desarrollado en el proceso 111-IP-2013, marca mixta “DD/CRYSTAL”, interpretación prejudicial de 21 de junio de 2013.

En dicha interpretación prejudicial se estableció lo siguiente: • “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. • En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente providencia. • En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.                                                                                                                         29 Ibídem.

Pág. 247. GACETA OFICIAL 19/02/2014 26 de 56       • El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. • No obstante lo anterior, con especial importancia la corte consultante deberá analizar al signo ÉXITO (denominativa y mixta) en relación con el conjunto de productos o servicios que protegen los signos en conflicto; especialmente, deberá establecer su carácter de (…) uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixto) (clases 16, 35, 41 y 44), ya que esto podría afectar rotundamente el análisis de registrabilidad que se hará. Como ya se advirtió, una palabra (…) de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter.

Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua es genérica, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros.

En consecuencia, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario”. Finalmente, el Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “ÉXITO” (denominativa y mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente proceso, la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. argumentó que “La marca ÉXITO ampara, entre otros productos y servicios, los mismos productos y servicios que amparan las marcas YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, esto es, productos comprendidos en la clase 16 y servicios de las clases 35 y 41. Por tanto su conexidad se presume.

En lo que se refiere a los servicios de la clase 44 amparados por la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, existe una estrecha relación competitiva frente a los productos de la clase 3, los servicios de la clase 42 amparados por la marca ÉXITO, GACETA OFICIAL 19/02/2014 27 de 56       por tener una naturaleza afín y complementaria y ser ofrecidos y distribuidos por los mismos canales de comercialización y dirigidos al mismo consumidor”, en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos y servicios y entre servicios.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y los servicios y entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.30 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) “La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio,                                                                                                                         30 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 28 de 56       televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”31 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre los servicios.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada                                                                                                                         31 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 19/02/2014 29 de 56       Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre sí y que además tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. GACETA OFICIAL 19/02/2014 30 de 56       7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

(…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas.

En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “ÉXITO” (denominativa y mixta). La corte consultante deberá analizar al signo ÉXITO (denominativa y mixta) en relación con el conjunto de productos o servicios que protegen los signos en conflicto; especialmente, deberá establecer su carácter de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixto) (clases 16, 35, 41 y 44), ya que esto podría afectar rotundamente el análisis de registrabilidad que se hará. Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter.

Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua es genérica, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 31 de 56       En consecuencia, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario Finalmente, el Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “ÉXITO” (denominativa y mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto. 8.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios y entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00047, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 19/02/2014 32 de 56       PROCESO 192-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actora: Sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. (antes MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT). Marca: “MARINER 100” (mixta). Proceso interno Nº 2000-06102. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintitrés (23) de octubre de 2013. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Partes Demandante: la sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. (antes MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT). Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO. 1.2. Actos demandados La sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - - Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MERCEDESBENZ AKTIENGESELLSCHAFT y conceder, en consecuencia, el registro del signo “MARINER 100” (mixto), solicitado por el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 12702 de 17 de mayo de 1996, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. Resolución No. 18141 de 31 de agosto de 1999, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 33 de 56       1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - - - b) El 16 de septiembre de 1988, el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO solicitó el registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, No. 355 de 19 de octubre de 1990, la sociedad MERCEDESBENZ AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición. Se fundamentó en el registro previo de su marca “MERCEDES-BENZ” para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 30 de junio de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11686 por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT y conceder, en consecuencia, el registro del signo “MARINER 100” (mixto), solicitado por el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. El 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12702 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

El 31 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 18141 por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Escrito de demanda La sociedad DAIMLER CHRYSLER AG., en su escrito de demanda y de reforma de la misma expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - “La marca MARINER 100 + GRÁFICA no es novedosa ni suficientemente distintiva.

En efecto, su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDES-BENZ, que se identifica claramente como uno de aquellos que se identifican con la marca MERCEDES-BENZ, notoriamente conocida y de propiedad de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT (…)”. “La marca MARINER 100 + GRÁFICA otorgada mediante las resoluciones acusadas no es capaz de distinguir los productos fabricados por Miguel Arcángel BUITRAGO de los productos fabricados por mi representada (…).

En efecto, un champú para automóviles que incorpore la gráfica de un MERCEDES BENZ hará que el consumidor lo asocie inmediatamente con la marca MERCEDES-BENZ y lo hará creer que se trata de un producto más de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, hoy DAIMLER CHRYSLER GACETA OFICIAL 19/02/2014 34 de 56       - - c) AG., y que más aún, se trata de un champú especializado para los vehículos MERCEDES-BENZ, fabricado por mi representada”.

“(…) resulta correcto afirmar que la marca MARINER 100 + GRÁFICA en cuanto a su aspecto ideológico se refiere, no es obra de la casualidad, sino de la premeditación de un competidor, que deslealmente pretende aprovecharse de la fama y good will alcanzado por MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, hoy DAIMLER CHRYSLER AG., no sólo en el mercado colombiano, sino en mas (sic) de 190 países alrededor del mundo con las marcas que distinguen sus famosos vehículos”.

“La Administración se limitó a considerar que por el hecho de que la marca MERCEDES-BENZ no incluyera la imagen de un vehículo, este (sic) no era protegible, y que por lo tanto la marca MARINER 100 + GRÁFICA era distintiva. Sin embargo, en una análisis escueto y poco profundo no tuvo en cuenta el error conceptual e ideológico, que causaría en el consumidor el hecho de que al observar una gráfica, inmediatamente evocará una marca previamente registrada, y notoriamente conocida como lo (sic) MERCEDESBENZ”.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda y de contestación a la reforma de la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - d) “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘MARINER 100 + GRÁFICA’ clase 3 y la figura de un automóvil clase 12 registrada a favor de la parte demandante, se concluye que no existen semejanzas gráficos (sic), ortográficos (sic) y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor”.

“(…) la marca ‘MARINER 100 + GRÁFICA’ solicitada por la parte demandante, para productos de la clase 23 (sic) es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 (…) y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”. Tercero interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, tercero interesado en este proceso.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

GACETA OFICIAL 19/02/2014 35 de 56       Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de octubre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 16 de septiembre de 1988, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

En tal virtud, se interpretarán de oficio los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (porque el escrito de demanda fue presentado en vigencia de la Decisión 344). En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”;

( ) DECISIÓN 344 (…) GACETA OFICIAL 19/02/2014 36 de 56       DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 3.1. La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y elementos constitutivos; Impedimentos para el registro de un signo como marca: Las marcas confundibles; Identidad y semejanza; Riesgo de Confusión: directa e indirecta;

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; Comparación entre signos mixtos y gráficos; Elementos gráficos de uso común en la conformación de un signo. La marca débil; Signos distintivos notoriamente conocidos; Conexión competitiva; La mala fe en la solicitud de un registro marcario. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente proceso, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no obstante, la solicitud de registro del signo “MARINER 100” (mixto), se realizó el 16 de septiembre de 1988, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En tal virtud, deviene necesario analizar el tema de “la norma comunitaria en el tiempo”. Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 122-IP-2010, marca: “MIMO’S” (denominativa), interpretación prejudicial de 12 de enero de 2011, en donde desarrolló este tema. “En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición GACETA OFICIAL 19/02/2014 37 de 56       Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

En efecto, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, por tanto, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Finalmente, se advierte que la Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el régimen común sobre propiedad industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 y ésta por la Decisión 486, actualmente en vigor”. En conclusión, la solicitud de registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 16 de septiembre de 1988, es decir, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que el proceso contencioso se inició en vigencia de la Decisión 344 y es, en consecuencia, la aplicable, en la parte procesal.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente caso, el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO solicitó el registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al “concepto de marca y sus elementos constitutivos”.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 122-IP-2010, marca: “MIMO’S” (denominativa), interpretación prejudicial de 12 de enero de 2011, en donde desarrolló estos temas. “La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos GACETA OFICIAL 19/02/2014 38 de 56       similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.1 Elementos constitutivos de una marca Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 de la Decisión 86 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.

En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ( ) y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio”. 2 Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.

Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad.

Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado”. El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que: “la característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado” (PROCESO 6-IP-2013.

Marca: “SOLOX” (denominativa), interpretación prejudicial de 15 de marzo de 2013).                                                                                                                         1 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 39 de 56       Un signo que posea los requisitos señalados cumple, según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO. Las marcas confundibles. Tomando en cuenta que el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO solicitó el registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición bajo el fundamento en el registro previo de su marca “MERCEDES-BENZ” para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 122-IP-2010, marca: “MIMO’S” (denominativa), interpretación prejudicial de 12 de enero de 2011, en donde desarrolló estos temas. “La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado; prohíbe, consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión, siempre que se encuentren destinadas a productos o servicios de la misma clase.

Uno de los elementos esenciales de una marca, como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específica que el consumidor ya conoce”.

Riesgo de Confusión: Directa e Indirecta. “El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3                                                                                                                         3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 40 de 56       Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”)”. La identidad y la semejanza. “El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.

Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra. La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 5 Por otra parte, este Órgano Judicial ha enfatizado que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.6                                                                                                                         4 5 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 19/02/2014 41 de 56       En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.7 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.                                                                                                                         7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 42 de 56       "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.9

3.5. CLASES DE MARCAS: Comparación entre signos mixtos y gráficos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “MARINER 100” (mixto) y que la marca de la sociedad opositora es una gráfica, esto es, una figura de un automóvil que la actora arguye ser un “MERCEDES BENZ”, el Tribunal considera                                                                                                                         8 9 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 43 de 56       conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas y gráficas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta) “SMILEY BABY” (mixta) y “SMILEY WORLD” (mixta), interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013, en donde desarrolló estos temas.

Los signos figurativos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Sobre este tipo de signos este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”10.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: − El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. − El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.11 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más                                                                                                                         10 11 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 44 de 56       palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 12 Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y gráficos.

En la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y gráficos, el consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 023–IP-2004, marca: Figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1075, de 02 de julio de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos gráficos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, a saber: “El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas”.

(PROCESO 158-IP-2012. Marca: FIGURATIVA. Interpretación prejudicial de 25 de abril de 2013). En este orden de ideas, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos enfrentados, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.                                                                                                                         12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

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3.6. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO MARCARIO. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que se argumentó que la figura del auto que contiene el signo solicitado a registro es de uso común, el Tribunal estima adecuado referirse a “los elementos gráficos de uso común en la conformación de un signo marcario” y “la marca débil”.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: por un lado, partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Por otro lado, se puede pretender el registro de elementos gráficos que pueden ser comunes y, por lo tanto, si no se incorpora a dicho gráfico un elemento que le otorgue distintividad, dicho signo no sería registrable.

El titular de una marca que lleve incluida un dibujo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre él y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizarlo en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición al referirse a los elementos de uso común denominativos, no obstante, es aplicable a los elementos gráficos de uso común. Ha dicho lo siguiente: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”13 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por estos elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Es importante advertir que el análisis de signos que contengan elementos gráficos que sean de uso común o frecuente en los productos o servicios que va a distinguir deberá efectuarse desde una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la parte gráfica suscite en la mente de quien la observe.

El Tribunal advierte, no obstante, que “los elementos gráficos de uso común o necesarios deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a                                                                                                                         13 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 19/02/2014 46 de 56       registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo el gráfico de una pera puede no ser necesario para las prendas de vestir.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

(PROCESO 7-IP-2012. Marca: “figura de una chupeta”, interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012). En consecuencia, el signo formado por gráficos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo, ya que en el caso de signos conformados por elementos gráficos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos gráficos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que gráficos necesarios o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos gráficos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”14

3.7. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE DICHA NOTORIEDAD, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. argumentó que “La marca MARINER 100 + GRÁFICA no es novedosa ni suficientemente distintiva. En efecto, su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDES-BENZ, que se identifica claramente como uno de aquellos que se identifican con la marca MERCEDES-BENZ, notoriamente conocida y de propiedad de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT (…)”.

Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente tratar el tema de la protección de la marca notoriamente conocida. Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 86-IP-2009, marca: “VOGUE” (denominativa), interpretación prejudicial de 18 de noviembre de 2009, en donde desarrolló este tema.                                                                                                                         14 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 19/02/2014 47 de 56       “La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria, Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.15 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004).                                                                                                                         15 OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL 19/02/2014 48 de 56       Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.16 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.17 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requieren una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 1. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:                                                                                                                         16 17 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL 19/02/2014 49 de 56       • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro”. Finalmente, deviene necesario precisar que el Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008, marca “ZANIDIP”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1635 de 14 de julio de 2008, ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. De no llegarse a probar la notoriedad alegada, el juez consultante ha de mirar si se trata de un caso de conexión competitiva.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente proceso, el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO solicitó el registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 318 de                                                                                                                         18 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 50 de 56       la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición bajo el fundamento en el registro previo de su marca “MERCEDES-BENZ” para distinguir productos de la clase 1219 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro producto, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.20 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: g) “La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. h) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. i) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio,                                                                                                                         19 20 Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 19/02/2014 51 de 56       televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. j) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. k) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. l) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”21 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

3.9. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. La demandante manifestó que “(…) resulta correcto afirmar que la marca MARINER 100 + GRÁFICA en cuanto a su aspecto ideológico se refiere, no es obra de la casualidad, sino de la premeditación de un competidor, que deslealmente pretende aprovecharse de la fama y good will alcanzado por MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, hoy DAIMLER CHRYSLER AG., no sólo en el mercado colombiano, sino en mas (sic) de 190 países alrededor del mundo con las marcas que distinguen sus famosos vehículos”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema de “la mala fe en la solicitud de un registro marcario”.

Para lo anterior, se considera hacer referencia a la jurisprudencia establecida por el Tribunal dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2008.                                                                                                                         21 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 19/02/2014 52 de 56       La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico.

Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado). En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, - ni en las Decisiones anteriores como la Decisión 311 y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)22.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones                                                                                                                         22 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 53 de 56       en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, también se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, obligando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: c) d) e) Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; Denegar el registro; o, Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 16 de septiembre de 1988, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que el proceso contencioso se inició en vigencia de la Decisión 344 y es, en consecuencia, la aplicable, en la parte procesal. 2.

Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la citada Decisión. GACETA OFICIAL 19/02/2014 54 de 56       3.

Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. 4. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 5.

Los signos figurativos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. Se dividen en puramente gráficos y figurativos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar signos figurativos y mixtos, el cotejo requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. En la comparación de signos mixtos y figurativos, si la denominación del signo mixto causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con uno figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. 6.

Los signos pueden estar conformados por elementos gráficos de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro del signo, caso que el conjunto del mismo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

En el caso de signos conformados por elementos gráficos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que son marcariamente débiles. El Tribunal advierte, no obstante, que “los elementos gráficos de uso común o necesarios deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo el gráfico de una pera puede no ser necesario para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión GACETA OFICIAL 19/02/2014 55 de 56       competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 7.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De no llegarse a probar la notoriedad alegada, el juez consultante ha de mirar si se trata de un caso de conexión competitiva. 8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 9. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, también se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Aunque no esté consagrada la causal de mala fe en el marco de la Decisión 85, procede declarar la nulidad de un registro marcario cuando éste se ha obtenido con mala fe..

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2000-06102, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 19/02/2014 56 de 56       Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú