Año XXXI – Número 2306 Lima, 25 de febrero de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 188-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: BAMBINO (mixta). Expediente Interno Nº 2008-00183. Proceso 149-IP-2013 Interpretación prejudicial, oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00091. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDID. Proceso 199-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Marca: WKT MACHINERY (mixta). Expediente Interno Nº 2009-00539. PROCESO 188-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: BAMBINO (mixta). Expediente Interno Nº 2008-00183. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/02/2014 2 de 58 VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de octubre de 2013. 1.

LAS PARTES: Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”). Terceros Interesados: GUILLERMO VALENCIA VICTORIA. JGB S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes:  El 25 de mayo de 2005, el señor GUILLERMO VALENCIA VICTORIA solicitó el registro de la marca BAMBINO (mixta) para distinguir “pañales de papel desechable” de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.  Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y dentro del término legal, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición en base a sus marcas registradas PEQUEÑÍN (denominativa y mixta) de la misma Clase 16, por ser confundibles al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

La sociedad JGB S.A. presentó oposición en base a su marca registrada BAMBY (denominativa) de la Clase 05.  Mediante Resolución Nº 18653, de 26 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro solicitado y declaró infundadas las dos oposiciones presentadas.  La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de dicha resolución administrativa.  Mediante Resolución Nº 29594, de 18 de septiembre de 2007, se confirmó la resolución anterior, rechazando el recurso de reposición.  Mediante Resolución Nº 40821, de 30 de noviembre de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se confirmó la resolución inicial, rechazando el recurso de apelación, agotándose así la vía gubernativa. 2.

Fundamentos de la demanda: La demandante PRODUCTOS FAMILIA S.A. manifestó lo siguiente:  Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC otorgó indebidamente el registro del signo solicitado. GACETA OFICIAL 25/02/2014 3 de 58  Entre el signo solicitado y la marca registrada se encuentran elementos claramente comunes, independientemente de la existencia de otros elementos “aparentemente” diferenciadores, los cuales no son suficientes para darle distintividad al signo solicitado e impedir la existencia del riesgo de confusión o asociación.  La SIC realizó un estudio muy superfluo sobre los requisitos que se deben cumplir para que no se proceda al registro de un signo, por lo que no se entró a determinar de manera precisa la existencia del riesgo independientemente que el consumidor o los usuarios sean finalmente inducidos al error.  Los productos que el signo solicitado y la marca registrada pretenden distinguir se trata de productos de la misma Clase 16 y en concreto de pañales, que van dirigidos al mismo consumidor final, los bebés, por ello se presenta el riesgo de confusión tanto de manera directa (identidad de los signos), como de manera indirecta (vínculo entre los productos que se ofrecen, llevando al consumidor a pensar que provienen de un mismo origen empresarial).  La comparación de los signos mixtos demuestra las semejanzas de tipo gráfico (la figura de un bebé) y conceptual.

La SIC erró al centrar su análisis de las semejanzas gráficas en la postura y la posición de las manos del bebé dentro de los dos signos, al contrario se debe apreciar que en los dos signos se utiliza la figura de un bebé que lo evocan (independientemente de que fonéticamente o gramaticalmente no sean semejantes), y el nombre y características de los productos que se pretenden distinguir.

El conjunto de los elementos es lo que determina lo relevante de los signos.  El elemento conceptual en el presente caso reclama gran importancia, teniendo en cuenta que no se trata de marcas de fantasía, sino que por el contrario tratan de identificar un producto y el consumidor al cual va dirigido a través de los componentes del signo.  El elemento predominante de los signos es la parte gráfica, pues es en ésta en donde se encuentran las semejanzas entre los distintos signos y de donde el titular de la marca BAMBINO podría obtener beneficio injusto en contra de los derechos del demandante. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: No se envía copia de la contestación de la demanda por parte de la SIC, por cuanto no hubo manifestación alguna en el término. Tampoco se encuentra en el expediente, escrito alguno de los terceros interesados GUILLERMO VALENCIA VICTORIA y JGB S.A.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, GACETA OFICIAL 25/02/2014 4 de 58 este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de octubre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a interpretar los artículos solicitados. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 25/02/2014 5 de 58 En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. En el presente caso, la demandante PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 18653 que concedió el registro de la marca BAMBINO (mixta) en la Clase 16, por considerar el riesgo de confusión con las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta) de la misma Clase 16.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 03-IP-2010, marca: “EVERYVAN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1838, de 31 de mayo de 2010, citando al Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de 16 de mayo de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. GACETA OFICIAL 25/02/2014 6 de 58 La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca BAMBINO (mixta) de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, la demandante PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 18653 que concedió el registro de la marca BAMBINO (mixta) en la Clase 16, por considerar el riesgo de confusión con las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta) de la misma Clase 16.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 7 de 58 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 2 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 8 de 58 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1648, de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 9 de 58 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca BAMBINO (mixta) de la Clase 16 es o no es similar a las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta) de la misma Clase 16 al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2194, de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 3. 25/02/2014 10 de 58 COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. Se abordará el tema de la comparación entre los signos denominativos y mixtos, así como la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo solicitado BAMBINO es mixto y la marca opositora PEQUEÑIN es denominativa y mixta.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.8 Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 8-IP-2011, marca: CARBONERO (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1946, de 23 de mayo de 2011, citando al Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta)), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).

Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 8 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002,.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 11 de 58 Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos mixtos. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el GACETA OFICIAL 25/02/2014 12 de 58 denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

4. MARCAS INTEGRADAS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Debido a que la marca en cuestión BAMBINO (mixta) está integrada por una palabra en idioma extranjero (italiano), procederemos a abordar el siguiente tema. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común” (Proceso 61-IP-2013, marca: “FRUTIHELADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2215, de 08 de julio de 2013).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 5.

MARCAS EVOCATIVAS: Elemento gráfico evocativo. En el presente caso, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. señaló que: “La SIC erró al centrar su análisis de las semejanzas gráficas en la postura y la posición de las manos del bebé dentro de los dos signos, al contrario se debe apreciar que en los dos signos se utiliza la figura de un bebé que lo evocan (independientemente de que fonéticamente o gramaticalmente no sean semejantes), y el nombre y características de los productos que se pretenden distinguir.

El conjunto de los elementos es lo que determina lo relevante de los signos”. En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué GACETA OFICIAL 25/02/2014 13 de 58 productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.9 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente, a través de la palabra o de un elemento gráfico evocativo, una imagen o una idea sobre el producto, mediante un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.10 Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

Al respecto se señala en el Proceso 126-IP-2012. Marca: “USA STAR” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2168, de 18 de marzo de 2013, ya mencionado, citando al Proceso 32-IP-2009, que: ”El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 9 10 Proceso 126-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº 2168, de 18 de marzo de 2013, marca “USA STAR” (mixto), citando al Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

Proceso 126-IP-2012, ya citado, citando al Proceso 26-IP-2012, Marca: “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 25/02/2014 14 de 58

6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el proceso interno, tanto la marca solicitada como la marca opositora amparan productos de la Clase 16, y la demandante alega que entre las marcas en conflicto existe conexión competitiva. El signo solicitado BAMBINO (mixto) pretende distinguir “pañales de papel desechables” de la Clase 16; mientras que las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta) distinguen “rollos de papel para la cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, papel higiénico, pañitos de mesa de papel, pañales desechables” de la misma Clase 16.

Por tal motivo el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva de productos pertenecientes a la misma Clase. El Juez Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan ambos signos, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 16, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista. Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso 187-IP2011, marca: “CANE 500 SC” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2085, de 24 de agosto de 2012,, citando al Proceso 35-IP-2011, Marca: KILOL publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En relación con lo anterior, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, GACETA OFICIAL 25/02/2014 15 de 58 comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 187-IP-2011, ya mencionado, citando al Proceso 114-IP-2003, Marca: “EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). El Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado BAMBINO (mixto) y los que distingue las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la GACETA OFICIAL 25/02/2014 16 de 58 existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca BAMBINO (mixta) de la Clase 16, es o no es similar a las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta) de la Clase 16 al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Tercero: Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada BAMBINO (mixta) y las marcas registradas PEQUEÑIN (denominativa y mixta).

CUARTO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

QUINTO: Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

SEXTO: El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas BAMBINO y PEQUEÑIN en la Clase 16. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

Tratándose de la solicitud de registro de marcas para GACETA OFICIAL 25/02/2014 amparar productos de la Clase 16, dichos parámetros complementarse haciendo un análisis mucho más detallista. 17 de 58 deben De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 149-IP-2013 Interpretación prejudicial, oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00091. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDID. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL 25/02/2014 18 de 58 VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: COLOMBINA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: MCNEIL PPC INC. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COLOMBINA S.A., solicitó el 27 de abril de 2009 el registro como marca del signo mixto SPLENDID, para amparar el siguiente producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: edulcorantes naturales. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 605 de 30 de junio de 2009, la sociedad MCNEIL-PPC, INC., se opuso con base en las siguientes solicitudes de registro marcario: SIGNO SPLENDA SPLENDA SPLENDA SPLENDA SPLENDA SPLENDA EXPEDIENTE CLASE 06 081140 08 118651 08 124263 08 084392 08 118658 08 119164 5 5 5 30 30 30 TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN DENOMINATIVA 16/08/2006 MIXTA 06/11/2008 MIXTA 06/11/2008 DENOMINATIVA 14/08/2008 MIXTA 06/11/2008 MIXTA 07/11/2008 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 63678 de 11 de diciembre de 2009, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado. 4. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. GACETA OFICIAL 25/02/2014 19 de 58 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 15815 de 23 de marzo de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 50655 de 27 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 7.

La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la sociedad COLOMBINA S.A. ha sido titular en Colombia de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993. Los productos amparados con la mencionada marca tienen conexión competitiva con los edulcorantes naturales de la mencionada clase.

Por lo tanto, la sociedad COLOMBINA S.A. goza de un mejor derecho. 2. Sostiene, que la marca SPLENDID erróneamente fue cancelada parcialmente por no uso, principalmente en relación con los siguientes productos: azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. Dicho error radica en la conexión competitiva entre dichos productos y los que subsistieron en el registro.

Por lo tanto, la negativa del registro de la marca SPLENDID para edulcorantes naturales es nula, ya que no se tiene en cuenta la mencionada conexión competitiva. 3. Argumenta, que con las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio se está impidiendo que COLOMBINA S.A. amplíe el ámbito de sus negocios para producir edulcorantes naturales.

Se debe tener en cuenta que son productos complementarios con los productos ya registrados con la marca SPLENDID. 4. Indica, que la Superintendencia de Industria y Comercio en otros asuntos declaró la confundibilidad entre los signos SPLENDID y SPLENDA. 5. Agrega, que los signos en conflicto son confundibles. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, es necesario analizar la conexión competitiva entre los productos que amparan.  Argumenta, que existe una estrecha relación entre los productos amparados con el signo solicitado y los amparados por los signos opositores.  Agrega, que SPLEND es una partícula débil para la clase

30. GACETA OFICIAL 25/02/2014 20 de 58 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad MCNEIL PPC INC., contestó la demanda con los siguientes argumentos: IV.  Argumenta, que por falta de uso los edulcorantes naturales fueron excluidos del registro de la marca SPLENDA. La demandante no puede sostener que “mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente…”.  Agrega, que no es procedente invitar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acoja una doctrina peruana.

Las decisiones de la oficina de un país miembro no tiene injerencia en las decisiones de otro.  Agrega, que la marca SPLENDA se encuentra registrada en diversos países como Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, México, entre otros.  Indica, que la marca SPLENDA es notoriamente conocida. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER La corte consultante no estableció cuáles son las normas a ser interpretadas; de todos modos, manifestó que “la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL 25/02/2014 a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; logotipos, (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

(…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. 21 de 58 GACETA OFICIAL 25/02/2014 Artículo 226 “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

(…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 22 de 58 GACETA OFICIAL 25/02/2014 23 de 58 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos y denominativos. D. Comparación entre signos mixtos. E. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil. F. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. G. La conexión competitiva. H. El signo solicitado para registro y anteriormente registrado para otros productos conexos.

I. Autonomía de la oficina de registro marcario al tomar sus decisiones. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto SPLENDID. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: GACETA OFICIAL 25/02/2014 24 de 58 “1.

Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. GACETA OFICIAL 25/02/2014 25 de 58 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:  La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.  La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 25/02/2014 26 de 58 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” La corte consultante tendrá que analizar en primer lugar si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto SPLENDID es confundible con las marcas denominativas y mixtas SPLENDA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este GACETA OFICIAL 25/02/2014 27 de 58 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados.

La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

GACETA OFICIAL 25/02/2014 28 de 58  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

GACETA OFICIAL 25/02/2014 29 de 58 Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto SPLENDID y el denominativo SPLENDA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 15 de marzo de 2013, en el marco del proceso 171-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 25/02/2014 30 de 58 elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’.

(Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”). La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

(…)”. En este orden de ideas, la corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDID y el denominativo SPLENDA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos SPLENDID y SPLENDA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas de comparación de los signos denominativos determinadas en el literal C de la presente providencia. En este orden de ideas, la corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDID y SPLENDA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. GACETA OFICIAL E. 25/02/2014 31 de 58 LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE LOS SIGNOS MARCARIOS.

LA MARCA DÉBIL. La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que la partícula SPLEND es débil para la clase 30. Como quiera que del contexto pudiera tratarse de una partícula de uso común, es pertinente referirse al análisis de confundibilidad cuando los signos en conflicto contienen una partícula de dicha naturaleza. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 38-Ip-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario5. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de 5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 25/02/2014 32 de 58 un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula SPLEND es de uso común para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. En el proceso interno se argumentó que la marca SPLENDA es notoriamente conocida. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2229, de 20 de agosto de 2013: “1.

Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.  La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. GACETA OFICIAL 2. 25/02/2014 33 de 58 Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la GACETA OFICIAL 25/02/2014 34 de 58 lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario6. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: 6  Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.  Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.  Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 25/02/2014 35 de 58 Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.7 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 8 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 7 8 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 25/02/2014 36 de 58 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro pretendió amparar el siguiente producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: edulcorantes naturales. Como algunos de los signos opositores amparan ciertos productos de la clases 5 y 30, resulta pertinente referirse a la figura de la conexión competitiva. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca SPLENDA, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad9 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 9 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 25/02/2014 37 de 58 En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de GACETA OFICIAL 25/02/2014 38 de 58 noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). H. El SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO PARA OTROS PRODUCTOS CONEXOS. La sociedad demandante sostiene que tiene un mejor derecho al registro, ya que ha sido titular de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993.

Afirma que los productos amparados por la marca SPLENDID (clase 30), tienen conexión competitiva con los edulcorantes naturales de la mencionada clase. Indica que la marca SPLENDID para la clase 30 fue erróneamente cancelada por no uso para los siguientes productos: azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. Agrega que los actos administrativos demandados son nulos; además, con estos se está impidiendo que la sociedad COLOMBINA S.A. amplíe el ámbito de sus negocios.

Por otro lado, la sociedad tercera interesada argumenta que por la falta de uso en relación con los edulcorantes naturales, se excluyeron dichos productos del registro de la marca SPLENDID. Por lo tanto, no se puede sostener que “mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente (…)”.

En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: 1. El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro marcario en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis marcario y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. 2. El simple hecho de que una marca registrada ampare productos que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros productos.

La oficina de registro marcario debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. 3. Como los actos administrativos están cobijados por un manto de legalidad, mientras no sea suspendida su vigencia o declarados nulos, seguirán desplegando sus efectos jurídicos.

En el ámbito marcario, en consecuencia, la oficina de registro debe realizar el análisis de registrabilidad teniendo en cuenta la presunción de validez de sus actos administrativos previos y pertinentes. En este sentido, si se llegare a declarar la nulidad de un acto administrativo que soporta una decisión en el ámbito marcario, se tendrían que activar los mecanismos idóneos para la revisión de validez del acto administrativo vinculado, de conformidad con la normativa interna del país miembro.

En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis marcario realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular. GACETA OFICIAL I. 25/02/2014 39 de 58 AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIONES.

La sociedad tercera interesado sostuvo que no es procedente invitar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acoja una doctrina peruana. En este marco se abordará el tema planteado. Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 10 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 25/02/2014 40 de 58 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”11 No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” 11 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 25/02/2014 41 de 58 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDID y el denominativo SPLENDA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDID y SPLENDA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula SPLEND es de uso común para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

SEXTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, GACETA OFICIAL 25/02/2014 42 de 58 dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca mixta SPLENDA, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro marcario en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis marcario y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que una marca registrada ampare productos que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros productos. La oficina de registro marcario debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad GACETA OFICIAL 25/02/2014 43 de 58 contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.

Como los actos administrativos están cobijados por un manto de legalidad, mientras no sea suspendida su vigencia o declarados nulos, seguirán desplegando sus efectos jurídicos. En el ámbito marcario, en consecuencia, la oficina de registro debe realizar el análisis de registrabilidad teniendo en cuenta la presunción de validez de sus actos administrativos previos y pertinentes.

En este sentido, si se llegare a declarar la nulidad de un acto administrativo que soporta una decisión en el ámbito marcario, se tendrían que activar los mecanismos idóneos para la revisión de validez del acto administrativo vinculado, de conformidad con la normativa interna del país miembro. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis marcario realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201100091, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/02/2014 44 de 58 PROCESO 199-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Marca: WKT MACHINERY (mixta). Expediente Interno Nº 2009-00539. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2013. 1.

LAS PARTES: Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Demandado: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”). Tercero Interesado: WINSTON ECHEVERRY DÍAZ. 2. Determinación de los hechos relevantes:        El 14 de julio de 2008, el señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ solicitó a la SIC el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta) para distinguir productos de la Clase 7 como “máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres)” de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 596, de 30 de septiembre de 2008, la demandante presentó oposición en base de su marca “AKT” (mixta) de la misma Clase 7. La SIC, a través de la Resolución Nº 4819, de 30 de enero de 2009, declaró fundada su oposición y denegó el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta), solicitada por el señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ.

El señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. La SIC, a través de la Resolución Nº 16355, de 31 de marzo de 2009, confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución Nº 19336, de 27 de abril de 2009, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa.

El 5 de febrero de 2010, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada resolución ante el Consejo de Estado. GACETA OFICIAL 25/02/2014 45 de 58 2. Fundamentos de la demanda: La demandante COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. manifestó lo siguiente:        La SIC desconoció los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 porque no tuvo en cuenta que la marca “WKT MACHINERY” (mixta) concedida, no es suficientemente distintiva.

Que la secuencia de letras similar que tienen las marcas en conflicto, en las cuales se destacan las letras “WKT” en la marca solicitada, frente a las letras “AKT”, que componen la marca oponente, puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor en relación con los productos que amparan las marcas enunciadas. Que, igualmente, se presenta confusión por asociación entre los signos enfrentados, si se tiene en cuenta que el consumidor puede considerar que los productos que éstos protegen tienen un origen empresarial común. Que la expresión “MACHINERY” contenida en la marca solicitada, no puede ser evaluada en el cotejo marcario, por cuanto se trata de una expresión de uso común con relación a los productos de la Clase 7, que significa “maquinaria”.

Por tal motivo, la SIC debió limitarse a examinar si la combinación de las letras “WKT” podía confundirse con la combinación “AKT”, de lo cual hubiera concluido que las marcas enfrentadas son confundibles desde el punto de vista gráfico y ortográfico. Que si bien la marca “WKT MACHINERY” (mixta) cumple con el requisito de representación gráfica y distintividad intrínseca, no sucede lo mismo con la distintividad extrínseca, que se entiende como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca.

Por otro lado, indica que el acto demandado viola el artículo 136, literal a) porque al otorgar el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta), la demandada se basó en un supuesto que no tiene lógica jurídica ni es aceptado por la jurisprudencia, por cuanto las letras que componen los signos enfrentados sí son confundibles. Finalmente, explica que los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle fuerza distintiva a la marca “WKT MACHINERY” (mixta), frente a la marca “AKT” (mixta) de la misma clase, debido a que los mismos no representan una idea diferente a las letras que los componen. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:    Con la expedición de la resolución acusada, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, por el contrario la resolución se fundamenta en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto.

La marca concedida WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7, en su conjunto y por su especial disposición nominativa y gráfica, sí es lo suficientemente distintiva para distinguir en el mercado los productos que ampara, y cuenta con elementos suficientes que la hacen diferente y diferenciable de la marca AKT (mixta) para el consumidor, quien al encontrarlos en el mercado, podrá con suficiente claridad, distinguirlos.

La marca WKT MACHINERY (mixta), en conjunto, se compone de dos expresiones y un elemento gráfico consistente en una figura geométrica, figura que se asemeja a un pentágono achatado horizontalmente, en el cual, se incluye GACETA OFICIAL  25/02/2014 46 de 58 la primera de las expresiones, es decir, la expresión WKT, en un tipo de letra especial inclinado hacia la izquierda y con un sombreado negro que da la apariencia de que las letras sobresalen del pentágono, debajo, en el conjunto marcario, observamos otra figura geométrica, un rectángulo horizontal con fondo negro, en el cual se incluye la otra expresión del conjunto, MACHINERY, escrita en una letra especial y con tono blanco.

Por su parte, la marca de la demandante es, en conjunto, la expresión AKT, en un tipo de letra especial, grande e inclinada hacia la derecha, con un fondo único grueso en color negro y una figura pequeña hacia su costado izquierdo superior con alita. De lo anterior se evidencia, que ambas marcas cuentan con elementos propios que las hacen diferentes y diferenciables para el consumidor.

La coincidencia de las letras KT no necesariamente implica que con ello se pueda inducir al público consumidor a error. El tercero interesado WINSTON ECHEVERRY DÍAZ contestó la demanda manifestando lo siguiente:    La marca WKT MACHINERY (mixta) no es confundible con la marca AKT (mixta), debido a que la distintividad es clara, pues los signos, palabras, emblemas, etiquetas, dibujos y los gráficos son totalmente diferentes, su pronunciación también es distinta pues la W no tiene ni parecido remoto a la A, así se evita la confusión alegada.

Además la fonética y la visualidad de las letras tampoco se confunden. La combinación de las últimas letras desaparece con la diferencia tan notoria y protuberante de la primera que produce un sonido, pronunciación y efecto visual totalmente diferente entre ambas marcas. La palabra MACHINERY también constituye un distintivo y signo que no tiene el opositor y por lo tanto no hay similitud gráfica.

CONSIDERANDO

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2013.

4. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada y se limitará la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b). En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL 25/02/2014 47 de 58 DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: c) las palabras o combinación de palabras; d) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la demandante COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 19336 que concedió el registro de la marca WKT MACHINERY (mixta) en la Clase 7, por considerar el riesgo de confusión con su marca registrada AKT (mixta) de la misma Clase 7.

Dentro del Proceso 142-IP-2013, de 28 de agosto de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. GACETA OFICIAL 25/02/2014 48 de 58 La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 03-IP-2010, marca: “EVERYVAN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1838, de 31 de mayo de 2010, citando al Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de 16 de mayo de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica”.

(Proceso 142-IP-2013, marca: INTER RAPIDÍSIMO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2257, de 26 de noviembre de 2013.) (…)”. GACETA OFICIAL 25/02/2014 49 de 58 En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, la demandante COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 19336 que concedió el registro de la marca WKT MACHINERY (mixta) en la Clase 7, por considerar el riesgo de confusión con su marca registrada AKT (mixta) de la misma Clase 7.

Dentro del Proceso 72-IP-2013, de 08 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 50 de 58 La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 51 de 58 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1648, de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 25/02/2014 52 de 58 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7” (Proceso 142-IP-2013, ya citado.) (…)”.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7 es o no es similar a la marca registrada AKT (mixta) de la misma Clase 7, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. Se abordará el tema de la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo solicitado WKT MACHINERY es mixto con parte denominativa compuesta y la marca opositora AKT es mixta. Dentro del Proceso 72-IP-2013, de 08 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. 7 Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 221, de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2194, de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 53 de 58 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 221, de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 8  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 54 de 58 Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP-2013). En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta WKT MACHINERY y la marca mixta AKT, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

4. SIGNOS CON PALABRAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. LA MARCA DÉBIL. En el presente proceso se arguye que la palabra “MACHINERY” del signo solicitado WKT MACHINERY (mixto) es un término de uso común, descriptivo y/o genérico dentro de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, en tal virtud deviene necesario referirse al tema de las palabras de uso común, las palabras descriptivas y las palabras genéricas en la conformación de los signos. Sobre el tema de los “Signos con palabras de uso común, descriptivas y genéricas.

La marca débil”, dentro del Proceso 26-IP-2012, de 18 de abril de 2012, este Tribunal ha reiterado lo siguiente: Palabras de uso común: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”9 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 9 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/02/2014 55 de 58 En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”10 Palabras descriptivas: El término descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de las palabras descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”11.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no 10 11 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL 25/02/2014 56 de 58 se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles”. (Proceso 26-IP-2012, marca: GREEN MINT SENSATIONS (denominativa), publicada en la Gaceta Oficial Nº 2069, de 5 de julio de 2012.)

5. SIGNOS CON PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Debido a que la marca en cuestión WKT MACHINERY (mixta) está integrada por una palabra en idioma extranjero (inglés), procederemos a abordar el siguiente tema. Dentro del Proceso 26-IP-2012, de 18 de abril de 2012, este Tribunal ha reiterado lo siguiente: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de GACETA OFICIAL 25/02/2014 57 de 58 distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto”.

(Proceso 61-IP-2013, marca: “FRUTIHELADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2215, de 08 de julio de 2013). (…)”. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7, es o no es similar a la marca registrada AKT (mixta) de la Clase 7, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Tercero: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada WKT MACHINERY (mixta con parte denominativa compuesta) y la marca registrada AKT (mixta). GACETA OFICIAL 25/02/2014 58 de 58 Cuarto: Los signos pueden estar conformados por palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que las palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas no son apropiables en exclusiva, el titular de la marca que las posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

Quinto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú