Año XXXI – Número 2347 Lima, 13 de junio de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 260-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: ISODIN (denominativa).

Actor: Sociedad MEDIFARMA S.A. Proceso interno Nº. 06523-2010-01801-JR-CA-10. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q Proceso 250-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02637-2011-0-1801-JRCA-17.

Actor: FADA PHARMA S.A. Marca: FADA (denominativa). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 247-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 137, 190, 191, 192, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Marca: “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo Expediente Interno N° 03923-2011-0-1801-JR-CA-13.

Proceso 246-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05296-2010-0-1801-JR-CA-17.

Actor: ALFREDO PARODI B Y G.S.A.C. Marca mixta CABALLERO CARMELO. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 13/06/2014 2 de 68 PROCESO 260-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: ISODIN (denominativa).

Actor: Sociedad MEDIFARMA S.A. Proceso interno Nº. 06523-2010-01801-JR-CA-10. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El 17 de diciembre de 2013, se recibió en este Tribunal vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 06523-2010-0-1801JR-CA-10.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad MEDIFARMA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad ISDIN S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 11 de diciembre de 2008, la sociedad MEDIFARMA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo ISODIN (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL 13/06/2014 3 de 68 2.

Presentó oposición la sociedad ISDIN S.A. sobre la base de sus marcas ISDIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5; e, ISADIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La sociedad MEDIFARMA S.A. limitó la cobertura de sus productos únicamente a productos farmacéuticos. 4.

Por Resolución Nº. 02408-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por ISDIN S.A. y denegó el registro del signo solicitado. 5. La sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1376-2010/TPI-INDECOPI de 18 de junio de 2010, confirmó la Resolución impugnada. 7.

Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 30 de octubre de 2012, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 8.

La sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número ocho de 11 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad MEDIFARMA S.A. presentó escrito de demanda en el que expone: 10. Que “ambas marcas se encuentran conformadas por prefijos distintos y claramente diferenciales (/ISO/ e /ISA/). Siendo, la especial conjunción del prefijo con la partícula DIN, la que otorga distintividad a la marca solicitada y determina que ésta no sea confundible con la denominación ISADIN”. 11.

Los términos que conforman los signos son frecuentemente utilizados dentro de las marcas farmacéuticas. 12. Los signos en conflicto “poseen secuencias vocálicas disímiles (…)”, por lo que desde el punto de vista gráfico son diferentes. 13. Que es titular de la marca ISODINE y que el signo solicitado ISODIN pretende distinguir un producto derivado de la marca ISODINE. 14.

“Resulta ilógico pensar que se puede presentar un riesgo de confusión entre los signos ISADIN e ISODIN, cuando existe registrada la marca ISODINE a favor de mi representada con anterioridad a la marca ISADIN, máxime si tenemos en cuenta que los términos ISODIN e ISODINE son pronunciados prácticamente igual. Sin duda es claro que la inclusión de la letra A en la marca ISADIN ha conllevado a crear un signo GACETA OFICIAL 13/06/2014 4 de 68 que puede ser altamente diferenciado, caso contrario la autoridad administrativa no hubiera permitido su registro pues debió considerar que el mismo podía resultar confundible con la marca previamente registrada ISODINE”. 15.

El signo solicitado cumple con el requisito de distintividad exigido por el artículo 134 de la Decisión 486. 16. Entre los signos en conflicto existen marcadas diferencias. C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando: 17. El signo solicitado ISODIN y la marca ISDIN distinguen productos de la Clase 5, por lo que son confundibles entre sí y son susceptibles de causar riesgo de confusión en el mercado. 18.

Por su parte, la marca ISADIN distingue productos de la Clase 3, por lo que existe vinculación entre los productos de la Clase 5 y los de la Clase 3. 19. Desde el punto de vista fonético “se advierte que presentan igual número de sílabas (3), igual secuencia de consonantes (S-D-N) y similar secuencia de vocales (I-O-I / I-AI), todo lo cual determina que los signos cuenten con una pronunciación y entonación semejante”.

D. Fundamentos jurídicos del tercero interesado. 20. En la Sentencia de Primera Instancia, se manifiesta que por Resolución de 2 de abril de 2011 se declaró en rebeldía a la sociedad ISDIN S.A. representada por CLARKE MODET & CO. PERÚ S.A.C. E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta: 21.

El hecho de que la demandante tenga inscrita la marca ISODINE, ello no descarta la posibilidad de confusión entre el signo solicitado ISODIN y la marca registrada ISADIN. F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. La sociedad MEDIFARMA S.A. en su escrito de apelación interpuesto contra la Resolución número doce, de 30 de octubre de 2012, manifiesta: 22.

Que “la omisión de pronunciamiento sobre el análisis de distintividad de una marca denominativa constituye una clara vulneración del principio de congruencia al emitirse una decisión incompleta que no realiza el análisis requerido por las partes” y de esta manera se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a obtener una resolución favorable. 23.

Que “no es posible que se le permita a un único titular que goce con exclusividad de los derechos derivados de la inscripción del fonema particular, esto toda vez que los términos que conforman las marcas son fonemas genéricos utilizados muy frecuentemente dentro de las marcas del rubro farmacológico por ende la partícula ‘DIN’ sería de uso común dentro del rubro mencionado”.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 5 de 68 24. Que “ambas marcas presentan letras distintas, lo que origina grados de percepción y una apreciación de conjunto diferente que, en ningún caso, pueden derivar en que ambos signos sean considerados similares, semejantes o que pudieran conllevar siquiera a un riesgo de confusión, ni directa ni indirecta”.

G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 25. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. H. Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 26. Cómo debe analizarse el riesgo de confusión entre dos signos denominativos que distinguen productos farmacéuticos de la misma clase y vinculados dentro del ámbito de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 27. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 29.

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ISODIN (denominativo) fue el 11 de diciembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán el artículo 134 literal a) de la misma Decisión; y, 30.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL 13/06/2014 6 de 68 a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. 31. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. 32. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Requisitos para el registro. 33. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). GACETA OFICIAL 13/06/2014 7 de 68 34. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. 35. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 36.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 37.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 38. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 39.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. 40. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 41.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. 42. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ISODIN (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. GACETA OFICIAL 13/06/2014 8 de 68 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. 43. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado ISODIN (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición ISDIN (denominativa) e ISADIN (denominativa) registradas a favor de la sociedad ISDIN S.A. 44.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 45.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 46. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 47.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 48.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 49.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios GACETA OFICIAL 13/06/2014 9 de 68 que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 50.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 51.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 52. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 53. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 54.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 55. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 56. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL 13/06/2014 10 de 68 57.

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 58. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 59. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. 60. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 61. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. GACETA OFICIAL 13/06/2014 11 de 68 3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. 62. Se abordará el tema en razón a que el signo solicitado ISODIN es denominativo y, los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición ISDIN e ISADIN son denominativos.

Signos denominativos. 63. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos. 64. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 65. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 66.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL 13/06/2014 12 de 68 4. Marcas farmacéuticas. 67. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 68.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 69.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 70.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 71. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 72. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 73. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, GACETA OFICIAL 13/06/2014 13 de 68 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa). 5.

Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 74. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que el demandante manifiesta que los términos que conforman los signos marcarios son frecuentemente utilizados dentro de las marcas farmacéuticas. De igual manera en el escrito de apelación se dice que los signos poseen una partícula genérica o de uso común como DIN.

Partículas genéricas en la conformación de marcas farmacéuticas. 75. El Tribunal, al referirse al signo genérico o al signo conformado por partículas genéricas, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras o partículas podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). 76. Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). 77. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los signos que estén conformados por palabras o partículas genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 78. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 79. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y GACETA OFICIAL 13/06/2014 14 de 68 en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 80. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 6.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 5 y de la Clase 3. 81. El Tribunal interpretará el tema en razón a que el signo solicitado pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 5, limitando su cobertura únicamente para productos farmacéuticos, mientras que una de las marcas sobre la base de la cual se presenta la oposición ISADIN (denominativo) distingue productos de la Clase 3, a saber: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 82.

Por lo tanto, además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen los signos en conflicto a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. 83. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y una actividad económica, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y la actividad económica que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y la actividad económica en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y la actividad económica; (v) Uso conjunto o complementario de productos y la actividad económica; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 1 1 En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, GACETA OFICIAL 13/06/2014 15 de 68 84. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 85. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 86.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos y la actividad económica son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 87.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos y la actividad económica, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). GACETA OFICIAL 13/06/2014 16 de 68 que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 88.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 89. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 90.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. 7. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos posiblemente confundibles con marcas que amparan productos en otras clases. 91. Se abordará el tema en virtud a que el signo solicitado ISODIN pretende distinguir productos de la Clase 5, específicamente productos farmacéuticos, mientras que uno de los signos sobre la base del cual se presenta la oposición ISADIN distingue productos de la Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 92.

Una vez establecidos los criterios de conexión competitiva, el estudio merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso como se tiene dicho en la presente interpretación prejudicial. 93. Sobre el registro de un signo en la Clase 5 posiblemente confundible con una marca registrada en la Clase 3, el Tribunal, con base a criterios ya sentados sostiene que el análisis de registrabilidad debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la Clase 3 o de Clases con las cuales se pueda dar riesgo de confusión o conexión competitiva, podría causar riesgo en la salud.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. GACETA OFICIAL 13/06/2014 17 de 68 94. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Si bien en principio los productos de la clase 3 y los de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica”.

(Proceso 119-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2097 de 26 de septiembre de 2012, marca: FIGURATIVA DE UN RINOCERONTE). 95. En este aspecto, el solo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos comprendidos en la Clase 5 con productos comprendidos en la Clase 3. 8.

Caso concreto. 96. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo debe analizarse el riesgo de confusión entre dos signos denominativos que distinguen productos farmacéuticos de la misma clase y vinculados dentro del ámbito de la Decisión 486. 97. En el caso concreto y de los documentos que obran en el expediente, el Tribunal observa que los productos que distinguen el signos solicitado ISODIN (denominativo) y uno de los signos sobre la base del cual se presenta la oposición ISDIN (denominativo), pertenecen a la misma Clase 5 y distinguen productos farmacéuticos, por lo que no sería necesario analizar la conexión competitiva de productos. 98.

Por otra parte, habrá de hacerse la comparación entre el signo solicitado ISODIN (denominativo) que distingue productos de la Clase 5 y la marca ISADIN (denominativa) que distingue productos de la Clase 3, dicha comparación deberá realizarse de acuerdo a los parámetros descritos en la presente interpretación prejudicial, específicamente en el tema de la conexión competitiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ISODIN (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente GACETA OFICIAL 13/06/2014 18 de 68 solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos ISODIN (denominativo) e ISDIN (denominativo) e ISADIN (denominativo) con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula DIN es genérica o de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos de diferente Clase. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la Clase 5 y la Clase 3, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos comprendidos en la Clase 3, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 5 con productos comprendidos en la Clase

3. GACETA OFICIAL 13/06/2014 19 de 68 La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 065232010-0-1801-JR-CA-10, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 250-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02637-2011-0-1801-JR-CA-17.

Actor: FADA PHARMA S.A. Marca: FADA (denominativa). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 2637-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 28 de noviembre de 2013, y recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02637-2011-0-1801-JR-CA-17.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 20 de 68 Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: FADA PHARMA S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercera Interesada: HADA S.A. III.

DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad FADA PHARMA S.A., solicitó el 31 de agosto de 2009 el registro como marca del signo denominativo FADA, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 27 de noviembre de 2009 la sociedad HADA S.A. formuló oposición con base en el siguiente signo distintivo:  Marca denominativa HADA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 39688, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 09 de abril de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 0894-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4.

El 30 de abril de 2010, la sociedad HADA S.A. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 04 de febrero de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0260-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 0894-2010/CSD-INDECOPI y denegando el registro solicitado.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 21 de 68 6. La sociedad FADA PHARMA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 7. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 11 de 14 de mayo de 2012, declaró infundada la demanda. 8.

El 11 de junio de 2012, la sociedad FADA PHARMA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. B. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonéticos y gráficos. 11. Indica, que no habría riesgo de confusión directa ni indirecta. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte del INDECOPI 12.

El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: 13. Indica, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto fonético y conceptual. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión. 14. Sostiene, que HADA y FADA tienen en mismo significado. 15. Expresa, que como se trata de marcas farmacéuticas se debe evitar cualquier clase de confusión. b. Por parte de la Tercera Interesada 16.

La sociedad HADA S.A. fue declarada Rebelde mediante la Resolución No. 06 de 4 de enero de 2012. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 17. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 11 de 14 de mayo de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente: “Al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es parecido, ya que las vocales que la componen son iguales, así: “HADA” y “FADA”, y sólo se diferencian en la primera consonante “H” y “F”, por tanto, son fonéticamente coincidentes.

(…) GACETA OFICIAL 13/06/2014 22 de 68 …si bien el signo que se solicita para su inscripción, cuenta con significado determinado, sin embargo, el mismo no es conocido por el público consumidor medio del sector, resultando desconocida para la gran mayoría de las personas, al no ser un término que se utiliza normalmente en el lenguaje cotidiano, en razón de ello, no evocan una idea o un concepto.

(…) Además, teniendo en cuenta que dentro de los productos se encuentran considerados los productos farmacéuticos, y en ello es necesario precisar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando que el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno (…)”.

E. RECURSO DE APELACIÓN. 18. La sociedad FADA PHARMA S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse la identidad conceptual no evidente para los consumidores, de signos que sean idénticos o semejantes, dentro del ámbito de la Decisión 486”. 20.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) GACETA OFICIAL 13/06/2014 23 de 68 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

La similitud ideológica. C. Comparación entre signos denominativos. D. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 21. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo FADA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 22.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, GACETA OFICIAL 13/06/2014 24 de 68 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 23.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 24. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 25. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 26.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 28. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: GACETA OFICIAL 13/06/2014 25 de 68 “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN 1 ESCUDO”). 29. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente (literal g) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 30.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 31. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 32.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 33. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:  La distintividad. 34. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.  1 La susceptibilidad de representación gráfica. Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 13/06/2014 26 de 68 35. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 36. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca”. 37.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 38.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 39. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

GACETA OFICIAL 13/06/2014 27 de 68 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 40.

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 41. En el proceso interno se argumentó que los signos denominativos FADA Y HADA son confundibles. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 42.

El INDECOPI sostuvo que las palabras HADA y FADA significado. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: tienen el mismo 43. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la identidad conceptual no evidente para los consumidores, de signos que sean idénticos o semejantes, dentro del ámbito de la Decisión 486? 44. Para resolver lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y/o de asociación. 45. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 46.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 28 de 68 47. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 48. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 49.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 50. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 51.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 52. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 13/06/2014 29 de 68 difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 53.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 54. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 55.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 56. Para dar una contestación concreta a la pregunta del juez consultante, el tribunal considera lo siguiente: 57. Los signos en conflicto tienen el mismo significado, es decir, son sinónimos: HADA: “Ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro”.

FADA: “Hada, maga, hechicera.” 58. En este contexto, el análisis de registrabilidad que debe realizar el juez consultante si bien debe tomar en cuenta la mencionada sinonimia al establecer la respectiva similitud ideológica, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse con un ejercicio complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados, de conformidad con el literal D de la presente providencia. GACETA OFICIAL C. 13/06/2014 30 de 68 COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 59. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos FADA y HADA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 60. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 141IP-2012: 61. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 62.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 63.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos FADA y HADA. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 64. El INDECOPI sostuvo que como se trata de marcas farmacéuticas se debe evitar cualquier clase de confusión. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 65.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, de la misma magistrada ponente, y expedida en el marco del proceso 04-IP-2011: 66. “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 31 de 68 67. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002). 68.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos GACETA OFICIAL 13/06/2014 32 de 68 farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Los signos en conflicto tienen el mismo significado, es decir, son sinónimos: HADA: “Ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro”.

FADA: “Hada, maga, hechicera.” En este contexto, el análisis de registrabilidad que debe realizar el juez consultante si bien debe tomar en cuenta la mencionada sinonimia al establecer la respectiva similitud ideológica, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse con un ejercicio complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados, de conformidad con el literal D de la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos FADA y HADA, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo FADA (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. GACETA OFICIAL 13/06/2014 33 de 68 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 02637-2011-0-1801-JR-CA-17, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 247-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 137, 190, 191, 192, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Marca: “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo Expediente Interno N° 03923-2011-0-1801-JRCA-13.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 10 de octubre de 2013, recibida por este Tribunal vía correo electrónico el 27 de noviembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.

GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: Demandada: Tercero Interesado: 1.2. 13/06/2014 34 de 68 CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C. Actos demandados CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - 1.3.

Resolución No. 0806-2011/TPI-INDECOPI 006455-2010-DSD-INDECOPI de 26 de abril de 2011, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocar la Resolución No. 2456-2009/CSDINDECOPI de 4 de septiembre de 2009, y en consecuencia declarar fundada la acción de nulidad propuesta por INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C (antes Donancino Garriazo Chalco) contra el registro de la marca de productos SANTA CRUZ CERVEZ PUNO – PERÚ y logotipo.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 29 de enero de 2007, el señor Donanciano Garriazo Chalco, solicita la nulidad del registro de la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ y logotipo, que distingue productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado No. 117293 a favor de la Corporación Industrial Santa Cruz S.A., manifestando ser titular de la marca y nombre comercial SANTA CRUZ que protege productos comprendidos en la clase internacional No. 30 y realiza actividades que comprenden a los productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor. - El 19 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la nulidad por el plazo de dos meses al demandado para que presente su contestación. - El 7 de marzo de 2007, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. contestó el recurso manifestando que los productos que distinguen las marcas en conflicto no guardan vinculación alguna y que el signo registrado a su favor, luego del respectivo procedimiento administrativo, cumplió con todas las formalidades que requiere la Ley para poder ser concedido.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 35 de 68 - El 16 de marzo de 2007, Donanciano Garriazo Chalco señala que la marca cuya nulidad se pretende carece de distintividad y fue obtenida de mala fe y además incorpora como prueba el certificado No. 125169, correspondiente al registro de la marca SANTA CRUZ Y LOGOTIPO, para productos de la clase internacional No. 29, conferida a su nombre. - El 6 de junio de 2007, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ señaló que dentro de un recurso de nulidad de marca, el tema de la “competencia desleal” no es materia controvertida y se aparta del fondo del asunto. - El 23 de julio de 2009, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. señaló que ha adquirido los derechos sobre la marca SANTA CRUZ de propiedad del señor Donanciano Garriazgo Chalco por lo que se le debe nombrar como sucesor procesal en el procedimiento. - El 7 de agosto de 2009 la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que se considerará como accionante a INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. - Con fecha 4 de septiembre de 2009, mediante Resolución No. 2456-2009/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta, pues consideró que el registro de la marca SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ y logotipo no se encuentra incursa en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486. - El 18 de septiembre de 2009, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A. interpone recurso de Reconsideración contra la antes referida Resolución, manifestando que su marca y nombre comercial se encuentran en uso efectivo y público incluso con anterioridad al registro cuya nulidad se pretende, por lo que dicho signo es reconocido por los consumidores.

El 12 de octubre de 2009, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. contestó el antes citado recurso y señaló que el mismo fue interpuesto contra una Resolución inexistente por lo que el mismo debía ser considerado improcedente, adicionalmente señaló que ninguno de los argumentos de la accionante desvirtúan lo resuelto por la Primera Instancia. - - El 10 de mayo de 2010, mediante Resolución No. 1095-2010/CSD-INDECOPI declaró infundado el Recurso de Reconsideración y manifestó que la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO – PERÚ y logotipo no se otorgó contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486. - Con fecha 28 de mayo de 2010, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. interpuso Recurso de Apelación defendiendo su derecho de exclusiva sobre los signos SANTA CRUZ o TUXA SANTA CRUZ y adicionalmente solicita que la Comisión de Competencia Desleal del INDECOPI emita un informe técnico para que confirme la configuración de los actos de competencia desleal. - Con fecha 19 de julio de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual informó que, dado que la acción de nulidad se sustenta en actos de competencia desleal respecto de los cuales la Sala tiene competencia, determinan no ha lugar la solicitud de informe técnico requerido por INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. GACETA OFICIAL 13/06/2014 36 de 68 - El 6 de septiembre de 2010, CORPORACION INDUSTRIAS SANTA CRUZ S.A. contestó el Recurso de Apelación negando los fundamentos de hecho y de derecho de la acción. - El 4 de octubre de 2010, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. insiste en la mala fe en el registro, toda vez que los productos tienen los mismos canales de distribución y de mercadeo y en consecuencia susceptibles de generar confusión indirecta en el consumidor. - Con todos los fundamentos de hecho y de derecho de las partes, el 13 de abril de 2011, mediante Resolución No. 0806-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual consideró que el registro de la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ y logotipo fue concedida contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486, por lo que se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. - El 22 de julio de 2011 CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. presenta demanda contencioso-administrativa, contra las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, solicitando la nulidad de las mismas y el 20 de noviembre de 2012, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda de nulidad interpuesta.

CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. presenta Apelación de la Sentencia anterior y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva. - - El 10 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 5 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los incisos a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. - El 13 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 279-2011-0/8vaSECACSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida. b) Fundamentos de la Demanda CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Respecto a la confundibilidad, se debe tener presente, que la semejanza entre los signos enfrentados, lo cual no se configura, ambos signos son mixtos, además el signo SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ de la clase 32 es relevante para distinguir cervezas, y de ninguna manera en la evocación del consumidor provocaría confusión con SANTA CRUZ de la clase 29 de la Nomenclatura oficial, además ambos signos pertenecen a diferentes fines, sin poder mezclarse por cuanto pertenecen a diferente clasificación, uno dedicado a la cerveza y el otro a hamburguesas” - “La utilización en particular por parte de una empresa no debe ser obstáculo para que otra intente usar una palabra, amenos (sic) que esta empresa cuente con GACETA OFICIAL 13/06/2014 37 de 68 algún privilegio que le permita ese derecho frente a otras empresas o personas en el mercado” c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - - - - “La autoridad administrativa para determinar la registrabilidad de un signo, analiza si el mismo goza de la suficiente distintividad que lo haga no sólo diferenciable gráfica o fonéticamente respecto de otros signos, sino que no vaya a inducir al consumidor a creer que se trata de una variación de otras marcas registradas o que lo lleve a pensar que los productos o servicios que distinguen tienen el mismo origen empresarial, o tal vez que existe cierta vinculación comercial entre las respectivas empresas titulares de las mismas” “El nombre comercial y la marca de producto son elementos de la Propiedad Industrial de diferente naturaleza, siendo que además tienen diferentes objetos de protección. (…) El nombre comercial, al distinguir actividades económicas, puede estar referido a la comercialización de productos, fueran estos elaborados por el mismo titular del nombre comercial (en cuyo caso eventualmente podrían estar distinguidos con una marca que coincida con el nombre comercial), o elaborados por terceros (es decir, un solo comerciante podría comercializar productos de marcas diferentes de manera simultánea).

En tal sentido, es posible que una actividad económica esté vinculada con determinado producto o servicio en tanto serán susceptibles de llegar al mismo consumidor en la misma oportunidad y de manera conjunta o complementaria”. “En el presente caso, se advirtió que la accionante utilizaba el nombre comercial EMBUTIDOS TUXA STA - CRUZ para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de hamburguesas, chorizos, jamón del país, chicharrón de prensa y papitas fritas.

Asimismo (…) se advirtió que algunos de los productos, comercializados a través del nombre comercial en cuestión están identificados con las marcas SANTA CRUZ o TUXA, lo que demuestra, en este caso, una coincidencia entre el nombre comercial utilizado y las marcas que identifican los productos que se venden a través de dicho nombre comercial”.

El Tribunal consideró que entre las bebidas o zumos de frutas que distingue la marca cuya nulidad se pretende y la actividad de comercializar jamón del país a través del nombre comercial de la accionante existía conexión competitiva, toda vez que se trata de una actividad comercial referida a un producto que usualmente es ingerido con las bebidas o zumos de frutas en los mismos momentos u ocasiones”.

“Es usual que tanto las bebidas o zumos de frutas como el jamón sean comercializados en los mismos establecimientos (…) incluso, son susceptibles de ser comercializados uno al lado del otro”. “Atendiendo a que la marca cuya nulidad se pretende constituye un signo mixto (…) se advierte que resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el gráfico”.

“En las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto (…) En el caso de la marca registrada cuya nulidad se pretende se advierte que lo más relevante es la denominación SANTA CRUZ, por cuanto el término CERVEZA resulta genérico y la expresión PUNO – PERÚ es descriptiva”.

GACETA OFICIAL - - - - - 13/06/2014 38 de 68 “En el caso del nombre comercial utilizado por la accionante, se advierte que el elemento relevante es la expresión TUXA – STA. CRUZ, por cuanto la denominación EMBUTIDOS es descriptiva”. Aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que existen diferencias entre los signos, el hecho de que compartan la denominación SANTA CRUZ / STA.

CRUZ – que no se encuentra presente en ningún otro signo registrado a favor de terceros en las clases 29 y 32 de la Nomenclatura Oficial y es arbitraria con relación a los productos de dicha clase – y dado que existe vinculación competitiva entre algunos de los productos (…) podría inducir al consumidor a creer que la marca registrada constituye una variación del nombre comercial del accionante o una nueva línea de los productos que se comercializan con ese nombre o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las partes intervinientes”.

“En relación al riesgo de confusión respecto de la marca registrada cuya nulidad se pretendía (…) y la marca registrada SANTA CRUZ (…) cabe precisar que dada la particularidad de los productos en cuestión, los cuales podrían estar elaborados a base de frutos naturales, resulta razonable que los consumidores que recurran a un establecimiento comercial en busca de un helado de alguna fruta puedan encontrar en dicho establecimiento también zumo de la misma fruta, encontrándonos en este supuesto ante productos sustituidos destinados a aplacar la sed (…) puede (el consumidor en consecuencia) atribuirle a dichos productos el mismo origen empresarial, razón por la cual (…) consideró que existía vinculación competitiva”.

“Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante de la marca registrada a favor de la emplazada (SANTA CRUZ y logotipo) y la marca registrada anteriormente SANTA CRUZ, se advierte, desde el punto de vista fonético, que las denominaciones que conforman ambas marcas son idéntica, por lo que generan el mismo impacto sonoro”. “En atención a lo anterior, no era posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”.

Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C., como tercero beneficiario del acto, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - - “De acuerdo a la resolución del Tribunal del Indecopi, y que es materia sublitis, no sólo está siendo tomado en cuenta solamente nuestro certificado de la clase 29 sino el certificado que corresponde a los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, señalando entre otros puntos que existe vinculación económica competitiva entre las clases 29 y 32 sino también entre la 30 y 32 y que prevalece la de mayor antigüedad en el registro nacional, criterio que es completamente compatible con la actual doctrina del derecho de marcas”.

“La Resolución del Indecopi, manifiesta expresamente, que el derecho sobre nuestro nombre comercial SANTA CRUZ nació con anterioridad a la solicitud de registro de la marca de productos SANTA CRUZ”. “Los signos distintivos sufren un debilitamiento de marca frente a los consumidores o potenciales consumidores, por lo que la coexistencia conllevaría a una competencia desleal por una actitud obstruccionista de parte de la contraria”.

“Las marcas y los nombres comerciales de nuestra empresa se encuentran en pleno uso y apreciable reconocimiento por parte de los consumidores nacionales y extranjeros, ocupando un lugar de preferencia en el sector de alimentos y bebidas, teniendo los mismos canales de distribución y comercialización que se utiliza para las bebidas”. “Las marcas registradas (sic) por Corporación Industrial Santa Cruz S.A. evidentemente genera confusión en los consumidores ya que al ser distribuidos y GACETA OFICIAL - - - d) 13/06/2014 39 de 68 comercializados por ellos el origen empresarial se vería afectado, en consecuencia, se trataría de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, constituyéndose así en un acto grave de competencia (…)”.

“La resolución concluye acertadamente que para que una marca registrada llega a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro”. La marca objeto del presente litigio “no goza de la distintividad extrínseca requerida por la ley y como tal, será incapaz de cumplir con la finalidad que la ley reserva a las marcas, distinguir el origen empresarial de los productos protegidos.

Es en este sentido, que no podrá constituir marca el signo que se pretende, ya que lejos de indicar el origen empresarial motivará confusión respecto de aquel”. “La acción de nulidad planteada comprende un signo que afecta negativamente el interés general de los consumidores al aceptar que se presenten en el mercado actos de confusión; explotación de la reputación ajena e imitación sistemática, que en su conjunto inducirán al consumidor a error al momento de elegir el producto de su preferencia (ya sea por confundir un producto con otro o por asociar indebidamente a ambas empresas) e influirán negativamente en su decisión de compra”.

Fundamentos del Recurso de Apelación CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., dentro de los argumentos principales del Recurso de Apelación presenta: - - e) “La sentencia cuestionada (…) –no cumple con el requisito de motivación– por ser incoherente y falto de lógica; asimismo existe actos discriminatorios y de igualdad ante la ley”. “No es verdad ni es cierto que al consumir un embutido o un producto de Embutidos Santa Cruz sea necesario consumir a la vez una cerveza Santa Cruz, estamos frente a la falta de lógica jurídica, incoherencia”.

“No existe vinculación competitiva” entre los productos de las marcas en conflicto. Fundamentos de la Contestación al Recurso de Apelación No existe en el expediente constancia de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI o INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A. hubiese sido notificado con el Recurso de Apelación, ni existe constancia de sus escritos de contestación.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de enero de 2014. GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS 13/06/2014 JURÍDICO COMUNITARIO A 40 de 68 SER La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los incisos a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio se interpretarán los siguientes artículos: 137, 190, 191, 192, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambos coexistir. GACETA OFICIAL 13/06/2014 41 de 68 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.

DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticos honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; 3.1. - Los nombre comerciales y su protección; - Impedimento para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza con una marca y un nombre comercial; - La Solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación; - Comparación entre signos denominativos y mixtos; - Signos integrados por expresiones genéricas; - Conexión competitiva entre las clases 29, 30 y 32; - Comparación entre signos mixtos. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, se está discutiendo la legitimidad del registro del signo “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo de propiedad CORPORACION INDUSTRIAL GACETA OFICIAL 13/06/2014 42 de 68 SANTA CRUZ S.A., para proteger productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia en primer lugar al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Bajo esta definición, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios.

La razón de la existencia de una marca es que el consumidor la identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o de la calidad del producto o del servicio que se escoge. Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.

Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. GACETA OFICIAL 3.2. 13/06/2014 43 de 68 LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN. Tomando en cuenta que INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. (predecesora del señor Donanciano Garriazo Chalco) dentro del proceso afirmó que el nombre comercial SANTA CRUZ nació con anterioridad a la solicitud de registro de CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., se estima necesario hacer referencia a los nombres comerciales y su protección. La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión, protege al nombre comercial.

De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”. En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.1 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial se enmarca dentro del sistema declarativo, es decir, el derecho nace con el uso.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.2 Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no 1 2 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/06/2014 44 de 68 existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación3.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.4

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA CON UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL. Tomando en cuenta que la sociedad CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. registró el signo “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que la base para la solicitud de nulidad fue la existencia previa de la marca “SANTA CRUZ” a favor de INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. (anteriormente de propiedad del señor Donanciano Garriazo Chalco), que protege productos comprendidos en la clase internacional No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que adicionalmente realiza actividades comerciales que comprenden a los productos de las clases 29 y 30 del Nomenclator; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial previamente registrado. 3 4 PROCESO 97-IP-2009.

Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/06/2014 45 de 68 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a) o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere en el mercado confusión con la marca previamente solicitada o que se encuentre registrada por un tercero e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado y el consiguiente perjuicio económico que lo anterior pueda acarrear.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/06/2014 46 de 68 tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, el juez consultante deberá tener en cuenta al momento de determinar la registrabilidad o no del signo solicitado, la identidad o semejanza respecto de un signo solicitado o registrado previamente por un tercero en base a los criterios antes expuestos con el fin de determinar si existe o no similitud, en cualquiera de los campos.

3.4. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo manifestado en una reciente sentencia, dentro del Proceso 54-IP-2013, que señala: “2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción GACETA OFICIAL 13/06/2014 47 de 68 se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones."6 “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"7.

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer la protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemplo)”8. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial entre los cuales vamos analizar el del literal a): • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: • No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos 6 7 8 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45. NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316. GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, pág.

47. GACETA OFICIAL 13/06/2014 48 de 68 deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico.9 Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurra en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). La competencia desleal por confusión con una marca registrada. El artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, 9 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.

Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. GACETA OFICIAL 13/06/2014 49 de 68 trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal”. Por lo tanto, la corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ se presentó para generar confusión con la marca mixta SANTA CRUZ, con el objetivo de perjudicar a la sociedad INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUS S.A.C. (predecesora del señor Donanciano Garriazo Chalco).

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que a través del registro se induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.10 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.11 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o 10 11 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/06/2014 50 de 68 servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.12 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.13 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.14

3.6. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de la parte denominativa de un signo, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 12 13 14 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 51 de 68 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, GACETA OFICIAL 13/06/2014 52 de 68 no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.7. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. La doctrina ha reconocido varias clases de signos en atención a la estructura del signo, entre ellos encontramos a los DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS. En este contexto, tomando en cuenta que los signos SANTA CRUZ CERVEZA PUNOPERÚ y SANTA CRUZ son signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas15, logotipos 16, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 15 16 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (DRAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 13/06/2014 53 de 68 N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:     3.8. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

SIGNOS INTEGRADOS GENÉRICAS. POR EXPRESIONES DESCRIPTIVAS Y/ O En el presente caso se afirma que el término CERVEZA resulta genérico y la expresión PUNO-PERÚ es descriptiva. En tal virtud, el Tribunal considera que es pertinente abordar el tema de los signos descriptivos y genéricos. Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, jurisprudencia reciente en donde desarrolló entre otros, el presente tema.

El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 54 de 68 El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”17.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Signos genéricos. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 por su parte señala: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”;

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. 17 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 55 de 68 Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. Corresponderá al juez consultante determinar si la palabra “CERVEZA”, es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y si por su parte las palabras “PUNOPERÚ” constituyen signos descriptivos para el mismo tipo de productos.

3.9. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29, 30 Y 32 Un tema fundamental al momento de determinar la identidad o semejanza de los signos es determinar cuáles son los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo que pretende ser anulado distingue productos comprendidos en la Clase 3218; mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la nulidad distinguen productos de la clase 3019 y se ofrece servicios para proteger productos de las clases 2920 y 30; por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores 18 19 20 Cerveza, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.

Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies, hielo. Carne, pescados, aves y pesca, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 56 de 68 juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad.

En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados SANTA CERVEZA CRUZ PUNO-PERÚ y logotipo y SANTA CRUZ, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO. Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

TERCERO. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literales a) y b), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL 13/06/2014 57 de 68 Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

CUARTO. La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ se presentó para generar confusión con la marca mixta SANTA CRUZ, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A. (predecesora del señor Donanciano Garriazo Chalco).

Además, para el caso particular es muy importante que el juez consultante revise si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

QUINTO. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

SEXTO. Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 32 y de las Clases 29 y 30, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEPTIMO. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “CERVEZA”, es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y si por su parte las palabras “PUNO-PERÚ” constituyen signos descriptivos para el mismo tipo de productos.

OCTAVO. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 03923-2011-0-1801-JR-CA-13, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 13/06/2014 58 de 68 Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 246-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05296-2010-0-1801-JRCA-17.

Actor: ALFREDO PARODI B Y G.S.A.C. Marca mixta CABALLERO CARMELO. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio No.5296-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, recibido por este Tribunal el día 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 05296-2010-0-1801-JR-CA-17.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014. Que, con auto de 14 de marzo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

GACETA OFICIAL I. 13/06/2014 59 de 68 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. II. PARTES. Demandante: ALFREDO PARODI B Y G S.A.C. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: GREGORIO ACHAYA LEVA.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La marca mixta CABALLERO CARMELO fue registrada en Perú a favor de la sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., bajo el Certificado No. 12966, para amparar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 8 de noviembre de 2007, el señor GREGORIO ACHAYA LEVA solicitó la cancelación por falta de uso de la marca mencionada anteriormente. 3. El 19 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 1528-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la acción de cancelación y ordenó cancelar el registro de la marca mixta CABALLERO CARMELO. 4.

El 15 de julio de 2009, la sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 3 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0961-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1528-2009/CSD-INDECOPI. 6.

La sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución. 7. El Décimo Sétimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo Permanente, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 11 de julio de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las resoluciones impugnadas. 8.

El 7 de agosto de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. GACETA OFICIAL 9. B. 13/06/2014 60 de 68 La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que la marca cuestionada viene siendo utilizada de manera regular y permanente en el Perú. Lo anterior tiene sustento en: a. La presencia casi exclusiva de los productos que distingue la marca mixta CABALLERO CARMELO en los supermercados E. WONG S.A. y de HIPERMERCADOS METRO S.A.: DESTILADO DE UVA y del PISCO ACHOLADO. b. Las facturas en relación con las empresas E. WONG S.A. e HIPERMERCADOS METRO S.A., lo que demuestra la comercialización del producto. c. La carta de la empresa SANDUGRAF’S E.I.R.L., encargada de elaborar las etiquetas de la marca por más de doce (12) años. 11.

Indica, que sólo tiene registrada la marca que se pretende cancelar. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte del INDECOPI. 12. El INDECOPI contestó la demanda con base en el siguiente argumento: 13. Indica, que no hay evidencia del uso integro de la marca mixta CABALLERO CARMELO. Sólo hay evidencia del uso de la denominación CABALLERO CARMELO.

Por lo tanto, no se prueba el uso de la marca tal y como fue registrada. 14. Agrega, que el uso de un signo denominativo no implica el uso de un signo mixto. No se acredita que los productos comercializados se hayan distinguido con la marca mixta registrada. 15. Expresa, que las facturas por sí mismas no dan la certeza del uso de la marca.

Se necesitaban otras pruebas adicionales como afiches publicitarios o fotos, ya que en este caso se pretende probar la marca adherida al producto. b. Por parte del tercero interesado. 16. Mediante Resolución No. 6 de 16 de mayo de 2012, se declaró rebelde al señor GREGORIO ACHAYA LEVA. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 17. El Décimo Sétimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 11 de julio de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que el titular del registro de la marca mixta GACETA OFICIAL 13/06/2014 61 de 68 CABALLERO CARMELO, acreditó el uso íntegro de la misma durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la interposición de la Acción de Cancelación. Sustentó su decisión en las facturas comerciales y en la carta de la empresa SANDUGRAF’S E.I.R.L. E. RECURSO DE APELACIÓN. 18.

El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURIDICO COMUNITARIO A SER 20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de persona interesada”. 21.

Se hará la interpretación solicitada. 22. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos GACETA OFICIAL 13/06/2014 62 de 68 respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…)”. VI. CONSIDERACIONES. CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. 23. La demandante manifestó que la marca cuestionada viene siendo utilizada de manera regular y permanente en el Perú. El INDECOPI sostuvo que el uso de un signo denominativo no implica el uso de un signo mixto y, por lo tanto, no se acreditó que los productos comercializados se hayan distinguido con la marca mixta registrada. 24.

El juez consultante realizó la siguiente pregunta: 25. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de persona interesada? 26. De conformidad lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. GACETA OFICIAL 13/06/2014 63 de 68 27.

Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, de la misma magistrada ponente, y expedida en el proceso 79-IP-2012: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. 28. Los artículos 165 a 170, salvo el 16921 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. 29. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 30.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Oportunidad para adelantar el trámite. 31. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. 32. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 33.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. 34. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 35.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 21 El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. GACETA OFICIAL 13/06/2014 64 de 68 “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005). 36.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 37.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:  La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.  La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 38. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL 13/06/2014 65 de 68 “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 39. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 40.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

(…)”. 41. Como quiera que en el proceso interno se solicita la cancelación por no uso de una marca mixta, y que según el INDECOPI no se puede aceptar la prueba del uso mediante una marca denominativa, el juez consultante deberá tener en cuenta lo siguiente:  Si el signo mixto CABALLERO CARMELO en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 291617.

En relación con una marca mixta, los elementos esenciales se obtienen determinando qué tiene mayor relevancia en el conjunto marcario: la parte gráfica o la denominativa, de conformidad con la percepción del público consumidor. Esto implicaría a que el juez consultante se pusiera en la posición del consumidor para establecer a ciencia cierta en qué recae la distintividad del signo analizado.

Una marca que tiene una mayor fuerza y relevancia en su parte denominativa, estaría en uso si no se afecta dicho aspecto esencial; esto implica, en este caso, que la variación o sustracción del gráfico podría no ser sustancial y relevante al GACETA OFICIAL 13/06/2014 66 de 68 momento de analizar el uso real del signo. Lo anterior es algo que el juez consultante únicamente obtiene de hacer un análisis certero de la relación consumidor – usuario en el mercado. 2.

Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 42.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 43. Para el desarrollo de los siguientes puntos, también se reitera lo establecido en el citada Interpretación dentro del proceso 79-IP-2012: “Carga de la prueba.

La prueba del uso. 44. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 45.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 46.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca. 47.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:  Fuerza mayor.  Caso fortuito.  Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

GACETA OFICIAL 13/06/2014 67 de 68 Procedimiento. 48. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:  Presentación de la solicitud.  Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.  Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.  Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 49.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.  Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.  Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. GACETA OFICIAL 13/06/2014 68 de 68 Como quiera que en el proceso interno se solicita la cancelación por no uso de una marca mixta, y que según el INDECOPI no se puede aceptar la prueba del uso mediante una marca denominativa, el juez consultante deberá tener en cuenta lo siguiente:  Si el signo mixto CABALLERO CARMELO en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 291617.

En relación con una marca mixta, los elementos esenciales se obtienen determinando qué tiene mayor relevancia en el conjunto marcario: la parte gráfica o la denominativa, de conformidad con la percepción del público consumidor. Esto implicaría a que el juez consultante se pusiera en la posición del consumidor para establecer a ciencia cierta en qué recae la distintividad del signo analizado.

Una marca que tiene una mayor fuerza y relevancia en su parte denominativa, estaría en uso si no se afecta dicho aspecto esencial; esto implica, en este caso, que la variación o sustracción del gráfico podría no ser sustancial y relevante al momento de analizar el uso real del signo. Lo anterior es algo que el juez consultante únicamente obtiene de hacer un análisis certero de la relación consumidor – usuario en el mercado.  Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05296-2010-0-1801-JR-CA-17, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú