Año XXXI – Número 2358 Lima, 4 de julio de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 23-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: “COOLECHERA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00283. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 248-IP-2013 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 190, 191, 192, 193, 194 literal c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “A ARKIMUEBLES S.A.C.” (Mixta).

Expediente Interno: 02734-2012-0-1801-JR-CA-08. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo Proceso 254-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, del artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04996-2011-0-1801-JR-CA-13.

Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON. DERECHOS DE AUTOR, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo PROCESO 23-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: “COOLECHERA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00283. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 04/07/2014 2 de 49 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 762 de 26 de marzo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00283. El Auto de 23 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - ALQUERÍA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercera interesada: Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. – COOLECHERA A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 13 de septiembre de 2006, COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA LTDA. COOLECHERA solicitó el registro de la marca COOLECHERA (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación de Niza. 2. Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Productos Naturales de la Sabana S.A. – ALQUERÍA presenta oposición al registro sobre la base de sus marcas registradas: “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 30, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29, “BOLSA ROJA” (denominativa) en la Clase 29. 3.

El 27 de diciembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 44853, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. 4. Productos Naturales de la Sabana S.A. – ALQUERÍA interpone recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 44853 de 27 de diciembre de 2007. 5.

El 28 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 6207 por medio de la cual confirmó la Resolución 44853, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. Se admitió el recurso de apelación interpuesto. GACETA OFICIAL 04/07/2014 3 de 49 6. El 27 de marzo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 8936 resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 44853, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. 7.

Productos Naturales de la Sabana S.A. – ALQUERÍA presenta demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Mediante el Oficio 762 de 26 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial. B. Fundamentos de la demanda: La demandante Productos Naturales de la Sabana S.A. – ALQUERÍA manifestó lo siguiente: 8.

Se vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al concederse indebidamente el registro del signo solicitado. 9. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 10. El signo solicitado “COOLECHERA” (mixto) imita los siguientes elementos de las marcas de ALQUERÍA: El “splash” de la leche, el vaso en la parte inferior de la gráfica, el fondo rojo de las marcas y el concepto de la marca “bolsa roja”. 11.

En el presente caso, predominan los elementos gráficos sobre los denominativos, puesto que la parte gráfica de los signos confrontados es colorida, de fácil recordación y ocupa cerca del 80% del respectivo conjunto marcario. 12. Los signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. COOLECHERA contestó la demanda manifestando lo siguiente: 13.

Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados. Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 14. Tiene derecho a utilizar “la imagen de la leche al ser servida en un vaso que es efectivamente una imagen que sin duda, personalizada por cada cual, es de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos”. 15.

La opositora “no es la única empresa titular de registros para marcas con “splashes” de líquidos, ni de marcas con la imagen de un vaso en la parte inferior, pues la realidad es que muchas otras empresas tienen registros que comparten estas características”. 16. En los signos confrontados la parte relevante es la denominativa. 17. No se envió copia de la contestación de la demanda presentada por la SIC, por cuanto mediante Auto de 7 de septiembre de 2009 se resolvió tener por no contestada la demanda por no haberse adjuntado el poder para actuar.

GACETA OFICIAL II. 04/07/2014 4 de 49 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 19. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que no resulta pertinente la interpretación de los artículos 154 y 172 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 136 literal a) y, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa. 20.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o GACETA OFICIAL 04/07/2014 5 de 49 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 21. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder a favor de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA LTDA. COOLECHERA el registro de la marca COOLECHERA (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación de Niza.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Requisitos para el registro de las marcas. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se puede señalar que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:      diferencia los productos o servicios que se ofertan; es indicadora de la procedencia empresarial; indica la calidad del producto o servicio que identifica; concentra el goodwill del titular de la marca; y, sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 22.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 253, de 7 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 23. Respecto de la función publicitaria ha expresado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto de la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no GACETA OFICIAL 04/07/2014 6 de 49 obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1112, de 6 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 24. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de la marca.

Establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente (literal g) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 25.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 26. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 30.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 31. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se señala:  La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir. También permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 04/07/2014 7 de 49  La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica resulta importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 32. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 33.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 34.

Asimismo se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 35. El Tribunal, al respecto de este tema, ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración GACETA OFICIAL 04/07/2014 8 de 49 el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). 36. La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 37. En el presente caso se debe confrontar el signo solicitado COOLECHERA (mixto) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza con las siguientes marcas registradas: “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 30, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29, “BOLSA ROJA” (denominativa) en la Clase 29.

Por tal motivo resulta pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 38. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca GACETA OFICIAL 04/07/2014 9 de 49 39. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 40. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 41. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 04/07/2014 10 de 49 La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 42.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos señalar: Proceso 58-IP2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 43. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado COOLECHERA (mixto) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza con las siguientes marcas registradas: “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 30, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29, “BOLSA ROJA” (denominativa) en la Clase 29.

Por este motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 44. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 45. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que GACETA OFICIAL 04/07/2014 11 de 49 son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. 46. Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 47. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1158 de 17 de enero de 2005). 48.

La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico de los mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. signos 49. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:   3 4 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

“El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL   04/07/2014 12 de 49 Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 50.

En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 51. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 52.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). 53.

En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados. D. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 54. En el presente caso, la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. COOLECHERA contestó la demanda manifestando que tiene derecho a utilizar “la imagen de la leche al ser servida en un vaso que es efectivamente una imagen que sin duda, personalizada por cada cual, es de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos”. 55.

Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 56. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 57.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas5. 5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: GACETA OFICIAL 04/07/2014 13 de 49 58.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común” en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados6. 59. La Corte Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso” es un elemento de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Oficina Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 6 “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2212, de 21 de junio de 2013. GACETA OFICIAL CUARTO: 04/07/2014 14 de 49 La Corte Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso” es un elemento de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 248-IP-2013 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 190, 191, 192, 193, 194 literal c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “A ARKIMUEBLES S.A.C.” (Mixta).

Expediente Interno: 02734-2012-0-1801-JR-CA-08. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil catorce. GACETA OFICIAL 04/07/2014 15 de 49 En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2734-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 28 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02734-2012-0-1801-JR-CA-08.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. LAS PARTES: Demandante: ARKI MUEBLES S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero: ARQUI MUEBLES S.A. LA LA LA A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 12 de noviembre de 2009, la sociedad ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos, y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer uso. 2.

El 15 de abril de 2010, la sociedad ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo para distinguir “muebles metálicos y no metálicos, muebles para camping, espejos, marcos, muebles en materias plásticas y en todas las materiales (comprendidos en la clase)” de la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza, bajo el certificado No. 161142 de 5 de abril de 2010 en Perú. 3.

El 7 de enero de 2011, el Indecopi mediante Resolución 41-2011/CSD-INDECOPI declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado del nombre comercial. 4. El 27 de enero de 2011, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución 0131-2012/TPIINDECOPI de 18 de enero de 2012, confirmando la resolución administrativa impugnada. 5.

El 25 de abril de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa con el objeto de anular la Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI. 6. Mediante escrito de 30 de mayo de 2012, el Indecopi procede a contestar la demanda interpuesta. GACETA OFICIAL 04/07/2014 16 de 49 7. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8.

En noviembre de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre: “1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación del principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca; 2.

Si en el referido supuesto resulta aplicable el artículo 110 de la Decisión 486. (…) En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante ARKI MUEBLES S.A.C. manifestó lo siguiente: 10. Ha acreditado una fecha de primer uso del nombre comercial solicitado, el 26 de marzo de 2007, anterior al registro de la marca base de la oposición, el 5 de abril de 2010 e, incluso, la solicitud de la misma, el 12 de agosto de 2009. Ratifica el uso ininterrumpido, conocido y constante del nombre comercial. 11.

Habiéndose acreditado el uso efectivo del nombre comercial, la Comisión debió iniciar un procedimiento de oficio de nulidad de registro de marca, al verificar que la demandante contaba con un mejor derecho. 12. No se está debatiendo el conflicto de la solicitud de registro de un nombre comercial y una marca registrada, sino la solicitud de registro de un nombre comercial con uso acreditado y con fecha anterior al registro de la marca opositora. 13.

Es errado lo que manifiesta la sentencia respecto a que la nulidad de una marca debe ser solicitada por la parte interesada, ya que conforme lo establece el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad de una marca puede sancionarse de oficio o a solicitud de terceros. En el caso de autos, el Indecopi teniendo conocimiento de la solicitud de registro del nombre comercial cuyo registro es solo declarativo y que en el procedimiento se había acreditado un primer uso con anterioridad a la marca base de la oposición, no inició de oficio la nulidad respectiva, y así no cumplió con su deber establecido por la ley. 14.

El examen de confusión de la marca registrada y el nombre comercial solicitado es irrelevante debido a que se demostró que el nombre comercial contaba con un derecho preferente de acuerdo con el principio prior tempore potior iure. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: GACETA OFICIAL 04/07/2014 17 de 49 15.

Resulta improcedente el argumento de la demandante que el Indecopi debió disponer el inicio del procedimiento de nulidad de registro. Debió plantearse en sede administrativa. 16. El principio de prioridad no aplica en la medida que existía una marca registrada con anterioridad a la solicitud del registro del nombre comercial. En efecto, no hubiese procedido el registro debido a que existiría un nombre comercial que venía siendo utilizado en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro de marca. 17.

Dado que no procedía la aplicación del principio de prioridad, sí correspondía efectuar el examen de confundibilidad respectivo, ya que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no afecte los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. 18.

El examen de confundibilidad advierte que existe identidad entre los productos que distingue ARQUI MUEBLES S.A. y las actividades económicas que pretendía distinguir el nombre comercial de ARKI MUEBLES S.A.C. 19. Desde un punto de visto fonético, se advertía que los signos confrontados eran pronunciados de manera idéntica. 20. Pese a que existen diferencias gráficas entre los signos en cuestión, la existencia de identidad entre algunos de los productos que se comercializan y la identidad fonética, determinaron que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores. 21.

El artículo 110 de la Decisión 486 a que se hace referencia la demandante se encuentra referido a la nulidad de registro de esquema de trazado. Al tratarse de figuras distintas, no corresponde la aplicación del artículo 110 sobre nulidad de esquema de trazados a un supuesto de registro de marca, el cual se regula por las disposiciones recogidas en la misma normativa. 22.

De otro lado, lo que debería ser objeto de cuestionamiento es la legalidad del pronunciamiento de la autoridad administrativa en relación con el registro del nombre comercial y no en lo que respecta a aquellas acciones que debió o no iniciar una vez concluido dicho procedimiento. 23. Si bien la solicitante ARKI MUEBLES S.A.C. ha acreditado una fecha de primer uso anterior (26 de marzo de 2007) al registro de la marca opositora (5 de abril de 2010), la opositora cuenta con un derecho inscrito, el mismo que no puede ser objeto de cuestionamiento a través del presente procedimiento. 24.

El Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones legales que creyese pertinentes, de manera que si la demandante consideraba que correspondía la nulidad del registro de la marca ARQUIMUEBLES, pues pudo iniciar el procedimiento respectivo. 25. El codemandado ARQUI MUEBLES S.A. no contestó la demanda. 26. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, confirmando lo contenido en la Resolución 0131-2012/TPIINDECOPI.

GACETA OFICIAL 04/07/2014 18 de 49 D. Fundamentos del recurso de apelación: ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: 27. El Indecopi debió disponer el procedimiento de nulidad de la marca ARQUIMUEBLES registrada a favor de la codemandada al verificar que el nombre comercial gozaba de un mejor derecho. 28.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre: “1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación del principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca; 2.

Si en el referido supuesto resulta aplicable el artículo 110 de la Decisión 486. (…) En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto”.

CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 29. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 30. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 31.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2014.

1. NORMAS DEL INTERPRETADAS. ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER 32. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 110 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo.

La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero”. 33.

Sin embargo, la norma solicitada se refiere a la figura de los esquemas de trazado, por lo que este Tribunal no considera pertinente interpretar dicho artículo. 34. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los siguientes artículos: 172, 190, 191, 192, 193, 194 literal c) y 195 de la Decisión GACETA OFICIAL 04/07/2014 19 de 49 486.

Además, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 33.- “Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 123.- “Consulta obligatoria. De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente …y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” DECISIÓN 486 “(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. GACETA OFICIAL 04/07/2014 20 de 49 Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…) c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…) Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.

Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. GACETA OFICIAL 04/07/2014 21 de 49 Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. (…)”. D. ASPECTOS A SER ANALIZADOS Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La interpretación prejudicial obligatoria.

Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. B. El registro del Nombre Comercial y su protección. C. Conflicto entre Nombre Comercial y marca. D. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca previamente registrada. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

E. Comparación entre signos mixtos F. La Acción de Nulidad en el marco de la Decisión 486 A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. 35. En el presente caso, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre: “En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto”. 36.

Para desarrollar los temas planteados, el Tribunal se remitirá al Proceso 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en donde se refirió a los mencionados temas. “(…) Para lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y GACETA OFICIAL 04/07/2014 22 de 49 sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. 1. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:  Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.  Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el Proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050 de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). 2. Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de Solicitud obligatoria: El juez de única instancia no está obligado a o última instancia ordinaria está solicitarla. obligado a solicitarla.

GACETA OFICIAL 04/07/2014 Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto. Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: No es una prueba.

En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.

Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter 23 de 49 GACETA OFICIAL 04/07/2014 24 de 49 maneras, debe tener en cuenta que interpretativo al Tribunal de Justicia de para hacer la consulta debe contar la Comunidad Andina. con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

GACETA OFICIAL 04/07/2014 25 de 49 En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. 37. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. 38.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”3. 3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. 39. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:  2 3 El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, 42 (2001), pp.142-143. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL 04/07/2014 26 de 49 demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. 4.  La sentencia dictada adolecería de nulidad.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.  La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.  De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano. 40. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. 41.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.

En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

GACETA OFICIAL 04/07/2014 27 de 49 42. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. 43.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. 44. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. 45. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? 46.

Se presentarían dos hipótesis:  Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si GACETA OFICIAL 04/07/2014 28 de 49 fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.  Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011). 47. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. 48.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema GACETA OFICIAL 04/07/2014 29 de 49 de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. 49.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente.

Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. 50. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. 5.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. 51. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:  Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.  El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).  Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. GACETA OFICIAL 04/07/2014 30 de 49 (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).  Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

(…)”. 52. En consecuencia, cuando se trate de una interpretación prejudicial obligatoria, es decir, solicitada por la última instancia ordinaria, no se puede prescindir de ella aun cuando exista interpretación anterior de igual norma que resulta aplicable al caso concreto. B. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN. 53. En el presente caso, ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos, y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer uso. 54.

La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión, protege al nombre comercial. 55. De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”. 56. En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. 57.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.4 58.

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial se enmarca dentro del sistema declarativo, es decir, el derecho nace con el uso. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.5 59.

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del 4 5 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 04/07/2014 31 de 49 nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación6. 60.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.7 6 7 PROCESO 97-IP-2009. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 04/07/2014 32 de 49 C. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA. 61. Tanto el Nombre Comercial como la marca se encasillan entre los denominados signos distintivos, sin embargo de lo cual, como ya se señaló anteriormente, el Nombre Comercial nace con su primer uso en el mercado, el cual debe ser real, efectivo y no debe incurrir en prohibiciones absolutas o en contra de terceros, mientras que para la protección de una marca, ésta debe cumplir con el proceso de registro, el cual culmina en la resolución que le confiere existencia legal. 62.

El presente caso hace referencia a los siguientes hechos: Uso de Nombre Comercial Comercial Por actor Registro de Marca Solicitud de Nombre Por un tercero Por actor 26 marzo 2007 5 abril 2010 (Perú) 12 noviembre 2009 63. Haciendo una revisión cronológica de los hechos suscitados, la compañía actora aduce haber utilizado su Nombre Comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo desde el año 2007, por lo que el INDECOPI no debió permitir el registro de la marca ARQUIMUEBLES y logotipo a favor de un tercero, debiendo de oficio solicitar la nulidad de la marca registrada con posterioridad, ante lo cual es pertinente que el Tribunal se pronuncie sobre este aspecto en particular. 64.

El INDECOPI en su resolución acepta la oposición y niega el registro del Nombre Comercial, sin embargo de lo cual admite el uso anterior del Nombre Comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo, dejando a salvo los derechos del solicitante para iniciar por cuerda separada las acciones de las cuales se considere asistida la solicitante. 65. Precisamente la flexibilidad que la normativa andina contempla para conferir el derecho de un Nombre Comercial, deriva en el hecho de que en muchas de las ocasiones, los comerciantes no acudan a las oficinas marcarias respectivas y registren sus nombres comerciales, lo cual no le resta importancia ni valor, por el contrario, si posee los documentos de prueba de uso, estos son tan valederos como un título de registro concedido. 66.

El Nombre Comercial como tal, se protege desde su primer uso, en este caso, desde el 27 de marzo de 2007, (según la propia autoridad), existen documentos de soporte que permiten comprobar este argumento efectuado por la actora, motivo por el cual, si contaba con los elementos pertinentes de un uso público, continuo, efectivo y real previo al registro de la marca opositora, la autoridad debió valorar que a pesar de no existir un registro como signo distintivo, el derecho nació con el uso y por tanto no había cabida a que una marca posterior se oponga al registro del Nombre Comercial anterior. 67.

La autoridad tenía bajo su tutela los elementos de juicio correspondientes como para poder desechar la oposición y paralelamente ordenar de oficio que se inicie una acción de nulidad. GACETA OFICIAL D. 04/07/2014 33 de 49 IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 68.

En el presente caso, ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos, y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza. Ante ello, ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo que distingue “muebles metálicos y no metálicos, muebles para camping, espejos, marcos, muebles en materias plásticas y en todas las materiales (comprendidos en la clase)” de la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza. 69.

Dentro del Proceso 142-IP-2013 de 28 de agosto de 2013 este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.

No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad empresarial de un comerciante en el mercado por cuya razón, se debe tener presente que un signo –sea nombre comercial o marca- que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial solicitado será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, GACETA OFICIAL 04/07/2014 34 de 49 publicado en la Gaceta Oficial 1623 de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 109-IP2002, marca: “CHILIS” y diseño, publicado en la Gaceta Oficial 914 de 1 de abril de 2003).

Sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: [P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 03-IP-98, marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998). 70.

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…).

(Proceso 48-IP2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial 1089 de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial 340 de 13 de mayo de 1998). 71. En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 72.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador GACETA OFICIAL 04/07/2014 35 de 49 quien la determinará sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 73.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial 329 de 9 de marzo de 1998). 74. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud:  La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.  La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.  La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 75. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215). GACETA OFICIAL 04/07/2014 36 de 49 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss). 76. En el presente caso, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el nombre comercial solicitado a registro A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo de la Clase 20 de la Clasificación de Niza y la marca registrada ARQUIMUEBLES y logotipo de la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza, son o no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 77. En el presente caso, se debe comparar el nombre comercial solicitado a registro A ARKIMUEBLES S.A.C. (mixto) con la marca registrada ARQUIMUEBLES (mixta). 78. Dentro del Proceso 142-IP-2013 de 28 de agosto de 2013 este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en los signos mixtos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.8 8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 04/07/2014 37 de 49 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 9 79.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 80. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. ( Pproceso 13-IP-2011. Marca: “JFB” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1959 de 28 de junio de 2011. Por lo tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005. Caso: denominación “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial 1217 de 11 de julio de 2005). 81. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. 82.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 83.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005. Marca “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial 1185 de 12 de abril de 2005. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 04/07/2014 38 de 49 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 84.

Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. F. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. 85.

Dentro del Proceso 90-IP-2010 de 7 de septiembre de 2010 este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro11: Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Artículo 102 de la Decisión 313 Artículo 113 de la Decisión 344 Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. De oficio por la Autoridad Nacional. De oficio por la autoridad nacional. Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio autoridad competente. por la nacional Para la nulidad relativa el interesado. 10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del Proceso 10IP-2009. GACETA OFICIAL 04/07/2014 No establece término de prescripción. Prescripción de la acción La norma señala una causal general “si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”.

Causales nulidad de 39 de 49 No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo12, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 86.

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 87. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 88.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 12 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 04/07/2014 40 de 49 89. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 90.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. 91. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 92. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

(…)”. 93. En el presente caso, la sociedad ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo en la Clase 20 de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer uso. La solicitante ARKI MUEBLES S.A.C. señaló que ha acreditado una fecha de primer uso del nombre comercial anterior al registro de la marca base de la oposición. La solicitante considera que habiéndose acreditado el uso efectivo y anterior del nombre comercial, la Comisión debió iniciar un procedimiento de oficio de nulidad GACETA OFICIAL 04/07/2014 41 de 49 de registro de marca, al verificar que la solicitante del registro del nombre comercial contaba con un mejor derecho en el tiempo. 94.

Por su parte, la sociedad ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo en la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza. 95. En las dos instancias administrativas, el Indecopi procedió a declarar fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado del nombre comercial. 96.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre: “1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación del principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca”. 97. Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. 98. Si bien el Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su poder los elementos suficientes de prueba podía iniciar de oficio una nulidad en contra de un signo conferido en contravención de las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Cuando se trate de una interpretación prejudicial obligatoria, es decir, solicitada por la última instancia ordinaria, no se puede prescindir de ella aun cuando exista interpretación anterior de igual norma que resulta aplicable al caso concreto.

SEGUNDO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Corte consultante deberá al momento en que el nombre comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo fue solicitado para registro, determinar si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: La Corte consultante deberá cuidar que el signo no incurra en las causales de irregistrabilidad del artículo 194 de la Decisión 486 cuando su uso sea susceptible de causar confusión en el público consumidor.

CUARTO: Precisamente la flexibilidad que la normativa andina contempla para conferir el derecho de un Nombre Comercial, deriva en el hecho de que en muchas de las ocasiones, los comerciantes no acudan a las oficinas marcarias respectivas y registren sus nombres comerciales, lo cual no le resta importancia ni valor, por el contrario, si posee los documentos de GACETA OFICIAL 04/07/2014 prueba de uso, estos concedido. 42 de 49 son tan valederos como un título de registro QUINTO: El Nombre Comercial como tal, se protege desde su primer uso, en este caso, desde el 27 de marzo de 2007, (según la propia autoridad), existen documentos de soporte que permiten comprobar este argumento efectuado por la actora, motivo por el cual, si contaba con los elementos pertinentes de un uso público, continuo, efectivo y real previo al registro de la marca opositora, la autoridad debió valorar que a pesar de no existir un registro como signo distintivo, el derecho nació con el uso y por tanto no había cabida a que una marca posterior se oponga al registro del Nombre Comercial anterior.

SEXTO: En el caso de los signos mixtos, la Corte consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos confrontados pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SÉPTIMO: Si bien el Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su poder los elementos suficientes de prueba podía iniciar de oficio una nulidad en contra de un signo conferido en contravención de las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 04/07/2014 43 de 49 PROCESO 254-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, del artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04996-2011-0-1801-JR-CA-13.

Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON. DERECHOS DE AUTOR, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sala Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 4996-2011-0/8va SECA-CSILI-PJ de fecha 2 de diciembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el 3 de diciembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 04996-2011-0-1801-JR-CA-13.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

Que, con auto de 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS JOHNSTON S.A.A. Demandados: ASOCIACIÓN PERUANA COMPOSITORES – APAYC. DE BACKUS Y AUTORES Y INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - INDECOPI.

GACETA OFICIAL III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. 04/07/2014 44 de 49 Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 23 de septiembre de 2009, la APDAYC denunció a la EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS DEL CUSCO S.A., en su calidad de organizadora, a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y a UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en su calidad de auspiciadoras, a efecto de que se cumpla con reconocer los derechos devengados por la comunicación pública de obras musicales en el evento “La Noche de Luz y Sonido en la Fiesta del Sol”. 2.

El 11 de marzo de 2010, mediante Resolución No. 137-2010/CDA-INDECOPI, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI declaró fundada la denuncia, sancionando solidariamente a la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y a la EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS DEL CUSCO S.A. En el caso de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. la declaró infundada. 3.

El 19 de marzo de 2010, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo. 4. El 17 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1281-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 137-2010/CDA-INDECOPI. 5.

La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra el anterior acto administrativo. 6. El Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 9 de enero de 2013, declaró infundada la demanda. 7.

El 13 de febrero de 2013, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que las Resoluciones del INDECOPI desconocen los principios de causalidad y razonabilidad, al aplicarle una sanción que en su calidad de auspiciadora no estaba en la obligación de asumir. No hay responsabilidad solidaria de BACKUS, ya que no tuvo participación directa ni indirecta en la GACETA OFICIAL 04/07/2014 45 de 49 contratación y pago de los artistas; tampoco en las obras musicales que se presentaron. 2.

Esgrime, que la Empresa Municipal de Festejos del Cusco S.A., en su calidad de organizadora, es la única empresa realmente responsable; por lo tanto, es la única que debió ser sancionada. 3. Sostiene, que además dichas resoluciones desconocen la falta de participación directa e indirecta en el evento. Tener un interés económico no es sinónimo de participación. 4.

Argumenta, que en temas de responsabilidad se debe acudir al principio de causalidad: hecho infractor-infracción y nexo causal. 5. Agrega, que el auspicio publicitario no es más que un contrato por el cual se accede a tener presencia publicitaria a cambio de una contraprestación. En este marco BACKUS auspició el evento, no la violación de derechos de autor.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de APDAYC.  Indica, que lo determinado por la autoridad administrativa no es la responsabilidad directa del demandante, sino su responsabilidad solidaria; esto tiene sustento en los actos de apoyo que le brindó a la EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS DE CUSCO S.A.  Manifiesta, que por el mencionado apoyo BACKUS recibió un beneficio directo, que se concreta en la relación de su marca con la bebida oficial, que fue la única vendida en el evento.  Sostiene, que BACKUS coadyuvó directamente en la realización del evento, cubriendo varios costos y contrataciones, de los cuales se puede detectar que se realizarían actos de comunicación pública.  Concluye, que los actos de BACKUS se encuadran en el concepto de responsable solidario que maneja la normativa comunitaria andina. 2.

Por parte del INDECOPI D.  Manifiesta, que si bien BACKUS no cometió el ilícito, si es responsable solidaria. Esto por cuanto apoyó el evento: pagó la instalación de un escenario para el show musical y contrató los servicios de alquiler de sonido y grupo electrógeno para la comunicación pública en el evento en cuestión.  Argumenta, que lo anterior tiene un agravante: previo a la realización del evento BACKUS conoció que la Empresa Municipal de Festejos del Cusco S.A., no contaba con la autorización de APDAYCA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia signada como Resolución Número GACETA OFICIAL 04/07/2014 46 de 49 Nueve de 9 de enero de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando la participación directa de la demandante en la organización del evento, y su obligación de controlar que la utilización de las obras cumplieran con los requisitos para su comunicación pública, salvaguardando los derechos de sus autores o de la sociedad de gestión colectiva que los representa.

E. RECURSO DE APELACIÓN. La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que BACKUS nunca quiso suplir la voluntad del autor, ni tampoco presto su apoyo para ellos. Simplemente auspicio el evento sin tener responsabilidad. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 54 de la Decisión 351.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “A quiénes se les considera responsables solidarios y cuáles son los alcances de la responsabilidad solidaria dentro del ámbito de Protección de la decisión 351”. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 351 (…) Artículo 54 “Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.” (…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 54 DE LA DECISIÓN 351 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La sociedad demandante argumentó que la Empresa Municipal de Festejos Cusco S.A., en su calidad de organizadora, es la única realmente responsable; por lo tanto, es la GACETA OFICIAL 04/07/2014 47 de 49 única que debió ser sancionada.

También sostuvo que BACKUS sólo auspicio el evento, no la violación de derechos de autor. APDAYC manifestó que los actos de BACKUS se encuadran en el concepto de responsable solidario que maneja la normativa comunitaria andina. El INDECOPI, por su parte, argumentó que si bien BACKUS no cometió el ilícito, sí es responsable solidario. El juez consultante delimitó su solicitud con las siguientes preguntas: ¿A quiénes se les considera responsables solidarios y cuáles son los alcances de la responsabilidad solidaria dentro del ámbito de Protección de la Decisión 351? De conformidad con lo anterior, se resolverá la pregunta plateada, interpretando el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Únicamente el titular o titulares de los derechos sobre una obra, en este caso una de carácter musical, podrá explotarla o autorizar su explotación. El artículo 54 dispone que ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

El concepto de autoridad que maneja la norma cobija a todos los organismos, entidades y agencias estatales; además, dentro del concepto de persona jurídica se deben incluir a las de naturaleza pública. De esto se desprende claramente que únicamente el titular de la obra (programas de ordenador), puede explotarla o autorizar su explotación. En caso contrario, se estaría vulnerando abiertamente la normativa comunitaria andina sobre derechos de autor.

La norma no sólo proscribe que un sujeto distinto al titular otorgue autorización sin contar con la aquiescencia de dicho titular, sino que impide que personas ajenas y no autorizadas “presten apoyo” para la utilización de la obra. La pregunta obligada es ¿qué es “prestar apoyo”? El Tribunal encuentra para estos casos un sustento muy importante en el lenguaje ordinario: toda actuación directamente encaminada a ayudar, patrocinar, respaldar, asistir, cooperar, soportar o secundar la utilización de la obra1.

Dentro de esto se encontrarían comportamientos como prestar recursos físicos, económicos, humanos y técnicos para la utilización de una obra. La última frase del artículo 54 establece: “en caso de incumplimiento será solidariamente responsable”. Por lo tanto, el que incumpla el supuesto de hecho contemplado en la norma y descrito anteriormente, responderá solidariamente por la utilización de una obra sin la autorización respectiva de su titular o representante.

Los dos comportamientos rectores que enmarcan la conducta proscrita son: autorizar y prestar apoyo. De esto se colige que quien autorice, ayude, patrocine, respalde, asista, coopere, soporte o secunde la utilización de una obra sin autorización, será solidariamente responsable, lo que implica que puede ser sujeto pasivo en un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual, independiente de que haya otros implicados y, por lo tanto, responder por la actuación dañosa. 1 El diccionario de la Real Academia define el verbo apoyar de la siguiente manera: Favorecer, patrocinar, ayudar. http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=LmGRTz7bQDXX2vYqH0a8|IW72jypO1DXX2nh4RUUu GACETA OFICIAL 04/07/2014 48 de 49 Esta previsión normativa genera una carga preventiva de todos los actores que intervienen en la utilización de la obra, consistente en precaver que medie la autorización respectiva del titular de la obra.

Es por lo anterior que aunque simplemente se apoye y no se participe como actor directo del ilícito, la norma plasma la responsabilidad solidaria. Ahora bien, como la normativa comunitaria no regula un régimen normativo de responsabilidad extracontractual, serán de aplicación la normativa interna de responsabilidad extracontractual de conformidad con el principio de complemento indispensable, lo que incluye las disposiciones sobre causales de justificación previstas en el derecho local.

En una anterior interpretación prejudicial, el Tribunal generó los mismos presupuestos pero orientándolo a la actividad de las autoridades públicas. Este mismo planteamiento es aplicable a las personas de derecho privado. El texto de dicha providencia es el siguiente: “Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”2.

El juez consultante deberá establecer si la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en su calidad de auspiciadora del evento “La Noche de Luz y Sonido en la Fiesta del Sol”, es solidariamente responsable. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: La persona de derecho público o privado que autorice, ayude, patrocine, respalde, asista, coopere, soporte o secunde la utilización de una obra sin autorización, será solidariamente responsable, lo que implica que puede ser sujeto pasivo en un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, responder por la actuación dañosa.

Esta previsión normativa genera una carga preventiva de todos los actores que intervienen en la utilización de la obra, consistente en precaver que medie la autorización respectiva del titular de la obra. Es por lo anterior que aunque simplemente se apoye y no se participe como actor directo del ilícito, la norma plasma la responsabilidad solidaria.

Ahora bien, como la normativa comunitaria no establece un régimen normativo de responsabilidad extracontractual, serán de aplicación la 2 Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, en el marco del proceso 24-IP-98. GACETA OFICIAL 04/07/2014 49 de 49 normativa interna de responsabilidad, lo que incluye las disposiciones sobre causales de justificación. El juez consultante deberá establecer si la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en su calidad de auspiciadora del evento “La Noche de Luz y Sonido en la Fiesta del Sol”, es solidariamente responsable, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº04996-2011-0-1801-JR-CA-13, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú