Año XXXI – Número 2382 Lima, 27 de agosto de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 29-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal b), 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2010-00532. Actor: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Marca mixta: AUTOSERVICIO AHORRAMAS. Proceso 33-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 13 literales a) y b), 15 literales c), f), e i), 43, 45, 48 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: El Juzgado Trece Civil Municipal de Santiago de Cali de la República de Colombia.

Demandante: ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO, DE COLOMBIA Demandado: ZOILA ROSA ESPINOSA DE BOTINA, REPRESENTANTE DE ESTUDIO 54 CAFÉ BAR Asunto: “Derechos de autor”. Expediente Interno: 2008-00399-00. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo Proceso 48-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: FIGURATIVA.

Expediente Interno: 03670-2011-0-1801-JR-CA-08. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 51-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno: 4463-2010-0-1801-JR-CA-15 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/08/2014 2 de 99 PROCESO 29-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal b), 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2010-00532. Actor: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Marca mixta: AUTOSERVICIO AHORRAMAS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio No. 884 de fecha 08 de abril de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 2010-00532. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: PEDRO NEL MONTES ORTIZ.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos del acto acusados, se encuentran los siguientes: 1. EL señor PEDRO NEL ORTIZ, solicitó el 27 de febrero de 2009 el registro como marca del signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de gestión de negocios comerciales en especial la compra venta, comercialización, importación GACETA OFICIAL 27/08/2014 3 de 99 y exportación de toda clase de alimentos y comestibles en general, productos agrícolas, frutas y legumbres frescas; cervezas, aguas minerales, gaseosas toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; productos de aseo y limpieza; preparaciones para blanquear; jabones; perfumería; cosméticos y, combustibles, velas y velones; productos farmacéuticos; sustancias dietéticas, desinfectantes; toda clase de artículos y útiles escolares, revistas, periódicos, papelería; toda clase de muebles, utensilios y recipientes para la cocina; cepillos; cristalería; productos textiles, prendas de vestir y en general toda clase de artículos y mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad, diseminación de material publicitario, muestras publicitarias, ferias, administración comercial, gestión de negocios comerciales por representación, franquicia, página web comercial, nombre comercial electrónico”. 2.

Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 604 de 29 de mayo de 2009, la sociedad BANCO AV VILLAS S.A., formuló oposición con base en su marca mixta AHORRAMAS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 148784, para amparar los siguientes servicios de la clases 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “promover el ahorro privado y canalizar hacia la industria de la construcción mediante el sistema de los bonos de valor constante, mediante el ejercicio de las actividades autorizadas a las corporaciones de ahorro y vivienda. en desarrollo de su objetivo la corporación podrá: recibir depósitos de ahorro, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de construcción o de adquisición de edificaciones, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de renovación urbana, emitir bonos y títulos valores que tengan relación directa con las actividades de la corporación y realizar los demás actos y celebrar contratos que le autorice la ley, o que sean necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto principal.”. 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 5029 de 29 de enero de 2010, concedió el registro solicitado. 4. La sociedad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 20242 de 20 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 34663 de 30 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7. La sociedad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., presentó demanda de nulidad contra las Resoluciones Nos. 5029 de 29 de enero de 2010, 20242 de 20 de abril de 2010 y 34663 de 30 de junio de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 7.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. 8. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 27/08/2014 4 de 99 9. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético; destacando que el elemento que predomina a la hora de efectuar el cotejo es el elemento denominativo.

Se configura el riesgo de confusión indirecto. 10. Indica, que los servicios que amparan los signos en conflicto presentan conexión competitiva. 11. Sostiene, que no existen en Colombia otros registros similares o idénticos a la marca AHORRAMAS (mixta), registrada bajo el certificado No. 148784. 12. Manifiesta, que la expresión AUTOSERVICIO, adolece de capacidad distintiva, puesto que es un componente que sirve para describir de manera directa la modalidad en que se va a prestar el servicio. 13.

Expresa que la marca AHORRAMAS (mixta) denota un carácter auténtico, original y hasta el momento único en el mercado. Por lo tanto, resulta erróneo afirmar que la misma se refiere a denominaciones como “mayor ahorro” o “ahorrar más”, inapropiables a la luz del análisis que efectúa la autoridad nacional, cuando es evidente que debe ser apreciado en su conjunto.

De ninguna manera la denominación AHORRAMAS constituye una expresión “exclusivamente” descriptiva, ya que se trata de un término completamente caprichoso o de fantasía. 14. Agrega, que el término AHORRAMAS es evocativo de “ahorrar más”, pero de manera auténtica, original y única. 15. Señala, que la Superintendencia ya se ha pronunciado sobre asuntos relacionados en varios de sus pronunciamientos. 16.

Adiciona, que se está afectando el posicionamiento y el prestigio que se ha ganado con la marca AHORRAMAS. Hay aprovechamiento del prestigio ajeno y dilución de la capacidad distintiva de la mencionada marca. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 17. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. 18.

Señala que no se configura la conexión competitiva. Las actividades o servicios que buscan ampararse a través de los signos en conflicto, son de naturaleza distinta: AUTOSERVICIO AHORRAMAS (actividad comercial); AHORRAMAS (actividad financiera y/o crediticia). Por parte del Tercero Interesado. 19. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. El conjunto marcario del signo registrado consiste en un diseño que permite la individualización y protección de determinados servicios.

Por lo tanto, el cotejo marcario debe ser realizado teniendo en cuenta la totalidad del conjunto marcario. GACETA OFICIAL 27/08/2014 5 de 99 20. Señala, que la denominación AHORRAMAS, por sí sola, no tiene elementos que logren alejar de la mente del consumidor la idea de “más ahorro”, de modo que no constituye una marca de fantasía. 21.

Arguye, que no se configura la conexión competitiva. Se trata de servicios totalmente diferentes; el signo mixto registrado está inscrito en la Clase 35 de la clasificación internacional, utiliza medios de comercialización y de publicidad diferentes, y además no se configura la intercambiabilidad en cuanto a su finalidad. 22. Agrega, que existen casos similares en los que se han concedido registros marcarios cuando los signos en conflicto revisten semejanzas entre sí. Por ejemplo, MÁXIMO (Clase 09 – Titular: Almacenes Éxito S.A.);

MÁXIMO (Clase 09 – Titular: Project Software & Development, INC). IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 24. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 136 literal a), y 154 de la Decisión 486. 25. Se hará la interpretación solicitada; sin embargo se restringirá la interpretación del artículo 134 a sus literales a), b) y g).

No se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para resolver el conflicto planteado. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 135 literal b), 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa. 26. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; logotipos, GACETA OFICIAL 27/08/2014 (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

(…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de 6 de 99 GACETA OFICIAL 27/08/2014 las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

Artículo 226 “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

(…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 7 de 99 GACETA OFICIAL 27/08/2014 8 de 99 f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. D. Análisis de confundibilidad de signos compuestos por expresiones descriptivas. E. El grado de oposición de los signos evocativos. F. La marca de fantasía. G. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. El riesgo de dilución y de uso parasitario.

H. La conexión competitiva. I. La autonomía de la oficina de registro marcario. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 27. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 9 de 99 28. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 29. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 30.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 31. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 32.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 34. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. GACETA OFICIAL 27/08/2014 10 de 99 Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE 1 UN ESCUDO”). 35. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 36.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 37. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 38.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 39. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:  La distintividad. 40. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.  La susceptibilidad de representación gráfica. 41. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 27/08/2014 11 de 99 puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 42.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 43. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 44.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 45. La corte consultante deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 46. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS es confundible con la marca mixta AHORRAMAS. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 47.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 48. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 49. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos GACETA OFICIAL 27/08/2014 12 de 99 de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 50.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 51. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 52.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 53. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 27/08/2014 13 de 99 54. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 55. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 56. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 57. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues GACETA OFICIAL 27/08/2014 14 de 99 ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 58. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 59.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos AUTOSERVICIO AHORRAMAS y AHORRAMAS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 60. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: 61.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 27/08/2014 15 de 99 62. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 63. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 64.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 65. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 16 de 99 66. En atención a que en el caso bajo estudio uno de signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 67. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 68.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).” 69.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos AUTOSERVICIO AHORRAMAS y AHORRAMAS. D. ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD EXPRESIONES DESCRIPTIVAS. DE SIGNOS COMPUESTOS POR 70. La demandante manifestó que la expresión AUTOSERVICIO es descriptiva; además, sostuvo que la expresión AHORRAMAS no es descriptiva.

En este marco, es apropiado referirse a los elementos descritos en la conformación de los signos y su papel en el análisis de registrabilidad. 71. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 75-Ip-2013: 72. “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”; 73.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. GACETA OFICIAL 27/08/2014 17 de 99 74. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 75.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 76. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 77.

El Tribunal advierte que tanto las designaciones descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.5 Esto 5 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. GACETA OFICIAL 27/08/2014 18 de 99 es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.6 78.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 79. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 80.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario 7.” 81. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si las expresiones AUTOSERVICIO y AHORRAMAS son descriptivas para las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la posible debilidad de la marca opositora.

E. EL GRADO DE OPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 82. Como quiera que la demandante afirmara que el término AHORRAMAS es evocativo, se tratará el tema del grado de oposición de los signos evocativos. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 112-IP-2013: 83.

“Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 6 7 Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 27/08/2014 19 de 99 84. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 85. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía8 y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 86. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.9 A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización 8 Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no se relacionan con los productos que distinguen.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 9 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95. GACETA OFICIAL 27/08/2014 20 de 99 libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )".” 87. Acorde con lo expresado, la corte consultante tendrá que establecer si el signo mixto AHORRAMAS es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

F. LA MARCA DE FANTASÍA. 88. La demandante sostuvo que la marca mixta AHORRAMAS es de fantasía, mientras que la tercera interesada argumentó que la denominación AHORRAMAS no es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 89. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.” GACETA OFICIAL 27/08/2014 21 de 99 90. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando su condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE DILUCIÓN Y DE USO PARASITARIO. 91. La demandante argumentó que se está afectando el posicionamiento y el prestigio que se ha ganado con la marca AHORRAMAS. Además, que se están aprovechando de su prestigio y se está diluyendo su capacidad distintiva. 92. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riegos en el mercado. 93.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: “Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 27/08/2014 22 de 99  La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Protección. - En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL - 27/08/2014 23 de 99 En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario10. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:  10 Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 27/08/2014 24 de 99  Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.  Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.11 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 12 Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 11 12 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 27/08/2014 25 de 99 b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” 94.

Ahora bien, una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, específicamente respecto del riesgo de dilución y de uso parasitario. Para esto, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 111-IP-2013: “- Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. - En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor - En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para GACETA OFICIAL 27/08/2014 26 de 99 establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor.

Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. (…)”. 95. En consecuencia, la corte consultante debe analizar todos los aspectos de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

H. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. 96. El signo solicitado para registro pretende amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de gestión de negocios comerciales en especial la compra venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de alimentos y comestibles en general, productos agrícolas, frutas y legumbres frescas; cervezas, aguas minerales, gaseosas toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; productos de aseo y limpieza; preparaciones para blanquear; jabones; perfumería; cosméticos y, combustibles, velas y velones; productos farmacéuticos; sustancias dietéticas, desinfectantes; toda clase de artículos y útiles escolares, revistas, periódicos, papelería; toda clase de muebles, utensilios y recipientes para la cocina; cepillos; cristalería; productos textiles, prendas de vestir y en general toda clase de artículos y mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad, diseminación de material publicitario, muestras publicitarias, ferias, administración GACETA OFICIAL 27/08/2014 27 de 99 comercial, gestión de negocios comerciales por representación, franquicia, página web comercial, nombre comercial electrónico”. 97.

El signo opositor ampara servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “promover el ahorro privado y canalizar hacia la industria de la construcción mediante el sistema de los bonos de valor constante, mediante el ejercicio de las actividades autorizadas a las corporaciones de ahorro y vivienda. en desarrollo de su objetivo la corporación podrá: recibir depósitos de ahorro, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de construcción o de adquisición de edificaciones, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de renovación urbana, emitir bonos y títulos valores que tengan relación directa con las actividades de la corporación y realizar los demás actos y celebrar contratos que le autorice la ley, o que sean necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto principal.” 98.

Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva. 99. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva tiene mayor relevancia si no se prueba la notoriedad de la marca mixta AHORRAMAS, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. 100. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad13 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 101.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 102. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que 13 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 27/08/2014 28 de 99 entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). I. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 103. La tercera interesada argumentó que hay casos similares en donde la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro marcario.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 29 de 99 104. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 105. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 106. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 107.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 108. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 109. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales14 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se 14 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 30 de 99 hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 110. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 111. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 112.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”15 113.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los 15 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 31 de 99 aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos AUTOSERVICIO AHORRAMAS y AHORRAMAS, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las expresiones AUTOSERVICIO y AHORRAMAS son descriptivas para las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la posible debilidad de la marca opositora.

QUINTO: La corte consultante tendrá que establecer si el signo mixto AHORRAMAS es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando su condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÉPTIMO: Una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:  La protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, GACETA OFICIAL 27/08/2014 32 de 99 asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.  En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor.  En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.  El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva tiene mayor relevancia si no se prueba la notoriedad de la marca AHORRAMAS, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparan servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en GACETA OFICIAL 27/08/2014 33 de 99 consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00532, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 33-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 13 literales a) y b), 15 literales c), f), e i), 43, 45, 48 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Órgano nacional consultante: El Juzgado Trece Civil Municipal de Santiago de Cali de la República de Colombia. Demandante: ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO, DE COLOMBIA Demandado: ZOILA ROSA ESPINOSA DE BOTINA, REPRESENTANTE DE ESTUDIO 54 CAFÉ BAR Asunto: “Derechos de autor”. Expediente Interno: 2008-00399-00. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Juzgado Trece Civil Municipal de Santiago de Cali de la República de Colombia, a través de Oficio No. 2951 de 12 de agosto de 2013, recibido por este Tribunal el 14 de abril de 2014, solicita la GACETA OFICIAL 27/08/2014 34 de 99 interpretación prejudicial a lo atinente a la controversia suscitada.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de mayo de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO, DE COLOMBIA Demandado: ZOILA ROSA ESPINOSA DE BOTINA, REPRESENTANTE DE ESTUDIO 54 CAFÉ BAR Tercero interesado: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A. DATOS REVELANTES: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

La Organización SAYCO y ACINPRO entidad sin ánimo de lucro constituida por las sociedades de gestión colectiva sociedad de autores y compositores de Colombia –SAYCO- y asociación de intérpretes y traductores de fonogramas – ACINPRO, en base a la facultad conferida por los titulares de derechos de autor afiliados, presentaron ante el juez civil municipal de Santiago de Cali, demanda verbal sumaria con medida previa, en contra de la señora Zoila Rosa Espinosa de Botina, en calidad de Representante Legal del establecimiento de Comercio denominado ESTUDIO 54 CAFÉ BAR por reproducción no autorizada de derechos de autor. 2.

La demanda presentada recayó en el Juzgado Trece Civil Municipal y fue admitida a trámite con fecha 6 de junio de 2008. 3. Una vez rendida la caución correspondiente por parte de la actora, mediante auto de 27 de junio de 2008, el Juzgado Trece Civil Municipal, decreta el embargo y secuestro preventivo de los bienes inmuebles de propiedad de la demandada ESTUDIO 54 CAFÉ BAR y/o ZOILA ROSA ESPINOSA DE BOTINA, administradora y representante legal de dicho establecimiento, tales como fonogramas (discos compactos) que se encuentren en el local comercial. 4.

Con fecha 27 de mayo de 2009 se efectuó la audiencia pública para llevar a cabo la diligencia de secuestro de los bienes muebles de propiedad de la demandada y/o su representante legal, en la cual se secuestraron varios equipos reproductores de música, dvds, así como computadores, los cuales fueron entregados a la secuestre para su custodia. 5.

El 23 de julio de 2009, la demandada presenta escrito ante el Juez Trece Civil Municipal de Cali, confiriendo poder amplio y suficiente a favor del Dr. William Gómez Jiménez para que la represente, personería que fue admitida por el Juzgado el mismo día y año. 6. El 29 de julio de 2009, la demandada a través de su apoderado general, da contestación a la demanda interpuesta en su contra.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 35 de 99 7. A través de auto de 3 de agosto de 2009, el Juez Trece Civil Municipal de Cali, da por notificado el auto de 6 de junio de 2008, agregando al proceso la contestación a la demanda presentada. 8. El 4 de agosto de 2009 el Juez Tercero Civil Municipal de Cali, resuelve dejar sin efecto la diligencia de secuestro practicada con fecha 27 de mayo de 2009, en vista de que el secuestro se efectuó sobre bienes muebles diferentes a los solicitados por la parte actora y autorizados por la ley, dejando sin efecto la medida cautelar, ordenando la devolución de los bienes y el secuestro de los bienes decretados mediante auto de 27 de junio de 2008. 9.

Con fecha 25 de agosto de 2009, la actora impugna el escrito proveído el 4 de agosto de 2009, a través de recurso de reposición, solicitando declarar su nulidad y solicitando se dicte sentencia. 10. Mediante escrito de 25 de agosto de 2009, de forma paralela la actora solicita ampliación de la medida cautelar a todo instrumento por medio del cual se realice la supuesta ilícita ejecución de la música. 11.

El 25 de agosto de 2009, la demandada presenta recurso de reposición y subsidiariamente de apelación en contra del auto de 4 de agosto de 2009. 12. Con fecha 14 de julio de 2010, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, resuelve el recurso de reposición presentado por Organización SAYCO y ACINPRO, revocando por tanto el auto de 4 de agosto de 2009, y dejándose en firme la diligencia de secuestro de 27 de mayo de 2009. 13.

El mismo 14 de julio de 2010, el Juzgado Trece, resuelve de igual manera el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la demandada Zoila Rosa Espinosa de Botina, en calidad de Representante Legal del establecimiento de Comercio denominado ESTUDIO 54 CAFÉ BAR, resolviendo rechazar su petición, en vista de que sus argumentos no se apegaron los hechos impugnados. 14.

Mediante auto de 30 de julio de 2010, el Juez Trece, resuelve las excepciones previas presentadas por la parte demandada, las cuales son rechazadas. 15. La Audiencia de Conciliación fue llevada a cabo con fecha 25 de octubre de 2010, solicitándose la práctica de pruebas por las partes. 16. El 4 de marzo de 2013 la actora presenta escrito solicitando al Juez Trece Civil, se remita el expediente al Tribunal Andino de Justicia para que solicite la Interpretación Prejudicial. 17.

Con fecha 5 de marzo de 2013, se efectúa la continuación de la diligencia de audiencia de conciliación entre las partes. 18. El Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, mediante auto de 23 de julio de 2013, resuelve remitir el proceso en el que se configuran como partes Organización SAYCO y ACINPRO contra Zoila Rosa Espinoza de Botina- Estudio 54 Café Bar al Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que emita su concepto e interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 36 de 99 A. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La Organización SAYCO y ACINPRO, soportan su demanda en los siguientes argumentos: 19. Que se trata de una organización sin ánimo de lucro, conformada por los titulares de derechos de autor, cuya finalidad principal es recaudar los derechos de comunicación pública, es decir, por la utilización de la música en establecimientos abiertos al público. 20.

Que el establecimiento de comercio denominado ESTUDIO 54 CAFÉ BAR, cuya representante legal y propietaria es la señora Zoila Rosa Espinosa de Botina, no ha obtenido la autorización de los titulares de los Derechos de Ejecución Pública, ni posee comprobante de pago o paz y salvo de la Organización demandante. 21. Que la demandada, no está autorizada por los mandantes de la organización para que ejecuten o utilicen obras musicales fotograbadas representadas por sus mandantes ni ha pagado el derecho de autorización para la comunicación o ejecución pública de acuerdo con las tarifas cobradas por la entidad que representa a los artistas.

B. Contestación a la demanda Por su parte, la señora Zoila Rosa Espinosa de Botina, en calidad de representante legal y propietaria del local comercial ESTUDIO 54 CAFÉ BAR, contestó en los siguientes términos: 22. Niega que los hechos argumentados por la parte actora sean ciertos ya que no adeuda suma alguna ya que las obligaciones por derechos patrimoniales de autor, se fijan mediante contrato entre las partes y no a través de imposiciones unilaterales de quien cobra el derecho de autor. 23.

Que no existe prueba alguna del catálogo de los autores y compositores a los que representa la actora, siendo además el monto a cancelarse impuesto de forma unilateral por el demandante como si fuera una obligación clara, expresa y exigible. 24. Falta de existencia como persona jurídica de derecho de la actora, careciendo de legitimidad para actuar, por lo que todas las actuaciones y decisiones del proceso son nulas. 25.

Extralimitación de facultades del comisionado ya que en el embargo de bienes se dejó sin poder funcionar el establecimiento de comercio al retener las plantas de sonido, sin contar con cuatro (4) letras de cambio que la abogada de la actora hizo firmar para poder dejar en depósito de la demandada los bienes embargados. 26. Inexistencia de la obligación al no estar soportada en un contrato celebrado entre las partes, tal como lo exige la ley de derechos de autor y la jurisprudencia. 27.

Ilegalidad en el precio que se pretende cobrar, toda vez que el autor no está facultado para señalar el valor a pagar por el uso de su obra. 28. “(…) el demandante está obligado a probar cuál o cuáles son las obras musicales (con título y nombre del autor), que están siendo utilizadas por el demandado GACETA OFICIAL 27/08/2014 37 de 99 dentro de su establecimiento de comercio, pues es la prueba de la causación de su derecho.” 29.

“No se realizó inspección alguna por el demandante da cuenta no se encontró prueba de las obras musicales que estaban siendo utilizadas o difundidas dentro del establecimiento Café Bar ESTUDIO 54 (título o nombre de la obra musical). Y es que el derecho de autor recae sobre las obras y nace o se causa por su utilización efectiva y no, porque se haga mención del nombre de un intérprete de música.” 30.

“(…) en su defecto mi mandante se acogería al pago de tarifas supletorias en materia de derechos patrimoniales de autor por Ejecución Pública de Obras musicales, si se prueba el uso de la música de sus afiliados y asociados de la entidad demandante.” 31. “El referido marco de pago supletorio del derecho de autor por Ejecución Pública de Obras musicales, se aplica cuando no existe contrato entre el usuario y el titular de las obras, por lo que el Juez debió aplicar este Régimen Legal, como que no existía un contrato entre el Demandante y el Demandado, sólo sí se probaba la utilización de obras del primero por parte del segundo.” 32.

“(…) el último párrafo del artículo 48 de la Decisión 351 de 1.993, en materia de fijación de tarifas por derechos de autor, autoriza la prevalencia de nuestra normatividad interna sobre la comunitaria, cuando expresamente la contraríe.” C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 33. El Juez consultante ha remitido el proceso para que se efectúe la Interpretación Prejudicial a que haya lugar en lo atinente a la controversia suscitada sin enunciar las normas a ser interpretadas. 34.

Por su parte, la actora, mediante escrito de 4 de marzo de 2013, solicitó dentro del proceso de Interpretación Prejudicial, con la finalidad de aclarar las siguientes interrogantes: 1.- ¿Las tarifas supletorias invocadas por el demandado dentro del Proceso de la referencia, son aplicables o no?, o si al aplicar tales tarifas estarían en contravía del derecho de exclusividad que tiene el autor de fijar las tarifas.?. 2.- ¿Podría el usuario de música, aducir la inexistencia de un contrato para realizar un uso no autorizado de las obras?. 3.- ¿Las sociedades de Gestión Colectivas, están en la obligación de probar el uso del repertorio u otorgan licencias Generales?. 35.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 13 literales a) y b), 15 literales c), f), e i), 43, 45, 48 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. D. ASPECTOS A SER ANALIZADOS 36. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 27/08/2014 38 de 99 A. De la Interpretación Prejudicial Obligatoria y Facultativa.

B. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino C. Las Sociedades de Gestión Colectiva. Su naturaleza, facultades y obligaciones. Su actividad en relación con la autorización del artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. D. De las tarifas por uso de obras de derecho de autor. De las tarifas supletorias E. De la comunicación o ejecución pública no autorizada.

Cuándo nace, derechos y obligaciones que se generan. F. De la prueba del uso del derecho de autor. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 13: “El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes.” (…) Artículo 15: “Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; f) La emisión o trasmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.” (…) Artículo 43: “Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.” GACETA OFICIAL 27/08/2014 39 de 99 (…) Artículo 45: “La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros; b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos; c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines; d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad; e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso; f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita; g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan; i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos; j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos; k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.” (…) Artículo 48: “Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.” (…) GACETA OFICIAL 27/08/2014 40 de 99 Artículo 54: “Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.” A. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA Y FACULTATIVA. 37. El Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, mediante auto de 12 de agosto de 2013, remitió el proceso a este Tribunal, a fin de que emita su concepto e interpretación prejudicial y en vista de que se trata de un órgano que no es de última instancia, es pertinente analizar cuando procede la interpretación prejudicial Obligatoria y cuando la Facultativa. 38.

Conforme se enuncia en el Testimonio Comunitario del Tribunal Andino de Justicia, “La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno”1.

Su finalidad no es otra cosa que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros. (subrayado fuera de texto). 39. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance: función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia.”2 No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”3 40.

La interpretación prejudicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su capítulo III, es de dos clases, a) facultativa y b) obligatoria. 41. Es importante entonces mencionar qué se entiende por Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria, cuándo opera cada una, sus requisitos, para que el Juez pueda tomar una mejor decisión dentro del caso que se ventila. a) Interpretación Prejudicial Facultativa 42.

Dentro de los procesos internos de un país miembro de la Comunidad Andina, pueden presentarse casos en los cuales la norma andina es parte del contenido de las normas que debe conocer el juez que va a resolver el proceso, motivo por el cual el juez de la causa, podrá solicitar al Tribunal Andino de Justicia, la interpretación de las normas sobre las cuales considere pertinente que la autoridad comunitaria se pronuncie.

Este tipo de interpretación es aplicable para 1 2 3 Sentencia de 25 de febrero de 1994, dictada en el proceso 6-IP-93, caso “LOUIS VUITTON”, publicada en el Tomo III de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, p. 101. Sentencia de 3 de septiembre de 1999, emitida en el proceso30-IP-99, caso “DEMIN”. Testimonio Comunitario del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Artes Gráficas Señal.

Impreseñal Cia. Ltda. Quito, Ecuador, p. 565, año 2004. GACETA OFICIAL 27/08/2014 41 de 99 aquellos procesos en que la sentencia que dicte el juez, sea susceptible de recurso. 43. En el evento de que el juez deba resolver el proceso sin la Interpretación Prejudicial solicitada, deberá decidir el proceso. 44. El hecho de que el juez nacional emita su dictamen si la Interpretación, no invalida el proceso. 45.

La Consulta facultativa, según la define el artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aquella por la cual el Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal, situación en la que no suspende el proceso. 46. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. b) Interpretación Prejudicial Obligatoria 47. La denominada interpretación prejudicial obligatoria o llamada consulta obligatoria, es aquella que necesariamente el juez nacional ya sea de oficio o a petición de parte, debe solicitar al Tribunal Andino de Justicia, previo a la emisión de su fallo, la interpretación de la norma comunitaria que es parte del proceso que se conoce.

El requisito que debe reunir este tipo de interpretación, es que la sentencia sea de única o última instancia, no siendo susceptible de recurso alguno interno y que involucre la aplicación de norma que sea parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 48. El juez nacional deberá suspender el procedimiento que está conociendo y remitir el correspondiente oficio al Tribunal para que se pronuncie, respecto de las normas andinas en discusión del caso. 49.

El proceso no podrá continuar mientras está pendiente de recepción la interpretación prejudicial, la cual servirá de guía y deberá ser obligatoriamente incorporada dentro de la sentencia en cumplimiento a lo determinado en el artículo 127 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. 50. El Tribunal Arbitral deberá ajustar a los conceptos antes determinados a cuál de las dos interpretaciones se ajusta el caso en análisis, dependiendo si su sentencia es de última instancia o no. 51.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características4: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia Solicitud obligatoria: El juez de única o no está obligado a solicitarla. última instancia ordinaria está obligado a solicitarla. 4 Proceso 77-IP-2013 GACETA OFICIAL 27/08/2014 42 de 99 Su aplicación es obligatoria: Si bien el Su aplicación es obligatoria: Una vez juez de instancia no está obligado a expedida la interpretación prejudicial debe solicitarla, una vez requerida y expedida sí ser acatada para resolver el caso concreto. tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de incidente procesal. Suspende el proceso. solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.

Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 43 de 99 Justicia de la Comunidad Andina 52. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo5, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la 5 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 44 de 99 normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso6. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”7. 53. De la explicación antes expuesta, se deriva el hecho de que la interpretación efectuada en el presente caso es de naturaleza Facultativa, para lo cual el juez consultante la utilizará como herramienta de información para formarse un mejor criterio del caso que tiene que resolver.

B. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO 54. Dentro del escrito de contestación a la demanda entre uno de los argumentos se enuncia que: “No debe desconocer también el a-quo que el último párrafo del artículo 48 de la Decisión 351 de 1993, en materia de fijación de tarifas por derechos de autor, autoriza la prevalencia de nuestra normatividad interna sobre la comunitaria, cuando expresamente la contraríe. Y nuestra legislación interna la contraría a través del régimen de intervención estatal al señalamiento de esas tarifas según el Parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1.982 y el párrafo 2 del artículo 11 bis de la Ley 33 de 1.987 o Tratado Internacional Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.”, haciéndose necesario analizar el aspecto relacionado con la prevalencia de la norma comunitaria sobre la andina y cuando es de aplicación la norma nacional. 6 7 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL 27/08/2014 45 de 99 55.

Para una mejor interpretación y revisión del argumento esgrimido es pertinente lo que el artículo 48 de la Decisión 351 manifiesta: “Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.” 56.

La preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario como tal, está fundamentado en el denominado principio de primacía contenido en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual sostiene que: "( ) Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación ( )" 57. La normativa Comunitaria por tener el carácter supranacional, prevalece sobre la normativa interna de cada uno de los Países Miembros. El Tribunal al interpretar el Ordenamiento Jurídico Comunitario debe velar por su aplicación uniforme en asuntos que se deban regir por una norma comunitaria y que se estén adelantando ante un Juez Nacional de uno de los Países Miembros. 58.

El Tribunal al referirse a la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento de origen interno de los Países Miembros, en la sentencia dictada en el proceso 34-AI-2001, de 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº. 839, de 25 de septiembre de 2002, y refiriéndose, también a otros procesos, ha manifestado: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( ) ‘. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ‘ ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario (…).” 59.

En vista de lo antes manifestado, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. 60. Además, el Tribunal ha dicho que: ‘El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad GACETA OFICIAL 27/08/2014 46 de 99 organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias (…)’ (Sentencia dictada en el expediente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). 61. De igual forma dentro del Proceso 34-AI-2001, el Tribunal también se ha pronunciado sobre la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento de origen internacional de los Países Miembros, en los siguientes términos: “(…) en lo que concierne a la relación propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento.

En efecto, ‘En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídicoeconómicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo (…)’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada) (…)”. 62. Por lo antes expuesto, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

C. LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. SU NATURALEZA, FACULTADES Y OBLIGACIONES. SU ACTIVIDAD EN RELACIÓN CON LA AUTORIZACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DE LA DECISIÓN 351 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 63. En el presente proceso, la organización SAYCO ACINPRO, interpuso juicio verbal sumario con medida previa referente al pago por autorización de comunicación de obras musicales de los autores, compositores, intérpretes y productores fonográficos afiliados.

En consecuencia, el Tribunal estima pertinente pasar a revisar el tema de las sociedades de gestión colectiva. GACETA OFICIAL 27/08/2014 47 de 99 Noción de Sociedades de Gestión Colectiva. 64. Si bien la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de los derechos conexos, este Tribunal se ha referido a ellas en el siguiente sentido: “Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos.

Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral (…)” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98.

Caso: SYCO Y OTROS). 65. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha manifestado que: “Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses. Las organizaciones de gestión colectiva “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías.

El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas”8. 66. El artículo 54 de la Decisión 351 enuncia que: “Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.” 67. Este tipo de sociedades que son entes sin fin de lucro, que conllevan en sí la responsabilidad de gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial a cuenta y en custodia de los intereses de un conglomerado de autores o titulares de derechos de autor bajo su autorización. 68.

Las Sociedades de Gestión Colectiva son creadas con la finalidad de que una sola persona jurídica sea el representante de varios titulares o autores, quien pueda efectuar la labor de hacer valer los derechos de sus representados. Si aisladamente cada autor intentaría efectuar el cobro de puerta en puerta de los derechos económicos que le confiere la ley, por temas de tiempo, procesos y demás le sería imposible efectuarlo, en cambio apoyado en una sociedad de gestión colectiva, es ella quien se encarga de a su vez hacer las gestiones necesarias para que el autor se vea protegido y reciba el valor económico que le corresponde por reproducción de sus obras. 8 La Gestión Colectiva del derecho de autor y los http://www.wipo.int/freepublications/es/ copyright/450/wipo_pub_l450cm.pdf derechos conexos.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 48 de 99 Necesidad de las Sociedades de Gestión Colectiva. 69. El Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 22-IP-98 de 25 de noviembre de 1998 justificó la existencia de las sociedades de Gestión Colectiva expresándose de la siguiente manera: “La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos: a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc. b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva. c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión. d) La garantía para el usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos los artistas.

En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando tales derechos “no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel, “La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publicado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14).

La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinados en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia.” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98). 70.

En síntesis, su existencia se justifica en el sentido de velar por la protección de los derechos de los titulares de derechos de autor, siempre y cuando su misión esté en armonía con las disposiciones legales. Obligaciones y facultades de las Sociedades de Gestión Colectiva 71. Entre las facultades que poseen podemos citar las siguientes: GACETA OFICIAL 27/08/2014 49 de 99 a) Autorizar a nombre y representación de los titulares de derechos de autor la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización a través de licencias de uso. b) Administrar los derechos económicos de los titulares afiliados. c) Salvaguardar los derechos de los titulares de derechos de autor. d) Gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial de los titulares que les encomiendan dicha labor. e) Celebrar contratos con terceros interesados en el uso de los derechos de autor bajo su custodia. f) Fijar las tarifas por uso de derechos de autor. g) Otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de cada sociedad. 72.

Frente a las facultades, existen también obligaciones que deben cumplir y que son: a) Contar con la autorización de la autoridad nacional competente para poder funcionar. b) Repartir de manera equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, el valor recaudado por autorizaciones conferidas. c) Deben contar necesariamente con reglamentos de socios, de tarifas y de distribución. d) Publicar al menos una vez al año en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan. e) Remitir a sus miembros, información periódica y pormenorizada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos. 73.

En el caso en análisis, el Juez consultante, debe revisar que la Sociedad actora cumpla con los requisitos legales para su existencia de acuerdo con el marco legal andino. D. DE LAS TARIFAS POR USO DE OBRAS DE DERECHO DE AUTOR. DE LAS TARIFAS SUPLETORIAS. 74. El juez consultante solicita al Tribunal que se despejen las siguientes inquietudes: 1) “Las Tarifas Supletorias invocadas por el demandado dentro del Proceso de la referencia, son aplicables o no?, o si al Aplicar tales tarifas estarían en contravía del derecho de exclusividad que tiene el autor de fijar las tarifas?” 2) “Podría el usuario de música, aducir la inexistencia de un contrato para realizar un uso no autorizado de las obras?” 75.

Previo a contestar puntualmente las interrogantes es necesario hacer referencia al tema relacionado con las tarifas a cobrar por las entidades de gestión colectiva. 76. En relación a este aspecto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva.

Sirve, como se advirtió GACETA OFICIAL 27/08/2014 50 de 99 anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución.9 Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características: 1.

Las tarifas a cobrar, deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g). 2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (Artículo 45, literal h). 3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

(Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos”.10 77. La tarifa que cancela un tercero a favor del autor viene a ser la retribución económica que el titular del derecho solicita en contraprestación por la explotación de sus obras protegidas. 78.

Por su parte, la demandada en su memorial de contestación, aduce que: “La cuantía objeto de la demanda corresponde al precio que supuestamente se adeuda al demandante por concepto del uso de las obras musicales del catálogo que representa. Dicha obligación es inexistente, porque no está soportada en un contrato que hayan celebrado las partes, tal como exige la ley sobre derechos de autor y la vasta línea jurisprudencial que la declara exequible, confirma la necesidad de ese contrato para efectos de fijar el precio por el uso de las obras” (…) “El referido marco de pago supletorio del derecho de autor por Ejecución Pública de Obras musicales, se aplica cuando no existe contrato entre el usuario y el titular de las obras; por lo que el Juez debió aplicar este Régimen Legal, como que no existía un contrato entre el Demandante y el Demandado, sólo sí se probaba la utilización de obras del primero por parte del segundo”. 79.

En la interpretación prejudicial antes citada, el Tribunal analizó, si a la luz de la normativa comunitaria andina, es posible que un País Miembro prevea un sistema de tarifas en caso de no existir un contrato entre el titular de los derechos de terceros y usuarios, que es uno de los argumentos aducidos por la demanda. En tal virtud, estableció lo siguiente: “Uno de los pilares básicos del sistema comunitario de protección de los derechos de autor es la libre disposición de los derechos patrimoniales de 9 10 Ob cit.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, pág. 285. Proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011. Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Gestión Colectiva GACETA OFICIAL 27/08/2014 51 de 99 autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto protegible sin la respectiva autorización de su titular. El artículo 54 de la Decisión 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodifusión, o prestación de apoyo para su utilización, se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su representante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su utilización sin este requisito esencial.

Lo anterior, está en consonancia con el manto de exclusividad que cubre el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la explotación sin autorización previa y expresa constituiría una infracción a los derechos de autor y daría lugar a trámites administrativos e interposición de acciones judiciales para el cese de la actividad ilícita y la búsqueda de una reparación. Es más que lógico, que el titular de los derechos de autor esté interesado en autorizar la utilización y acordar los términos de la misma.

Las tarifas supletorias, son aquellas que se aplican en caso de no existir acuerdo o contrato entre los titulares de los derechos de autor y los usuarios. Para el caso particular, se plantea la aplicación de tarifas supletorias por ejecución pública de las obras musicales. Las tarifas supletorias, en la práctica ocasionarían que se pudieran utilizar las obras pagando unas tarifas establecidas, obviando la autorización previa y expresa del titular de los derechos o su representante.

Esto claramente riñe con la normativa comunitaria sobre derechos de autor. Los titulares no pueden perder la posibilidad de autorizar la utilización de sus obras por parte de terceros, salvo ciertas excepciones consagradas positivamente, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho de exclusividad que soporta el sistema de protección de los derechos de autor.

Aún en el caso que el usuario pagara o consignara una suma de dinero establecida por terceros (el Estado en el caso de las tarifas supletorias), no es viable a la luz de la normativa comunitaria andina obviar la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o conexos. (…)”.11 80. Por lo antes expuesto, la aplicación de tarifas supletorias va en contra del derecho de exclusividad del que goza el titular de un derecho de autor y están en desacuerdo con las normas comunitarias andinas, toda vez que se desnaturaliza el derecho del autor a autorizar el uso de sus obras.

Sin embargo, las tarifas que la Sociedad de Gestión Colectiva debe aplicar, deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o 11 Proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011. Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Gestión Colectiva GACETA OFICIAL 27/08/2014 52 de 99 ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

E. DE LA COMUNICACIÓN O EJECUCIÓN PÚBLICA NO AUTORIZADA. CUÁNDO NACE, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE GENERAN. 81. La demanda verbal sumaria planteada por la Organización SAYCO y ACINPRO se fundamenta en que el demandado ESTUDIO 54 CAFÉ BAR, “(…) no ha sido autorizado por los mandantes de la organización para que ejecuten o utilicen obras musicales fotograbadas representadas por las mandantes de esta ORGANIZACIÓN, tampoco ha pagado el derecho de autorización para la comunicación o ejecución pública de conformidad por las tarifas cobradas por esta entidad, de acuerdo a la naturaleza del establecimiento de lo anotado en la condiciones de la Ley 23 de 1982.”.

Por lo antes expuesto, se hace importante hacer referencia a la comunicación pública de la obra. 82. Refiriéndose a este aspecto, el Tribunal en su Interpretación Prejudicial 97-IP2010 ha manifestado lo siguiente: “El artículo 13 de la Decisión 351 expresa que el autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

A continuación, el artículo 15 explica qué ha de entenderse por comunicación pública: “Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 53 de 99 El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes”.

En virtud de lo anterior, se debe entender por comunicación pública, el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en consecuencia, no habrá comunicación pública cuando éste tenga lugar en el plano estrictamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo.

Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público. Para la doctrina, “el concepto de público, al menos en lo que se refiere al acto de comunicación pública, viene modulado no tanto por el número de colectivo al que va destinada la obra, sino por la dimensión económica que tal colectivo tiene de cara a su explotación” (Bercovitz-Cano, Rodrigo.

Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., p.p. 180-181). La Decisión 351 establece de manera no exhaustiva las modalidades o tipos de actos de comunicación pública, incluyéndose en ellas, en consecuencia, a todas aquellas por las cuales el público pueda llegar a tener acceso efectivo de la obra. En virtud de lo anterior, se debe entender por comunicación pública, el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en consecuencia, no habrá comunicación pública cuando éste tenga lugar en el plano estrictamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo.

Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público. Para la doctrina, “el concepto de público, al menos en lo que se refiere al acto de comunicación pública, viene modulado no tanto por el número de colectivo al que va destinada la obra, sino por la dimensión económica que GACETA OFICIAL 27/08/2014 54 de 99 tal colectivo tiene de cara a su explotación” (Bercovitz-Cano, Rodrigo.

Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., p.p. 180-181). La Decisión 351 establece de manera no exhaustiva las modalidades o tipos de actos de comunicación pública, incluyéndose en ellas, en consecuencia, a todas aquéllas por las cuales el público pueda llegar a tener acceso efectivo de la obra.” 83. En el caso que nos ocupa, se trata de un establecimiento de comercio el cual según afirmación de la actora no ha cumplido con la obligación de obtener su autorización previa para utilizar o comunicar la música mediante el uso de equipos eléctricos y electrónicos de las obras musicales de los autores que representa. 84.

En el evento de que una persona haga uso de la grabación musical contenida en un soporte (disco compacto o casete), para comunicar al público el contenido de la grabación, se evidencia un uso de los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares y a su vez, si el titular de esta obra protegida ha encomendado su protección y tutela a las sociedades de gestión colectiva, quien use o reproduzca la obra, deberá necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante sus tarifas. 85.

Para que opere la infracción por falta de autorización de comunicación de una obra, deben darse las siguientes condiciones: a) Se debe considerar la existencia de derechos de autor, en concreto de obras musicales reconocidas a favor de sus titulares. b) Que sus titulares hayan encomendado la protección de sus derechos a una sociedad de gestión colectiva. c) Que se haya efectuado la comunicación pública de esos derechos sin autorización de la sociedad que los representa. 86.

El juez consultante, deberá verificar que la falta de autorización para comunicación pública de las obras musicales bajo la protección y gestión de SAYCO y ACINPRO cumpla con los requisitos antes expuestos. F. DE LA PRUEBA DEL USO DEL REPERTORIO DE UNA SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA. 87. Finalmente la tercera pregunta efectuada por el Juez consultante sostiene que: “Las Sociedades de Gestión Colectiva, están en la obligación de probar el uso del repertorio u otorgan licencias Generales? 88.

Como ya se analizó a lo largo de esta providencia, las Sociedades de Gestión Colectiva representan a autores y titulares de derechos de autor, por lo que cuando un titular solicita su gestión para la protección de sus obras, canciones, películas, entre tantas otras manifestaciones del intelecto humano, a fin de que la entidad que los va a representar conozca qué derechos son los que van a proteger, debe existir a su vez internamente forma de identificar los derechos que cada afiliado posee. 89.

El artículo 45 de la Decisión 351 incorpora entre uno de los requisitos para la autorización de funcionamiento de una Sociedad Colectiva, posean reglamentos GACETA OFICIAL 27/08/2014 55 de 99 de socios, en ellos de manera particular, cada entidad será la que fije los lineamientos de su actuación y forma de regularse. 90. De igual manera, es el artículo 45 de la antes citada Decisión, el que en su literal h) requiere que de manera anual toda Sociedad de Gestión Colectiva publique entre otros, las tarifas generales por el uso de derechos que representan. 91.

Para que una Sociedad de Gestión Colectiva ejerza a nombre y representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe en primer lugar contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero, la cual debe ser conferida por el titular a la sociedad, en segundo término, el autor debe señalar cuáles derechos posee a partir del cual la Sociedad creará un repertorio de las obras bajo su gestión, y finalmente debe existir un tarifario en donde se enuncien los valores por uso de las obras bajo su custodia y cuáles son. 92.

Las licencias conferidas por autorización de uso de las Sociedades de Gestión Colectiva, estarán de acuerdo con los reglamentos internos de cada una, este Tribunal no puede pronunciarse respecto a la forma de actuación en particular, toda vez que cada una posee un reglamento interno donde señala si la licencia es general o individual. Con base en estos fundamentos, En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Dentro de los procesos internos de un país miembro de la Comunidad Andina, pueden presentarse casos en los cuales la norma andina es parte del contenido de las normas que debe conocer el juez que va a resolver el proceso, motivo por el cual el juez de la causa, podrá solicitar al Tribunal Andino de Justicia, la interpretación de las normas sobre las cuales considere pertinente que la autoridad comunitaria se pronuncie.

Este tipo de interpretación es aplicable para aquellos procesos en que la sentencia que dicte el juez, sea susceptible de recurso.

SEGUNDO: La normativa Comunitaria por tener el carácter supranacional, prevalece sobre la normativa interna de cada uno de los Países Miembros. El Tribunal al interpretar el Ordenamiento Jurídico Comunitario debe velar por su aplicación uniforme en asuntos que se deban regir por una norma comunitaria y que se estén adelantando ante un Juez Nacional de uno de los Países Miembros.

En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

TERCERO: La interpretación efectuada en el presente caso es de naturaleza Facultativa, para lo cual el juez consultante la utilizará como herramienta GACETA OFICIAL 27/08/2014 56 de 99 de información para formarse un mejor criterio del caso que tiene que resolver.

CUARTO: Las Sociedades de Gestión Colectiva son creadas con la finalidad de que una sola persona jurídica sea el representante de varios titulares o autores, quien pueda efectuar la labor de hacer valer los derechos de sus representados. Si aisladamente cada autor intentaría efectuar el cobro de puerta en puerta de los derechos económicos que le confiere la ley, por temas de tiempo, procesos y demás le sería imposible efectuarlo, en cambio apoyado en una sociedad de gestión colectiva, es ella quien se encarga de a su vez hacer las gestiones necesarias para que el autor se vea protegido y reciba el valor económico que le corresponde por reproducción de sus obras.

QUINTO: Entre las facultades que poseen podemos citar las siguientes: a) Autorizar a nombre y representación de los titulares de derechos de autor la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización a través de licencias de uso. b) Administrar los derechos económicos de los titulares afiliados. c) Salvaguardar los derechos de los titulares de derechos de autor. d) Gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial de los titulares que les encomiendan dicha labor. e) Celebrar contratos con terceros interesados en el uso de los derechos de autor bajo su custodia. f) Fijar las tarifas por uso de derechos de autor. g) Otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de cada sociedad.

Las obligaciones que deben cumplir y que son: a) Contar con la autorización de la autoridad nacional competente para poder funcionar. b) Repartir de manera equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, el valor recaudado por autorizaciones conferidas. c) Deben contar necesariamente con reglamentos de socios, de tarifas y de distribución. d) Publicar al menos una vez al año en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan. e) Remitir a sus miembros, información periódica y pormenorizada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos.

SEXTO: Para que una Sociedad de Gestión Colectiva ejerza a nombre y representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe en primer lugar contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero, la cual debe ser conferida por el titular a la sociedad, en segundo término, el autor debe señalar cuáles derechos posee a partir del cual la Sociedad creará un repertorio de las obras bajo su gestión, y finalmente debe existir un tarifario en donde se enuncien los valores por uso de las obras bajo su custodia y cuáles son.

GACETA OFICIAL SÉPTIMO: 27/08/2014 57 de 99 La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución. “Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características: 1.

Las tarifas a cobrar, deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g). 2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (Artículo 45, literal h). 3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

(Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos. Las tarifas supletorias, en la práctica ocasionarían que se pudieran utilizar las obras pagando unas tarifas establecidas, obviando la autorización previa y expresa del titular de los derechos o su representante.

Esto claramente riñe con la normativa comunitaria sobre derechos de autor. Los titulares no pueden perder la posibilidad de autorizar la utilización de sus obras por parte de terceros, salvo ciertas excepciones consagradas positivamente, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho de exclusividad que soporta el sistema de protección de los derechos de autor.

Aún en el caso que el usuario pagara o consignara una suma de dinero establecida por terceros (el Estado en el caso de las tarifas supletorias), no es viable a la luz de la normativa comunitaria andina obviar la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o conexos.”

OCTAVO: En el evento de que una persona haga uso de la grabación musical contenida en un soporte (disco compacto o casete), para comunicar al público el contenido de la grabación, se evidencia un uso de los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares y a su vez, si el titular de esta obra protegida ha encomendado su protección y tutela a las sociedades de gestión colectiva, quien use o reproduzca la obra, deberá necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante sus tarifas.

NOVENO: La aplicación de tarifas supletorias va en contra del derecho de exclusividad del que goza el titular de un derecho de autor y están en desacuerdo con las normas comunitarias andinas, toda vez que se desnaturaliza el derecho GACETA OFICIAL 27/08/2014 58 de 99 del autor a autorizar el uso de sus obras. Sin embargo, las tarifas que la Sociedad de Gestión Colectiva debe aplicar, deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada, envíese copia de la Nota Informativa del planteamiento de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales12 y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 48-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: FIGURATIVA.

Expediente Interno: 03670-2011-0-1801-JR-CA-08. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. 12 Gaceta Oficial No. 694, de 3 de agosto de 2001.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 59 de 99 VISTOS: El Oficio 3670-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 03670-2011-0-1801-JR-CA-08.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: SHERFARMA S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tercera interesada: VIDASOL E.I.R.L. (Gloria Narváez Abanto) A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 9 de septiembre de 2009, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad del Certificado 138074, correspondiente al registro de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Alega ser titular de la empresa VIDASOL E.I.R.L. que elabora y comercializa productos orientados a la nutrición y la salud, especialmente, el producto de la marca MAGNESOL y logotipo, registrado bajo el Certificado 54932 en la misma Clase 5. 2.

Mediante Resolución 1218-2010/CSD-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos (CSD) declaró infundada la acción de nulidad, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, “si bien los signos están conformados por la representación estilizada de un paisaje en el cual se aprecia la figura de un sol y un arco iris, éstos elementos forman parte de otras marcas registradas”. 3.

El 1 de julio de 2010, Gloria Narváez Abanto interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, la Sala resolvió revocar la resolución de la CSD, declarar fundada la acción de nulidad y nulo el Certificado 138074 inscrito a favor de SHERFARMA S.A.C. 4. SHERFARMA S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI.

Mediante sentencia contenida en la Resolución 8 de 16 de enero de 2013 se declaró infundada la demanda. 5. SHERFARMA S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior GACETA OFICIAL 27/08/2014 60 de 99 de Lima, suspendió el proceso y, en consecuencia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal para que se aclare lo siguiente: 6.

Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre un signo mixto y un signo gráfico a fin de establecer si su coexistencia puede conllevar un riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor? 7. Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer previamente cuál es el elemento determinante (el denominativo o el gráfico) del signo mixto en conflicto? 8.

Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer la similitud gráfica y conceptual entre los signos en conflicto? B. Fundamentos de la demanda: La demandante Sherfarma S.A.C. señaló que: 9. Su marca fue indebidamente anulada pues a criterio de los vocales que emitieron la resolución impugnada resultaría confundible con la marca MAGNESOL y logotipo registrada a favor de Gloria Narváez Abanto. 10.

Su marca registrada resumía las características de un dibujo abstracto de un paisaje costeño, con una playa con sol, arena, mar; mientras que la marca registrada a favor de Gloria Narváez resume las características de un paisaje serrano, con montañas y demás elementos diferenciadores. 11. No existe la supuesta semejanza entre los componentes gráficos que conforman ambos signos confrontados.

Al comparar los signos en disputa no se tuvo en consideración la presencia destacada y preponderante del elemento denominativo de la marca MAGNESOL y logotipo, obviando ponderar las evidentes diferencias existentes entre los elementos figurativos que integran ambas marcas. 12. Existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que cuentan con elementos figurativos consistentes en la representación de paisajes soleados o con arco iris, lo que evidenciaría que la presencia de estos elementos no les impedía distinguirse en el mercado y por consiguiente no generaban riesgo de confusión en el público consumidor. 13.

Su marca distinguía productos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, en tanto que la marca registrada MAGNESOL y logotipo distingue “tónicos minerales, complementos nutricionales y demás productos” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, advirtiéndose que no necesariamente habrá identidad entre los productos que distingan las marcas en disputa. 14.

En la resolución impugnada no existe una explicación de las razones por las cuales tanto el elemento denominativo como el figurativo de la marca MAGNESOL y logotipo tendrían la misma relevancia, siendo que de ordinario es el elemento denominativo de una marca mixta el elemento dominante, apreciándose que en el caso concreto la parte denominativa de la marca mixta de titularidad de la señora Narváez tiene una presencia destacada en el signo, mientras que los elementos figurativos desempeñan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación de producto, lo cual dejaría en evidencia una insalvable falta de motivación. 15.

Agrega que el producto distinguido con la marca MAGNESOL y logotipo es un complemento nutricional que se expende en sobrecitos de 33 gramos que contienen una solución en polvo que necesita disolverse en agua para su administración, por lo GACETA OFICIAL 27/08/2014 61 de 99 que el consumidor que adquiere este producto dado el diminuto tamaño de su envase no logra reparar en todos los detalles de la marca contenida en él, razón por la cual solicita el producto por su denominación MAGNESOL, que además ocupa un lugar preponderante en todo el conjunto, pues se encuentra colocado en la parte superior del envase.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: 16. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 17. Tanto el elemento denominativo como el figurativo en la marca MAGNESOL y logotipo tienen la misma relevancia. 18. Los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos. 19.

El consumidor analizará la marca figurativa registrada a favor de Sherfarma, cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada MAGNESOL y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de ambas marcas. 20. En el caso de las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo y riguroso. 21.

Ambos signos confrontados comparten numerosos elementos en común, tal como un sol y demás elementos comunes, evocando así la misma idea en el consumidor. La tercera interesada Gloria Narváez Abanto contestó la demanda manifestando lo siguiente: 22. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 23.

Distinguen los mismos productos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 24. Defiende la legalidad de la resolución emitida por el TPI del INDECOPI. D. La sentencia de primera instancia 25. La primera instancia judicial señaló lo siguiente: “[L]as marcas comparadas son confundibles, dado que presentan una distribución de elementos y colores particular, presentando un paisaje soleado distinto al que se aprecia en otras marcas presentadas por la hoy demandante (…) III) que, en esa línea de ideas, desde el punto de vista gráfico se aprecia que las marcas confrontadas presentan de forma relevante la representación de un paisaje soleado con arco iris y fondo blanco, en el que se aprecia el sol en la misma posición, campos verdes, en similar combinación de colores;

IV) que, si bien existe la presencia de paisajes soleados en otras marcas, empero, ello no determina que la existencia de ligeras diferencias permitan la coexistencia de las marcas confrontadas, como sostiene la actora; V) que, las otras marcas que presentan paisajes soleados no representan una distribución de elementos y colores similar a la marca mixta registrada Magnesol, como sí se aprecia GACETA OFICIAL 27/08/2014 62 de 99 en la marca figurativa certificada Nº 138074, lo cual genera una impresión en conjunto similar que impide la coexistencia en el mercado de los signos confrontados; por cuanto existe similar combinación de elementos figurativos y cromáticos entre los signos confrontados (…) dada la distribución de colores y elementos, aun si el consumidor medio percibiera ligeras diferencias existentes entre las marcas confrontadas, existiría riesgo de confusión indirecta (…) y si se considerara suficiente la presencia de la denominación Magnesol para diferenciar los signos, conforme aduce la actora, ello permitiría que se imiten libremente marcas mixtas registradas, permitiendo su registro por el solo hecho de agregar o eliminar la denominación que la acompaña (…)”.

E. Fundamentos del recurso de apelación: 25. Como principales argumentos del recurso de apelación interpuesto por Sherfarma S.A.C. se observa que: El Juzgado habría incurrido en el mismo error que la resolución administrativa impugnada al realizar el examen comparativo de los signos en disputa, no habiendo tomado en cuenta la presencia relevante del elemento denominativo en la marca MAGNESOL y logotipo, ni que los elementos gráficos que componen ambas marcas son diferentes y evocan conceptos diferenciables por el público consumidor.

Finalmente, reproduce los demás fundamentos de la demanda. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; ello con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 27. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa. 28. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) GACETA OFICIAL 27/08/2014 63 de 99 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;

(…) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 29. En el procedimiento administrativo interno, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. en la Clase 5 de la Clasificación de Niza sobre la base su marca MAGNESOL y logotipo. Mediante Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, la Sala resolvió declarar fundada la acción de nulidad y nulo el Certificado 138074 inscrito a favor de SHERFARMA S.A.C. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 30.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Requisitos para el registro de las marcas. 31. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 32.

De conformidad con la anterior definición normativa se puede afirmar que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. GACETA OFICIAL 27/08/2014 64 de 99 33. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:      diferencia los productos o servicios que se ofertan; es indicadora de la procedencia empresarial; indica la calidad del producto o servicio que identifica; concentra el goodwill del titular de la marca; y, sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 253, de 7 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 35. Respecto de la función publicitaria ha expresado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto de la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1112, de 6 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 36. El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de la marca.

Establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente (literal g) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 37.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 27/08/2014 65 de 99 38. Si bien no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 39.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 40. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se señala:  La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir. También permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.  La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica resulta importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. GACETA OFICIAL 41. 27/08/2014 66 de 99 El Tribunal, al respecto de este tema, ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 42. La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 43. En el presente caso, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. sobre la base su marca MAGNESOL y logotipo. 44.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: GACETA OFICIAL 27/08/2014 67 de 99 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 45. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 46. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2. 47. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 48. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 27/08/2014 68 de 99 servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 49. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 50.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 51. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 52.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos señalar: Proceso 58-IP2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. GACETA OFICIAL 27/08/2014 69 de 99 C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS. 53. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca constituida por un logotipo característico y la marca MAGNESOL y logotipo. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y figurativos. 54.

Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP2011: “Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman la marca. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 55. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. 56.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 57. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso 23–IP-2004. Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). 58. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina nacional competente, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o GACETA OFICIAL 27/08/2014 70 de 99 similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.

(Proceso 23-IP-2004 de 5 de mayo de 2004).” 59. En este orden de ideas, la Corte Consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca constituida por un logotipo característico y la marca MAGNESOL y logotipo. D. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 60.

En el presente caso, se ha alegado que los signos confrontados comparten elementos gráficos de uso común. 61. Dentro del Proceso 211-IP-2013 de 12 de febrero de 2014, el Tribunal reiteró que al conformar una marca su creador puede valerse de diversos elementos, tales como: palabras o gráficos, que individualmente considerados pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos gráficos de uso común. Sin embargo, dichos elementos gráficos de uso común al estar combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 62. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos gráficos de uso común sean utilizados por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos gráficos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas3. 63. Dentro del Proceso 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013, este Tribunal precisó que lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. GACETA OFICIAL 27/08/2014 71 de 99 podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 64.

La Corte Consultante debe determinar si los elementos gráficos utilizados son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo los elementos gráficos de uso común, si es que dichos elementos hacen parte del conjunto de la marca.

E. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 65. En el presente caso, el Indecopi señaló que ambos signos confrontados comparten numerosos elementos en común, tal como un sol y demás elementos comunes, evocando así la misma idea en el consumidor. 66. Dentro del Proceso 93-IP-2012 de 3 de octubre de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “Una palabra evocativa hace que todo el conjunto de la marca sea considerado como evocativo.

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. GACETA OFICIAL 27/08/2014 72 de 99 67. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.4 A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"5. 68. Así las cosas, la Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

F. MARCAS QUE DISTINGUEN CLASIFICACIÓN DE NIZA. PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA 69. En el presente caso, la demandante Sherfarma S.A.C. señaló que su marca distinguía “productos para uso humano” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, en tanto que la marca registrada MAGNESOL y logotipo distingue “tónicos minerales, complementos nutricionales y demás productos” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, advirtiéndose que no necesariamente habrá identidad entre los productos que distingan las marcas en disputa. 4 5 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del Proceso 4-IP-95.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y

79. GACETA OFICIAL 27/08/2014 73 de 99 70. Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”.

GACETA OFICIAL G. EL EXAMEN NACIONALES AUTÓNOMO. 27/08/2014 74 de 99 DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS COMPETENTES. DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y 71. En el presente caso, la demandante argumentó que en la resolución impugnada no existe una explicación de las razones por las cuales tanto el elemento denominativo como el figurativo de la marca MAGNESOL y logotipo tendrían la misma relevancia, lo cual dejaría en evidencia una insalvable falta de motivación. 72.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 73. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. 74. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. 75.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 76.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 77. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento del registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005 emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005 emitida dentro del Proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 27/08/2014 75 de 99 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486; para luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 78. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 79. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina.

Esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 80. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7 81. No se está afirmando que la oficina nacional competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con 7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 76 de 99 las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites en la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.

CUARTO: La Corte Consultante debe determinar si los elementos gráficos son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común, si es que dichos elementos hacen parte del conjunto de la marca.

QUINTO: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza merece una mayor atención, a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se basa en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin la asistencia profesional permanente. GACETA OFICIAL SÉPTIMO: 27/08/2014 77 de 99 El examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 51-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno: 4463-2010-01801-JR-CA-15 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 4463-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4463-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto de 18 de junio de 2014 mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 1. 27/08/2014 78 de 99 LAS PARTES: Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercera interesada: CLOROX PERÚ S.A. A. Determinación de los hechos relevantes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

El 3 de marzo de 2005, Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular en la que se aprecian las palabras INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y RUC 20417378911, con tres divisiones igualmente circulares, donde también se aprecia la denominación SAPOLIO en letras características para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

El 1 de junio de 2005, Clorox Perú S.A. formuló oposición sobre la base de su marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico (Certificado 103006) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Asimismo, mediante Expediente 197037-2003 de 28 de noviembre de 2003 solicitó el registro de la forma tridimensional de un envase cilíndrico en la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

Mediante Resolución 3703-2008/OSD-INDECOPI de 5 de marzo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo hasta que se resuelvan de manera definitiva los Expedientes 254895-2005 y 78676-2006, correspondientes a las acciones de nulidad de las marcas registradas a favor de Clorox Perú S.A. Mediante Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI de 5 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos levantó la suspensión, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado por Intradevco Industrial S.A., por haberse declarado infundadas las acciones de nulidad incoadas en contra de las marcas registradas a favor de Clorox Perú S.A. El 25 de agosto de 2009, Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación. Mediante Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010, la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI.

Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contencioso administrativa. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2012, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: “La forma de juzgar la semejanza entre formas tridimensionales. Riesgo de confusión entre signos (formas tridimensionales) pertenecientes a la misma clase y que distinguen casi los mismos productos.

Dado que el demandante afirma que se habría replicado la forma de sellado característico de su envase se consulta si debe tomarse en cuenta para el análisis de los signos el artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. Cuál es el rol específico que debe jugar la conexión competitiva en ese análisis”. GACETA OFICIAL 27/08/2014 79 de 99 B. Fundamentos de la demanda: La demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. argumentó lo siguiente: 9.

Solicita la nulidad de la Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010, mediante la cual la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI, denegando así el registro solicitado por Intradevco Industrial S.A. 10. No existe riesgo de confusión entre los signos figurativos confrontados. 11.

El signo solicitado presenta numerosas diferencias como el pico del envase que presenta una forma plenamente diferenciable. 12. La marca SAPOLIO es notoriamente conocida. B. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda señalando que: 13. Se denegó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular, en la que se aprecian las palabras INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. escritas en letras característica, con tres divisiones SAPOLIO INTRADEVCO peticionado por el demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza, indicando que resulta confundible con la marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico, que distingue productos de la Clase 3 y de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, registrada a favor de CLOROX PERÚ S.A. 14.

El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. La tercera interesada CLOROX PERÚ S.A. argumentó lo siguiente: 15. Defiende la legalidad de la Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010.

Existe riesgo de confusión entre los signos figurativos confrontados. 16. Intradevco intenta apropiarse de la característica de la botella de Clorox que el consumidor ya asocia a esta empresa para aprovecharse de la reputación y el posicionamiento que goza Clorox en el mercado peruano. La característica primordial del envase es el pico sellado al calor. 17.

Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación de Niza. D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 18. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2012, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda, por considerar que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada por la demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y la marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico registrada a favor de CLOROX PERÚ S.A., “en atención al riesgo de confusión por la similitud de los envases y la conexión competitiva de los productos que distinguen, por lo cual se verifica que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 80 de 99 E. Fundamentos del recurso de apelación: 19. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 20. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 21. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER 22. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa. 23.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL 27/08/2014 81 de 99 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 24. En el presente caso, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase de forma cilíndrica que presenta dos franjas paralelas, la parte superior del envase es una forma irregular observándose la denominación SAPOLIO escrita en letras características, el pico frontalmente es cuadrangular y de perfil triangular, la base circular dividida por dos líneas paralelas y la denominación INTRADEVCO escrita en letras características, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza; solicitud respecto de la cual CLOROX PERÚ S.A. formuló oposición. Por lo tanto, resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 25.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 26. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 27.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por GACETA OFICIAL 27/08/2014 82 de 99 medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. 28. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado de forma tridimensional mixta para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 29. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado constituido por “la forma tridimensional de un envase de forma cilíndrica” que pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza, con la marca registrada constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado de las Clases 3 y 5 de la Clasificación de Niza. 30.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: GACETA OFICIAL 27/08/2014 83 de 99 “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 31.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 32.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 33.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/08/2014 84 de 99 Riesgo de confusión y/o de asociación. 34. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 35.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 36. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 37.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 38.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 39. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 40.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648, de 21 de agosto de 2008). 41. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/08/2014 85 de 99 vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos 43.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 44. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 86 de 99 simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”7. (…)”. 45. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

C. LA MARCA TRIDIMENSIONAL MIXTA. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES. 46. Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular en la que se aprecian las palabras INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y RUC 20417378911, con tres divisiones igualmente circulares, donde también se aprecia la denominación SAPOLIO en letras características para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

Clorox Perú S.A. formuló oposición sobre la base de su marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico (Certificado 103006) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 47. En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales a), b), f) y g) de la Decisión 486.

En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., RUC 20417378911 y la denominación SAPOLIO en letras características. Sin embargo, el punto controvertido central consiste en el riesgo de confusión entre los aspectos tridimensionales de los signos confrontados. 48. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/08/2014 87 de 99 independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 49. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial8. 50.

En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 51.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. 52. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 53. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. 54. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones.

En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional. 55. Sobre las marcas bidimensionales el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la 8 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.

Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.

Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.

GACETA OFICIAL 27/08/2014 88 de 99 perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1297 de 16 de febrero de 2006). 56.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de un exhibidor de chupetas. 57.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior interpretación prejudicial hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.

Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )”. (Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998). 58.

El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. GACETA OFICIAL 27/08/2014 89 de 99 59. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 60.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales. 61.

Dentro del Proceso 194-IP-2005 de 25 de noviembre de 2005, este Tribunal precisó lo siguiente: “(…) COMPARACIÓN ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES. Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso. (…)”. D. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL. 62.

En el presente caso, pueden existir elementos de uso común en la conformación de las marcas tridimensionales. 63. Para lo anterior, se seguirá la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del Proceso 7-IP-2012: 64. El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) GACETA OFICIAL 27/08/2014 90 de 99 c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. 65.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 66.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 67.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 68. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 69.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes. 70.

El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 71.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. E. LA NOTORIEDAD ALEGADA DE LA PARTE DENOMINATIVA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 72.

En el presente caso, se alega la notoriedad de la denominación SAPOLIO presente en el signo solicitado a registro. Se debe precisar que no se está registrando una marca notoriamente conocida en sí misma, es decir, la marca tridimensional que se pretende registrar no es notoria. Sin embargo, si el Juez Consultante determinara GACETA OFICIAL 27/08/2014 91 de 99 que la palabra SAPOLIO resulta ser el elemento predominante en el signo solicitado, deberá aplicar la siguiente jurisprudencia. 73.

Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. 74. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.  La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy GACETA OFICIAL 27/08/2014 92 de 99 riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. 75.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial;

GACETA OFICIAL 27/08/2014 93 de 99 h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. F. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 3 Y 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA. 76. En el presente caso, Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional mixta de un envase en la Clase 3 de la Clasificación de Niza. Clorox Perú S.A. formuló oposición sobre la base de su marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico (Certificado 103006) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 77.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: “ALDO” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.9 78.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se 9 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 27/08/2014 94 de 99 limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”10 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 27/08/2014 95 de 99 79. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva”. G. EL SIGNO POTENCIALMENTE CONFUNDIBLE CON MARCAS QUE DISTINGUE PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA. 80. En el presente caso, la marca opositora distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 81.

Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos GACETA OFICIAL 27/08/2014 96 de 99 ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. H. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE RESPECTO DE SUS PROPIAS DECISIONES. 82. En el presente proceso, se alegan resoluciones anteriores emitidas por el Indecopi. 83.

Dentro del Proceso 114-IP-2010 de 12 de noviembre de 2010, este Tribunal reiteró lo siguiente: “El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior GACETA OFICIAL 27/08/2014 97 de 99 signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1553 de 15 de octubre de 2007, marca: MONARCM).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, GACETA OFICIAL 27/08/2014 98 de 99 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esa aptitud se confirmará si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no se pueden registrar los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

TERCERO: En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales a), b), f) y g) de la Decisión 486. En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., RUC 20417378911 y la denominación SAPOLIO en letras características.

Sin embargo, el punto controvertido central consiste en el riesgo de confusión entre los aspectos tridimensionales de los signos confrontados. La Corte Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos de forma tridimensional, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La Corte Consultante debe determinar si el signo de forma tridimensional es exclusivamente una forma común en la Clase 3 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro una marca que contiene una denominación notoria es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

SÉPTIMO: El examen de los signos destinados a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza merece una mayor atención, a fin de evitar la GACETA OFICIAL 27/08/2014 99 de 99 posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se basa en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin la asistencia profesional permanente.

OCTAVO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:     Debe ser de oficio. Debe ser integral. Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú