Año XXXII – Número 2463 Lima, 04 de marzo de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 166-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 80 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01355-2012-0-1801-JR-CA-02.

Actor: LIMOR DE COLOMBIA S.A. Patente: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO MULTIPROTÉICO DE LARVA DE BOOPHILUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”.... Proceso 168-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01417-2011-0-1801-JR-CA-07.

Actor: CARLOS ALBERTO CASTELLI. Marca mixta: TODOMODA TIENDAS PROCESO 166-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 80 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01355-2012-0-1801-JR-CA-02.

Actor: LIMOR DE COLOMBIA S.A. Patente: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO MULTIPROTÉICO DE LARVA DE BOOPHILUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 04/03/2015 2 de 30       solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio No. 1355-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 20 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 01355-2012-0-01801-JRCA-02.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de noviembre de 2014. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: LIMOR DE COLOMBIA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. III.

A. DATOS RELEVANTES.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., solicitó el 22 de septiembre de 2005 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS MICROPLUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad de la solicitud extranjera No. 04-095-426 presentada el 24 de septiembre de 2004 en Colombia. 2. Mediante proveído del 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto de la anualidad correspondiente al periodo 2008-   GACETA OFICIAL 04/03/2015 3 de 30       2009, concedió a la solicitante un plazo de gracia de seis (6) meses contado a partir de la recepción de dicha notificación para efectuar el pago correspondiente. 3.

El 16 de febrero de 2009 se emitió el Informe Técnico CJE5-2009, mediante el cual se señaló: “i) La memoria descriptiva no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486 referida a la suficiencia de la descripción; ii) Las reivindicaciones 119 no cumplen con los requisitos de claridad y sustento en la memoria descriptiva establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. iii) La reivindicación 20 no cumple con el artículo 15 literal b) de la Decisión 486 y el literal c) del artículo 25B de la Ley Nº 29316, referidos a la no patentabilidad de material biológico existente en la naturaleza, todo o en parte”. 4.

El 3 de abril de 2009, la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad. 5. Mediante proveído de 20 de abril de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI declaró el pago efectuado por concepto de la anualidad correspondiente al periodo 2008-2009. 6. El 16 de julio de 2009, la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., dio respuesta al Informe Técnico CJE5-2009.

Adjuntó nuevo pliego de 10 reivindicaciones y expuso argumentos técnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes. Además modificó el título de la solicitud a: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO MULTIPROTÉICO DE LARVA DE BOOPHILUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”. 7. El 08 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico CJE 5-2009/A, mediante el cual se manifestó que: “i) La memoria descriptiva no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486, referida a la descripción; ii) La reivindicación 1 no cumple con el requisito de claridad y sustento en la memoria descriptiva establecida en el artículo 30 de la Decisión 486; iii) Las reivindicaciones 2-9 constituyen una ampliación, según el artículo 34 de la Decisión 486; iv) La reivindicación 10 define material biológico existente en la naturaleza, por lo que se ve afectada por el artículo 25B literal c) de la Ley 29316”. 8.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1288-2009/DIN-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada. 9. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. 10. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2749/TPI-INDECOPI de 02 de diciembre de 2011, declaró la caducidad del registro de patente, argumentando que la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., solamente efectuó el pago por concepto de anualidad correspondiente a los periodos 2008-2009 y 2009-2010, adeudando la anualidad correspondiente al periodo 2010-2011. 11.

La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo. Subsidiariamente, solicitó: i) Que se reinicie la tramitación de la solicitud de patente; ii) Que se otorgue un plazo razonable para que se efectúe el pago de las anualidades que se encuentran pendientes de pago.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 4 de 30       12. El Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Nº 10, de 14 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 13. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 14.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 15. Sostiene, que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, le restó garantías a la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A. ya que “SIN ANALIZAR EL FONDO DE LA CUESTIÓN procedió a declarar la caducidad de una patente aún sin haber previamente notificado el requerimiento de pago TAL COMO SE HA EFECTUADO EN PRIMERA INSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”. 16.

Agrega, que existe una obligación de notificar por parte del INDECOPI, justificada en el derecho de la demandante a la defensa y debido proceso en sede administrativa, amparada por la “EXPECTATIVA GENERADA POR LAS NOTIFICACIONES PREVIAS QUE EMITIÓ (Y SIGUE EMITIENDO) LA DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, la cual EN PRIMERA INSTANCIA siempre NOTIFICA a los administrados para que efectúen el pago de la anualidad ‘dentro del plazo de gracia de seis meses’ y dicho plazo se cuenta SIEMPRE desde la ‘fecha de notificación del apercibimiento’”.

Esta posición ha sido corroborada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, y por sendos pronunciamientos del INDECOPI. 17. Manifiesta, que la solicitud de patente de invención cumple con todos los requisitos de ley. Por lo tanto, debe otorgarse el registro.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 18. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:   − Indica, que la demanda debe declararse infundada ya que no existe mandato que obligue a la administración a requerir el pago de la anualidad antes de que se venza el plazo de caducidad. Por lo tanto, mal obra el accionante al alegar el desconocimiento del derecho de defensa y debido proceso, por cuanto es obligación del solicitante llevar a cabo todos los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley. − Agrega, que la solicitud de patente ha caducado de pleno derecho, al haber transcurrido el tiempo contemplado en la Ley sin haberse verificado el pago de las anualidades.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 5 de 30       − D. Sostiene, que la jurisprudencia citada en torno al deber de notificar resulta impertinente para el caso en concreto, ya que el pago de las anualidades se encuentra expresamente consagrado en la Ley, y el administrado no puede alegar su desconocimiento. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 19.

El Segundo Juzgado Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 10 de 14 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: E. − La Decisión 486 no establece la obligación de notificar los pagos por anualidades ni del plazo de gracia; y aun así, en primera instancia el INDECOPI notificó al demandante. − El demandante tiene conocimiento de la existencia de dicha normativa.

RECURSO DE APELACIÓN. 20. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: IV. − La sentencia de primera instancia fue dictada por un órgano judicial incompetente según la Resolución Administrativa 722-2013-PSCJLI/PJ, por lo que adolece de un vicio de nulidad insubsanable. − El INDECOPI trasgrede el principio de estoppel, según el cual una de las partes del litigio no puede asumir una conducta contradictoria con la asumida inicialmente.

Por lo tanto, si la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías notificó en primera instancia, el mismo comportamiento debió asumir la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. La caducidad de pleno derecho que establece el artículo 80 de la Decisión 486 como sanción por falta de pago de la tasa anual para la vigencia de la solicitud o registro de patente ¿debe operar aunque la autoridad competente no haya requerido el pago mencionado?”. 23.

Se hará la interpretación solicitada. A continuación, se inserta el texto de la norma interpretada:   GACETA OFICIAL 04/03/2015 6 de 30       DECISIÓN 486 Artículo 80 “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”. VI. CONSIDERACIONES: 24. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE POR EL NO PAGO DE TASAS.

REQUISITOS Y PRESUPUESTOS. 25. La sociedad demandante argumentó que el INDECOPI procedió a declarar la caducidad de la solicitud de patente sin haber notificado previamente el requerimiento del pago. El INDECOPI sostuvo que la solicitud de patente caducó de pleno derecho, ya que transcurrió el tiempo contemplado en la ley sin haberse verificado el pago de las anualidades. 26.

El juez consultante realizó la siguiente pregunta: “La caducidad de pleno derecho que establece el artículo 80 de la Decisión 486 como sanción por falta de pago de la tasa anual para la vigencia de la solicitud o registro de patente ¿debe operar aunque la autoridad competente no haya requerido el pago mencionado?”. 27. Para resolver lo anterior, el Tribunal reitera la interpretación prejudicial de 23 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 113-IP-2014, mediante la cual recientemente se abordó el tema propuesto: “Dentro del Proceso 111-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente:   GACETA OFICIAL 04/03/2015 7 de 30       “La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Caducidad de la patente RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Artículo 53.Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.* Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior.

Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia. * En el presente caso de forma quinquenal. RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Artículo 80.Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. (…) El artículo 80 de la Decisión 486 establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes.

En caso exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. Según esta disposición, la Oficina Nacional Competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad”. Pago de tasas para mantener vigente la patente.

Obligación   Decisión 344 (Antes del 1 de diciembre de 2000) Obligación de pagar las tasas de Decisión 486 (Luego del 1 de diciembre de 2000) Obligación de pagar las tasas de GACETA OFICIAL 04/03/2015 8 de 30       de pago forma quinquenal.* forma anual. Ejecución del pago Si se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, que abarquen un periodo más allá del 1 de diciembre de 2000, se entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades según la Decisión 486.

Se reconocerán los pagos realizados bajo la normativa anterior. * En concordancia con la legislación nacional. Si no se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, antes del 1 de diciembre de 2000, se deberán efectuar los pagos de forma anual. OPORTUNIDAD DEL PAGO DE LAS TASAS ANUALES. La oportunidad del pago de las tasas anuales se encuentra claramente regulada en el artículo 80 de la Decisión 486.

En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Como se puede observar, la obligación, de llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional competente. La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique previamente al administrado para que efectúe el pago de la anualidad, toda vez que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago de las tasas.

En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la obligación de notificar al administrado, siendo en realidad una obligación del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la normativa comunitaria. Por un lado, le corresponde al administrado ser diligente en el pago de las tasas anuales.

Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, siendo esta norma de carácter imperativo y de cumplimiento automático. En consecuencia, los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por GACETA OFICIAL 04/03/2015 9 de 30       servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Según la Decisión 486 la figura operará cuando el titular no cumpla con pagar una tasa anual.

SEGUNDO: Los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 013552012-0-01801-JR-CA-02, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 168-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01417-2011-0-1801-JR-CA-07.

Actor: CARLOS ALBERTO CASTELLI. Marca mixta: TODOMODA TIENDAS. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala   GACETA OFICIAL 04/03/2015 10 de 30       Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 1417-2011-0/8va SECA-CSJLIPJ, de 21 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de diciembre de 2014. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Apelante: CARLOS ALBERTO CASTELLI. Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

REPÚBLICA DEL PERÚ. EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI Y LIDIA ROSA ESPINOZA PONCE.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. Los señores EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI y LIDA ROSA ESPINOZA PONCE, solicitaron el 17 de marzo de 2009, el registro como marca del signo mixto TODOMODA TIENDAS, para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados y sombrerería”. 2.

El 13 de julio de 2009, el señor CARLOS ALBERTO CASTELLI formuló oposición sobre la base de la marca mixta TODOMODA, registrada bajo el certificado No. 56601, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”. GACETA OFICIAL 04/03/2015 11 de 30       3.

El 30 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 3665-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4. El 26 de enero de 2010, el señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo. 5.

El 26 de noviembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2703-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 3665-2009/CSD-INDECOPI. 6. El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado, interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra las anteriores Resoluciones. 7.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diez de 23 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda. 8. El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10.

Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico (mismo tipo de letra) y fonético. Se genera confusión indirecta. 11. Sostiene, que la palabra “Tiendas” de la marca solicitada es descriptiva del lugar de venta de los productos, lo que la convierte en un elemento irrelevante en el análisis de confundibilidad de las marcas. 12.

Agrega, que no se puede negar la protección por considerar que la palabra TODOMODA es descriptiva. 13. Adiciona, que el grado de confundibilidad se ve acrecentado ya que existe una vinculación entre los productos que distingue la marca solicitada y los servicios que distingue la marca mixta TODOMODA. Por lo tanto, se configura la conexión competitiva, tal y como lo ha manifestado el INDECOPI en anteriores pronunciamientos. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. GACETA OFICIAL 04/03/2015 12 de 30       15. Manifiesta, que los signos en conflictos identifican productos o servicios destinados a satisfacer necesidades diferentes; van dirigidos a públicos incomparables y/o se ofrecen en establecimientos distintos y por empresas con naturaleza disímil.

Por lo tanto, no se configura el riesgo de conexión competitiva. 16. Agrega, que los derechos que le otorga la marca registrada a favor del demandante, se limitan únicamente a publicidad, gestión de negocios comerciales y administración de trabajos de oficina de la Clase 35 de la Clasificación Internacional; no para los servicios de comunicación o presentación de productos para venta al por menor, promoción de venta para terceros y servicios de agrupamiento por parte de terceros de los productos para libre elección y adquisición por parte del consumidor.

Los señores EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI y LIDA ROSA ESPINOZA PONCE, mediante apoderado, contestaron la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 17. Indican, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. Es posible su coexistencia en el mercado. 18. Manifiesta, que la palabra “Tiendas” genera distintividad del signo mixto solicitado. 19.

Arguye, que la denominación TODOMODA, se encuentra conformado por palabras descriptivas y de uso común. Por lo tanto, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella. c. Sentencia de primera instancia. 20. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diez de 23 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son confundibles entre sí y, por lo tanto, no son susceptibles de generar riesgo de confusión directo y/o indirecto ya que: “no obstante la identidad gráfica existente, (…) dada la ausencia de vinculación o conexión competitiva entre los productos y servicios que distingue, (…) un consumidor medio advierte que la marca demandante es suficientemente distintiva”. d. Recurso de apelación. 21.

El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que sí se configura el riesgo de confusión y de conexión competitiva puesto que: “(…) dentro de los servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial que distingue la marca registrada, se encuentra comprendido el servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos, tales como vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:   GACETA OFICIAL 04/03/2015 13 de 30       22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión indirecta cuando los productos o servicios no pertenecen a la misma clase”. 23.

Se hará la interpretación solicitada. Y de oficio se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 4862. C. CUESTIONES EN DEBATE. 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte simple y compuesta. D. Análisis de confundibilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas. La marca débil. E. La conexión competitiva (Clases 25 y 35).

F. Autonomía de la oficina de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.                                                                                                                         1 Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 2 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. GACETA OFICIAL 04/03/2015 14 de 30       25.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como marca del signo mixto TODOMODA TIENDAS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 26. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: − Diferencia los productos o servicios que se ofertan. − Es indicadora de la procedencia empresarial. − Indica la calidad del producto o servicio que identifica. − Concentra el goodwill del titular de la marca. − Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no   GACETA OFICIAL 04/03/2015 15 de 30       obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).3 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.                                                                                                                         3   Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 04/03/2015 16 de 30       La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 27. En relación con la distintividad como elemento esencial el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia   GACETA OFICIAL 04/03/2015 17 de 30       de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 28. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 29. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto TODOMODA TIENDAS es confundible con la marca mixta TODOMODA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 30.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.4                                                                                                                         4 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. GACETA OFICIAL 04/03/2015 18 de 30       Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 04/03/2015 19 de 30       La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen   GACETA OFICIAL 04/03/2015 20 de 30       imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 31. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 32.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos TODOMODA TIENDAS y TODOMODA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 33. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas5, logotipos6, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en su conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.                                                                                                                         5 6   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 04/03/2015 21 de 30       El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de signos en conflicto, se encuentran compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 22 de 30       Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”)”. 34.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos TODOMODA TIENDAS y TODOMODA. D. ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS. LA MARCA DÉBIL. POR 35. El señor CARLOS ABERTO CASTELLI sostiene que la palabra TIENDAS es descriptiva y se debe sacar del análisis de registrabilidad.

Los señores EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI y LIDA ROSA ESPINOZA PONCE, argumentaron que la denominación TODOMODA se encuentra conformada por palabras descriptivas y de uso común. 36. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 23 de 30       En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas7.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en                                                                                                                         7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las palabras coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 04/03/2015 24 de 30       cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 37. La corte consultante debe determinar si las palabras TIENDAS, TODO Y MODA son de uso común y/o descriptivas en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 25 Y 35). 38. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados y sombrerería”. 39. El signo opositor ampara los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.” 40.

El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI argumentó que entre los productos y servicios de los signos en conflicto existe conexión competitiva. El INDECOPI manifestó que no existe conexión competitiva. 41. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad8 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios                                                                                                                         8 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 04/03/2015 25 de 30       productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. GACETA OFICIAL 04/03/2015 26 de 30       f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).” 42. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. F. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 43.

El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI argumentó que el INDECOPI al analizar la conexión competitiva debe seguir sus precedentes. 44. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 45. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). GACETA OFICIAL 04/03/2015 27 de 30       En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el                                                                                                                         9   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 04/03/2015 28 de 30       procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”10.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran                                                                                                                         10   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 29 de 30       relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante, aplicando lo expresado en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos TODOMODA TIENDAS y TODOMODA.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las palabras TIENDAS, TODO y MODA son de uso común y/o descriptivas en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO   GACETA OFICIAL 04/03/2015 30 de 30             Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú