Año XXXII – Número 2472 Lima, 10 de abril de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 118-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 135 literal j), 190 y 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Nulidad de oficio del nombre comercial: PISCO BAR (mixto) Proceso 120-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 135 literal j) y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194 literal c), 201, 212 y 220 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. Expediente Interno Nº 541696-2013.

Emplazada: CASA DEL PISCO E.I.R.L. Nombre comercial mixto: LA CASA DEL PISCO Proceso 122-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Nulidad de oficio de la marca: CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa) PROCESO 118-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial de oficio de los Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 10/04/2015 2 de 42       artículos 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 135 literal j), 190 y 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Nulidad de oficio del nombre comercial: PISCO BAR (mixto).

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil quince. VISTOS: El 22 de agosto de 2014, por Oficio N°. 1088-2014-DSD-INDECOPI, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, relativa al artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

El Auto de 17 de septiembre de 2014, por medio del cual el Tribunal decidió: “Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

El Oficio N°. 1393-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, por medio del cual el Doctor Ray Augusto Meloni García, Director de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, da contestación al mencionado Auto de 17 de septiembre de 2014. El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la interpretación prejudicial.

La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 42       Partes en el proceso interno. Accionante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Emplazada: sociedad RICAVA S.A.C. Determinación de los hechos relevantes. 1. Por Resolución 19602-2010/DSD-INDECOPI, de 17 de diciembre de 2010, el INDECOPI, concedió, a favor de la sociedad RICAVA S.A.C. el registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Por Oficio 541694 de 31 de julio de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI decidió: “INICIAR DE OFICIO la acción de nulidad del registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo (…) otorgada a favor de RICAVA S.A.C. (…)”. 3. Por providencia de 17 de agosto de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corre traslado de la nulidad, para que la emplazada, en el término de dos meses, emita contestación. 4.

El 25 de octubre de 2013, la sociedad RICAVA S.A.C. da contestación a la acción de nulidad, la cual se tiene como admitida por providencia de 9 de diciembre de 2013. 5. El 22 de agosto de 2014 por Oficio N° 1088-2014/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, remitió a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial del artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi: La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, en su oficio 541694, señala que: 6. Se ha verificado que el nombre comercial registrado contiene entre sus elementos la denominación PISCO, la cual constituye una denominación de origen peruana. 7.

El artículo 194 literal c) de la Decisión 486 prohíbe el registro de un nombre comercial cuando los signos sean susceptibles de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen y otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. 8. Por su parte, el artículo 172 de la misma Decisión faculta a la autoridad nacional competente a decretar de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135 de la referida Decisión. 9.

De esta manera, solicita que se determine si corresponde iniciar de oficio la acción de nulidad del registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo y evaluar si dicho registro ha sido concedido o no en contravención a las normas legales vigentes. 10. Por lo que, dispone iniciar de oficio la acción de nulidad del registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 4 de 42       Argumentos de la contestación. La sociedad RICAVA S.A.C. en su escrito presenta los siguientes argumentos: 11. El nombre comercial PISCO BAR y logotipo cumple con los requisitos exigidos para el registro de signos. 12. Afirma la distintividad de su nombre comercial PISCO BAR y logotipo. 13.

“(…) a diferencia de la marca y otros signos distintivos, el registro de un nombre comercial tiene sólo efecto declarativo, pues los derechos sobre dicho signo se adquieren en virtud de su uso real y efectivo en el mercado con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga. Es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga el derecho de exclusiva sobre aquél”. 14.

Con el fin de probar su uso en el mercado, acompaña facturas y material publicitario. Argumentos del Oficio por el que se solicita interpretación prejudicial. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio N°. 1088-2014/DSDINDICOPI, manifiesta que: 15. El INDECOPI, debido a su condición de Autoridad Nacional Competente tiene a su cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto ‘Juez Nacional’”. 16. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…).

Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2010. 17. Solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486. Afirma que se encuentran frente a una solicitud de nulidad donde se pretende aplicar una causal absoluta de nulidad contenida en el artículo 135 de la Decisión 486, ya que el nombre comercial objeto del proceso contiene una denominación de origen. 18.

Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el primer párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 “a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 19.

Que, el artículo 172 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 20. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 21.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 5 de 42       - Solicitado: 172 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. De oficio: 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, 135 literal j), 190 y 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. 2. 3. 4. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial. El nombre comercial, su protección y su prueba. La denominación de origen protegida. Su naturaleza. Su ámbito de protección. Irregistrabilidad de un signo que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida. 5. La nulidad de oficio de un registro de marca: Nulidad Absoluta prevista en la Decisión 486. 22. 23. 1 2 1.

La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial. En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales sobre la interpretación prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado proceso debe ser la guía para el consultante. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 3 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 6 de 42     24. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 25. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 26. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 27. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 28. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 29.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 30.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. 31. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de GACETA OFICIAL 10/04/2015 7 de 42       Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 32.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba. 33. Como primer hecho narrado dentro del procedimiento, por Resolución 19602-2010/DSDINDECOPI, de 17 de diciembre de 2010, el INDECOPI, concedió, a favor de la sociedad RICAVA S.A.C. el registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación) de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 34.

El tema relacionado con el nombre comercial, se encuentra dispuesto en el TÍTULO X, artículos 190 a 199 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este contexto, el artículo 190 de la Decisión 486 da un concepto del nombre comercial. Características del nombre comercial. 35. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 8 de 42       - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. 36. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección deriva de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 37. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). 38. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado). 39.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 40.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra GACETA OFICIAL 10/04/2015 9 de 42       supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000). 41. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Respuesta al consultante. 42. El consultante solicita que el Tribunal se pronuncie “(…) a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 43. Al respecto, como se tiene dicho, sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente.

Sin embargo, también existe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro4. 44. En el caso concreto, se optó por la segunda alternativa, pues se solicitó y se concedió el registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo, por lo tanto, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial. 45.

Por lo tanto, se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca. En consecuencia, en el caso concreto, se aplicará la causal de prohibición descrita en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, cuyos criterios se pasan a exponer a continuación. 3.

La denominación de origen protegida. Su naturaleza. Su ámbito de protección. 46. Mediante el Oficio 541694 de 31 de julio de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI decidió: “INICIAR DE OFICIO la acción de nulidad del registro del nombre comercial PISCO BAR y logotipo (…) otorgada a favor de RICAVA S.A.C. (…)” ya que se ha verificado que el nombre comercial registrado contiene la palabra PISCO la cual constituye una denominación de origen protegida.

Denominación de origen. 47. El Tribunal entiende una denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o 4                                                                                                                         Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. GACETA OFICIAL 10/04/2015 10 de 42       constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario y cuya cualidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 48.

Actualmente, las denominaciones de origen se encuentran incluidas en el concepto de indicación geográfica, que es “un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno”.5 49. En efecto, el Tribunal ha manifestado “El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras”.

(Proceso 76-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1557, de 5 de noviembre de 2007, marca: TEQUILA). Protección de la Denominación de Origen. 50. Para que se dé la protección de una denominación de origen “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate.

Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevé el artículo 214 de la Decisión 486, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (…) Hay que destacar, naturalmente, que (…) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil.

Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523). 51. Se agrega, que el mencionado artículo 214 aumenta la protección de la denominación de origen en sentido de que, será sancionado y se considerará una infracción al derecho de propiedad industrial el uso de una denominación de origen protegida por personas no autorizadas y que cree confusión de cualquier índole con otro signo. 52.

Según Fernández-Novoa, “se permite impedir (…) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o                                                                                                                         5 Tomado de http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np11-1-06. htm.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 11 de 42       localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas”;

Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98). 4. Irregistrabilidad de un signo que denominación de origen protegida. reproduzca, imite o contenga una 53. De la normativa aplicable a las denominaciones de origen, en especial del artículo 201 de la Decisión 486, se desprende que una denominación de origen, debe cumplir con los siguientes presupuestos: 1.

Ser originario, es decir pertenecer a una región geográfica determinada; 2. Que la pertenencia a esa región otorgue la calidad al producto; 3. Exclusividad de la región geográfica; 4. Que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores, culturales, naturales y humanos, tanto que cuando se haga mención a la denominación de origen surja en la mente del consumidor la identificación del producto; y, 5.

La localidad. 54. Es importante aclarar que de acuerdo con el artículo 219 de la Decisión 486, los Países Miembros podrán reconocer la protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, cuando: 1. Dicho reconocimiento esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. Las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. 55.

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en el artículo 135, literales j), k) y l), de la Decisión 486, debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA). 56.

El literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida o, su uso o registro significase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Se hace notar que este literal no hace ninguna distinción entre productos o servicios, por lo que se entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios. 5. La nulidad de oficio de un registro de marca: Nulidad Absoluta prevista en la Decisión 486. 57. En vista de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó la interpretación prejudicial del primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, el Tribunal interpretará el tema. 58.

El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en GACETA OFICIAL 10/04/2015 12 de 42       los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero la diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro. 59.

De donde se colige, que la nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 60. El Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 90-IP-2010, que: “De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan los registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de marcas; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas internas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marcas, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”.

(Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). GACETA OFICIAL 10/04/2015 13 de 42       61. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.

Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 62. En el presente caso, el 17 de diciembre de 2010 la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la empresa RICAVA S.A.C. el registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), para actividades relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación), de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, signo que al momento se encuentra en trámite de acción de nulidad de oficio por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, al considerar que incurre en la prohibición de registro del artículo 135 literal j) de la Decisión 486, y en aplicación del artículo 172 del antes citado cuerpo legal, inició de oficio la nulidad del mismo. 63.

Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. (lo subrayado es nuestro). 64.

En el presente caso la autoridad consultante debe comprobar que el nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en la causal de prohibición del artículo 135 literal j) de la Decisión 486, y crea confusión en el público consumidor, respecto de la denominación de origen “PISCO”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del GACETA OFICIAL 10/04/2015 14 de 42       procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso.

CUARTO: El Tribunal entiende una denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya cualidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

QUINTO: El artículo 135 de la Decisión 486 en su literal j) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

SEXTO: La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

(lo subrayado es nuestro). La autoridad consultante debe comprobar que el nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en la causal de prohibición del artículo 135 literal j) de la Decisión 486, y crea confusión en el público consumidor, respecto de la denominación de origen “PISCO”. El Consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la Resolución en el procedimiento, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 10/04/2015 15 de 42       Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 120-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 135 literal j) y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194 literal c), 201, 212 y 220 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. Expediente Interno Nº 541696-2013.

Emplazada: CASA DEL PISCO E.I.R.L. Nombre comercial mixto: LA CASA DEL PISCO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú, a través del Oficio 1090-2014/DSDINDECOPI, de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2014. GACETA OFICIAL 10/04/2015 16 de 42       A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Consultante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Emplazada: LA CASA DEL PISCO E.I.R.L.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos emitidos, y de lo que ha ocurrido antes del estudio del presente caso, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LA CASA DEL PISCO E.I.R.L., es titular del nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, conformado por “un recuadro dentro del cual se aprecia la perspectiva de la figura de un racimo de uvas y la denominación LA CASA DEL PISCO escrita en letras características y diversas figuras estilizadas de aves, todo en los colores amarillo, negro y blanco”, registrado bajo el Certificado No. 3980, para amparar los servicios de: “actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación)” de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Fue registrado mediante la Resolución No. 101582007/DSD-INDECOPI, de 18 de junio de 2007. 2. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Providencia No. 541696 de 31 de julio de 2013, inició de oficio el trámite de nulidad del registro anteriormente mencionado. 3. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante oficio No. 1090-2014/DSD-INDECOPI, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

El INDECOPI soporta la acción en los siguientes argumentos: 4. Manifiesta, que el nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, al incluir la denominación de origen protegida “PISCO”, trasgrede los artículos 194 literal c) y, 135 de la Decisión 486. 5. Señala, que debe evaluarse si dicho registro fue conferido conforme a las disposiciones legales nacionales y comunitarias. b. Contestación de la acción de nulidad.

La sociedad LA CASA DEL PISCO E.I.R.L. contestó la Acción de Nulidad sobre la base de los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 17 de 42 6. Indica, que el plazo previsto para la prescripción de la Acción de Nulidad según el artículo 172 de la Decisión 486, es de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro otorgado.

Por lo tanto, el INDECOPI debió iniciar dicha acción hasta el 18 de junio de 2012, tal y como lo ha referido en sendos pronunciamientos. 7. Manifiesta, que el nombre comercial puede incluir “(…) denominaciones compuestas de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, o referidos al objeto o actividad de la empresa titular.

También puede comprender nombres o adjetivos geográficos. La distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a las demás que operan en el mismo mercado”. Por esto, se puede incluir la denominación de origen “PISCO”; al igual que se constata que el registro otorgado estuvo acorde a los presupuestos legales nacionales y comunitarios.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 8. La Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 1721 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de nulidad de registro del nombre comercial LA CASA DEL PISCO y logotipo, (…), por medio de la cual se pretende aplicar una causal de prohibición absoluta de registro de marcas (el nombre comercial incluye una denominación de origen protegida), contenida en el artículo 135 de la Decisión 486.

Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 9.

Se hará la interpretación solicitada del artículo 172, pero se restringirá la interpretación del artículo 135 a su literal j)2. De oficio, se interpretarán las 1  Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. 2  Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL 10/04/2015 18 de 42 siguientes normas: artículos 1903, 1914, 194 literal c)5, 2016, 2127 y 2208 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A INTEPRETARSE. 10. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(…)”. 3 Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” 4  Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 5  Artículo 194 “No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…)”. c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…)” 6  Artículo 201 “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” 7  Artículo 212 “La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.” 8  Artículo 220 “Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.” GACETA OFICIAL A. B. C. D. D. 10/04/2015 19 de 42 Finalidad de la Interpretación Prejudicial Facultativa.

La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486. El ámbito de protección del nombre comercial. La denominación de origen. Su protección. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. FINALIDAD DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA. 11. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121IP-2014, de 20 de noviembre de 2014: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a GACETA OFICIAL 10/04/2015 20 de 42 adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por las Salas de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1. 2. 3. 4.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento”. B. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. 12. La emplazada argumentó que el plazo previsto para la prescripción de la Acción de Nulidad, según el artículo 172 de la Decisión 486, es de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro otorgado.

Por lo tanto, el INDECOPI debió iniciar dicha acción hasta el 18 de junio de 2012. GACETA OFICIAL 10/04/2015 21 de 42 13. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010: “El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones.

Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro9: Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Artículo 102 de la Decisión 313 Artículo 113 de la Decisión 344 Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

De oficio por la Autoridad Nacional. De oficio por la autoridad nacional. Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio autoridad competente. por la nacional Para la nulidad relativa el interesado.

No establece término de prescripción. Prescripción de la acción Causales de nulidad La norma señala una causal general: “si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”. No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado 9 Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10IP-2009. GACETA OFICIAL 10/04/2015 sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”. 22 de 42 los artículos 134 primer párrafo10, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, se alega la causal absoluta reflejada en el artículo 135 literal j), por lo tanto, se trata de una causal absoluta donde no prescribe la acción. C. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 14.

El INDECOPI delimitó la consulta prejudicial de la siguiente manera: “(…) En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de nulidad de registro del nombre comercial LA CASA DEL PISCO y logotipo, (…), por medio de la cual se pretende aplicar una causal de prohibición absoluta de registro de marcas (el nombre comercial incluye una denominación de origen protegida), contenida en el artículo 135 de la Decisión 486.

Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 15.

Como quiera que el presente caso tiene que ver con el registro del nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, el Tribunal estima necesario dar un 10 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 23 de 42 repaso general a la figura del nombre comercial y su protección. Para esto se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: − El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). − Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. − El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella.

Es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. − El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. Es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, GACETA OFICIAL 10/04/2015 24 de 42 la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

Para que un Nombre Comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial.

En consecuencia, en una acción de nulidad contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial. GACETA OFICIAL 10/04/2015 25 de 42 D. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. SU PROTECCIÓN. 16. El INDECOPI sostiene que el nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, al incluir una denominación de origen protegida (“PISCO”), transgrede los artículos 194 literal c) y 135 literal j) de la Decisión 486. 17.

De conformidad con lo anterior es pertinente tratar el tema propuesto. Para ello se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2007, de15 de julio de 2007: “El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen.

Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las cualidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es que la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación. Es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 26 de 42 Protección jurídica El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de la protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.

En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto.

Es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares. Legítimo interés El artículo 203 de la Decisión 486 establece “La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo tanto, éstas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen.

Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212 de la Decisión 486, que “La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”.

Asimismo, que “Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.

Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho de marcas.

A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege sólo el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino que se entiende que la protección contempla, además, los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación de origen.

Todo ello sin perjuicio que las GACETA OFICIAL 10/04/2015 27 de 42 entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213 de la Decisión 486.

Protección comunitaria El artículo 218 de la Decisión 486 establece que: “Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que: “Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”.

En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro, es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

(lo subrayado es nuestro). En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen y si el nombre comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear confusión o asociación con la denominación de origen declarada.

En el presente caso es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En principio, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad GACETA OFICIAL 10/04/2015 28 de 42 Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

En el presente caso se alega la causal absoluta de acuerdo con el artículo 135 literal j), por lo tanto se trata de una nulidad absoluta donde no prescribe la acción. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486.

CUARTO: La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial.

En consecuencia, en una GACETA OFICIAL 10/04/2015 29 de 42 acción de nulidad contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial.

QUINTO: Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las cualidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

El artículo 135 de la Decisión 486 determina que: No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

(lo subrayado es nuestro). En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto y si el nombre comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear riesgo de confusión o asociación con la denominación de origen declarada.

En el presente caso es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quintero MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/04/2015 30 de 42 PROCESO 122-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Nulidad de oficio de la marca: CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa).

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince. VISTOS: El 22 de agosto de 2014, por Oficio N°. 1082-2014-DSD-INDECOPI, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, relativa al artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

El Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal decidió: “Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

El Oficio N°. 1394-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, por medio del cual el Doctor Ray Augusto Meloni García, Director de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, da contestación al mencionado Auto de 17 de septiembre de 2014. El Auto de 29 de octubre de 2014, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 31 de 42 A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Accionante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU. Determinación de los hechos relevantes. 1. Por Resolución 192865-2003/DSD-INDECOPI, de 22 de marzo de 2014, el INDECOPI, concedió, a favor de la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU, el registro del signo CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativo), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Posteriormente, con el objetivo de resolver la solicitud de registro del signo CÁMARA PERUANO-CHILENA a favor de la CÁMARA DE COMERCIO PERUANO-CHILENA, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió Resolución N°. 3379-2013/TPI-INDECOPI de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual decidió confirmar la Resolución que denegó el signo solicitado; y, “DISPONER que la Dirección de Signos Distintivos inicie, de oficio, la acción de nulidad de los registros de las marcas de servicio CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (…) y CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (certificado N° 34792), otorgado a favor de la Cámara de Comercio Americana del Perú – American Chamber of Commerce of Peru”, por considerar que dichos signos no son distintivos y, por lo tanto, se encuentran dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 3.

Por este motivo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI por oficio 556564 de 2 de diciembre de 2013, decidió: “INICIAR DE OFICIO la acción de nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (…)”. 4. Por providencia de 17 de diciembre de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corre traslado de la nulidad, para que la emplazada, en el término de dos meses, emita contestación. 5.

El 11 de marzo de 2014, la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU solicita cambio de apoderado y solicita que se le amplíe el plazo de dos meses. 6. Por providencia de 27 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declara no ha lugar la solicitud de ampliación del plazo y tiene por no contestada la acción de nulidad. 7.

Por escrito de 22 de agosto de 2014, la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU solicita a GACETA OFICIAL 10/04/2015 32 de 42 la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi que “se pronuncie expresamente (…) sobre la distintividad adquirida que recae sobre nuestra marca (…). En efecto, la marca cuya nulidad se defiende ha adquirido durante los largos años de registro y uso en el mercado peruano un secondary meaning, que la hace capaz de identificar nuestros servicios y distinguirlos de los demás en el mercado”. 8.

Por Resolución N°. 002572-2014/CSD-INDECOPI, decidió suspender la tramitación del proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9. El 22 de agosto de 2014 por Oficio N°- 1082-2014/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, remitió a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi: La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, en su oficio 556564, señala que: 10. “(…) la Sala consideró que existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (…)”. 11.

Cita el contenido de los artículos 172 y 135 literal b) de la Decisión 486. Señala, también, que la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI concede a la Comisión de Signos Distintivos la competencia para pronunciarse sobre las nulidades de oficio y a petición de parte. 12. Por lo que, dispone iniciar de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de servicio CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa).

Argumentos de la contestación. 13. Como se manifestó, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo como no contestada la acción, por lo tanto, no se encuentra en el expediente copia de la contestación al inicio de la nulidad de registro. Argumentos del Oficio por el que se solicita interpretación prejudicial. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio N°. 1082-2014/DSDINDICOPI, manifiesta que: 14.

El INDECOPI, debido a su condición de Autoridad Nacional competente tiene a su cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto Juez Nacional”. 15. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…).

Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2010. GACETA OFICIAL 10/04/2015 33 de 42 16. Solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486. Afirma que la acción de nulidad se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE y que la emplazada ha señalado que “la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado”.

Por lo que, el argumento del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 no está previsto para el procedimiento de nulidad referido en el artículo 172. 17. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete si el “último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida en que la normativa no hace mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 18. Que, el artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 19. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 20.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - 1 Solicitado: 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. De oficio: 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 2 Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 3 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 34 de 42 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. 2. La distintividad adquirida. 3. La nulidad de oficio de un registro de marca: Nulidad absoluta prevista en la Decisión 486. 1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. 21.

En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales sobre la interpretación prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado proceso debe ser la guía para el consultante. 22. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 23. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 24.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 25. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 26. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 27. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 28.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en que se GACETA OFICIAL 10/04/2015 35 de 42 formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 29.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. 30. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: - 31.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. 2. Distintividad adquirida. 32. En el Oficio N°. 1082-2014/DSD-INDECOPI, se manifiesta que se solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486. Asimismo, afirma que la acción de nulidad se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa) y que la emplazada ha señalado que “la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado”.

Por lo que, el argumento del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 no está previsto para el procedimiento de nulidad referido en el artículo 172. 33. El tema de la distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 34. 10/04/2015 36 de 42 La figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera propugnar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “(…) Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado”.

(Proceso 134-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2046, de 27 de abril de 2012, marca: KLINKER denominativa). Momento a partir del que opera la distintividad adquirida. 35. Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. 36.

En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 37. Si bien, el último párrafo del artículo 135 establece la distintividad adquirida para antes de la solicitud del registro de un signo, el Tribunal ha entendido que la distintividad aquirida puede darse después de la solicitud del registro del signo y después del registro mismo.

Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. 38. Sobre el tema se cita jurisprudencia emitida por este Tribunal: GACETA OFICIAL 10/04/2015 37 de 42 “La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc. por su uso contante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo”. (Proceso 54-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1531 de 17 de agosto de 2007, marca: CANALETA 43 denominativa).

(Lo subrayado es nuestro). De la prueba del uso constante, real y efectivo. “Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo”. (Proceso 54-IP-2007, ya citado). GACETA OFICIAL 39. 10/04/2015 38 de 42 En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). (El subrayado es nuestro). Determinar si el uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 40. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 41.

Al respecto el Tribunal ha señalado “Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. (Proceso 54-IP-2007, ya citado). 42.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado. 43.

Finalmente, una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente deberá determinar si ese uso del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 3. La nulidad de oficio de un registro de marca: Nulidad absoluta prevista Decisión 486. en la GACETA OFICIAL 10/04/2015 39 de 42 44.

En vista de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI inició un procedimiento de nulidad de oficio del registro de la marca CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 45. El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero la diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro. 46.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 90-IP-2010, que: “(…) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan los registros de marca, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…).

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas internas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. GACETA OFICIAL 10/04/2015 40 de 42 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3.

La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marcas, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”.

(Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 47. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.

Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 48. En el presente caso, el 22 de marzo de 2014, la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la empresa CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU el registro del signo CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativo), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación de Niza, signo que al momento se encuentra en trámite de acción de nulidad de oficio por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, al considerar que incurre en la prohibición de registro del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, y en aplicación del artículo 172 del antes citado cuerpo legal, inició de oficio la nulidad del mismo. 49.

Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. (lo subrayado es nuestro). 50.

En el presente caso la autoridad consultante debe comprobar que el signo CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativo), incurrió en la causal de prohibición del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 41 de 42 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente deberá determinar si ese uso del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

TERCERO: La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

(lo subrayado es nuestro). En el presente caso la autoridad consultante debe comprobar que el signo CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativo), incurrió en la causal de prohibición del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. El Consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la Resolución en el procedimiento, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 10/04/2015 42 de 42 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú