Año XXXII – Número 2475 Lima, 10 de abril de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 150-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. Marca: PLASÚTIL (mixta). Expediente Interno: 17811-20134863 Proceso 153-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: ALPES (denominativa). Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Proceso interno 17811-2013-821 Proceso 165-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literal c) de la misma Decisión. Marca: TRIDIMENSIONAL. Actor: sociedad UNILEVER N.V. Proceso interno Nº. 2008-00141 PROCESO 150-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. Marca: PLASÚTIL (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-4863. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 10/04/2015 2 de 43       la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción 1.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 6 de noviembre de 2014.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes: Demandante: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. (PLASÚTIL S.A.) Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PLÁSTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. (PLASTLIT S.A.) 2. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 21 de marzo de 1994, PLASÚTIL S.A. solicitó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) -trámite 41401-93- para proteger los productos de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). La solicitud fue publicada en la gaceta de Propiedad Industrial 344 de septiembre de 1993, que salió a circulación el 21 de marzo de 1994. 2.

El 3 de mayo de 1994, la empresa PLASTLIT S.A presentó observación al registro de la marca PLASÚTIL (mixta), sobre la base de sus marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 21 de enero de 1998, mediante providencia 962727, notificada el 27 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial2 resolvió la aceptación de la observación y la consecuente denegación del registro de la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         1 2 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 2-J-TJCA-2015.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial depende orgánicamente de la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Se encarga de la aplicación administrativa de la Ley de Propiedad Intelectual. GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 43       4. El 5 de junio de 1998, PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, contra la providencia 962727 de 21 de enero de 1998. 5.

El 18 de marzo de 1999, PLASTLIT S.A. contesta la demanda interpuesta por PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. 6. El 18 de junio de 2004, la empresa PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. solicita a la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito dictar autos para sentencia, previa a la Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7.

El 20 de septiembre de 2007, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito rechaza la petición de abandono formulada por la empresa PLÁSTLIT S.A. Asimismo, suspende el procedimiento y solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Argumentos de la demanda: 8. La demandante PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. manifestó lo siguiente: - La denominación PLASÚTIL cumple con los requisitos de distintividad del artículo 81 de la Decisión 344, al ser un término de fantasía, perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. - La denominación PLASÚTIL es catalogada como de fantasía, por lo que goza de mayor distintividad. - PLASÚTIL es un nombre plenamente disponible en el Ecuador.

Debido a que no existe ninguna marca de tal nombre registrada o aplicada con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro. - Las marcas PLASTI ÚTIL -“Plasti Útil y Diseño de Etiqueta” y “Plasti Útil y Diseño”son marcas evocativas, haciendo alusión directa a las palabras “plástico” y “útil”. Por lo que, a pesar de reportar claras ventajas comerciales tiene como contrapartida el ser consideradas por los tribunales como “marcas débiles”.

Debido a que el titular de una marca evocativa tendrá que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. - Al cotejar las denominaciones PLASÚTIL y PLASTI ÚTIL existen suficientes elementos de diferenciación que permiten la coexistencia pacífica de las mismas. No existe identidad entre la parte verbal de los signos ortográficos que forman parte de las marcas, ni en la reproducción gráfica, ni en los gráficos que utilizan. - La resolución impugnada prescindió del análisis en conjunto de las marcas que manda la jurisprudencia, la doctrina y los principios del Derecho de marcas. - La marca PLASÚTIL (mixta) tiene notoriedad alegada y probada mediante los registros internacionales en varios países, incluyendo países miembros del Acuerdo de Cartagena. - Solicita al Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo de Quito que acoja la demanda, rechace la resolución que negó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) y de curso a la continuación de dicho registro.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 4 de 43       4. 9. Argumentos de la contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, en adelante IEPI, en su calidad de demandado manifestó lo siguiente: - La Dirección Nacional de Propiedad Industrial es un órgano dependiente del IEPI, conforme lo dispone el artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual. - El artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Presidente del IEPI será el representante legal de dicha Institución. - Solicita que se le considere como compareciente dentro del presente trámite. - Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. - Alega legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. - Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. - Tener como prueba a favor del IEPI el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada. 10.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda en el término concedido para el efecto. 11. El Procurador General del Estado manifestó lo siguiente: - Señala casillero judicial. - Autoriza a los abogados Martha Escobar y María Sol Moreira a fin de que intervengan en la causa. 12. PLASTLIT S.A. en su calidad de demandado manifestó lo siguiente: - El signo PLASÚTIL (mixto) es similar y confundible con las marcas registradas PLASTIÚTIL y Diseño de Etiqueta. - Los productos que protegen las marcas en controversia son los mismos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. - La coexistencia de las marcas en conflicto genera confusión o error, tanto para los consumidores como para los medios comerciales. - La denominación PLASÚTIL carece de fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos de los productos de las marcas de propiedad de PLASTLIT S.A., por lo tanto, no es susceptible de registro. - Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por contravenir lo dispuesto en los artículos 6 y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 5 de 43       - Es aplicable la Decisión 344 que entró en vigor el 1 de enero de 1994. - Falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer sus pretensiones de fundamentos legales. - Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. - Legalidad y validez de la resolución impugnada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 813 y 83 literal a)4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación prejudicial solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE: 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1.

Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 3. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 4.

Marcas de fantasía. 5. Marcas evocativas. 6. La notoriedad del signo solicitado. 7. La autonomía de la oficina nacional competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE: I. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 15. En el presente caso, la demandante PLASÚTIL S.A. solicita dejar sin efecto la Resolución 962727 de 21 de enero de 1998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         3 4 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…). GACETA OFICIAL 10/04/2015 6 de 43       16. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

El Tribunal coincide con Jorge Otamendi al sostener que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.5 17.

La susceptibilidad de representación gráfica permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado. 18.

Por su parte, Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.6 19. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.                                                                                                                         5 6 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4ta.

Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 27. Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá, p.

77. GACETA OFICIAL 10/04/2015 7 de 43       20. En el presente caso, la demandante PLASÚTIL S.A. solicita que se deje sin efecto la Resolución 962727 de 21 de enero de 1998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base del riesgo de confusión con las marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.

Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL 10/04/2015 8 de 43       La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa e indirecta o de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.7 Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.

Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por                                                                                                                         7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.

Marca: “CHILIS y diseño”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 9 de 43       su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.

Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.                                                                                                                         8 BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 10 de 43       22. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es o no es similar a las marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta) 23. Se tratará el tema de la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo solicitado PLASÚTIL es mixto y las marca opositoras PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA y PLASTI UTIL Y DISEÑO son mixtas con parte denominativa compuesta. 24. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 25.

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.9 26.

Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica.10                                                                                                                         9 10 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. GACETA OFICIAL 10/04/2015 11 de 43       27. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 28.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 29.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) y las marcas mixtas “PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA” y “PLASTI UTIL Y DISEÑO”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

4. MARCAS DE FANTASÍA. 30. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que la denominación PLASÚTIL es considerada como de fantasía, por lo que goza de mayor distintividad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la GACETA OFICIAL 10/04/2015 12 de 43       fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”11.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad12, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 32. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

5. MARCAS EVOCATIVAS 33. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que las marcas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI ÚTIL Y DISEÑO (mixta) son marcas evocativas, haciendo alusión directa a las palabras “plástico” y “útil”. Agrega que el titular de una marca evocativa tendrá que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. 34.

Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente:                                                                                                                         11 12 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 13 de 43       Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.13 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.14 35. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.15 36. En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si las marcas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI ÚTIL Y DISEÑO (mixta) son marcas evocativas y, por lo tanto, débiles, de modo que implique que su titular acepte la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos.

6. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO                                                                                                                         13 14 15 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.

Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. GACETA OFICIAL 10/04/2015 14 de 43       37. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) goza de notoriedad puesto que se encuentra registrada en varios países, incluyendo Países Miembros de la Comunidad Andina. 38.

Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado que, a pesar de referirse a la Decisión 486, el análisis es válido respecto de la Decisión 344. “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 39.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 40.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas. 41.

En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

7. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE 42. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) se encuentra registrado en varios países, incluyendo Países Miembros de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 10/04/2015 15 de 43       43. Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 44. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. GACETA OFICIAL 10/04/2015 16 de 43       Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. 45. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza es o no es similar a las marcas registradas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma clase, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

TERCERO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 17 de 43       En ese sentido, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca PLASÚTIL (mixta) y las marcas registradas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta).

CUARTO: Los signos de fantasía son distintivos y, por lo tanto, registrables. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo PLASÚTIL (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. En sentido contrario podrían ser objeto de registro los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto por aquel amparado.

SEXTO: Si bien la norma comunitaria confiere ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. La oficina nacional competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 18 de 43       Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 153-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: ALPES (denominativa). Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Proceso interno 17811-2013-821. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El 16 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01 de Quito, República del Ecuador remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 17811-2013-821 (antes 17801-1994-1002);

El auto de 20 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso. Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 19 de 43       Tercero interesado: señor ÁLVARO PÉREZ SALAZAR. Hechos. 1. El 12 de febrero de 1992, el señor ÁLVARO PÉREZ SALAZAR solicitó el registro como marca del signo ALPES (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló observación sobre la base de su marca ALPINA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Por Resolución Nº. 0936311 de 10 de marzo de 1994, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concedió el registro del signo solicitado y rechazó la observación presentada. 4. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. impugnó la Resolución Nº. 0936311 de 10 de marzo de 1994 mediante recurso contencioso administrativo. 5. El Oficio No. 0742-TDCA- No. 1-CCH de 7 de octubre de 2014, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N°. 1 de Quito solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumentos de la demanda. 6. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en su escrito de demanda sostuvo los siguientes argumentos: 7. Es titular de la marca notoriamente conocida ALPINA (denominativa), registrada para productos de la Clase 32 en Ecuador y Colombia. 8. En los hechos denuncia que el original de su observación no está en el expediente por lo que han entrado en el campo penal. 9.

Violación del artículo 81 de la Decisión 344 ya que la solicitud del registro ALPES (denominativa) no es suficientemente distintiva, por cuanto existen registros anteriores para una denominación similar y con el mismo contenido conceptual geográfico y fonético según consta en autos, por lo tanto, el signo solicitado no puede ser registrado. 10.

Violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344 ya que la denominación que se pretende registrar es engañosa para el público consumidor. 11. Violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, en vista de que el signo solicitado constituye la imitación de la marca notoriamente conocida ALPINA (denominativa). Y, por lo tanto, produciría un riesgo de confusión con una marca notoria. 12.

El Director Nacional de Propiedad Industrial basa su resolución en una copia y no en el original que contiene la observación. GACETA OFICIAL 10/04/2015 20 de 43       Argumentos de las contestaciones a la demanda.

13. EL DIRECTOR DE CONTROL Y REVISIÓN DE JUICIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 14. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción. 15. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente. 16.

Falta de derecho del actor. 17. Plus petitio, ya que no procede el pago de indemnización. 18. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. 19. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

20. ÁLVARO PÉREZ SALAZAR, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 21. Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 22. Improcedencia de la acción por haber operado la prescripción de la acción y la caducidad del derecho. 23. Falta de derecho del actor para proponer la demanda. 24.

Legalidad y legitimidad de las acciones del Director Nacional de Propiedad Industrial. 25. Legalidad y legitimidad de mis actuaciones. 26. Además, manifiesta que, el signo solicitado no es idéntico ni semejante al del actor, ni constituye una imitación, reproducción, copia, traducción, transcripción total ni parcial de dicha marca. Por lo que, no se ha violado el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344. 27.

La marca de propiedad del actor no es notoriamente conocida de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 344. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 21 de 43       - De oficio: 71, 73 literales a), d) y e) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 1.

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 2. La marca y los requisitos para su registro. 3. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 4. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. 5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 1                                                                                                                         Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ). Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercer. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. 2 Artículo 74.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información. Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. GACETA OFICIAL 10/04/2015 22 de 43       1.

Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. 31. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema. 32. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 33.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 34. 35. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 36. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo ALPES (denominativo) fue presentada el 12 de febrero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.

La marca y los requisitos para su registro. 37. Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 311 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. 38.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los GACETA OFICIAL 10/04/2015 23 de 43       consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. 39.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: 40. La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. 41. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 42.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 43. 44. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). 45. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. 46. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ALPES (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 47. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro ALPES (denominativo) es confundible con el signo ALPINA (denominativo) el Tribunal interpretará el tema.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 24 de 43     48. Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 311 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 49. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 50. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 51.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 52.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 53.

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 54. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). GACETA OFICIAL 10/04/2015 25 de 43     55. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 56. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 57.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 58. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para efectuar el cotejo de marcas 59.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos GACETA OFICIAL 10/04/2015 26 de 43       semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 60. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 4. 61.

Comparación entre signos denominativos. En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado ALPES y el signo sobre la base del cual se presentó la observación ALPINA (denominativo), para lo cual el Tribunal interpretará el presente tema. Signos denominativos. 62. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Comparación entre signos denominativos. 63.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 64. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 27 de 43     65. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 66.

La parte demandante manifiesta que la marca ALPINA (denominativa) es notoriamente conocida, por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema. 67. La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. 68.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria. 69.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 70. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 71.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “(…) a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional GACETA OFICIAL 10/04/2015 28 de 43       sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 72. Asimismo, con relación al literal e) del artículo 73 de la Decisión 311, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). 73. Respecto a los riesgos a los que se exponen las marcas notorias, el Tribunal ha manifestado: “Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 311, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 311 el signo notoriamente conocido se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación, dilución, y de uso parasitario, por lo siguiente: - El literal d) del artículo 73 otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos GACETA OFICIAL 10/04/2015 29 de 43       notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos de los dos riesgos básicos de los que se protege normalmente a las marcas comunes: riesgos de confusión y de asociación. - Por otro lado, el literal e) del artículo 73 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con la protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como el de uso parasitario y de dilución”. (Proceso 20-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1640 de 20 de julio de 2008, marca: TOL denomiantiva). 74.

Finalmente, la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status (sic)”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). 75. Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP-95, ya citado). 76.

Sobre la base de lo expuesto, el consultante deberá determinar si el signo solicitado ALPES (denominativo) constituye una reproducción, traducción, transcripción (total o parcial) o especialmente una imitación de un signo notoriamente conocido; o, si resulta similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. D. PRONUNCIAMIENTO.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo ALPES (denominativo) fue presentada el 12 de febrero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de GACETA OFICIAL 10/04/2015 30 de 43       irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ALPES (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 71 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir.

QUINTO: Al comparar signos denominativos debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de los signos en pugna.

SEXTO: De conformidad con el literal d) del artículo 73 de la Decisión 311, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 73 de la citada Decisión 311, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 17811-2013-821 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la GACETA OFICIAL 10/04/2015 31 de 43       Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 165-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literal c) de la misma Decisión. Marca: TRIDIMENSIONAL. Actor: sociedad UNILEVER N.V. Proceso interno Nº. 2008-00141. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS: El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa GACETA OFICIAL 10/04/2015 32 de 43       a los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00141.

El auto de 20 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad UNILEVER N.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Sociedad ACEGRASAS S.A. Hechos. 1.

El 27 de julio de 2006, la sociedad UNILEVER N.V., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: preparaciones dietéticas, suplementos nutricionales, en particular margarina dietética para uso médico. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 567 de 31 de agosto de 2006. 3. La sociedad ACEGRASAS S.A. presentó oposición por considerar que el signo solicitado no cumplía con el requisito de distintividad y constituye la forma usual de muchos empaques. 4. Por Resolución Nº. 08200 de 28 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado por considerar que no es distintivo. 5.

La sociedad UNILEVER N.V. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. GACETA OFICIAL 10/04/2015 33 de 43     6. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 22944 de 30 de julio de 2007 confirmó la Resolución impugnada. 7. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº. 37115 de 9 de noviembre de 2007, confirmó la Resolución Nº. 08200. 8.

La sociedad UNILEVER N.V. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. 9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 18 de febrero de 2014 suspendió el proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda. La sociedad UNILEVER N.V. presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 10. Violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, ya que comúnmente en los empaques para margarinas y productos para esparcir se emplean envases con una base y una tapa plana. Por lo tanto, el diseño novedoso y caprichoso empleado por la marca TRIDIMENSIONAL con una base y una tapa con una forma ondulada, resulta muy particular y por ello distintiva frente a otros empaques en el mercado. 11.

El producto BECEL para el cual fue creado el empaque TRIDIMENSIONAL solicitado genera un impacto visual particular que es el mismo que genera la marca solicitada, pues corresponde a un diseño especial. 12. Su forma particular genera un impacto fácilmente perceptible por el consumidor. 13. Muestra empaques de margarinas de otras marcas que tienen la base y la tapa planas, los cuales son comúnmente utilizados.

Por lo tanto, su envase al tener forma ondulada da la impresión de movimiento de una ola, lo cual hace que su empaque sea moderno, novedoso y original. 14. Cita jurisprudencia y doctrina. 15. El signo TRIDIMENSIONAL solicitado es distintivo por sí mismo. 16. Por lo expuesto, se violaron los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 17. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486. 18. La Oficina Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y a la doctrina concluyendo que la marca no es distintiva. 19.

Igualmente, efectuado el análisis de la marca TRIMENSIONAL, la forma del envase corresponde a una forma usual con que los empresarios suelen presentar en el mercado GACETA OFICIAL 10/04/2015 34 de 43       algunos de los productos solicitados. Agrega que, muchos recipientes como la margarina se presentan en forma como la solicitada.

Tercero interesado. 20. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad ACEGRASAS S.A., tercera interesada en el proceso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 21. Que, los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 134 literal f)1 y 135 literales a) y b)2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - De oficio: 135 literal c)3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. Clases de signos: signos tridimensionales. 2. Forma usual de los envases. 3. Marcas farmacéuticas.                                                                                                                         1 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”. 2 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad;

(…)”. 3 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 35 de 43       1.

Clases de signos. Signos tridimensionales. 24. En el presente caso, el signo solicitado a registro es un signo TRIDIMENSIONAL, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 25. De esta manera, el Tribunal ha sostenido que “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: (…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).

(Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). 26. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial”.

(Proceso 87-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1920 de 27 de enero de 2011, marca: EXHIBIDOR DE CHUPETAS tridimensional). 27. El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas.

Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional. Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP-2005.

Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1297, de 16 de febrero de 2006). Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de un exhibidor de chupetas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.

Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, GACETA OFICIAL 10/04/2015 36 de 43       los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731).

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONA: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 379, de 21 de octubre de 1998). El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños GACETA OFICIAL 10/04/2015 37 de 43       industriales”.

(Proceso 099-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2138 de 18 de enero de 2013, marca: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). 2. Forma usual de los envases. 28. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado constituye la forma usual de un producto. 29. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”.

(Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE). 30. El Tribunal ha manifestado que: “La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.

Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993.

Pág. 827). Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente”.

(Proceso 136-IP2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591 de 25 de febrero de 2008, caso: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS).En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto. GACETA OFICIAL 10/04/2015 38 de 43     31. 32.

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público ( ).

En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (…)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

(…) Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003). 33. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

GACETA OFICIAL 10/04/2015 39 de 43       (…)’. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo GACETA OFICIAL 10/04/2015 40 de 43       en clases conexas o relacionadas.4 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

(Proceso 23-IP-2013, citando al Proceso 07IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2108 de 22 de octubre de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa). 34. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. 35.

En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que el signo TRIDIMENSIONAL constituye un envase que contiene margarina.                                                                                                                         4 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL 10/04/2015 41 de 43       3. Marcas farmacéuticas. 36. Se interpretará el presente tema en razón a que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado distingue productos de la Clase 5, específicamente distingue preparaciones dietéticas, suplementos nutricionales, en particular margarina dietética para uso médico. 37.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 38.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 39.

El análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 40. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de marcas farmacéuticas el examen de registrabilidad debe “tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 41. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar (…) un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 42. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, GACETA OFICIAL 10/04/2015 42 de 43       publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa). 43.

En el caso de autos, el consultante deberá tomar en consideración que si bien el signo fue solicitado para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente pretende registrar un signo TRIDIMENSIONAL consistente en un envase para mantequilla dietética. D. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El Juez consultante deberá tomar en cuenta que las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

TERCERO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de registrabilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo para evitar que el consumidor solicite un producto en vez de otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2008-00141, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 10/04/2015 43 de 43       Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú