Año XXXII – Número 2485 Lima, 20 de abril de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 174-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales e) y f) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno: 5570-2011-0-1801JR-CA-14 Proceso 188-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.

Marca: SPRING S.P.G. (mixta). Expediente Interno: 1743-2011-01801-JR-CA-14 Proceso 189-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CONSTRUYÁ (mixta). Actor: Néstor Enrique Casas Quintero. Proceso interno 2009-0053 PROCESO 174-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales e) y f) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 20/04/2015 2 de 42       Actor: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno: 5570-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 5570-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5570-2011-0-1801-JR-CA14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Apelante: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ 2. Hechos: 1. El 22 de febrero de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores) para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación de Niza). 2.

Mediante Resolución 13130-2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado GACETA OFICIAL 20/04/2015 3 de 42       constituido por la forma tridimensional de una empanada, puesto que no presenta alguna característica particular a fin de diferenciarlo de los demás productos que se ofrecen en el mercado.

En conclusión, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 3. El 22 de septiembre de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. interpuso recurso de apelación. 4. Mediante Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 13130-2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010 que denegó el registro del signo solicitado. 5.

El 20 de octubre de 2011, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI. 6. Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda. 7. El 22 de octubre de 2013, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó recurso de apelación. 8.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “La interpretación deberá tener en cuenta que la marca de producto constituida por la forma tridimensional de una empanada (se reivindican colores), cuyo registro pretende la demandante, distingue empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: 1. Criterios para evaluar la distintividad en las marcas tridimensionales. 2. En los casos de marcas tridimensionales ¿es necesario para acceder al registro que los consumidores logren asociar los productos con su origen empresarial?” 3. Argumentos de la demanda: 9. La demandante EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. señaló lo siguiente: - Solicita la nulidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado. - Producto del trabajo de una pareja de esposos, se pudo dar forma al denominado pastel MAPY’S, el cual es parecido a las empanadas, pero con características superiores.

La forma particular de sus productos es debido a la utilización, en un inicio, de un molde de madera diseñado exclusivamente para su producto. Dicha forma particular es una característica distintiva de su producto, el cual ha sido denominado como MAPY’S, conllevando a que sus consumidores relacionen directamente la forma del producto con su marca.

La forma de su producto es reconocida por sus comensales, pudiendo éstos observar su forma y diferenciarla de los de la misma especie. GACETA OFICIAL 20/04/2015 4 de 42       4. - Su empresa es titular de la marca MAPY’S MUCHO MÁS QUE UNA EMPANADA y logotipo (Certificado 146585), la cual fue solicitada debido al gran apogeo de sus productos. - Presentó medios probatorios para acreditar lo expuesto y solicitó que se oficie al señor Armando Ato Mendoza y a la empresa Acril Max S.A.S., quienes se encargan de la elaboración de los moldes con los que preparan sus productos, a fin de que éstos puedan dar fe de la complejidad y particularidad de los mismos.

Argumentos de la contestación a la demanda: 10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: 5. - Defiende la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado. - El signo solicitado no es capaz de identificar un origen empresarial determinado, por lo cual no corresponde acceder a registro.

La solicitante no ha logrado acreditar que el público consumidor identifique y asocie plenamente la forma de la empanada con su origen empresarial; siendo que únicamente ha acreditado que el local en donde ofrece al público sus productos tiene cierto reconocimiento y es objeto de diversa publicidad. - El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 11. El juzgado declaró infundada la demanda y confirmó la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado, por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad “(…) teniendo en cuenta la forma usual y la variedad de las empanadas que se comercializan en el mercado, las cuales en su generalidad presentan similares características, se advierte que en relación con los productos de pastelería de su clase las diferencias son escasas, por lo cual la percepción del consumidor medio, quien no examina detenidamente las formas, texturas y colores de los productos impedirá que fácilmente lo asocie con su origen empresarial.

(…) los medios probatorios aportados no resultan suficientes para acreditar la distintividad del producto, sino lo que demuestran es la notoriedad de la empresa y la variedad de productos de pastelería que ofrece, entre ellos las empanadas; de lo que se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”.

Argumentos del recurso de apelación: 12. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. Además, agregó que presentó un CD “donde se puede apreciar una entrevista realizada a los consumidores y los mismos mencionan que reconocen a Mapys por su forma (…). Apreciamos acá una nulidad evidente en la sentencia impugnada, pues al parecer no se ha enviado el expediente administrativo completo, lo cual hubiese permitido que el juzgador pueda apreciar la veracidad de los argumentos (…).

Existe una indebida motivación de las resoluciones”. GACETA OFICIAL 20/04/2015 5 de 42       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal b) del artículo 1351 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículo 134 literales e) y f) 2 y 1503 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Marca tridimensional. 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 3. Irregistrabilidad de las formas usuales de los productos. 4. Denegatoria de oficio. Debida motivación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. MARCA TRIDIMENSIONAL 15. En el presente caso, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por una forma tridimensional para distinguir “empanadas, productos de pastelería y confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente sobre las marcas tridimensionales: 17.

A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría nueva, la de las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.                                                                                                                         1 2 3 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas. Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. GACETA OFICIAL 20/04/2015 6 de 42       18. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema de marcas como en el que se refiere al diseño industrial. 19. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 20.

Adicionalmente, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 21. Dentro del Proceso 88-IP-2004, este Tribunal precisó lo siguiente: “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.4 El signo tridimensional y las características para su registrabilidad: 22.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. 23.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. 24. Dentro del Proceso 23-IP-1998, este Tribunal expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.

Aunque este proceso se refiere a la Decisión 344, es perfectamente aplicable a la Decisión 486. En tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro de marca y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a                                                                                                                         4 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. GACETA OFICIAL 20/04/2015 7 de 42       los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal”5. 25. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. 26.

Por lo tanto, la Corte Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Si al signo tridimensional lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar su fuerza distintiva será registrable. 27.

Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. 28. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 29. En el presente caso, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por una forma tridimensional (se reivindica colores) para distinguir “empanadas, productos de pastelería y confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, resulta necesario referir a los elementos constitutivos de la marca tridimensional. 30. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.                                                                                                                         5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág.

5. GACETA OFICIAL 20/04/2015 8 de 42       Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, ‘se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (lo subrayado es nuestro)6. 2.

En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado tridimensional para distinguir “empanadas” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE LAS FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS. 31. En el presente caso, la empresa demandante solicitó el registro de un signo tridimensional en forma de empanada para distinguir “empanadas” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que deberá analizarse el tema de la forma usual del producto. 32.

Para lo anterior, se seguirá la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del Proceso 7-IP-2012: 33. El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate” (lo subrayado es nuestro). 34.

“La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 35.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso,                                                                                                                         6 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 9 de 42       el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 36. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 37.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 38.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes. 39.

El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 40.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 41. Por consiguiente, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta la forma usual del producto que tuviera el signo solicitado a registro según los criterios expuestos.

4. DENEGATORIA DE OFICIO. DEBIDA MOTIVACIÓN. 42. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo tridimensional presentado por EXQUISITECES PERUANAS S.A.C.; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la denegatoria de oficio. 43. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 44.

El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: GACETA OFICIAL 20/04/2015 10 de 42       “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 45.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 46. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.7 47.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 48.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 49. En el presente caso, la demandante EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. alegó que la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivación. 50. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.                                                                                                                         7 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 11 de 42       51. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 52.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCHM, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 53.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 54. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 55.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”. PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

SEGUNDO: La Corte Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 12 de 42       TERCERO: Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes.

Por lo tanto, la Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es o no una forma usual del producto “empanada” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. Debe ser integral. Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Debe ser autónomo. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 13 de 42       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 188-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.

Marca: SPRING S.P.G. (mixta). Expediente Interno: 1743-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. GACETA OFICIAL 20/04/2015 14 de 42       VISTOS: El Oficio 1743-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 1743-2011-0-1801-JR-CA14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. E.

ANTECEDENTES 6. Partes en el proceso interno: 7. Apelante: Demandado: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero interesado: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Hechos: 56. El 27 de octubre de 2008, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca SPRING S.P.G. (mixta) de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 57.

El 8 de junio de 2009, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA (Colombia) formuló oposición sobre la base de la marca SPRING STEP (Certificado 141693) de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza y de la marca SPRING STEP (Certificado 164549) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 58. Mediante Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 59.

El 24 de marzo de 2010, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA interpuso recurso de apelación reiterando su posición respecto a la existencia de confundibilidad entre el signo solicitado y las marcas base de su oposición. 60. Mediante Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 488-2010/CSDINDECOPI. 61.

El 30 de marzo de 2011, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2975-2010/TPIINDECOPI. 62. Mediante sentencia de 23 de octubre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda. GACETA OFICIAL 20/04/2015 15 de 42       63.

El 11 de noviembre de 2013, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA presentó recurso de apelación. 64. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes”. 8.

Argumentos de la demanda: 65. La demandante CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA señaló lo siguiente: - Solicita la nulidad de la Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010 que confirmó la Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI. - Es titular de la marca de producto SPRING STEP (Certificado 141693), para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. - Los signos presentan semejanzas fonéticas y gráficas, por lo que resultan semejantes y capaces de inducir a error al consumidor. - Los signos coinciden en la naturaleza de sus productos y en la forma de comercialización de los mismos.

Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - Si bien es cierto que en la Clase 25 de la Clasificación de Niza existen otras marcas que contienen el término SPRING, todas ellas tienen elementos figurativos o denominativos adicionales que logran diferenciarlas entre sí, lo que no ocurre con la marca en registro. - Los términos evocativos (como “STEP”) carecen de fuerza distintiva en el análisis comparativo, por lo cual la confrontación de marcas estaría restringida a la denominación “SPRING”. 9.

Argumentos de la contestación a la demanda: 66. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - Defiende la legalidad de la Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010 que confirmó la Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI. - La opositora sustenta su oposición sobre la base de su marca registrada SPRING STEP (denominativa), así como a la marca solicitada con anterioridad SPRING STEP (denominativa) para distinguir productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. - Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distingue la marca registrada SPRING STEP (Certificado 141693) están vinculados. - Algunos de los productos que pretende distinguir el signo se encuentran comprendidos en los productos que pretende distinguir la marca solicitada con anterioridad SPRING STEP (Expediente 357860-2008).

GACETA OFICIAL 20/04/2015 16 de 42       - Si bien los signos en conflicto incluyen en su conformación el término SPRING, éste también se encuentra incluido en la conformación de diversas marcas registradas, a favor de distintos titulares, por lo que no se puede establecer una semejanza únicamente sobre tal coincidencia, más aun cuando los signos en conflicto incluyen elementos adicionales que permiten su diferenciación. - Se han tenido a la vista, las marcas VÍA SPRING, SPRINGS y logotipo, SPRING y logotipo, INTERNATIONAL SPRING y logotipo y SPRING y logotipo, registradas bajo Certificados 75626, 78570, 59097, 1382, 63279 y la misma CRISS SPRING solicitada bajo Expediente 365823-2008, con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que si bien distinguen algunos de los mismos productos se diferencian fonética y gráficamente. - En el presente caso, aun cuando existe identidad y similitud o conexión competitiva, según sea el caso, entre los productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los mismos y el hecho de que el término SPRING que comparten forme parte de marcas anteriormente registradas para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de terceros, determina que su coexistencia en el mercado sea posible sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. - En la medida que el signo solicitado está constituido por la denominación SPRING, que es utilizado en diversas marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan este término, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva o siempre que se usen a título informativo en los envases o catálogos de productos importados distinguidos con otras marca. 67.

El tercero interesado ALDO GROUP INTERNATIONAL AG señaló lo siguiente: - No corresponde pronunciarse sobre la marca SPRING STEP solicitada bajo Expediente 357860-2008 hasta su resolución final. - En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza coexisten distintas marcas que incluyen, además de otros elementos distintivos, a la denominación SPRING en su conformación. - En ese sentido, la denominación SPRING, por sí sola, no es considerada como elemento suficiente para determinar similitudes al grado de causar riesgo de confusión. - El signo solicitado incluye elementos adicionales a la denominación SPRING, tales como la sigla S.P.G. y el tipo de letras celestes, que hacen factible que los signos coexistan. - Los productos que los signos distinguen no guardan relación. 10.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 68. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que si bien es cierto el elemento denominativo SPRING es similar entre las marcas en conflicto, ello no implica que exista de por sí riesgo de confusión en la percepción del consumidor GACETA OFICIAL 20/04/2015 17 de 42       medio, toda vez que las diferencias fonéticas y gráficas entre dichas marcas, hacen perfectamente distinguible a los signos en cuestión. 69.

Por tanto, no cabría la posibilidad de que el público considere que la palabra STEP sea una variación de la marca SPRING S.P.G., por lo que difícilmente confundiría el producto deseado. De otro lado, el hecho de que las marcas en conflicto distingan productos de la misma naturaleza, no significa que no pueda otorgarse un nuevo registro de marca, toda vez, que al haberse determinado que no existe riesgo de confusión entre los signos, el consumidor podrá diferenciar entre los mismos y no vinculará los productos a un mismo origen empresarial. 11.

Argumentos del recurso de apelación: 70. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. F. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 71. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 1361 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 1342 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

G. CUESTIONES A INTERPRETAR 72. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 6.

Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 7. Las palabras en idioma extranjero. Las palabras de uso común. La marca débil. 8. Conexión competitiva entre las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. H. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR                                                                                                                         1 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. GACETA OFICIAL 20/04/2015 18 de 42

5. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 73. En el presente caso, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca SPRING S.P.G. (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA formuló oposición sobre la base de su marca SPRING STEP (denominativa) que distingue productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 74. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal ha señalado que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos,                                                                                                                         3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 19 de 42       de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de                                                                                                                         4 5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 20 de 42       asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7 Reglas para realizar el cotejo de marcas: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:                                                                                                                         7 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 20/04/2015 21 de 42       ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’9.

(…)”. 75. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

6. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 76. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado SPRING S.P.G. (mixto) y la marca registrada SPRING STEP (denominativa). Por lo tanto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación                                                                                                                         9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 22 de 42       conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.10 Comparación entre signos denominativos y mixtos: 77. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 78.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.11 79.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 80.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”                                                                                                                         10 11 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 20/04/2015 23 de 42       “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”12. 81.

En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

7. LAS PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. 82. El Tribunal interpretará el tema de las palabras en idioma extranjero en virtud a que ambos signos confrontados están conformados por la palabra “SPRING”. La palabra “SPRING” es una palabra en inglés que comúnmente significa “primavera”13. 83. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta’.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho                                                                                                                         12 13 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=spring GACETA OFICIAL 20/04/2015 24 de 42       de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’. Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 84.

La Corte Consultante deberá determinar si la palabra en inglés “SPRING”, compartida por ambos signos, es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor. Si la palabra es conocida por el público consumidor, la Corte Consultante deberá determinar si se trata de una palabra de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo siguiente: Palabras de uso común: 85.

Si bien en el artículo 13514 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.

El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo15. 86. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.                                                                                                                         14 15 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. GACETA OFICIAL 20/04/2015 25 de 42       87. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. 88. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. La marca débil: 89. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro’.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )’.16 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’”.17 90. La Corte Consultante deberá determinar si la palabra en inglés “SPRING”, compartida por ambos signos, es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor.

En caso se concluya que dicha palabra constituye un elemento de uso común, deberá tomarse en cuenta que se trataría de una marca débil, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

8. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 18 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.                                                                                                                         16 17 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. GACETA OFICIAL 20/04/2015 26 de 42       91. En el presente caso, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca constituida por el signo SPRING S.P.G. (mixto) para distinguir productos18 de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA formuló oposición sobre la base de su marca SPRING STEP (denominativa) para distinguir productos19 de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 92. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.20 93.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.                                                                                                                         18 19 20 Calzado, casacas de cuero.

En la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza distingue: cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza distingue: toda clase de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, cuellos, cinturones (vestimenta), tirantes, guantes y sombrerería; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas, ropa para dormir, batas; vestidos de baño; ropa interior; ropa de bebé; calzados tales como botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas; accesorios de calzado como punteras, tacones y suelas.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 20/04/2015 27 de 42       b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”21 94.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en la misma clase, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva tomando en cuenta los productos que buscan proteger las marcas en conflicto.

PRONUNCIAMIENTO:                                                                                                                         21 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 20/04/2015 28 de 42       PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SPRING S.P.G. (mixto) y la marca registrada SPRING STEP (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La Corte Consultante deberá determinar si la palabra en inglés “SPRING”, compartida por ambos signos, es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor. En caso se concluya que dicha palabra constituye un elemento de uso común, deberá tomarse en cuenta que se trataría de una marca débil, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

En caso la palabra “SPRING” constituya una palabra de uso común, no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio del uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 20/04/2015 29 de 42       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 189-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CONSTRUYÁ (mixta). Actor: Néstor Enrique Casas Quintero. Proceso interno 2009-0053. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince. VISTOS: El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-0053.

El auto de 25 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL 20/04/2015 30 de 42       Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Néstor Enrique Casas Quintero Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Sociedad Cementos Argos S.A. Hechos. 1. El 4 de julio de 2007, la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “CONSTRUYÁ” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpusieron oposición contra el registro solicitado, el señor Néstor Enrique Casas Quintero sobre la base de su marca CONSTRUYA (mixta) registrada para servicios de la Clase 37; y, la SOCIEDAD BANCO PICHINCHA C.A., sobre la base de su solicitud anterior del signo CONSTRUIR (denominativa) para servicios de la Clase 36. 3.

Por Resolución 19662 de 17 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y denegó el registro de la marca solicitada. 4. La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. y el señor Néstor Enrique Casas Quintero, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 19662. 5.

Mediante Resolución 29544 de 20 de agosto 2008, la División de Signos Distintivos, resolvió los recursos de reposición presentados, confirmando la decisión contenida en la Resolución 19662, concediendo, además, el recurso de apelación. 6. Por Resolución 33256 de 29 de agosto de 2008, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose los artículos primero y segundo de la Resolución 19662, los que tuvieron como infundadas las oposiciones presentadas; asimismo, se revocó el extremo de la precitada resolución, en cuanto se denegó el registro de la marca solicitada y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca “CONSTRUYÁ” (mixta), a favor de CEMENTOS ARGOS S.A. 7.

Néstor Enrique Casas Quintero, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 33256. 8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 17 de septiembre de 2012, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 31 de 42       Argumentos de la demanda. 9. Néstor Enrique Casas Quintero, presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 10. La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. 11. En efecto, señala que existe una falta de aplicación de la norma comunitaria, por cuanto la marca mixta “CONSTRUYÁ” no cumple con los requisitos exigidos para que sea procedente su registro. 12.

Precisó, que existe una similitud entre la marca solicitada y la marca bajo su titularidad. Al respecto, señala que en el análisis de ambas marcas, el elemento característico es el denominativo, siendo ello así, dichos signos presentan una similitud ortográfica, pues los dos signos están constituidos por las mismas vocales y consonantes, escritas en el mismo orden. 13.

Asimismo, agregó que existe una similitud fonética porque su pronunciación es exactamente la misma, lo cual aumenta el riesgo de confusión. 14. Agregó que los signos en controversia evocan exactamente la misma idea. 15. Finalmente, en cuanto a la similitud entre los servicios identificados con las marcas, señala que si bien ambos signos se encuentran comprendidos en clases distintas de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 36, el signo registrado; y Clase 37, el signo de titularidad de la accionante), una marca y otra se publicitan por los mismos medios, lo cual incrementa el riesgo de confusión. Argumentos de la contestación a la demanda. 16.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 17. Si bien es cierto, que los signos en controversia comparten las expresiones “construya”, se tiene que éstas, contienen elementos gráficos que destacan las diferencias existentes en el caso en concreto, especialmente en lo que atañe a los elementos de diseño de ambos signos. 18.

Por otra parte, el signo que fue solicitado a registro pretende distinguir “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios comprendidos en la clase 36; mientras que la parte opuesta identifica “construcción, reparación, servicios de instalación”, servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional. 19.

Los signos confrontados identifican servicios entre los cuales no existe una estrecha relación de competencia que desemboque en la generación de un riesgo de confusión en el mercado, pues los servicios financieros tienen finalidades distintas a los servicios de construcción de obras civiles, razón por la cual pueden convivir pacíficamente.

Tercero interesado. 20. No se encuentra en el expediente copia a la contestación de la demanda presentada por el tercero interesado Sociedad Cementos Argos S.A. GACETA OFICIAL 20/04/2015 32 de 42       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 21. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 134 en sus literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 2. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. 3. Signos evocativos. 4. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 36 y 37. 1.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de 24. 1     asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distntivos. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado CONSTRUYÁ (mixto) es confundible con el signo sobre la base del cual se presentó la oposición CONSTRUYA (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 20/04/2015 33 de 42       25. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 26.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 27. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 28.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 29.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 30.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 31.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 34 de 42       32. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 33. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 34. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 35.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 36. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 37. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 38.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 39. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. GACETA OFICIAL 20/04/2015 35 de 42       40. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 41. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 42. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.

(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 43. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 36 de 42       2. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. 44. Se abordará el tema en razón a que el signo solicitado CONSTRUYÁ es mixto y, el signo sobre la base del cual se presenta la oposición es CONSTRUYA es también mixto. Signos mixtos. 29. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 30.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. 31. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 32. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 33. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 34. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 37 de 42     35. 36. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 37. E l examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 38.

F inalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 39. P or lo tanto, el juez consultante deberá aplicar los criterios expuestos al momento de valorar los signos CONSTRUYÁ y CONSTRUYA mixtos. 3.

Signos evocativos. 45. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que en el demandante manifestó que el signo solicitado es evocativo. GACETA OFICIAL 20/04/2015 38 de 42       46. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 47.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 48.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 49. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. 50. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos. 4.

Conexión competitiva entre servicios de las Clases 36 y 37. 51. La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. solicitó el registro del signo CONSTRUYÁ (mixto) para distinguir servicios en la Clase 362 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición CONSTRUYA (mixta) distingue servicios de la Clase 373.

El consultante deberá tomar especial atención en que el signo solicitado pretende distinguir negocios inmobiliarios en la Clase 36, mientras que la marca registrada distingue servicios de construcción. 52. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o 2 3                                                                                                                         Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Construcción; reparación; servicios de instalación. GACETA OFICIAL 20/04/2015 39 de 42       complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 4 53. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicios identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al 4                                                                                                                             En   relación   con   lo   mencionado,   el   Tribunal   ha   establecido   algunos   de   los   siguientes   criterios   y   factores   de   análisis  para  definir  la  conexión  competitiva  entre  los  productos:     “a)   La   inclusión   de   los   productos   en   una   misma   clase   del   nomenclátor:   (…)   Ocurre   cuando   se   limita   el   registro  a  uno  o  varios  de  los  productos  de  una  clase  del  nomenclátor,  perdiendo  su  valor  al  producirse  el   registro  para  toda  la  clase.

En  el  caso  de  la  limitación,  la  prueba  para  demostrar  que  entre  los  productos  que   constan  en  dicha  clase  no  son  similares  o  no  guardan  similitud  para  impedir  el  registro,  corresponde  a  quien   alega.     b)   Canales   de   comercialización:   Hay   lugares   de   comercialización   o   expendio   de   productos   que   influyen   escasamente  para  que  pueda  producirse  su  conexión  competitiva,  como  sería  el  caso  de  las  grandes  cadenas  o   tiendas   o   supermercados   en   los   cuales   se   distribuye   toda   clase   de   bienes   y   pasa   desapercibido   para   el   consumidor  la  similitud  de  un  producto  con  otro.

En  cambio,  se  daría  tal  conexión  competitiva,  en  tiendas  o   almacenes  especializados  en  la  venta  de  determinados  bienes. Igual  confusión  se  daría  en  pequeños  sitios  de   expendio   donde   marcas   similares   pueden   ser   confundidas   cuando   los   productos   guardan   también   una   aparente  similitud.     c)   Similares   medios   de   publicidad:   Los   medios   de   comercialización   o   distribución   tienen   relación   con   los   medios   de   difusión   de   los   productos.

Si   los   mismos   productos   se   difunden   por   la   publicidad   general-­‐   radio   televisión   y   prensa-­‐,   presumiblemente   se   presentaría   una   conexión   competitiva,   o   los   productos   serían   competitivamente   conexos. Por   otro   lado,   si   la   difusión   es   restringida   por   medio   de   revistas   especializadas,   comunicación  directa,  boletines,  mensajes  telefónicos,  etc.,  la  conexión  competitiva  sería  menor.     d)   Relación   o   vinculación   entre   productos:   Cierta   relación   entre   los   productos   puede   crear   una   conexión   competitiva.

En  efecto,  no  es  lo  mismo  vender  en  una  misma  tienda  cocinas  y  refrigeradoras,  que  vender  en   otra  helados  y  muebles;  en  consecuencia,  esa  relación  entre  los  productos  comercializados  también  influye  en   la   asociación   que   el   consumidor   haga   del   origen   empresarial   de   los   productos   relacionados,   lo   que   eventualmente  puede  llevarlo  a  confusión  en  caso  de  que  esa  similitud  sea  tal  que  el  consumidor  medio  de   dichos  productos  asuma  que  provienen  de  un  mismo  productor.     e)   Uso   conjunto   o   complementario   de   productos:   Los   productos   que   comúnmente   se   puedan   utilizar   conjuntamente   (por   ejemplo:   puerta   y   chapa)   pueden   dar   lugar   a   confusión   respecto   al   origen   empresarial,   ya   que   el   público   consumidor   supondría   que   los   dos   productos   son   del   mismo   empresario.

La   complementariedad   entre   los   productos   debe   entenderse   en   forma   directa,   es   decir,   que   el   uso   de   un   producto  puede  suponer  el  uso  necesario  del  otro,  o  que  sin  un  producto  no  puede  utilizarse  el  otro  o  su   utilización  no  sería  la  de  su  última  finalidad  o  función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). GACETA OFICIAL 20/04/2015 40 de 42       caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 54. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 55.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 56.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 57.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los servicios vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 58. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

D. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL 20/04/2015 41 de 42       servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos CONSTRUYÁ (mixto) y CONSTRUYA (mixto) sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios expuestos en la presente interpretación prejudicial. El consultante deberá tomar especial atención en que el signo solicitado pretende distinguir negocios inmobiliarios en la Clase 36, mientras que la marca registrada distingue servicios de construcción. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 2009-0053, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 20/04/2015 42 de 42       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú