Año XXXII – Número 2548 Lima, 06 de agosto de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 295-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAZ (mixta). Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. Proceso interno: 2007-00289. PROCESO 309-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 135 literal p) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 153 y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente Interno Nº 85935-C-A. Actor: SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS S.R.L. Marca mixta EL PAN CASERO PROCESO 285-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ANAVANA (mixta). Actor: sociedad SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. Proceso interno 2008-00407 PROCESO 295-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAZ (mixta). Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. Proceso interno: 2007-00289. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de junio del año dos mil quince. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/08/2015 2 de 35 VISTOS: El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-00289.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

MINSK AUTOMOBILE PLANT. Hechos. 1. El 22 de julio de 2005, la sociedad Minsk Automobile Plant, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “MAZ” (mixta), para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpuso oposición contra el registro solicitado, la sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A. con fundamento en el registro de la marca MAZDA (denominativa), de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Por Resolución 31796 de 28 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada. 4. La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 31796. 5.

Mediante Resolución 1155 de 26 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 31796, concediendo, además, el recurso de apelación. 6. Por Resolución 13350 de 11 de mayo 2007, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión contenida en la Resolución 31796 de 28 de noviembre de 2006, que declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada 7.

La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 31796. GACETA OFICIAL 8. 06/08/2015 3 de 35 La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 22 de octubre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A., presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La marca “MAZ” (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca denominativa “MAZDA”, previamente registrada, añadiendo un diseño nada distintivo y que no le otorga distintividad respecto de la marca “MAZDA”, vigente en Colombia para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.

Así, al existir confundibilidad entre las marcas “MAZ” (mixta) y “MAZDA” (denominativa), la primera, no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, por el contrario creará confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de los distinguidos por la marca “MAZDA”. 11. Desde una perspectiva en conjunto y a simple vista, las marcas “MAZDA” (denominativa) y “MAZ” (mixta), despiertan una impresión de conjunto muy similar, resultando semejantemente confundibles.

Lo anterior en razón de que la marca solicitada a registro “MAZ” (mixta), imita y reproduce el elemento sustancial, esencial y predominante de la marca “MAZDA” (denominativa), causando el mismo impacto visual en los consumidores, por lo tanto riesgo de confusión y permitiendo con ello que un tercero pueda percibir la fama, prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo inscrito. 12.

Desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual las marcas en conflicto son semejantes, causando efectos de error, confusión y asociación entre los consumidores. Pues la marca que solicita registro tiene como vocablo sustancial, esencial y predominante y que por tanto queda en la mente de los consumidores la partícula “MAZ”, que a su vez resulta ser el vocablo esencial de la marca “MAZDA” (denominativa). 13.

Respecto al punto de vista conceptual la marca “MAZ” (mixta) al igual que la marca “MAZDA” (denominativa) corresponden a marcas de fantasía, resultado evidente que los consumidores al encontrar la marca “MAZ” (mixta) dentro del mercado, distinguiendo productos de la Clase 12, la relacionen con la marca “MAZDA”, pues en atención a la familiaridad de la expresión, se causa una misma idea lo que provoca graves efectos de asociación y confusión. 14.

El signo “MAZ” (mixto) distingue los mismos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional que protege la marca registrada “MAZDA” (denominativa). Por ello los productos de las marcas enfrentadas, van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores, quienes relacionarán ambas marcas a un único y mismo origen empresarial. 15.

Asimismo al observar el consumidor la marca “MAZ” (mixta), no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la misma, por lo que razonablemente creerá que dicha marca es un nuevo signo de la familia “MAZDA”, que no es lo que sucede en la realidad. GACETA OFICIAL 06/08/2015 4 de 35 Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 16. Que el signo “MAZ” (mixto), solicitado para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos en conflicto, resulta claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error ya que cada uno de ellos posee elementos distintivos suficientes. 17.

La palabra MAS se refiere a un “adverbio composicional que denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobre entendida (…)” (Diccionario de la Real Academia Española), es decir tiene significado conceptual propio, siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores. 18. Adicionalmente el elemento gráfico de la marca “MAZ” (mixta), es lo suficientemente particular y distintivo, elementos que ayudan a que un consumidor no incurra en error respecto del origen empresarial de los productos y servicios que distinguen los signos. Argumentos del tercero interesado La sociedad Minsk Automobile Plant (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 19.

Que la marca “MAZ” (mixta) es una marca lo suficientemente distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica, cumpliendo con todos los requisitos para ser marca y acceder al registro. 20. MAZ al pronunciarse, evoca la palabra MAS, la cual se refiere a un adverbio composicional que denota idea de exceso, aumento, ampliación en comparación expresa o sobre entendida, es decir tiene significado conceptual propio.

Sin embargo la marca “MAZDA” (denominativa) es una creación propia del empresario, sin significado conceptual propio, siendo fácilmente entendida en ese sentido por el consumidor medio del país. Por lo tanto el consumidor recordará con facilidad el significado conceptual del signo opositor sin que se vea inducido a error en cuanto a los productos que identifican o en cuanto a sus orígenes empresariales.

Pues las diferencias conceptuales empalidecen las similitudes fonéticas o visuales que puedan enfrentar los signos en conflicto. 21. Las marcas “MAZ” (mixta) y “MAZDA” (denominativa), son diferentes en su extensión gramatical y por supuesto en su pronunciación y fonética. Que asimismo, aunado a ello, el elemento gráfico de la marca MAZ, le agrega a ésta la suficiente distintividad extrínseca que requiere y que ayuda a que el consumidor no incurra en error respecto del origen empresarial de los productos que pretenden distinguir los signos en conflicto.

De lo que se concluye que las marcas en comparación son suficientemente distintivas y capaces de coexistir en el mercado sin inducir al público a confusión sobre los productos que identifican y mucho menos sobre la procedencia de éstos. 22. En cuanto a la identidad de productos, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifiquen productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el presente caso.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: GACETA OFICIAL 06/08/2015 5 de 35 23. Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 24.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 25. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Signos de fantasía. 4. Signos evocativos. 5.

Familia de marcas (Mazda). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 26. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo MAZ (mixto) solicitado por la sociedad MINSK AUTOMOBILE PLANT y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición es MAZDA (denominativa) registrada a favor de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. 27.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 6 de 35 28. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 29.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 30.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 31.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 32.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 33.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 34.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. GACETA OFICIAL 06/08/2015 7 de 35 35. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 36. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 37.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 39. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 40.

La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 41. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 42. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

GACETA OFICIAL 43. 06/08/2015 8 de 35 Al analizar la posible similitud ideológica de los signos en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el término MAZ se escucha como MÁS que en el idioma español denota “idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobreentendida”, por lo tanto, el juez consultante deberá determinar si existe o no similitud ideológica entre los signos en conflicto.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 44. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 45. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. 46. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado MAZ es mixto, mientras que la marca sobre la cual se presenta la oposición es MAZDA denominativa. Signos denominativos. 47. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no GACETA OFICIAL 06/08/2015 9 de 35 manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Signos mixtos. 48. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 49.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 50. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 51. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 52. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan: 53. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en GACETA OFICIAL 06/08/2015 10 de 35 cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 54. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 55.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 56. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado MAZ (mixto) y el signo opositor MAZDA (denominativo). 3.

Signos de fantasía. 57. Las partes manifiestan que los signos MAZ y MAZDA son signos de fantasía, por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema. 58. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”.

(Proceso 23-IP2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). 59. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

GACETA OFICIAL 60. 06/08/2015 11 de 35 Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo MAZ (mixto) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 4. Signos evocativos. 61. El tercero interesado manifiesta que el término MAZ es evocativo de exceso, aumento, ampliación en comparación expresa o sobreentendida, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 62.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 63. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 64.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 65. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. 66. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado MAZ (mixto) es evocativo. 5.

Familia de marcas (Mazda). 67. La sociedad demandante manifiesta que el registro del signo solicitado MAZ (mixto) podría confundir a los consumidores que creerán que es parte de la familia de marcas MAZDA, por lo que, el Tribunal interpretará el tema. 68. El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen GACETA OFICIAL 06/08/2015 12 de 35 empresarial”.

(Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 69. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 70. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 71. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si el signo MAZDA establece una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 13 de 35 SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El juez consultante deberá determinar si el signo MAZ (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

QUINTO: El consultante deberá determinar si el signo MAZDA (denominativo) establece una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/08/2015 14 de 35 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 309-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 135 literal p) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 153 y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente Interno Nº 85935-C-A. Actor: SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS S.R.L. Marca mixta EL PAN CASERO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio CAR/SNP/DGE No. 0220/2014 de fecha 09 de diciembre de 2014, recibido por el Tribunal el 17 de diciembre de 2014, procedente de la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 85935-C-A. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Recurrente: SOCIEDAD S.R.L. DE ALIMENTOS PROCESADOS (SOALPRO) Partes contrarias: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL– SENAPI, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

INDUSTRIA PANIFICADORA “EL PAN CASERO” E.U.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 06/08/2015 15 de 35 1. La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS (SOALPRO) S.R.L., es titular de la marca mixta EL PAN CASERO, “para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: Pan a Granel, pan especial embolsado, Productos de repostería, Galletas”, registrada en Bolivia bajo el certificado No. 85935-C-A. Se concedió mediante la Resolución Administrativa No. 0462-2002 de 27 de febrero de 2002.

Dicha Marca se encuentra con primera renovación (Resolución SNPI-RA No. 1367-2012 de 31 de Mayo de 2012, Certificado No. 84775-A). 2. El 30 de diciembre de 2013, la INDUSTRIA PANIFICADORA “EL PAN CASERO” E.U., interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca EL PAN CASERO (Registro No. 85935-C-A-). 3. El 26 de mayo de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. 175/2014, declaró probada la acción de nulidad. 4.

La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS (SOALPRO) S.R.L., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 5. El 24 de julio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. DPI/OPO/REV-No.166/2014, rechazó el recurso de revocatoria y confirmó el acto administrativo impugnado. 6. La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS (SOALPRO) S.R.L., presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 7.

La Dirección General Ejecutiva del SENAPI, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oficio CAR/SNP/DGE No. 0220/2014, solicitó Interpretación Prejudicial facultativa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La INDUSTRIA PANIFICADORA “EL PAN CASERO” E.U., soporta la demanda en los siguientes argumentos: 8.

Manifiesta, que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que cualquier persona y en cualquier momento puede solicitar que se decrete la nulidad absoluta de un registro de marca; la norma no exige legítimo interés para invocar la nulidad absoluta de un registro de marca, nulidad que incluso puede ser decretada de oficio. 9. Agrega, que como consecuencia de la existencia del registro del signo mixto EL PAN CASERO, le han negado la inscripción de su signo EL PAN CASERO. 10.

Adiciona, que al encontrarse en una etapa post registro, las causales de nulidad aplicables son las contempladas en la Decisión 486. 11. Agrega, que la Resolución Administrativa No. 0462-2002 de 27 de febrero de 2002, fue firmada por persona sin jurisdicción ni competencia, pues el Director Nacional había cesado en el ejercicio de sus funciones desde el 15 de febrero de 2002, de conformidad con la Resolución Suprema No. 221081, mediante la cual se designó en el cargo de Director Nacional del SENAPI al abogado EDWIN ALBERTO URQUIDI ÁLVAREZ.

Por lo tanto, dicha resolución, así como el certificado de registro de marca adolecen de nulidad absoluta. Mal se haría en GACETA OFICIAL 06/08/2015 16 de 35 argumentar que no se conocía el contenido de la referida Resolución Suprema, puesto que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. b. Argumentos contenidos en la Resolución No. 175/2014.

La DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SENAPI, soporta la resolución en los siguientes argumentos: 12. Sostiene, que debido a la similitud de los números de las Resoluciones Administrativas (0462-2002), que confirieron los certificados de registro de las marcas EL PAN CASERO e INVENTIA, la autoridad procedió a asentar al número de registro la expresión “A”, por lo que, la única diferencia entre ambas, se refiere a quién las suscribe. 13.

Señala, que la persona que suscribió el acto administrativo demandado no estaba investida con jurisdicción y competencia para firmar registros de concesión de marcas. Por lo tanto, dicho acto administrativo adolece de nulidad absoluta en atención al artículo 122 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 14. Agrega, que en atención a lo anterior, la marca mixta EL PAN CASERO se obtuvo en contravención al literal p) del artículo 135 de la Decisión 486.

Por lo tanto, procede la acción de nulidad absoluta propuesta. c. Recurso de revocatoria. La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS SOALPRO SRL, soporta el recurso de revocatoria en los siguientes argumentos: 15. Manifiesta, que se incurrió en un vicio de nulidad absoluta al expedirse la RESOLUCIÓN No. 175/2014 de 26 de mayo de 2014, puesto que se debió aplicar, por la fecha en que ocurrieron los hechos, la Constitución de 1995 y no la de 2009. 16.

Agrega, que no ha quedado suficientemente demostrada la fecha en la que cesó en el ejercicio de sus funciones el señor ÁNGEL RAMIRO AGUILERA NEUENSCHWANDER. 17. Arguye, que existe una incorrecta interpretación de la causal de nulidad absoluta contenida en los artículos 172 y 135 literal p) de la Decisión 486, puesto que la previsión contemplada en el referido artículo 135 hace referencia a un análisis intrínseco de la marca solicitada, y no del acto administrativo que lo otorga, y mucho menos del procedimiento administrativo de concesión. Por lo tanto, la supuesta falta de competencia para otorgar el registro de la marca EL PAN CASERO, no tiene ninguna relación con la causal de irregistrabilidad contemplada en la mencionada norma. 18.

Señala, que el signo mixto EL PAN CASERO surtió y cumplió con todas las exigencias legales y comunitarias, motivo por el que no sólo le fue conferido el registro de marca, sino también renovado. Por lo tanto, se concluye que al haberse autorizado la renovación mediante Resolución SNPI-RA No. 1367-2012 de 31 de Mayo de 2012 (Certificado No. 84775-A), la Resolución Administrativa No. 0462-2002 de 27 de febrero de 2002 fue convalidada, y cualquier vicio que le fuera imputable se encuentra subsanado.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 17 de 35 19. Agrega, que el recurrente ha obrado de buena fe en todo momento. 20. Manifiesta, que debe solicitarse interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que aclare el contenido del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486. d. Argumentos contenidos en la Resolución No. DPI/OPO/REV-No. 166/2014.

La DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SENAPI, soporta la resolución en los siguientes argumentos: 21. Indica, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado (…)”; “cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra ‘ley’ no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas sólo pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial (…)”;

“el derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro… constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. Por lo tanto, la autoridad nacional ha obrado conforme a la interpretación comunitaria, y agrega que de ninguna manera la renovación pueda ser tenida como convalidación per se. e. Recurso jerárquico.

La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS SOALPRO SRL, en el recurso jerárquico reitera los argumentos esgrimidos en el recurso de revocatoria, y agrega: 22. Manifiesta, que las causales contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 aluden a características intrínsecas o inherentes al signo solicitado. Por lo tanto, al analizarse la prohibición contemplada en el literal p), se infiere que ésta no puede aplicarse al signo mixto EL PAN CASERO, en tanto no contraviene la ley, la moral y mucho menos las buenas costumbres. 23.

Señala, que el único motivo por el que se declaró la nulidad del signo mixto EL PAN CASERO, corresponde a razones del procedimiento administrativo de concesión del registro de marca. Por lo tanto, aduce que cabe preguntarse si la regulación de la Decisión 486 hace referencia a las cualidades de la marca o a las cualidades de la autoridad que la otorga. 24.

Agrega, que en la Decisión 486 no existe ninguna previsión o prohibición sobre los actos dictados por autoridad sin jurisdicción y competencia. 25. Indica, que no resulta comprensible que por una conducta negligente de un ex funcionario público, se determine una gravísima sanción para el administrado que cumplió con todas sus obligaciones, que trabajó de buena fe la marca registrada por más de 12 años, que invirtió dinero en su promoción y defensa.

Por lo tanto, se configura la institución jurídica del abuso del derecho. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: GACETA OFICIAL 06/08/2015 18 de 35 26. El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal p) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) se solicita de forma específica la interpretación de dicho articulado como causal de nulidad absoluta, requiriendo la interpretación especial de lo siguiente:  ¿Qué es lo que debe entenderse por ‘actos contrarios a la ley’?  Si para la configuración de dicha causal, la contrariedad a la ley, debe darse al momento de su solicitud o al momento de la concesión del registro.  Si el ámbito de aplicación de dicha causal, alcanza únicamente al signo distintivo como tal, o si puede extenderse su aplicación a posible vicios en los actos administrativos emitidos en su tramitación”. 27.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: primer párrafo del artículo 153 y el artículo 172 de la Decisión 4861. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 28. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La legitimidad activa del SENAPI.

La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI. Su finalidad. B. La acción de nulidad de oficio en el marco de la Decisión 486. Causales. C. El signo contrario a la ley y solicitado para registro. (Causal contenida en el artículo 135 literal p). D. Efectos del acto de renovación del registro de marcas en relación con el acto original de registro.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA LEGITIMIDAD ACTIVA DEL SENAPI. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA SOLICITADA POR EL SENAPI. SU FINALIDAD. 29. El Tribunal advierte que el tema propuesto fue abordado en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2014, expedida en el Proceso 104-IP-2014. Se solicita a la consultante remitirse a dicha providencia. 1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

(…) Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

GACETA OFICIAL B. 06/08/2015 19 de 35 LA ACCIÓN DE NULIDAD DE OFICIO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. CAUSALES. 30. La sociedad demandante argumentó que el artículo 172 de la Decisión 486 no exige legítimo interés para invocar la nulidad absoluta de un registro de marca, nulidad que incluso puede ser decretada de oficio. 31. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto, primero estableciendo un marco general de la figura de la acción de nulidad y, posteriormente, aclarando ciertos aspectos del debido proceso en las acciones de nulidad de oficio.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010, y de 20 de febrero de 2015, expedida en el marco del proceso 123-IP-2014. 32. El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro2: Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Artículo 102 de la Decisión 313 Artículo 113 de la Decisión 344 Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. De oficio por la Autoridad Nacional. De oficio por la autoridad nacional. Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio autoridad competente. por la nacional Para la nulidad relativa el interesado.

No establece término de prescripción. Prescripción de la acción Causales nulidad 2 de La norma señala una causal general: “si el registro fue No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10IP-2009. GACETA OFICIAL concedido en contravención a la presente Decisión”. 06/08/2015 contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”. 20 de 35 siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo3, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 33. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 34. La nulidad absoluta, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 35. La nulidad relativa, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. 36.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 37. Lo expuesto quiere decir que en los procesos iniciados de oficio se deben respetar las formas propias y jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por supuesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

C. EL SIGNO CONTRARIO A LA LEY Y SOLICITADO PARA REGISTRO. (CAUSAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 135 LITERAL P). 38. El SENAPI argumentó que la persona que suscribió el acto administrativo demandando no estaba investida con jurisdicción y competencia para firmar 3 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 21 de 35 resoluciones de concesión de marcas. Por lo tanto, sostuvo que la marca mixta EL PAN CASERO se obtuvo en contravención del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486. 39. La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS SOALPRO S.R.L., afirmó que existe una correcta interpretación del literal p) del artículo 135, debido a que éste hace referencia a un análisis intrínseco de la marca solicitada y no del acto administrativo de concesión. Agrega, que en la Decisión 486 no existe ninguna previsión o prohibición sobre los actos dictados por autoridad sin jurisdicción y competencia. 40.

La consultante realizó las siguientes preguntas: - ¿Qué es lo que debe entenderse por actos contrarios a la ley? - ¿Si para la configuración de dicha causal, la contrariedad a la ley, debe darse al momento de su solicitud o al momento de la concesión del registro? - ¿Si el ámbito de aplicación de dicha causal, alcanza únicamente al signo distintivo como tal, o si puede extenderse su aplicación a posibles vicios en los actos administrativos en su tramitación? 41.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. El literal p) del artículo 135 prevé que no podrán registrarse como marcas signos que sean contrarios a la ley. Se entrará a determinar qué se entiende por “ley” en el ámbito del derecho de marcas. 42. Cuando la norma se refiere a la ley debe entenderse como aquella de orden público4.

Esto quiere decir, que el concepto de ley se restringe aquella que está soportada en el interés general y protege valores fundamentales para la sociedad. Por tal motivo, adquiere el carácter de imperativa y no puede ser desconocida por acuerdos basados en la autonomía de la voluntad privada.5 Sobre esto el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, analizando una norma análoga de la Decisión 313 afirmó lo siguiente: “El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres.

Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son “normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en 4 El orden público es el conjunto de instituciones o figuras sociales instauradas para mantener una convivencia sustentada en el interés de la colectividad.

Según Fernández Novoa, sería: “el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.” (FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990. Págs. 88-90). 5 Sobre esto se puede ver LINDLEY-RUSSO, Alfredo.

"Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión Nº 486". Tesis sustentada para optar por el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obra inédita.

“Al hablar de ley se hace referencia la normas positivas (sustantivas y procesales) de carácter imperativo, por lo que no pueden ser variadas por acuerdos ente particulares (nomas ius cogens). La palabra ley no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en las normas comunitarias.

Para interpretar el término ley a que se refiere la Prohibición, es necesario considerar el fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 22 de 35 nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre”.” (Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 1997, expedida en el proceso 30-IP-96).

De ninguna manera puede pensarse que la referencia a “la ley” significa que los Países Miembros pueden incorporar otras causales de irregistrabilidad diferentes a las previstas en la normativa comunitaria andina. Las causales de irregistrabilidad de las marcas son las consagradas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como precedente jurisprudencial tenemos la Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 30-IP-96, anteriormente citada, donde se expresó lo siguiente: “Cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra “ley” no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial.” 43.

Con lo anterior se contesta la primera pregunta de la consultante. En relación con las otras dos cuestiones, el Tribunal encuentra que la causal mencionada se refiere a problemas del signo en sí mismo, es decir, para que opere la causal es necesario que el signo riña con las normas de orden público, de conformidad con la definición de ley sentada líneas arriba y, en consecuencia, esto debe ser evaluado al realizar el examen de registrabilidad.

Esto quiere decir que la casual no se refiere a problemas de procedimiento al expedir el acto administrativo que deniega la solicitud de registro. Dichos asuntos pueden acarrear la nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento, pero deben ser tramitados mediante las acciones previstas en el derecho interno en materia contencioso administrativa.

Precisamente esa fue la intención del legislador comunitario al eliminar la causal genérica que sí se preveían en las Decisiones 313 y 344, tal y como se plasmó en la cuadro del punto B de la presente providencia. D. EFECTOS DEL ACTO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS EN RELACIÓN CON EL ACTO ORIGINAL DE REGISTRO. 44. La SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS SOALPRO S.R.L., argumentó que el trámite para el signo mixto EL PAN CASERO se surtió y cumplió con todas las exigencias legales y comunitarias, motivo por el que no sólo le fue conferido el registro de la marca, sino que fue renovado.

En consecuencia, al haberse autorizado la renovación cualquier vicio se encuentra subsanado. 45. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto con el objetivo de analizar si la renovación sanea los vicios de nulidad que tuviera el acto original de registro. Para tratar la figura de la renovación se seguirán los parámetros establecidos en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 67-IP-2013: “El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber GACETA OFICIAL 06/08/2015 23 de 35 pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. (…) Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).6” 46. El Tribunal advierte que el acto de renovación no sanea los vicios de nulidad presentes en el acto administrativo original de concesión del registro de marca.

En este sentido, se podría presentar una acción de nulidad absoluta,7 inclusive después de la renovación del registro, lo que traería como consecuencia, en caso de prosperar, que se dejara sin efecto el acto de renovación puesto que éste depende para su existencia del acto original de registro. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.

En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 6 7 PROCESO 183-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1188 de 19 de abril de 2005.

Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se debe tener en cuenta que la nulidad absoluta no prescribe. GACETA OFICIAL 06/08/2015 24 de 35 4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En los procesos iniciados de oficio se deben respetar las formas propias y jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por supuesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

TERCERO: Cuando el literal p) del artículo 135 hace alusión a la palabra “ley”, no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. La causal mencionada se refiere a problemas del signo en sí mismo, es decir, para que opere la causal es necesario que el signo riña con las normas de orden público, de conformidad con la definición sentada líneas arriba y, en consecuencia, esto debe ser evaluado al realizar el examen de registrabilidad.

Esto quiere decir que la casual no se refiere a problemas de procedimiento al expedir el acto administrativo que deniega la solicitud de registro. Dichos asuntos pueden acarrear la nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento, pero deben ser tramitados mediante las acciones previstas en el derecho interno en materia contencioso administrativa.

Precisamente esa fue la intención del legislador comunitario al eliminar la causal genérica que sí se preveían en las Decisiones 313 y 344, tal y como se plasmó en el cuadro del punto B de la presente providencia.

CUARTO: El acto de renovación no sanea los vicios de nulidad presentes en el acto administrativo original de concesión del registro de marca. En este sentido, se podría presentar una acción de nulidad absoluta, inclusive después de la renovación del registro, lo que traería como consecuencia, en caso de prosperar, que se dejara sin efecto el acto de renovación puesto que éste depende para su existencia del acto original de registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 06/08/2015 25 de 35 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 285-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ANAVANA (mixta). Actor: sociedad SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. Proceso interno 2008-00407. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitando la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno;

El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A. GACETA OFICIAL Demandado: Tercero interesado: 06/08/2015 26 de 35 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Andrea Vanesa Agudelo Diez. Hechos. 1. El 22 de septiembre de 2006, la señora Andrea Vanesa Agudelo Diez, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo “ANAVANA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A. interpuso oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el registro de su marca HAVAIANAS (mixta), en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado 269109. 3. Por Resolución 36358 de 31 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada. 4.

La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 36358. 5. Mediante Resolución 42227 de 17 de diciembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 36358. 6. Por Resolución 8887 de 27 de marzo de 2008, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la Resolución 36358. 7.

La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 36358. 8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 17 de septiembre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 10. El signo ANAVANA (mixto) no está previsto de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca. 11.

La palabra ANAVANA no es distintiva desde su aspecto extrínseco, pues es similarmente confundible con su marca registrada HAVAIANAS, certificado 269109. 12. Que su empresa, es una compañía brasileña fundada en 1907 y desde su inicio se dedicó a la fabricación de alpargatas rueda, lona y encerados. En 1962 lanzó su marca GACETA OFICIAL 06/08/2015 27 de 35 HAVAINAS en Brasil para identificar sandalias hechas de caucho.

Su marca ha tenido un éxito abrumador en el mercado global, habiendo traspasado las fronteras del Brasil. 13. Que el elemento preponderante en ambas marcas es el elemento denominativo y sus elementos gráficos son secundarios y no esenciales. Dicho ello se tiene que el elemento denominativo del signo ANAVANA y el de la marca registrada HAVAIANAS, desde el punto de vista ortográfico y fonético, son muy similares al punto de generar un inminente riego de confusión en el público consumidor, más aún si ambas están destinadas a distinguir los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.

Que las marcas en conflicto están relacionadas competitivamente, pues comparten los mismos canales de comercialización y la misma naturaleza o finalidad en el mercado. Por lo tanto, resulta evidente que el signo ANAVANA (mixto), se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 15. Que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ANAVANA y HAVAIANAS, no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido que al ser visualizados desde su forma gráfica y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de distinta manera. 16.

Así, la marca ANAVANA se compone de una sola expresión de siete letras y la marca HAVAIANAS, se compone de nueve letras. Además, los signos tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente y al ser de diferente composición mal puede alegarse confundibilidad entre los mismos. 17. Que entre los signos en conflicto ANAVANA (mixta) y HAVAIANAS (mixta), existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí; siendo ambos lo suficientemente distintivos, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, esto es, respecto a la adquisición y uso de los productos que ambas distinguen, y respecto a la idea de asignarles el mismo origen empresarial o que existe vinculación jurídica o económica entre sus titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede en el presente caso.

Andrea Vanesa Agudelo Diez (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 18. Que las marcas en conflicto son ortográfica, fonética y visualmente distintas. 19. Sumado a ello se tiene que el elemento gráfico de ambas es totalmente diferente, lo que hace posible que éstas puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión en los consumidores.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 20. Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del GACETA OFICIAL 06/08/2015 28 de 35 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No se interpretarán los artículos 134 y 135 literales a) y b) ya que no resultan determinantes para el caso concreto que versa sobre la comparación de marcas. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de los signos distintivos. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 23. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado ANAVANA (mixto) es confundible con el signo sobre la base del cual se presentó la oposición HAVAIANAS (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 24.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 26. 06/08/2015 29 de 35 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 27.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 28.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 29.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 30.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por GACETA OFICIAL 06/08/2015 30 de 35 tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 34.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 36. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 37.

La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han GACETA OFICIAL 06/08/2015 31 de 35 sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 41. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.

(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 42. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. CLASES DE SIGNOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 43. Se abordará el tema de los signos mixtos, en vista de que el signo solicitado a registro ANAVANA es mixto y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición HAVAIANAS es mixta. Signos mixtos. 44. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el GACETA OFICIAL 06/08/2015 32 de 35 cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 45.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. 46. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 47. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 48. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 49. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 50.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el GACETA OFICIAL 06/08/2015 33 de 35 denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 51. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 52. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 53.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 54. Por lo tanto, el juez consultante deberá aplicar los criterios expuestos al momento de valorar los signos mixtos en conflicto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 34 de 35 Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos BEBELAC (mixto) para la Clase 29 y BEBELAC (mixto) para la Clase 5 sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se ha cancelado pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

Debe quedar claro, que el registro de un signo solicitado sobre la base de una Resolución de cancelación no es automático pues la Autoridad Nacional Competente deberá, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

CUARTO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 5 y 29, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

QUINTO: El consultante, de resultar cierta la conexión competitiva, debe determinar la registrabilidad del signo BEBELAC (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 06/08/2015 35 de 35 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú