Año XXXII – Número 2555 Lima, 07 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 195-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio de los artículos 116, 123 y 124 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Diseño Industrial “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 068512011-0-1801-JR-CA-02 PROCESO 199-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: LABORATOIRES SERVIER.

Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - de la República de Perú. Patente: “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”. Expediente Interno: 07094-2012-01801-JR-CA-02 PROCESO 216-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: DISPATCH (denominativa). Actor: Sociedad AVANTEL S.A. Proceso interno 201000190 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 07/08/2015 2 de 39       PROCESO 195-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio de los artículos 116, 123 y 124 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI.

Diseño Industrial “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 06851-2011-0-1801-JR-CA-02. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6851-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06851-2011-0-1801-JRCA-02.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 31 de agosto de 2009, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 331.307 presta el 23 de enero de 2009 en Estados Unidos de América, la sociedad COLGATE- PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro del diseño denominado “CEPILLO DENTAL” en la República de Perú. GACETA OFICIAL 07/08/2015 3 de 39       2. Mediante providencia de 3 de noviembre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título del diseño industrial solicitado a “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL”, por definir de mejor manera la solicitud. 3.

El 25 de noviembre de 2009 se publicó el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, presentando el 30 de diciembre de 2009. En contra de la solicitud publicada, la señora Dione Katiushka Concha García presentó oposición enunciando que el diseño carecía de novedad. 4. Mediante Resolución 000089-2010/CIN-INDECOPI de 26 de octubre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición formulada por la señora Dione Katiushka Concha García y, ordenó inscribir en el registro de diseños industriales “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” C.I.D. 9 04-02, solicitado por la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 5.

El 12 de noviembre de 2010, Dione Katiushka Concha García, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 000089-2010/CIN-INDECOPI de 26 de octubre de 2010. 6. Mediante Resolución 2610-2011-/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 000089-2010/CIN-INDECOPI de 26 de octubre de 2010. 7.

El 21 de diciembre de 2011, la señora Dione Katiushka Concha García, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2610-2011-/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011. 8. El 31 de enero de 2012, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.

El 7 de febrero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 10. El 27 de marzo de 2013, mediante Sentencia signada con Resolución Número Nueve, el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por la señora Dione Katiushka Concha García. 11.

El 10 de abril de 2013, la señora Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de marzo de 2013. 12. Mediante providencia de 18 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Cómo deberían determinarse los requisitos para registrar diseños industriales.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 4 de 39       a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 13. La señora Dione Katiushka Concha García, en su escrito de demanda expresa, principal, los siguientes argumentos: en lo - Manifiesta que: “Si bien la Sala afirma que la novedad de un diseño industrial está formada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique, sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad; en el caso concreto el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados”. - Menciona que: “(…) absolutamente todos los mangos de cepillos dentales son alargados y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad en el agarre.

Del mismo modo, la existencia de figuras no es sino elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas características constituyen una apariencia particular”. - Alega que: “(…) en el Informe Técnico CEA 70-2010, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos”. - Afirma que: “(…) la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva”. - Comenta que: “(…) de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI) 14.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Afirma que la alegación de la demandante referente a que la resolución impugnada no habría tomado en consideración que el diseño solicitado no sería nuevo, sino una forma usual en el mercado de cepillos dentales, carece de sustento probatorio y debe ser declarada infundada. - Enuncia que: “(…) la demandante no ha aportado prueba alguna a efectos de probar que el diseño solicitado para registro constituye la forma usual del producto en el mercado, por lo que corresponde declarar infundada la demanda por no haber probado la pretensión”. - Señala que: “(…) la autoridad administrativa sí acreditó el sentido del fallo impugnado, pues se emitió un informe técnico en el que se analizó el estado de la técnica determinándose que no existe antecedente que afecte la novedad del diseño, el mismo que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la demandante GACETA OFICIAL 07/08/2015 5 de 39       debidamente sustentado con el ofrecimiento de medios probatorios que acrediten sus afirmaciones”. - Argumenta que: “(…) el diseño industrial solicitado presenta una distribución especial de las figuras que lo conforman, encontrándose conformado por 9 figuras cuadrangulares, mientras que el registrado presenta figuras de estrellas y media lunas sobre un fondo característico (oscuro limitado por extremos ovalados), lo que le da al diseño industrial solicitado una impresión distinta, apreciándose así una forma estética distinta”. - Comenta que: “(…) no existe descripción de cerdas en los diseños, por lo que no corresponde analizar un elemento extraño y ajeno a la solicitud de registro materia de resolución en el expediente administrativo que sirve de antecedente a la presente controversia”.

Concluye que: “(…) las leves semejanzas que pudieran señalarse en la demanda, entre los diseños industriales comparados, que se refieren al mango del diseño, cuando lo que es objeto de apreciación es la ornamentación del mango del cepillo dental, no pueden afectar la impresión en conjunto de los diseños (ornamentación de mango de cepillo) distinta que estos causan en la mente del consumidor”. - - Afirma que: “(…) nos encontramos ante un nuevo diseño (para ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL) que presenta diferencias sustanciales, respecto a un preexistente (para CEPILLO DENTAL), diferencias que le otorgan al artículo una apariencia peculiar para el consumidor o usuario potencial”. - Afirma que: “(…) la demandante recién en sede judicial pretende sostener que las figuras que se presentan en el diseño solicitado constituyen elementos de utilidad (para una mayor facilidad en el agarre del cepillo) y que no podrían ser entendidas como una apariencia particular, lo que constituye solo una alegación de la demandante carente de sustento probatorio, por lo que debe ser desestimada”. - Precisa que: “(…) aun en el supuesto negado que tales figuras cumplieran una finalidad utilitaria, el diseño presentaría también un aporte arbitrario del diseñador, toda vez que se aprecian características de orden estético en el diseño solicitado como figuras y formas particulares y armónicas; por lo que el diseño solicitado a registro no se encuentra en el supuesto de prohibición de registro contemplado en la Decisión 486”. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 15.

La sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -Afirma que el diseño industrial denominado “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” es novedoso y para reforzar su argumento la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías solicitó el pronunciamiento de un experto, el mismo que luego de buscar los antecedentes, es decir CEPILLO DENTAL concluyó que existe novedad. -Alega que la oposición de la señora Dione Katiushka Concha García “no demuestra su legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, porque está en el mercado de CEPILLOS DENTALES” pero no prueba de manera alguna su afirmación”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 6 de 39       -Argumenta que la opositora “no fundamenta de manera alguna su oposición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido de que el diseño “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” no es novedoso”. d. Sentencia de Primera Instancia. 16. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda, al concluir que: - Afirma que: “(…) el registro de los diseños industriales tiene por objeto la protección de las creaciones ornamentales sobre productos ya existentes; de tal modo, que tales creaciones tengan alguna funcionalidad técnica, lo cual no ha sido probado por la demandante, no perjudica la concurrencia del aporte estético por parte del diseñador y, por lo tanto, no perjudica su registro como diseño industrial”. - Argumenta que: “de la revisión de las consideraciones contenidas en el Informe Técnico CEA 70-2010, (…) no se advierte que en ésta se hayan resaltado únicamente las diferencias secundarias existentes entre el diseño solicitado y el diseño industrial registrado con el número 001092-2005”. - Resalta que: “el diseño industrial otorgado a favor de COLGATE se encuentra referido únicamente a la ornamentación aplicable al mango de los cepillos dentales y no a las cerdas que componen la cabeza del cepillo dental, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre este extremo”. - Concluye que: “la Resolución 2610-2011-/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011 no se encuentra incursa en ninguna de las causales de nulidad previstas (…) por lo que corresponde desestimar la demanda interpuesta”. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 17.

La señora Dione Katiushka Concha García, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que: “(…) en el Informe Técnico CEA 70-2010, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 18. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial1 de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 19. Se considera que procede la interpretación solicitada, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del diseño                                                                                                                         1 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. GACETA OFICIAL 07/08/2015 7 de 39       industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” fue presentada el 13 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486. 20.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se considera procedente interpretar, de oficio los artículos los artículos2 116, 123 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES EN DEBATE: 21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro. B. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias. C. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. D. Comparación entre diseños industriales. Las formas usuales de los productos. A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL.

REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. 22. Para dar respuesta a las preguntas del Juez consultante, es pertinente hacer mención a la definición y requisitos de un diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.                                                                                                                         2 Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 8 de 39       En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 9 de 39       El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

GACETA OFICIAL 07/08/2015 10 de 39       n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

(…) Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea   GACETA OFICIAL 07/08/2015 11 de 39       reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”.

Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.

Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea3 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 23.

El Juez consultante deberá analizar si el diseño industrial solicitado cumple con los requisitos que la norma comunitaria establece para que se considere apto a registro como tal.                                                                                                                         3   Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 07/08/2015 12 de 39       B. LA NOVEDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. 24. En razón de que la señora Dione Katiushka Concha García presentó oposición enunciando que el diseño ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL carecía de novedad, este Tribunal analizará este requisito, así como las diferencias secundarias en los diseños industriales. 25.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 26. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 27. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.) 28. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica4 a nivel mundial. 29.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial5, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 30.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”6. 31. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 32.

El Tribunal ha señalado:                                                                                                                         4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. 6 Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. 5   GACETA OFICIAL 07/08/2015 13 de 39       “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).

Las diferencias secundarias. 33. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 34. Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 35.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 36. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo   GACETA OFICIAL 07/08/2015 14 de 39       tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Proceso 71-IP2005, ya citado). 37. El Juez consultante deberá verificar que el diseño industrial cumple con el requisito primordial de novedad y que el consumidor pueda adquirirlo por su diferencia estética respecto de otros existentes en el mercado. C. APORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO. 38.

En el presente caso la actora afirma que ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL solicitado como diseño industrial, no cuenta con una apariencia externa distinta a las de otros productos similares existentes en el mercado, por lo que es pertinente hacer referencia al tema del aporte arbitrario dentro de un diseño. 39. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 40.

De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 41. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 42.

De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 43.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 44. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el diseño industrial solicitado posee una apariencia diferente a otros mangos de cepillos dentales existentes en el mercado, que le otorga la novedad suficiente para acceder al registro.

D. COMPARACIÓN ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LAS FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS. 45. En consideración a que el diseño industrial de un mango de cepillo de dientes, el Tribunal aplicará a este caso las disposiciones establecidas en la interpretación prejudicial 87-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 15 de 39       “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial7. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto”.                                                                                                                         7   La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.

Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.

Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 16 de 39       46. El Juez consultante deberá analizar si el diseño industrial solicitado, posee elementos que lo diferencian de otros, permitiendo al consumidor su elección sin que se confunda. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   GACETA OFICIAL 07/08/2015 17 de 39       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 199-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: LABORATOIRES SERVIER. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - de la República de Perú. Patente: “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”.

Expediente Interno: 07094-2012-0-1801-JR-CA-02. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 7094-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07094-2012-0-1801-JR-CA-02.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: LABORATOIRES SERVIER                                                                                                                         1   Acta 13-J-TJCA-2015 de 22 de abril de 2015.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 18 de 39       Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 19 de julio de 2006, LABORATOIRES SERVIER, reivindicando prioridad de la solicitud extranjera 0508278, presentada en Francia el 3 de agosto de 2005, solicitó el registro de patente de invención para “NUEVA FORMA CRISTALINA V DE LA AGOMELATINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”, la cual constaba de 5 reivindicaciones. 2.

El 23 de marzo de 2007, la Oficinal de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por: “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”; y se emitió la orden de publicación 365-2007, efectuándose la correspondiente publicación en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2007. 3.

El 5 de agosto de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico AEF 30-2009 – respecto al pliego de 5 reivindicaciones presentado originalmente el 19 de julio de 2006. 4. El 11 de febrero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico AEF 30-2009/A- respecto al pliego de 3 reivindicaciones enmendado por la solicitante mediante escrito de 23 de octubre de 2009. 5.

Mediante Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó de oficio la solicitud de patente de inversión para “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”. 6.

El 19 de marzo de 2010, los LABORATOIRES SERVIER, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010. 7. Mediante Resolución 1211-2011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010 que denegó la solicitud de patente de invención para “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”. 8.

El 18 de octubre de 2012, la sociedad LABORATOIRES SERVIER, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1211-2011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 07/08/2015 19 de 39       9. El 15 de noviembre de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda contenciosa administrativa. 10.

El 3 de diciembre de 2013, mediante Sentencia signada como Resolución Número once, del Vigésimo Sexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por LABORATOIRES SERVIER. 11. El 19 de marzo de 2014, LABORATOIRES SERVIER presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 3 de diciembre de 2013. 12.

Mediante providencia de 30 de julio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad para modificar la solicitud de patente de invención. Y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia. -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.

La sociedad LABORATOIRES SERVIER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la resolución impugnada (Resolución 1211-2011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012) confirma la resolución de primera instancia con documentos técnicos que han sido emitidos en un Informe Pericial (Informe Técnico AEF 30-2009/A-) que no ha sido notificado a la accionante a efectos de que ejerza su legítimo derecho de defensa. - Afirma que: “la resolución cuestionada ha denegado pronunciarse sobre las modificaciones presentadas por nuestra parte a efecto de superar las objeciones del Informe Técnico de primera instancia”. - Argumenta que: “La Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha establecido que “el debido proceso” implica necesariamente tomar en cuenta todo escrito o modificación que el interesado presente en un procedimiento administrativo, antes que se emita resolución”. - Concluye que: “la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI ha lesionado el principio del debido proceso”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 14.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 07/08/2015 20 de 39       - Afirma que: “La demanda resulta improcedente debido a que vía apelación no se cuestionó la notificación del informe técnico y en todo caso infundada debido a que sólo existe obligación legal de notificar el primer informe técnico y no es posible modificar las reivindicaciones en segunda instancia, toda vez que en esa instancia no corresponde hacer un nuevo examen de un documento que no ha sido evaluado por la Dirección, sino cuestionar lo resuelto en primera instancia”. - Señala que: “La administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de posteriores informes, este criterio fue consentido por la demandante al no cuestionarlo en el recurso de apelación”. - Argumenta que: “si la actora no denunció como agravio, el punto ahora cuestionado, a través de su recurso de apelación en sede administrativa, no puede pretender denunciarlo en sede judicial, sin afectar groseramente el principio de congruencia procesal, toda vez que el Tribunal no podía pronunciarse respecto a ese punto”. - Comenta que: “es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera.

En el presente caso la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de las observaciones de inconformidad”. - Alega que: “la autoridad administrativa sólo está obligada a notificar el primer informe técnico y no el segundo, por lo que en el presente caso no se ha incurrido en vulneración alguna al derecho al debido procedimiento”. - Precisa que: “en realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que: “el tribunal del INDECOPI tiene competencia resolutiva en vía de revisión por lo que no puede pronunciarse sobre puntos que no han sido conocidos por la Dirección en primera instancia, por lo que no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente en segunda instancia”. - Manifiesta que: “el recurso de apelación en la vía administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por lo que no corresponde conocer vía apelación hechos que no fueron sometidos a la evaluación de la Dirección en su oportunidad”. - Concluye que: “la Resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo en materia de propiedad industrial; por tal razón inferimos que los argumentos de la demanda son en absoluto inconsistentes, deviniendo en infundada en todos sus extremos”. c. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Sexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “no considera amparable el argumento formulado por el demandante, respecto a que el Tribunal del INDECOPI no se pronunció sobre las modificaciones a la solicitud de registro de patente; toda vez que, no se considera viable que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI se pronuncie sobre hechos o circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa, y que puedan ser susceptibles de un control posterior; pues aceptar un criterio contrario implicaría desnaturalizar los mecanismos procedimentales   GACETA OFICIAL 07/08/2015 21 de 39       y de control que la normativa nacional ha reservado a la instancia de revisión administrativa.

(…) Que de actuados administrativos se aprecia que la recurrente al ser notificada con el Informe Técnico AEF 30-2009, conteniendo ya las observaciones a la solicitud de registro de patentes presentada, tuvo la oportunidad de formular las modificaciones presentadas al momento de dar respuesta al Informe en un momento anterior a la emisión del pronunciamiento de primera instancia, hecho que no se advierte de actuados administrativos; en ese sentido, y considerando esta judicatura inviable la posibilidad de modificar la solicitud incoada vía recurso de apelación, atendido ello a la configuración que la normativa nacional le brinda al señalado recurso, corresponde desestimar lo argüido por la demandante respecto a este extremo, por no encontrarlo ajustado a derecho”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 15.

La sociedad LABORATOIRES SERVIER, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: es errada la interpretación de que la autoridad administrativa no estaba en la obligación de notificar el mencionado informe, toda vez que la ley de la materia no establecía su obligatoriedad. - Alega que: “se trata de dos asuntos totalmente diferentes.

En un caso se trata de observaciones de la Oficina de Patentes (artículo 45) y en el otro caso se trata de observaciones de un informe de expertos (artículo 46). (…) en consecuencia si el legislador del artículo 46 dispuso que si la Oficina de Patentes consideraba pertinente el informe de expertos, obviamente, (…) debió notificar el resultado del mismo.

En otras palabras si con facultad discrecional la autoridad consideró necesario recurrir a un informe técnico, necesariamente estaba en la obligación de notificar el resultado del mismo”. - Señala que: “las modificaciones a las reivindicaciones presentadas son las mismas que se vieron en primera instancia y que están debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, únicamente se modificaron en su redacción para poder alcanzar mayor claridad en su nivel inventivo a fin de obtener un informe favorable.

Por lo que el asunto de fondo de las reivindicaciones, sí se vio en primera instancia”. - Concluye que: “el artículo 45 establece y se refiere al análisis que la Oficina de Patentes hace de la solicitud y las objeciones que encuentre, le notificaran al solicitante dos o más veces si lo estima conveniente. Este párrafo se refiere exclusivamente a objeciones que la oficina de patentes efectúe. En contraposición, el artículo 46 se refiere al caso en que la Oficina de Patentes solicite el informe de expertos (que es el caso de la solicitud).

Por lo tanto, (…) debió notificarse al solicitante el informe del experto, al no efectuar la notificación al solicitante se incurrió en flagrante infracción al debido proceso y en consecuencia en causal de nulidad”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado2 la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la                                                                                                                         2 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. GACETA OFICIAL 07/08/2015 22 de 39       Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos B. La modificación de una solicitud de patente. A) LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. DEL INFORME DE LOS EXPERTOS. 16.

El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?, por lo que se interpretará este tema. 17.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 18.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 19. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)   GACETA OFICIAL 07/08/2015 23 de 39       abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. 20.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”3. 21.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 22.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014) 23. El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

B) LA MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE. 24. Para dar contestación a la pregunta del Juez consultante, respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el art. 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad para modificar la solicitud de patente de invención. Y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia?, este Tribunal, abordará el tema de la modificación de una solicitud de patente. 25.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no                                                                                                                         3   Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 24 de 39       constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 26. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: -¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? -¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 27.

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. 28.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. 29.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.4 30.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 31. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”5.                                                                                                                         4 Proceso 21-IP-2000.

Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001. 5   Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 25 de 39       32. La modificación de la solicitud de una patente de invención es permitida por la legislación comunitaria andina, el Juez consultante, deberá analizar si en el caso en concreto, ésta cumplió con los requisitos que determina la Decisión 486. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

SEGUNDO: La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al GACETA OFICIAL 07/08/2015 26 de 39       interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 07/08/2015 27 de 39       PROCESO 216-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: DISPATCH (denominativa). Actor: Sociedad AVANTEL S.A. Proceso interno 201000190. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS: El 30 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00190.

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: Sociedad AVANTEL S.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC. Hechos. 1. El 8 de junio de 2006, la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DISPATCH (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 28 de 39     2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 570 de 30 de noviembre de 2006 al que no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución 24275 de 8 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca DISPATCH (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la providencia de 29 de octubre de 2009, la Secretaría General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, certificó que el acto administrativo contenido en la Resolución 24275 no había sido impugnado, por lo que lo declaró firme. 4. La sociedad AVANTEL S.A. interpuso acción de nulidad contra la mencionada resolución. 5.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 26 de junio de 2013 suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. 6. La sociedad AVANTEL S.A., presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 7. Al conceder el registro de la marca DISPATCH (denominativa), de la Clase 41, la administración no tomó en cuenta los antecedentes de la referida marca, puesto que con antelación al registro concedido, existía registrada la marca DISPATCH, de la Clase 38 Internacional, cuya titularidad ostenta la sociedad demandante, vigente hasta el 30 de abril de 2014. 8.

El acto administrativo cuya nulidad se pretende viola el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto corresponden a clases correlacionadas, lo cual acarrea un real riesgo de asociación y confusión al distinguir servicios relacionados y compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, lo cual genera que los consumidores no tengan la oportunidad de diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios. 9.

Tanto los servicios ofrecidos por la marca DISPATCH de AVANTEL S.A., como los ofrecidos por la marca del mismo nombre cuya titularidad ostenta el accionante, incluyen monitoreo y reconocimiento de posiciones basados en GPS, lo cual puede ser verificado en las páginas web de ambas sociedades, lo que implica que las marcas cumplen finalidades análogas, satisfacen necesidades similares y cuentan con una misma naturaleza, lo que hace que los servicios ofrecidos por ambas sociedades sean complementarios.

Consecuentemente, se configura el riesgo de confusión indirecta. 10. Ambas marcas son denominativas. El significado sonoro y fonético de las marcas analizadas es idéntico, otorgando a ambos signos un mismo aspecto visual, por lo que el signo registrado por la demandada carece de distintividad 11. La administración no efectuó un adecuado examen de registrabilidad al momento de conceder el registro de marca de la sociedad demandada, ya que no realizó el cotejo entre los signos en conflicto por lo que el acto administrativo impugnado en el proceso judicial, adolece de causal de nulidad por contravenir las normas comunitarias. 12.

La administración no ha actuado con unidad de criterio, puesto que en un procedimiento administrativo previo y diferente al de autos, la Sociedad de Industria y Comercio denegó la solicitud presentada por la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC. de registro de marca denominativa DISPATCH, de la Clase 9 Internacional, al considerar que la marca   GACETA OFICIAL 07/08/2015 29 de 39       solicitada se correlacionaba con la marca registrada DISPATCH (Clase 38) de la sociedad AVANTEL S.A., por lo que podría generarse riesgo de confusión. Contestación a la demanda. 13.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 14. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son válidos. 15. La marca solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos, por cuanto los signos en controversia distinguen servicios de clases distintas, esto es de las clases 38 y 41, por lo que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor. 16.

El signo registrado por la sociedad demandada ostenta distintividad, y en virtud a lo establecido por el principio de especialidad de marcas, se concluye que ambas marcas distinguen servicios diferentes, por lo que no se genera riesgo de confusión. 17. Cabe señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de absolver lo relativo a la relación entre productos y servicios que distinguen ambas marcas, señala que la sociedad AVANTEL S.A. es titular de la marca DISPATCH para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, cuando de los antecedentes se observa que la marca de la accionante distingue servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es sobre esta premisa, la administración concluye que no existe riesgo de confusión al no estar relacionadas las clases entre sí. Tercero interesado. 18. La sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC., en su calidad de tercero interesado, absuelve la demanda, manifestando: 19. La Superintendencia de Industria y Comercio sí realizó el análisis de registrabilidad correspondiente. 20.

La marca DISPATCH, Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza de AVANTEL S.A. no causa riesgo de confusión ni de asociación con la marca de la demandada, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 21. Pese a que ambas marcas comparten la misma denominación DISPATCH, los servicios a distinguir por ambas sociedades son diferentes, por lo que no presentan ningún riesgo de confusión para el consumidor.

Asimismo, en virtud de la especialidad de los servicios a distinguir por las marcas en conflicto, éstos no comparten la misma naturaleza o finalidad, por lo que no existe convergencia en los canales de comercialización. 22. La sociedad AVANTEL S.A. no ejerció su derecho de oposición, por lo que en principio, no consideró que existiera algún riesgo de asociación entre su marca y la marca solicitada por la sociedad demandada, por lo que la administración realizó un examen de registrabilidad concluyendo que no existía impedimento para conceder el registro de la marca denominativa DISPATCH, Clase 41, al no encontrar conexión competitiva entre los servicios a amparar por cada una de las marcas, al distinguir servicios diferentes. 23.

Los servicios que distinguen la marca de la accionante están orientados al área de las comunicaciones, mientras que los ofrecidos por MINING SYSTEMS INC. son servicios   GACETA OFICIAL 07/08/2015 30 de 39       dirigidos a satisfacer necesidades exclusivas en el campo de la minería. Por ello, no existe convergencia en los canales de comercialización, dado que los servicios ofrecidos por la demandada están dirigidos a consumidores especializados.

En consecuencia, la Superintendencia sí aplicó el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24. En lo relacionado al cuestionamiento de la unidad de criterio de la administración, debe tomarse en cuenta que los productos amparados por la marca DISPATCH, de la Clase 9 (solicitado por la demandada), cuyo registro fue denegado por la administración, no son los mismos que los servicios que se distingue con la Clase 38, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no puede aplicar los mismos criterios para dos supuestos diferentes.

El signo de la sociedad demandada sí posee distintividad que lo hace registrable ante las normas comunitarias. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 25. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 26.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 27. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 2. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 38 y 41. 3.

Examen de registrabilidad. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 1                                                                                                                              “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 2 "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 31 de 39       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de los signos distintivos. 28. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado DISPATCH (denominativo) es confundible con el signo sobre la base del cual se presentó la demanda DISPATCH (denominativa), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 29.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 30.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 31. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 32.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 33.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 34.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o   GACETA OFICIAL 07/08/2015 32 de 39       semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 35.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 36.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 37. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 38. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 39.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 40. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 41. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 42.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 07/08/2015 33 de 39     43. 44. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 45. 46.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.

(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). GACETA OFICIAL 07/08/2015 34 de 39     47. Sobre los criterios expuestos, el Tribunal verifica que los signos confrontados son idénticos. 2. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 38 y 41. 48.

La sociedad MODULAR MINING SYSTEMS INC. solicitó el registro del signo DISPATCH (denominativo) para distinguir servicios en la Clase 413 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca sobre la base de la cual se presenta la demanda DISPATCH (denominativa) registrada a favor de AVANTEL S.A. distingue servicios de la Clase 384. 49.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 50. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el 3 4                                                                                                                         Educación; formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Telecomunicaciones. GACETA OFICIAL 07/08/2015 35 de 39       consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 51. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicios identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 52. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 53.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 54.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 36 de 39     55. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los servicios vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 56. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 57.

Sobre la base de los criterios descritos precedentemente el Juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 que pretende distinguir el signo solicitado DISPATCH (denominativo) y los servicios de la Clase 38 que distingue el signo opositor DISPATCH (denominativo). 3. Examen de registrabilidad.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 58. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposiciones. 59. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 60. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 61.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 62.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 63. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de las marcas, e   GACETA OFICIAL 07/08/2015 37 de 39       instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 64.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 65. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 66.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 67.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 68. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 69. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad   GACETA OFICIAL 07/08/2015 38 de 39       con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: El Tribunal verifica que los signos confrontados son idénticos.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 07/08/2015 39 de 39       Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú