Año XXXII – Número 2571 Lima, 01 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 299-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, 95 y 96 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: NEW BALANCE ATHETIC SHOE, INC. Marca mixta N PROCESO 301-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 241, 243 y 244 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 110013199001201391258 02 PROCESO 303-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 134 literal a), 135 literales e) y g), y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17310-2013.

Actor: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Marca denominativa AVANCEMOS JUNTOS Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 01/09/2015 2 de 57       PROCESO 299-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, 95 y 96 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: NEW BALANCE ATHETIC SHOE, INC. Marca mixta N. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio N° 5761-TDCA-DQ de 28 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de diciembre de 2014, procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-3220. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, INTEGRACIÓN Y PESCA COMERCIO, INSTITUTO ECUATORIANO INTELECTUAL – IEPI.

DE LA PROPIEDAD PROCURADURÍA GENERAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. DEL ESTADO DE LA HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 01/09/2015 3 de 57     1.

La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., solicitó el 29 de julio de 1994 el registro como marca del signo mixto N, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “calzado”. 2. Una vez publicada en la Gaceta oficial no se formularon oposiciones. 3. El 9 de enero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante la Resolución No. 017375, denegó de oficio el registro solicitado, argumentando que el gráfico de la N es muy similar al de la marca notoria NIKE (Clase 25). 4.

El 23 de febrero de 1996, La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. 5. El 4 de diciembre de 2014, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 6. Manifiesta, que el signo solicitado de ninguna manera resulta confundible con la marca NIKE, en tanto que tal y como lo demuestra el registro de la marca mixta N en varios países alrededor del mundo (entre ellos, Argentina, Austria, Chile, Colombia, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Honduras, India, Corea, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, España, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela), dichos signos han coexistido pacíficamente.

Por lo tanto, mal obra la autoridad nacional al denegar el registro, incluso si se tiene en cuenta que en ningún momento se formuló oposición por parte de la sociedad NIKE. 7. Agrega, que los signos en conflicto presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, lo cual refuerza aún más el argumento de la coexistencia. 8.

Señala, que la fama y notoriedad de la marca N y Diseño, es igual o similar a la que tiene la marca NIKE, con la cual coexiste. Por lo tanto, la Autoridad Nacional yerra al no emplear ningún parámetro objetivo para denegar el registro. 9. Indica, que en vista de que la solicitud para el registro del signo N y Diseño no fue rechazada dentro del término previsto por el Reglamento para la aplicación de la Decisión 3441, operó el silencio administrativo por el cual se entiende que el signo es registrable. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca                                                                                                                         1   “Artículo 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo No. 1344 A, publicado en el R.O. No. 341 de 21 de diciembre de 1993, que dispone ‘vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro’”.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 4 de 57     10. Indica, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, ya que los signos en conflicto son semejantes desde el punto de vista gráfico. 11. Agrega, que se equivoca el apoderado de la sociedad demandante, ya que la fama y notoriedad de una marca de ninguna manera se acredita mediante meras afirmaciones; debe demostrarse conforme a los lineamientos de la normativa comunitaria.

Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI 12. Manifiesta, que se ratifica en la Resolución impugnada, en tanto que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 13. Arguye, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, así como que no se configura ninguna de las causales de nulidad.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 14. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 y las disposiciones correspondientes de la Decisión 486. 15. No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que la solicitud de registro de marca se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Tampoco se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales b) y c), ya que no son aplicables para resolver el problema jurídico particular. Por lo tanto, se interpretarán los literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344. 16. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literal e), 84. 95 y 96 de la Decisión 3442.                                                                                                                         2   “Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: GACETA OFICIAL 01/09/2015 5 de 57     C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Principio de complemento indispensable. El plazo para decidir sobre el registro de marca en el marco de la Decisión 344. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. D. Comparación entre signos mixtos. E. Coexistencia de marcas de hecho. F. La marca notoriamente conocida.

Su protección y prueba. El signo notoriamente conocido solicitado para registro. G. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Motivado, autónomo, integral y de oficio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 18. El juez consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486.

La solicitud para el registro del signo mixto N se realizó el 29 de julio de 1994, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 19. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 20. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 95 Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. (…)”. GACETA OFICIAL 01/09/2015 6 de 57     que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 21. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). 22. Ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 23.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 24. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha   GACETA OFICIAL 01/09/2015 7 de 57     manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 25. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 26.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 27.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no   GACETA OFICIAL 01/09/2015 8 de 57     se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 28. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la petición para el registro del signo mixto N, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular B. El PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

EL PLAZO PARA DECIDIR SOBRE EL REGISTRO DE MARCA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344 29. La demandante indica que en vista de que la solicitud para el registro del signo mixto N no fue rechazada dentro del término previsto por el reglamento para la aplicación de la Decisión 344, operó el silencio administrativo por el cual se entiende que el signo es registrable.

Por lo tanto, es necesario abordar el tema propuesto. 30. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 31.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 32.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 33.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad,   GACETA OFICIAL 01/09/2015 9 de 57     la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 34.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad – tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 35. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la legislación nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010). 36.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. 37. El Tribunal advierte que si bien la Decisión 344 establece un procedimiento de registro de marcas, no prevé un plazo para que la oficina competente realice el examen de registrabilidad.

Los artículos 95 y 96 determinan las etapas previas a   GACETA OFICIAL 01/09/2015 10 de 57     dicho examen, pero no indica el plazo que tiene la agencia para conceder o no la marca. 38. De conformidad con lo anterior, y a la luz del principio de complemento indispensable, sería aplicable al caso concreto la normativa nacional que regule el plazo que tiene la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad, así como la consecuencia de incumplirlo.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 39. En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo mixto N, ya que se afirma que es confundible con la marca mixta NIKE; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 3 de octubre de 2012, en el marco del proceso 91-IP-2012: “El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 11 de 57     Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados3 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 40. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, el juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. 41.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.                                                                                                                         3 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. 2. 3. 4. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 01/09/2015 12 de 57     D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 42. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos N y NIKE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 43.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP-2013. “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.                                                                                                                         4 5   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 01/09/2015 13 de 57     Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 44.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos N y NIKE. E. COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 45. La demandante argumentó que los signos en conflicto coexisten pacíficamente. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema propuesto. 46.

Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. 47. El juez nacional aunque encuentre que los signos en disputa coexisten en el mercado, debe, de todas formas, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. GACETA OFICIAL 01/09/2015 14 de 57     F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. 48. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca notoria NIKE. Además, el demandante indicó que el signo mixto N es notoriamente conocido.

En consecuencia, se abordará el tema propuesto. 49. Para resolver lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el proceso 106-IP-2010: “La marca notoriamente conocida. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.6 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:                                                                                                                         6   OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002.

Pág.255. GACETA OFICIAL 01/09/2015 15 de 57     “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”7. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”8.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”9.

Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas.

El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.

El principio de territorialidad. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo,                                                                                                                         7 8 9   FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 01/09/2015 16 de 57     se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? - Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. - Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad.

Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.10 - El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.                                                                                                                         10   Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 17 de 57     No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos   GACETA OFICIAL 01/09/2015 18 de 57     riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. GACETA OFICIAL 01/09/2015 19 de 57     Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: ‘a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca’”.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 20 de 57     La marca notoria solicitada para registro. 50. Para desarrollar este acápite se reitera la Interpretación Prejudicial de 11 de abril de 2007, expedida en el marco del proceso 26-IP-2007: “(…) El Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.

Como se determinó anteriormente, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar11, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”12. 51.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente pero debe ser diferencial y complejo; es decir, la Oficina                                                                                                                         11 12   No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. GACETA OFICIAL 01/09/2015 21 de 57     Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio, dentro de los que intervienen la notoriedad del signo a registrarse.

G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. MOTIVADO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y DE OFICIO. SU RELACIÓN CON LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. 52. Teniendo en cuenta que el registro del signo mixto N fue negado de oficio argumentando la notoriedad de la marca NIKE, se hace necesario abordar el tema propuesto.

Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-IP2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad (artículos 95 y 96 de la Decisión 344). El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado:   GACETA OFICIAL 01/09/2015 22 de 57     El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales13 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad                                                                                                                         13   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 01/09/2015 23 de 57     con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 53. Ahora bien, de conformidad con las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿La autoridad nacional puede negar de oficio un registro argumentando la notoriedad de un signo distintivo? 54.

Para resolver esta cuestión, se deben tener en cuenta tres situaciones: - Los signos notoriamente conocidos se protegen si se encuentra probada la notoriedad, de conformidad con los parámetros y medios de prueba establecidos en la normativa interna. - La carga de la prueba en relación con la notoriedad le corresponde al titular del signo distintivo.

En este sentido, la oficina nacional competente no puede de oficio entrar a probar dicho hecho. - No obstante lo anterior, si la oficina nacional ha declarado la notoriedad del signo en un procedimiento inmediatamente anterior a la solicitud del registro objeto del análisis, teniendo en cuenta la carga del examen de oficio e integral, deberá tener en cuenta dicha declaración para realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Como quiera que la notoriedad es un hecho que puede variar en el tiempo, el Tribunal considera que la declaratoria de notoriedad en un procedimiento previo, para estos efectos debe haberse expedido en el año inmediatamente anterior al registro. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo mixto N, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: El Tribunal advierte que si bien la Decisión 344 establece un procedimiento de registro de marcas, no prevé un plazo para que la oficina competente realice el examen de registrabilidad. Los artículos 95 y 96 determinan las etapas previas a dicho examen, pero no indica el plazo que tiene la agencia para conceder o no la marca. De conformidad con lo anterior, y a la luz del principio de complemento indispensable, sería aplicable al caso concreto la normativa nacional que regule el plazo que tiene la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad, así como la consecuencia de incumplirlo.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 24 de 57     TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, el juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos N y NIKE, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

QUINTO: El juez nacional aunque encontrará que los signos en disputa coexisten en el mercado, debe, de todas formas, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente pero debe ser diferencial y complejo; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio, dentro de los que intervienen la notoriedad del signo a registrarse.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 25 de 57     SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿La autoridad nacional puede negar de oficio un registro argumentando la notoriedad de un signo distintivo? Para resolver esta cuestión, se deben tener en cuenta tres situaciones: − Los signos notoriamente conocidos se protegen si se encuentra probada la notoriedad, de conformidad con los parámetros y medios de prueba establecidos en la normativa interna. − La carga de la prueba en relación con la notoriedad le corresponde al titular del signo distintivo.

En este sentido, la oficina nacional competente no puede de oficio entrar a probar dicho hecho. − No obstante lo anterior, si la oficina nacional ha declarado la notoriedad del signo en un procedimiento inmediatamente anterior a la solicitud del registro objeto del análisis, teniendo en cuenta la carga del examen de oficio e integral, deberá tener en cuenta dicha declaración para realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Como quiera que la notoriedad es un hecho que puede variar en el tiempo, el Tribunal considera que la declaratoria de notoriedad en un procedimiento previo, para estos efectos debe haberse expedido en el año inmediatamente anterior al registro De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO GACETA OFICIAL 01/09/2015 26 de 57     Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 301-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 241, 243 y 244 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 110013199001201391258 02. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 8 de diciembre de 2014 personalmente, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 110013199001201391258 02. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: Parte contraria: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. RONDA S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 9 de febrero de 2007 PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., solicitó el registro del signo denominativo RUMMI–Q, el que fue otorgado mediante Resolución 25966 de 23 de agosto de 2007, vigente hasta el 23 de agosto de 2017, para amparar productos de la Clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 12 de agosto del 2013, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A., ello por cuanto la denunciada está usando en el mercado la marca RUMMY-O (mixta) para identificar un juego de mesa similar con un signo similar al de su propiedad.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 27 de 57       3. El 30 de octubre de 2013 RONDA S.A., contestó la acción de infracción interpuesta en su contra. 4. Mediante acta de audiencia de 25 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar que RONDA S.A., infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., respecto de la marca denominativa RUMMI-Q, para productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenando el cese inmediato del uso de la expresión RUMMY-O para la identificación de juegos de mesa.

Ordenó además el retiro inmediato de la publicidad del producto. 5. Tanto PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. como RONDA S.A., plantearon recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio, los que fueron concedidos con efecto suspensivo. 6. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil, decidió suspender el proceso y remitir solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda de infracción. 7.

La Sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Según el artículo 154 de la Decisión 486, el registro de una marca es atributivo de derechos, concretamente los de usarla de manera exclusiva y excluyente. - La sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., tiene protegido legalmente la titularidad del signo distintivo RUMMI-Q (denominativo) en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar juguetes, juegos, juegos especialmente los de mesa. - Que la sociedad RONDA S.A., está infringiendo derechos de Propiedad Industrial, al usar el signo RUMMY-O (mixto) el cual es similar y confundible con el signo de propiedad de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. - Que se ordene a la sociedad RONDA S.A., el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de Propiedad Industrial, concretamente que se retire la expresión RUMMY-O del nombre con el que identifica su juego de mesa, por ser éste confundible con la marca RUMMI-Q (denominativa) y se abstenga de usar cualquier otro signo que sea similarmente confundible y que produzca riesgo de asociación con la marca registrada. - Que se condene como consecuencia de la infracción de derechos de marcas a RONDA S.A. a resarcir los perjuicios de todo orden que sus conductas infractoras haya ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 8.

RONDA S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   El supuesto derecho de marcas, que puede y será objeto de una acción de nulidad, no puede interpretarse de forma contraria a lo establecido en la Decisión 486, la cual no solo prohíbe el registro de signos exclusivamente genéricos como GACETA OFICIAL 01/09/2015 28 de 57       sucede en este caso, sino que regula una excepción a favor de terceros, a efectos de que puedan utilizar nombres propios, incluso si son marcas registradas. - La sociedad RONDA S.A. no está infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable. - Afirma que RUMMY es un signo genérico, por lo que la publicidad que hace RONDA S.A., es completamente legal. - Que no existe daño alguno ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., por el contrario se solicita que se condene al pago de costas, aranceles judiciales, agencias en derechos y se declara la demanda como temeraria junto con todas sus repercusiones legales. c. Sentencia de primera instancia dictada por la Superintendencia de Industria y de Comercio. 9.

La Superintendencia de Industria y Comercio en el Acta de Audiencia resolvió declarar que la sociedad RONDA S.A. infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. respecto de la marca denominativa “RUMMI-Q”. Ordenó a RONDA S.A., el cese inmediato del uso de la expresión “RUMMY-O” y el retiro de la publicidad, folletos, o cualquier otro medio que sirva para mantener la infracción por el uso del signo “RUMMY-O”.

Negar las pretensiones de carácter indemnizatorio. d. Recurso de Apelación 10. Conforme se desprende del acta en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió la acción por infracción de derechos, en el considerando quinto se enuncia que: “Se concedió la apelación con efecto suspensivo, recurso que fue interpuesto por ambas partes”, sin embargo de lo cual no se desprenden los antecedentes del recurso.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, normas que serán interpretadas. De oficio se interpretarán los artículos 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.                                                                                                                         1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 2 Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:   GACETA OFICIAL 01/09/2015 29 de 57       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. C. D. E. F. La petición directa de Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Derecho de uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Signos conformados por palabras genéricas. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad industrial. La oportunidad para condenar la indemnización por parte de la autoridad competente. A. LA PETICIÓN DIRECTA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia mediante exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, solicitó interpretación prejudicial a este Tribunal, por lo que es pertinente hacer referencia a la petición directa que las autoridades pueden realizar. 12.

La Interpretación Prejudicial es una herramienta con la que cuenta el juez de última instancia ordinaria para poder resolver el proceso interno en donde se ventilan normas comunitarias. 13. Para hacer uso de esta herramienta, la autoridad puede acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. GACETA OFICIAL 01/09/2015 30 de 57       14. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3.

B. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. 15. En el caso en análisis, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demanda por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A. por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca. 16.

El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 17.

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 18.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N°                                                                                                                         3   Correo electrónico de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina secretaria@tribunalandino.org.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 31 de 57       69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 19. Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 20.

En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 21.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 22.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 23.

El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. C. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 24. Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada RUMMI-Q (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada RUMMY-O (mixto). GACETA OFICIAL 01/09/2015 32 de 57       La identidad y la semejanza. 25.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”5.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una                                                                                                                         4 5   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 01/09/2015 33 de 57       misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”6.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.                                                                                                                         6 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. 7   GACETA OFICIAL 01/09/2015 34 de 57       b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 26. En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe además establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, establecer si la sociedad demandada, ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS. 27. La sociedad RONDA S.A. dentro del proceso afirmó que no está infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable. En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. (…)   GACETA OFICIAL 01/09/2015 35 de 57       El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 28.

Ahora bien, lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados 29. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra RUMMY es genérica para los productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 30.

En el presente caso se ventila una infracción de derechos de marcas en donde el signo registrado es RUMMI –Q (denominativo) mientas que el signo infractor es RUMMY-O (mixto), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos. 31. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el   GACETA OFICIAL 01/09/2015 36 de 57       registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. 32.

La Corte consultante deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada. F. DE LOS CRITERIOS A TOMARSE EN CUENTA EN EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LA OPORTUNIDAD PARA CONDENAR LA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 33. Con la finalidad de dar pautas al consultante para los criterios que se deben considerar para el cálculo de la respectiva indemnización, se abordará este tema. GACETA OFICIAL 01/09/2015 37 de 57       34. El artículo 243 de la Decisión 486 en sí detalla parámetros dentro de los cuales se puede calcular la indemnización por infracción de derechos de propiedad industrial, para lo cual a fin de responder el literal a) de la interrogante del Juez consultante, es preciso mencionar lo que el Tribunal resalta dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”. GACETA OFICIAL 01/09/2015 38 de 57       35. De acuerdo con lo antes detallado, el titular de un derecho de propiedad industrial, debe probar necesariamente la existencia de un hecho que le cause daño sobre la base del cual el Juez revisará los antecedentes y podrá a su vez sancionar al infractor y condenar al pago de una indemnización económica.

Sobre la base de estos fundamentos, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La Interpretación Prejudicial es una herramienta con la que cuenta el juez de última instancia ordinaria para poder resolver el proceso interno en donde se ventilan normas comunitarias. La autoridad puede acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Se puede remitir directamente un correo electrónico siguiente dirección: secretaria@tribunalandino.org. a la SEGUNDO: Los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión.

TERCERO: La confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

CUARTO: Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. GACETA OFICIAL 01/09/2015 39 de 57       QUINTO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

La Corte consultante deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada.

SEXTO: El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE   Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 01/09/2015 40 de 57       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 303-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 134 literal a), 135 literales e) y g), y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 173102013.

Actor: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Marca denominativa AVANCEMOS JUNTOS. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 340-2014-SCS-CS de 25 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 08 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17310-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (también conocida como TOYOTA MOTOR CORPORATION) Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. GACETA OFICIAL 01/09/2015 41 de 57     HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, de Japón, solicitó el 23 de marzo de 2007, el registro como marca del signo denominativo AVANCEMOS JUNTOS, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “automóviles y partes estructurales para éstos”. 2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se formularon oposiciones. 3.

El 27 de junio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 010913-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado, toda vez que “I) el signo solicitado transmite el mensaje que tanto la solicitante como sus clientes progresen, mejores en cuanto a sus acciones, condición o estado, de manera conjunta, por lo que se trata de una frase susceptible de ser utilizada por cualquier persona en la promoción de los bienes que ofrecen en el mercado.

II) En tal sentido, el signo solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos, toda vez que no será percibido por el consumidor como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, sino que será asociado en general con la actividad publicitaria susceptible de ser utilizada libremente por las empresas competidoras en la actividad referida”. 4.

El 18 de julio de 2007, la sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 19 de febrero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0466-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6. La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. También aportó argumentos adicionales para ser tenidos en cuenta al momento de sentenciar. 7.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Dieciséis de 13 de septiembre de 2010, declaró infundada la demanda. 8. El 17 de febrero de 2011, la sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Apelación 1936-2012 de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución 0466-2008/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución 0109132007/OSD-INDECOPI. 10. El 11 de octubre de 2013, el INDECOPI, presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. GACETA OFICIAL 01/09/2015 42 de 57     11.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:1 12. Señala, que al no haberse formulado oposición frente al signo solicitado, se hace evidente que no se está afectando ningún tipo de interés en el mercado. 13.

Manifiesta, que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y, para acreditarlo presentó documentación que probaba que la marca AVANCEMOS JUNTOS había sido registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la demandante en otros países, incluidos Bolivia, Colombia y Ecuador miembros de la Comunidad Andina, donde rige la Decisión 486.

Por lo tanto, indica que si se tiene una legislación común en los Estados Miembros de la CAN, se debería tener en cuenta las resoluciones de registro que se expiden en los mismos al momento de efectuar el examen de registrabilidad, so pena de que si existen casos semejantes se llegue a la misma decisión (garantía de seguridad jurídica). 14.

Agrega, que mal obra la Autoridad Nacional al señalar que: “(…) el signo solicitado no será percibido como un signo distinto de un determinado origen empresarial, sino que será asociado en general con la actividad publicitaria susceptible de ser aplicada a la promoción de productos o servicios diversos, siendo susceptible de ser utilizado libremente por las empresas competidoras en la actividad referida”.

Esto porque actualmente se encuentran registradas en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, marcas (mixtas y denominativas) con una estructura similar a la que se está solicitando: BOSCH INNOVACIÓN PARA TU VIDA; S.P. TOP QUALITY GUARANTEE; W. & L. T. KISS THE FUTURE! WILD AND LETAL TRASH; ON THE WINGS OF GOODYEAR; TRUCK SERVICE NETWORK;

CHAMPION SPADE GRIP; EQUIVALENCIAS LEGÍTIMAS; Y, GROUND GRIP ROAD BUILDER. 15. Adiciona, que también existe una serie de marcas, anteriores y posteriores a la solicitud de registro, inscritas en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza, con estructura similar al signo solicitado, que han sido registradas sin problema alguno: SI AVANZAMOS;

PANADEROS EN LA RUTA ¡AVANZAMOS CONTIGO! y Figura; AVANCEMOS EN SALUD; AVANZA LA EXPANSIÓN; CBI AVANZA; CONEXIÓN AVANZADA y Logotipo; AL AGUA AVANZA; EL PERÚ SÍ AVANZA; y EL PERÚ AVANZA. 16. Complementa, que también se ha otorgado el registro del lema comercial, a favor de la empresa de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P. de Colombia, en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para usarse como complemento de la marca de servicio ISA (Certificado No. 004808). 17.

Agrega, que si bien la jurisprudencia emanada de las instancias del INDECOPI está referida al caso concreto y no son vinculantes, salvo que se indique expresamente que constituyen precedente obligatorio, necesariamente debe ser tenida en consideración para otros casos similares, iguales o análogos a efectos                                                                                                                         1   Como se mencionó en los hechos, aportó argumentos adicionales a los expuestos en la demanda, que serán incluidos en este acápite.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 43 de 57     de que no se edifique una administración de justicia impredecible y sin respeto al principio de igualdad ante la ley. Dicho criterio ha sido confirmado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. 18. Adiciona, que queda demostrado el criterio subjetivo con el que obra la Autoridad Nacional (violación al debido proceso, principio de predictibilidad e imparcialidad), en tanto no media soporte técnico o de otra índole que justifique su decisión denegatoria. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 19. Indica, que el signo denominativo AVANCEMOS JUNTOS es una denominación carente de distintividad, por tratarse de una frase de naturaleza publicitaria comúnmente utilizada por los empresarios e incapaz de indicar un origen empresarial. Por lo tanto, debe considerarse que la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores; pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen tal unión. 20.

Agrega, que los empresarios son sujetos racionales, que tienen por único objetivo maximizar sus propias ganancias, entre otros a través de estrategias de marketing que hacen pensar a los clientes que la empresa a la que acuden se encuentra identificada con sus necesidades, o que les preocupa su bienestar para fidelizar la clientela. Por lo tanto, es común emplear expresiones como la del signo solicitado, que demuestran que el empresario y el cliente tienen los mismos intereses. 21.

Adiciona, que cuando estas frases que son comúnmente utilizadas en el campo publicitario, son entregadas en exclusiva a un solo “particular”, éste tendrá entre sus manos una herramienta que le permitirá extraer del mercado la posibilidad de que cualquiera de sus competidores haga uso de dichas frases que resultan necesarias para publicitar sus productos.

Por lo tanto, el signo solicitado, al ser una expresión de uso generalizado, debe permanecer en el dominio público. c. Sentencia de Primera Instancia. 22. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 13 de septiembre de 2010, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…)

UNDÉCIMO: Verificada la marca solicitada a registro, se observa que es una marca denominativa, consistente en vocablos ‘AVANCEMOS JUNTOS’, escrita en letras de color negro, simplemente se limita a describir una característica típica de los automóviles de la Clase 12 (…) Por tanto, el signo ‘AVANCEMOS JUNTOS’ carece de toda distintividad para el rubro automóviles, por constituir una descripción genérica de su utilidad o funcionalidad.

¿O es que acaso los otros automóviles descritos en la Clase 12 no permiten lo mismo, esto es, avanzar? ¿Y los otros vehículos no podrán describirse o publicitarse con la palabra ‘avanzar’? Por tanto, no se justifica otorgar un monopolio sobre la frase solicitada, absolutamente genérica. La libertad de comercio o de industria no puede invocarse en este caso, pues justamente a través de marcas como las solicitadas, se puede falsear la libre competencia, a través del uso de signos genéricos que confunden al usuario o   GACETA OFICIAL 01/09/2015 44 de 57     consumidor, y colocan en una situación de privilegio innecesaria a una de las empresas actoras en el mercado.

(…)

DUODÉCIMO: Por lo demás, el registro de la marca en otros países no constituye prueba de que le asiste el derecho, pues las decisiones de otros ordenamientos jurídicos no son precedentes o vinculantes para el nuestro”. d. Recurso de apelación. 23. La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Agrega que merece resaltarse el Voto en Discordia del Señor Vocal Dr. Jiménez Vargas: “(…) Considerando diecisiete: En este punto, es pertinente señalar que la autoridad administrativa no ha efectuado un análisis serio y pormenorizado respecto de los elementos fundamentales relativos a la registrabilidad o irregistrabilidad de la frase cuya inscripción se pide, pues únicamente ha basado su decisión en que ‘AVANCEMOS JUNTOS’ carece de distintividad al utilizar términos comunes en el idioma (…) Al respecto, aparentemente la preocupación del Tribunal del Indecopi consistiría en que la empresa pretendiese en realidad asignar un mal uso a la marca AVANCEMOS JUNTOS en caso de que ésta se registrase, esto es, que se le dé un uso meramente publicitario, con lo que se estaría pretendiendo inscribir un lema comercial bajo la figura de la marca, lo que contravendría la normatividad sobre la materia, en específico los criterios previstos en la Decisión 486, dado que el lema que acompaña la marca, y si se otorga a una empresa el derecho sobre él, eso significa que ninguna otra empresa podrá usar uno igual o parecido.

(…) Sobre el particular, es claro que la frase AVANCEMOS JUNTOS se ha sometido a evaluación respecto de su registrabilidad como marca y en modo alguno bajo otra forma de propiedad industrial, específicamente como lema comercial, más en este caso no puede denegarse por una suposición adelantada de mal empleo o fraude, pues en todos los actos debe partirse de la presunción de la buena fe.

Y en caso de que en algún momento se diese el supuesto de mal uso de la marca, la autoridad competente hará uso de las facultades que le corresponden para detener y sancionar tales conductas contrarias al ordenamiento (…)”. e. Sentencia de segunda instancia. 24. La Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Apelación 1936-2012 de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución No. 0466-2008/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución No. 010913-2007/OSD-INDECOPI, argumentando que “(…) La capacidad distintiva que debe poseer todo signo para ser registrado como marca se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado.

En ese sentido, la marca de producto conformada por el signo denominativo ‘AVANCEMOS JUNTOS’ asociada a un producto, en este caso, a automóviles y autopartes de la empresa TOYOTA MOTOR CORPORATION, le otorgaría un significado distintivo, que evocaría la idea de que la empresa progresará junto a su cliente, lo que le permitirá al consumidor identificar el origen empresarial de ese producto.

Por lo que, la marca solicitada cumple con el requisito de ‘distintividad’ para ser registrada en nuestro país, tanto más si ha sido registrada como marca en diferentes países, algunos de ellos de la Comunidad Andina (…)

DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, con relación al argumento contenido en el   GACETA OFICIAL 01/09/2015 45 de 57     recurso de apelación, referido a que en la secuela del procedimiento administrativo no se ha presentado oposición alguna contra la solicitud de inscripción de la marca, debe tenerse presente que el examen de registrabilidad que realiza el INDECOPI es de oficio, por tanto, así hubiera o no oposiciones, esta institución está en la obligación de revisar si el signo solicitado se encuentra o no en los supuestos de irregistrabilidad;

(…)”. f. Recurso de casación. 25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 26. Adicionalmente manifiesta que: i) Se vulnera el derecho al debido proceso, en tanto que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar la normativa comunitaria andina; ii) El análisis de la distintividad de un signo se debe efectuar tomando en consideración los productos que se pretenden distinguir.

En el presente caso, el automóvil (producto que se pretende amparar) es un vehículo guiado, por lo que “avanzar” junto con su conductor constituye el destino del bien; así pues, es posible la utilización de la frase “AVANCEMOS JUNTOS” por más de un agente en el mercado; iii) El INDECOPI no debía analizar todo el material probatorio que se acompañó en la instancia administrativa, menos si se trataba de Resoluciones no vinculantes, sino que debe pronunciarse sobre aquellas que sustentan su decisión. Adicionalmente debe recordarse, que el ordenamiento jurídico peruano se rige por el principio de territorialidad, por lo que el hecho de que los derechos de los que goza una marca en otro país no vincula a la Autoridad Nacional; iv) El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado, independiente y autónomo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 27. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 28. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a), 135 literales e) y g), y 150 de la Decisión 486. Y 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto.2                                                                                                                         2   Decisión 486.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. GACETA OFICIAL 01/09/2015 46 de 57     C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 29. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La Interpretación prejudicial facultativa y obligatoria.

Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia ordinaria. B. La marca y su función publicitaria. La distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las expresiones de uso común y descriptivas. C. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas.

Autónomo, motivado, de oficio e integral. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 30. El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio del debido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instancia ordinaria. 31.

Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver el caso concreto. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 47 de 57     B. LA MARCA Y SU FUNCIÓN PUBLICITARIA. LA DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LAS EXPRESIONES DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS. 32. El INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado por lo siguiente: “I) el signo solicitado transmite el mensaje que tanto la solicitante como sus clientes progresen, mejores en cuanto a sus acciones, condición o estado, de manera conjunta, por lo que se trata de una frase susceptible de ser utilizada por cualquier persona en la promoción de los bienes que ofrecen en el mercado.

II) En tal sentido, el signo solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos, toda vez que no será percibido por el consumidor como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, sino que será asociado en general con la actividad publicitaria susceptible de ser utilizada libremente por las empresas competidoras en la actividad referida”. 33.

En este escenario se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: − Diferencia los productos o servicios que se ofertan. − Es indicadora de la procedencia empresarial. − Indica la calidad del producto o servicio que identifica. − Concentra el goodwill del titular de la marca. − Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios   GACETA OFICIAL 01/09/2015 48 de 57     de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).3 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).                                                                                                                         3   Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 01/09/2015 49 de 57     En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 34.

En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación   GACETA OFICIAL 01/09/2015 50 de 57     concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). Las expresiones de uso común y descriptivas. 35.

Para tratar este acápite se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 75-IP-2013: El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos puedan ser utilizados únicamente por un titular de la   GACETA OFICIAL 01/09/2015 51 de 57     marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

El Tribunal advierte que tanto las designaciones descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.4 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.5                                                                                                                         4 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 5 Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. GACETA OFICIAL 01/09/2015 52 de 57     36.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 37. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 38.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo de marcas6”. 39. La Consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 40.

En este sentido, la corte consultante debe determinar si la expresión AVANCEMOS JUNTOS es de uso común y descriptiva para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Esto se debe hacer teniendo en cuenta que el signo solicitado para registro es denominativo compuesto.

C. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. AUTÓNOMO, MOTIVADO, DE OFICIO E INTEGRAL. 41. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. La demandante para acreditar la distintividad presentó documentación que probaba que la marca AVANCEMOS JUNTOS había sido registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la demandante en otros países, incluidos Bolivia, Colombia y Ecuador miembros de la Comunidad Andina, donde rige la Decisión 486.

Por lo tanto, indica que si se tiene una legislación común en los Estados Miembros de la CAN, se debería tener en cuenta las resoluciones de registro que se expiden en los mismos al momento de efectuar el examen de registrabilidad, so pena de que si existen casos semejantes se llegue a la misma decisión (garantía de seguridad jurídica). 42.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 43. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:                                                                                                                         6   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 01/09/2015 53 de 57     “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro                                                                                                                         7   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 01/09/2015 54 de 57     de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”8.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.”                                                                                                                         8   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 55 de 57     En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: − Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: − Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. − Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. − Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden   GACETA OFICIAL 01/09/2015 56 de 57     comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

SEGUNDO: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este sentido, la corte consultante debe determinar si la expresión AVANCEMOS JUNTOS es de uso común y descriptiva para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente   GACETA OFICIAL 01/09/2015 57 de 57     providencia. Esto se debe hacer teniendo en cuenta que el signo solicitado para registro es denominativo compuesto.

TERCERO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú