Año XXXII – Número 2575 Lima, 02 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 320-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Organización Solarte & Cía., S.C.A. Marca: Constituida por una niña cocinera (Figurativa). Expediente Interno: 201100306 PROCESO 321-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82 literal d), 84 y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: GA MODEFINO S.A. Nombre comercial LE COLLEZIONI (mixto) PROCESO 323-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 73 literal e) y 74 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: PAPIONDAS (denominativa). Actor: compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Proceso interno 17811-2013-11910 PROCESO 320-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Organización Solarte & Cía., Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 02/09/2015 2 de 48     S.C.A. Marca: Constituida por una niña cocinera (Figurativa). Expediente Interno: 2011-00306. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3923 de 16 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00306.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Organización Solarte & Cía. S.C.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercero interesado: Harinera del Valle S.A. 2. Antecedentes: 1. El 26 de febrero de 2010, Organización Solarte & Cía. S.C.A. (en adelante, Organización Solarte), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FIGURATIVA que consiste en el dibujo de una niña cocinera, para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 615 de 20 de abril de 2010. 3. Harinera Del Valle S.A. presentó oposición argumentando la supuesta confundibilidad entre la marca solicitada y las marcas registradas LA MUÑECA (mixtas) y otras derivadas de la misma, para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Mediante Resolución 53579 de 30 de septiembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Harinera del Valle S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo figurativo solicitado. 5. El 19 de octubre de 2010, Harinera del Valle S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 53579.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 3 de 48     6. Mediante la Resolución 60571 de 29 de octubre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 53579 y concedió el recurso de apelación interpuesto. 7. Mediante la Resolución 11072 de 25 de febrero de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC dispuso revocar las decisiones contenidas en las Resoluciones 53579 y 60571, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, denegar el registro del signo figurativo solicitado.. 8.

El 25 de julio de 2011, Organización Solarte presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 11072 de 25 de febrero de 2011. 9. En noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486. 2.

Argumentos de la demanda: 10. La sociedad Organización Solarte sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − La SIC transgredió directamente la norma comunitaria, por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, desconociendo que el signo solicitado es apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado y susceptible de representación gráfica.

Aunado a ello, el signo solicitado está constituido por una figura arbitraria, que es distintivo, en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado. − La SIC, al expedir los actos administrativos demandados violó, por aplicación indebida, el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto las marcas en conflicto no son confundibles en los términos que prescribe dicha norma.

Analizadas en conjunto, las marcas enfrentadas presentan diferencias sustanciales. − El único aspecto susceptible de comparación entre una marca figurativa y una denominativa es el ideológico o conceptual. En la medida, que cada uno de los signos evoque de manera directa o inmediata un concepto distinto, debe descartarse cualquier riesgo de confusión, como ocurre en el presente caso, en cuanto la idea de “muñeca” difiere sustancialmente de la de una niña cocinera, idea que despierta la marca solicitada, de manera directa e inmediata. − La sociedad opositora no puede reclamar derechos exclusivos sobre todo dibujo o representación gráfica que consista en un personaje femenino; como tampoco, sobre cualquier tipo de muñeca, por lo que se equivoca la entidad demandada al concluir que existe riesgo de confusión directa por razón de la inclusión en las marcas confrontadas de la figura de una niña o muñeca con “una gesticulación y corporación similar, así como elementos de su vestuario”. − Las marcas en que se fundamenta la oposición y la marca figurativa solicitada no son confundibles pues coexisten pacíficamente en el registro y en el mercado colombiano desde hace más de tres años.

Organización Solarte tiene un derecho adquirido sobre el diseño caprichoso de una niña cocinera en Colombia desde 2008, el cual hace parte de los registros 374.186 y GACETA OFICIAL 02/09/2015 4 de 48     373.426 para las marcas ZONIA (mixtas) que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. − La SIC omitió considerar que la sociedad Solarte & Cía. Es titular de los derechos patrimoniales de autor de la obra artística titulada COCINERITA.

Este registro goza de validez y debe ser tenido en cuenta para efectos de considerar la originalidad y distintividad de la marca figurativa objeto de discusión. 3. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: 12. − El signo figurativo solicitado y el signo registrado presentan similitudes que generan riesgo de confusión. Los signos enfrentados son utilizadas para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, el signo solicitado se relaciona con los productos de la marca opositora, existiendo una clara conexión competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor al entender que las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial. De esta manera, se colige que el signo figurativo solicitado estaría comprendido en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. − La demandante no logró probar la coexistencia real y efectiva dentro del mercado de las marcas en conflicto, por lo que los registros señalados por la actora no son suficientes para demostrar que, efectivamente, los signos enfrentados puedan coexistir en el mercado, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor. − Pese a que la sociedad accionante es titular de las marcas ZONIA (mixtas), la cual utiliza el diseño que se pretende registrar como marca figurativa, la misma está protegida por las normas de forma conjunta.

Por tanto, el titular de la misma no adquiere derechos separados por cada elemento que compone el signo, toda vez que sobre su conjunto fue que la SIC realizó el examen de registrabilidad respectivo y estableció que todos los elementos que componen el signo en conjunto eran suficientes para otorgarle distintividad a las marcas existentes en el mercado. − Si bien la idea plasmada en la obra artística del accionante se encuentra protegida por la normativa referente a los derechos de autor, esto en nada interfiere con el estudio que debe realizar la SIC para conceder el registro de una marca.

Harinera Del Valle S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: − La marca figurativa es similar a las marcas opositoras, previamente registradas por Harinera Del Valle S.A., y consecuentemente, no puede cumplir con su función de individualización de los productos en el mercado. − Que, la marca figurativa solicitada no es una marca derivada de las marcas ZONIA (mixtas), sino de una marca totalmente independiente y, por consiguiente, su distintividad no puede derivarse de esa marca principal.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 5 de 48     - El depósito ante el Ministerio del Interior no es constitutivo de derechos sino que constituye una prueba de la creación intelectual, prueba no requerida en el presente caso. - No es cierto que exista coexistencia pacífica puesto que Harinera Del Valle S.A. formuló demanda de competencia desleal contra Organización Solarte Y Cía. S.C.A., la cual fue radicada ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, grupo de trabajo de Competencia Desleal, el 8 de marzo de 2012, correspondiéndole el expediente 11-160722. - El fundamento principal de la mencionada demanda ha sido la imitación no sólo de las marcas opositoras FIGURA DE UNA MUÑECA (denominativas, mixtas y figurativas), sino de los empaques característicos de Harinera Del Valle, para identificar su producto LA MUÑECA.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que sólo corresponde interpretar el artículo 136 literal a)1, siendo los demás artículos impertinentes con relación a los antecedentes del caso.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre signos figurativos y mixtos. La marca derivada del elemento figurativo de una marca mixta. Coexistencia de marcas. Conexión competitiva.

Análisis de registrabilidad de un signo protegido por los derechos de autor. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 14. En el presente caso, Organización Solarte & Cía. S.C.A. solicitó el registro del signo figurativo constituido por un dibujo de una niña cocinera, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Harinera del Valle formuló oposición sobre la base de una supuesta confundibilidad con sus marcas La Muñeca (mixta) que distinguen productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo                                                                                                                         1            Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). GACETA OFICIAL 02/09/2015 6 de 48     establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.                                                                                                                         2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 7 de 48     Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).                                                                                                                         3 4 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 8 de 48     En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. El Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.                                                                                                                         6 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 02/09/2015 9 de 48     La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS. 17. En el presente caso, la marca solicitada es figurativa constituida por una niña cocinera y, contra dicho registro se opuso el titular de la marca La muñeca (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. Signos gráficos o figurativos, “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”9. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.                                                                                                                         8 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial 8-IP-2011. GACETA OFICIAL 02/09/2015 10 de 48     18. Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000)”10. Comparación entre signos figurativos y mixtos 19. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación”. 20.

La Sala consultante, en un primer análisis, debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (Proceso 23–IP-2004.

Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos                                                                                                                         10 Interpretación Prejudicial 19-IP-2012.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 11 de 48     elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 23-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). 22. En este orden de ideas, la Sala consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo figurativo constituido por una niña cocinera y la marca “La Muñeca” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. LA MARCA DERIVADA DEL ELEMENTO FIGURATIVO DE UNA MARCA MIXTA. 23. En el presente proceso, Organización Solarte & Cía. S.C.A. afirma que la niña cocinera que constituye el signo figurativo solicitado es un derivado de las marcas Zonia (mixtas) de la Clase 30 de Clasificación Internacional de Niza; mientras la opositora Harinera del Valle S.A. afirma que el signo figurativo solicitado no es una marca derivada de las marcas ZONIA (mixta), sino un signo totalmente independiente y por consiguiente su distintividad no puede derivarse de esa marca principal. 24.

Dentro del Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI’S MARGARITA BAR”, publicado en la Gaceta Oficial 1591 de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”.

“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan” (lo subrayado es nuestro). 25.

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común GACETA OFICIAL 02/09/2015 12 de 48     obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 26.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo (Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006). 27.

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”11.                                                                                                                         11 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 de 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 13 de 48     28. Ante ello, cabe preguntarse ¿cuándo opera la marca derivada del elemento figurativo de una marca mixta? Cuando el elemento gráfico es el preponderante en la marca mixta. Por tal motivo, el juez consultante deberá determinar si el elemento gráfico es o no el preponderante, para luego determinar si el signo figurativo resulta ser un signo derivado de las marcas Zonia (mixtas) que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. COEXISTENCIA DE MARCAS. 29. En el presente caso, ante la solicitud de Organización Solarte & Cía. S.C.A. de registrar el signo figurativo constituido por una niña cocinera (figurativa) y la oposición de Harinera del Valle por la presunta confundibilidad con su marca “La Muñeca” (mixta), resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia de marcas por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso. 30.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “cuando un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podría distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003). 31. Ante esta situación corresponde a la Sala consultante proceder con el examen de registrabilidad aun cuando se determine que se suscitó la coexistencia de hecho entre los signos en análisis. 5. CONEXIÓN COMPETITIVA. 32.

En el presente caso, se pretende el registro del signo figurativo de una niña cocinera en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la GACETA OFICIAL 02/09/2015 14 de 48     marca de la opositora “La Muñeca” (mixta) se encuentra registrada en las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 33.

Dentro del Proceso 116-IP-2013 de 21 de junio de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre los servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente12.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.                                                                                                                         12 Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 15 de 48     c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”13.

(…)”. 34. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir los signos confrontados.

6. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR. 35. La Organización Solarte & Cía. S.C.A. argumenta que la sociedad opositora no puede reclamar derechos exclusivos sobre todo dibujo o representación gráfica que consista en un personaje femenino, como tampoco sobre cualquier tipo de muñeca. Afirma que es equivocado concluir que existe riesgo de confusión directa por razón de la figura de la niña o muñeca con una gesticulación y vestuario similar.

Agrega que, la SIC omitió considerar que la sociedad Solarte & Cía. es titular de los derechos patrimoniales de autor de la obra artística titulada COCINERITA. Este registro goza de validez y debe ser tenido en cuenta para efectos de considerar la originalidad y distintividad de la marca figurativa objeto de discusión.                                                                                                                         13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 02/09/2015 16 de 48     36. El artículo 13 de la Decisión 351 enuncia cuáles son los derechos patrimoniales, a través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción de su obra sin su autorización. 37.

Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que la legislación contempla para cada caso en particular. 38.

Respecto de esta apreciación, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 115-IP-2011 se ha pronunciado en el siguiente sentido: “Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”14.

Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras de protección intelectual”. 39.

El derecho de autor que es una creación del intelecto humano, nace con su creación, teniendo como requisito primordial su originalidad, mientras que la marca como ya se lo mencionó, para ser susceptible de registro, debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica. 40. La creación de un dibujo, en el presente caso de la gráfica de la niña cocinera, puede a su vez tener dos vertientes de protección, a través del derecho de autor como obra artística y a su vez también utilizada como marca para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, naciendo de ahí la posibilidad de una protección acumulada sobre un mismo bien intangible, es decir, amparada tanto por el derecho de autor, como el derecho de marcas. 41.

Al gozar de protección como derecho de autor la figura de niña cocinera, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, no necesariamente deviene que se                                                                                                                         14 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

“ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial. GACETA OFICIAL 02/09/2015 17 de 48     42. deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

En consecuencia, la Sala consultante no debe considerar únicamente los derechos de autor que surgen de la creación de la obra que pudiera ser la figura de la niña cocinera; sino que debe verificar que dicha figura cumpla con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa comunitaria. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo figurativo solicitado de una niña cocinera y la marca registrada “La Muñeca” (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En lo referido a la comparación de signos figurativos y mixtos, debe considerarse que los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. Por otro lado, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

La Sala consultante, en un primer análisis, debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

TERCERO: El hecho que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 18 de 48     En ese sentido, la Sala consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad del signo figurativo, si éste resulta ser un signo derivado de las marcas registradas Zonia (mixtas) que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con la interpretación realizada.

CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. Ante esta situación corresponde a la Sala consultante proceder al examen de registrabilidad aun cuando se determine que se suscitó la coexistencia de hecho entre los signos en análisis.

QUINTO: La Sala consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos en conflicto. Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SEXTO: Al gozar de protección como derecho de autor la figura de niña cocinera, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

En consecuencia, la Sala consultante no debe considerar únicamente los derechos de autor que surgen de la creación de la obra que pudiera ser la figura de la niña cocinera; sino que debe verificar que dicha figura cumpla con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 19 de 48     Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 321-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82 literal d), 84 y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: GA MODEFINO S.A. Nombre comercial LE COLLEZIONI (mixto). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio N° 1052-TDCA-JM de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 19 de diciembre de 2014, procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-2146. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de junio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GA MODEFINO S.A. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, INTEGRACIÓN Y PESCA COMERCIO, INSTITUTO ECUATORIANO INTELECTUAL – IEPI. PROPIEDAD DE LA GACETA OFICIAL 02/09/2015 20 de 48         PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Tercero Intersesado: FERNANDO MARCH GAME.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor FERNANDO MARCH GAME, solicitó el 31 de octubre de 1994, el registro del nombre comercial mixto LE COLLEZIONI1, para amparar “establecimientos de comercio, firma comercial, enseña comercial, comercialización, distribución y venta de todo tipo de productos y servicios de objeto lícito, especialmente de productos y servicios relacionados con la venta de ropa y accesorios, tanto para damas como para caballeros”. 2.

El 10 de mayo de 1995, la sociedad GA MODEFINE S.A., formuló observación sobre la base de su marca mixta EAGLE DEVICE, para amparar “ropa para damas y caballeros” (Clase 25). 3. El 17 de junio de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Resolución No. 0964886, concedió el registro solicitado, pero sin derechos de exclusividad sobre la gráfica. 4.

La sociedad GA MODEFINE S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa el 15 de septiembre de 1998 contra el anterior acto administrativo. 5. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 6. Manifiesta, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, ya que es el elemento que sobresale al momento de realizar el examen comparativo. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión. 7. Adiciona, que resulta ilegal e improcedente haber concedido el registro del signo solicitado, precisando que no se tiene derecho de exclusividad sobre el diseño del águila, ya que existe una marca previamente registrada en cabeza del demandante que requiere de la debida protección. 8.

Agrega, que la marca EAGLE DEVICE es notoriamente conocida. 9. Señala, que la denominación LE COLLEZIONI es un término descriptivo y de uso común, sobre el cual no se puede conceder ningún tipo de derecho de exclusividad. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca                                                                                                                         1   Diseño de un Águila (Fl.8).

GACETA OFICIAL 02/09/2015 21 de 48         10. Tal y como se señala en el Oficio No. 1052-TDCA-JM, pese a ser debidamente citado, no contestó la demanda. Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI 11. Fija domicilio judicial. Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 12. Arguye, que la propiedad intelectual comprende también las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales. 13.

Manifiesta, que la Ley de Propiedad Intelectual creó el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI) como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal, a quien corresponde comparecer directamente a juicio. Por parte del Tercero Interesado 14. Tal y como se señala en el Oficio No. 1052-TDCA-JM, el señor FERNANDO MARCH GAME, pese a ser debidamente citado, no contestó la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 15. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344. 16. Se hará la Interpretación solicitada, salvo de los artículos 81 y 82 literales a) y h), ya que no son esenciales para resolver el asunto bajo estudio. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: 82 literal d), 84 y 128 de la Decisión 3442.                                                                                                                         2   Artículo 82 (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84 GACETA OFICIAL 02/09/2015 22 de 48       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.   17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

La aplicación de las causales de irregistrabilidad de marcas al registro de nombres comerciales. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. C. Signos descriptivos y de uso común en idioma extranjero. Expresiones descriptivas y de uso común en la conformación de marcas. D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS AL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. 18. En el proceso interno se discute la registrabilidad del nombre comercial mixto LE COLLEZIONI, ya que se afirma que es confundible con la marca mixta EAGLE DEVICE. 19.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 3 de octubre de 2012, en el marco del proceso 91-IP-2012: “El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 23 de 48         servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados3 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006.                                                                                                                         3 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. 2. 3. 4. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 24 de 48         Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 20.

Teniendo en cuenta que en el presente caso se solicita el registro del nombre comercial LE COLLEZIONI (mixto), el Tribunal advierte que si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se deberán aplicar las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344, de conformidad con las previsiones del artículo 128 de dicho cuerpo normativo.

En consecuencia, acorde con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables las causales de irregistrabilidad previstas para el trámite de registro de marcas. 21. En relación con el asunto en particular, el Tribunal encuentra que las causales contempladas en los artículos 82 literal d) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, son aplicables al registro de nombres comerciales.

B. COMPARACIÓN COMPUESTA. ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA 22. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos LE COLLEZIONI y EAGLE DEVICE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP-2013.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 5   BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 02/09/2015 25 de 48         registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada   GACETA OFICIAL 02/09/2015 26 de 48         ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 24.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos LE COLLEZIONI y EAGLE DEVICE. C. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 25. La demandante sostuvo que la denominación LE COLLEZIONI es un término descriptivo y de uso común para ropa, sobre el cual no se puede tener derechos de exclusividad. 26.

La expresión LE COLLEZIONI en español significa colecciones. 27. En este marco, es apropiado referirse a los signos descriptivos y de uso común en idioma extranjero, así como a las expresiones descriptivas y de uso común en la conformación de signos. 28. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. 29.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. GACETA OFICIAL 02/09/2015 27 de 48         30. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 31.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 32. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. 33.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. 34. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 35.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.6 Esto es muy importante porque en productos o                                                                                                                         6   El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que GACETA OFICIAL 02/09/2015 28 de 48         servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 36.

Al conformar un signo distintivo su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común o descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 37. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o descriptivas, las palabras, partículas o expresiones de uso común o descriptivas al estar combinadas con otros elementos gráficos o denominativos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Este sería el caso de un signo mixto que contenga un elemento denominativo de uso común o descriptivo, pero su parte gráfica sea la preponderante en el conjunto. 38. En este último caso, el titular de dicho signo no puede impedir que las palabras o expresiones de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su signo es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de signos dinstintivos7. 39.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. 40. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 02/09/2015 29 de 48         vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. 41. El Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 42. La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión LE COLLEZIONI es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva o de uso común para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia. 43.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto LE COLLEZIONI es descriptivo o de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. También deberá determinar si la expresión LE COLLEZIONI es de uso común o descriptiva para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la denominación que contiene.

D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. 44. La demandante argumentó que la marca EAGLE DEVICE es notoriamente conocida. En consecuencia, se abordará el tema propuesto. 45. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el proceso 106-IP-2010: “La marca notoriamente conocida.

Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 30 de 48         “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”8. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”9. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”10.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan                                                                                                                         8 9 10   OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL 02/09/2015 31 de 48         parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”11. Protección. La normativa comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada.

En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. El principio de territorialidad. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? - Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. - Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina                                                                                                                         11   ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 02/09/2015 32 de 48         se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.12 - El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de                                                                                                                         12   Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 33 de 48         asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto   GACETA OFICIAL 02/09/2015 34 de 48         a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se   GACETA OFICIAL 02/09/2015 35 de 48         presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: ‘a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca’”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia. Teniendo en cuenta que en el presente caso se solicita el registro del nombre comercial LE COLLEZIONI (mixto), el Tribunal advierte que si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se deberán aplicar las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344, de conformidad con las previsiones del artículo 128 de dicho cuerpo normativo.

En consecuencia, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables las causales de irregistrabilidad previstas para el trámite de registro de marcas. En relación con el asunto particular, el Tribunal encuentra que las causales contempladas en los artículos 82 literal d) y 83 literales a), d) y e), son aplicables al registro de nombres comerciales.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 36 de 48       SEGUNDO:   La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos LE COLLEZIONI y EAGLE DEVICE, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión LE COLLEZIONI es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva o de uso común para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia. La corte consultante debe determinar si el signo mixto LE COLLEZIONI es descriptivo o de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. También deberá determinar si la expresión LE COLLEZIONI es de uso común o descriptiva para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la denominación que contiene.

CUARTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de una especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 02/09/2015 37 de 48         José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 323-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 73 literal e) y 74 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: PAPIONDAS (denominativa). Actor: compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Proceso interno 17811-2013-11910. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72 literal h), 73 literal a), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno 17811-2013-11910;

El auto de 20 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 38 de 48       Partes en el proceso. Demandante: Demandados: Tercero interesado:   Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

SAVOY BRANDS INTERNACIONAL, LTD. Hechos. 1. El 8 de diciembre de 1993 la Compañía Central Impulsora S.A. de C.V., solicitó el registro como marca del signo “PAPIONDAS” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 348, correspondiente al mes de enero de 1994. 3.

El 26 de julio de 1994 la sociedad SAVOY BRANDS INTERNATIONAL, LTD. formuló observación sobre la base del registro de la marca PAPIONDAS (denominativa) para distinguir “papitas fritas, todo tipo de snacks y pasabocas” y de la solicitud anterior de dicho signo en otros países. 4. La Compañía Industrias Savoy C.A. transfirió los derechos de la marca a la sociedad SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. 5.

Por Resolución 947697 de 11 de enero del 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió aceptar la observación presentada y negar el registro de la marca “PAPIONDAS” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. La compañía Central Impulsora S.A. de C.V., impugnó la Resolución 947697 de 11 de enero de 1996 mediante recurso contencioso administrativo. 7.

Por oficio 5590-TDCA-DC de 20 de diciembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro 1 de Quito solicita la interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 literal h), 73 literal a), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Argumentos de la demanda. 8. La Compañía Central Impulsora S.A. de C.V. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9.

Que se ratifica en los fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la oposición al registro de la marca de “PAPIONDAS” (denominativa), presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial. 10. Que es la única titular y propietaria de la marca “PAPIONDAS”, como lo demuestran las copias certificadas de los títulos de registro de dicha marca en los Estados Unidos Mexicanos, Honduras y Paraguay, así como también de la copia certificada de la solicitud de registro de dicha marca en la República Venezolana. 11.

Adicionalmente, la marca “PAPIONDAS” está en trámite de registro a nombre de su representada en varios países. GACETA OFICIAL 02/09/2015 39 de 48       Argumentos de las contestaciones a la demanda.

11. EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA, contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: - Legalidad y validez de la resolución impugnad. - Negativa de los fundamentos de la demanda. - Interpretación prejudicial previa.

12. EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, ENCARGADO, DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, contestó la demanda “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. 13. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Argumentos del tercero interesado.

14. SAVOY BRANDS INTERNACIONAL, LTD. contestó la demanda en los siguientes términos: 15. Que los títulos de registro venezonalo del signo “PAPIONDAS”, han sido transferidos a Savoy Brands Internacional, Ltd, tal como se desprende del contenido de los mismos y de los documentos de cesión de derechos celebrados por Compañía Industrias Savoy C.A. y Savoy Brands Internacional, Ltd. 16.

Que el signo “PAPIONDAS” está debidamente registrado en la República de Venezuela y en otros países del Pacto Andino a favor de su representada. 17. La marca “PAPIONDAS”, debido a su amplio uso, aceptación y consumo, importantes inversiones en publicidad tiene la cualidad de notoria, no sólo en el mercado venezolano, sino también en el de toda la Subregión Andina. 18.

La accionante, no tiene el registro del signo “PAPIONDAS”, y lo único que pretende es aprovecharse del prestigio y aceptación de dicha marca, que ha sido promocionada y comercializada desde hace varios años en Venezuela, Colombia y Ecuador, con enorme éxito y aceptación por parte del público consumidor andino. 19. Que la norma andina impide el registro de una marca notoriamente conocida en el país, la Subregión o en el exterior, y establece un derecho de observación para quien se vea afectado por una solicitud de una marca que pueda causar confusión al consumidor.

Este es el caso de su representada, quien es la legítima titular de la marca “PAPIONDAS”, en Ecuador, Colombia, Perú, esto es en el Pacto Andino. Compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 20. Obra en el expediente un escrito de la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. en el que se manifiesta que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que “es necesario recalcar que la Resolución No. 0947697 emitida por el entonces Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca el 11 de enero de 1996 (…) carece de motivación; pues consideró y aplicó la normativa correspondiente a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando debió considerar las normas jurídicas vigentes al momento de la radicación de la marca   GACETA OFICIAL 02/09/2015 40 de 48         PAPIONDAS, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual produce la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada”. 21.

Por lo cual solicita que realice la correspondiente interpretación prejudicial. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 22. Que, las normas contenidas en los artículos 71, 72 literal h), 73 literal a), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - - Solicitados: 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena1.

No se interpretarán los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 313 por no controvertirse en el proceso interno el tema de las observaciones. Tampoco se interpretarán los artículos 71 y 72 literal h) de la misma Decisión. De oficio: 73 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena2.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 3. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 4.

Debida motivación de las Resoluciones. 1     2                                                                                                                             Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(… Artículo 73.- (…) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. GACETA OFICIAL 02/09/2015 41 de 48         D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 25. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 26.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de la marca. 27.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 28. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 29. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo PAPIONDAS (denominativo) a favor de COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. fue presentada el 8 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 30. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo PAPIONDAS (denominativo) Clase 29 solicitado a registro por la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. es confundible con la marca PAPIONDAS (denominativa) registrada a favor de SAVOY BRANDS INTERNATIONAL, LTD., el Tribunal interpretará el tema. 31.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o   GACETA OFICIAL 02/09/2015 42 de 48         registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 32. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 33. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 34.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 35.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 36.

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 37. La comparación entre los signos, deberá realizarse sobre la base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 38. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean   GACETA OFICIAL 02/09/2015 43 de 48         idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 39.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 40.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 41. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 42.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). GACETA OFICIAL 02/09/2015 44 de 48     43. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 3.

Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 44. La sociedad SAVOY BRANDS INTERNATIONAL, LTD. manifiesta que su marca PAPIONDAS (denominativa) es notoriamente conocida. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 45. La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. 46.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria. 47.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 48. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 49.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “(…) a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que   GACETA OFICIAL 02/09/2015 45 de 48         estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 50. Asimismo, con relación al literal e) del artículo 73 de la Decisión 313, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). 51. Respecto a los riesgos a los que se exponen las marcas notorias, el Tribunal ha manifestado: “Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 313 el signo notoriamente conocido se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación, dilución, y de uso parasitario, por lo siguiente: -   El literal d) del artículo 73 otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos de GACETA OFICIAL 02/09/2015 46 de 48         los dos riesgos básicos de los que se protege normalmente a las marcas comunes: riesgos de confusión y de asociación. - Por otro lado, el literal e) del artículo 73 de la Decisión 313, es una disposición de carácter especial en relación con la protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como el de uso parasitario y de dilución”. (Proceso 20-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1640 de 20 de julio de 2008, marca: TOL denomiantiva). 52.

Finalmente, la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status (sic)”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). 53. Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP-95, ya citado). 54.

Sobre la base de lo expuesto, el consultante deberá determinar si el signo solicitado PAPIONDAS (denominativo) constituye una reproducción, traducción, transcripción (total o parcial) o especialmente una imitación de un signo notoriamente conocido; o, si resulta similar al punto de producir riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida. 4.

Debida motivación de las Resoluciones. 55. En el proceso interno se debate sobre la debida motivación de la Resolución impugnada, por este motivo el Tribunal se referirá al tema. 56. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que debe expresar las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 57.

Igualmente, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que   GACETA OFICIAL 02/09/2015 47 de 48         aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

E. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo PAPIONDAS (denominativo) a favor de COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. fue presentada el 8 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 73 de la citada Decisión 313, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, sobre la base de los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que debe expresar las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 48 de 48         De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú