Año XXXII – Número 2578 Lima, 03 de septiembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 103-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.
Actor: Productora de Papeles S.A. – PROPAL. Marca: PROPAL REPROGRAF (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-8166 PROCESO 120-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales i) y j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Marca: Alpina Emmental (mixta). Expediente Interno: 2012-00268-00 PROCESO 103-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.
Actor: Productora de Papeles S.A. – PROPAL. Marca: PROPAL REPROGRAF (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-8166. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 101-TDCA-Nº1 de 29 de enero de 2015, recibido personalmente el 9 de febrero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-8166. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 03/09/2015 2 de 26 El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Apelante: PRODUCTORA DE PAPELES S.A.-PROPAL Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador Tercero interesado: PAPELESA CÍA. LTDA. 2. Hechos: 1. El 4 de julio de 1996, Productora de papeles S.A. – PROPAL (en adelante PROPAL), presentó la solicitud de registro de la marca PROPAL REPROGRAF (mixta) para distinguir productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 378 de 4 de noviembre de 1996. 3. Dentro del término correspondiente, PAPELESA CÍA. TLDA. presentó observación sobre la base de la marca REPROGRAF (denominativa) de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza, por lo que de otorgarse la solicitud de registro podría generarse riesgo de confusión en el público consumidor. 4.
Mediante Resolución 970440 de 30 de junio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación presentada por Papelesa Cía. Ltda. y rechazar el registro del signo solicitado. 5. El 5 de noviembre de 1999, PROPAL presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital Nº1 de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 970440. 6.
El 25 de julio de 2014, el Tribunal Distrital Nº1 de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 7. PROPAL sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La resolución administrativa impugnada es ilegal, pues el signo PROPAL REPROGRAF (mixto) es absolutamente distintiva debido a que en ésta se incluye la razón social de la empresa solicitante.
El signo PROPAL REPROGRAF (mixto) goza de fama y notoriedad en la República de Colombia. Además, se encuentra registrada en la República de Venezuela. El término REPROGRAF constituye un elemento de uso común que significa reproducción de documentos, por lo que no se le puede denegar el registro GACETA OFICIAL 03/09/2015 3 de 26 del signo por la utilización del término señalado, ya que éste pierde relevancia para efectos del cotejo. 4.
Argumentos de la contestación de la demanda 8. El Presidente de IEPI negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratificó lo decidido en la Resolución 970440, pues guarda conformidad con la legislación nacional. Finalmente, solicita que cuando se dicte sentencia, se acojan sus excepciones y se rechace la demanda. 9. El Procurador General del Estado sostuvo que corresponde al representante legal de la IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. 10.
El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda y señaló: - - 11. La legislación andina prohíbe el registro de marcas que sean idénticas o similares a las marcas anteriormente registradas o solicitadas por un tercero, que pretendan distinguir productos de la misma naturaleza o respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error o confusión. Por lo tanto, al ser el sigo solicitado PROPAL REPROGRAF (mixto) de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza, similar y confundible con la marca REPROGRAF (denominativa) de la misma clase 16, no puede concederse el registro del signo solicitado por Productora de Papeles S.A.- PROPAL.
PAPELESA CÍA LTDA. (en adelante PAPELESA) contestó la demanda sobre los siguientes argumentos: - La demanda carece de fundamentación, pues no precisa las normas jurídicas que supuestamente infringe la resolución impugnada. La marca REPROGRAF (denominativa) no constituye un término genérico o descriptivo de los productos que identifica. Negó que la alegada notoriedad pueda ser sustento para obtener el registro del signo PROPAL REPROGRAF (mixto), tomando en cuenta la existencia previa de la marca REPROGRAF (denominativa).
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Sin embargo, este Tribunal considera que con relación a la materia controvertida resulta impertinente la interpretación de las normas en mención. 13.
En el presente caso, sólo procede la interpretación del artículo 83 literal a)1 de Decisión 344. 1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…). GACETA OFICIAL 03/09/2015 4 de 26 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de las marcas.
La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS. 14. En el presente caso, PROPAL solicitó el registro del signo PROPAL REPROGRAF (mixto) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. PAPELESA CÍA. LTDA. formuló observación sobre la base de su marca REPROGRAF (denominativa) que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.
Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL 03/09/2015 5 de 26 Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 6 de 26 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.2 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.3 2 3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS y diseño”. BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 03/09/2015 7 de 26 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 16. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado Propal Reprograf (mixto) y la marca registrada Reprograf (denominativa) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 17. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado Propal Reprograf (mixto) y la marca registrada Reprograf (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 18. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los GACETA OFICIAL 03/09/2015 8 de 26 signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 19.
Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 20.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).
Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 21.
El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 22. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 9 de 26 23. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 24. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos PROPAL REPROGRAF (mixto) y REPROGRAF (denominativo), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. PALABRAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS MARCAS 25. La empresa solicitante refiere en el argumento de su demanda que el término “Reprograf” constituye un elemento común que significa “reproducción de documentos”; por lo que, no se le puede denegar el registro de su signo por la utilización de dicho elemento. 26.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 27. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 28.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo4. 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles del privilegio de marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 03/09/2015 10 de 26 29. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 30.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 31. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 32.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 33.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 34.
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 35. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 36.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 37.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 11 de 26 38. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 39.
Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 40. La corte consultante debe determinar si la expresión REGROGRAF es una palabra de uso común, descriptiva o genérica en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
4. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO 41. En el presente caso, PROPAL alegó que el signo solicitado Propal Reprograf (mixto) goza de fama y notoriedad en Colombia y Venezuela. Aun cuando el proceso interno es llevado a cabo bajo los lineamiento de la Decisión 344, resulta pertinente lo referido por el Tribunal dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, que es jurisprudencia relacionada a la norma contenida en la Decisión 486, respecto del cual se ha precisado: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En GACETA OFICIAL 03/09/2015 12 de 26 estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 42.
En consecuencia, con lo anteriormente expuesto y atendiendo a que el pedido de interpretación prejudicial requiere que se emita un pronunciamiento respecto del signo notoriamente conocido solicitado a registro, deberá tenerse en cuenta que la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente.
Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado Propal Reprograf (mixto) de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza es o no es similar a la marca registrada Reprograf (denominativa) de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos y si prevalece la parte gráfica.
TERCERO: La corte consultante debe establecer si la palabra Reprograf es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.
CUARTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. El Juez Consultante deberá analizar la registrabilidad del signo Propal Reprograf (mixto) aun cuando éste resulte notoriamente conocido.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación GACETA OFICIAL 03/09/2015 13 de 26 prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 120-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales i) y j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Marca: Alpina Emmental (mixta). Expediente Interno: 2012-00268-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 0803 de 13 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00268-00. GACETA OFICIAL 03/09/2015 14 de 26 El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia 2. Hechos: 1. El 23 de octubre de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. solicitó el registro del signo ALPINA EMMENTAL (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584 de 31 de diciembre de 2007. No se presentaron oposiciones en contra de la mencionada solicitud de registro. 3. Mediante Resolución 3134 de 28 de enero de 2011, la División de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro solicitado debido a que el signo podría inducir a error en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o los servicios. 4.
Contra la anterior Resolución, Alpina Productos Alimenticios S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos resuelto mediante Resolución 14409 de 23 de marzo de 2011 que confirmó la denegatoria de oficio del registro del signo. 5. Mediante la Resolución 14033 de 14 de marzo de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de denegar el registro del signo ALPINA EMMENTAL (mixto). 6.
Alpina Productos Alimenticios S.A interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 3134, 14409 y 14033, por medio de las cuales se denegó el registro solicitado. 7. El 17 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial.
A. Argumentos de la demanda: 8. Alpina Productos Alimenticios S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − No es cierto que el signo solicitado vulnere el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. Según la Superintendencia, el signo induce a error a los GACETA OFICIAL 03/09/2015 15 de 26 consumidores respecto de las características de los productos que distingue.
Sin embargo, el actor al incluir la palabra ALPINA en el signo, se está asegurando que los consumidores colombianos conozcan la procedencia del producto lo que no da lugar a confusión alguna y le imprime la distintividad necesaria para ser registrado como marca. − En un estudio de mercado aportado como prueba, ninguno de los encuestados asoció la palabra “emmental” a la región suiza de donde proviene este tipo de queso.
En ese mismo estudio, un porcentaje mínimo habría asociado dicha palabra con un producto alimenticio de origen europeo. − El consumidor de los productos de Alpina Productos Alimenticios S.A. es un consumidor especializado dentro del sector objetivo, por su conocimiento y capacidad adquisitiva, por lo que no caerá en engaño y será consciente del origen del producto. − La Superintendencia erró al invocar la causal de irregistrabilidad que hace referencia a la imposibilidad de registrar una marca que imite o reproduzca una indicación geográfica nacional o extranjera pues al momento de argumentar la violación de este aspecto, no lo hizo con base en esa misma causal sino que hizo extensiva la finalidad de protección al consumidor a que hace referencia la causal descrita en el numeral anterior.
En otras palabras, la entidad demandada aplicó una causal de irregistrabilidad argumentando para ello razones que pertenecen a otra. − La Superintendencia manipuló la definición “denominación de origen” para subsumir la expresión EMMENTAL en ella cuando en realidad no cumple con las características requeridas para ser considerada como tal.
Para ser protegida en Colombia como una denominación de origen, la expresión “emmental” debe contar con una declaración previa emitida por la SIC, puesto que así lo dispone el artículo 214 de la Decisión 486. − La palabra EMMENTAL evoca Europa en la mente del consumidor, lo cual evoca el origen europeo del queso. − Las resoluciones de la SIC no se encuentran debidamente motivadas.
Existe una falsa motivación. − Alega ser titular de la familia de marcas ALPINA. Las marcas ALPINA son notorias para productos alimenticios en Colombia. − La expresión EMMENTAL se ha convertido en una palabra de uso común. B. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda y manifestó lo siguiente: - - En el presente caso, se analizó la inducción al error en cuanto a la procedencia geográfica, la cual identifica un producto con un origen geográfico concreto y que posee unas cualidades o una reputación derivadas especialmente de su lugar de origen.
El signo solicitado incorpora en su conjunto expresiones que hacen referencia a ciertas características de calidad, composición, procedencia o aptitud del GACETA OFICIAL 03/09/2015 16 de 26 producto. Sin embargo, este último no goza de las características mencionadas. En consecuencia, el signo solicitado resulta engañoso. B. - La calidad y tradición de la variedad suiza de queso “emmental” proviene directamente de la región del río Emme, protegida en Europa como denominación de origen debido al estado del arte para su fabricación. - Del examen de registrabilidad efectuado se desprende que existía un riesgo evidente de inducción al error de los consumidores o engañarlos en cuanto a su origen o procedencia geográfica. - El signo solicitado induciría a error al consumidor al llevarlo a pensar que los productos que está adquiriendo están acreditados por una procedencia geográfica diferente a la que realmente ostentan. - Se evidenció en el trámite que el signo solicitado tenía vocación de inducir a error al consumidor al hacer referencia expresa a una indicación de procedencia que no guardaba correspondencia alguna con la realidad.
La finalidad de las normas prohíben a cualquier tercero la utilización de indicaciones de procedencia reconocidas por la calidad de sus productos o servicios. - El accionante no sustentó ni probó que la carga distintiva del signo radicara en la expresión ALPINA u otro elemento de la marca mixta. Por el contrario, conforme a la disposición, tipo y tamaño de fuente, resultaba claro que el elemento principal del signo era la expresión EMMENTAL.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, el Tribunal determinó que procede la interpretación solicitada, limitándola a los literales i) y j)1 del artículo en mención. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Irregistrabilidad de una marca por contener una denominación de origen o una indicación geográfica. Signos engañosos. Signos evocativos. Registrabilidad de un signo perteneciente a una familia de marcas. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. Protección de una denominación de origen extracomunitaria. Debida motivación de las resoluciones.
Autonomía de la Oficina Nacional Competente. 1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 17 de 26 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR CONTENER UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN O UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA. 11. En el presente caso, la autoridad nacional ha denegado el registro del signo Alpina Emmental (mixto) al considerar que el elemento predominante del signo en mención –Emmental– es una indicación geográfica o alude a una denominación de origen. 12.
Tomando en consideración lo señalado dentro del Proceso 22-IP-2011 de 22 de junio de 2011, este Tribunal señala lo siguiente: Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado.
Las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. 13.
El Tribunal ha manifestado además: “El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente asimilares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras”.
(Proceso 76-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1557 de 5 de noviembre de 2007, marca: TEQUILA) 14. La Decisión 486 en su artículo 201 expresa: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. 15.
De la norma aplicable a las denominaciones de origen, en especial al artículo 201 de la Decisión 486, se desprende que una denominación de origen, debe cumplir con los siguientes supuestos: 1. Ser originario, es decir pertenecer a una región geográfica determinada; 2. Que la pertenencia a esa región otorgue tal calidad al producto. 3. Exclusividad de la región geográfica; 4.
Que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores, culturales, naturales y humanos, tanto que cuando se haga mención a la denominación de origen surja en la mente del consumidor la identificación del producto; y, 5. La Localidad. 16. En ese sentido, el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con la denominación de origen.
Establece que no son registrables los signos que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos GACETA OFICIAL 03/09/2015 18 de 26 diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad” (lo subrayado es nuestro). 17.
Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en el artículo 135, literales j), K) y l) de la Decisión 486, debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que, el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;
(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1228 de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA). 18.
En el caso en mención, el Juez consultante deberá establecer si el signo solicitado contiene una indicación geográfica o una denominación de origen declarada cuyo uso en el producto genere un riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad. 2. SIGNOS ENGAÑOSOS. 19. La Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada sostuvo que el signo solicitado genera engaño en el público consumidor.
Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos. 20. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 166-IP-2012: “El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.
Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 891 de 29 de enero de 2003). 21. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición GACETA OFICIAL 03/09/2015 19 de 26 de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”.
(Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000)”. 22. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad. 3.
SIGNOS EVOCATIVOS. 23. En el presente caso, se discute la naturaleza evocativa del signo solicitado a registro. 24. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.2 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado 2 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 20 de 26 puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.3 25. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.4 26. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si la palabra “EMMENTAL” con relación al producto que pretende distinguir, es una palabra evocativa o no.
4. REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO PERTENECIENTE A UNA FAMILIA DE MARCAS. 27. La accionante alega en su demanda que es titular de la familia de marcas ALPINA, señalando que el signo Alpina Emmental (mixto) debería ser considerado parte de dicha familia de marcas y, por lo tanto, registrable. 28. Al respecto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco de Proceso 23-IP-2013: “Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: ‘En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a participar de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión’ (Proceso 96-IP-2002.
Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 912 de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula en común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de 3 4 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio de 2003, marca: “C - BOND”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. GACETA OFICIAL 03/09/2015 21 de 26 productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común” 29.
En este sentido, el Juez consultante deberá determinar si la palabra “Alpina” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado Alpina Emmental (mixto).
5. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 30. En el presente caso, se ha alegado que el signo solicitado es notorio. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 31.
En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
GACETA OFICIAL 03/09/2015 22 de 26 32. En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.
6. PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EXTRACOMUNITARIA. 33. Tomando en consideración que el término Emmental ha sido considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio como una denominación de origen europea -que no es territorio integrante de la Comunidad Andina-, se deberá considerar también lo dispuesto en el artículo 2195 de la Decisión 486, que establece los requisitos sobre los cuales las Oficinas Competentes de los Países Miembros pueden reconocer una denominación de origen de un país que no es parte de la Comunidad Andina. 34.
Dentro del Proceso 76-IP-2007, el Tribunal ha establecido que: el reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria.
En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho. 35.
Para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. 2. 3. Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen.
En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria. 36. En ese sentido, el Juez consultante al analizar el signo solicitado a registro deberá previamente considerar si el elemento EMMENTAL ha sido declarado como denominación de origen en el país o región al que corresponda y si existe con este país o región un convenio en el cual el País Miembro sea parte; para determinar si existe causal de irregistrabilidad del signo Alpina Emmental (mixto) prevista en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486. 5 Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte.
Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. GACETA OFICIAL 03/09/2015 23 de 26
7. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 37. Alpina Productos Alimentarios S.A. sustentó su demanda en la presunta nulidad de la resolución que denegó el registro del signo Alpina Emmental (mixto), sin motivación y sobre hechos falsos, razón por la cual se tratará sobre la motivación de las resoluciones administrativas expedidas por las oficinas nacionales competentes. 38.
Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 39. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. GACETA OFICIAL 03/09/2015 24 de 26 Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
(…)”. 40. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Deberá determinarse si el elemento EMMENTAL presente en el signo solicitado constituye una indicación geográfica o una denominación de origen declarada, cuyo uso en el producto genere un riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad.
SEGUNDO: El artículo 135 literal i) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos engañosos cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
El Juez consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.
TERCERO: El Juez consultante deberá establecer si el signo mixto ALPINA EMMENTAL es evocativo respecto del producto que pretende distinguir y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.
CUARTO: El Juez consultante deberá determinar si la palabra “Alpina” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado ALPINA EMMENTAL (mixto). GACETA OFICIAL 03/09/2015 25 de 26 QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse el registro de un signo notorio es independiente.
Es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
SEXTO: El artículo 219 de la Decisión 486 establece en qué condiciones corresponde proteger una denominación de origen de un tercer país no miembro de la Comunidad Andina. En virtud de ello, el Juez consultante al analizar el signo solicitado a registro, deberá previamente considerar si el elemento EMMENTAL ha sido declarado como denominación de origen en el país o región al que corresponda y si existe con este país o región un convenio en el cual el País Miembro sea parte; para determinar si existe causal de irregistrabilidad del signo Alpina Emmental (mixto) prevista en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486.
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 03/09/2015 26 de 26 Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú