Año XXXII – Número 2576 Lima, 03 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 324-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 139 literal f) y 151 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 137, 146, 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Expediente Interno Nº 2627-2014.

Actor: IMPORTACIONES SIU S.R.L. Marca denominativa BABY APPLE PROCESO 02-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Oposición andina contra el registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto) PROCESO 010-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 155 literal a) y 238 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Apelante: Franklin Victorio Lenes. Proceso interno Nº. 1776-2012-01801-JR-CA-17 PROCESO 324-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 139 literal f) y 151 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 137, 146, 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 03/09/2015 2 de 54     Suprema de Justicia, República del Perú. Expediente Interno Nº 2627-2014.

Actor: IMPORTACIONES SIU S.R.L. Marca denominativa BABY APPLE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. VISTOS: El Oficio 360-2014-SCS-CS de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 31 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2627-2014.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: IMPORTACIONES SIU S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: JUANA MAGALY ZAVALETA ACOSTA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La señora JUANA MAGALY ZAVALETA ACOSTA, solicitó el 18 de febrero de 2009, el registro como marca del signo denominativo BABY APPLE, para amparar los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “biberones”. 2.

El 20 de mayo de 2009, la sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L., formuló oposición, sobre la base de su marca mixta APPLE (Certificado No. 00059487), constituido por la figura de un árbol color verde conteniendo una manzana roja y debajo la denominación APPLE, escrita en letras características de color rojo entre dos líneas verdes, para distinguir productos de la Clase 10 de la GACETA OFICIAL 03/09/2015 3 de 54     Clasificación Internacional de Niza: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura”. 3.

El 02 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 003391-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro solicitado. 4. El 04 de enero de 2010, la sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 01 de octubre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2296-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6.

La sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 20 de abril de 2012, declaró infundada la demanda. 8.

El 14 de mayo de 2012, la sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Catorce de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución No. 2296-2010/TPIINDECOPI, que confirmó la Resolución No. 003391-2009/CSD-INDECOPI. 10.

El 17 de enero de 2014, el INDECOPI, presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.

Señala, que los signos en conflicto son confundibles entre sí al existir vinculación entre los productos que identifican. Por lo tanto, se configura no sólo un acto de competencia desleal, sino también el riesgo de conexión competitiva, puesto que el consumidor podría pensar que la línea principal de productos está constituida por la denominación APPLE (signo de fantasía en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza), cuya línea accesoria de productos sería BABY APPLE, que al ser denominativa adoptaría el logotipo de la marca registrada a favor del demandante. 13.

Agrega, que si bien la marca APPLE (mixta) ampara lo señalado en la Clasificación Internacional de Niza, ello no es más que enunciativo, referencial e GACETA OFICIAL 03/09/2015 4 de 54     informativo; también comercializan productos para niños, dentro de los cuales se encuentran los “biberones”. 14. Complementa, que mal obra la autoridad nacional al aplicar el principio de preclusión al trámite de registro de marca, en tanto que éste aplica para los procesos jurisdiccionales.

Por lo tanto, se vulneró su derecho de defensa al no tener en cuenta pruebas que se aportaron oportunamente dentro del trámite administrativo, que demuestran la comercialización de productos para niños bajo el amparo de la marca de producto APPLE (mixta). 15. Manifiesta, que no resulta suficiente el argumento de la Autoridad Nacional consistente en que la existencia de diferencias desde el punto de vista gráfico (elementos figurativos y cromáticos que la dotan de distintividad), permite la coexistencia de los signos en conflicto, ya que el elemento relevante al realizar el examen en conjunto de los signos en conflicto es el denominativo. 16.

Agrega, que en un caso similar en donde la sociedad demandante formuló oposición, el criterio de la autoridad nacional fue totalmente opuesto al del caso sub examine. 17. Indica, que el signo denominativo BABY APPLE también atenta contra el nombre comercial mixto APPLE, ya que éste se adquirió por su primer uso. Por lo tanto, nuevamente se vulnera el derecho de defensa, al no ser tenido en cuenta este supuesto dentro del trámite administrativo, así como el material probatorio aportado para demostrar su uso. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI 18. Indica, que siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los productos que pretende identificar el signo BABY APPLE (denominativa) no mantienen vinculación o conexión competitiva alguna respecto de los productos identificados con la marca mixta APPLE. 19. Adiciona, que el demandante yerra al referir que “(…) el hecho que los productos identificados por la marca APPLE y Logotipo y los productos que pretende identificar el signo BABY APPLE pertenezcan a una misma clase (clase 10) de la Clasificación Internacional, determina per se su vinculación y conexión competitiva”, ya que se desconoce totalmente el contenido del artículo 151 de la Decisión 486 “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente”. 20.

Complementa, que si bien la marca mixta APPLE ampara una serie de productos determinados, de ninguna manera podría identificar todos los productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto se estaría desconociendo el contenido de los artículos 154 y 139 literal f) de la Decisión 486. Por lo tanto, al ostentar un registro específico frente a determinados tipos de productos, no se puede extender el mismo a “amparar” biberones; además debe recordarse que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sido enfático en señalar que los signos similares pueden coexistir en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 5 de 54     21. Argumenta, que si bien existen similitudes entre los signos en conflicto al emplear la denominación APPLE, las diferencias gráficas, fonéticas y figurativas, dotan al signo solicitado de suficiente distintividad. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión. 22. Agrega, que para efectos de realizar el examen comparativo de las marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos. Por lo tanto, al efectuarse el análisis en conjunto de los mismos y situarse en la posición del consumidor, se concluye que éste podrá percatarse de las particularidades de los productos que identifican ambos signos, por la divergencia palmaria que existen entre ellos. 23.

Manifiesta, que no correspondía evaluar el argumento consistente en que también se estaría utilizando el nombre comercial mixto APPLE para distinguir “biberones”, por no haber sido sustento de la oposición administrativa. Por lo tanto, al presentarse de manera extemporánea (por fuera de los 30 días contados desde la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, tal y como lo establece el artículo 146 de la Decisión 486), operó el principio de la preclusión que rige los procedimientos administrativos de naturaleza trilateral. 24.

Agrega, que los plazos en materia procedimental son perentorios. 25. Arguye, que no se configuró ningún tipo de acto de competencia desleal por parte del solicitante, ya que no se logró acreditar la mala fe del demandado. Lo anterior ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por parte de JUANA MAGALY ZAVALETA ACOSTA 26.

Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dos de 08 de abril de 2011, declaró en rebeldía a la señora ZAVALETA ACOSTA. c. Sentencia de Primera Instancia. 27.

El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 20 de abril de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…)

DÉCIMO TERCERO: De la comparación en conjunto de los signos distintivos de ambas marcas que aunque existe identidad fonética entre BABY APPLE y APPLE, dada la inexistencia de vinculación entre los productos a los que refiere los mismos, toda vez que se ofertan en distintos canales de comercialización, debido a su finalidad y al público al que van dirigidos son distintos, es así que los productos que distingue la marca APPLE y Logotipo se venden en establecimientos altamente especializados, mientras que los productos que se pretende registrar el signo BABY APPLE se venden en supermercados o establecimientos comerciales en general, por lo que no existe vinculación o conexión competitiva entre ellos, así como las diferencias gráficas, por lo que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de los mismos, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, precisándose que el solo hecho de que determinados productos estén ubicados dentro de la misma clase de la clasificación internacional, de forma alguna se puede inferir lo sostenido por la actora de existencia de riesgo de confusión y competencia desleal, más aún si el registro de APPLE está referido a distinguir a instrumentos especializados, mientras Baby Apple distingue un producto específico, biberones, además de que GACETA OFICIAL 03/09/2015 6 de 54     en la propia clasificación 10 aparece comúnmente la denominación BABY dentro de la conformación de alguna marca registrada; así se advierte, la existencia de suficientes elementos diferenciadores que en una impresión en conjunto diluyan las semejanzas advertidas”. d. Recurso de apelación. 28.

La sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que: i) La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 001022-2010/CSD INDECOPI, se pronunció sobre el uso del nombre comercial APPLE para distinguir actividades comerciales relacionadas con la comercialización de chupones, biberones y tetinas de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. e. Sentencia de segunda instancia. 29.

La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución No. 22962010/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución No. 003391-2009/CSDINDECOPI, argumentando que “Tercero: Descripción de la marca registrada y la solicitante. 3.1.

La marca APPLE (ya registrada) (…) cabe precisar que en el certificado referido no se indica que el registro haya sido para algún producto específico, sino más bien se otorga por la totalidad de la clase, es decir que incluye biberones, por lo que se corrobora lo alegado por el demandante en su recurso de apelación en relación a la titularidad del nombre comercial de Apple para biberones y su uso del mismo (…) En tal sentido, la marca APPLE también identifica biberones de la Clase 10 de la Clasificación internacional (…) pretende distinguir lo siguiente: Cuarto: Análisis Comparativo. 4.1.

Semejanza gráfica – fonética: Tratándose de una marca mixta (logotipo) corresponde analizar el aspecto denominativo como figurativo en forma conjunta, porque es la forma en que la percibe el consumidor. (…) Si bien, el estilo ‘APPLE’ tiene un diseño diferenciador, que le otorga características propias, puesto que está comprendido de colores vicos (rojo y verde), además del diseño de un árbol, y ‘BABY APPLE’ es un texto sin diseño y color especial, hay semejanza fonética. 4.2.

Semejanza conceptual – signo arbitrario y de fantasía: (…) Si bien los signos distintivos en cuestión no son términos que definan la clase de productos que se pretenden distinguir, evocan un mismo concepto en relación al producto del biberón. (…) 4.3. Semejanza en la naturaleza de los productos y su forma de comercialización: (…) En relación a los aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales de la marca registrada ‘’APPLE” y los biberones ‘BABY APPLE’, no presentan conexión competitiva, ya que la distribución y venta de estos productos están destinadas a sectores diferentes.

Sin embargo, los productos biberones de ‘Apple’ y los biberones de ‘baby apple’ sí se expenden en el mismo sector del mercado, es decir hay conexión competitiva. Por tanto, aun cuando un signo distintivo sea denominativo y otro sea mixta, la mayor fuerza comunicativa y distintiva está en el elemento denominativo que se identifica en APPLE, con lo cual hay riesgo de confusión (…)”.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 7 de 54     f. Recurso de casación. 30. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 31. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 139 literal f) y 151 de la Decisión 486. 32.

Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literales a) y b), 137, 146, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 4861.                                                                                                                         1 DECISIÓN 486 Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 137 Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ( ) Artículo 139 “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: (..:) f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

(…) Artículo 146 Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 151 Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192 GACETA OFICIAL 03/09/2015 8 de 54     C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 33. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. Ámbito de protección del nombre comercial. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa simple. D. La figura de la oposición. Características. Plazo para presentarla y para presentar pruebas. ¿Los argumentos no presentados en la oposición pueden ser esgrimidos en el proceso contencioso administrativo? E. La Clasificación Internacional de Niza y el principio de especialidad.

Conexión competitiva en productos de la misma clase. F. El registro solicitado para cometer, consolidar o perpetrar actos de competencia desleal. G. Autonomía de la oficina de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 34. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro también atenta contra, el nombre comercial mixto APPLE, ya que éste se adquirió con su primer uso. 35.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto, dividiendo el análisis en tres partes: 1) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial; 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros y; 3) Protección en relación con signos idénticos o similares.

La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas. 36. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014; y de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-IP-2014: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 9 de 54     El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: − El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.2 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). − Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. − El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. − El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: − El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. − De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre                                                                                                                         2 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. GACETA OFICIAL 03/09/2015 10 de 54     comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). − Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. − Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. 37.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo BABY APPLE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto APPLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 38.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. GACETA OFICIAL 03/09/2015 11 de 54     39. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. 40. Para abordar este subtema, el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014. “De conformidad con dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado.

Es el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.) Además de esto, como quiera que el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.

Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marcas.

Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. En consecuencia, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad.

Ahora bien, en relación con el ámbito geográfico de difusión o influencia geográfica del nombre comercial, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en GACETA OFICIAL 03/09/2015 12 de 54     periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio.

Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. Protección en relación con signos idénticos y similares. La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas.

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.

Esto quiere decir que para que un nombre comercial sea protegido en relación con la solicitud de registro de una marca, es necesario que el uso de dicho nombre comercial sea anterior a la solicitud de registro de la marca, y que se demuestre la existencia de alguno de los riesgos en el mercado, de conformidad con las circunstancias del caso particular.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión 486 consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 13 de 54     Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro”. 41. En consecuencia, Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo BABY APPLE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto APPLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. 42. En el proceso interno se debate si el signo denominativo BABY APPLE es confundible con los signos mixtos APPLE. 43. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 44.

La corte consultante preguntó por lo siguiente: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión indirecta entre un signo denominativo y un nombre comercial, cuando los servicios que distinguen se encuentran vinculados y comparten un elemento del término denominativo (…)”. 45. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos GACETA OFICIAL 03/09/2015 14 de 54     de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:                                                                                                                         3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 03/09/2015 15 de 54     La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del GACETA OFICIAL 03/09/2015 16 de 54     servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 46. En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE. 47.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo BABY APPLE con los mixtos APPLE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa simple. 48. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos GACETA OFICIAL 03/09/2015 17 de 54     o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.                                                                                                                         4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 03/09/2015 18 de 54     − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 49.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo BABY APPLE y los mixtos APPLE. D. LA FIGURA DE LA OPOSICIÓN. CARACTERÍSTICAS. PLAZO PARA PRESENTARLA Y PARA PRESENTAR PRUEBAS. ¿LOS ARGUMENTOS NO PRESENTADOS EN LA OPOSICIÓN PUEDEN SER ESGRIMIDOS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? GACETA OFICIAL 03/09/2015 19 de 54     50.

El INDECOPI afirmó que no correspondía evaluar el argumento consistente en que también se estaría utilizando el nombre comercial mixto APPLE para distinguir “biberones”, por no haber sido sustento de la oposición administrativa. 51. En este escenario, el Tribunal primero determinará ciertas características de la figura de la oposición, y posteriormente analizará si en la demanda contencioso administrativa se pueden adicionar argumentos no expuestos en la oposición. 52.

El artículo 145 de la Decisión 486 prevé que una vez que la solicitud de registro cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa comunitaria, la oficina de registro de marcas deberá publicarla. El artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar oposiciones y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad, cumpliendo ciertos requisitos. 53.

Es importante dejar claro que el trámite de la publicación es esencial o angular para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca, es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad, ya que es la base para que los terceros actúen si ven conculcados sus derechos o vulnerado el ordenamiento jurídico como tal. 54.

El artículo 146 de la Decisión 486 determina la figura de la oposición con las siguientes características: − Oportunidad: treinta días siguientes a la fecha de la publicación. − Pruebas. Se deben presentar con el texto de la oposición o, a solicitud de parte, en un plazo adicional de treinta días. Sobre esto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El párrafo segundo del artículo 146 de la Decisión 486 establece que la Oficina de Registro de Marcas, a solicitud de la parte opositora, otorgará un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Lo anterior quiere decir que después de presentada la oposición en el plazo pertinente y por el sujeto legitimado para ello, éste tiene la posibilidad de solicitar un plazo adicional de treinta días para “presentar” las pruebas que sustenten su escrito de oposición. De conformidad con el problema planteado por el demandante, es labor del Tribunal determinar qué se entiende por presentar pruebas.

La expresión presentar pruebas no puede circunscribirse únicamente a la presentación de documentos que el opositor pueda anexar a su escrito, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa.

Este no podría ser el verdadero sentido y alcance de la disposición estudiada. En el marco del procedimiento de registro de marcas, se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de GACETA OFICIAL 03/09/2015 20 de 54     oposición. La forma de garantizar lo anterior, es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.” (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida en el marco del proceso 70-IP-2008). − Sujetos legitimados. siguiente: En relación con esto el Tribunal ha expresado lo “(…) el tema del interés legítimo para presentar oposiciones que, conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, surge de: a. acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b. acreditar que se ha solicitado primero el registro del mismo signo en cualquiera de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada contra dicha solicitud. La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro sobre la base de solicitudes o en registros concedidos en los demás Países Miembros (…)”.

(Proceso 46-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1530 de 14 de agosto de 2007)6. 55. Ahora bien, de las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿Lo que no se argumentó en el trámite de oposición puede esgrimirse en el proceso contencioso administrativo? 56.

La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable7, el sistema                                                                                                                         6 Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 2008, proferida dentro del proceso 164-IP-2007. 7 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado GACETA OFICIAL 03/09/2015 21 de 54     jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2768, de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa. E. LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. 57.

El INDECOPI argumentó que yerra al referir que “(…) el hecho que los productos identificados por la marca APPLE y Logotipo y los productos que pretende identificar el signo BABY APPLE pertenezcan a una misma clase (Clase 10) de la Clasificación Internacional, determina per se su vinculación y conexión competitiva”, ya que se desconoce totalmente el contenido del artículo 151 de la Decisión 486 “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente”.

Por lo tanto, se abordará el tema propuesto. 58. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase de nomenclador en relación con la Clasificación Internacional de Niza. 59.

El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de la mencionada clasificación internacional, así: “Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 60. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto es que al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 61. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010).

Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. GACETA OFICIAL 03/09/2015 22 de 54     estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”9. 62. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos10. 63. Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases o disimiles aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 64.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 65. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.                                                                                                                         9 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob. Cit. Pág. 278. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005. GACETA OFICIAL 03/09/2015 23 de 54     d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 66. Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes.

Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. F. EL REGISTRO SOLICITADO PARA COMETER, CONSOLIDAR O PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. 67.

La sociedad demandante sostuvo que el registro solicitado configuraría un acto de competencia desleal. En consecuencia, el Tribunal abordará la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, haciendo énfasis en la competencia desleal por confusión con una marca registrada. 68. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013: “Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada (…) GACETA OFICIAL 03/09/2015 24 de 54     1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial.

Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura11.

De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. 2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: − Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la                                                                                                                         11 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 25 de 54     actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. − En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"12.

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"13. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemplo)”14. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: − Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.                                                                                                                         12 13 14 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.

47. GACETA OFICIAL 03/09/2015 26 de 54     − Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. − Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: − No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). − La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, GACETA OFICIAL 03/09/2015 27 de 54     aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. − Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico15.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”16. El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

El artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,                                                                                                                         15 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.

Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. 16 Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL 03/09/2015 28 de 54     facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal”. 69. Por lo tanto, la corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo BABY APPLE (denominativa) se presentó para generar confusión con los signos mixtos APPLE, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L. G. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 70.

La demandante argumentó que en un caso similar en donde la sociedad demandante formuló oposición, el criterio de la autoridad nacional fue totalmente opuesto al del caso sub examine. 71. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 72. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de GACETA OFICIAL 03/09/2015 29 de 54     la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales17 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de                                                                                                                         17 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 03/09/2015 30 de 54     Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. MONA”). Marca: “BROCHA Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”18. 73.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo BABY APPLE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto APPLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.                                                                                                                         18 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 31 de 54     El nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. En consecuencia, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de una marca idéntica o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicios que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante, aplicando los criterios plasmados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo BABY APPLE y los mixtos APPLE.

CUARTO: De las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿Lo que no se argumentó en el trámite de oposición puede esgrimirse en el proceso contencioso administrativo? La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 276, de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.

QUINTO: Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo manifestado en la conclusión precedente, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

SEXTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo GACETA OFICIAL 03/09/2015 32 de 54     BABY APPLE (denominativa) se presentó para generar confusión con los signos mixtos APPLE, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad IMPORTACIONES SIU S.R.L.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 02-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Oposición andina contra el registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto). Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 33 de 54       VISTOS: El Oficio 1870-2014-DSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2014, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, el 8 de enero de 2015, por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, solicita la interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486;

El auto de 3 de junio de 2015, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Solicitante: Opositora: Full Import Export E.I.R.L. Dkh Retail Limited Hechos. 1. El 11 de junio de 2014, la sociedad Full Import Export E.I.R.L. solicitó el registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consignando como la fecha de primer uso el 10 de junio de 2014.

El expediente fue signado con el número 578456-2014. 2. El 13 de agosto de 2014, la solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”. 3. El 15 de septiembre de 2014, la sociedad Dkh Retail Limited, se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), argumentando que tiene registrada en Colombia la marca SUPERDRY (denominativa y mixta) con Certificados 331816, 14041770 y 14041791 para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así como en Perú la marca SUPERDRY (denominativa) con Certificados 132863 para la Clase 25, 132863 para la Clase 35 y la marca SUPERDRYSTORE (denominativa) para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486.

Argumentos de la Opositora. La sociedad Dkh Retail Limited, presentó escrito de oposición en el que manifiesta:   GACETA OFICIAL 03/09/2015 34 de 54     5. Que es legítima propietaria de la marca SUPERDRY, en los países de Colombia y Perú, inscritas en las Clases 25 y 35 de la Nomenclatura Oficial. 6. Que el interés real en el mercado peruano respecto de las marcas colombianas se encuentra acreditado con el registro de su marca denominativa en el Perú, SUPERDRY; y con las solicitudes de registro 584645-2014 y 584646-2014, para las marcas mixtas SUPERDRY, todas ellas para identificar los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 7.

Que el nombre comercial solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen sus marcas. Asimismo los productos que pretende distinguir el signo solicitado – prendas de vestir, calzado y sombrerería -, se encuentran vinculados con los servicios de agrupamiento por cuenta de terceros de ropa y calzado (Clase 35 de la Nomenclatura Oficial).

Toda vez que es usual en el mercado que en los eventos o ferias realizadas por su empresa, se ofrezcan y comercialicen los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo suele suceder que empresas que se dedican a la elaboración de los productos que pretende distinguir el signo solicitado también realicen servicios de reagrupamiento con la intención de impulsar su marca, o viceversa. 8.

Que el signo solicitado SUPERDRY (mixto) y las marcas registradas SUPERDRY (denominativa y mixta) y SUPERDRYSTORE (denominativa) desde el punto de vista gráfico y fonético son muy similares, habiendo el signo solicitado copiado totalmente la denominación SUPERDRY de su empresa, por lo que, estando a todo lo expuesto, existe un alto riesgo de confusión y su concurrencia en el mercado inducirá a error al público consumidor, con grave daño para los legítimos intereses de su representada.

Cabe señalar que si bien los signos en cuestión presentan un tipo de letra característica y otros elementos figurativos, ello no determina que sean distintos, sino que el consumidor asumirá que el signo solicitado pertenece a la misma familia de las marcas de su empresa y que proviene de un mismo origen empresarial, lo que no corresponde a la realidad.

Argumentos de la contestación. 9. La sociedad Full Import Export E.I.R.L. no ha contestado la oposición presentada. Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretación prejudicial. 10. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio 1870-2014/DSD-INDECOPI, manifiesta que: 11. El INDECOPI, debido a su condición de autoridad nacional competente tiene a su cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto ‘Juez Nacional’”. 12. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…).

Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2007. GACETA OFICIAL 03/09/2015 35 de 54     13. En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de nombre comercial, contra la cual la empresa Dkh Retail Limited ha formulado una oposición andina, en virtud al artículo 147 de la Decisión 486. 14. Agrega: “En efecto, el primer párrafo del artículo 147 de la acotada norma supranacional dispone que se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”. 15. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el citado artículo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 16. Que, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 17.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 18. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. 2. La oposición andina en general. 3. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 1 La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 36 de 54     19. En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales sobre la interpretación prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado proceso debe ser la guía para el consultante. 20. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 21. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 22.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 23. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 24. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 25. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 26.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual   GACETA OFICIAL 03/09/2015 37 de 54       podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 27.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. 28. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: - 29.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. 2. La oposición andina en general. 30. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo con el artículo 148 de la mencionada Decisión. 31. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo con el artículo 1462, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el 2                                                                                                                         Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al   GACETA OFICIAL 03/09/2015 38 de 54       Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto de marcas. 2.

De acuerdo con el artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o denegará el registro solicitado. 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. 32. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en un término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o denegará el registro. 33. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

En consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. 34. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 39 de 54       de los registros de marcas. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). 35. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. 36. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 3.

La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial. 37. El consultante, manifestó: “(…) solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de solicitud de registro de nombres comerciales es posible amparar oposiciones en base a marcas registradas dentro de países de la Comunidad Andina, supuesto contemplado en el artículo 147 de la Decisión 486”. 38.

Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal se pronunciará exclusivamente sobre la oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial, tal como ha sido solicitado por la Dirección de Signos Distintivos, para lo cual se seguirán los parámetros esgrimidos dentro del Proceso 140-IP-2014. 39. Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente.

Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Éste es el supuesto contemplado específicamente en el artículo 1933 de la Decisión 486. 40. Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial.

Ello se desprende del artículo 1924 de la Decisión 486 3 4                                                                                                                         Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. GACETA OFICIAL 03/09/2015 40 de 54       que señala que será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 1585 en lo que corresponda. 5                                                                                                                         CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o   GACETA OFICIAL 03/09/2015 41 de 54     41. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina.

En igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro. Por lo tanto, “La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global”6. 42.

El reconocimiento de la protección territorial también se expresa en el artículo 1597 de la Decisión 486. En efecto, el principio de territorialidad queda consagrado al prohibirse la comercialización de las mercancías o servicios identificados con una marca registrada en el territorio de un País Miembro. 43. Desde el punto de vista temporal, la protección del nombre comercial registrado se confiere por diez años.

En efecto, el artículo 196 de la Decisión 486 establece que: “En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales”. 44. Del mismo modo cabe destacar el artículo 194 de la Decisión 486 que establece que no podrá registrarse como nombre comercial un signo cuando su uso sea susceptible de causar confusión: “(…) b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 7 indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Marco Matías Alemán, “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21. Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas (lo subrayado es nuestro).

GACETA OFICIAL 03/09/2015 42 de 54       otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior” (lo subrayado es nuestro). 45. El artículo 195 de la Decisión 486 señala que para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194.

Del mismo modo, los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. 46. De las normas citadas en los párrafos precedentes de la presente interpretación prejudicial se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca.

En consecuencia, se aplicará el principio de territorialidad al nombre comercial registrado. 47. Por lo tanto, se debe aplicar la figura de la oposición andina en los casos de una solicitud de registro de nombre comercial. En otras palabras, en el presente caso se desprende que el artículo 147 de la Decisión 486 también resulta aplicable para las solicitudes de registro de un nombre comercial, dado que su protección surte los mismos efectos que en el caso de las solicitudes de registro de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que el legítimo interés para presentar oposición andina debe entenderse en el sentido que la vulneración de derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los Países Miembros también podría ponerse de manifiesto mediante el registro de un nombre comercial. 48. El objetivo y finalidad del artículo 147 de la Decisión 486 consiste en que no debe proceder el registro de un signo distintivo (sea marca o nombre comercial), si previamente un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo se encuentra registrado a favor de un tercero, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a riesgo de confusión en el público consumidor a nivel de todo el territorio nacional. 49.

Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos indispensables para que proceda una oposición andina son: i) ii) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos   GACETA OFICIAL 03/09/2015 43 de 54       Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: - Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

SEGUNDO: El Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos indispensables para que proceda una oposición andina son: i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, ii) que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo.

SEGUNDO: En el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en un País Miembro, éste deberá someterse al examen de registrabilidad, sí como deberá probar su uso real y efectivo en el mercado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la Resolución en el procedimiento, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 03/09/2015 44 de 54       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 010-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 155 literal a) y 238 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Apelante: Franklin Victorio Lenes. Proceso interno Nº. 1776-2012-0-1801-JR-CA-17. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: El 16 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 17762012-0-1801-JR-CA-17.

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Apelante: Demandado: Tercero interesado:   Franklin Victorio Lenes. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Compañía Universal Textil S.A. GACETA OFICIAL 03/09/2015 45 de 54     Hechos. 1. El 9 de abril de 2010, la Compañía Universal Textil S.A. de Perú, interpuso denuncia por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial sobre sus marcas de producto Z100 (Certificados 40078 y 40079), UNIVERSAL TEXTIL S.A. (Certificados 23554 y 10887), UT (Certificados 19824 y 77646), UT y logotipo (Certificados 23710 y 80793), FIGURA PARALELOGRAMO (Certificados 19391 y 83782), POLYSTEL (Certificados 95217 y 95216) y POLYSTEL y logotipo (Certificados 35768 y 93018) inscritas para distinguir productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Acción que dirige contra Franklin Victorio Lenes, quien habría reproducido y/o comercializado prendas de vestir a las cuales adhirió etiquetas de tela con la impresión de los signos distintivos de su titularidad, lo que atenta contra su prestigio y los derechos que ostenta. 2. Por Resolución de 14 de abril de 2010, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, resolvió admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma al emplazado. 3.

El 17 de mayo de 2010, Franklin Victorio Lenes, absolvió el traslado de la denuncia interpuesta en su contra. 4. Por Resolución 2764-2010/CSD-INDECOPI de 30 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, resolvió declarar fundada la denuncia por infracción de Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la Compañía Universal Textil S.A. contra Franklin Victorio Lenes. 5.

El 13 de enero de 2011, Franklin Victorio Lenes interpuso recurso de apelación. 6. Por Resolución 28-2012/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada. 7. El 15 de marzo de 2012, Franklin Victorio Lenes, interpuso demanda contenciosa administrativa. 8.

El 12 de junio de 2012, el INDECOPI dio contestación a la demanda. 9. El 6 de agosto de 2012, Compañía Universal Textil S.A. dio contestación a la demanda. 10. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución trece de 18 de diciembre del 2013 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada demanda contenciosa administrativa. 11.

El 20 de enero de 2014, Franklin Victorio Lenes, interpuso recurso de apelación. 12. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por proveído de 22 de julio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda. 13. Franklin Victorio Lenes interpuso demanda en la que manifiesta que: Que ha quedado demostrado en el trámite administrativo que los signos registrados por la Compañía Universal Textil S.A. no han sido utilizados indebidamente. GACETA OFICIAL 03/09/2015 46 de 54     14. Que no ha infringido los Derechos de Propiedad Industrial de terceros, toda vez que el uso que habría efectuado de la marca Polystel, fue a título informativo, para identificar que las prendas de vestir estaban elaboradas a partir de tela Polystel. 15.

Que la falda que supuestamente fue adquirida en el local comercial Brandy`s Eduardo el 21 de febrero de 2010, no corresponde a las prendas de vestir que comercializa, las cuales son pantalones, situación que se evidenció en la inspección realizada el 12 de mayo de 2010, de la que se puede apreciar que en su negocio se comercializan sólo pantalones. 16.

Que la Comisión del Indecopi no ha tenido en cuenta la diligencia de inspección, en la que se consigna que el representante de la denunciante reconoce que en su local comercial se comercializan pantalones originales, es decir, confecciones a partir de la tela Polystel, motivo por el cual no fueron objeto de decomiso. 17. Que en el supuesto negado que se hubiera cometido la infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, se debe tener en cuenta que la venta de la falda por la suma de S/. 15.00 (quince y 00/100 nuevos soles) no significó en ningún momento ganancia para su establecimiento, de la misma manera los dos pantalones decomisados nunca fueron comercializados, por lo que no se puede concluir que al emplear el signo Polystel se haya tenido la intención de obtener un provecho económico.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando: 18. Que los pantalones que el demandante comercializa no se han elaborado con telas distinguidas con las marcas Polystel, de titularidad de Compañía Universal Textil S.A., en tanto no se puede considerar que el uso de ese signo se haya efectuado a título informativo. 19.

Que no existe ningún documento probatorio que acredite que los pantalones materia de comiso hayan sido elaborados en telas marca Polystel. Se aprecia que la etiqueta que se adhiere a los pantalones no se usa a título informativo (informando sobre la marca de la tela con la que habrían sido elaborados) sino a título de marca, por lo que no puede permitirse al señor Franklin Victorio Lenes la utilización de los signos contenidos en la etiqueta en el mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. La Compañía Universal Textil S.A. presentó contestación a la demanda manifestando: 20. Que conforme lo señala el ordenamiento jurídico vigente, en el procedimiento de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos.

Y estando a los medios probatorios que obran en el expediente administrativo, se ha podido demostrar que la comercialización de los productos denunciados carecen del prestigio y originalidad de sus marcas. Lo que se condice con el resultado de la visita de inspección efectuada en el local de Franklin Victorio Lenes, de donde se pudo verificar la comercialización de dos pantalones con sus signos distintivos.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia, que declaró infundada la demanda, se fundamentó en que:   GACETA OFICIAL 03/09/2015 47 de 54     21. El demandante utilizó sin autorización del titular, una etiqueta que contiene signos confundibles con las marcas registradas a favor de Compañía Universal Textil S.A. Argumentos del recurso de apelación. Franklin Victorio Lenes, presenta recurso de apelación en los siguientes términos: 22.

Que la sentencia de primera instancia es limitada, parcializada y contradictoria. 23. Que la denuncia presentada en su contra fue por la supuesta comercialización, efectuada en su local comercial Brandy’s Eduardo de una falda el 21 de febrero de 2010, que contenía las etiquetas registradas a nombre de Compañía Universal Textil S.A.; pero conforme se verificó en la inspección realizada el 12 de mayo de 2010, en su negocio se comercializan solamente pantalones. 24.

Que en la sentencia apelada se establece que no es posible determinar que dicha prenda –falda-; sea la que fue adquirida en el local comercial del denunciado, no resultando las pruebas aportadas suficientes para determinar la participación del demandante o afirmar que tiene responsabilidad respecto a la venta de la falda. No obstante reconocer ello, resuelve declarar infundada la demanda. 25.

Que con respecto a los dos pantalones incautados en la inspección realizada en su establecimiento comercial, éstos fueron confeccionados con tela de la marca Polystel. Razón por la cual les colocó las etiquetas de esta marca, pero sólo con fines informativos. Debiéndose de tener en cuenta que estas prendas no fueron comercializadas. 26. Que en el supuesto negado que se hubiera cometido la infracción, la administración no puede ser tan abusiva al momento de imponer la multa, pues conforme está acreditado en sede administrativa y judicial no se le causó daño económico a la Compañía Universal Textil S.A.; pues dichas prendas no salieron a la venta por haber sido decomisadas y si hubiesen salido a la venta, el monto por estas dos prendas hubiese sido la suma de S/. 30.00 (treinta y 00/100 nuevos soles) monto este que en nada pudo haber afectado a la economía de la empresa denunciante.

Del Juez consultante. 27. El consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: “Cómo debe analizarse e interpretarse la infracción de derechos de propiedad industrial por el riesgo de confusión y/o asociación entre signos, conforme al artículo 155 inciso d) de la Decisión 486”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:   GACETA OFICIAL 03/09/2015 48 de 54     Solicitado: 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

De oficio: 154, 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 2. 3. 4. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. La acción por infracción de derechos. Sus características. Uso de la marca a título informativo.

Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 31.

En el caso de autos, la sociedad COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. es titular de las marcas UNIVERSAL TEXTIL S.A., UT, UT y logotipo, FIGURA PARALELOGRAMA, POLYSTEL y POLYSTEL y logotipo, las cuales supuestamente fueron comercializadas sin autorización por el señor Franklin Victorio Lenes. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 32.

Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) 1                                                                                                                         “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 155.- (…) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 49 de 54     Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 50 de 54     La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”.

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 33. La sociedad COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. interpuso denuncia por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra el señor Franklin Victorio Lenes. 34.

Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características (…). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). GACETA OFICIAL 03/09/2015 51 de 54     b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.”. (Proceso 145-IP-2011, ya citado). 3. Uso de la marca a título informativo. 35. El señor Franklin Victorio Lenes manifestó que el uso que habría efectuado de la marca Polystel fue a título informativo, para identificar que las prendas de vestir estaban elaboradas a partir de tela Polystel. 36.

De conformidad con el artículo 157 primer párrafo una marca puede ser utilizada a manera informativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos esgrimidos por este Tribunal dentro del Proceso 170-IP-2011: - “Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico.

En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.   - Que no se inserten para ser usados a título de marca.

Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.

A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. GACETA OFICIAL 03/09/2015 52 de 54     - 37. Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si la marca POLYSTEL está siendo utilizada de manera únicamente informativa. 4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Riesgo de confusión o asociación en temas de infracción de derechos de propiedad industrial. 38. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

Reglas para la comparación entre signos distintivos. 39. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 40. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 41.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 42.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 43.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus   GACETA OFICIAL 03/09/2015 53 de 54     diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 44. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 54 de 54     CUARTO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro de marcas, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.

Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca POLYSTEL se efectuó en cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú