Año XXXII – Número 2577 Lima, 03 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 47-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 143 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta).

Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07 PROCESO 79-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Aldo Group International AG. Marca: “ALDO” (mixta). Expediente Interno: 2010-0151 PROCESO 47-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 143 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta).

Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

VISTOS: El Oficio 2509-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 03/09/2015 2 de 30       Administrativo de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2509-2010-0-1801-JR-CA-07.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), República del Perú. 2. Hechos: 1. El 4 de diciembre de 2006, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. solicitó, ante el INDECOPI, el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene figuras de kekes rellenos, la frase DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y las denominaciones MANKEKE, MARINELA y RAYITA escritas en letras características, en la parte superior se aprecia la figura estilizada de un sol y en la parte central la figura humanizada de un pato y otros elementos sin reivindicar, todo en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul, celeste, amarillo y negro; para distinguir harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, helados comestibles y hielo, de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La Oficina de Signos Distintivos solicitó a la Oficina de Derechos de Autor que señale si la solicitud de registro del personaje contenido en la marca mixta presentada por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises, Inc. ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 3 de 30       3. La Oficina de Derechos de Autor respondió señalando que el personaje solicitado por Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. posee características propias del personaje denominado “El Pato Donald”, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa. 4.

Mediante Resolución 19061-2007/OSD-INDECOPI de 31 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo mixto solicitado por considerar que el personaje que contiene implica el uso de un signo similar a un personaje protegido por los derechos de autor de Disney Enterprises, Inc., lo cual puede acarrear riesgo de confusión en el público consumidor.

En ese sentido, se podría considerar que los productos distinguidos con el signo solicitado son elaborados por el creador del personaje denominado “El Pato Donald”, o bajo su control o licencia. 5. El 26 de noviembre de 2007, Grupo Bimbo, S.A. de C.V. interpuso recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 1150-2008/TPI-INDECOPI de 20 de mayo de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nula la resolución apelada. 6.

Mediante Resolución 8644-2009/DSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos emitió nuevo pronunciamiento denegando de oficio el registro del signo solicitado, toda vez que verificó que se encuentra registrada la marca DONALD DUCK (mixta) a favor de Disney Enterprises, Inc. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, la marca solicitada no fue otorgada por generar impresiones visuales semejantes con la marca registrada, lo que causaría riesgo de confusión. 7. El 15 de junio de 2009, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. interpuso recurso administrativo de apelación contra la última resolución mencionada. Asimismo, solicitó la modificación de la descripción del signo a “la figura humanizada de un ganso”. 8.

Mediante Resolución 22-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual, se confirmó la resolución apelada. 9. El 8 de abril de 2010, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 22-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 16 de diciembre de 2013 declaró fundada la demanda. 10.

El 20 de enero de 2014, el INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de la primera instancia judicial. 11. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: -   Qué criterios se deben considerar para determinar si existe riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando éstos comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos.

Qué criterios se deben considerar para determinar si se han vulnerado los derechos de autor, cuando una marca solicitada a registro contiene un elemento figurativo semejante o parecido a uno protegido por el derecho de autor. GACETA OFICIAL 03/09/2015 4 de 30       A. 12. Argumentos de la demanda: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - - B. 13.

El INDECOPI no cumplió con notificarle los informes emitidos por la Dirección de Derechos de Autor, circunstancia que constituye un acto arbitrario que vulnera su derecho al debido proceso. No se encuentra motivada la denegatoria del registro de su marca por afectar los derechos de autor, pues, no se ha precisado qué elementos protegidos por los derechos de autor se vulneraría con la imagen del ganso.

Asimismo, no se ha especificado qué características de las imágenes humanizadas de aves con plumas blancas tienen elementos de originalidad que se encuentren protegidos por los derechos de autor. Respecto al supuesto riesgo de confusión que podría causar con la marca DONALD DUCK (mixta), refiere que el público consumidor identifica perfectamente al “Gansito Marinela” (figura humanizada de un ganso que contiene el signo mixto solicitado) y lo puede diferenciar de la marca registrada a favor de Disney Enterprises Inc., por lo que pueden coexistir en el mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda: El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - - Sobre los informes no notificados, señaló que tal eventualidad no fue alegada en sede administrativa. Por lo tanto, en virtud del principio de congruencia dicho extremo de la demanda debe ser declarado improcedente. En la resolución impugnada se ha explicado en detalle cuál es el objeto de protección de los derechos de autor sobre el personaje “Pato Donald”, e incluso se ha indicado cuáles eran los elementos originales del personaje que también presentaba la figurada humanizada del ganso, contenida en el signo mixto solicitado por el demandante.

Es así que no resulta cierto que no se haya motivado la denegatoria del signo solicitado por afectar los derechos de autor. Es un hecho acreditado que algunos de los productos identificados por el signo solicitado y los distinguidos por la marca registrada son idénticos. Bajo ese contexto, el consumidor a la hora de demandar en el mercado los productos que distinguen ambas marcas podrá verse confundido respecto de su origen empresarial, por lo que no es posible la coexistencia de los signos confrontados.

C. Sentencia de primera instancia: 14. Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2013 se declaró fundada la demanda sobre la base de los siguientes fundamentos: - -   El INDECOPI no ha realizado un examen integral de los elementos que conforman el componente determinante de los signos en cuestión, pues, solamente se ha concentrado en el examen de la parte superior de las figuras humanizadas de las aves, lo cual va en contra de las reglas sobre el análisis de confundibilidad de los signos. Si bien los signos confrontados contienen la figura de un pato con características humanas, el signo solicitado tiene una presentación visual de conjunto diferente a la marca registrada, pues, la forma de la cabeza, el GACETA OFICIAL 03/09/2015 5 de 30       - tamaño y la forma del pico y de los ojos, la estructura del cuerpo, la forma de las extremidades y el vestido con que cada uno de ellos son representados demuestran que el diseño y los trazos característicos de las figuras son notablemente diferentes.

Adicionalmente, se consideró que no se puede monopolizar o crear derecho de exclusiva sobre la representación de una figura humanizada de un ave, en tanto no sea una réplica o imitación de una obra protegida por derechos de autor y/o de un signo distintivo con el que puede generar riesgo de confusión. D. Argumentos del recurso de apelación: 15.

El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando: - El artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que a efectos de establecer si dos signos son semejantes se deben apreciar sucesivamente con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

En virtud de dicho criterio el INDECOPI determinó que los signos confrontados resultaban semejantes al grado de inducir a confusión en el consumidor, lo cual no implica que se haya dejado de realizar un análisis integral de los signos. - B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 1342 literales a), b) y g) y 1433 de la normativa mencionada.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 2 sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;(…). f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:a) las palabras o combinación de palabras; b) g) 3   las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…). cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. GACETA OFICIAL 03/09/2015 6 de 30       C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

Modificación del signo solicitado (de “pato” a “ganso”). 2. El riesgo de confusión. Comparación entre signos mixtos. 3. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo mixto y una obra protegida por derechos de autor. 4. De los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor. 5.

Debida motivación del acto administrativo que concede o deniega un registro de marca. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. MODIFICACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO (DE “PATO” A “GANSO”). 17. El Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (en adelante, Grupo Bimbo) solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta con la siguiente figura: 18. La solicitud inicial de Grupo Bimbo es el registro de un signo mixto constituido por palabras y figuras, entre ellas, una humanizada de un pato.

Sin embargo, al interponer el recurso de apelación en la vía administrativa en contra de la Resolución que denegó el registro, la solicitante modificó su solicitud indicando en la descripción del signo que es la “figura humanizada de un ave”. 19. Dentro del Proceso 18-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.

La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición” (lo subrayado es nuestro).

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. GACETA OFICIAL 03/09/2015 7 de 30       20. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro” (lo subrayado es nuestro). 21. Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’ ”. 22.

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. 23.

En el presente caso, se advierte que no existe modificación de la figura incorporada en la etiqueta cuyo registro se pretende. En efecto, se ha variado únicamente “la descripción” de la parte gráfica del signo solicitado. Por lo tanto, se deberá proceder a la comparación conforme el signo solicitado ha sido presentado y de acuerdo con los lineamientos que se han desarrollado en la presente interpretación prejudicial. 24.

De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.

2. EL RIESGO DE CONFUSIÓN. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 25. En lo que respecta al examen comparativo, se advierte que el INDECOPI realizó un examen de comparación entre el componente figurativo del signo solicitado (mixto) con la marca registrada Donald Duck (mixta). GACETA OFICIAL 03/09/2015 8 de 30       26. 27. La Sala consultante en su solicitud de interpretación prejudicial ha presentado como una de las interrogantes a absolver por el Tribunal: Qué criterios deben considerar para determinar si existe riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando estos comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos.

Los signos a confrontar están graficados como sigue: Riesgo de confusión 28. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 29. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad4.                                                                                                                         4 Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los   GACETA OFICIAL 03/09/2015 9 de 30       30.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 31. Según la norma comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 32. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 33.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 03/09/2015 10 de 30       Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.5 34. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevar a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’6.

(…)”.                                                                                                                         5   BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 11 de 30       35. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Comparación entre signos mixtos 36. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”7. 37. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). 38.

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 39. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, es decir: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 7   Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 12 de 30       - 40. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE INFRINJAN EL DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNA OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR. 41. El Grupo Bimbo argumenta en su demanda que no se ha especificado qué característica de las imágenes humanizadas de aves con plumas blancas tienen elementos de originalidad que hacen que se encuentren protegidos por los derechos de autor. 42.

Ante ello, la Sala consultante en la solicitud de interpretación prejudicial precisó a modo de pregunta: ¿Qué criterios se deben considerar para determinar si se han vulnerado los derechos de autor, cuando el signo solicitado a registro contiene un elemento figurativo semejante o parecido a uno protegido por el derecho de autor? 43. En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP-2013.

En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. 44.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. 45. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos. 46.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”8. 47.

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el                                                                                                                         8   Proceso 32-IP-1997.

Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 03/09/2015 13 de 30       derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. 48.

Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”9. 49.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 50. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 51.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). 52. La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 53. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. 54.

Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 55.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. 56. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras                                                                                                                         9   Proceso 32-IP-1997.

Op. cit. GACETA OFICIAL 03/09/2015 14 de 30       genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. 57. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 58. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 del literal f) de la Decisión 486, deberá considerar si la ilustración de la idea del autor de una ave humanizada como lo es el Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis ha sido protegida por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

4. DE LOS INFORMES INTERNOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS A LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR. 59. La demandante afirma que el INDECOPI no ha cumplido con notificarle los informes emitidos por la Dirección de Derechos de Autor, circunstancia que constituye un acto arbitrario que vulnera su derecho al debido proceso. 60.

Sobre lo expuesto, la Decisión 486 no contempla en ninguno de sus supuestos legales que la Oficina Nacional Competente deba correr traslado de los informes internos que se soliciten entre sus Oficinas de Propiedad Intelectual, por lo que es de aplicación del principio de complemento indispensable. Principio de complemento indispensable 61.

El artículo 276 de la Decisión 486 prescribe lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 62. En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009). GACETA OFICIAL 03/09/2015 15 de 30       63.

Por lo expuesto, este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros.

5. DEBIDA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DENIEGA UN REGISTRO DE MARCA. CONCEDE O 64. El Grupo Bimbo sustentó su demanda aseverando que no está debidamente motivada la denegatoria del registro de su signo por afectar los derechos de autor, pues no se ha precisado qué elementos protegidos por los derechos de autor se vulnerarían con la imagen del ganso.

No se ha especificado qué características de las imágenes humanizadas de aves con plumas blancas tienen elementos de originalidad que se encuentren protegidos por los derechos de autor. 65. El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 66. 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial 1476 de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro del signo solicitado. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede omitir plasmar los                                                                                                                         10   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del Proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, emitida dentro del Proceso 3-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida dentro del Proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 03/09/2015 16 de 30       fundamentos de su decisión para conocimiento de las partes y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 67. Adicionalmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares. 68.

No se está afirmando que la oficina de registro de signos distintivos no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE En el presente caso, se advierte que no existe modificación de la figura incorporada en la etiqueta cuyo registro se pretende. En efecto, se ha variado únicamente “la descripción” de la parte gráfica del signo solicitado. Por lo tanto, se deberá proceder a la comparación conforme el signo solicitado ha sido presentado y de acuerdo con los lineamientos que se han desarrollado en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. GACETA OFICIAL 03/09/2015 17 de 30       CUARTO:

QUINTO: Este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 79-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Aldo Group International AG. Marca: “ALDO” (mixta). Expediente Interno: 2010-0151. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez   GACETA OFICIAL 03/09/2015 18 de 30       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 110 de 26 de enero de 2015, recibido por correo el 27 de enero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2010-0151. El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Partes en el Proceso Interno: Demandante: Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group). Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Silvano Aldo Sicilia Guzzo 2. Antecedentes: 1. El 11 de julio de 2007, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Es relevante mencionar que con anterioridad, el solicitante fue titular de la marca ALDO (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no renovó el registro dentro del plazo legal, por lo que éste expiró. 3. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y formuló oposición contra ésta la sociedad Aldo Group por considerar que no debía concederse el registro del signo solicitado, debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y ha solicitado con anterior a la marca solicitada el registro de los siguientes signos: ALDO, ALDO ACCESORIES, ALDO SPIRIT y ALDO COLLECTION, para distinguir productos de la clase mencionada. 4.

Mediante la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo ALDO (mixto). 5. Silvano Aldo Sicilia Guzzo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 9047. GACETA OFICIAL 03/09/2015 19 de 30       6.

El 27 de mayo de 2008, mediante Resolución 16168 se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la decisión inicial de denegar el registro de la marca solicitada, concediéndose el recurso de apelación presentado. 7. Mediante Resolución 39025 de 31 de julio de 2009 el Superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, revocó las decisiones adoptadas en las anteriores resoluciones y concedió el registro del signo ALDO (mixto) a favor de Silvano Aldo Sicilia Guzzo. 8.

El 26 de febrero de 2010, Aldo Group interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 39025 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

A. Argumentos de la demanda: 10. Aldo Group sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La resolución impugnada ha vulnerado los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486, debido a que ha concedido el registro de una marca que presenta similitud fonética, ortográfica e ideológica con las marcas ya registradas.

Por lo tanto, puede crear confusión en el público consumidor. - El hecho que Silvano Aldo Sicilia Guzzo haya registrado con anterioridad la marca ALDO (mixta), cuyo registro dejó vencer y no renovó dentro del plazo legal, no implica que se le deba dar cierto tipo de prerrogativas al solicitar nuevamente el registro del signo mencionado. - Existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido, ya que ambos signos comparten la palabra ALDO. - Existe similitud ideológica y conceptual, al tratarse de un nombre, que representa la palabra más distintiva de la marca. - Asimismo, los signos confrontados distinguen los mismos productos.

B. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó a la demanda señalando lo siguiente: - 12. La marca concedida ALDO (mixta) no es similar ni confundible con la marca previamente registrada ALDO PANETTI (denominativa), toda vez que la marca ALDO (mixta) por su conjunto, especial composición nominativa y gráfica, es suficientemente distintiva.

En consecuencia, la marca concedida es apta para distinguir en el mercado los productos que ampara. Asimismo, indica que las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) ya han coexistido pacíficamente en el mercado diferenciando productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Silvano Aldo Sicilia Guzzo no contestó a la demanda interpuesta por Aldo Group.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 20 de 30       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)1, 1532 y 1743 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

Comparación entre signos mixtos y signos denominativos. La marca solicitada y anteriormente registrada y caducada. Coexistencia de hecho de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA 14. En el presente caso, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Aldo Group formuló oposición por considerar que el signo solicitado no debía concederse en registro debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.

En el Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 2 Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. 3 Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

GACETA OFICIAL 03/09/2015 21 de 30       establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.                                                                                                                         4   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 22 de 30       Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.7 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).                                                                                                                         5 6 7   Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 23 de 30       En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.8 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.” Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.                                                                                                                         8 9   Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 03/09/2015 24 de 30       La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’10.

(…)”. 16. 2. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS. 17. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

En el presente caso, el signo solicitado es Aldo (mixto) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada Aldo Panetti (denominativa). 18. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 19.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.                                                                                                                         10   Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 25 de 30       20. 21. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 23.

En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. LA MARCA SOLICITADA Y ANTERIORMENTE REGISTRADA Y CADUCADA. 24. La demandante sustenta su demanda en que el hecho que Silvano Aldo Sicilia Guzzo haya registrado con anterioridad la marca ALDO (mixta), cuyo registro dejó vencer y no renovó dentro del plazo legal, no implica que se le deba dar cierto tipo de prerrogativas al solicitar nuevamente el signo en mención. 25.

Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del   GACETA OFICIAL 03/09/2015 26 de 30       registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante. 26.

Dentro del Proceso 45-IP-2014, este Tribunal ha realizado las siguientes precisiones: - El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de signos distintivos en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis del signo y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. - En ese sentido, el simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.

La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular. 27.

En relación a lo antes expuesto, el artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. 28.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. 29. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 30.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11                                                                                                                         11   PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C. 1188 de 19 de abril de 2005.

Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 27 de 30       31. La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. 32. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. 33.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”12. 34. En consecuencia, la Sala consultante deberá determinar si el análisis realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores, plazos y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular. 35.

En relación con la caducidad se debe hacer una precisión respecto de los signos notoriamente conocidos, ya que aunque éstos caduquen por falta de renovación, el examen de registrabilidad debe ser uno de tipo especial. 36. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la                                                                                                                         12   Proceso No. 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995.

Marca: “DIDA”. En G. O. C. 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/09/2015 28 de 30       notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 37.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 38.

En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

4. COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS. 39. La Superintendencia de Industria y Comercio alegó en su contestación que los signos confrontados Aldo (mixto) y Aldo Panetti (denominativo) han coexistido pacíficamente en el mercado, diferenciando productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 40. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “La coexistencia de hecho” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003)”. GACETA OFICIAL 03/09/2015 29 de 30       41. La Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.

Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.

CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. Por ello, la Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 03/09/2015 30 de 30       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú