Año XXXII – Número 2585 Lima, 02 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 138-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Diseño industrial: “Tanque dispensador de líquidos”. Actora: Avon Colombia Ltda. Proceso interno: 2011-00357-00 PROCESO 174-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Héctor Humberto Cáceres Mora. Marca: “WANAMA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00057-00 PROCESO 198-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: COEXITO S.A. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: “INVERENERGÉTICAS” (denominativa). Expediente Interno: 2010-0026400 PROCESO 138-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Diseño industrial: “Tanque dispensador de líquidos”. Actora: Avon Colombia Ltda. Proceso interno: 2011-00357-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 02/10/2015 2 de 34       formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República del Colombia.

VISTOS: El Oficio 920 de 27 de marzo de 2015, recibido en este Tribunal por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00357-00. El Auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Avon Colombia Ltda. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia Tercero interesado: Ramón Manrique Focaccio 2.

Hechos: 1. El 17 de marzo de 2010, Ramón Manrique Focaccio solicitó ante la SIC que se le concediera el diseño industrial para la creación titulada: “TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS”. 2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 616 del 20 de mayo de 2010. El término venció sin que terceros presentaran oposiciones. 3.

Mediante la Resolución 12639 de 10 de marzo de 2011, la División de Nuevas Creaciones de la SIC concedió el registro del diseño industrial “TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS”, a nombre de Ramón Manrique Focaccio. 4. La SIC encontró que al expedirse la Resolución 12639 que concede el registro del diseño industrial, no se indicó la vigencia del mismo, por lo que procedió a revocar parcialmente dicha resolución y a emitir la Resolución 42535 de 12 de agosto de 2011 aclarando la vigencia del registro. 5.

El 13 de septiembre de 2011, Avon Colombia Ltda. interpuso acción de nulidad por falta de novedad contra las resoluciones 12639 y 42535 ante el Consejo de Estado. 6. Mediante Auto de 2 de diciembre de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenando se notifique a la SIC y a Ramón Manrique Focaccio, tercero interesado en las resultas del proceso. 7.

El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal. GACETA OFICIAL 02/10/2015 3 de 34       3. 8. Argumentos de la demanda: Avon Colombia Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − Se vulneró el artículo 115 de la Decisión 486 por cuanto dicha normativa consagra como requisito para el registro de un diseño industrial el que sea nuevo y no haya sido conocido por el público antes de la fecha de solicitud del registro. − Para el momento en que se realizó la solicitud de registro del diseño industrial objeto de la demanda de la referencia ya existía en el mercado colombiano un producto que reunía todas y cada una de las características estéticas del mencionado diseño. − Si bien es cierto que existe una excepción en cuanto a las divulgaciones ocurridas dentro del año precedente a la fecha de la solicitud, no es ese el caso que nos ocupa, pues la primera divulgación del producto que ya existía en el mercado colombiano ocurrió dos años y cuatro meses antes de la solicitud del registro. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: 10.   − Durante el procedimiento de concesión del registro no se presentó oposición alguna por lo que se pudo concluir que no existía impedimento para continuar con el trámite ante la existencia de otros productos similares. − Al realizar el estudio de registrabilidad se llevó a cabo una búsqueda en el estado de la técnica en diferentes bases de datos, incluida la colombiana, y no se encontró ningún antecedente que desvirtuara la novedad del diseño industrial a registrar. − En lo que respecta a la divulgación anterior de un producto similar, la Superintendencia encontró que dicha publicación tuvo lugar después de presentada la solicitud de registro y no antes como pretende hacer ver el demandante.

Ramón Manrique Focaccio contestó la demanda señalando lo siguiente: − Si la sociedad demandante tenía algún interés en que no se registrara el diseño industrial objeto de este proceso debió haber presentado la respectiva oposición en el momento oportuno. − El artículo 115 de la Decisión 486 no debe ser aplicado en su sentido literal pues desconoce principios y derechos constitucionales expresamente consagrados. − El diseño industrial registrado cumple con el requisito de novedad razón por la cual su registro está ajustado a derecho.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 4 de 34       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1151 de la Decisión 486. El Tribunal considera que dicha solicitud procede. C. CUESTIONES A INTERPRETAR Requisitos para el registro de diseños industriales. La novedad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES. LA NOVEDAD. 12. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS. 13. El artículo 113 de la Decisión 486 considera como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 14.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). Requisitos y efectos del registro 15. De acuerdo con el análisis del Tribunal al emitir la interpretación prejudicial en el Proceso 97-IP-2014: “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002).                                                                                                                         1 Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 5 de 34       Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativo, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 16. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: 17.

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:   GACETA OFICIAL 02/10/2015 6 de 34       a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles.

La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal.

Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.

A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea2 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la                                                                                                                         2   Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 02/10/2015 7 de 34       fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

La novedad. 18. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad, ya que constituye una forma usual en el mercado. El problema jurídico central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 19.

En el Proceso 97-IP-2014, el Tribunal ha afirmado que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 20. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) (2) (3) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.). En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica3 a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial4, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”5.                                                                                                                         3 4 5   Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 02/10/2015 8 de 34       El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 21.

El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.

(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). 22. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá establecer si el diseño industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que pueda acceder al registro. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá establecer si el diseño industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que pueda acceder al registro. GACETA OFICIAL 02/10/2015 9 de 34       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 174-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Héctor Humberto Cáceres Mora. Marca: “WANAMA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00057-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1064 de 14 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00057-00. GACETA OFICIAL 02/10/2015 10 de 34     El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio República de Colombia. Tercero interesado: Big Bloom S.A. 2. Antecedentes: 1. El 2 de marzo de 2005, Big Bloom S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de agosto de 2005, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555. 3. El 12 de septiembre de 2005, dentro del término legal, Héctor Humberto Cáceres Mora presentó escrito de oposición sobre la base del registro de la marca JOE BANANA (mixta), previamente registrada a su favor para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 31 de mayo de 2007, mediante Resolución 16060, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca WANAMA (mixta) a favor de la sociedad BIG BLOOM S.A. 5. El 20 de junio de 2007, Héctor Humberto Cáceres Mora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 16060. 6.

El 29 de junio de 2007, mediante Resolución 20251, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. 7. El 15 de agosto de 2007, mediante Resolución 25201, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó lo decidido en la Resolución 16060 de 31 de marzo 2007. 8.

El 11 de enero de 2008, Héctor Humberto Cáceres Mora interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 16060 de 31 de marzo de 2007, 20251 de 29 de junio de 2007 y la Resolución 25201 de 15 de agosto de 2007. 9. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió   GACETA OFICIAL 02/10/2015 11 de 34     suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 10. Héctor Humberto Cáceres Mora sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − − − La marca WANAMA (mixta) resulta confundible con la marca JOE BANANA (mixta), motivo por el cual la marca solicitada no es suficientemente distintiva y puede crear riesgo de confusión en los consumidores.

La SIC vulneró los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca WANAMA (mixta), toda vez que dicho signo carece de distintividad extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que ésta reproduce totalmente una marca previamente registrada. La marca WANAMA (mixta) es similarmente confundible a la marca JOE BANANA (mixta), en razón de su similitud fonética y gráfica.

Por lo tanto, de permitirse su utilización en el mercado, inducirá a error al público consumidor, vulnerando no sólo los derechos de Héctor Humberto Cáceres Mora sino los del público consumidor. La denominación BANANA está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma prácticamente idéntica por la marca WANAMA (mixta) registrada con posterioridad.

Resultando similarmente confundible con la marca previamente registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora, en razón de su similitud fonética y gráfica, y debido a que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor. Las marcas en conflicto presentan confundibilidad fonética, toda vez que están conformadas por el mismo número de letras y vocales, colocadas en un mismo orden.

Las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA, que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distintiva. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: − − −   Las marcas enfrentadas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) no son confundibles, pues no presentan similitudes, ya que cada una de ellas posee elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, por lo cual no pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

La expresión WANAMA no posee definición alguna en castellano, vale decir, está desprovista de significado, por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados. En cambio, la palabra BANANA, significa plátano o banano en inglés, cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas.

Desde el punto de vista gráfico, los signos comparados contienen elementos bien distintivos. Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobre la puesta a la denominación WANAMA escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA (mixta) incorpora una figura de dos delgados plátanos o bananos, los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 12 de 34     − 12. Big Bloom S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: − − − − − B. Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciados entre sí. En consecuencia, la marca WANAMA (mixta) resulta suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado.

La marca WANAMA (mixta) consiste en la imagen de una palmera, sin significado conocido en el idioma castellano, es decir, es una expresión de fantasía. Mientras que la marca registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora contiene la expresión BANANA, la cual posee un claro significado en la lengua castellana. Consecuentemente, las figuras que acompañan las denominaciones son los elementos que acaban por definir la distintividad de las marcas JOE BANANA (mixta) y WANAMA (mixta), no generan una parte figurativa similarmente confundible.

La marca registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora consiste en las palabras JOE BANANA, dado por supuesto que esta circunstancia resulta relevante al momento de comparar los signos enfrentados, sin embargo, en el escrito de su demanda se centra únicamente en la palabra BANANA. Entre las marcas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) hay una sucesión de la vocal “A”, pero dicha sucesión fonética no conlleva en el presente caso a ninguna semejanza automática que podría generar una confusión. No se puede pasar por alto el hecho que Héctor Humberto Cáceres Mora acepte la coexistencia de su marca con otra con la cual comparte no solo una sílaba tónica, ni una sucesión de vocales, sino la palabra completa BANANA.

Es probable, que Humberto Cáceres Mora se haya mostrado más tolerante frente a la marca BANANA REPUBLIC dado que fue registrada con anterioridad a su marca. En tal caso, con certeza, debe haber sido importante la palabra JOE dentro del conjunto de la marca para establecer diferencias entre JOE BANANA y BANANA REPUBLIC. En consecuencia, las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que no generan confusión alguna frente a los consumidores.

Un análisis simple y ligero de las marcas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) arroja una impresión de conjunto totalmente diferente, toda vez que visual y auditivamente son plenamente diferentes. No es posible que un consumidor adquiera un producto de la marca JOE BANANA (mixta) pensando en que se trata de la marca WANAMA (mixta), resulta imposible que el público realice una asociación que impida hacer una libre elección de los productos.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada1.                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). GACETA OFICIAL 02/10/2015 13 de 34     C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación de marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta) del signo opositor. 3.

Marcas de fantasía. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 14. En el presente caso, Big Bloom S.A. solicitó el registro del signo WANAMA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Héctor Humberto Cáceres Mora formuló oposición sobre la base de su marca JOE BANANA (mixta) que distingue productos de las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/10/2015 14 de 34     El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar                                                                                                                         3   Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/10/2015 15 de 34     un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6                                                                                                                         4 5 6   Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 16 de 34     Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.                                                                                                                         7   BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 17 de 34     La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”. 16. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA DEL SIGNO OPOSITOR). 17. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos tomando en consideración el elemento denominativo compuesto de la marca registrada. En el presente caso, el signo solicitado es WANAMA (mixto) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada JOE BANANA (mixto). 18.

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan                                                                                                                         8   Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/10/2015 18 de 34     de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”9. 19. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). 20.

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 21. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos: − − − − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.                                                                                                                         9   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/10/2015 19 de 34

3. MARCAS DE FANTASÍA 22. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su contestación a la demanda que la denominación WANAMA no posee definición en castellano, por lo que constituye un signo de fantasía para identificar los productos sobre los cuales se solicita su registro. 23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de   GACETA OFICIAL 02/10/2015 20 de 34     ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 24. En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo WANAMA (mixto) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado WANAMA (mixto) y la marca registrada JOE BANANA (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO:.

TERCERO: La Sala Consultante deberá tomar en consideración al realizar la comparación entre los signos de naturaleza mixta que si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto.

También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo WANAMA (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar   GACETA OFICIAL 02/10/2015 21 de 34     cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la resente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 198-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: COEXITO S.A. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: “INVERENERGÉTICAS” (denominativa). Expediente Interno: 2010-00264-00. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1202 de 24 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-00264-00. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de junio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 22 de 34     A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: COEXITO S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. Hechos: 1. El 13 de agosto de 2008, COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca INVERENERGÉTICAS (denominativa) para distinguir “producción y generación de energía, energía eléctrica, y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y térmica, servicios de electricidad a partir de la energía” en la Clase 40 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597 de 2008 y, dentro del término oportuno, fue objetada por COEXITO S.A. sobre la base de sus marcas ENERGITECA (denominativas y mixtas) registradas en las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la enseña comercial ENERGITECA. 3. Mediante Resolución 21760 de 30 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 4.

COEXITO S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 29851 de 18 de junio de 2009 y 43814 de 31 de agosto de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 21760 de 30 de abril de 2009. 5.

COEXITO S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 6. Mediante Auto de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A. Argumentos de la demanda: COEXITO S.A. alegó lo siguiente: - Los actos acusados vulneran los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. - El signo cuyo registro se solicita no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la norma comunitaria. - El signo solicitado INVERENERGETICAS (denominativo) presenta similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico con las marcas ENERGITECA   GACETA OFICIAL 02/10/2015 23 de 34     - (denominativa y mixta) previamente registradas a su favor.

De hecho, consideró que un eventual registro del signo podría ocasionar en el público consumidor confusión directa e indirecta, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos o servicios que ambas distinguen con un origen empresarial común. Que la enseña comercial ENERGITECA ha sido usado en más de cuarenta locales comerciales.

El signo solicitado INVERENERGETICAS (denominativo) identifica servicios que guardan relación con los que distinguen las marcas ENERGITECA (denominativa y mixta) en las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La partícula INVER es de uso común y débil, por lo que la parte relevante para el examen es ENERGETICA, la misma que resulta confundible con ENERGITECA.

Ambos signos confrontados hacen alusión a la misma idea “energía”. Alega la vulneración del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, ya que es titular de la enseña comercial ENERGITECA. Presenta facturas y publicidad para demostrar el uso en el mercado. B. Argumentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: - - - El signo solicitado para registro no es semejante visualmente, gráficamente, auditivamente e ideológicamente con el nombre comercial ENERGITECA.

En efecto, consideró que dichos signos podrían coexistir en el mercado sin generar en el público consumidor un riesgo de confusión o asociación. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia. Además, precisó que el signo cuyo registro se concedió no era ortográficamente, visualmente, fonéticamente e ideológicamente similar con las marcas ENERGITECA (denominativa y mixta).

En efecto, agregó que no se ocasionaría en el público consumidor confusión indirecta al momento de seleccionar sus productos, pues identificarían su origen empresarial. “ENERG” es una partícula de uso común para los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Alega la caducidad de la acción de nulidad contra las resoluciones que otorgaron el registro solicitado.

La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. guardó silencio. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15. Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la Decisión 4861.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   GACETA OFICIAL 02/10/2015 24 de 34     C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

Comparación entre marcas denominativas. C. Ámbito de protección de la enseña comercial. D. Partículas de uso común (ENERG + INVER). E. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 40 y los productos y servicios de las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 16. En el procedimiento administrativo interno COEXITO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca INVERENERGÉTICAS (denominativa), con fundamento en las marcas ENERGITECA (mixtas y denominativas) previamente registradas por ella.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 17. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 18.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 19.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2                                                                                                                         2   PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran GACETA OFICIAL 02/10/2015 25 de 34     20.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 21. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 22.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 23. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 24.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 25. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 26. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 27. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 02/10/2015 26 de 34     - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 28. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. GACETA OFICIAL 02/10/2015 27 de 34     Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 29.

En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos INVERENERGÉTICAS (denominativa) y las marcas ENERGITECA (mixtas y denominativas) y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 30.

En consideración a que el signo solicitado INVERENERGÉTICAS es denominativo y la marca opositora ENERGITECA es mixta, se analizará el aspecto de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 31. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 32.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”3. 33.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 34.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”                                                                                                                         3   Proceso 46-IP-2008.

Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 02/10/2015 28 de 34     “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”4. 35.

Por lo antes señalado, corresponde a la Corte consultante, verificar si el signo solicitado INVERENERGÉTICAS (denominativo) y cotejarlo respecto de la marca registrada ENERGITECA (mixta) analizando cuál es el elemento que predomina, revisando si en efecto crea riesgo de confusión entre el público consumidor. Comparación entre marcas denominativas. 36.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos INVERENERGÉTICAS y ENERGITECA Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 37. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 38.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 39.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. C. AMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL. 40. En consideración a que la actora dentro de sus argumentos afirma haber utilizado la enseña comercial ENERGITECA, la cual es confundible con el signo solicitado INVERENERGERICAS (denominativo) este Tribunal se referirá a este aspecto.                                                                                                                         4   FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 02/10/2015 29 de 34     41. Reiterando lo afirmado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 109-IP2012: “La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.5 El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(artículo 136, literal b, de la Decisión 486). 42. Por lo tanto, el juez consultante deberá revisar y analizar si en efecto la enseña comercial ENERGITECA fue utilizada bajo los lineamientos señalados en esta providencia y si crea riesgo de confusión en el público consumidor.                                                                                                                         5   PACHÓN MUÑOZ Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento” GACETA OFICIAL 02/10/2015 30 de 34     D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (ENERG + INVER). 43.

Afirma la Superintendencia de Industria y Comercio que “ENERG” es una partícula de uso común para los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que nos referiremos las partículas de uso común. 44. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 45.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 46. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas6. 47. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 48.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la partícula “ENERG” son de uso común y por tanto no pueden ser apropiables y son aquellas que coinciden con el signo solicitado INVERENERGÉTICAS (denominativo). E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LA CLASE 40 Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS CLASES 9 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 49.

El signo solicitado para registro ampara servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza7, mientras que los signos opositores amparan productos de la                                                                                                                         6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 7 Producción y generación de energía, energía eléctrica, y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y térmica, servicios de electricidad a partir de la energía. GACETA OFICIAL 02/10/2015 31 de 34     Clase 98 y servicios de la Clase 359 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. 50. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad10 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 51.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 52. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos, que también son aplicables a los servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.                                                                                                                         8 9 10   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 02/10/2015 32 de 34     d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 53. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 54. El juez consultante deberá analizar si el signo solicitado y sus servicios pueden crear riesgo de confusión en el mercado, respecto de los signos previamente registrados.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha GACETA OFICIAL 02/10/2015 33 de 34     establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

CUARTO: El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

CUARTO: La corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   GACETA OFICIAL 02/10/2015 34 de 34     De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú