Año XXXII – Número 2589 Lima, 05 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 133-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 238, 241, 243 y 244 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: C.A.V.G. Import E.I.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 05254-2010-0-1801-JR-CA04 PROCESO 26-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca mixta GRUPO FAMILIA PROCESO 27-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/10/2015 2 de 52       DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “EXSOFRE” (denominativa).

Expediente Interno: 02630-2012-0-1801-JR-CA15 PROCESO 133-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 238, 241, 243 y 244 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: C.A.V.G. Import E.I.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 05254-2010-0-1801-JR-CA04.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 5254-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de septiembre del 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05254-2010-0-1801-JR-CA-04.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: BOSE CORPORATION. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 05/10/2015 3 de 52       1.

El 23 de enero de 2009, la sociedad BOSE CORPORATION, interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., alegando que la denunciada viene importando y comercializando productos de la Clase 9 del Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza), usando la marca “BOSSE” (mixta), la cual resulta confundible con sus marcas registradas “BOSE” (denominativa) y “BOSE” (mixta), ambas para distinguir también productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 26 de marzo de 2009 se admitió a trámite la denuncia corriéndose traslado de la misma a la denunciada. Del mismo modo, con fecha 12 de mayo de 2009 se realizaron tres diligencias de inspección en los diferentes locales de la denunciada, encontrándose en uno de ellos 33 consolas con el signo “BOSSE” materia de denuncia, ejecutándose en tal sentido la medida cautelar de comiso sobre los productos encontrados. 3.

El 19 de mayo de 2009, C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. contestó la denuncia. 4. Mediante Resolución 2812-2009/CSD-INDECOPI de 7 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la denuncia y como consecuencia de ello le prohibió a la denunciada el uso del signo “BOSSE” (mixto) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; disponiéndose asimismo el comiso definitivo de los productos incautados en la diligencia de inspección; sancionándola con una multa de 13 UIT por infracción al artículo 155 literal d) de la Decisión 486. 5.

El 21 de octubre de 2009, la empresa C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 6. El 20 de noviembre de 2009, BOSE CORPORATION, contestó el recurso de apelación planteado por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. 7. Con Resolución 1610-2010/TPI-INDECOPI de 19 de julio de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 2812-2009/CSD-INDECOPI de 7 de octubre de 2009 que declaró fundada la denuncia, con lo demás que contiene. 8.

El 9 de agosto de 2010, C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., presenta ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1610-2010/TPI-INDECOPI de 19 de julio de 2010. 9. El 29 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 10.

Mediante escrito de 2 de febrero de 2012, BOSE CORPORATION, contesta el recurso presentado por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. 11. El 15 de mayo de 2013, mediante Sentencia Número 14, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. 12. C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., el 24 de mayo de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de mayo de 2013.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 4 de 52       13. Mediante providencia de 18 de marzo de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y respecto al inciso d) del artículo 155 de la misma norma.” a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 14.

La sociedad C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el signo que utiliza es “SOUND BOSSE” mixta. - Mantiene que la denunciante no es titular de la marca “BOSSE” (mixta), la misma que está sujeta a un procedimiento de registro de marca. - Aduce que se afectó su derecho al debido procedimiento porque el Tribunal del Indecopi no le concedió el uso de la palabra para informar oralmente. - Afirma que las marcas “BOSE” (denominativas y mixtas) y “SOUND BOSSE” (mixto) no tienen similitud fonética ni registran competencia desleal ni piratería, ya que identifican productos diferentes. - Enuncia que la marca “BOSE” (denominativa y mixta) emana de la apropiación indebida por parte de la denunciante de un nombre sin la autorización de los terceros. - Asegura que no ha utilizado indebidamente la marca “BOSE” (denominativa o mixta) ni le ha ocasionado perjuicio económico a la denunciante. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 15.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Aduce que la demandante nunca solicitó el uso de la palabra en el expediente principal. Siendo que cuando lo hizo en el procedimiento cautelar, el informe solicitado fue denegado en virtud a la facultad discrecional del Tribunal del Indecopi. - Afirma que en el procedimiento administrativo que dio lugar a la resolución impugnada, lo único que se verificó fue la infracción por parte de la demandante a los derechos de propiedad industrial de la codemandada respecto de sus marcas registradas “BOSE” (denominativa) y “BOSE” y diseño (mixta), no siendo posible analizar si dichos registros fueron obtenidos en contravención de alguna prohibición absoluta o relativa de registro, toda vez que tal evaluación sólo puede darse al interior de un procedimiento de nulidad.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 5 de 52       - Advierte además que las semejanzas entre los signos confrontados no sólo ha quedado acreditada en sede administrativa, sino que además no ha sido cuestionada por la demandante en el presente proceso. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado. 16. La empresa BOSE CORPORATION, contestó a la demanda en los siguientes términos: - Indica que la palabra “BOSE” no hace referencia al apellido del afamado cantante. - Afirma que la solicitud de registro de la marca “SOUND BOSSE” (mixta) concluyó con un desistimiento de la demandante, por lo que no tiene sentido que dicho argumento sea invocado en el proceso. - Señala que la ilicitud de la conducta de la demandante se da por el hecho de usar una marca igual o muy parecida a una marca registrada, por lo que es correcta la sanción impuesta por el Indecopi. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 17.

El Cuarto Juzgado Transitorio de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el procedimiento administrativo fue iniciado por infracción a los derechos de propiedad industrial, esto es, por emplear una marca confundible con una marca registrada, no pudiendo por tanto emitirse pronunciamiento acerca de si las marcas de la codemandada son nulas o no. - Menciona también que el signo de la demandante no es lo suficientemente distintivo como para poder ser diferenciado de la marca registrada, más aún si ambos signos distinguen productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores. - Agrega además que aun cuando la denegatoria del informe oral se haya producido dentro del cuaderno cautelar y no en el expediente principal, la demandante no ha sabido explicar en qué forma se afectó su derecho de defensa con dicha decisión, verificándose por el contrario que la providencia emitida por el Indecopi se encuentra debidamente motivada. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 18.

C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:   - Que BOSE CORPORATION E.I.R.L. no es titular de la marca “SOUND BOSSE” (mixta), por lo que no tiene sentido que se le imponga a su parte las sanciones establecidas por el Indecopi. - Que no existe riesgo de confusión entre la marca “BOSE” (denominativa y mixta) y la marca “SOUND BOSSE” (mixta) ya que gráfica y fonéticamente son distintas. - Que la multa fue impuesta sobre la base de consideraciones subjetivas infringiendo las normas que regulan el procedimiento administrativo. - Que se vulneró su derecho al debido procedimiento al denegársele el uso de la palabra para informar oralmente.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 6 de 52       f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 19. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI recurso de apelación. al g. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación por parte del tercero interesado. 20. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 21.

El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 136 literal a) por no ser aplicable al caso. Tan sólo se interpretará el artículo 155 literal d). 22. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 238, 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) 2 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e)la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. (…)   GACETA OFICIAL 05/10/2015 7 de 52       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 23. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. C. D. Derecho de uso exclusivo de la marca.

El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad industrial.

A. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. 24. En el caso en análisis, BOSE CORPORATION interpuso demanda por infracción de derechos de sus marcas BOSE (denominativas y mixtas) por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 25. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 26.

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GACETA OFICIAL 05/10/2015 8 de 52       de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 27.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 28.

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 29.

En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 30.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 31.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 9 de 52       32. El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. B. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 33. En el presente caso el signo utilizado es BOSSE (mixto) y las marcas registradas BOSE (denominativas y mixtas) por lo que se analizará lo relacionado a la confusión de marcas para dar respuesta a la interrogante solicitada por el consultante, respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y respecto al inciso d) del artículo 155 de la misma norma.” La identidad y la semejanza. 34.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la                                                                                                                         3   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/10/2015 10 de 52       forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. GACETA OFICIAL 05/10/2015 11 de 52       Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 35. En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe además establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, establecer si la sociedad demandada, ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 36. En el presente caso se analiza una infracción de derechos de marcas en donde el signo registrado BOSE es denominativo y mixto, mientas que el signo utilizado es BOSSE (mixto), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre mixtos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. 37. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente:                                                                                                                         6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 05/10/2015 12 de 52       “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por   GACETA OFICIAL 05/10/2015 13 de 52       lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

(…)”. 38. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 39. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 40. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 41.

La Corte consultante deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con los signos previamente registrados. Comparación entre signos mixtos. 42. Es preciso además efectuar la comparación entre el signo utilizado BOSSE (mixto) y la marca registrada BOSE (mixta). 43.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 44. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general   GACETA OFICIAL 05/10/2015 14 de 52       que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 45. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 46. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 47.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. 48.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. 49. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 50.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación entre marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 51. El Juez consultante deberá analizará si entre el signo utilizado BOSSE y la marca registradas BOSE ambos mixtos, existen elementos que crean riesgo de confusión en el mercado.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 15 de 52       E. DE LOS CRITERIOS A TOMARSE EN CUENTA EN EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 52. Con la finalidad de dar pautas al consultante para los criterios que se deben considerar para el cálculo de la respectiva indemnización, se abordará este tema. 53.

El artículo 243 de la Decisión 486 detalla parámetros dentro de los cuales se puede calcular la indemnización por infracción de derechos de propiedad industrial, para lo cual a fin de responder el literal a) de la interrogante del Juez consultante, es preciso mencionar lo que el Tribunal resalta dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca,   GACETA OFICIAL 05/10/2015 16 de 52       tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”. 54. De acuerdo con lo antes detallado, el titular de un derecho de propiedad industrial, debe probar necesariamente la existencia de un hecho que le cause daño sobre la base del cual el Juez revisará los antecedentes y podrá a su vez sancionar al infractor y condenar al pago de una indemnización económica.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión.

SEGUNDO: La confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

TERCERO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 17 de 52       Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 26-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca mixta GRUPO FAMILIA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo   GACETA OFICIAL 05/10/2015 18 de 52     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1037-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. (Colombia), solicitó el registro como marca del signo mixto GRUPO FAMILIA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “tratamiento de materiales”. 2.

El 20 de octubre de 2008, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., formuló oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas: FAMILIA (Certificado No. 81471 – Clase 16) y, FAMILIA (Certificado No. 79454 - Clase 16)1; para amparar “papeles de toda clase y para todo uso”. Adicionalmente señala que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha intentado obtener la cancelación de la marca registrada FAMILIA; sin                                                                                                                         1   Pendiente de resolver recurso de apelación. En virtud de la Resolución No. 13281-1999/OSD-INDECOPI se otorgó en primera instancia el registro solicitado.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 19 de 52     embargo, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada dicha acción. 3. El 13 de octubre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 002194-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4.

El 09 de noviembre de 2010, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 5 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2751-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 002194-2010/CSD-INDECOPI, y denegó el registro solicitado. 6.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 7. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda. 8.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que mediante Resolución No. 030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI canceló parcialmente el registro de la marca FAMILIA (Certificado No. 81471), limitándolo a “papel higiénico y servilletas”. 11. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles.

Tampoco existe vinculación entre los “servicios” que pretende distinguir el signo solicitado (Clase 40), con los “productos” que amparan las marcas registradas (Clase 16). Lo anterior ha sido confirmado por el INDECOPI en sendos pronunciamientos. 12. Complementa, que lo anterior vulnera los principios de predictibilidad, legalidad e igualdad ante la ley. 13.

Agrega, que no es común que las empresas que se dedican a los servicios de tratamiento de materiales se dediquen también a la comercialización de productos de la Clase 16, ya que para la prestación de los mencionados servicios y la fabricación de los productos de la Clase 16 se utiliza una infraestructura y maquinaria diferente, así como personal especializado en áreas distintas, siendo la tecnología en uno y otro caso completamente distinta.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 20 de 52     b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Manifiesta, que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de confusión. Por lo tanto, al no ser rebatido por el demandante, el análisis debe centrarse en la existencia de conexión competitiva. 15.

Agrega, que los servicios de tratamiento de materiales de la Clase 40, entre ellos tratamiento de papel, y los productos de la Clase 16, papel higiénico y servilletas, presentan conexión competitiva. Por lo tanto, si se concede el registro solicitado, se estaría atentando contra el derecho del consumidor a elegir libremente. 16. Arguye, que el examen de registrabilidad que realiza la Autoridad Nacional es independiente a los efectuados con anterioridad por otras oficinas de registro de marcas o por la propia oficina.

La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 17. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético. 18. Agrega, que del examen en conjunto y sucesivo se desprende que el elemento relevante de los signos en conflicto es la denominación FAMILIA. 19.

Manifiesta, que el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que amparan las marcas registradas. Por lo tanto se configura el riesgo de conexión competitiva. 20. Arguye, que el demandante ha tratado de apropiarse en reiteradas oportunidades de signos confundibles con la marca FAMILIA. Por lo tanto, se configura una causal de mala fe. c. Sentencia de Primera Instancia. 21.

El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando: “(…) este órgano jurisdiccional considera con respecto a la vinculación entre los productos y servicios evaluados que cierta relación entre los productos puede crear grados de conexión competitiva, siendo ello, en el caso concreto se observa que por una parte el signo solicitado a inscripción pretende identificar servicios de la Clase 40 (vinculada al tratamiento de materiales) y de otra que el signo opuesto (marca <<>FAMILIA>>) se encuentra comprendido en la Clase 16 (vinculado a productos de papel higiénico y servilletas luego del procedimiento de cancelación parcial administrativa).

Atendiendo a ello se considera de la naturaleza de los productos contenidos en la oposición (papel higiénico y servilletas) que dada su producción, dichos productos (sic) requieren usualmente del tratamiento previo del papel; en consecuencia, si bien es cierto en un primer momento se podría advertir que los servicios y productos no guardarían un mayor grado de conexión, ello tiene que ser valorado apreciando el desenvolvimiento de sus actividades productivas y de la percepción que aquella pueda generar en el consumidor   GACETA OFICIAL 05/10/2015 21 de 52     medio, siendo que usualmente se vincula a la actividad de tratamiento de materiales (en específico el tratamiento en el caso de papeles y cartones) a la producción, entre otros, de hojas de papel, papel higiénico, etc.

Hecho que puede llevar a un consumidor a considerar que el servicio prestado acarreará la producción de tales productos. (…) Estando a lo expuesto, esta judicatura encuentra un grado aceptable de conexión competitiva en cuanto a los servicios y productos descritos. (…) Que, asimismo, en cuanto a la discriminación entre la prestación de productos o servicios en ambos signos, debe considerarse que dicho aspecto no constituye un criterio relevante para la determinación de la conexión competitiva cuestionada, toda vez que es una práctica común en el mercado que algunas empresas se dediquen a la fabricación de los productos que algunas empresas comercializan.

(…) Que, asimismo conviene agregar, que si bien es cierto la conexión competitiva se encuentra vinculada a la naturaleza de los productos, esto no constituye un hecho aislado respecto a los factores de confusión que se pueden presentar en las marcas en conflicto, en concreto <<GRUPO FAMILIA>> y <<>FAMILIA>>. En tal sentido, si bien no constituye un argumento de la demandante el grado de similitud entre los signos, debe tenerse presente que para efectos de la determinación de la conexión competitiva, los signos contrapuestos pueden generar un grado de confusión con respecto al origen empresarial de los productos o servicios ofertados en el mercado”. d. Recurso de apelación. 22.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó: i) Que los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la determinación del riesgo de conexión competitiva son de carácter objetivo y, por lo tanto, no susceptibles de interpretación por el operador jurídico; el juzgador de instancia erróneamente interpretó estos criterios en el caso sub examine, incurriendo en un análisis subjetivo; ii) Que el principio de especialidad circunscribe y limita el derecho de exclusiva que se otorga solamente a productos para los cuales el signo goza de protección y a otros semejantes y/o con conexión competitiva; iii) Que en la Clase 40 no existe ninguna otra marca registrada que emplee el término FAMILIA; además, en la Clase 16 coexisten de manera pacífica una multiplicidad de marcas que emplean el término FAMILIA.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 4862. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que distingue la marca registrada y comparten además un término denominativo de uso común”. 24.

Se hará la Interpretación solicitada.                                                                                                                         2   Decisión 486 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”, GACETA OFICIAL 05/10/2015 22 de 52     C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. D. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras de uso común. E. La conexión competitiva (Clases 16 y 40). F. La autonomía de la oficina de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 26. En el proceso interno se debate si el signo mixto GRUPO FAMILIA es confundible con las marcas denominativas y mixtas FAMILIA. Por tal motivo, es necesario desarrollar el tema propuesto. 27. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3                                                                                                                         3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para   GACETA OFICIAL 05/10/2015 23 de 52     Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 24 de 52     La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que   GACETA OFICIAL 05/10/2015 25 de 52     conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 28. En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 29.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca mixta FAMILIA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento                                                                                                                         4 5   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 05/10/2015 26 de 52     predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas establecidas para el mismo: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 31.

Los signos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra conformado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta. GACETA OFICIAL 05/10/2015 27 de 52     32.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 33. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 34.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 35.

En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos GRUPO FAMILIA y FAMILIA. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA 36. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 37. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 38.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, determinadas en el acápite anterior. GACETA OFICIAL 05/10/2015 28 de 52     39.

Como quiera que el signo mixto GRUPO FAMILIA se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en el acápite anterior para los signos compuestos. 40. En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA.

D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS CONFORMADOS POR PALABAS DE USO COMÚN. 41. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que distingue la marca registrada y comparten además un término denominativo de uso común? 42.

En este marco, es apropiado referirse al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por palabras de uso común. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas6.                                                                                                                         6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de las marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente   GACETA OFICIAL 05/10/2015 29 de 52     (…) Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus (…) de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 43.

El juez consultante debe determinar si la palabra FAMILIA es de uso común en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 16/40). 44.

El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “tratamiento de materiales”. Los opositores amparan productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papeles para toda clase y para todo uso”. 45. Como quiera que el INDECOPI argumentara que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva, se abordará el tema propuesto. 46.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del Proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad7 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 7 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 05/10/2015 30 de 52     Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e)   Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede GACETA OFICIAL 05/10/2015 31 de 52     utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) 47. F. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. El juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTROS DE MARCAS. 48.

Como quiera que la demandante sostuvo que el INDECOPI debió remitirse a anteriores pronunciamientos para tratar la conexión competitiva, se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas   GACETA OFICIAL 05/10/2015 32 de 52     Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.                                                                                                                         8   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP2005. GACETA OFICIAL 05/10/2015 33 de 52     Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”9. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servico es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos GRUPO FAMILIA y FAMILIA, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.

TERCERO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.

CUARTO: El juez consultante debe determinar si la palabra FAMILIA es de uso común en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común                                                                                                                         9   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 34 de 52     QUINTO: El juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 27-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “EXSOFRE” (denominativa).

Expediente Interno: 02630-2012-0-1801-JR-CA-15. GACETA OFICIAL 05/10/2015 35 de 52     Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2630-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 02630-2012-0-1801-JRCA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: NOVARTIS AG. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 25 de febrero de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto EXSOFRE (denominativa) para identificar medicamentos contenidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial “El Peruano”, el 4 de mayo de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada, sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 28 de mayo de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. contestó la oposición formulada solicitando como medio de defensa la cancelación de la marca base de la oposición (EXFORGE), manifestando que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna causal de prohibición de registro. 4. El 13 de agosto de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. contestó la cancelación interpuesta como medio de defensa por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. manifestando que la marca EXFORGE está siendo utilizada en el mercado andino   GACETA OFICIAL 05/10/2015 36 de 52     conforme se advierte, de las facturas que presenta, solicitando adicionalmente mantener la confidencialidad de los documentos presentados. 5.

El 15 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., declarando infundada la oposición formulada por la sociedad NOVARTIS AG, otorgando el registro del signo solicitado. 6.

El 10 de diciembre de 2010, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró infundada la oposición formulada. 7. El 13 de diciembre de 2010, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada la acción de cancelación de la marca EXFORGE. 8. El 12 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, en el extremo que declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por OLI MED PERÚ S.A.C. y revocar la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, en el extremo que otorgó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, denegar el registro de la marca EXSOFRE. 9.

El 19 de abril de 2012 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa. 10. El 18 de septiembre de 2012, el INDEOCPI contestó la demanda contenciosa administrativa. 11. El 4 de diciembre de 2012 la sociedad NOVARTIS AG. contestó la demanda contenciosa administrativa. 12. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número catorce de 24 de mayo de 2014, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. 13.

El 30 de junio de 2014 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación. 14. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada? b. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes?   GACETA OFICIAL 05/10/2015 37 de 52     a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 15.

La sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que se tiene la errónea interpretación, generada a partir del supuesto no probado del uso de la marca de producto EXFORGE, aun cuando no existe documento que tenga el suficiente valor probatorio para establecer que las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. tenían autorización por parte de NOVARTIS AG. para comercializar el producto constituido por la denominación EXFORGE (denominativa). - Manifiesta que el documento denominado “DECLARACIÓN” emitido por NOVARTIS AG. no demuestra que autorizó la comercialización del producto EXFORGE a las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. sino por el contrario, lo único que se verifica es que ante la necesidad de impedir la cancelación respectiva emitió una supuesta autorización sobre derechos anteriores, los cuales no existieron en ningún momento. - Alega que en base a un criterio errado la Sala es capaz de admitir que en realidad, a pesar de que existe un registro de la marca EXFORGE en Ecuador, inscrito con número de registro distinto, los documentos emitidos en dicho país que dejan ver la comercialización de la marca EXFORGE corresponden a los productos distinguidos con la marca registrada en el Perú y no corresponden a la marca EXFORGE registrada en Ecuador. - Menciona que la autoridad administrativa no ha efectuado un adecuado examen comparativo de los signos confrontados.

La partícula “EX” debió excluirse del examen comparativo debido a que es usual de los productos que se distinguen en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen muchas marcas que distinguen productos medicinales que tienen como primera sílaba el término “EX”. - Manifiesta que un consumidor razonable podrá apreciar que en realidad las marcas EXSOFRE (denominativa) y EXFORGE (denominativa) son completamente distintas entre sí y frente a otros signos dentro del mercado. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 16.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Alega que conforme se aprecia en las facturas se encuentra acreditado el uso de la denominación EXFORGE (denominativa) como marca, siendo irrelevante si dicha denominación se encuentra registrada en más de un país, toda vez que lo que requiere la norma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 165 de la Decisión 486, es que la marca haya sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Menciona que de la revisión en conjunto de los medios probatorios, se aprecia que se ha acreditado el uso de la marca EXFORGE (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse demostrado la puesta en el comercio de los productos identificados con la marca EXFORGE (denominativa) y por ende su disponibilidad en el mercado.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 38 de 52     - Manifiesta que los signos en conflicto sí son confundibles, toda vez que ambos distinguen algunos de los mismos productos farmacéuticos y son similares a tal grado de poder inducir a riesgo de confusión al consumidor. - Afirma que el consumidor observará la marca solicitada EXSOFRE (denominativa) cotejándola con el recuerdo de la marca registrada EXFORGE (denominativa), dejándose llevar por la impresión general de las marcas.

La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. - Manifiesta que no se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 136 de la Decisión 486, afectando además los derechos del titular de la marca EXFORGE (denominativa). c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado) 17.

La sociedad NOVARTIS AG. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que Novartis AG. ha acreditado su interés real para formular oposición andina sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) registrada en Colombia por certificado 256084 con el registro 81493 de su marca EXFORGE (denominativa) en Perú y que comparadas ambas marcas con la solicitada EXSOFRE (denominativa) se concluye que son confundibles entre sí. - La Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI de 12 de enero de 2012, se encuentra arreglada a ley cuando declaró infundada la acción de cancelación interpuesta por Oli Med Perú S.A.C. y revocó la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI en el extremo que otorgó el registro del signo solicitado y en consecuencia denegó la marca EXSOFRE (denominativa), solicitado por Oli Med Perú. - Las pruebas presentadas demuestran que la marca EXFORGE (denominativa) se ha utilizado tanto en el Perú como en el Ecuador por empresas autorizadas por Novartis AG. para distinguir productos farmacéuticos, los que comprenden preparaciones farmacéuticas, por lo que la Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI declaró conforme a ley infundada la acción de cancelación interpuesta. - Manifiesta que basta una simple comparación de las marcas citadas en su conjunto y en forma sucesiva y desde el punto de vista del consumidor para determinar que son confundibles entre sí por cuanto están destinadas a distinguir productos que guardan conexión competitiva; gráficamente todas están compuestas por 3 sílabas y 7 letras; y, fonéticamente las semejanzas se acentúan porque comparten también la misma secuencia de vocales E-O-E. d. Sentencia de Primera Instancia. 18.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda al concluir que:   GACETA OFICIAL 05/10/2015 39 de 52     - Los medicamentos que pretende distinguir el signo solicitado, están destinados al mismo público consumidor y se expenden en los mismos establecimientos comerciales tales como boticas o farmacias.

En tal sentido existe similitud entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas. - Dada la semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto, aunada a la similitud entre los productos que identifican, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 19.

La sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que la resolución apelada no toma en cuenta el artículo 166 de la Decisión 486, respecto a que el uso debe ser demostrado tal y conforme se encuentra registrada la marca, siendo que las diferencias no alteren su carácter distintivo. - Manifiesta que la resolución apelada cometió el error de hecho y de derecho de considerar pruebas que fueron de fecha posterior al uso de la marca cuya cancelación se solicita. - Afirma que la sentencia al igual que el INDECOPI ha considerado pruebas que no resultan ser pertinentes debido a que se tratan de documentos que versan sobre una marca mixta distinta de la marca denominativa cuya cancelación se solicita, más cuando resultan ser totalmente distintivas puesto que contienen diferencias que alteran su carácter distintivo de la marca denominativa. - Alega que no se ha tenido en cuenta que el uso de la marca es consecuencia de su autorización, siendo actos jurídicos consecutivos, y que su probanza debe ser en el mismo sentido, esto es, debe ser una autorización a priori al uso que se pretende demostrar.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 165 de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. GACETA OFICIAL 05/10/2015 40 de 52     Se interpretarán los artículos solicitados por ser aplicables al caso. De oficio se interpretarán los artículos 166 y 1672 de la misma normativa andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio de defensa.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca. B. Vinculación de productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. C. Irregistrabilidad de un signo por riesgo de confusión. D. Comparación entre signos denominativos.

E. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común (EX). A. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO COMO MEDIO DE DEFENSA. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR UN TRÁMITE DE CANCELACIÓN. FALTA DE USO DE LA MARCA. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN PARA EL NO USO DE LA MARCA. EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO.

DE LA PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA. 26. En el presente caso el Juez Consultante plantea la siguiente pregunta ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada? En el proceso interno, OLI MED PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto EXSOFRE (denominativa) para identificar medicamentos contenidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza.

NOVARTIS AG. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada, sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el solicitante OLI MED PERÚ S.A.C. presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora EXFORGE (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. 27. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.                                                                                                                         2 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 41 de 52     Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 28.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 29. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca.

(Proceso 180-IP2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 30. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 31.

El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 32.

Al respecto, el Tribunal señaló “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 33. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en   GACETA OFICIAL 05/10/2015 42 de 52     las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 34.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 35. También, este Tribunal ha señalado que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 36. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la   GACETA OFICIAL 05/10/2015 43 de 52     marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 37. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996). 38. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 39. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 40. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 41. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo   GACETA OFICIAL 05/10/2015 44 de 52     legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 42. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. De la prueba del uso de una marca. 43. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 44. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 45. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, con objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. B. VINCULACIÓN DE PRODUCTOS EN LA MISMA CLASE DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 46.

Para contestar a la pregunta del Juez consultante respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes?, este Tribunal analizará este tema. GACETA OFICIAL 05/10/2015 45 de 52     47. En el presente caso, el signo solicitado EXSOFRE (denominativo) ampara medicamentos, mientras que la marca opositora EXFORGE (denominativa) preparaciones farmacéuticas ambos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y la conexión competitiva existente entre ellos, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de dichos productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como, la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 48.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. GACETA OFICIAL 05/10/2015 46 de 52     f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNACIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004)”. 49. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar si los signos enfrentados, pueden crear riesgo de confusión en el consumidor y verificar si los productos que distinguen los signos confrontados producen o no conexión competitiva.

C. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR RIESGO DE CONFUSIÓN. 50. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 51.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 52.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”).                                                                                                                         3   PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 47 de 52     53. Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 54. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 55. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 56. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 57.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 58. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 59. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es   GACETA OFICIAL 05/10/2015 48 de 52     uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 60. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 61. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos denominativos EXSOFRE y EXFORGE y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 62. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos EXSOFRE y EXFORGE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples. 63. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 49 de 52     64. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 65.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. E. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (EX). 66. Los signos confrontados amparan productos farmacéuticos y medicamentos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 67.

De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 04-IP-2011: 68. “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 69.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 70. Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 71. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más   GACETA OFICIAL 05/10/2015 50 de 52     aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 72.

Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"4. 73. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 74. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrada la salud y vida de los consumidores. 75.

Considerando que el actor afirma que la partícula “EX” aparece en varias marcas para productos farmacéuticos, por lo que es necesario hacer referencia al tema de las partículas de uso común como parte de las marcas farmacéuticas. 76. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000). 77. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de marcas”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).                                                                                                                         4 Proceso N° 68-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002. GACETA OFICIAL 05/10/2015 51 de 52     78. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 79.

El juez consultante deberá analizar si la partícula “EX” es de uso común dentro de la conformación de marcas farmacéuticas y si influye en el cotejo de los signos en conflicto. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca.

SEGUNDO: En el presente caso, los signos confrontados amparan productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y la conexión competitiva existente entre ellos, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de dichos productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como, la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

TERCERO: No son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. GACETA OFICIAL 05/10/2015 52 de 52     CUARTO: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios contenidos en la presente providencia.

QUINTO: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú