Año XXXII – Número 2595 Lima, 07 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 179-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Marca: “SALSÍSIMA” (mixta). Expediente Interno: 2010-00474-00 PROCESO 181-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actora: AVON COLOMBIA LTDA. Obra artística: “Colección Evolución”. Expediente Interno: 2010-00522-00 PROCESO 179-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Marca: “SALSÍSIMA” (mixta). Expediente Interno: 2010-00474-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1077 de 15 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00474-00. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 07/10/2015 2 de 23 El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia. Tercero interesado: Compañía Productora de Salsas S.A. 2. Antecedentes: 1. El 24 de junio de 2009, Compañía Productora de Salsas S.A., solicitó el registro del signo SALSÍSIMA (mixto) para identificar todos los productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 31 de agosto de 2009, la solicitud de registro de la marca SALSÍSIMA (mixta) fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 607, bajo número 923. 3. Dentro de la oportunidad legal Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó oposición en contra de la mencionada solicitud sobre la base del registro previo de su marca SALSINA (denominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 27 de enero de 2010, mediante Resolución 3436, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo SALSÍSIMA (mixto) para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Contra dicha decisión, dentro de la oportunidad legal, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 6.
El 20 de abril de 2010, mediante Resolución 20345, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión impugnada. 7. El 27 de mayo de 2010, mediante Resolución 27284, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida. 8.
El 12 de octubre de 2010, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 3436 de 27 de enero de 2010, 20345 de 20 de abril de 2010 y la Resolución 27284 de 27 de mayo de 2010. 9. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió GACETA OFICIAL 07/10/2015 3 de 23 suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda: 10. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − − − 4. La SIC no realizó la comparación de las marcas SALSINA (denominativa) y SALSÍSIMA (mixta) siguiendo las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que no tuvo en cuenta las evidentes similitudes entre los signos, limitándose a afirmar que los mismos difieren en sus componentes gramaticales restantes “SIM” y “N”, y a sumar el número de letras de una y otra, para concluir que el signo solicitado es más extenso.
Si la SIC hubiese analizado las marcas SALSÍSIMA (mixta) y SALSINA (denominativa) en conjunto y no de manera fraccionada, hubiese concluido que los mismos son similarmente confundibles, tanto ortográfica como visualmente, pues el signo solicitado reproduce seis de las siete letras de la marca registrada en idéntica posición. La expresión SALSÍSIMA comparte todas las letras de la marca SALSINA (denominativa), salvo por la antepenúltima (“N”).
Adicionalmente, la pronunciación de las mismas resulta fonéticamente confundible. La SIC también pasó por alto el hecho que los signos en conflicto comparten la misma identidad ideológica, toda vez que Compañía Productora de Salsas S.A. se limitó a sustituir la sílaba “NA” por la expresión “SIMA” en la marca SALSÍSIMA (mixta). Circunstancia que induciría al público consumidor a error respecto del origen de los productos, máxime cuando los productos que pretenden identificarse con la marca SALSÍSIMA (mixta) son prácticamente los mismos que se identifican con la marca SALSINA (denominativa).
La marca solicitada se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, careciendo de distintividad suficiente para ser considerada marca en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual también se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) de la misma normativa.
Argumentos de la contestación a la demanda: 11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: − − Teniendo en cuenta lo preceptuado anteriormente, en el presente caso, de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de la marca SALSINA (denominativa) y los de la marca SALSÍSIMA (mixta), se evidencia que las mismas no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues por una parte, respecto del aspecto ortográfico, los signos resultan diferentes en la medida que mientras la expresión SALSÍSIMA se compone de cuatro sílabas, SALSINA se compone de tres, lo que reduce el riesgo de confusión entre ambas.
Denota que la sílaba tónica en SALSÍSIMA está compuesta por una consonante diferente (M), lo que disminuye el riesgo de confusión para el consumidor pues difieren en su lectura y pronunciación, máxime cuando en la marca SALSÍSIMA (mixta) se acentúa de manera particular la segunda sílaba. GACETA OFICIAL 07/10/2015 4 de 23 − − − Desde el punto de vista fonético, las marcas en contienda comparten la estructura inicial “SALS”.
Debiendo tomarse en cuenta que se ha instituido que si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es divergente, como sucede en este caso, y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor. Desde el punto de vista conceptual, SALSÍSIMA, según el Diccionario de la Lengua Española carece de significado en lengua española, lo que sugiere que la marca SALSÍSIMA (mixta), inclusive al tratar de asemejarla a los términos de la marca SALSINA (denominativa), es evocativa de un aderezo o condimento cuya presentación es en forma de salsa, que se utiliza para condimentar o aliñar alimentos, siendo así que la expresión se forma con SALS + ÍSIMA, significando la primera en su contexto salsa, una composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se prepara para aderezar o condimentar la comida, y la segunda, derivada del latín –issimus, sufijo empleado para formar el grado superlativo de adjetivos y de algunos adverbios.
De lo cual, se extrae la idea de superior de la definición de la palabra salsa. Ahora, frente a la marca registrada se tiene que según el Diccionario de la Lengua Española SALSINA se define como un localismo de Honduras que designa una salsa de tomate frito que se vende en conserva. Los elementos figurativos que componen la marca SALSÍSIMA (mixta), consisten, por una parte, en una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja, todo lo cual resulta ajeno al caso de la marca SALSINA (denominativa), que se restringe a su elemento denominativo. 12.
Compañía Productora de Salsas S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: − − No existió violación de la normativa andina por parte de la SIC, pues de la comparación a simple vista de las marcas SALSINA (denominativa) y SALSÍSIMA (mixta) se aprecia que no hay lugar a confusión, por cuanto son diferentes. La primera tiene siete letras y la segunda nueve, la primera termina en “N” y la segunda en “M”.
Su lectura, pronunciación y efectos fonéticos son diferentes. No existe confusión indirecta, ni mucho menos directa. El consumidor compra los productos por su calidad y no pone atención a los componentes genéricos de las marcas. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada normativa1. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). GACETA OFICIAL 07/10/2015 5 de 23 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
Marcas de fantasía. Marcas evocativas. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 14. En el presente caso, Compañía Productora de Salsas S.A. solicitó el registro del signo SALSÍSIMA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. formuló oposición sobre la base de su marca SALSINA (denominativa) que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente referirse a la confusión de signos. 15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/10/2015 6 de 23 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/10/2015 7 de 23 un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 4 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL 07/10/2015 8 de 23 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
GACETA OFICIAL 07/10/2015 9 de 23 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”. 16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS 17. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. En el presente caso, el signo solicitado es SALSÍSIMA (mixto) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada SALSINA (denominativa).
SALSINA 18. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 19.
Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 20.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).
Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/10/2015 10 de 23 el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 21.
La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 22. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 23.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 24. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo SALSÍSIMA (mixto) y la marca registrada SALSINA (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. MARCAS DE FANTASÍA. MARCAS EVOCATIVAS. 25. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su contestación a la demanda que la denominación SALSÍSIMA carece de significado en la lengua española, mientras que el término SALSINA hace alusión al localismo de Honduras que designa una salsa de tomate frito que se vende en conserva.
Por lo que, es necesario realizar una análisis de las marcas de fantasía y las evocativas. Marcas de Fantasía 26. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014: GACETA OFICIAL 07/10/2015 11 de 23 “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. GACETA OFICIAL 07/10/2015 12 de 23 27. En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo SALSÍSIMA (mixto) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. Marcas Evocativas 28.
En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: “En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’.
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos GACETA OFICIAL 07/10/2015 13 de 23 otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 29. Corresponderá la Sala consultante determinar si el signo SALSÍSIMA (mixto), resulta de fantasía o si es un signo evocativo que para aderezo o condimento, en consecuencia, el consumidor deba hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.
4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 30. El signo solicitado para registro SALSÍSIMA (mixto), ampara los siguientes productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos leche y productos lácteos: aceites y grasas comestibles”.
Mientras que la marca registrada Salsísima (denominativa) distingue productos de la Clase 30 como: “cereales elaborados, harinas, feculatas, te, café, segu, chocolate, azúcar, sal, mieles, productos de pastelería y confitería y especialmente especias y condimentos”. Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva. 31. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 32.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 33. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y GACETA OFICIAL 07/10/2015 14 de 23 pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).” 34. La Sala Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello GACETA OFICIAL 07/10/2015 15 de 23 resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca registrada SALSINA (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca registrada SALSINA (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
TERCERO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En este caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo SALSÍSIMA (mixto) constituye un signo de fantasía, evocativo o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
CUARTO: La Corte Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra SALSÍSIMA (mixto) es de uso común para las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. La Corte Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 07/10/2015 16 de 23 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 181-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actora: AVON COLOMBIA LTDA. Obra artística: “Colección Evolución”. Expediente Interno: 2010-00522-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: Mediante Oficio 1090 de 15 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el 4 de mayo de 2015, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2010-00522-00. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: AVON COLOMBIA LTDA. GACETA OFICIAL 07/10/2015 17 de 23 Demandados: Dirección Nacional de Derechos de Autor, República de Colombia. C.I. RAMASU S.A. 2. Hechos: 1. El 26 de enero de 2010, C.I. RAMASU S.A. solicitó el registro de la marca “Colección Evolución” como obra artística ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2.
En el formulario de solicitud de registro de obra artística, C.I. RAMASU S.A. manifestó que la autora de la obra “Colección Evolución” es la señora María Alejandra Mesa García y que dicha obra fue creada en el 2009. 3. El 16 de febrero de 2010, el Jefe de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor expidió el Certificado de Registro de Obra Artística titulada “Colección Evolución” e inscrita en el Libro 5, Tomo 297, Partida 424, a nombre de C.I. RAMASU S.A.
4. AVON COLOMBIA LTDA., en septiembre de 2010, fue citada por el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, a una audiencia de conciliación solicitada por C.I. RAMASU S.A. con fundamento en la violación de derechos de autor de la obra artística titulada “Colección Evolución” inscrita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 5.
C.I. RAMASU S.A. fundamentó su solicitud de audiencia de conciliación argumentando que AVON COLOMBIA LTDA. en el mes de mayo de 2010 publicó en catálogos de circulación nacional, un producto consistente en ropa interior para mujer, con un estampado que en su opinión, reproduce la supuesta obra artística titulada “Colección Evolución”. 6.
El 29 de octubre de 2010, AVON COLOMBIA LTDA. presentó demanda de nulidad en contra del certificado de registro de la obra artística. 7. Mediante Auto de 24 de abril de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda:
8. AVON COLOMBIA LTDA. presenta demanda alegando lo siguiente: - - Revisada la obra titulada por C.I. RAMASU S.A. como “Colección Evolución”, los diseños registrados bajo esta obra no cumplen con los requisitos esenciales exigidos por las normas de derechos de autor para ser considerados como una obra artística, pues dichos diseños consisten en diseños de carácter común utilizados desde hace muchos años por terceros en diferentes productos, incluyendo el de la ropa interior, y obtenidos de páginas especiales de internet de carácter internacional y de propiedad de terceros diferentes a la sociedad C.I. RAMASU.
Resulta evidente el requisito de originalidad como condición sine qua non para la protección de una obra por parte del derecho de autor. Entiéndase por originalidad de la obra, la originalidad que resulta intrínseca a la expresión creativa e individualizada de la obra, sin importar el grado o cantidad de una u GACETA OFICIAL 07/10/2015 18 de 23 - - - otra.
Es decir, que la originalidad de una obra debe ser entendida como el resultado de un esfuerzo intelectual de quien reclama su autoría. La obra creada por la señora Alejandra Mesa García constituye una simple copia de las distintas imágenes obtenidas en internet de diseños de corazones, y que ya se encontraban disponibles al público en internet para el año 2009.
Queda debidamente demostrado que los diseños presentados por C.I. RAMASU S.A. ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el 16 de febrero de 2010 como obra artística inédita, en ningún momento cumple con el requisito de originalidad que exige la Decisión 351 para ser considerada como obra artística y, por ende, gozar de la protección que otorga el derecho de autor.
Lo anterior, teniendo en cuenta que resulta evidente cómo los diseños sobre los cuales se pretende reivindicar un derecho de autor ya existente para el año 2009 y eran asequibles al público en internet, razón por la cual los mismos constituyen una simple reproducción de las imágenes que se encuentran disponibles en internet, y que son de uso común por diferentes empresarios, así como una imitación de las imágenes que se licencian en la página de internet www.shutterstock.com, página que no es de propiedad de la sociedad C.I. RAMASU S.A. La Dirección Nacional de Derechos de Autor violó la Decisión 351 al registrar como obra artística inédita unos diseños que para el 2009 ya eran de uso común y se encontraban en el mercado nacional e internacional disponibles para el uso por parte de terceros. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 9. C.I. RAMASU S.A. contesta la demanda alegando que: - El certificado de registro es meramente declarativo del derecho, y no constitutivo, pues este derecho nace con la creación de la obra sin necesidad de registro. Lo que no tiene ningún asidero es pretender decir, que el proveedor de prendas de AVON COLOMBIA, sociedad demandante, la sociedad C.I. SURATEX S.A., tiene unos diseñadores que casualmente tuvieron la misma inspiración de mi cliente y pasaron de los dibujos de I LOVE PINK al mismo con corazones y la misma disposición de I LOVE T donde la T, en el caso de nuestro cliente es la evocación de la primera letra de su marca TARRAO, o sea YO AMO A TARRAO, de igual manera resulta por lo menos insultante, que después que las prendas de nuestro cliente estaban en el mercado a la demandante se le hubiera ocurrido lanzar exactamente la misma prenda, supuestamente porque su proveedor tuvo la misma inspiración para el mismo producto, de hecho, la supuesta imagen que aparece como propuesta al demandante en la página 09, es sustancialmente diferente a la que aparece en las prendas comercializadas por AVON y son exactamente idénticas a las comercializadas con anterioridad por C.I. RAMASU, por lo que es lógico inferir que esas propuestas fueron ex post a la conciliación citada y lo que ocurrió fue una copia servil de las obras de arte aplicadas por nuestro cliente con anterioridad y de las cuales, por esta vía AVON pretende desvirtuar un registro, como si con ello pudiera esconder el verdadero trasfondo de la violación a los derechos de autor y/o competencia desleal que hay en su accionar.
GACETA OFICIAL 07/10/2015 19 de 23 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 53 de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2.
El registro de una obra artística ante la oficina nacional competente. El requisito de originalidad de la obra. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. EL REGISTRO DE UNA OBRA ARTÍSTICA ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 10. C.I. RAMASU S.A. contesta la demanda alegando que el certificado de registro es meramente declarativo de derecho y no constitutivo, pues el derecho nace con la creación de la obra sin necesidad de un registro. 11. La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual.
La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho, y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 12. En relación a dicha necesidad de protección, el legislador comunitario en el artículo 53 de la Decisión 351 dispone que el registro en el caso de obras artísticas es declarativo y no constitutivo de derechos.
Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. 13. Proceso 102-IP-2010 de 14 de octubre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.
Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”1. Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor, es importante mencionar qué se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales de acuerdo al artículo 3 de la Decisión 351, son definidos de la siguiente manera: “Autor: Persona física que 1 Charria García, Fernando, Derechos de Autor en Colombia, Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2001, p.
21. GACETA OFICIAL 07/10/2015 20 de 23 realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”. 14.
De igual modo, este Tribunal en el Proceso 2-IP-2010 ha precisado respecto del Registro ante la autoridad nacional: El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.
Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.
En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”.
(Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”). 15. Sobre lo expuesto, la Sala Consultante debe considerar que los derechos de paternidad sobre la obra son inherentes al autor, sin perjuicio de estar o no registrado ante la autoridad nacional competente, por ende el acto de registro, en mérito a su naturaleza declarativa, constituye una liberalidad del autor.
GACETA OFICIAL 07/10/2015 21 de 23
2. EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD DE LA OBRA. 16. La sociedad demandante afirma que los diseños presentados por C.I. RAMASU S.A. ante la Dirección Nacional de Derechos de autor son una obra artística inédita no cumple con el requisito de originalidad que exige la Decisión 351 17. Sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-98, al afirmar que: “La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’- como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo.
Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las ‘obras del ingenio’ (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la ‘creación’ intelectual, y a la obra como toda ‘creación’ de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).” 2 18. En relación a la originalidad de la obra, reiterando lo expresado por este Tribunal en la interpretación prejudicial en el Proceso 121-IP-2013: “Para que la obra esté dotada de originalidad es que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros.
Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente. También es importante mencionar que los dos requisitos mencionados pueden ser muy difíciles de probar en casos particulares, ya que podrían intervenir muchas figuras y factores.
Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad. Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica.
Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original. Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel3”. 2 3 Interpretación prejudicial 32-IP-97, caso “TERMINATOR”, del 02 de octubre de 1998.
En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 416 del 15 de marzo de 1999. Sobre esto se puede consultar el análisis que realiza Antequera Parilli sobre el tema: “La originalidad de las obras (o el de que están protegidas las obras cuando sean originales), aparece expresamente mencionado en muchas leyes nacionales y apunta a su individualidad (y no a la novedad stricto sensu, propia del derecho invencional), es decir, que el producto creativo, por su forma de expresión, debe tener características propias como para distinguirlo de cualquiera otro del mismo género, a diferencia de la copia, total o parcial, de la creación de otros ( lo que tipificaría un plagio), sin una interpretación o sello personal; o de la simple técnica, que sólo requiere de la habilidad manual de la ejecución.” Antequera Parilli, Ricardo.
Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Colección de Propiedad Intelectual. Aisge y Reus. Madrid, 2007. Pág.
51. GACETA OFICIAL 07/10/2015 22 de 23 19. La Sala consultante deberá verificar en la obra denominada “Colección Evolución” se encuentra dotada de originalidad o si por el contrario se trata de una obra que tiene características comunes utilizados por años en diferentes productos. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. La Sala Consultante debe considerar que los derechos de paternidad sobre la obra son inherentes al autor, sin perjuicio de estar o no registrado ante la autoridad nacional competente, por ende el acto de registro, en mérito a su naturaleza declarativa, constituye una liberalidad del autor SEGUNDO: La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.
El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre Derechos de Autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.
La Sala Consultante deberá verificar en la obra denominada “Colección Evolución” sí la misma se encuentra dotada de originalidad o si por el contrario se trata de una obra que tiene características comunes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 07/10/2015 23 de 23 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú