Año XXXII – Número 2603 Lima, 12 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 03-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 116 literal b), 122 y 124 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06850-2011-0-1801JR-CA-08.
Actor: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Diseño industrial “CEPILLO DENTAL” PROCESO 04-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: BIOHEAP LIMITED. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE”.
Expediente Interno: 00014-2012-01801-JR-CA-10 PROCESO 03-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 116 literal b), 122 y 124 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06850-2011-0-1801-JR-CA-08.
Actor: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Diseño industrial “CEPILLO DENTAL”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/10/2015 2 de 25 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de agosto del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 6850-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06850-2011-0-1801-JR-CA-08.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de junio de 2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. COLGATE PALMOLIVE COMPANY.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 31 de agosto de 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó el registro del diseño industrial “CEPILLO DENTAL”, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud No. 29/331,307, presentada el 23 de enero de 2009 en Estados Unidos de América, cuyos diseñadores son Xi Wen Jin, Douglas J. Hohlbein y Al A. Sprosta (dibujos 15 a 21 originalmente presentados que ahora son los dibujos 1 a 7). 2.
Mediante proveído de fecha 4 de septiembre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, señaló que la solicitud ha sido presentada como divisional de la solicitud No. 965-2009/DIN, por lo que debía considerarse las figuras 1 a 7 presentadas, y como fecha de presentación la de la solicitud original, es decir, 22 de julio de 2009.
GACETA OFICIAL 12/10/2015 3 de 25 3. El 11 de diciembre de 2009, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, formuló oposición al registro solicitado sobre la base de los siguientes argumentos: i) Lleva varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales; ii) El diseño solicitado constituye una forma usual en el mercado para los implementos de cuidado oral; iii) El diseño solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo que no presenta gran diferenciación respecto de los demás cepillos que se encuentran en el mercado, sino que el mismo se limita a presentar diferencias secundarias que bajo ningún punto de vista dotarán de novedad al referido producto; iv) Lo afirmado precedentemente puede ser rápidamente constatado si se aprecia la cabeza del cepillo solicitado y se compara con todas aquellas existentes actualmente en el mercado y que no son de titularidad de la solicitante; v) Asimismo, la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo no constituye un elemento que dote de novedad al cepillo solicitado; vi) Al apreciarse el mango del cepillo solicitado, puede apreciarse, sin dificultad, que el mismo está constituido por formas actualmente comunes; vii) El cepillo dental solicitado no presenta alguna apariencia particular ni una creación ornamental que lo dote de novedad. 4.
El 04 de octubre de 2010, se emitió el Informe Técnico CEA 68-2010, en el cual el examinador de diseños industriales concluyó que la oposición formulada y la existencia del diseño US D486,649 (encontrado en la búsqueda de antecedentes en la Base de Datos de Estados Unidos de América), no afecta el requisito de novedad del diseño presentado.
Finalmente, resaltó que las figuras 1 a 7 presentadas mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2009 no implican una ampliación de la solicitud No. 965-2009/DIN de fecha 22 de julio de 2009. 5. El 12 de octubre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 000085-2010/CIN-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. 6.
El 26 de octubre de 2010, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo. 7. El 21 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2608-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 000085-2010/CIN-INDECOPI.
8. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, interpuso demanda de nulidad contra las anteriores Resoluciones. 9. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 21 de enero de 2014, declaró infundada la demanda.
10. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
GACETA OFICIAL 12/10/2015 4 de 25 a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12. Indica, que la novedad de un diseño industrial está conformada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique, sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad.
En el caso concreto, el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados. Por lo tanto, concluye que la mera apariencia no basta para acreditar los requisitos de la normativa comunitaria andina. 13. Agrega, que absolutamente todos los mangos de los cepillos dentales son alargados, y la mayoría de ellos son arqueados para mayor facilidad de agarre.
Del mismo modo, la existencia de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas características constituyen una apariencia particular. 14. Adiciona, que en el Informe Técnico CEA No. 68-2010, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes con las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo resbale; situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos.
Por lo tanto,, se trata de diferencias secundarias. 15. Complementa, que la forma cómo se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita ser protegido a través de un derecho de exclusiva. 16. Señala, que de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad. 17.
Arguye, que de otorgarse el registro solicitado, se estaría permitiendo el monopolio sobre un diseño que es de uso común en el mercado. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del Indecopi. 18. Argumenta, que a diferencia de las “patentes de invención”, cuyo objeto es proteger la idea inventiva que busca resolver un problema técnico, en el “diseño industrial” se protege el aspecto o apariencia especial de un producto o artículo utilitario que lo incorpora, haciéndolo más agradable a la vista y por lo tanto más atractivo y deseable para el consumidor. 19.
Agrega, que un “modelo o dibujo” reúne este requisito de novedad cuando produce en el usuario informado una impresión general diferente de la que produce cualquier otro “modelo o dibujo” puesto a su disposición. 20. Indica, que el diseño solicitado cuenta con el requisito de novedad; y, además está dotado de los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que producen en el usuario informado una impresión general diferente de la que GACETA OFICIAL 12/10/2015 5 de 25 produce cualquier otro dibujo o modelo.
Por lo tanto, no es una forma usual de producto. 21. Agrega, que la demandante no aporta pruebas que desacrediten la novedad del diseño solicitado y mucho menos la veracidad del Informe Técnico CEA No. 682010. Por lo tanto, no basta la sola afirmación, y menos cuando se tiene la carga de la prueba. 22. Señala, que el Informe Técnico CEA No. 68-2010, tuvo en cuenta no solo las semejanzas, sino también las diferencias específicas, a la hora de hacer la comparación en conjunto entre el diseño solicitado y el diseño antecedente.
Por lo tanto, se concluyó que el diseño estaba dotado de una “apariencia especial” para el consumidor o usuario potencial. 23. Indica, que se debe tomar en consideración que no existe descripción detallada de cerdas en los diseños, por lo que no corresponde analizar un elemento extraño y ajeno a la solicitud de registro. 24. Manifiesta, que no se ha acreditado que las figuras del diseño (para una mayor facilidad en el agarre del cepillo) sean elementos de utilidad (de orden técnico), que no puedan otorgar una apariencia particular al diseño. Por lo tanto, aún en el supuesto de que tales figuras cumplieran una finalidad utilitaria, el diseño presentaría también un aporte arbitrario del diseñador, toda vez que se aprecian características de orden estético en el diseño solicitado como figuras y formas particulares y armónicas.
Por parte del Tercero Interesado. 25. Indica, que el diseño solicitado cumple con los requisitos de la Decisión 486 relativos al diseño industrial. 26. Señala, que la demandante no acredita su legítimo interés para actuar al momento de formular la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486; así como tampoco aporta pruebas que desvirtúen el atributo de la novedad de la que goza el diseño solicitado.
No basta la mera afirmación. c. Sentencia de primera instancia. 27. El Vigésimo Sexto Contencioso Administrativo, Sub Especialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 21 de enero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…)
VIGÉSIMO CUARTO: Que, en el caso en concreto si bien es cierto la demandante cuestiona la validez del acto impugnado al considerar que el diseño solicitado no presenta mayor nivel de novedad con respecto al resto de productos que se distribuyen en el mercado es preciso señalar, que de la revisión del acervo probatorio que obra tanto en actuados administrativos como judiciales, no se aprecia la existencia de algún elemento de juicio que cause suficiente convicción a esta judicatura sobre lo alegado por la demandante, ello en razón al carácter general de dicha argumentación. (…)VIGÉSIMO QUINTO: Que, por otro lado, si bien el diseño industrial solicitado incorpora ciertas modificaciones en cuanto al diseño tradicional del producto <cepillo>, es también cierto que estas modificaciones se limitan exclusivamente a su aspecto visible, contribuyendo a la presentación estética u ornamental del cepillo, situación que no impide que el producto pueda desempeñar las funciones para las que fue creado.
Atendiendo a ello, y GACETA OFICIAL 12/10/2015 6 de 25 contrariamente a lo argumentado por la accionante, esta judicatura sí advierte la incorporación de aportes no presentados normalmente por el producto al que se aplica el diseño industrial, advirtiéndose el carácter ornamental de estos detalles que fueron descritos en el Informe Técnico CEA No. 68-2010.
VIGÉSIMO SEXTO: Que, ampliando lo argumentado, es pertinente señalar que, si bien la normativa andina establece que un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que se presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o con relación al modelo general del producto al que se aplica; en el caso en concreto y conforme se ha precisado sí existirían suficientes elementos que permitan acreditar la distintividad del diseño con respecto a sus similares en el mercado.
Por otra parte, si bien la demandante argumenta que la forma del diseño cuestionado constituye una forma general en el mercado, es preciso resaltar que no existen suficientes elementos de juicio en el acervo probatorio que permitan respaldar dichos argumentos, pues como se ha señalado, el caso en controversia versa sobre el carácter innovativo en la forma del producto, y no en aspectos técnicos que determinen la utilidad del producto.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a lo precisado por el accionante con respecto a la conformación de los set de cerdas, es pertinente señalar que (…) la apreciación del aspecto estético u ornamental del producto debe concluir en una apreciación del producto en su conjunto, no siendo ajeno a este la posibilidad que los diseños examinados puedan presentar caracteres no diferenciados, máxime si se considera en el caso en concreto que el elemento cuestionado forma parte integrante del aspecto útil del producto (…)”. d. Recurso de apelación.
28. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 29. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 113 y 115 de la Decisión 486? 2.
¿Cómo deberían analizarse los requisitos para registrar diseños industriales?”. 30. Se hará la interpretación solicitada. Y de oficio se interpretarán las siguientes normas: los artículos 116 literal b), 122 y 124 de la Decisión 4861. 1 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…).
GACETA OFICIAL 12/10/2015 7 de 25 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 31. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. B. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
C. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. D. La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 32. Como quiera que en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial “CEPILLO DENTAL”, y como quiera que el INDECOPI accediera a la mencionada solicitud, el Tribunal estima pertinente referirse al ámbito de protección del diseño industrial y a los requisitos para su registro. 33. Además de lo anterior la corte consultante realizó las siguientes preguntas que se absolverán en el presente acápite: “1.
¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 113 y 115 de la Decisión 486? 2. ¿Cómo deberían analizarse los requisitos para registrar diseños industriales?”. 34. Para lo anterior el Tribunal seguirá los criterios vertidos en la Interpretación Prejudicial expedida el 11 de noviembre de 2010, en el marco del Proceso 87-IP2010. “El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial.
El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.
GACETA OFICIAL 12/10/2015 8 de 25 “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial: “(…) La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. (…) Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (…)”.
(Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005). Requisitos y efectos del registro. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).
El diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (artículo 114 de la Decisión 486). Para responder específicamente a las preguntas de la corte consultante, tenemos lo siguiente: El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: GACETA OFICIAL 12/10/2015 9 de 25 “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”.
De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial: “(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (…) En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica2 a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial3, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”4. 2 3 4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.
Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 12/10/2015 10 de 25 El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber: “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.
A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.
La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir exclusivamente en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.
Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.
De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Manifestó lo siguiente: “El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales”. (Interpretación GACETA OFICIAL 12/10/2015 11 de 25 Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195IP-2013). Ahora bien, el diseño industrial ha sido analizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con lo siguiente: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea5 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el 5 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 12/10/2015 12 de 25 aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 35.
De conformidad con lo anterior, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
B. COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. 36. En el procedimiento administrativo interno, la opositora argumentó que el diseño solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo, cuya cabeza y forma general no presentan diferenciación respecto de los demás cepillos que se encuentran en el mercado; sólo presenta diferencias secundarias en comparación con aquellos.
De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto. 37. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. 38.
Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las GACETA OFICIAL 12/10/2015 13 de 25 diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.
(Interpretación prejudicial 71-IP-2010, de 06 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1235, de 23 de agosto de 2005). 39. Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias segundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. - Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
C. APORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO. 40. La demandante argumentó que al analizar la novedad no se deben tomar en cuenta los elementos de carácter técnico o que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad. Afirmó que no se ha tenido en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo resbale. 41.
De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. 42. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 43.
De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. GACETA OFICIAL 12/10/2015 14 de 25 44. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 45.
De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 46.
En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado. 47. Por lo tanto, le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.
D. LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. LA LEGITIMACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN. EL PAPEL DE LA OFICINA NACIONAL. 48. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. 49. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 50.
El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: − Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. − Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. − Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público GACETA OFICIAL 12/10/2015 15 de 25 consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. − Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. − Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad.
Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Se considera como diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En este sentido, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias segundarias entre los GACETA OFICIAL 12/10/2015 16 de 25 diseños industriales en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se deben excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así es riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el diseño industrial que se pretende registrar.
TERCERO: Le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.
CUARTO: El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las características determinadas en el acápite D de la presente providencia. De éstas, de conformidad con el caso particular, se resaltan las siguientes: - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. - Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 12/10/2015 17 de 25 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 04-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: BIOHEAP LIMITED. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE”.
Expediente Interno: 00014-2012-0-1801-JR-CA-10. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 14-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía courier, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00014-2012-0-1801-JR-CA-10.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Apelante: Parte contraria: BIOHEAP LIMITED INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú GACETA OFICIAL 12/10/2015 18 de 25 Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.
El 8 de marzo de 2004 PACIFIC ORE TECHNOLOGY (AUSTRALIA) LIMITED solicitó patente de invención para LIXIVIACIÓN POR PILAS MEJORADA, cuyos inventores son Tamsin Lisa Williams y Olin John Hunter. 2. El 9 de febrero de 2005, PACIFIC ORE TECHNOLOGY Ltd. señaló que ha variado su razón social a BIOHEAP LIMITED, por lo que solicitó se considere como solicitante a BIOHEAP LIMITED. 3.
El 24 de febrero de 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, procedió a modificar el título de la solicitud por: “PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE”, para definir de manera más adecuada la solicitud. 4. El 7 de abril del 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorgó la orden de aviso de cambio de razón social por lo que se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 8 de julio de 2005. 5.
El 13 de diciembre de 2006, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 05-2006 indicando que las reivindicaciones de la patente solicitada por BIOHEAP LIMITED no cumplen con los requisitos de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 6. El 26 de marzo de 2007, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006, señalando que adjuntaba las correcciones sugeridas por el examinador de patentes. 7.
El 12 de julio de 2007, el examinador de patentes emitió informe técnico LPC 052006, señalando que no existía suficiencia y claridad en las reivindicaciones. 8. El 9 de septiembre de 2007, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006 adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones corregidas. 9. El 10 de marzo de 2008 el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC-052006/b. 10.
El 1 de abril de 2008 BIOHEAP LIMITED dio respuesta al Informe Técnico LPC-052006/b. 11. El 9 de septiembre de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 05-2006/c, señalando que las reivindicaciones no cumplían con el requisito establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. 12. El 1 de diciembre de 2008, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006/c manifestando que el documento presentado cumple con los requerimientos de la Decisión 486. 13.
El 30 de diciembre de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 05-2006/d señalando que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 12/10/2015 19 de 25 14. El 29 de enero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución 142-2009/DIN-INDECOPI, denegó la patente solicitada, ya que según el análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 del texto legal acotado. 15.
El 23 de septiembre de 2009, BIOHEAP LIMITED, interpuso recurso de apelación, expresando su discordancia con lo concluido por el examinador de patentes. 16. El 25 de mayo de 2010 la examinadora de patentes emitió el informe técnico BCC 622011, concluyendo que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486. 17.
El 21 de septiembre de 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2025-2011/TPI-INDECOPI denegó la patente de invención para PROCESO DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN PILAS DE MENAS CON SULFUROS DE METAL BASE, solicitada por BIOHEAP LIMITED. 18. El 29 de diciembre de 2011 BIOHEAP LIMITED presentó demanda contencioso administrativa, solicitando nulidad de la Resolución 2025-2011/TPI-INDECOPI. 19.
El 30 de julio de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual presentó contestación a la demanda contencioso administrativa interpuesta por BIOHEAP LIMITED. 20. El 20 de febrero de 2014 el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Diez, declaró infundada la demanda interpuesta por BIOHEAP LIMITED, ya que los argumentos de la demandante sólo cuestionan la evaluación realizada por la autoridad administrativa, no constituyendo ello un argumento de validez. 21.
El 12 de marzo de 2014, BIOHEAP LIMITED presentó recurso de apelación, para solicitar se revoque y, en consecuencia, se declare nula la Resolución Diez de 20 de febrero de 2014. 22. Mediante auto de 14 de julio del 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando al Tribunal se pronuncie respecto de: Criterios para determinar el requisito de novedad de una solicitud de patente de invención. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 23.
BIOHEAP LIMITED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que existe una incorrecta apreciación de la normativa comunitaria y una ilógica aplicación sobre la base de la documentación aportada para lograr el registro de la patente de invención denominada “PROCESO DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN PILAS MENAS CON SULFUROS DE METAL BASE”.
GACETA OFICIAL 12/10/2015 20 de 25 - Que el proceso propuesto resulta ser altamente novedoso, ya que la invención no encuentra ningún antecedente próximo, al contrario de lo sostenido por la demandada. - Que resulta extraño que el examinador haya considerado al primer documento presentado por BIOHEAP LIMITED, al grado de considerar la inexistencia de novedad en la invención propuesta, por esta razón considera que la Dirección de Invenciones ha realizado una aplicación incorrecta de la norma comunitaria al basarse en una apreciación incorrecta del examinador. - Que las conclusiones elaboradas por el examinador simplemente no son correctas.
El examinador está leyendo la información del primer documento presentado por BIOHEAP LIMITED, con la intención de crear una divulgación adaptada a la afirmación de la solicitud de patente. Esto es inapropiado e injusto. - El examinador está en lo correcto al manifestar que los mesófilos oxidantes de Azufre liberan el calor. Sin embargo, BIOHEAP LIMITED ha observado una vez más que no existe ninguna enseñanza explícita en donde se indique que se proporcionan tanto los mesófilos como termófilos.
La lista proporcionada en el primer documento no instruye al lector capacitado sobre cómo utilizar ambos tipos de microorganismos. - No se considera que el punto planteado por el examinador acerca de que no existe un indicio suficiente o una cuantificación de la cantidad de calor que se requiere, sea relevante. La reivindicación pone en manifiesto que el calor generado es suficiente para elevar la temperatura de tal manera que operen las bacterias termofílicas.
El experto en la materia está al tanto de los rangos de la temperatura en los cuales los mesófilos y termófilos nuevamente funcionen, la reivindicación es clara para el lector experto en la materia. - Que si bien es cierto, el registro que confiere un determinado registro para un derecho de propiedad intelectual es territorial, no es menos cierto que en el caso de patentes la protección que se otorgará tiene como condicionamiento que los requisitos de novedad estén relacionados a la generalidad de las patentes registradas mundialmente, es decir, el antecedente estará determinado por todo conocimiento que pertenezca al estado de la técnica. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 24.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - La patente solicitada por el demandante no cumple con el requisito de novedad contemplado en el artículo 16 de la Decisión 486, debido a que en su antecedente más próximo, “RECUPERACIÓN DE METALES A PARTIR DE MENAS”, ya se encuentran descritos los procesos que se pretenden reivindicar, y se describen algunos de los mismos rasgos, lo que determina que la patente solicitada carezca del requisito de novedad. - Que el examinador no ha incurrido en ninguna imprecisión al hacer referencia al antecedente, por el contrario analiza objetivamente las semejanzas que éste presenta en la patente solicitada. - Que no es necesario que las reivindicaciones materia de comparación se presenten de forma idéntica, como pretende la demandante, siendo suficiente que el GACETA OFICIAL 12/10/2015 21 de 25 antecedente nos permita apreciar que las reivindicaciones materia de solicitud se encuentran en el estado de la técnica. - Que en el presente caso analizadas las reivindicaciones presentadas por la demandante, se aprecia que contrariamente a lo señalado por la demandante, ellas resultan coincidentes con su antecedente más cercano “RECUPERACIÓN DE METALES A PARTIR DE MENAS”, por lo que al carecer del requisito de novedad no es posible que se conceda la patente de invención solicitada. c. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por BIOHEAP LIMITED contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, por cuanto los argumentos de la demandante sólo cuestionan la evaluación realizada por la autoridad administrativa sobre la reivindicación, no advirtiéndose elementos de juicio que acrediten la validez de las demás reivindicaciones. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.
25. BIOHEAP LIMITED en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la patente solicitada cumple a cabalidad con el requisito de novedad contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual debe ser considerada como nueva y, en consecuencia, revocar lo actuado y otorgar la invención solicitada. - Que en el documento presentado por BIOHEAP LIMITED no se pronuncia respecto de la naturaleza exotérmica de la reacción de oxidación de azufre elemental mediante bacterias mesófilas.
A pesar de ello, el examinador de patentes usa la información revelada por el propio solicitante en su contra. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación. 26. Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el cual se interpretará por ser procedente.
C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA: En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente: 1 Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo
40. GACETA OFICIAL 12/10/2015 22 de 25 A. De la novedad de la invención como requisito. A. DE LA NOVEDAD DE LA INVENCIÓN COMO REQUISITO. 27. Dentro del proceso interno se presentó la solicitud de registro de la patente denominada PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE, la cual fue denegada por falta de novedad, y para dar contestación a la pregunta del juez consultante es pertinente hacer mención a este tema.
Novedad de la Invención 28. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. 29. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”2. 30.
Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: 31. “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”3. 32.
Según lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 3 GACETA OFICIAL 12/10/2015 23 de 25 33. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 34.
En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”4. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. 35.
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 36.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 37. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”5. 38.
El juez consultante, deberá analizar si la solicitud de patente reúne el requisito de novedad sobre los parámetros contenidos en esta interpretación prejudicial. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo 4 5 SALVADOR, Jovani Carmen.
Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 24 de 25 que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 12/10/2015 25 de 25 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú