Año XXXII – Número 2600 Lima, 12 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 19-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 136 literal e) de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca.

“DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO (mixta). Expediente Interno: 07545-2010-0-1801-JR-CA03 PROCESO 060-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 literal b) y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Diseño industrial: CEPILLO DENTAL. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 5554-20120-1801-JR-CA-04 PROCESO 063-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.

Actor: OCEAN NUTRITION CANADA LTD. Proceso interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03 PROCESO 19-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 12/10/2015 2 de 41         136 literal e) de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca.

“DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO (mixta). Expediente Interno: 07545-20100-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 7545-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07545-2010-0-1801-JRCA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE REPÚBLICA DEL PERÚ. LA LA LA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 26 de octubre de 2009, el señor RICARDO HEREDIA SILVA solicitó el registro de la marca de servicio “DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS” y logotipo (mixta) para identificar servicios en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados. 3. El 10 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado, por la GACETA OFICIAL 12/10/2015 3 de 41       existencia previa de la marca denominativa LA CASITA DE RICARDO, bajo el certificado 54167. 4.

El 1 de marzo de 2010, el señor RICARDO HEREDIA SILVA interpuso recurso de reconsideración. 5. El 2 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos calificó el escrito de fecha 1 de marzo de 2010 presentado por el señor RICARDO HEREDIA SILVA como un recurso de apelación. 6. El 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1889-2010/TPI-INDECOPI procedió a confirmar la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos. 7.

El 6 de diciembre de 2010 el señor RICARDO HEREDIA SILVA presentó demanda contenciosa administrativa. 8. El 8 de julio de 2011 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa planteada. 9. El 26 de noviembre de 2013, mediante Sentencia signada como Resolución Número Trece, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda planteada por el señor RICARDO HEREDIA SILVA. 10.

El 10 de diciembre de 2013, el señor RICARDO HEREDIA SILVA, presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Trece. 11. Mediante providencia de 1 de agosto de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a. ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar la originalidad del elemento figurativo de un signo mixto de tal modo que sea capaz de determinar su impresión en conjunto? b. ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo que comparten un término común constituido por el nombre propio correspondiente a los titulares de ambos? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 12.

El señor RICARDO HEREDIA SILVA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que el signo “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) no guarda similitud con la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa), no existiendo riesgo de confusión para distinguir uno de otro por más que distingan servicios de restaurante o alimentación. - Menciona que el titular del registro de la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) don Ricardo Gutiérrez Valdez no ha formulado oposición alguna; sin embargo la autoridad administrativa, deniega su derecho sustentándose que en   GACETA OFICIAL 12/10/2015 4 de 41       defensa del interés público tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad. - Manifiesta que existiendo una interpretación errónea con respecto al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial, los mismos que deben ser nuevamente evaluados y analizados a la luz de la fundamentación fáctica y jurídica expuesta. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 13.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que se aprecia que los signos en cuestión (solicitado y registrado) se encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación).

Por lo que existe identidad entre algunos de los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) y algunos de los servicios que distingue la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa). - Menciona que el consumidor analizará la marca “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixta) cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) que tienen como elemento común la palabra Ricardo. - Manifiesta que la apreciación de conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar, como lo haría un consumidor, el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad de la marca.

No todos los elementos que conforman una marca le otorgan distintividad. - Afirma que la denominación relevante del signo solicitado es DON RICARDO puesto que la frase EL REY DE LAS HUEVERAS, la cual no presenta una grafía especial, está dispuesta en la parte inferior del signo en un tamaño muy pequeño, casi imperceptible para el público usuario. - Manifiesta que en el presente caso no se presenta una confusión directa, sino un riesgo de confusión indirecta, porque el consumidor no creerá que adquiere un producto o servicio por otro, pero sí se presenta una confusión indirecta toda vez que el consumidor puede considerar que la nueva marca es una variante de la anterior, que posee el mismo origen empresarial o que proviene de empresas vinculadas. - Alega que el análisis de confundibilidad se efectuó tomando en cuenta el aspecto en conjunto de cada uno de los signos confrontados, dándose un mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias, que son aquellas características que son mejor recordadas por el consumidor. - Concluye que la falta de oposición a la solicitud de registro de marca de la demandante no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente, siendo irrelevante incluso si el titular de la marca considera o no confundible la marca solicitada con su marca registrada.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 5 de 41       c. Sentencia de Primera Instancia. 14. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda al concluir que la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 1889-2010/TPIINDECOPI de 20 de agosto de 2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual han sido emitidas sin incurrir en causal de nulidad. 15.

Además que cumplen con los requisitos de validez de los actos administrativos al observar la competencia, dado que fueron emitidas por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado; habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y además se encuentran motivadas en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 16.

Habiéndose determinado que el signo solicitado por Ricardo Heredia Silva se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y que las resoluciones administrativas materia de impugnación han sido emitidas válidamente sin incurrir en causal de nulidad; tampoco corresponde estimar la pretensión concerniente a ordenar a la demandada el registro del signo solicitado. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 17.

El señor RICARDO HEREDIA SILVA, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que no se ha tenido en consideración los fundamentos de hecho y de derecho que contiene la demanda que sustenta básicamente que la denominación “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixta) no guarda similitud con la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) y su respectivo logotipo no existiendo riesgo de confusión para distinguir uno de otro, por más que ambos establecimientos presten servicios de restaurante o alimentación. - Manifiesta que la sentencia no ha tenido en consideración que el titular del registro de la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) no ha formulado oposición alguna. - Afirma que las diferencias entre el signo de “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) son notables y pesan más que las semejanzas lo que nos conlleva por el camino de la no confusión y de la no identidad y para esto basta observar las figuras de uno y otro logotipo no resultando lógico lo expresado en el considerando 17 de la resolución apelada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 6 de 41       De oficio se interpretará el artículo 136 literal e) de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos. B. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

C. Registro del nombre como marca. D. Examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS. 18. La solicitud de registro de DON RICARDO “EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO (mixto) fue denegado de oficio por considerarse confundible con la marca LA CASITA DE RICARDO (mixta), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 19.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 20.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;   3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 7 de 41       21. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 22. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 23.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 24. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 25.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 26. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 27.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 28.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 8 de 41       exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 29. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 30.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 31. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 32.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 33. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 12/10/2015 9 de 41       b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 34. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 35. El juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar la originalidad del elemento figurativo de un signo mixto de tal modo que sea capaz de determinar su impresión en conjunto?, por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuar entre signos denominativos y mixtos.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA 36. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o   GACETA OFICIAL 12/10/2015 10 de 41       números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 37.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 38.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 39.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. 40.

La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS y LOGOTIPO (mixto)   GACETA OFICIAL 12/10/2015 11 de 41       respecto de la marca registrada LA CASITA DE RICARDO (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

C. REGISTRO DEL NOMBRE COMO MARCA. 41. En cuanto a la segunda pregunta del consultante, respecto a ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo que comparten un término común constituido por el nombre propio correspondiente a los titulares de ambos?, si analizado el signo mixto, predomina el elemento denominativo, se deben seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan. 42.

De conformidad con el artículo 136 literal e) de la Decisión 486, no puede ser registrado el signo que reproduzca el nombre completo, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, salvo con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. 43. Añade dicha norma, que cuando se trate de persona natural no se requiere el consentimiento para la solicitud del registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas. 44.

Existe otra corriente según la cual los tratadistas establecen que la expresión "nombre" únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; surgiendo otra inquietud en cuanto a la aplicabilidad de la norma, considerando que existen muchas personas con el apellido o patronímico "Díaz", "Vivanco", etc los que se consideran registrables por ser apellidos comunes, es decir no notorios.

Existiendo excepciones como los apellidos "Kennedy", "Dalí", "Guayasamín", casos en los cuales se ha constituido la figura de la notoriedad por su actuación pública destacada; en estos casos la autorización es necesaria ante la ley, en forma personal o directa o a través de sus herederos hasta del cuarto grado. 45. De esta manera los jueces y tratadistas han concluido, que los únicos que tienen el derecho de registrar su "nombre" como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados. 46.

En consecuencia el "nombre" abarca el nombre de pila y el apellido, es decir, el nombre completo. 47. La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro como marca, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos. 48.

La prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales. 49.

De igual manera este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 108-IP-2014 ha manifestado que:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 12 de 41       “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”8. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”. 50.

En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto el argumento expuesto por el solicitante, más aún cuando en la conformación de la marca utiliza únicamente su nombre y verificar si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y va a ser diferenciable un servicio del otro.                                                                                                                         8   http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 12/10/2015 13 de 41       D. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 51.

En consideración a que si bien no se presentó oposición por parte del titular de la marca LA CASITA DE RICARDO (denominativa) en contra del signo solicitado DON RICARDO “EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO, la oficina de marcas denegó de oficio el registro, por lo que es preciso referirse al examen de registrabilidad al que está obligado. 52.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 53.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.9 53.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.                                                                                                                         9   Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 14 de 41       55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”11. 56.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en                                                                                                                         10 11   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 15 de 41       relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. GACETA OFICIAL 12/10/2015 16 de 41       - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 060-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 literal b) y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Diseño industrial: CEPILLO DENTAL. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 55542012-0-1801-JR-CA-04. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince   GACETA OFICIAL 12/10/2015 17 de 41     VISTOS: El 22 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 5554-2012-01801-JR-CA-04;

El auto de 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Hechos. 1.

El 14 de junio de 2010, Colgate-Palmolive Company, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 29/351,994 presentada el 15 de diciembre de 2009 en Estados Unidos de América, solicitó el registro del diseño industrial para CEPILLO DENTAL. 2. El 9 de septiembre de 2010, se dictó la Orden de Publicación 660-2010, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 4 de octubre de 2010. 3.

El 18 de octubre de 2010, Dione Katiushka Concha García formuló oposición al diseño solicitado señalando que lleva varios años en el mercado de las cremas y cepillos dentales, por lo que tiene legítimo interés para formular oposición. 4. El 15 de noviembre de 2011, mediante Resolución 166-2011/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del diseño industrial para CEPILLO DENTAL. 5.

El 5 de diciembre de 2011, Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación contra la Resolución 166-2011/CIN-INDECOPI. 6. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución 1316-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1662011/CIN-INDECOPI. GACETA OFICIAL 12/10/2015 18 de 41     7.

El 17 de agosto de 2010, Dione Katiushka Concha García interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1316-2012/TPI-INDECOPI. 8. El 20 de marzo de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Dione Katiushka Concha García. 9.

El 29 de mayo de 2014, Dione Katiushka Concha García interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 20 de marzo de 2013. 10. El 3 de octubre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso demanda en la que manifiesta que: 11. En el Informe Técnico CEA 93-2011, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. 12.

La forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva. 13. De una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no sería necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad.

Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. En el presente caso, tanto la Comisión como el Tribunal del INDECOPI ajustaron sus respectivas decisiones al marco legal. Así, luego de realizar los respectivos análisis normativos y doctrinarios, ambas instancias administrativas llegaron a la conclusión que el diseño industrial para CEPILLO DENTAL resulta novedoso y, por tanto, susceptible de protección. 15.

Dione Katiushka Concha García no aportó prueba alguna que demuestre que el diseño en cuestión constituye efectivamente una forma común y frecuente en el mercado. Esto se verifica fácilmente al revisar la resolución impugnada, en la cual se observará que la demandante nunca aportó medio probatorio alguno para sostener sus afirmaciones. 16.

Dione Katiushka Concha García manifestó que el diseño cuestionado carece de novedad ya que incluye características comunes a otros cepillos. Sin embargo, tampoco fundamentó sus argumentos con medios probatorios de fecha cierta que avalen lo que alega, lo cual suscitó que no sea posible realizar un examen comparativo que permita   GACETA OFICIAL 12/10/2015 19 de 41     establecer si efectivamente existía algún antecedente que afecte la novedad del diseño solicitado.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY presentó contestación a la demanda señalando que. 17. Presentada la solicitud para el registro como diseño industrial de CEPILLO DENTAL, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI solicitó al experto que se pronuncie sobre si éste cumple o no con el requisito de novedad, por lo que dicho experto emitió el Informe Técnico CEA 93-2011, en el que luego de buscar los antecedentes, concluyó que el diseño industrial solicitado para CEPILLO DENTAL resulta novedoso. 18.

Dione Katiushka Concha García no demostró su legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, por encontrarse dentro del mercado de cepillos dentales. Sin embargo, no prueba su afirmación. 19. Dione Katiushka Concha García no fundamentó de manera alguna su posición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido que el CEPILLO DENTAL cuyo registro como diseño industrial se solicita no sería novedoso.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 20. Estando a lo expuesto, se advierte que el Informe Técnico CEA 93-2011 emitido por el examinador de Patentes y Diseños Industriales, ha basado sus conclusiones en las diferencias existentes que se pueden apreciar entre ambos diseños, no siendo estas diferencias de carácter secundario, que impedirían el registro del diseño, sino diferencias notorias a la vista de cualquier consumidor o usuario del producto. 21.

El examinador concluyó que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad y que los argumentos aportados por la opositora no afectan el requisito de novedad en el diseño industrial solicitado. Por otro lado, conceden al producto una apariencia particular que lo hacen más atractivo, moderno y novedoso a la vista, diferenciándolo de los demás. Dichos elementos, no obedecen exclusivamente a criterios técnicos, sino que permiten dar un mayor realce y visibilidad a los aspectos funcionales del diseño. 22.

Dione Katiushka Concha García no fundamentó su posición con medios probatorios idóneos que permitan establecer la falta de novedad en el diseño solicitado a registro, más aún si sus cuestionamientos están referidos al Informe Técnico CEA 93-2011. Por consiguiente, no corresponde amparar los argumentos de la demandante, toda vez que tratándose de las condiciones de registrabilidad que deben cumplir los diseños industriales, resulta necesario aportar medios probatorios de carácter técnico para respaldar sus alegaciones, teniendo en cuenta que los órganos resolutivos, tanto a nivel administrativo como judicial, fundamentan sus pronunciamientos con lo aportado y demostrado por las partes.

Argumentos del recurso de apelación. GACETA OFICIAL 12/10/2015 20 de 41     DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 23. El diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser considerado novedoso ya que constituye una forma usual en el mercado de cepillos, por lo que no satisface los requisitos de registrabilidad. 24.

Todos los mangos de los cepillos dentales son alargados, y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad de agarre. Del mismo modo, la inclusión de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas características constituyen una apariencia particular. 25.

En el Informe Técnico CEA 93-2011 sólo se han exaltado las diferencias mínimas existentes entre las características de la cabeza del diseño solicitado sin tener en cuenta que otros cepillos dentales presentan cabezas con set de cerdas similares, con forma ovalada, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. 26.

El diseño industrial solicitado para registro está constituido por la representación tridimensional de un mango de cepillo dental, el cual no presenta mayor diferencia respecto de los cepillos dentales que se encuentran en el mercado, sino que el mismo se limita a presentar diferencias secundarias, las cuales bajo ningún punto de vista pueden dotar de novedad al referido diseño. Solicitud del Juez consultante. 27.

El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: − − − − − −   Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 113 de la Decisión 486, respecto a qué debe entenderse por el término de apariencia particular que no cambia el destino o finalidad del producto. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto a qué requisitos debe reunir un diseño industrial para que sea considerado nuevo.

Asimismo, cómo se deben interpretar los supuestos y/o causales por las cuales se considera que un diseño industrial ha sido accesible al público, y cómo ha de interpretarse la eventual existencia de excepciones a la prohibición de accesibilidad al público. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto al nivel de protección que otorga la invocación de una fecha de prioridad extranjera para establecer la novedad de un diseño industrial.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto al límite existente entre un diseño industrial y una modificación meramente estética, y cómo ha de interpretarse el concepto de diferencias secundarias respecto a realizaciones anteriores. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 116 de la Decisión 486, respecto del concepto de aporte arbitrario que ha de tener un diseño industrial para ser considerado registrable, y cómo diferenciar este concepto de los aportes meramente estéticos.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 122 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los requisitos que debe tener una oposición a la solicitud al registro de un diseño industrial. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. GACETA OFICIAL 12/10/2015 21 de 41     28. Que, los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 113, 115, 116 literal b) y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 4.

La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 31. 32. 1 El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial CEPILLO DENTAL.

El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de                                                                                                                         Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…) Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”. GACETA OFICIAL 12/10/2015 22 de 41     colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 33.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 34. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 35. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 36. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. 37. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.

(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP2012, 140-IP-2013, entre otros). Requisitos y Efectos del registro. 38. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). GACETA OFICIAL 12/10/2015 23 de 41     39. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 40.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 41. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. El tema será desarrollado en un acápite posterior. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 42. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 24 de 41     a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea2 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo                                                                                                                         2   Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 12/10/2015 25 de 41     sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial.

En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 43.

La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad ya que constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales. Igualmente manifiesta que únicamente presenta diferencias secundarias respecto de los cepillos de dientes que se encuentran en el mercado. 44.

Respecto de estas afirmaciones, el INDECOPI manifiesta que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado. 45. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. 46. Finalmente, el Juez consultante también tiene dudas al respecto, las cuales serán respondidas a continuación. 47.

Es así, que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado CEPILLO DENTAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 48. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 49. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 50. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica3 a nivel mundial.                                                                                                                         3   Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 26 de 41     En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial4, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”5. 51. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 52.

El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.

(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias.                                                                                                                         4 5   Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.

Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 12/10/2015 27 de 41     53. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado CEPILLO DENTAL respecto del diseño industrial CEPILLO DE DIENTES son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 54.

El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 55. El Tribunal ha señalado que: “El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.

(Proceso 187IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015). 56. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 57. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar”.

(Proceso 187-IP-2014, ya citado). 3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. GACETA OFICIAL 12/10/2015 28 de 41     58. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el CEPILLO DENTAL solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 59.

El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 60. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 61.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 62.

De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 63.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 64. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el CEPILLO DENTAL dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. 4.

La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional competente. 65. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. 66. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 67.

El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: a. Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. b. Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar   GACETA OFICIAL 12/10/2015 29 de 41     la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. c. Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia el público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.

En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. d. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. e. Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad.

Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.

En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con   GACETA OFICIAL 12/10/2015 30 de 41     anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el CEPILLO DENTAL le otorgan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.

SEXTO: El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las características determinadas en el acápite D de la presente providencia. De éstas, de conformidad con el caso particular, se resaltan las siguientes: - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia el público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.

En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e)   Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 12/10/2015 31 de 41     Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 063-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.

Actor: OCEAN NUTRITION CANADA LTD.Proceso interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 25632011-0-1801-JR-CA-03;

El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: OCEAN NUTRITION CANADA LTD. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. UNIMED DEL PERÚ S.A. Hechos. 1. El 18 de agosto de 2006, Ocean Nutrition Canada Ltd. (en adelante, Ocean Nutrition) solicitó la patente de invención para REDUCCIÓN DE ESTEROLES Y OTROS COMPUESTOS A PARTIR DE ACEITES, solicitud que se presentó reivindicando la prioridad sobre la base de la solicitud 60/712,029 presentada en Estados Unidos de América el 26 de agosto de 2005.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 32 de 41     2. El 24 de abril de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES. 3. El 8 de junio de 2007, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el aviso correspondiente a la solicitud de patente de invención para MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES. 4.

El 3 de septiembre de 2007, Unimed del Perú S.A. formuló oposición a la solicitud manifestando que lo que se pretende proteger carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo por tratarse de un proceso de producción usado a nivel mundial por la mayoría de fabricantes de aceites de cocina. Ocean Nutrition absolvió el traslado de la oposición y presentó un nuevo pliego de 61 reivindicaciones. 5.

El 16 de septiembre de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 23-2009, en el que concluyó que: − − El nuevo pliego de 61 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 a 61 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Mediante escrito de 27 de noviembre de 2009, Ocean Nutrition absolvió el traslado del Informe Técnico ACC 23-2009, adjuntando un nuevo pliego de 53 reivindicaciones. 6. El 2 de febrero de 2010, mediante Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada y declaró que no corresponde emitir pronunciamiento acerca de la oposición formulada por Unimed del Perú S.A. 7.

El 11 de enero de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 232009/A, en el que concluyó que: − − El nuevo pliego de 53 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 a 53 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en artículo 30 de la Decisión 486. 8.

El 23 de febrero de 2010, Ocean Nutrition presentó recurso de reconsideración de la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, adjuntando como nueva prueba instrumental un pliego de 60 reivindicaciones. Recurso que fuera posteriormente tramitado, a instancia de parte mediante escrito presentado por Ocean Nutrition el 4 de marzo de 2010, como un recurso de apelación. 9.

El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 92010/CIN-INDECOPI. 10. El 10 de mayo de 2011, Ocean Nutrition interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI. El 27 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Ocean Nutrition.

11. GACETA OFICIAL 12/10/2015 33 de 41     12. El 11 de julio de 2014, Ocean Nutrition interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de junio de 2014. 13. El 10 de noviembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. OCEAN NUTRITION interpuso demanda en la que manifiesta que: 14. El INDECOPI habría recortado su derecho de defensa y violado normas procedimentales al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico ACC 23-2009/A, a fin que se pueda pronunciar sobre el mismo y, de ser necesario, subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 15.

Adicionalmente, el INDECOPI violó el principio del debido procedimiento administrativo, pues la primera instancia administrativa dispuso mediante proveído de 8 de marzo de 2010 que el recurso de apelación interpuesto podría admitirse, mas no el pliego de 60 reivindicaciones postulado en el recurso de reconsideración. 16. El INDECOPI utilizó un criterio errado, pues entiende limitadamente lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que precisó que el derecho de modificación de la solicitud de patente de invención sólo puede efectuarse hasta la expedición de la resolución de primera instancia administrativa.

Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. Si bien es cierto que el artículo 34 de la Decisión 486 faculta al solicitante a modificar su solicitud, esta facultad fenece al expedirse la resolución en primera instancia administrativa.

En cuanto al recurso de reconsideración, dada su calidad de recurso administrativo, el recurso y la nueva prueba aportada deben estar referidos a lo resuelto por la autoridad administrativa y/o a los fundamentos de la resolución, es decir, a las cuestiones controvertidas evaluadas por la autoridad administrativa. 18. No correspondía que la Comisión acepte el pliego de reivindicaciones postulado por la actora al encausar el recurso presentado como uno de apelación, pues no se puede admitir vía recurso de apelación el planteamiento de nuevas pretensiones, como es la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones que no fue analizado en primera instancia administrativa. 19.

Con respecto a la falta de notificación del Informe Técnico ACC 23-2009/A, éste podía no ser notificado, pues no era obligatorio. De lo contrario, el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no solo en primera instancia administrativa sino también en segunda instancia. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

UNIMED DEL PERÚ S.A. no presentó contestación a la demanda. GACETA OFICIAL 12/10/2015 34 de 41     Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 20. En aplicación de la regla contenida en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 238-IP-2013, no correspondía la notificación del Informe Técnico ACC 23-2009/A a la parte recurrente, pues este segundo informe guarda similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico ACC 23-2009/A, sin que incluya elementos nuevos o diversos.

Siendo ello así, si bien en el presente caso la recurrente argumenta que la notificación del Informe Técnico ACC 23-2009/A, causaría una vulneración a su derecho de contradicción, esta tesis no puede ser amparada, en la medida que al existir una similitud técnica en la forma de proponer las reivindicaciones evaluadas, la absolución presentada mediante escrito de 27 de noviembre de 2009 y la postulación del pliego de 53 reivindicaciones, la demandante ya habría satisfecho su derecho de contradicción en cuanto a la claridad y concreción de su postulación. 21.

En el presente caso, se advierte que la falta de notificación del Informe Técnico 232009/A no vulneraría el derecho de contradicción de la demandante, pues esta parte contó con la oportunidad de subsanar la observación realizada por la autoridad nacional, subsistiendo la falta de claridad en la propuesta de las reivindicaciones. 22. Si bien cabe la posibilidad de modificación de la solicitud de patente, en cuanto a la oportunidad de la misma, es decir, si se puede realizar dicho acto al interponer un recurso contra el acto administrativo que denegó la patente, el recurso de apelación presentado debe formularse sobre la base de la preexistencia de un argumento o una situación jurídica que pueda ser susceptible de un control posterior por parte del superior jerárquico, sobre la base de hechos y evidencias discutidas u omitidas por el organismo emisor del acto impugnado. 23.

Siendo ello así, no puede ampararse el argumento formulado por la demandante, toda vez que no es viable que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie sobre hechos, circunstancias u omisiones no esbozadas en primera instancia administrativa y que puedan ser susceptibles de un control posterior. Argumentos del recurso de apelación. OCEAN NUTRITION presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 24.

El INDECOPI, sabiendo que el Informe Técnico ACC 23-2009/A denegaba la patente, no permitió ejercer el derecho de defensa con relación a dicho informe, notificando directamente la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, que denegó la patente y, conjuntamente con ella, el Informe Técnico ACC 23-2009/A en el cual se basó. 25. Como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, Ocean Nutrition debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance.

En el caso concreto, se debió informar qué medios probatorios se actuarían, qué finalidad tenía dicha actuación y que Ocean Nutrition tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer pruebas, al amparo del principio del debido proceso administrativo. 26. La interpretación realizada por el Tribunal del INDECOPI es arbitraria, injusta y equivocada.

Si la Decisión 486 artículo 34 hubiese querido que el derecho del solicitante   GACETA OFICIAL 12/10/2015 35 de 41     a modificar su solicitud no se extendiera a cualquier momento del procedimiento administrativo sino tan sólo a la primera instancia, lo hubiera explicitado. Solicitud del Juez consultante. 27. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: − − ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas que deniegan el otorgamiento de una patente en base a la presentación de nuevos pliegos de reivindicaciones? ¿Cómo debe de interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad en la que el solicitante de una patente puede pedir la modificación de su solicitud? Debiendo precisarse si tal modificación es admisible en el trámite de la segunda instancia administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1                                                                                                                               Artículo  34.-­‐  El  solicitante  de  una  patente  podrá  pedir  que  se  modifique  la  solicitud  en  cualquier  momento   del   trámite.

La   modificación   no   podrá   implicar   una   ampliación   de   la   protección   que   correspondería   a   la   divulgación  contenida  en  la  solicitud  inicial. Del  mismo  modo,  se  podrá  pedir  la  corrección  de  cualquier  error  material. (…)   Artículo   45.-­‐   Si   la   oficina   nacional   competente   encontrara   que   la   invención   no   es   patentable   o   que   no   cumple   con   alguno   de   los   requisitos   establecidos   en   esta   Decisión   para   la   concesión   de   la   patente,   lo   notificará  al  solicitante.

Este  deberá  responder  a  la  notificación  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contados  a   partir  de  la  fecha  de  la  notificación. Este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por  una  sola  vez  por  un  período  de   treinta  días  adicionales. Cuando   la   oficina   nacional   competente   estimara   que   ello   es   necesario   para   los   fines   del   examen   de   patentabilidad,  podrá  notificar  al  solicitante  dos  o  más  veces  conforme  al  párrafo  precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. GACETA OFICIAL 12/10/2015 36 de 41     1. De la modificación de una solicitud de patente. 2. De la notificación de los informes técnicos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 31. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 32. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 33. De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: • “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. GACETA OFICIAL 12/10/2015 37 de 41     Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 34. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 35. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 36.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 37. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 38.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 2. De la notificación de los informes técnicos. 39. 40. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico ACC 23-2009/A no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones.

Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda   GACETA OFICIAL 12/10/2015 38 de 41     instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 41.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 42.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 39 de 41     El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un   GACETA OFICIAL 12/10/2015 40 de 41     experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 43. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. GACETA OFICIAL 12/10/2015 41 de 41     La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú