GACE2610 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXXII – Número 2610 Lima, 14 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 045-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ELEMENTS (mixta). Demandante: MODANOVA S.A. Proceso interno: 2011-00118 PROCESO 059-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: MÉTODO Y EQUIPO PARA TRATAR UN GAS DE PROCESAMIENTO EN UN HORNO DE FUSIÓN EN SUSPENSIÓN. Actor: OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ.

Proceso interno 04137-2012-01801-JR-CA-12 PROCESO 045-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ELEMENTS (mixta). Demandante: MODANOVA S.A. Proceso interno: 201100118 Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El 25 de marzo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00118.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 24 El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: MODANOVA S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. Hechos. 1. El 15 de enero de 2010, Modanova S.A. solicitó el registro de la marca ELEMENTS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 5 de mayo de 2010, una vez publicada la solicitud de registro del signo ELEMENTS (mixto), Comercializadora Santander S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado con fundamento en la titularidad de la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta), que distingue productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 20 de agosto de 2010, mediante Resolución 43110, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca solicitada, por ser confundible con la marca HOME ELEMENTS (mixta), previamente registrada por Comercializadora Santander S.A. 4.

Dentro del término oportuno, Modanova S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 43110. 5. El 25 de octubre de 2010, mediante Resolución 57670, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. 6. El 12 de noviembre de 2010, mediante Resolución 62336, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación presentado confirmando la Resolución 43110. 7.

La sociedad Modanova S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones Administrativas. 8. El 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 3 de 24 Argumentos de la demanda. MODANOVA S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. La marca ELEMENTS (mixta) cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica. No constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para distinguir productos de dicha clase, por tanto es un signo susceptible de ser registrado de conformidad con la normativa vigente. 10.

No existe coincidencia en el número de palabras que conforman las marcas, ni en la sílaba tónica, que es la que retiene el consumidor y determina la existencia del riesgo de confusión. Tampoco existe coincidencia en la ubicación y número de vocales ni en la terminación de las palabras. Por lo tanto, en este caso no se presenta ninguno de los elementos que determinan el riesgo de confusión. 11.

Cada una de las marcas incluye diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su coexistencia para distinguir productos comprendidos en la Clase 8. La marca HOME ELEMENTS (mixta) se encuentra registrada desde el 29 de junio de 2005. Por su parte, Modanova S.A. es titular de las marcas ELEMENTS (mixtas) que distinguen productos de las Clases 20, 21 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resultando claro que las marcas han coexistido en el mercado, para distinguir el mismo tipo de productos, es decir, productos que aunque ubicados en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, presentan entre ellos relación de conexidad. En consecuencia, y dado que ya se ha presentado coexistencia de marcas en el mercado de los signos confrontados, resulta viable la coexistencia de las mismas en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda manifestando que: 12. Aunque el signo solicitado a registro ELEMENTS (mixto) sea susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva porque presenta similitudes capaces de ocasionar confusión o error al consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial respecto de la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta).

No se podía registrar la marca solicitada ELEMENTS (mixta) porque ella pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 8 y, por tanto, existe un alto riesgo de confusión con la marca previamente registrada HOME ELEMENTS (mixta), que distingue productos comprendidos en la misma Clase 8. 13. Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la SIC, entre el signo solicitado ELEMENTS (mixto) y la marca registrada con anterioridad HOME ELEMENTS (mixta), existen similitudes en el aspecto fonético, ortográfico e ideológico que conducen al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos. 14.

Lo anterior podría generar la creencia de que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, o que distinguen una nueva o una misma línea de productos, por estar destinados a un mismo tipo de consumidores dentro de los mismos canales de comercialización. Igualmente podrían llevar al consumidor a la idea de que los productos y servicios provienen del mismo empresario que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 4 de 24 Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que: 15. Resulta innegable que el signo solicitado ELEMENTS (mixto) posee distintividad intrínseca, sin embargo, carece de distintividad extrínseca, por cuanto resulta confundible con la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta). 16.

Tenemos que las expresiones por comparar serían ELEMENTS y ELEMENTS ya que en ambas marcas confrontadas predomina el elemento denominativo y en la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta) incluye el elemento descriptivo HOME, lo que nos permite concluir sin lugar a dudas que entre las expresiones en conflicto existe una real posibilidad de confusión entre el público consumidor.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 26. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 27. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 28.

Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre marcas mixtas. 3. Signos en idioma extranjero. Términos descriptivos en idioma extranjero (HOME). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 29. 1 La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ELEMENTS (mixto) solicitado por MODANOVA S.A. “Artículo 136.-‐ No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 14/10/2015 5 de 24 y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición HOME ELEMENTS (mixta) registrada a favor de COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. 30. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 31.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 32. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 33.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 34.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 35.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 36.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores GACETA OFICIAL 14/10/2015 6 de 24 o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 37.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 38. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 39. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 40.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 41. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 42. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 43.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 44. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los GACETA OFICIAL 14/10/2015 7 de 24 consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 45. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 46. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 47. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Comparación entre marcas mixtas. 48.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado ELEMENTS es mixto, y la marca sobre la cual se deniega el registro HOME ELEMENTS también es mixta. Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor. 49. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los GACETA OFICIAL 14/10/2015 8 de 24 consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 50. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, esto es, si el signo opositor a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 51. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 52. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 53. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 54.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL 14/10/2015 9 de 24 55. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. 56.

Signos en idioma extranjero. Términos descriptivos en idioma extranjero (ELEMENTS/HOME). En el proceso interno se debate si el signo solicitado en idioma inglés está compuestos por un término descriptivo en idioma extranjero (ELEMENTS2) y si el signo opositor también está conformado por un término descriptivo en idioma extranjero (HOME3), por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

Signos en idioma extranjero. 57. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 58. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 59. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 60. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Términos descriptivos. 61. 2 3 Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o formados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Elementos. Casa, hogar. GACETA OFICIAL 14/10/2015 10 de 24 62. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 63. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 64.

Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 65. El Juez consultante deberá determinar si el término ELEMENTS es descriptivo dentro del conjunto de la marca igualmente si el término HOME de la marca opositora es descriptivo y analizar su capacidad de oposición. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese GACETA OFICIAL 14/10/2015 11 de 24 propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez consultante deberá determinar si el término ELEMENTS es descriptivo dentro del conjunto de la marca igualmente si el término HOME de la marca opositora es descriptivo y analizar su capacidad de oposición. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 14/10/2015 12 de 24 PROCESO 059-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: MÉTODO Y EQUIPO PARA TRATAR UN GAS DE PROCESAMIENTO EN UN HORNO DE FUSIÓN EN SUSPENSIÓN. Actor: OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ.

Proceso interno 04137-2012-0-1801-JR-CA-12. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 22 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 041372012-0-1801-JR-CA-12;

El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 21 de marzo de 2007, OutoKumpu Technology Oyj (en adelante, OutoKumpu) solicitó la patente de invención para MÉTODO Y EQUIPO PARA TRATAR UN GAS DE PROCESAMIENTO, que consta de 10 reivindicaciones. 2.

El 29 de noviembre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por MÉTODO Y EQUIPO PARA TRATAR UN GAS DE PROCESAMIENTO EN UN HORNO DE FUSIÓN EN SUSPENSIÓN. GACETA OFICIAL 14/10/2015 13 de 24 3. 4. El 1 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el aviso correspondiente a la solicitud de patente de invención para MÉTODO Y EQUIPO PARA TRATAR UN GAS DE PROCESAMIENTO.

El 16 de junio de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico BCC 542010, en el que concluyó que: − − Las reivindicaciones 7 a 10 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

El 20 de septiembre de 2010, OutoKumpu dio respuesta al Informe Técnico BCC 542010, absolviendo inconformidades mediante un nuevo pliego de 10 reivindicaciones. 5. El 7 de octubre de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico 79-2010/A respecto de un nuevo pliego de 10 reivindicaciones y concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 6.

El 29 de octubre de 2010, mediante Resolución 1434-2010/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada por carecer de nivel inventivo. 7. El 22 de noviembre de 2010, OutoKumpu presentó recurso de apelación de la Resolución 1434-2010/DIN-INDECOPI. 8.

El 8 de febrero de 2012, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 102012, en el que concluyó: − Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 9. El 23 de marzo de 2012, mediante Resolución 492-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 14342010/DIN-INDECOPI. 10.

El 25 de junio de 2012, OutoKumpu interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 492-2012/TPI-INDECOPI. 11. El 13 de mayo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por OutoKumpu. 12. El 4 de junio de 2014, OutoKumpu interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 13 de mayo de 2014. 13.

El 7 de octubre de 2014, la Quinta, antes Octava, Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 14/10/2015 14 de 24 Argumentos de la demanda.

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ interpuso demanda en la que manifiesta que: 14. La Resolución 1434-2010/DIN-INDECOPI se sustentó en el Informe Técnico LPC 102012 el cual nunca le fue notificado antes que se emita dicha resolución, habiéndose vulnerado el derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo, toda vez que se vio impedido de cuestionar el referido informe técnico, por lo que el Tribunal del INDECOPI al emitir la resolución impugnada incurrió en un vicio de nulidad., vulnerando además el derecho de defensa del solicitante. 15.

La resolución del Tribunal del INDECOPI deniega la patente de invención solicitada sobre la base de una evaluación errónea y técnicamente incorrecta del nivel inventivo. Las características fundamentales de la invención solicitada para la solución al problema planteado no resultan ser obvias a partir de los documentos D1 y D2. Si bien los documentos D1 y D2 presentan, de manera conjunta, un sistema similar al de la presente invención, dichos documentos no enseñan ni sugieren que el equipo debe presentar un revestimiento refractario, plataforma de servicio, tampoco determina la distancia entre el punto de salida del gas oxidante y la superficie fundida del horno inferior, características propias de la presente invención para obtener una mejor regulación y una liberación adecuada del gas oxidante, lo cual resulta determinante para resolver el problema planteado por la presente invención. 16.

Los documentos D1 y D2 no enseñarían ni sugerirían a la persona normalmente versada en la materia a realizar las mencionadas modificaciones y adicionar algunas características esenciales para poder lograr la mejora del gas de procesamiento que fluye en el horno inferior del horno de fusión en suspensión antes que el gas de procesamiento ingrese en la caldera de recuperación. Argumentos de la contestación a la demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. Según el artículo 45 de la Decisión 486, es potestad de la Administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En buena cuenta, la autoridad administativa no se encontraba obligada a notificar una segunda o sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad.

Por ello, la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada no vulnera el derecho de defensa. 18. Para una persona versada en la materia resultaría obvio llegar a la solución técnica que aquella propuso, combinando lo señalado en los documentos D1 y D2. En efecto, a partir de la combinación de los citados documentos se arriba a la solución propuesta, que el gas oxidante alimentado a través de las toberas ubicadas en la parte superior del área inferior en forma oblicua en el gas de procesamiento que fluye en el horno inferior, minimizan la cantidad de sulfuros contenida en el material sólido del gas de procesamiento que es dirigida a la caldera de recuperación, reduciéndose las reacciones de sulfatación en la caldera de recuperación así como la generación de aglomerados. 19.

Se debe tener presente que en el documento D1 se describe que el gas de procesamiento recibe una cantidad de gas oxidante en el horno inferior con la finalidad de que los sulfuros metálicos en el gas de procesamiento se oxiden antes de entrar en la caldera de recuperación y no continúen quemándose en la caldera de recuperación. Por GACETA OFICIAL 14/10/2015 15 de 24 lo tanto, la cantidad de sulfuros contenida en el material sólido del gas de procesamiento se minimiza antes de llegar a la caldera de recuperación. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 20.

La obligación exigible tanto a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías como al Tribunal del INDECOPI era notificar por lo menos una vez a la recurrente, en caso de no haberse cumplido con uno o más requisitos en su solicitud de patente, lo cual se cumplió en el presente caso, pues de lo actuado en el expediente administrativo, se verifica que la Dirección cumplió con notificar a OutoKumpu hasta en dos oportunidades las inconformidades exporesadas en los Informes Técnicos BCC 54-2010 y BCC 79-2010/A, respectivamente, para que pueda absolver y pronunciarse oportunamente sobre las objeciones señaladas. 21.

Los argumentos de OutoKumpu de modo alguno enervan las conclusiones a las que arribaron los examinadores de patentes. Por lo tanto, que se considera válido el análisis de la examinadora de patentes contenido en el Informe Técnico LPC 10-2012, que por lo demás coincide con el Informe Técnico BCC 79-2010/A al concluir que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, por cuanto no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente, resultando obvia para una persona de oficio normalmente versada en la materia técnica. 22.

Respecto al argumento de OutoKumpu que la invención solicitada tendría una serie de características que serían diferentes al estado de la técnica, inferido a partir de los documentos D1 y D2, se advierte que este argumento se encuentra orientado a resaltar la novedad de su invención en relación al estado de la técnica, mas no que la misma posea el nivel inventivo requerido.

El requisito de novedad no es una cuestión controvertida en el presente caso, toda vez que el Tribunal del INDECOPI estableció que el invento tenía novedad. En tal sentido, debe precisarse que el solicitante tiene el deber de probar que su invención cuenta con nivel inventivo y no solamente limitarse a establecer diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica tal como se pretende en este extremo.

Argumentos del recurso de apelación. OUTOKUMPU presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente: 23. Los argumentos proporcionados no versan sólo en citar diferencias técnicas de la invención para hacer evidente la novedad, sino que dichas diferencias proporcionan a la invención la ventaja técnica que le confiere nivel inventivo por sobre el estado de la técnica.

Es así que las condiciones fundamentales para la obtención del efecto mejorado de la regulación del gas oxidante de la invención solicitada a registro no son descritas de forma obvia o evidente en los documentos D1 y D2. Solicitud del Juez consultante. 24. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: − ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los GACETA OFICIAL 14/10/2015 16 de 24 − informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas respecto al otorgamiento de patentes? ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar si una invención cumple con el requisito del nivel inventivo para el otorgamiento de la patente? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 31.

Que, los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 32. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 33.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. El nivel inventivo. 2. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 34. 1 El nivel inventivo. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. GACETA OFICIAL 14/10/2015 17 de 24 35. El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 36. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 37. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). GACETA OFICIAL 14/10/2015 18 de 24 38. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. GACETA OFICIAL 14/10/2015 19 de 24 La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.

(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad GACETA OFICIAL 14/10/2015 20 de 24 Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). 39.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 2.

De la notificación de los informes técnicos. 40. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico LPC 10-2012 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 41.

Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 42.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 43.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 21 de 24 El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 22 de 24 El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 44. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 23 de 24 SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 14/10/2015 24 de 24 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

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