Año XXXII – Número 2606 Lima, 14 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 82-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Henry Cano Cuenca. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “AEROMENSAJERÍA” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00043 PROCESO 102-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Actor: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA. Marca: PRUDENTIAL SEGURO (denominativa). Expediente Interno: 178112013-3336 PROCESO 106-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

Expediente Interno: 32752011-0-1801-JR-CA-03 PROCESO 82-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Henry Cano Cuenca. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 35       Colombia. Marca: “AEROMENSAJERÍA” (denominativa). Expediente Interno: 200700043. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 107 de 26 de enero de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 27 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2007-00043. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Demandante: Demandado: 2. Henry Cano Cuenca La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 18 de septiembre de 2002 el señor Henry Cano Cuenca solicitó el registro de la marca AEROMENSAJERÍA (denominativa) para identificar servicios en la Clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. Mediante resolución 02863 de 9 de febrero de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro de la marca AEROMENSAJERÍA (denominativa), por considerar que se trataba de un signo genérico. 4.

La solicitud de registro del signo AEROMENSAJERÍA (denominativa) fue transferida a favor de la sociedad Constructora de Marcas Ltda., titular de varias marcas anteriores que contenían el término AEROMENSAJERÍA. 5. Sociedad Constructora de Marcas Ltda. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006. 6.

Mediante resolución 10693 de 27 de abril de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006. GACETA OFICIAL 14/10/2015 3 de 35       7. Mediante resolución 23226 de 31 de agosto de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006. 8.

El señor Henry Cano Cuenca interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 02863 de 9 de febrero de 2006; 10693 de 27 de abril de 2006; y, 23226 de 31 de agosto de 2006, argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio no aceptó la cesión que efectúo a favor de Constructora de Marcas Ltda. 9. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante providencia de 1 de noviembre de 2013 suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 10.

El señor Henry Cano Cuenca, en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que el signo AEROMENSAJERÍA no indica de manera clara, directa ni inmediata el servicio de que se trata. - Afirma que la palabra AEROMENSAJERÍA no pertenece al idioma español, sino una construcción idiomática estrictamente caprichosa. - Que el signo se compone por la unión de las expresiones “AERO” Y “MENSAJERIA”, composición que denota un esfuerzo creativo. - Menciona que no hay claridad y tampoco hay indicación directa e indirecta del servicio, por cuanto no se hace referencia al nombre técnico con el cual el servicio es ofrecido y demandado en el mercado, ni mucho menos al servicio que se pretende distinguir con el signo. - Sostiene que la ausencia de opositores demuestra que tales competidores no vieron en la solicitud del signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) una amenaza a sus derechos, ni consideraron que fueran a ser privados de la posibilidad de utilizar una expresión técnica necesaria para ofrecer sus servicios. - Sostiene que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) no es genérico y que por lo contrario tiene capacidad distintiva, requisito obligatorio de toda marca. - Alega que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) ya ha sido usado en el mercado de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios de correo y mensajería. - Enuncia que los consumidores tuvieron la oportunidad de conocerlo e identificaron con él servicios de correo y mensajería, distinguiéndolos de otros ofrecidos por la competencia. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 4 de 35       - Menciona que la marca solicitada no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486. - Afirma que la expresión AEROMENSAJERÍA pretende identificar servicios de correo y mensajería, careciendo de la suficiente distintividad para ser registrado como marca ya que designa en forma inmediata y directa el servicio de que se trata. - Alega que al ser concedida se constituiría en una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado. - Menciona que “en relación con la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas vale decir que las mismas son independientes habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el artículo 135 literal f) por ser aplicable al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de una marca por consistir en signo o indicación que sea un nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. B. Los signos evocativos. C. El examen de registrabilidad de las oficinas de marcas.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR CONSISTIR EN UN SIGNO O INDICACIÓN QUE SEA UN NOMBRE GENÉRICO O TÉCNICO DEL PRODUCTO O SERVICIOS DE QUE SE TRATE. 12. Afirma la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo solicitado AEROMENSAJERÍA (denominativo) se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486, en razón de lo que este Tribunal se referirá a este aspecto. 13.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. GACETA OFICIAL 14/10/2015 5 de 35       servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.) 14. La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). 15. Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). 16. Ahora bien, lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 17. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) resultaría genérico o no con relación a los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 18. En el presente caso, se ha alegado que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) se compone de dos palabras que denotan un esfuerzo creativo que no indica de manera clara y directa el servicio que presta en el mercado. Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el tema de las marcas evocativas. 19. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013, Marca: “TAXI DRIVER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2207, de 7 de junio de 2013, este Tribunal ha reiterado que, en el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 20.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su   GACETA OFICIAL 14/10/2015 6 de 35       imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 21.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. 22. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 23.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. 24. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. 25.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. 26. Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009.

Marca denominativa: “MASCOTIN”, que: “El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 27. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado en efecto es una marca evocativa respecto de los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS OFICINAS DE MARCAS. 28. En consideración a que el actor señor Henry Cano Cuenca afirmó que la ausencia de oposiciones demuestra que los competidores no vieron en la solicitud de registro de AEROMENSAJERÍA (denominativo) una amenaza a sus derechos, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 7 de 35       29. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP- 2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 30.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa 22 que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 31. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 32.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida dentro del proceso 167-IP-2005. 33.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto   GACETA OFICIAL 14/10/2015 8 de 35       dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. 34.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

SEGUNDO: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no GACETA OFICIAL 14/10/2015 9 de 35       de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

TERCERO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 14/10/2015 10 de 35       PROCESO 102-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Actor: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA. Marca: PRUDENTIAL SEGURO (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-3336. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 5656-S-TDCA-Nº1 de 5 de febrero de 2015, recibido personalmente el 6 de febrero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3336. El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador Tercero interesado: TEXTILES NACIONALES S.A. - TENASA 1. Hechos: 1.

El 18 de abril de 1997, TEXTILES NACIONALES S.A. - TENASA solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) el registro del signo PRUDENTIAL SEGURO (denominativa) para proteger especialmente salas de belleza, restaurantes, hoteles y casas de alojamiento, servicios médicos, de higiene, veterinarios y agrícolas de la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 387 correspondiente al mes de abril de 1997. El 19 de mayo de 1998, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMÉRICA, en calidad de titular de las marcas de servicios PRUDENTIAL 2.

3. GACETA OFICIAL 14/10/2015 11 de 35       4. 5. 6. (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta), presentó observaciones contra la solicitud de Textiles Nacionales S.A. - TENASA, debido a que el signo solicitado consistía en una denominación semejante a las marcas registradas a su favor. Dicha identidad junto al hecho que las marcas registradas gozan de notoriedad y fama causaría riesgo de confusión en el público consumidor, además de generar un acto de competencia desleal.

Mediante Resolución 974762 de 16 de diciembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación y concedió el registro de la marca PRUDENTIAL SEGURO (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de mayo de 2000, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 974762.

El 17 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Argumentos de la demanda:

7. THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - - - Que registró las marcas PRUDENTIAL SECURITIES (denominativa) y PRUDENTIAL BACHE (denominativa) para proteger servicios financieros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, registró las marcas de servicios PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta) para proteger servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los seguros de salud.

Las marcas de la que es titular son prestigiosas y notoriamente conocidas en el Ecuador y en varios países del mundo. El signo solicitado PRUDENTIAL SEGURO (denominativo) es semejante en el aspecto gramático y fonético. Por lo tanto, es confundible con los signos registrados a su favor, pues, constituye una imitación de la marca PRUDENTIAL SECURITIES.

En ese sentido, el signo solicitado podría inducir a error en el público consumidor respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los servicios para los que se usan las marcas. Que la confusión entre dos marcas puede darse no únicamente por las denominaciones o signos, sino también por los servicios o productos similares aunque no estén ubicados en el mismo grupo de clasificación. Sobre la base de dicho presupuesto, el IEPI debió denegar el registro de la marca PRUDENTIAL SEGURO (denominativa). 3.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. El Presidente del IEPI señaló que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratifica lo decidido en la Resolución 974762, pues, guarda conformidad con la legislación nacional. Solicita que cuando se dicte sentencia se acojan sus excepciones. 9. El Director Nacional de Propiedad Industrial propone las siguientes excepciones: negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Alegó la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas   GACETA OFICIAL 14/10/2015 12 de 35       en la ley de la materia. Refirió que la demanda debe ser declarada improcedente por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

Adujo caducidad del derecho y prescripción de la acción, así como falta de derecho del actor. 10. El Procurador General del Estado sostuvo que corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

11. TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA no compareció ni contestó la demanda. B. C. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, ni de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2. Este Tribunal considera que sí procede la interpretación del artículo 83 literales a), d) y e)1 de la Decisión 344 y de oficio se interpretará el artículo 842 de la norma en mención. CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

La normativa comunitaria en el tiempo.                                                                                                                         1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; 2 Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 13 de 35       2. 3. 4. 5. 6. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas de cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas notorias. Su prueba. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La familia de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 12. La solicitud para el registro del signo PRUDENTIAL SEGURO se realizó el 18 de abril de 1997, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 13. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 14. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 15. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). 16. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 17.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los   GACETA OFICIAL 14/10/2015 14 de 35       hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento. 18.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 19.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 20.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo Prudential Seguro (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COTEJO DE SIGNOS. 20. En el presente caso, Textiles Nacionales S.A. TENASA solicitó el registro del signo Prudential Seguro (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA presentó observación sobre la base de sus marcas PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 21. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro,   GACETA OFICIAL 14/10/2015 15 de 35       respectivamente”.

(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. GACETA OFICIAL 14/10/2015 16 de 35       Riesgo de confusión 22. Asimismo, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: ‘(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos’3. Resulta importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: ‘La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)’4.

Reglas para realizar el cotejo de signos “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.                                                                                                                         3 4   Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, Marca: “CHILIS y diseño”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089, de 5 de julio de 2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al Proceso 18-IP-98, G.O.A.C. 340, de 13 de mayo de 1998, Marca “US TOP”). GACETA OFICIAL 14/10/2015 17 de 35       Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.5 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 23. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo Prudential Seguro (denominativo) y las marcas Prudential (denominativa), The Prudential (denominativa) y The Prudential (mixta) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS.                                                                                                                         5   BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 18 de 35       24. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado Prudential Seguro (denominativo) y las marcas Prudential (denominativa), The Prudential (denominativa) y The Prudential (mixta). Comparación entre marcas denominativas 25. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 26. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”6. 27.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.                                                                                                                         6   FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 14/10/2015 19 de 35       28. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 29. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 30.

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 31. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 32. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado Prudential Seguro (denominativo) y las marcas Prudential (denominativa), The Prudential (denominativa) y The Prudential (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 4.

MARCAS NOTORIAS. SU PRUEBA. 33. La empresa THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA en el argumento de su demanda refiere que las marcas Prudential (denominativa), The Prudential (denominativa) y The Prudential (mixta) son prestigiosas y notoriamente conocidas en Ecuador y otros países del mundo. 34. Al respecto, este Tribunal debe referirse a lo expuesto en el Proceso 107-IP-2012:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 20 de 35       “La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ‘La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. 35. En el Proceso 265-IP-2014, el Tribunal ha considerado que: La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: ‘El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad’.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ‘( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial 354 de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial 674 de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. GACETA OFICIAL 14/10/2015 21 de 35       La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: ‘Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad’.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) b) c) d) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; La antigüedad de la marca y su uso constante; El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. 36. Continuando con la interpretación prejudicial, debe considerarse además que dentro del Proceso 68-IP-2012, este Tribunal ha precisado que: “La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. 37. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta).

De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre los servicios que distinguen las Clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LAS CLASES 36 Y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 38. El caso que dio mérito a la solicitud de interpretación prejudicial implica la realización de un examen de conexión competitiva respecto de los servicios que pretenden distinguir los signos confrontados, los cuales en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza distingue “seguros de salud”; y, en la Clase 42 de la   GACETA OFICIAL 14/10/2015 22 de 35       Clasificación Internacional de Niza distingue “servicios de salas de belleza, restaurantes, hoteles y casas de alojamiento, servicios médicos, de higiene, veterinarios y agrícolas”. 39.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre servicios. 40. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 41.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y los servicios y entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.7 42.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) “La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es                                                                                                                         7   FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 14/10/2015 23 de 35       restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”8 43.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios. 44. En ese sentido, al referirse los signos en cuestión a servicios en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

6. LA FAMILIA DE MARCAS. 45. El accionante hace mención a que tiene registradas a su favor las marcas Prudential Securities (denominativa) y Prudencial Bache (denominativa) para proteger servicios financieros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, tiene registradas a su favor las marcas Prudential (denominativa), The Prudential (denominativa) y The Prudential (mixta) también para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza en relación a seguros de salud.

De dicha exposición se puede advertir que la empresa The Prudential Insurance Company of America tiene registrada a su favor una familia de marcas. 46. A fin de determinar ello, el Tribunal considera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:                                                                                                                         8   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 14/10/2015 24 de 35       “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: ‘En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión’ (Proceso 96-IP-2002.

Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. 47.

Finalmente, el Juez consultante deberá determinar si la palabra “Prudential” establece una familia de marcas. De determinarse ello, deberá proceder al análisis de registrabilidad del signo Prudential Seguro (denominativo) a favor de Textiles Nacionales S.A. – TENASA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En el caso de autos, la solicitud de registro del signo PRUDENTIAL SEGURO (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un   GACETA OFICIAL 14/10/2015 25 de 35       tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo PRUDENTIAL SEGURO (denominativo) de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza es o no es similar a las marcas registradas PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

TERCERO: Los signos denominativos compuestos son aquellos que se componen de dos o más palabras. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

En ese sentido, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

CUARTO: La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le brindan ese estatus, sobre la base de los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. De no probarse la notoriedad alegada de los signos opositores, la Sala Consultante deberá analizar la conexión competitiva según los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

SEXTO: La Corte Consultante deberá determinar si la palabra “PRUDENTIAL” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado PRUDENTIAL SEGURO (denominativo). De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 14/10/2015 26 de 35       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 106-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

Expediente Interno: 32752011-0-1801-JR-CA-03. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3275-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de   GACETA OFICIAL 14/10/2015 27 de 35     Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3275-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Inversiones Nicson S.R.L. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. Cerraduras Nacionales S.A.C. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 14 de mayo de 2008, Cerraduras Nacionales S.A.C. interpuso ante el INDECOPI denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Nicson S.R.L. Manifestó lo siguiente: - - - Es titular de la marca de producto TRAVEX (mixta), que distingue candados, cerraduras, cerrojos, aldabas, llaves y bisagras, de la Clase 6 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Su empresa ofrece productos de primera calidad, fabricados en el Perú y comercializados a nivel nacional e internacional, luego de pasar por un riguroso y estricto control de calidad. En anteriores oportunidades ha presentado diversas denuncias ante el INDECOPI; sin embargo, nuevamente están apareciendo en el mercado cerraduras identificadas con la marca TRAVEX o signos similares a ésta, fabricadas en el extranjero que ingresan por las Aduanas Marítimas del Callao, Tumbes, Tacna y Desaguadero, a valores irrisorios, lo que probaría que existe una subvaluación de productos y una violación de su derecho de Propiedad Industrial.

Los productos han sido importados y comercializados libremente por la emplazada sin tener autorización para el uso de la marca. 2. Mediante resolución de 3 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la denuncia y corrió traslado de la misma a la empresa denunciada. 3. El 24 de julio de 2008, Inversiones Nicson S.R.L. absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente: -   Es una sociedad constituida en el Perú que tiene por objeto la comercialización, representación, distribución, exportación e importación de toda clase de bienes, servicios y productos en general.

Ha importado, con el consentimiento del titular de la marca (Sonia Tunque Quispe), candados, identificados con la marca NICSON BRAND TRAVEL, que se aprecia impresa en dichos productos. GACETA OFICIAL 14/10/2015 28 de 35     - - - El producto que ha comercializado no induce a confusión a los consumidores, dado que lleva impresa la marca NICSON BRAND TRAVEL en letras mayúsculas, y su presentación viene en una caja de seis unidades individuales en cartón de color rojo oscuro, indicándose en el rotulado su procedencia china, por lo que no ha infringido los derechos de la accionante.

Por su parte, la marca registrada lleva impresa la marca TRAVEX en letras minúsculas, y su presentación viene en una unidad con etiqueta de color azul, en blíster para colgar, el empaque está forrado de un plástico transparente para su conservación y exhibición. No subvalúa el valor del producto, ya que el valor de 6 unidades de los productos que comercializa su empresa equivale a 1 unidad del producto identificado con la marca de la accionante. 4.

Mediante Resolución 2693-2009/CSD-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial. 5. El 12 de octubre de 2009, Cerraduras Nacionales S.A.C. interpuso recurso administrativo de apelación. Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución 598-2011/TPI-INDECOPI de 17 de marzo de 2011 expedida por la Sala de Propiedad Intelectual que decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial. 6.

Inversiones Nicson S.R.L. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 598-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 5 de agosto de 2014 declaró infundada la demanda. 7. El 25 de agosto de 2014, Inversiones Nicson S.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial. 8.

Mediante la resolución de 13 de enero de 2015, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: - Cómo se debe analizar el riesgo de confusión entre dos signos que distinguen los mismos productos, tomando en cuenta que al apreciarse los signos en su conjunto se observa que alguna de las denominaciones que contienen son diferentes. 3.

Argumentos de la demanda: 9. Inversiones Nicson S.R.L. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - -   La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI erróneamente ha realizado la comparación de los signos TRAVEX y TRAVEL. No ha tomado en cuenta que la marca registrada TRAVEX (mixta) tiene la letra T escrita en un recuadro y con un diseño particular.

Mientras que el signo cuestionado TRAVEL se encuentra escrita en letras características y seguida de las palabras NICSON BRAND. Desde el punto de vista conceptual, considera que la Sala de Propiedad Intelectual no ha tomado en cuenta que la denominación TRAVEL es susceptible de evocar en el consumidor la idea de viaje, toda vez que la traducción de dicha palabra al idioma español es viajar.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 29 de 35     4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 10. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - - - - El signo TRAVEL NICSON BRAND (mixto) utilizado por la parte demandante y la marca TRAVEX (mixta) son similares al grado de producir riesgo de confusión indirecta en los consumidores, más aun cuando se encuentran dirigidos a identificar los mismos productos (candados) de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

Desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los términos TRAVEL del signo usado por la emplazada y TRAVEX de la marca registrada comparten idéntica secuencia de vocales (A-E) y similar secuencia de consonantes, la inclusión de la letra L en el signo usado en el lugar que ocupa la letra X en la marca registrada y de la expresión NICSON BRAND en el signo usado, determina que ambos signos tengan una pronunciación de conjunto distinta.

Sin embargo, en el aspecto gráfico, los signos presentan logotipos similares debido a que presentan una misma estructura y distribución de elementos. Así, se advierten las siguientes semejanzas: Los términos TRAVEL y TRAVEX se encuentran en letras de color blanco y sobre un fondo de tonalidad más oscura; si bien el signo usado incluye la expresión NICSON BRAND, dada su ubicación en el conjunto de la marca, en menores dimensiones frente a la denominación TRAVEL que se encuentra en letras de mayor tamaño, dicha circunstancia no contribuye a diferenciarlo de la marca registrada.

Asimismo, si bien la marca registrada incluye la letra T al interior de un rombo, éste no desvirtúa las similitudes antes señaladas debido a su ubicación en el signo, por lo que será percibido como un logotipo que no forma parte de la denominación. En consecuencia, los signos presentan un impacto visual de conjunto similar. Por lo tanto, al determinarse la confundibilidad entre los signos se ha verificado que Inversiones Nicson S.R.L. ha infringido derechos de Propiedad Industrial por utilizar signos similares al registrado a favor de Cerraduras Nacionales S.A.C. 11.

Cerraduras Nacionales S.A.C. contestó la demanda señalando lo siguiente: - 5. La demandante maliciosamente creó confusión en el público consumidor al introducir al mercado nacional productos que tenían similitud o iguales características a los que produce, tanto en su forma, color y presentación. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI al verificar que la parte demandante ha intentado confundir a los consumidores de sus productos ha prohibido la comercialización de sus productos bajo el signo TRAVEL.

Argumentos de la sentencia de primera instancia: 12. Mediante sentencia de 5 de agosto de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que: La semejanza fonética y gráfica existente entre los signos en conflicto y el hecho que exista similitud o conexión entre los productos que distingue la marca registrada, permite concluir que la coexistencia de ambas en el mercado va a generar confusión en el público consumidor. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 13. Inversiones Nicson S.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. GACETA OFICIAL 14/10/2015 30 de 35     B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486.

En lo que respecta al artículo 136 literal a), no procede la interpretación prejudicial solicitada, por no ajustarse a los antecedentes del caso. Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la norma citada1. C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS 1. 2. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

Comparación entre signos mixtos. La ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta. Su influencia en el análisis de registrabilidad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DERECHO DEL TITULAR DE UNA MARCA A IMPEDIR QUE UN TERCERO USE EN EL COMERCIO UN SIGNO DISTINTIVO IDÉNTICO O SIMILAR. 14. De los antecedentes del caso, se advierte que Cerraduras Nacionales S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Nicson S.R.L. denuncia que fue declarada fundada mediante Resolución 598-2011/TPI-INDECOPI de 17 de marzo de 2011 y que dio mérito a la interposición de la demanda contencioso administrativa mediante la cual solicitan su nulidad. 15.

El Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 145-IP-2011 al respecto ha expresado lo siguiente: artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 16.

Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud                                                                                                                         1   Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; GACETA OFICIAL 14/10/2015 31 de 35     sea susceptible de inducir a confusión”.2 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.3 17.

No obstante de ello, en el Proceso 101-IP-2013, este Tribunal expresa que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.4 18.

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);

(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).5 19. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.6 20. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012: “El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:                                                                                                                         2 3 4 5 6   Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001.

Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. Proceso 69-IP-2000 ya citado. Proceso 69-IP-2000 ya citado. GACETA OFICIAL 14/10/2015 32 de 35     Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT)”.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

GACETA OFICIAL 14/10/2015 33 de 35     21. Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto la Sala consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. LA UBICACIÓN Y EL TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS EN EL CONJUNTO DE LA MARCA MIXTA. SU INFLUENCIA EN EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD. 22. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca registrada TRAVEX (mixta) y el signo TRAVEL usado por la empresa Inversiones Nicson S.R.L. los cuales con fines ilustrativos se reproducen como sigue: Marca Registrada Signo de la denunciada 23.

Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.7 24. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).

La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos: − Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las                                                                                                                         7   Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 34 de 35     − − − sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 25. De igual modo, dentro del Proceso 36-IP-2014 sostiene respecto de los elementos gráficos en la marca mixta: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso interno es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo solicitado a registro.

Para tal efecto, en el caso de autos, la Sala consultante deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos y denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de letras y de los gráficos, determinará si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico. 26.

En ese sentido, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir de la comparación entre la marca TRAVEX (mixta) de titularidad del denunciante y el signo TRAVEL (mixto) usado por la empresa denunciada, tomando en consideración la ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de GACETA OFICIAL 14/10/2015 35 de 35     asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486. En ese sentido, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir de la comparación entre la marca TRAVEX (mixta) de titularidad del denunciante y el signo TRAVEL (mixto) usado por la empresa denunciada, tomando en consideración la ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú