Año XXXII – Número 2619 Lima, 05 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 74-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 39 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 26 literal k) y 36 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2007-00114. Actor: BAYER CROPSCIENCE S.A. Patente: NUEVOS DERIVADOS DE 2PIRIDILETILBENZAMIDA PROCESO 90-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00406. Actor: ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. Marca denominativa ELECTROYÁ PROCESO 98-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00164. Actor: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. Marca mixta STAR SPORT PROCESO 74-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 39 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 26 literal k) y 36 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2007-00114. Actor: BAYER CROPSCIENCE S.A. Patente: NUEVOS DERIVADOS DE 2PIRIDILETILBENZAMIDA. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 05/11/2015 2 de 37 Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 119 de 27 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2007-00114. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: BAYER CROPSCIENCE S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., solicitó el 9 de febrero de 2005 la entrada en fase nacional de la solicitud PCT/EP2003/009516: “NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA”, cuyo capítulo reivindicatorio contenía 16 reivindicaciones, la cual reclama prioridad de las solicitudes EP 02356159.0 de 12 de agosto de 2002 y FR 0305233 de 29 de abril de 2003. 2.

Mediante Oficio 12309 notificado el 4 de marzo de 2005, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informó a la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., que la solicitud no contenía copia del documento en donde constaba la cesión del derecho de patente del inventor a su favor, y otorgó el término de dos (2) meses establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, para que esta sociedad cumpliera con dicho requisito formal, exigido en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486.

La sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., podía presentar el documento dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación; o en su lugar, solicitar una prórroga de dos (2) meses adicionales y pagar la tasa correspondiente, para así extender dicho plazo. GACETA OFICIAL 05/11/2015 3 de 37 3. El 29 de abril de 2005, estando dentro del término inicial de dos (2) meses, la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., presentó la respuesta al Oficio 12309.

Adjuntando a dicho memorial, un documento que no correspondía al trámite en cuestión. 4. El 3 de junio de 2005, verificado el error del documento aportado, la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la corrección del error material, presentó los documentos de cesión de inventores y pagó la tasa que correspondía a esta corrección. 5.

Igualmente, el 3 de junio de 2005, la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., presentó una solicitud divisional de la solicitud original y, dejó pendiente la reivindicación 16 obrante en esta última. 6. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 19613 de 17 de agosto de 2006, declaró abandonada la solicitud original presentada el 9 de febrero de 2005 y, rechazó la solicitud divisional presentada. 7.

La sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., presentó Recurso de Reposición contra el anterior acto administrativo. 8. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 29596 de 31 de octubre de 2006, resolvió el Recurso de Reposición, confirmando el acto administrativo recurrido. 9. La sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 29596 de 31 de octubre de 2006 y 19613 de 17 de agosto de 2006. 10.

Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que la autoridad nacional yerra al no darle alcance al memorial presentado en fecha 29 de abril de 2005 (el plazo vencía el 4 de mayo de 2005), donde a pesar de aportar un documento que no correspondía al trámite (error involuntario), quedó enfáticamente demostrado el interés de continuar con el trámite; tanto así que sin requerimiento alguno procedió a subsanarlo con posterioridad (el 3 de junio de 2005), realizando incluso el pago de la tasa correspondiente.

Por lo tanto, se realizó una indebida aplicación del artículo 39 de la Decisión 486 y se vulneró el principio de la prelación del objeto de los procedimientos sobre las formas. 12. Agrega, que aún en el evento de no contar con el documento requerido por la autoridad nacional en el término inicial, estaba facultada para solicitar la prórroga establecida en el mismo artículo 39 de la Decisión 486, que le permitía presentar el documento hasta el 04 de julio de 2005.

El documento se aportó dentro de este plazo. GACETA OFICIAL 05/11/2015 4 de 37 13. Complementa, que el artículo 39 de la Decisión 486 constituye una sanción frente a la inactividad del solicitante, y como tal debe ser considerada un desistimiento tácito de la solicitud. 14. Agrega, que la declaratoria de abandono exige verificar los hechos ocurridos durante el trámite administrativo, y dentro de ellos, no se puede desconocer que puedan presentarse errores que son susceptibles de subsanación. 15.

Indica, que el caso sub examine no sólo se regula por la normativa andina, sino también por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 463 de 1998. Por lo tanto, debe considerarse que el PCT (artículo 27.2) no considera esencial la presentación de documentos mediante los cuales se demuestre la cesión de derechos de invención. 16.

Adiciona, que el requisito al que se refiere el artículo 26, literal k), de la Decisión 486, se estableció en la legislación nacional para servir de “prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en la solicitud”, bajo autorización del artículo 27.2 del PCT, para complementar las declaraciones hechas en el trámite internacional. 17. Argumenta, que la autoridad nacional también trasgredió directamente el artículo 36 de la Decisión 486, al no tramitar la solicitud divisional, cuando la misma cumplía con todos los requisitos legales.

Por lo tanto, si la figura del abandono no procedía, mucho menos era posible denegar dicha petición. 18. Agrega, que debe considerarse que la solicitud de patente divisional fue presentada el 3 de junio de 2005, es decir, con anterioridad al acto administrativo que dio por terminado el trámite. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 19.

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 20. Indica, que atendiendo al tenor de lo consagrado por el artículo 39 de la Decisión 486 y al no existir razones válidas legales que justificaran el no cumplimiento del requerimiento efectuado mediante Oficio 12309 de 4 de marzo de 2005, procedía decretar la figura del abandono de la solicitud. 21.

Manifiesta, que el trámite de solicitud de patentes, se desarrolló en estricta observancia de la normativa andina. c. Alegatos de conclusión. Por parte del Demandante 22. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Por parte del Demandado 23. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. GACETA OFICIAL B. 05/11/2015 5 de 37 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24.

La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486. 25. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 26 literal k), y 36 de la misma normativa1. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Principio de primacía de la norma comunitaria andina.

B. De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos. El principio de complemento indispensable. El abandono de la solicitud. C. Solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA. 27. La demandante sostuvo que el artículo 27.2 del PCT, no consideraba esencial la presentación de documentos mediante los cuales se demuestre la cesión de derechos de invención. 28. Por lo tanto, es necesario referirse a la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. 1 Artículo 26 “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(…) Artículo 36 El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias. A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

(…) Artículo 39 Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. (…)”. GACETA OFICIAL 05/11/2015 6 de 37 29. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 30.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 31.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 32.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 33.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). GACETA OFICIAL 05/11/2015 7 de 37 34. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010). 35.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 36. En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable. 37.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. B. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. REQUISITOS.

EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. EL ABANDONO DE LA SOLICITUD. 38. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 19613 de 17 de agosto de 2016, declaró abandonada la solicitud original presentada el 9 de febrero de 2005, por no incorporar el documento de cesión del derecho de patente a su favor y rechazó la solicitud divisional. 39.

La demandante argumentó que no procedía la figura del abandono, ya que aún en el evento de no contar con el documento requerido por la autoridad nacional en el término inicial, estaba facultada para solicitar la prórroga establecida en el mismo GACETA OFICIAL 05/11/2015 8 de 37 artículo 39 de la Decisión 486, lo que le permitía presentar el documento hasta el 4 de julio de 2005.

Afirma que el documento se presentó dentro de dicho plazo. 40. También sostuvo que el requisito al que se refiere el artículo 26 literal k) de la Decisión 486, se estableció en la legislación nacional para servir de prueba de “prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en el solicitud”, bajo la autorización del artículo 27.2 del PCT, para complementar las declaraciones hechas en el trámite internacional. 41.

En este escenario se tratará el tema propuesto, reiterando lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 73-IP-2012: “El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la Oficina Nacional Competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (lo subrayado es nuestro).

Al respecto, dentro del Proceso 2-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la Oficina Nacional Competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)” (lo subrayado es nuestro).

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 35-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial 1096 de 26 de julio de 2004, ha señalado sobre el tema que: GACETA OFICIAL 05/11/2015 9 de 37 “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la Oficina Nacional Competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos” (lo subrayado es nuestro).

En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis.

La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso”. 42. Es conveniente aclarar que, sobre la base del principio de complemento indispensable2, los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por la normativa interna; para el caso particular, por la normativa colombiana pertinente.

En efecto, los requisitos formales para la presentación de las firmas de los cedentes serán regulados por dicha normativa. 43. De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la oficina competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes3. 44.

El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los 2 3 Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas” (Proceso 10-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1828 de 30 de abril 2010).

En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486. La Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 10 de 37 requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 45.

Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. 46. La corte consultante deberá determinar si la sociedad BAYER CROPSCIENCE subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

C. SOLICITUD FRACCIONARIA OPORTUNIDAD. O DIVISIONAL. CARACTERÍSTICAS Y 47. La sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., el 3 de junio de 2005, presentó una solicitud divisional de la solicitud original, y dejó pendiente la reivindicación 16 obrante en esta última. Argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio transgredió el artículo 36 de la Decisión 486 al no tramitar la solicitud divisional. 48.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de las solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la oportunidad de su presentación. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del Proceso 102-IP-2014: “La solicitud fraccionaria está regulada en el artículo 36 de la Decisión 486.

Del texto normativo podemos destacar las siguientes características: − Concepto: Es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. − Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. − Limitaciones: Sólo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. − Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad GACETA OFICIAL 05/11/2015 11 de 37 Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente: “Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias”4. − Clases: Se podrían diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de presentación. 1.

A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria.

Sobre la unidad de la invención el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento”.

(Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2011, expedida en el marco del proceso 031-IP-2011). − Oportunidad: Este punto es fundamental para resolver las cuestiones que plantea el juez consultante. La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.

Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo. Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud 4 “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina”.

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 2004, pág.

91. GACETA OFICIAL 05/11/2015 12 de 37 fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente”. 49. La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. El documento de cesión debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular.

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis.

La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

TERCERO: El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes GACETA OFICIAL 05/11/2015 13 de 37 a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

La corte consultante deberá determinar si la sociedad BAYER CROPSCIENCE subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

CUARTO: La norma comunitaria establece que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir ante la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.

Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo. Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere que decir el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 05/11/2015 14 de 37 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 90-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00406. Actor: ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. Marca denominativa ELECTROYÁ. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 250 de 3 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-00406. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. GACETA OFICIAL 05/11/2015 15 de 37 Partes: Demandante: ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: CREAR PAÍS S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CREAR PAÍS S.A., solicitó el 14 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo denominativo ELECTROYÁ, para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “Seguros y negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, negocios afines con la transición y colocación de créditos para la adquisición de electrodomésticos así como negocios relacionados con su comercialización y distribución”. 2.

La sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., formuló oposición sobre la base de su marca mixta ELEKTRA, registrada en el Perú (Certificado No. 20689), para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “Negocios financieros, crediticios, servicios de emisión de tarjetas de crédito, operaciones monetarias y demás servicios de la Clase 36 internacional”. 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 006242 de 28 de febrero de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. 4. La sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 14106 de 30 de abril de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 15275 de 20 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7.

La sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL a. 05/11/2015 16 de 37 Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Señala, que la autoridad nacional yerra al realizar la comparación ideológica entre los signos en conflicto, ya que se trata de signos de fantasía y, por lo tanto, no tienen ningún significado que pueda ser amplia y claramente reconocido por los consumidores. Así las cosas, el examen del cotejo de marcas debió circunscribirse a los campos ortográfico y fonético. 10.

Agrega, que realizada la anterior precisión, los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 11. Indica, que por el hecho de que los signos en conflicto tengan diferente número de sílabas, no se está en ausencia del riesgo de confusión. Por lo tanto, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina, se observa que los signos en discusión presentan mayores semejanzas que diferencias: i) coincidencia de letras; ii) secuencia de vocales; iii) longitud de las palabras; iv) raíces comunes; iv) terminaciones comunes. 12.

Adiciona, que desde el punto de vista fonético, nuevamente se equivoca la autoridad nacional al determinar que los signos en conflicto eran diferentes por el hecho de ostentar una sílaba tónica disímil, sin entrar a reflexionar sobre los demás criterios que la doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han formulado para tal fin.

Por lo tanto, debió considerarse que: i) el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada; ii) las letras “C” y “K”, colocadas antes de la letra “T”, tienen idéntica pronunciación; iii) los signos comparten su raíz (elec/ktr), con su última letra “A”. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 13.

Señala, que el signo solicitado goza de suficiente fuerza distintiva. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión, ya que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. 14. Manifiesta, que por todo lo anterior, el signo solicitado no se encuentra inserto en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Por parte del Tercero Interesado. 15. Indica, que los calificativos de “identidad y semejanza” consagrados por el legislador comunitario, no resultan aplicables al caso en concreto: i) por las diferencias que existen entre los signos en conflicto, desde el punto de vista visual, conceptual y fonético; ii) porque teniendo en cuenta las diferencias existentes, resulta superfluo entrar a realizar el cotejo entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto. 16.

Indica, que el examen de cotejo de marcas debe realizarse de manera conjunta y en forma sucesiva, para determinar las diferencias que existen entre los signos en conflicto. GACETA OFICIAL B. 05/11/2015 17 de 37 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18.

No se interpretarán los artículos 134, 135, 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486, ya que no son directamente relevantes para resolver el asunto planteado. Se limitará a interpretar el artículo 136 literal a)1, de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. B. Comparación entre signos denominativos y mixtos. C. Los signos de fantasía. Su grado de oposición. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 20. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo ELECTROYÁ es confundible con la marca mixta ELEKTRA. La demandante sostuvo que la autoridad nacional se equivocó al realizar la comparación ideológica entre los signos en conflicto, ya que se trata de signos de fantasía. 21. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de 1 Decisión 486 “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 05/11/2015 18 de 37 los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/11/2015 19 de 37 consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 22. Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 20 de 37 23. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los servicios amparados. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 24. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo denominativo ELECTROYÁ y el mixto ELEKTRA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 25. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 171-IP2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 05/11/2015 21 de 37 Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 26.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ELECTROYÁ y el mixto ELEKTRA. C. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. SU GRADO DE OPOSICIÓN. 27. La demandante argumentó que los signos en conflicto son de fantasía. Por tal motivo, no tienen ningún significado que pueda ser amplia y claramente reconocido por los consumidores.

En consecuencia, se hace necesario abordar el tema propuesto. 28. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar GACETA OFICIAL 05/11/2015 22 de 37 alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 29. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de ambos signos, para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los servicios amparados.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ELECTROYÁ y el mixto ELEKTRA, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. GACETA OFICIAL TERCERO: 05/11/2015 23 de 37 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de ambos signos, para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 98-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00164. Actor: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. Marca mixta STAR SPORT. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a GACETA OFICIAL 05/11/2015 24 de 37 resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 231 de 2 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal el 4 de febrero de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-00164. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, el 11 de mayo de 2007, solicitó el registro como marca del signo mixto STAR SPORT,1 para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente”. 2.

La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa STAR (Certificado No. 334543), para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza “repuestos para motocicletas, motos y automóviles”. También fundamentó la oposición en un conjunto de marcas de la familia STAR, a saber: Clase 12: Mixta STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT BIELA, STARPARTS MOTOCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR CHAIN, STARPARTS MOTORCYCLE RINGS. 1 Tipo especial de letra, figura de una estrella y diseño característico.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 25 de 37 Clase 7: STAR PARTS CORTAR. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 008655 de 26 de marzo de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. 4. La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 13337 de 29 de abril de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 44588 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7.

La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 44588 de 31 de octubre de 2008, 13337 de 29 de abril de 2008, y 008655 de 26 de marzo de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Señala, que el signo solicitado desconoce la existencia previa de marcas registradas a favor del demandante que imposibilitarían su registro. 10. Manifiesta, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto de vista conceptual, ortográfico y fonético. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directo. 11.

Argumenta, que el elemento característico y principal del signo solicitado es la denominación STAR. Por lo tanto, es el que se debe tener en cuenta a la hora de efectuar la comparación. 12. Adiciona, que el elemento gráfico del signo solicitado no le imprime distintividad alguna, toda vez que corresponde a un tipo de letra y a una estrella ubicada en el interior de la letra “R”, que refuerza conceptualmente la preponderancia de la expresión STAR. 13.

Agrega, que la denominación SPORT, cuya traducción al castellano es “deporte”, simplemente indica particularidades (característica y uso) de los productos a identificar con el signo mixto STAR SPORT: “automotor deportivo” y “de uso deportivo”. Por lo tanto, al ser un término descriptivo e inapropiable de la Clase 12, debe ser excluido del cotejo de marcas.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 26 de 37 14. Indica, que es titular de una pluralidad de marcas en la Clase 12 y en clases relacionadas, que combinan la marca STAR denominativa con otros elementos (denominativos o gráficos). Por lo tanto, se genera conexión competitiva y confusión indirecta, ya que el consumidor eventualmente podría atribuir el mismo origen empresarial que el resto de las marcas que incluyen la expresión STAR. 15.

Adiciona, que los signos en conflicto identifican los mismos productos, lo cual incrementa el riesgo de confusión. 16. Argumenta, que la marca STAR no es débil, por cuanto no indica ninguna cualidad o característica esencial de los productos que ampara. Lo anterior ha sido corroborado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado. 17.

Agrega, que aún en el supuesto de que la marca fuera débil, si bien no se podría impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o características del signo registrado, sí se puede impedir que se registren marcas confundibles con ella. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 18.

Señala, que el signo mixto STAR SPORT goza de suficiente fuerza distintiva. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión, ya que reúne los tres requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado han establecido para otorgar una marca, es decir, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 19.

Adiciona, que entre los signos en conflicto no existen semejanzas que induzcan a error al público consumidor; si bien los signos en debate comparten la denominación STAR, se tiene que el signo solicitado STAR SPORT está compuesto por elementos adicionales que le otorgan características diferentes. 20. Manifiesta, que los actos administrativos acusados fueron conformidad con el ordenamiento jurídico comunitario y nacional. emitidos de Por parte del Tercero Interesado. 21.

Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que si bien coinciden en la denominación STAR, los elementos gráficos lo dotan de suficiente distintividad. 22. Manifiesta, que las palabras STAR SPORT son indivisibles; por lo tanto yerra el demandante al señalar que el elemento predominante es la denominación STAR. El signo solicitado debe ser valorado en su conjunto. 23.

Indica, que si bien los signos en conflicto identifican productos de la misma clase, las diferencias que existen entre ambos permiten su coexistencia pacífica en el mercado. 24. Agrega, que la denominación STAR es un término de uso común en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se pueden registrar nuevos signos con dicha palabra, siempre que existan elementos adicionales que los doten de distintividad.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 27 de 37 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 25. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)2, 154 y 172 de la Decisión 486. 26. No se interpretarán los artículos 154 y 172, ya que no son directamente aplicables al caso concreto. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 27. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. C. Signos conformados por palabras descriptivas y de uso común en idioma extranjero. D. La familia de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 28. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto STAR SPORT es confundible con la marca denominativa STAR. 29. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 2 Decisión 486 “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 05/11/2015 28 de 37 Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/11/2015 29 de 37 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 30. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. GACETA OFICIAL 05/11/2015 30 de 37 B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 31.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto STAR SPORT y el denominativo STAR. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 32. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 171-IP2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, 4 El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.

GACETA OFICIAL 05/11/2015 31 de 37 Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

En atención a que en el caso bajo estudio uno los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. GACETA OFICIAL 05/11/2015 32 de 37 Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). 33.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto STAR SPORT y el denominativo STAR. C. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO. 34. La demandante afirmó que la denominación SPORT, cuya traducción al castellano es “deporte”6, es descriptiva e inapropiable en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

La tercera interesada sostuvo que la palabra STAR es de uso común en la misma Clase 12. 35. Teniendo en cuenta lo anterior, y que el signo solicitado se encuentra compuesto por palabras en idioma extranjero, el Tribunal abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”. 36.

Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, respecto lo siguiente: ha manifestado al “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 6 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=sport. GACETA OFICIAL 05/11/2015 33 de 37 37. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas7. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con, la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: 7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcas débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 05/11/2015 34 de 37 “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 38. La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras STAR y SPORT es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o descriptivas para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. D. LA FAMILIA DE MARCAS. 39.

La demandante afirma ser titular de la familia de marcas compuesta por la palabra STAR. Por tal motivo, el Tribunal considera pertinente referirse a la figura de la familia de marcas y su incidencia en el análisis de registrabilidad. 40. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 12 de febrero de febrero de 2014, expedida en el marco del Proceso 211-IP-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 05/11/2015 35 de 37 “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si algunos elementos de las marcas de la sociedad demandante establecen una familia de marcas, o si se trata elementos de uso común, para así determinar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor”. 41.

La corte consultante deberá verificar si la palabra STAR es parte de una familia de marcas de acuerdo con lo determinado en esta providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de producto que se dirigen a la población en general.

GACETA OFICIAL SEGUNDO: 05/11/2015 36 de 37 Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto STAR SPORT y el denominativo STAR, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras STAR y SPORT es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o descriptivas para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la palabra STAR establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así establecer el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 05/11/2015 37 de 37 Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú