Año XXXII – Número 2638 Lima, 25 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 022-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C. Proceso interno Nº. 014592010-0-1801-JR-CA-05 PROCESO 51-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO MASCONI (mixta). Expediente Interno: 20090168 PROCESO 091-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL). Proceso interno Nº. 2008-00333 PROCESO 022-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C. Proceso interno Nº. 01459-2010-0-1801-JR-CA-05. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/11/2015 2 de 42 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01459-2010-0-1801-JR-CA-05.

El auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: ENJOY TRAVEL S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui Hechos. 1.

Mediante Resolución 006276-2000/OSD-INDECOPI de 23 de mayo de 2000 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI registró, a favor de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, la marca ENJOY PERÚ (denominativa) bajo certificado 21461 para distinguir servicios de información turística, agencias de viajes y demás, de la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Posteriormente, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui habría cedido el uso y disfrute de la marca ENJOY PERÚ a Enjoy Perú S.A. y a Enjoy Corporation S.A., empresas dedicadas a la asesoría en el sector turismo y actividades afines, y de las cuales es representante y socio mayoritario. 2. El 7 de marzo de 2003, Enjoy Travel S.A.C. solicitó su inscripción como compañía en el Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de Lima, la cual se produjo el 20 de marzo de 2003.

El objeto social de dicha empresa está constituido por la venta de pasajes nacionales e internacionales, servicios de transporte y hospedaje, servicios de tours y guías, albergues y campings, entre otros. 3. El 18 de septiembre de 2007, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la GACETA OFICIAL 25/11/2015 3 de 42 presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena. 4.

El 26 de septiembre de 2007, mediante Resolución 185-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI se inhibió de conocer la referida denuncia, remitiendo lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 5. El 13 de febrero de 2009, mediante la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI dictada por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI se declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en contra de ENJOY TRAVEL S.A.C. por don José Ignacio Antonio Udaquila Olaciregui, prohibiéndole como consecuencia de ello el uso de la denominación ENJOY TRAVEL como marca, para distinguir servicios de agencia de viajes y turismo, y como nombre comercial, para distinguir actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios, sancionándola adicionalmente con una multa de 1 UIT. 6.

El 26 de abril de 2009, Enjoy Travel S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI. 7. El 2 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3245-2009/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, se confirmó la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI. 8. El 3 de marzo de 2010, Enjoy Travel S.A.C. interpuso acción contencioso-administrativa solicitando la nulidad de las Resoluciones 344-2009/CSD-INDECOPI y 3245-2009/TPIINDECOPI. 9.

Mediante Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2013, Resolución Doce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10. El 12 de diciembre de 2013, Enjoy Travel S.A.C. interpuso recurso de apelación. 11. El 8 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 02, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. ENJOY TRAVEL S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que: 12. El 20 de marzo de 2003, se procedió a inscribir como compañía a Enjoy Travel S.A.C. en los Registros Públicos. Enjoy Travel S.A.C. estructuró su logotipo de manera diferente al de Enjoy Perú S.A., el cual fuera utilizado sin problemas hasta que el 18 de septiembre de 2007. 13.

Enjoy Perú S.A. tendría un objeto social diferente al de Enjoy Travel S.A.C., por lo cual no existe identidad entre la marca ENJOY PERÚ y el nombre comercial ENJOY TRAVEL. Por tanto, no se dan los elementos constitutivos de la competencia desleal. GACETA OFICIAL 25/11/2015 4 de 42 14. Existe una clara diferencia gramatical y fonética entre los nombres de ambas empresas, así como en el objeto social de las mismas, por lo que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI habría errado al dilucidar el conflicto como un tema de marcas, debiendo por el contrario haberse dilucidado como un tema de competencia desleal por uso de nombre comercial.

En ese sentido, indica que el conflicto no versa sobre infracción a la propiedad industrial por cuanto ambas empresas no son industriales, por lo que se está malinterpretando la ley de la materia. 15. No se habría incurrido en actos de confusión, por cuanto no se ha obtenido un provecho a costa de esfuerzo ajeno, además cada una de las empresas cuenta con sus propios clientes. 16.

El criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual, por el cual señala que el término ENJOY puede inducir a error al consumidor, es errado, pues lo cierto es que su representada ha permanecido en el mercado por más de seis años sin que se hubiera dado una confusión a la fecha con sus clientes y/o con las autoridades estatales. 17.

No se ha tenido en cuenta que el representante de Enjoy Perú S.A. solamente había solicitado que se abstenga de utilizar el término ENJOY, sin embargo, el INDECOPI prohibió a su representada el uso de la denominación ENJOY TRAVEL, por lo que se ha emitido un pronunciamiento extra petita. 18. Finalmente, no existe riesgo de confusión entre los nombres de ambas empresas, pues el público conoce el nombre comercial de las empresas en conflicto y más aún si no existe vinculación competitiva entre los servicios que distinguen ambos signos. Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 19. No existe disposición normativa que discrimine la valoración de una sanción por infracción a los derechos de marca por el tipo de sector económico en que se desarrolle una actividad empresarial. Así, ni en la Decisión 486, ni en el D. Leg. 1075, se exonera a una empresa por el hecho de ser de carácter comercial y no industrial. 20.

Los signos en cotejo son semejantes, al grado de generar riesgo de confusión. Al respecto, los argumentos de Enjoy Travel S.A.C. para sustentar que los signos en conflicto no serían confundibles son erróneos, toda vez que para efectos del análisis comparativo de marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos, pues la ley establece que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan. 21.

Confrontados los signos en debate, tenemos que desde el punto de vista conceptual, se advierte que dado que ambos signos presentan la palabra ENJOY en su conformación, suscitarán una idea idéntica en la mente de los consumidores, a saber: la palabra ENJOY. Precisa que la posibilidad de confusión entre los signos confrontados no se ve disminuida por la presencia de la denominación PERÚ, ni por el vocablo TRAVEL, toda vez que al apreciarse la palabra ENJOY en ambos signos el consumidor los asociará como originarios de un mismo empresario o grupo empresarial. 22.

En ese sentido, aun cuando existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, el hecho que exista identidad conceptual entre éstos, semejanza e identidad entre los servicios que distinguen, así como la presencia de la palabra ENJOY en su conformación, determinan la imposibilidad de coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión. GACETA OFICIAL 23. 25/11/2015 5 de 42 Respecto del argumento de que se ha emitido un pronunciamiento extra petita, el Tribunal del INDECOPI se ha pronunciado única y congruentemente sobre los actos denunciados, emitiendo pronunciamiento de fondo en torno a la infracción a los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, y un pronunciamiento inhibitorio respecto de los presuntos actos de competencia desleal.

Por tanto, la resolución impugnada ha sido emitida en estricta observancia del principio de congruencia. Contestación de la demanda por parte del tercero interesado. 24. En el expediente no obra ningún escrito presentado por JOSÉ IGNACIO ANTONIO UDAQUIOLA OLACIREGUI como contestación a la demanda. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 25.

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013 se declaró infundada la demanda por considerar que dada la vinculación de los servicios que distinguen tanto la marca registrada ENJOY PERÚ como el nombre comercial ENJOY TRAVEL, así como la semejanza gráfica, fonética y conceptual existente entre los signos, se configura el supuesto de confusión indirecta, debido a que podría inducirse a los consumidores a creer que los servicios y actividades económicas que distingue el nombre comercial poseen el mismo origen empresarial que los servicios que distingue la marca registrada, o aun cuando puedan diferenciar tal origen como correspondiente a empresas diferentes, asumir que entre éstas existe algún tipo de vinculación. En consecuencia, no resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados, sin que se deje de afectar los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui respecto a su marca registrada ENJOY PERÚ. Argumentos del recurso de apelación.

26. ENJOY TRAVEL S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 27. El juzgado, al emitir la sentencia, no ha tenido en cuenta que Enjoy Perú S.A. se encuentra fuera del mercado en la fecha por adeudar una suma de dinero exorbitante al Tesoro Público, ONP y EsSalud, conforme se puede apreciar del reporte que acompaño a la presente, la misma que fue corroborada mediante notificaciones realizadas por el 24ª Juzgado Contencioso Administrativo Sub-Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima a la dirección que señalara en el proceso administrativo que siguiera ante el INDECOPI y recogido por dicho juzgado en el considerando Sexto: “Acotación Final” de la Sentencia de 28 de noviembre de 2013, objeto de apelación. 28.

La Sentencia, no ha evaluado debidamente los medios probatorios anexos a los autos y solamente se ha limitado a señalar los mismos criterios asumidos por el INDECOPI en las resoluciones que son materia de controversia y la presente demanda, avalando así las decisiones arbitrarias por parte del INDECOPI. Solicitud del Juez Consultante. 29.

El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: GACETA OFICIAL 25/11/2015 6 de 42 1. La determinación de los elementos relevantes del signo teniendo en cuenta la fortaleza de cada uno de ellos. 2. Cómo opera la prohibición establecida en el artículo 155 inciso d) cuando se trata de una marca registrada y un nombre comercial semejantes que distinguen servicios también semejantes.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 30. Que, los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

De oficio: 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 3. Riesgo de confusión o asociación de signos (marca ENJOY PERÚ y nombre comercial ENJOY TRAVEL) en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta. 4. Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. (TRAVEL/ENJOY). 1 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 25/11/2015 7 de 42 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHO. 33. En el caso de autos, la sociedad demandante ENJOY TRAVEL S.A.C. ha inscrito su compañía la que usará como signo distintivo el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. mientras que José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregue, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. presentaron demanda por tener inscrita la marca ENJOY PERÚ (denominativa). 34.

Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se GACETA OFICIAL 25/11/2015 8 de 42 produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”.

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 35. El Juez Consultante, para determinar el riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca ENJOY PERÚ (denominativo) y el nombre comercial supuestamente infractor ENJOY TRAVEL S.A.C. teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

GACETA OFICIAL 2. 25/11/2015 9 de 42 LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 36. En el caso de autos, José Ignacio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal, sin embargo, se la resuelve como un caso de infracción de derechos, por este motivo el Tribunal interpretará el presente tema. 37.

Debido a que la demanda es de infracción de derechos de propiedad industrial por utilización de un nombre comercial similar a una marca registrada, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema. 38. Se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características (…). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: -Impedir la comisión de la infracción. -Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. GACETA OFICIAL 25/11/2015 10 de 42 Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. -Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. -Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la GACETA OFICIAL 25/11/2015 11 de 42 marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (…)”.

(Proceso 145-IP-2011, ya citado). 39. Dentro del Proceso 60-IP-2010, publicado en la Gaceta Oficial 1889, de 13 de octubre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “(…) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación GACETA OFICIAL 25/11/2015 12 de 42 alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

(…)”. 40. Cabe destacar, además, la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 60-IP-2010,ya mencionado, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N° 177, de 20 de abril de 1994). 41.

La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. 42.

Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 43. En el caso de autos, el Juez Consultante debe determinar, en primer lugar, si el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. está siendo usado en el mercado; para poder GACETA OFICIAL 25/11/2015 13 de 42 determinar, en segundo lugar, si procede o no la acción por infracción de derechos interpuesta por el demandante.

3. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN DE SIGNOS (MARCA ENJOY PERÚ Y NOMBRE COMERCIAL ENJOY TRAVEL) EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 44.

El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre los signos objeto de la denuncia, el nombre comercial ENJOY TRAVEL (denominativo) y la marca registrada ENJOY PERÚ (denominativa). 45. Para dilucidar el tema, el Juez Consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

Reglas para la comparación entre signos distintivos. 46. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 47. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 48.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 49.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 50.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). GACETA OFICIAL 25/11/2015 14 de 42 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 51. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Además, se recomienda al Consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

Comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta. 52. Los signos en controversia son denominativos, por lo tanto, se dan las pautas para su comparación. 53. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 54. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 55.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará GACETA OFICIAL 25/11/2015 15 de 42 especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 56. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 57. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 58. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 59. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

4. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DESCRIPTIVOS (TRAVEL/ENJOY). 60. En el proceso interno se manifiesta que los términos TRAVEL (viaje) y ENJOY (disfrutar) son palabras descriptivas en idioma inglés. Además, en el proceso interno se cuestiona si estos términos son descriptivos para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 61. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 62. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”.

(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 63. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o GACETA OFICIAL 25/11/2015 16 de 42 descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 64. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 65. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 66. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Signos descriptivos. 67. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 68.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 69.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: GACETA OFICIAL 25/11/2015 17 de 42 “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 70. El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.

El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (…) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.

(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). 71. El Juez Consultante deberá determinar si el signo ENJOY TRAVEL es descriptivo para servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de un signo idéntico o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

SEGUNDO: En el caso de autos, el Juez Consultante debe determinar, en primer lugar, si el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. está siendo usado en el mercado; para poder determinar, en segundo lugar, si procede o no la acción por infracción de derechos interpuesta por el demandante.

TERCERO: De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 18 de 42 CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

Además, se recomienda al Consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

QUINTO: El Juez Consultante deberá determinar si el signo ENJOY TRAVEL tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. Posteriormente, el Juez Consultante deberá determinar si el signo ENJOY TRAVEL es descriptivo en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/11/2015 19 de 42 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 51-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO MASCONI (mixta). Expediente Interno: 2009-0168. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre de 2015.

VISTOS: El Oficio 47 de 20 de enero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 21 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 2009-0168.

El auto de 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandada: Terceros interesados: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES SILVANO ALDO SICILIA Hechos. 1. El 13 de diciembre de 2007, Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores (en adelante, Orrego Gómez) solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (mixta) para identificar “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños” en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 589. 3. Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group) y Silvano Aldo Sicilia presentaron oposición dentro del plazo contra la solicitud de registro de marca presentada por Orrego GACETA OFICIAL 25/11/2015 20 de 42 Gómez, argumentando ser titulares de las marcas y solicitudes de marcas ALDO PANETTI (denominativas), pertenecientes a las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y de las marcas ALDO (mixtas), pertenecientes a las Clases 18, 25 y 35, respectivamente. 4.

El 29 de agosto de 2008, mediante Resolución 33120, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta). 5. Aldo Group presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación contra la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008. 6.

El 29 de septiembre 2008, mediante Resolución 36413, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120. 7. El 31 de octubre de 2008, mediante Resolución 44689, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008. 8.

El 25 de marzo de 2009, Aldo Group interpuso demanda de nulidad relativa contra las Resoluciones 33120 y 36413, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la Resolución 44689, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. ALDO GROUP interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Existió un error de apreciación, por parte de la SIC al determinar que los signos ALDO PANETTI (denominativo) y ALDO MASCONI (mixto) no eran confundibles desde el punto de vista ideológico. 11. Teniendo en cuenta que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos para determinar las diferencias en los signos, en el presente caso, no va a identificar que se trata de nombre y apellidos diferentes, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona. 12.

Tanto la marca ALDO PANETTI (denominativa), como la marca ALDO MASCONI (mixta) se componen de dos palabras y cinco sílabas. Adicionalmente, la denominación ALDO se encuentra presente en ambos signos, con lo cual no solo existe una coincidencia de letras, sino que además están ubicadas en la misma posición. 13. Dentro de los productos de la marca ALDO PANETTI (denominativa), se encuentran los de calzado tanto para hombres, mujeres y niños, siendo los mismos productos que pretenden identificar la marca ALDO MASCONI (mixta), haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos y, por tanto, inminente la confusión en la que incurrirá el GACETA OFICIAL 25/11/2015 21 de 42 consumidor.

Las marcas identifican los mismos productos, lo cual hace presumir que para el consumidor la idea de un mismo origen empresarial será aún más obvia. 14. Las semejanzas entre las marcas confrontadas son manifiestas, presentando ambas marcas elementos confundibles, por lo que resultan susceptibles de confusión directa e indirecta y riesgo de asociación. Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que: 15. Las marcas ALDO (mixta), ALDO PANETTI (denominativa) y ALDO MASCONI (mixta) son marcas entre las cuales no existe similitud visual, ya que cada una tiene un elemento denominativo diferenciador, junto con su representación gráfica en el caso de las marcas mixtas. En cuanto a la similitud conceptual, tampoco hay lugar a confusión entre ellas ya que no evocan una idea idéntica o semejante.

Respecto de la similitud fonética, tampoco hay lugar a ella, puesto que se forman por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto. 16. Realizado el examen de registrabilidad, se llegó a la conclusión de que la marca ALDO MASCONI (mixta) tiene la suficiente distintividad frente a las marcas opositoras ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa).

Por tanto, se le concedió legal y válidamente el registro de la marca. 17. Al cotejar las tres marcas, podemos decir que sus características gráficas son suficientemente distintas y no generan riesgo de confusión. Cuando las marcas confrontadas han sido registradas en clases internacionales diferentes: ALDO MASCONI (mixta) en la Clase 25, ALDO (mixta) en la Clase 18 y ALDO PANETTI (denominativa) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, no existe riesgo de confundibilidad entre las marcas ya que los productos de las tres marcas se comercializan por canales diferentes, por lo que el consumidor no estaría expuesto a confundirse en el producto o servicio que desea adquirir. 18. Las expresiones contenidas en las marcas confrontadas se concedieron por el conjunto y su uso, si bien es de carácter exclusivo, no llega al punto de evitar el registro de los nombre de otras personas.

Frente al estudio comparativo, se debe atender a una visión en conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. 19. No es posible conferir exclusividad alguna sobre el uso del nombre ALDO, siendo el elemento nominativo que otorga la distintividad requerida los nombres MASCONI y PANETTI.

En consecuencia, el titular de la marca solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, mas no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados (ALDO), pues éste es un nombre propio débilmente distintivo que puede ser utilizado por cualquier otro empresario siempre y cuando no sea un signo idéntico o similar con la combinación distintiva respectiva. 20.

Las marcas ALDO (mixta) y ALDO MASCONI (mixta) se componen además del nombre ALDO, también de un elemento gráfico predominante, aunado a otros elementos figurativos, que facilitan su identificación por el consumidor. La longitud de los signos es completamente diferente, lo que adicionalmente impide cualquier confusión o error en el consumidor. 21.

La marca ALDO MASCONI (mixta) solicitada por Orrego Gómez tiene la suficiente distintividad para ser registrada como marca, aclarándose que sobre el nombre aislado GACETA OFICIAL 25/11/2015 22 de 42 ALDO no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. ORREGO GÓMEZ S. EN C. S. SUCESORES presenta contestación a la demanda manifestando que: 22. La marca ALDO MASCONI (mixta) cumple una función esencial, que es la de distinguir productos de la Clase 25 y, por sí sola, sirve para identificar estos productos, sin que se confunda con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), porque gracias a la distintividad de la marca ALDO MASCONI (mixta) se pueden diferenciar e individualizar los productos que distingue y se pueden diferenciar de otros productos de diferente procedencia. 23.

La marca ALDO MASCONI (mixta), que es susceptible de representación gráfica y tiene fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen comparativo en conjunto con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto. La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene como elemento diferenciador la denominación MASCONI, que resulta diferente a PANETTI, elemento diferenciador de la marca ALDO PANETTI (denominativa). 24.

Conceptual, ortográfica y visualmente los signos en conflicto son totalmente diferentes, al comparar estos signos, evitando su fraccionamiento, vemos que entre las marcas confrontadas no existen semejanzas. Se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos integrantes de las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), su unidad fonética y conceptual, y su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares ya que se trata de estructuras lingüísticas diferentes. 25.

Las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes, porque si efectuamos un análisis sucesivo y comparativo entre la marca ALDO MASCONI (mixta) y la marca ALDO PANETTI (denominativa) se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, ya que la expresión ALDO es un nombre masculino y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con respecto a la marca ALDO PANETTI (denominativa), ni tampoco conlleva a pensar el consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que no presentan semejanzas desde el punto de vista ideológico, que puedan inducir al público consumidor a error. 26.

La palabra ALDO se refiere a un nombre de origen italiano, acreditándose la existencia de innumerables marcas concedidas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza compuestas por nombres italianos. Debiéndose preguntar qué tan relevante es el nombre ALDO si es de uso común en Italia, y en Colombia existen nombres italianos de origen común que se encuentran registrados como marcas en la Clase 25 a favor de diferentes titulares. 27.

El señor Silvano Aldo Sicilia, si bien presentó oposición y posteriormente fue citado como tercero interesado, no participó en el proceso contencioso administrativo. GACETA OFICIAL 25/11/2015 23 de 42 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Signos compuestos por un nombre propio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 31.

32. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ALDO MASCONI (mixto) solicitado por ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición son ALDO PANETTI (denominativas) pertenecientes a ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

El Tribunal advierte, que ha resuelto casos similares, como el 159-IP-2011, 18-IP-2012, 79-IP-2015 y 50-IP-2015. 33. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 25/11/2015 24 de 42 o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 35.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 36.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 37.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 38.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 39.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 40.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los GACETA OFICIAL 25/11/2015 25 de 42 signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 41. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 42. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 43.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 44. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 45. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 46.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 47. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 48. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 26 de 42 Reglas para realizar el cotejo entre signos. 49. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 50. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.

51. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo ALDO MASCONI (mixto) solicitado para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición y la demanda ALDO PANETTI (denominativa) registrada en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comparación entre signos mixtos. 52. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, GACETA OFICIAL 25/11/2015 27 de 42 que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 53. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 54. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 55. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto. 56.

Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 57.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 58. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 28 de 42 59. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 60. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 61. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 62. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 63. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

3. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 25 Y SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

64. ORRERO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES solicitó el registro del signo ALDO MASCONI (mixto) para distinguir productos de la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó oposición sobre la base de sus marcas ALDO PANETTI (denominativas) para identificar productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 353. 65.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales 2 Vestidos, calzados y sombrerería. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 3 GACETA OFICIAL 25/11/2015 29 de 42 de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos y servicios;

(vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos y servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos y servicios. 66. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, GACETA OFICIAL 25/11/2015 30 de 42 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 67. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 68. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos y servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 69.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos y servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 70.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos y servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 71.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 72. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

GACETA OFICIAL 73. 25/11/2015 31 de 42 El Tribunal manifiesta, que los criterios jurisprudenciales citados pueden ser utilizados en los casos de conexión competitiva entre productos o productos y servicios.

4. SIGNOS COMPUESTOS POR UN NOMBRE PROPIO. 74. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI (denominativo) y la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que el Juez consultante debe seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan y que han sido expresadas dentro del Proceso 50-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015. 75.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”4. 76.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. 77.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”. 78. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, 4 http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 25/11/2015 32 de 42 PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo mixto y un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 25/11/2015 33 de 42 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 091-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL). Proceso interno Nº. 2008-00333. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 734 de 11 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00333.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL 25/11/2015 34 de 42 A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL) Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Hechos. 1. El 15 de junio de 2007, Promotora de Café Colombia S.A. (en adelante, PROCAFECOL) solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería” de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 578, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. El 23 de enero de 2008, mediante Resolución 1263, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 por falta de distintividad intrínseca en relación con dichos productos. 4.

El 22 de febrero de 2008, PROCAFECOL presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 1263. 5. El 28 de marzo de 2008, mediante Resolución 9515, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 1263. 6. El 15 de abril de 2008, mediante Resolución 11041, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 1263. 7.

El 14 de agosto de 2012, PROCAFECOL interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 11041, 9515 y 1263. 8. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar GACETA OFICIAL 25/11/2015 35 de 42 ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. PROCAFECOL interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. Las decisiones contenidas en las Resoluciones 9515 y 11041 no resolvieron el problema planteado en el recurso, cual es el de exigir la especificación del tamaño y del color de la etiqueta, siendo que ésta no es una exigencia contenida en la norma andina, ni en ninguna otra norma nacional.

Resulta evidente la omisión de los argumentos esbozados en el recurso, que al referirse al requisito de la distintividad hace alusión a lemas comerciales y no a marcas. 10. En ningún momento la norma andina establece que para que dicha combinación de líneas sea considerada como marca es necesario que goce de un tamaño o color específico, ni que la combinación tenga un grado de complejidad específico, toda vez que semejantes particularidades no son determinantes para establecer si la marca es apta para distinguir productos o si es susceptible de representación gráfica. 11.

La SIC considera que la marca no es intrínsecamente distintiva porque no se especificó el tamaño y otras características de la figura presentada y que tampoco es distintiva por cuanto no se lograría relacionar su origen empresarial. Ello evidencia que la SIC no sólo contradice el artículo 134 de la Decisión 486, sino que además omite analizar si el signo solicitado es simplemente diferente de los productos a amparar, para determinar si cumple con el requisito de distintividad intrínseca y no con la identificación del origen empresarial. 12.

El signo solicitado se diferencia del producto y/o su envoltura, por cuanto de la descripción brindada por la SIC se puede concluir que consiste en una combinación de líneas expuestas en un contorno, cuyo interior, del centro hacia abajo, contiene la figura de un cuadrado que se une a los costados por dos cintas. En consecuencia, dicho signo reflejará el origen empresarial del producto, de manera que el consumidor al encontrarse ante el mismo empaque, con las mismas líneas, con independencia de sus colores o de su tamaño, asociará el producto al mismo origen empresarial.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que: 13. El signo solicitado para el registro ante la SIC se compone de un conjunto de trazos delimitados en una figura geométrica, conformada por un rectángulo de gran tamaño, dentro del cual se encuentran dos rectángulos pequeños que colindan con un cuadrado, sin que se reivindique ningún color determinado o se incluyan elementos individualizadores que no le confieran al signo la distintividad que se requiere para ser registrado como marca. 14.

En consecuencia, el signo solicitado no cumple con los fundamentos exigidos en la norma comunitaria. Por lo tanto, la marca FIGURATIVA solicitada para distinguir productos de la Clase 30 resulta irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 como lo expuso la SIC como fundamento de los actos administrativos acusados. GACETA OFICIAL 25/11/2015 36 de 42 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 15.

Que, los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 16. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 17.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2.

Marcas figurativas. Envolturas y empaques. 3. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.

1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD IRREGISTRABILIDAD. COMO CAUSAL ABSOLUTA DE 18. En el presente caso, se argumenta que el signo FIGURATIVO solicitado a registro no es distintivo, por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 19. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 1 2 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. GACETA OFICIAL 25/11/2015 37 de 42 20. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 21. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 22.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 23. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales. 2.

MARCAS FIGURATIVAS. ENVOLTURAS Y EMPAQUES. 24. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado es un signo FIGURATIVO, conformado por la combinación de líneas expuestas en un contorno, cuyo interior, del centro hacia abajo, contiene la figura de un cuadrado. 25. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. 26.

En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. GACETA OFICIAL 25/11/2015 38 de 42 27. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. 28.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. 29. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). 30. Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 31. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Empaques y envolturas. 32. El demandante manifiesta que el signo solicitado reflejará el origen empresarial del producto, de manera que el consumidor al encontrarse ante el mismo empaque, con las mismas líneas, con independencia de sus colores o de su tamaño, asociará el producto al mismo origen empresarial.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a los empaques y envolturas. 33. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “La norma (…) prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. GACETA OFICIAL 25/11/2015 39 de 42 Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.

Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional (…). Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas (…).

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa). 34.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta que las envolturas y los envases pueden llegar a ser distintivos en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, el envase o la envoltura deben ser tan peculiar que sirva por sí mismo para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

GACETA OFICIAL 3. 25/11/2015 40 de 42 EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DENEGATORIA DE OFICIO. 35. En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones al registro del signo FIGURATIVO y el registro fue denegado de oficio por la Oficina Nacional Competente, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 36. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 37. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 38.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 39.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 40. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 41.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 42. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 43.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en GACETA OFICIAL 25/11/2015 41 de 42 el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 44.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 45. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 46. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 47.

No se está afirmando que la oficina de registro no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 42 de 42 SEGUNDO: El Juez consultante deberá tomar en cuenta que las envolturas y los envases pueden llegar a ser distintivos en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, el envase o la envoltura deben ser tan peculiar que sirva por sí mismo para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

TERCERO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú