Año XXXII – Número 2656 Lima, 25 de enero de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 159-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión. Patente de invención: FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS.

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESSELLSCHAFT. Proceso interno: 50982012-0-1801-JR-CA-07 PROCESO 161-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del literal b) y último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03075-2012-0-1801JR-CA-08.

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa PROCESO 162-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 34 y 46 de la misma Decisión. Patente de invención: PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL PARA LA CONTRACEPCIÓN. Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

Proceso interno: 008182011-0-1801-JR-CA-03 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/01/2016 2 de 45 PROCESO 159-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión. Patente de invención: FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS.

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESSELLSCHAFT. Proceso interno: 5098-2012-0-1801-JR-CA-07. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 5098-2012-0-1801-JRCA-07;

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT (antes, BAYER HEALTHCARE AG) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 3 de 45 1. El 28 de febrero de 2006, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft solicitó el registro de la patente de invención ante el Indecopi para FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS, la cual constaba de 6 reivindicaciones. 2. El 20 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la citada solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones. 3.

El 17 de abril de 2009, se realizó el examen de registrabilidad, emitiéndose el Informe Técnico PR 11-09, respecto de las 6 reivindicaciones presentadas, concluyendo que: − − Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad ya que contienen términos imprecisos que implicaban demasiadas posibilidades. La reivindicación 6 se refiere a una forma de presentar información para la administración de una formulación farmacéutica, por lo que no puede ser considerada como una invención, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486.

Mediante escrito de 13 de agosto de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft absolvió las observaciones contenidas en el Informe Técnico PR 11-09 y acompañó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 4. El 16 de noviembre de 2009, luego del examen de las 8 nuevas reivindicaciones presentadas, se emitió el Informe Técnico PR 11A-09, en el cual se concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.

El 26 de noviembre de 2009, mediante Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI, el Subdirector de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI resolvió denegar el registro solicitado por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft. 6. El 21 de diciembre de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI. 7.

El 9 de marzo de 2012, se emitió el Informe Técnico LCM 05-2012 (T), en el cual se concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. 8. El 23 de abril de 2012, mediante Resolución 652-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI. 9.

El 1 de agosto de 2012, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 652-2012/TPIINDECOPI. 10. El 29 de agosto de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 11.

El 11 de septiembre de 2014, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 29 de agosto de 2014. GACETA OFICIAL 12. 25/01/2016 4 de 45 El 20 de enero de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

13. BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que manifestó que: 14. Las reivindicaciones se encuentran definidas por sus claras características técnicas, concretamente por el perfil de disolución y liberación de la presente invención, el cual constituye una característica técnica y no una característica farmacocinética como erróneamente ha considerado el INDECOPI.

Por lo tanto, no puede sostenerse que las reivindicaciones pueden incluir todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a dicho resultado. 15. Las reivindicaciones fueron oportunamente modificadas conforme fue sugerido por el examinador de patentes. Así fueron remplazados términos objetados y, en el último juego de reivindicaciones, se mencionaron claramente aquellos elementos esenciales de la composición de la invención. 16.

Según el artículo 32 de la Decisión Andina 486, de tener dudas razonables, la autoridad administrativa durante la tramitación de la solicitud debe solicitar las pruebas necesarias hasta que aquellas fueran clarificadas. Asimismo, el artículo 45 de la mencionada decisión precisa que, de considerarlo pertinente, la autoridad administrativa puede notificar una o más veces los informes. 17.

Finalmente, el invento solicitado a registro cumple con el requisito de nivel inventivo. Ninguno de los documentos de la técnica anterior sugieren que los parámetros característicos de disolución y liberación de la invención efectivamente producen un efecto retardado. Por lo tanto, la mejora de la biodisponibilidad y efecto retardado, que es causado por la selección de una característica específica de disolución y liberación, son claramente no obvios para el experto de la técnica, sobre la base de lo que constituye el estado de la técnica.

Argumentos de la contestación a la demanda. 18. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 19. El artículo 45 de la Decisión 486, relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo, precisa que el supuesto que éstos no sean cumplidos por el solicitante dará lugar a una primera notificación obligatoria de las observaciones a efectos de que se subsanen las omisiones, dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez, ello cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario. 20.

En el presente caso, se notificó en una oportunidad a la actora el Informe Técnico PR 1109 y, posteriormente, con la notificación de la resolución de primera instancia se le notificó los resultados de un segundo informe técnico, el Informe Técnico PR 11A-09. Ulteriormente, luego de la apelación presentada por la demandante, el Tribunal emitió su resolución sobre la base del Informe Técnico LCM 05-2012(T), sin haber notificado previamente a la solicitante pues ya no era obligatorio.

El invento solicitado no cumple con el requisito de claridad. La falta de claridad y concisión no sólo entorpece la determinación inequívoca del objetivo técnico de la

21. GACETA OFICIAL 25/01/2016 5 de 45 patente, sino que obstaculiza la verificación de su novedad y la altura inventiva. En consecuencia, ello negará, al examinador y a los terceros interesados conocer de qué trata la invención y saber con certeza sobre qué versa el aporte tecnológico que se incorpora. 22. Al respecto, las frases contenidas en las reivindicaciones no constituyen una característica técnica esencial, estructural o funcional de la invención, pues el alcance de las reivindicaciones no sólo incluiría a la composición que se pretende proteger, sino también a todas las composiciones presentes que lleguen a ese resultado.

Sentencia de Primera Instancia. 23. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 24. Conforme a lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486 y el Manual para la Formación de Examinadores de Patentes en el Perú, el hecho de que la falta de claridad no sea propiamente un requisito de patentabilidad contenido en el artículo 14 de la Decisión 486 no desvirtúa la potestad de la autoridad administrativa de exigir el cumplimiento de dicha condición, más aún cuando la claridad se encuentra estrechamente vinculada a una de las funciones principales de la patente, como es, la creación de un monopolio de la materia reivindicada y la determinación de los alcances de protección de la misma. 25.

En virtud del plazo de subsanación de sesenta días, prorrogable por el término de 30 días adicionales, contenido en el artículo 45 de la Decisión 486, la falta de cumplimiento en la claridad del pliego, sin una subsanación satisfactoria, podría constituir un elemento que conlleve al fin del procedimiento administrativo, ello ante la imposibilidad de determinarse con exactitud cuál es la materia a proteger y sobre la cual recaerán los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 26.

En el caso concreto, es un hecho no controvertido que el INDECOPI no notificó el contenido del Informe Técnico PR 11 A-09, sustentando su decisión en la aplicación del artículo 45 de la Decisión 486, que otorga una potestad discrecional a la autoridad nacional. Al respecto, es posible establecer que los elementos del Informe Técnico PR 11 A-2009 no contendrían puntos nuevos a los evaluados en el Informe Técnico PR 112009, su antecedente más cercano. Pues las opiniones técnicas contenidas en ambos informes arriban a la misma conclusión sobre la claridad en el modo de proponer las reivindicaciones. 27.

Cabe precisar que, si bien el objeto de estudio de cada informe técnico no recae sobre el mismo pliego de reivindicaciones, es también cierto que de la observación del pliego de reivindicaciones originalmente presentado y el subsiguiente pliego de 8 reivindicaciones que se adjunta al escrito de 13 de agosto de 2013, no se aprecia mayor modificación de la solución técnica postulada, variándose meramente algunos contenidos de las reivindicaciones en la precisión de términos observados por el INDECOPI, sin perjuicio que ello pueda ser apropiado o no para el examen realizado por el evaluador técnico. 28.

Igualmente, se aprecia del contenido de la observación que recae sobre la reivindicación 1 de cada pliego de reivindicaciones evaluado, en cuanto al hecho que la observación vinculada a la claridad no fue superada con la presentación del nuevo pliego de reivindicaciones. Hecho que resulta relevante pues al ser la reivindicación 1 sustento de las siguientes reivindicaciones, trae como consecuencia la inexistencia de una controversia que convierta en razonable la notificación del informe técnico cuestionado por Bayer Schering Pharma Actiengesellschaft.

GACETA OFICIAL 29. 25/01/2016 6 de 45 En consecuencia, no correspondía la notificación del Informe Técnico PR 11A-09 a la parte recurrente, pues este segundo informe guardaría similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico PR 11-09, sin que incluya nuevos o diversos elementos. Precisándose al respecto que el objeto de evaluación no varió en su aspecto técnico en relación con los argumentos del nuevo pliego de reivindicaciones.

Argumentos del recurso de apelación.

30. BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando los siguientes argumentos: 31. Aunque es cierto que el Informe Técnico PR 11A-2009 nuevamente objetó la claridad de nuestras reivindicaciones, el nuevo pliego de 8 reivindicaciones presentaba diferencias con respecto al anterior, que era de sólo 6 reivindicaciones.

El nuevo y último juego de 8 reivindicaciones incluía modificaciones con relación al primero, ya que precisamente para cumplir con el requisito de claridad, se procedió a especificar el compuesto activo protegido y sus sales, así como el alcohol de azúcar como agente liberador y se sustituyó el término “formulación de medicamento” por “formulación farmacéutica”, conforme a las sugerencias del examinador. 32.

Teniendo en consideración la novedad de la presente invención y lo complejo que podría resultar su aprehensión y comprensión, en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486, la autoridad administrativa debió haber efectuado una notificación adicional para aclarar y dilucidar el contenido de la solicitud de la patente, cumpliendo así con un debido, justo y equitativo proceso y respetando el derecho de defensa que merece todo administrado. 33.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos, de haberse notificado el Informe Técnico PR 11A-09, se podría haber accedido a una nueva posibilidad de modificar y adaptar las reivindicaciones contenidas en la solicitud, máxime si la claridad tiene más que ver con un requisito de forma y no de fondo de la solicitud de patente. Solicitud del Juez consultante. 34.

El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − − Criterios para determinar el cumplimiento del requisito de claridad en las reivindicaciones de una patente de invención. Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 35.

Los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37.

El Tribunal interpretará los siguientes artículos: GACETA OFICIAL 25/01/2016 7 de 45 Solicitados: 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. De oficio: 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 2.

De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 38. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, de igual manera el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre los criterios para determinar el cumplimiento del requisito de claridad en las reivindicaciones de una patente de invención, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 39.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 40. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: 2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 3 GACETA OFICIAL 25/01/2016 8 de 45 “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”5. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. 4 5 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL 25/01/2016 9 de 45 Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”.

El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 41. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.7 42.

En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft para el registro de la patente de invención para FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS. 2. De la notificación de los informes técnicos. 43. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico PR 11A-09 y el Informe Técnico LCM 05-2012(T) no le fueron notificados.

Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 44. Por su parte, el juez consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 45.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 6 7 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p.

42. GACETA OFICIAL 46. 25/01/2016 10 de 45 Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 11 de 45 De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 47. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: GACETA OFICIAL 25/01/2016 12 de 45 PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 25/01/2016 13 de 45 Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 161-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del literal b) y último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03075-2012-0-1801-JR-CA-08.

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3075-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 03075-2012-0-1801-JR-CA-08.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

GACETA OFICIAL A. 25/01/2016 14 de 45 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE REPÚBLICA DEL PERÚ. LA LA LA BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 17 de febrero de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC. (Estado Unidos de América), solicitó el registro como marca del signo constituido por la figura que se observa a folio 113 del expediente1 (se reivindica colores),2 para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores”. 2.

Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de abril de 2010 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición señalando que el signo solicitado carece de capacidad distintiva y fuerza para indicar un origen empresarial determinado. 3. El 7 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0044-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 4.

El 20 de enero de 2011, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 1 El signo solicitado se encuentra conformado por la figura de un círculo delineado de color negro, de fondo gris claro y oscuro, en cuyo centro se encuentra otro círculo delineado de color blanco y de color gris claro. 2 Se aprecian los colores negro, gris y blanco en distintas tonalidades.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 15 de 45 5. El 09 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0412-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada que otorgó el registro solicitado. 6. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciocho de 21 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda. 8. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10.

Manifiesta, que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas de fábrica ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca; esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en sendos pronunciamientos (debe aplicarse aquel aforismo jurídico que reza “donde existe la misma razón debe existir el mismo derecho”). 11.

Adiciona, que el signo registrado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Por lo tanto, debe quedar constancia de que se trata de un signo figurativo, cuya delineación de trazos simples que generan sucesivos círculos uno dentro de otro, no permiten identificar detalles particulares que lo conviertan en una figura inusual, peculiar o caprichosa; y, mucho menos, asimilarlo con un origen empresarial determinado. 12.

Agrega, que los signos que la solicitante ha logrado registrar utilizando la figura del círculo obedece al hecho de haber empleado la expresión LUCKY STRIKE en su conformación, ya que el círculo por si sólo resulta básico, simple y banal. 13. Señala, que no está llamado a prosperar el argumento de que el signo solicitado constituye una modernización de la marca mixta LUCKY STRIKE, ya que en ninguna parte del signo solicitado se hace referencia a dicha expresión. 14.

Argumenta, que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado. Por lo tanto, estamos en presencia de un monopolio. 15. Sostiene, que el examen marcario que realiza la Autoridad Nacional es autónomo e independiente. Por lo tanto, mal haría en considerarse como causal de registrabilidad que el signo solicitado ha sido otorgado en otros países.

GACETA OFICIAL b. 25/01/2016 16 de 45 Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI 16. Señala, que no existe una prohibición legal que mande que los signos “simples” no son registrables. Por lo tanto, de la impresión en conjunto de los elementos que conforman el signo solicitado,3 se concluyó que los mismos dotan al signo de la suficiente fuerza distintiva y de la capacidad de indicar un origen empresarial determinado. 17.

Agrega, que el signo solicitado posee además en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, de cuya fusión, se logra una unidad marcaria dotada de la virtud de individualizar productos en el mercado. 18. Adiciona, que el uso del signo solicitado y ahora registrado, no es de “uso común” en las marcas registradas para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.

Concluye, que los pronunciamientos citados por la demandante se refieren a casos distintos al presente, y en todo caso los pronunciamientos que emite la autoridad administrativa son autónomos de los que haya emitido la propia oficina en otros casos. Por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC. 20. Como se corrobora a folio 82 del expediente, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 02 de 06 de agosto de 2013, declaró en REBELDÍA a la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC., por no contestar la demanda y, ordenó continuar con el trámite del proceso. c. Sentencia de primera instancia. 21.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciocho de 21 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: “(…) Son registrables los signos conformados por figuras geométricas básicas, acompañados de elementos particulares y novedosos que le otorguen la suficiente distintividad para identificar un origen empresarial determinado, tal como lo exige la normativa de marcas.

Elementos que al encontrarse presentes en el signo solicitado a registro en el procedimiento administrativo sub Litis, determinan que sea distintivo, no encontrándose incurso en la prohibición establecida en el artículo 135º inciso b) de la Decisión 486. (…) Con respecto a lo alegado por el demandante, en el extremo donde afirma que con el registro otorgado la solicitante pretende obtener el monopolio del DISEÑO 3 “(…) se encuentra conformado por círculos concéntricos cuyo círculo interior aparece en color gris en tonalidades clara y oscura; y se encuentra rodeado de cuatro coronas de distinto grosor, color y tonalidad, todo lo cual determina que se perciba una figura circular en un diseño particular y en una determinada combinación y distribución de los colores gris, blanco y negro, en distintas tonalidades”.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 17 de 45 DE CÍRCULO como una nueva marca en perjuicio de sus competidores en el mercado; corresponde precisar que el registro otorgado sobre el signo solicitado, no es únicamente respecto a la figura circular, sino respecto de todos sus elementos gráficos y cromáticos que lo componen y conforman una unidad marcaria suficientemente distintiva y capaz de identificar un origen empresarial determinado; resultando de importancia señalar que las figuras geométricas por sí solas no pueden ser atribuibles como marcas a una persona en particular por carecer de aptitud distintiva y por razones de interés general.

(…) No son aplicables para el presente caso los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el Tribunal del INDECOPI en los que resolvió denegar el registro de marcas constituidas por formas geométricas, toda vez que responden a motivaciones distintas del caso en cuestión, no conformando precedentes de observancia obligatoria”. d. Recurso de apelación. 22.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó que: i) La función esencial de una marca consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, por lo cual una figura geométrica, como el caso en cuestión, no es capaz de vincular por sí misma el producto que pretende identificar con un origen empresarial determinado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del inciso b) y último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. (…) ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos figurativos, conforme al inciso b) y al último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486? (…)”. 24.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 135 literal a) de la Decisión 4864. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad de marcas.

La distintividad adquirida o sobrevenida. 4 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

(…)”. GACETA OFICIAL 25/01/2016 18 de 45 B. Los signos figurativos. Criterios de irregistrabilidad. Las figuras geométricas y la reivindicación de colores. C. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. D. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS. 26. La demandante argumentó que el signo solicitado carece de distintividad. El INDECOPI, por el contrario manifestó que sí tiene distintividad. En este contexto se abordará el tema propuesto. 27. Además de lo anterior la corporación consultante realizó la siguiente pregunta que se absolverá en el presente acápite: 28.

¿Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos figurativos, conforme al inciso b) y al último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486? 29. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 30.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues GACETA OFICIAL 25/01/2016 19 de 45 ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 31. La consultante deberá analizar si el signo solicitado tiene la virtualidad de diferenciarse del resto de signos existentes en el mercado, y si es apto para constituir una marca. 32.

La pregunta realizada por la consultante tiene que ver con la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida, consagrada normativamente en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. Sobre su operatividad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.” (Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2007, expedida en el marco del proceso 54-IP-2007). 33.

Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. La corte consultante debe prestar gran atención a tal circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real, efectivo y constante en el mercado. 34.

La corte consultante, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si dicho uso genera la distintividad del signo. B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE IRREGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y LA REIVINDICACIÓN DE COLORES. 35.

La demandante sostuvo que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca. Añade que el círculo por sí sólo resulta básico, simple y banal. GACETA OFICIAL 25/01/2016 20 de 45 36. El INDECOPI afirmó que el signo solicitado posee en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, cuya fusión logra una unidad que individualiza productos en el mercado. 37.

En este esquema se abordará el tema propuesto. 38. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Las figuras geométricas. 39. La marca solicitada está formada por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares y que reivindica a su vez colores, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca. 40. En relación con las figuras geométricas, el Tribunal seguirá los parámetros expresados en la Interpretación Prejudicial de 4 de marzo de 2015, expedida en el proceso 134-IP-2014: “Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”5.

Dentro de las figuras geométricas se encuentra el círculo que “(…) es la figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área interior”6. El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas”. 41.

En el presente caso, la corte consultante deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido por el artículo 134 literal e) de la Decisión 486. Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican. 42.

Es importante reiterar lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 222-IP-2013: “Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como 5 6 Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura-geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/geometria/CirculoCircunfelementos.htm GACETA OFICIAL 25/01/2016 21 de 45 marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial”.

C. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 43. La demandante indicó que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado. El INDECOPI sostuvo que el signo solicitado no es de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 44.

En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas GACETA OFICIAL 25/01/2016 22 de 45 conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”7. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 45.

La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 46. La demandante argumentó que en materia de figuras geométricas el INDECOPI tiene precedentes que se deben aplicar en el presente caso. 47. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 48. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 7 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Argentina, 2002. Pág. 191. Buenos Aires GACETA OFICIAL 25/01/2016 23 de 45 “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro 8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 25/01/2016 24 de 45 de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (…) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”9.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 49. No obstante lo anterior, se advierte que las oficinas de registro de marcas deben respetar los sistemas de precedentes judiciales adoptados por los países miembros, atendiendo a la fuerza jurídica que se le otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos. Si a nivel nacional se adopta un sistema de precedentes fuerte, esto debe ser una pauta normativa obligatoria para las oficinas de registro de marcas, siempre y cuando no vulnere la normativa comunitaria andina.

Por tal razón, dichas entidades deberán tomar decisiones atendiendo a la estructura jurídica diseñada en cada uno de los Países Miembros. 9 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 25/01/2016 25 de 45 50.

En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es un elemento esencial para su registro. La consultante deberá analizar si el signo solicitado tiene la virtualidad de diferenciarse del resto de signos existentes en el mercado, y si es apto para constituir una marca.

Una de las características esenciales para que opere la distintividad adquirida, es que por efecto del uso constante en el comercio subregional el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. La corte consultante debe prestar gran atención a tal circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real, efectivo y constante en el mercado.

La corte consultante, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si dicho uso genera la distintividad del signo.

SEGUNDO: La corte consultante deberá considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido por el artículo 134 literal e) de la Decisión 486. Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican.

TERCERO: La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 25/01/2016 26 de 45 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 162-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 34 y 46 de la misma Decisión. Patente de invención: PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL PARA LA CONTRACEPCIÓN. Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

Proceso interno: 00818-2011-0-1801-JR-CA-03. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1. 1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 27 de 45 VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 00818-2011-0-1801-JRCA-03;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (antes, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 20 de abril de 2005, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft solicitó el registro de la patente de invención para PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL PARA LA CONTRACEPCIÓN. 2.

El 25 de mayo de 2006, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la citada solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones a dicha solicitud dentro del plazo legal. 3. El 14 de enero de 2009, se emitió el Informe Técnico SRM 01-2009, en el cual se concluyó que: − − Las reivindicaciones 1 y 2 definen un uso, el cual no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

El título del invento debía ser cambiado a PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENEO NATURAL. El 3 de junio de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presentó un nuevo pliego reivindicatorio con el fin de subsanar las observaciones del Informe Técnico SRM 01-2009 y cambió del título del invento por PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL. 4.

El 14 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico SRM 01-2009/A, en el cual se concluyó que: − La reivindicación 1 no cumple con el requisito del nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 GACETA OFICIAL 25/01/2016 28 de 45 5. El 23 de septiembre de 2009, mediante Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la solicitud de registro de patente de invención. 6.

El 22 de octubre de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI. 7. El 12 de octubre de 2010, se emitió el Informe Técnico PR 27-10, en el cual se concluyó que: − La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486. 8.

El 5 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2504-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI. 9. El 15 de febrero de 2011, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2504-2010/TPIINDECOPI. 10.

El 14 de agosto de 2014, el Tercer Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 11. El 27 de agosto de 2014, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 14 de agosto de 2014. 12. El 5 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

13. BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que manifestó que: 14. El INDECOPI incumplió con el deber de notificar el Informe Técnico SRM 01-2009/A y el Informe Técnico PR 27-10, elaborados de oficio por dicha entidad, impidiendo de esta manera que Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presente sus descargos y absuelva las erradas conclusiones que en ellas se recogen.

Lo expuesto pone en evidencia una vulneración del derecho de defensa y, por consiguiente, del debido procedimiento, toda vez que las mismas sirvieron de sustento para las decisiones adoptadas en sede administrativa. 15. El solicitante de una patente tiene el derecho de presentar absoluciones e inclusive modificaciones en cualquier momento del trámite según el artículo 34 de la Decisión 486.

El INDECOPI interpreta esta norma equivocadamente, toda vez que entiende el término ‘trámite’ como la etapa comprendida desde la presentación de la solicitud de patente hasta la emisión del primer informe técnico, cuando el trámite del procedimiento se agota con la resolución que le pone fin, sea en primera o en segunda instancia. En consecuencia, mientras el procedimiento está en marcha, el ‘trámite’ continúa y todos los derechos de los administrados se encuentran vigentes, inclusive el derecho de modificar la patente de invención ‘en cualquier momento del trámite’.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 29 de 45 Argumentos de la contestación a la demanda. 16. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. En virtud de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se obtiene como regla general que la autoridad administrativa notificará por una sola vez la inconformidad con la patente.

Por excepción, siempre que así lo considere dicha autoridad, podrá notificarse al administrado una inconformidad por segunda vez y otras oportunidades sucesivas. No obstante ello, en algún momento las inconformidades tendrán que originar una resolución final. 18. Es potestad de la administración de notificar las subsiguientes observaciones que estén o no sustentadas en opiniones de los expertos en la materia.

De no ser así, un procedimiento complejo, como lo es el de registro de patentes, que por su naturaleza requiere la opinión de expertos, se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante. 19. La posición de la demandante sugiere que el procedimiento de patente deba continuar abierto hasta que, luego de innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, está sea concedida sin posibilidad de que se deniegue.

Lo cual generaría un círculo interminable de sucesivas notificaciones de informes y escritos de subsanación que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que le deben caracterizar. Sentencia de Primera Instancia. 20. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 21. A fin de evaluar la necesidad de notificación del Informe Técnico SRM 01-2009/A, se adoptó la premisa postulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial recaída sobre el Proceso 238-IP-2013.

Atendiendo a ello, se observa que el acotado informe técnico reproduce la misma conclusión del Informe Técnico SRM 01-2009, por lo que no existía la obligación de notificar dicho informe. 22. Respecto a la notificación del Informe Técnico PR 27-10, no correspondía su notificación en aplicación de la regla contenida en la precitada interpretación prejudicial, pues guarda una similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico SRM 01-2009/A, sin que incluya nuevos o diversos elementos de controversia técnica. 23.

En cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, si bien la demandante ha postulado que en el estado de la técnica no existía ningún tipo de elemento que asegure un efecto conjunto de la inhibición ovárica aceptable y el control aceptable del ciclo, ello no desvirtúa que dicho conocimiento no pueda ser derivable de los conocimientos contenidos en el estado de la técnica recogidos en D1 y D2. 24.

Finalmente, aun cuando la solución arribada por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft pueda tratarse como una mejora al estado de la técnica, no obstante ello, al no ser ésta sustancial, es decir, que contenga un efecto sorprendente, carece del nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 25/01/2016 30 de 45 Argumentos del recurso de apelación.

25. BAYER SCHERING PHARMA ACTIENGESELLSCHAFT presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 26. El Juzgado no ha motivado en la sentencia que la derivación fue de manera evidente. Al contrario, todo indica que existió un salto inventivo por parte de la demandante.

La solicitud de patente provee un anticonceptivo oral que a su vez provee el efecto deseado, a saber, mostrar simultáneamente un efecto anticonceptivo y obtener un control del ciclo aceptable. Lo cual comporta un efecto sorprendente e inesperado de la invención, que no podría haber sido predicho por una persona versada en la materia. 27.

El documento D1 por sí solo, así como el documento D1 en combinación con el documento D2, no refieren en absoluto ni sugieren los estudios básicos realizados por el accionante, en donde demostró que la relación DNG/EV, así como la duración relativa de la aplicación de cada hormona, es de particular importancia clínica para alcanzar confiabilidad anticonceptiva y, a la vez, un buen control del ciclo.

Adicionalmente, el remplazo del etinil estradiol por valerato de estradiol no resulta un paso rutinario ni una tarea de optimización para una persona versada en la materia. 28. Finalmente, respecto a la notificación de los Informes Técnicos SRM 01-2009/A y PR 2710, ambos incluyen nuevos o diferentes elementos y soportan el argumento en distintos puntos o elementos comparados con los informes técnicos inmediatamente anteriores a cada uno. Por lo tanto, era imprescindible notificarlos a la accionante antes de emitir la resolución final que daba por agotada la vía administrativa.

Solicitud del Juez consultante. 29. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − − Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486. Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirven de sustento a las decisiones de la oficina nacional competente.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 30. Los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31.

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: GACETA OFICIAL 25/01/2016 31 de 45 Solicitados: 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

De oficio: 34 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Requisitos de patentabilidad: nivel inventivo. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 2. De la modificación de una solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

Requisitos de patentabilidad: Nivel inventivo. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 33. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por cuanto no cumplía con el requisito del nivel inventivo establecido en 2 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: f) copia de la solicitud extranjera; g) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; h) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; i) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, j) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 3 GACETA OFICIAL 25/01/2016 32 de 45 el artículo 18 de la Decisión 486.

La demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos, e ignora el arte previo relevante para llegar a conclusiones contrarias a la obviedad de la invención. Afirma que no se tuvo en cuenta la información existente al momento que la invención no era conocida. 34. Por otro lado, la Sentencia de Primera Instancia sostuvo que no se cumplió con el requisito del nivel inventivo, ya que el examen se realizó sobre la base de los conocimientos que tenía el experto medio en la materia a la fecha de prioridad. 35.

Finalmente, el juez consulta sobre: cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486. 36. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, particularmente, al del nivel inventivo en relación con el estado de la técnica. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 46-IP-20124: “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa”. 37.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, en la presente providencia no se tratarán los requisitos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial por no considerarse pertinentes.

Nivel inventivo: 38. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. a. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la 4 Esta posición se reiteró en la Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, en el marco del proceso 157IP-2013.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 33 de 45 técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). b. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. c. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.

Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”5. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. d. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. e. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “Definiciones de evidente, evidencia y obvio”, pp. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 25/01/2016 34 de 45 Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. GACETA OFICIAL 25/01/2016 35 de 45 Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”6. 39. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un 6 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, año 2004, pp. 76-78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 25/01/2016 36 de 45 técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 40.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 41.

Este requisito, previsto por el artículo 14 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 42.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 43. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 44. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual GACETA OFICIAL 25/01/2016 37 de 45 modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 45. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución GACETA OFICIAL 25/01/2016 38 de 45 Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera GACETA OFICIAL 25/01/2016 39 de 45 independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.7 46.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, el Juez Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 2.

De la modificación de una solicitud de patente. 47. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial se controvierte el tema de la modificación de una solicitud de patente, por lo tanto, el Tribunal considera que corresponde la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486. 48. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 49. De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.

Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, año 2004, pp. 76-78.

Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 25/01/2016 40 de 45 del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 50. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 51. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 52.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 53. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o GACETA OFICIAL 25/01/2016 41 de 45 reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 54.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 55. Finalmente, el Tribunal aclara que para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haya una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad y concisión. De dicho análisis el Juez consultante podrá determinar hasta qué punto los nuevos elementos podrían considerarse bien como modificación o bien como una ampliación del objeto de protección. 56.

El Juez consultante, deberá aplicar los criterios esgrimidos por este Tribunal al momento de analizar la modificación de la solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. 57. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico SRM 01-2009/A y el Informe Técnico PR 27-10 no le fueron notificados.

Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 58. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 59.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 60.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) GACETA OFICIAL 25/01/2016 42 de 45 La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción GACETA OFICIAL 25/01/2016 43 de 45 porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 61. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. GACETA OFICIAL 25/01/2016 44 de 45 A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

SEGUNDO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 45 de 45 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú