Año XXXIII – Número 2712 Lima, 18 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 84-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: COLOMBINA S.A. Marca: “SPLENDA” (mixta). Expediente Interno: 2011-00086 PROCESO 97-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: DANNY VENTA DIRECTA S.A. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Marca: “DANNY” (mixta) Expediente Interno: 2008-00063 PROCESO 118-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 13, 15, 37, 45, 48 y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Asunto: Infracción de derechos de autor.

Demandante: ANTONIO FRANCISCO DEL VILLAR HERRERA. Proceso interno 110013103032201300009-02 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL 18/04/2016 2 de 81 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 84-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: COLOMBINA S.A. Marca: "SPLENDA" (mixta). Expediente Interno: 2011-00086. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción. VISTOS: El Oficio 0726 de 10 de marzo del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00086.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES Partes tI Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: NACION COLOMBIANA. GACETA OFICIAL 18/04/2016 SUPERINTENDENCIA COMERCIO. Tercero interesado: 3 de 81 DE INDUSTRIA Y McNEIL-PPC, NUTRITIONAL LLC Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 7 de noviembre del 2008, la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, substitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 13 de marzo de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición en contra del registro de la marca SPLENDA (mixta), sobre la base de sus marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 27 de mayo del 2009, mediante Resolución 26033 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), el registro de la marca SPLENDA (mixta), y declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. 4.

El 30 de junio de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 09398 de 19 de febrero del 2010 Y 50622 de 24 de septiembre del 2010, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 26033 de 27 de mayo del 2009. 5.

La sociedad COLOMBINA S.A., planteó demanda por acción de nulidad en contra de las Resoluciones 26033 de 27 de mayo de 2009, 09398 de 19 de mayo de 2010 Y 50622 de 24 de septiembre de 2010. 6. El 24 de agosto de 2009, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), contestó la demanda. 7. El 29 de septiembre de Nutritionals, LLC), informó Harinas y preparaciones 2011, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil a la Superintendencia de Industria y hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqués, galletas. 2 GACETA OFICIAL 18/04/2016 4 de 81 Comercio, que mediante certificado 410819 cedió los derechos de la marca SPLENDA (mixta) a favor de McNeil Nutritionals, LLC. 8.

Mediante providencia de 1 de noviembre del 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la acción de nulidad: 9. La sociedad COLOMBINA S.A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) se encuentra registrada en Colombia desde el año 1993, por lo cual es evidente que frente a la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, goza de un mejor derecho y prioridad en cuanto a su protección como registro de marca y de los derechos que se derivan del mismo. - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) fue cancelada parcialmente excluyendo principalmente de su cobertura al azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar.

La marca SPLENDA (mixta) ha sido concedida a registro habida cuenta de la exclusión en la cobertura de SPLENDID (denominativa y mixta), y que la errónea concesión de registros de la marca SPLENDA (mixta) presenta ahora un obstáculo para el registro de SPLENDID (denominativa y mixta) para productos conexos a la cobertura actual de la misma. - Que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió conceder, desde un comienzo, el registro de la marca SPLENDA (mixta), toda vez que la misma es confundiblemente similar a la marca registrada SPLENDID (denominativa y mixta), y los productos amparados por las mismas presentan conexidad competitiva. - Que no se debió conceder el registro de SPLENDA (mixta) ya que es confundible con SPLENDID (denominativa y mixta) y los productos amparados por ambas guardan conexión competitiva.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 10. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado. 3 ( GACETA OFICIAL 11.

McNeil-PPC, contestación argumentos: 18/04/2016 5 de 81 INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC.), en su escrito de a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes - Que el 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32409, la Superintendencia de Industria y Comercio a petición de McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals LLC), canceló parcialmente la marca SPLENDID (mixta), Certificado 128090, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por COLOMBINA S.A., amparando únicamente "toda clase de confitería y dulcería". - Que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente a petición de McNeil-PPC, INC -(hoy McNeil Nutritionals LLC) la marca SPLENDID (mixta) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 19228 quedando vigente para "harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería". - Que del estudio de ambas marcas no se demuestran los supuestos de similitud que exige el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que lo único relevante es que la marca SPLENDA (mixta) es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías. - Que COLOMBINA S.A. no puede mantener el derecho de alegar conexión competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente por falta de uso lícito, legal y posible de su marca. - COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar, endulzadores de bajas calorías, substitutos del azúcar y similares, ya que éstos fueron excluidos de sus registros de marcas por falta de uso. - Que los signos en conflicto se destinan a un público consumidor distinto. - Afirma que su marca es notoria a nivel mundial.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 4862. 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: tI 4 GACETA OFICIAL C. 18/04/2016 6 de 81 MATERIAS A SER INTERPRETADAS. 1.

Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas mixtas. 3. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4. Conexión competitiva entre productos Clasificación Internacional de Niza.

D. de la Clase 30 de la ANALlSIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas. 13. En el proceso interno, la sociedad McNeil-PPC, INC. (actualmente McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, substitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza".

Contra la referida solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas SPLENDID (denominativa y mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza". 14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 3 Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, confiteria, panqués, galletas. 4 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 5 a base de cereales; levadura, polvos de GACETA OFICIAL 18/04/2016 7 de 81 Este Tribunal al respecto ha señalado: "La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la maree"? Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 GACETA OFICIAL 18/04/2016 8 de 81 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 I !: f GACETA OFICIAL 18/04/2016 9 de 81 servicros: (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;

(iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.P También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) y h);

Y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica" (PROCESO 70-IP-2008, ya citado).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditiva mente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". 9 Reglas para el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta despertada por las marcas. 8 9 de la impresión Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. de 2003, de conjunto marca: "CHIP'S".

Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 GACETA OFICIAL Regla 2.- Las marcas simultáneamente. 18/04/2016 deben examinarse 10 de 81 sucesivamente Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas diferencias que existen entre las marcas. y no y no las Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros tratadista Breuer Moreno ha manifestado: técnicos, el "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión generala de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 10 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO Buenos Aires, Pág. 351 Y ss. DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", 9 Editorial Robis, GACETA OFICIAL 18/04/2016 11 de 81 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". 11 15.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. Comparación Comparación entre marcas denominativas entre marcas mixtas. y mixtas. 16. En el proceso interno, se argumenta en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no debió conceder, desde un comienzo, el registro de la marca SPLENDA (mixta), toda vez que la misma es confundiblemente similar a las marcas registradas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta), y los productos amparados por las mismas presentan conexidad competitiva. 17.

En dicho proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado SPLENDA (mixto) y las marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta) previamente registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos; y, la comparación entre signos mixtos. 18.

Sobre el tema, este Tribunal reproduce la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 14 de marzo del 2014, expedida dentro del Proceso 12-IP-2014, en que se puntualizó: "Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.OAC. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 GACETA OFICIAL 18/04/2016 12 de 81 compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLlN BOLA). r. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado"." Comparación entre signos denominativos y mixtos.

La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"." Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: "LOREX". "( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y 12 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 11 I GACETA OFICIAL 18/04/2016 13 de 81 letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora." "( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir." "( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación." "( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores." 14 COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin s~nificación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )"1.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de 14 15 f FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"FUNDAMENTOS Montecorvo SA España, 1984, pp. 199 Y ss. DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: "BOLlN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 GACETA OFICIAL 18/04/2016 14 de 81 julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. SIGNO SOUCITADO SIGNOS REGISTRADOS SALADITAS SPLENOID SPLENDIO 18.

En este orden de ideas, la Sala Consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SPLENDA (mixto) y las marcas registradas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta). REGLAS PARA COMPARAR SIGNOS COMPUESTOS 13 GACETA OFICIAL 18/04/2016 15 de 81 19.

Como en el proceso interno se hace referencia a los signos compuestos, el Tribunal considera necesario abordar el tema de las reglas para comparar signos compuestos. 20. Dentro del Proceso 250-IP-2015 criterios: se han establecido los siguientes Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor.

U_ - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia". 3. La notoriedad del signo solicitado a registro. 19. En el proceso interno, consta que la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición en contra del registro de la marca SPLENDA (mixta), sobre la base de sus marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta), por otra parte, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC.), argumentó que la marca solicitada a registro U( ) es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías".

Por lo que resulta pertinente referirnos al tema de la notoriedad de la marca. 20. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: U( ) 14 GACETA OFICIAL 18/04/2016 16 de 81 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230, que establece qué se debe entender pertinente. • Debe haber ganado Miembros. notoriedad en cualquiera por sector de los Países • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 15 GACETA OFICIAL 18/04/2016 17 de 81 Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: "En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión." En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; a) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; v\.í\ ~ '-.1 f b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la 16 GACETA OFICIAL 18/04/2016 18 de 81 publicidad y la presentación en ferias, exposrcrones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

( )". 4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 21. 16 17 En el proceso interno, la Sociedad COLOMBINA S. A. en su demanda afirmó que U( ) no se debió conceder el registro de SPLENDA (mixta) 16 ya que es confundible con SPLENDID (denominativa y mixta) y los productos amparados por ambas guardan conexión competitiva", mientras que McNeil-PPC, INC. (actualmente McNeil Nutritionals, LLC.) manifiesta que U( ) COLOMBINA S. A., no puede mantener el derecho de alegar conexión com~etitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente 1 por falta de uso lícito, legal y posible de su marca".

Por tal motivo se abordará el tema de la conexión competitiva. Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqueques, SPLENDID (denominativa y mixta) fue cancelada parcialmente al azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. 17 f excluyendo galletas. principalmente de su cobertura GACETA OFICIAL 22. 18/04/2016 19 de 81 La Sala Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, al respecto el Tribunal reiteradamente ha determinado: "Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista.

Conforme ha señalado el Tribunal: "se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes". (Proceso 35-IP2011, Marca: KILOL, publicado en Gaceta Oficial N° 1985, de 28 de septiembre de 2011).

En relación con lo anterior, el Tribunal ha establecido algunos criterios de análisis para definir la conexión competitiva entre productos: y factores "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

I 18 GACETA OFICIAL 18/04/2016 20 de 81 d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigera doras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114-IP-2003, Marca: "EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004)".18 23. La Sala Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado SPLENDA (mixto) y los que distingue las marcas registradas SPLENDID (denominativa y mixta) de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: 18 No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del Tomado de la Interpretación Judicial dentro del Proceso 16-IP-2012. 19 GACETA OFICIAL 18/04/2016 21 de 81 riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SPLENDA (mixto) y las marcas SPLENDID (denominativa y mixta), previamente registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Si bien la norma comunitaria confiere ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas SPLENDA (mixta) SPLENDID (denominativa y mixta) que distinguen productos comprendidos en la Clase 30. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. ' I. I I I! ¡ I l', ". __ ' _-- Cecilia Lulsa Ayllón óGinteros MAGISTRADA 20 GACETA OFICIAL 18/04/2016 22 de 81 Hern. ~;f;fr:dno I AGISTRADO.> Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 84-IP-2015 21 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 18/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 23 de 81 ANDINA PROCESO 97-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: DANNY VENTA DIRECTA S.A. Demandado: NACiÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Marca: "DANNY" (mixta) Expediente Interno: 200800063. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 232 de 2 de febrero del 2015, recibido por este Tribunal el 4 de febrero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 200800063.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes,tluni, /. 1:.. Demandante: DANNY VENTA DIRECTA S.A. Demandado: NACiÓN COLOMBIANA, INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero: JORGE IGNACIO GARCíA MARTíNEZ SUPERINTENDENCIA DE GACETA OFICIAL 18/04/2016 24 de 81 Hechos: Entre los principales hechos encuentran los siguientes: a. considerados relevantes en esta causa se 1.

El 15 de diciembre de 2004, la sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A., solicitó el registro de la marca DANNY (mixta), para distinguir: ropa formal e informal, ropa interior, ropa de dormir, ropa deportiva y en general todo tipo de prendas de vestir para hombre y mujer contenidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 12 de mayo de 2005, y luego de publicado el extracto de la marca DANNY (mixta) en la gaceta de la Propiedad Industrial, el señor Jorge Ignacio García Martínez, titular de la marca DANY'S (mixta) para la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca DANNY (mixta). 3.

El 30 de mayo de 2007, mediante Resolución 15552 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por el señor Jorge Ignacio García Martínez titular de la marca DANY'S (mixta) y denegó el registro de la marca DANNY (mixta). 4. Inconforme con tal decisión, la sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 15552 de 30 de mayo de 2007. 5.

El 31 de agosto de 2007 mediante Resolución 27804, se resolvió el recurso de reposición, y se confirmó la Resolución 15552 de 30 de mayo de 2007, Y con Resolución 31374 de 26 de septiembre de 2009 el de apelación confirmando la Resolución 15552.

6. DANNY VENTA DIRECTA S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 15552, 27804 Y 31374 ante el Consejo de Estado. 7. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 8. La sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma ser titular de la marca DANY'S (mixta) en Colombia para las Clases 3, 10 Y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, DANNY GIRL (mixta) en la Clase 25, entre otras, así como del nombre comercial DANNY VENTA DIRECTA. 1 Botas, zapatos y zapatillas. 2 GACETA OFICIAL 18/04/2016 25 de 81 Que en la solicitud de registro del signo DANNY (mixto), la figura de una aguja enhebrada en hilo dentro de un círculo de colores muy vivos como lo son el dorado y vino tinto es lo que más llama la atención del consumidor, no tanto así la expresión DANNY que aparece simplemente en minúsculas y color dorado.

Entre la marca registrada DANY'S (mixta) y la solicitud de registro de la marca DANNY (mixta) la oficina de registro puede perfectamente concluir que "no guardan semejanza, pues el conjunto DANY'S (mixto) es distintivo frente al signo DANNY (mixto)". Que los canales de comercialización de los productos de DANNY (mixta) son totalmente distintos, ya que botas, zapatos y zapatillas, protegidos con la marca DANY'S (mixta), se venden en establecimientos de comercio especializados en artículos totalmente distintos de aquellos establecimientos dedicados a la venta de prendas de vestir, ropa informal, ropa interior, ropa deportiva y en general todo tipo de prendas de vestir para hombre y mujer, como queda demostrado en el caso particular, donde los zapatos, botas y zapatillas se venden en un establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial Chipichape de la ciudad de Cali, y las prendas de vestir se distribuyen a través de ventas por catálogo y no en establecimientos de comercio. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 9.

La Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que el signo DANNY (mixto) solicitado para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza presenta semejanzas con la marca DANY'S (mixta) registrada para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.

" Hl/ I Que el signo solicitado DANNY (mixto) reproduce casi en su totalidad la marca DANY'S (mixta), limitándose solamente a agregar la consonante "N" y suprimir la letra "S" al final de la marca previamente registrada; las diferencias ortográficas o las figurativas de cada signo, no son suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general.

Que el signo DANNY (mixto) pretende amparar los mismos productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que ampara la anteriormente registrada marca DANY'S (mixta), existiendo en consecuencia relación entre los productos pretendidos y los productos registrados, lo cual genera confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma 3 GACETA OFICIAL 18/04/2016 26 de 81 marca o marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por el tercero interesado. 10.

El señor Jorge Ignacio García Martínez, titular de la marca DANY'S (mixta), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguiente argumentos: Que existen enormes semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo solicitado DANNY (mixto) y la marca registrada DANY'S (mixta). Que es innegable que el signo solicitado DANNY (mixto), implica un medio encaminado a crear confusión respecto de los productos de la marca registrada.

B. C. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 139, 165 Y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales no se interpretarán por no ser aplicables al caso en análisis. 12. De oficio se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 2 CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: UL! 1.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I I j,(? ')~ f, Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: al sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2 (.,,) 4 GACETA OFICIAL 4. 13. 18/04/2016 27 de 81 IRREGISTRABILlDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSiÓN YIO DE ASOCIACiÓN, O En contra del signo DANNY (mixto) el señor Jorge Ignacio García Martínez presentó oposición sobre la base de su marca DANY'S (mixta) registrada con anterioridad, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 14. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: "La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la rnarca'". viii),1 15.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 16.

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". 17.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 GACETA OFICIAL 18/04/2016 28 de 81 retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )"4. 18. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 19. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 20.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". 21. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 22.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 23.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.OAC. N° 1089, de 5 de julio de 2004, marca: "EAU DE SOLEIL DE EBEL" (citando al proceso 18-IP-98, G.OAC. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca "US TOP)". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS", publicada en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 GACETA OFICIAL 18/04/2016 29 de 81 24. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica,,6. 25.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 26. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 27.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 28. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente simultáneamente. y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos:". El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC.

N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. ''TRATADO Buenos Aires. 1946. Pg. 351 Y ss. DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", 7 Editorial Robis, GACETA OFICIAL 29. B. ¿ 30 de 81 a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El Juez Consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COMPARACiÓN 30. 18/04/2016 ENTRE MARCAS MIXTAS. En el proceso interno se discute la confusión entre el signo DANNY (mixto) y la marca registrada DANY'S (mixta) por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuar entre signos mixtos. r 8 GACETA OFICIAL 18/04/2016 MARCA REGISTRADA SIGNO SOLICITADO 31. 31 de 81 Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: Prejudicial "El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas" loqotipos", íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor". 32. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que 9 "El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

( DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22". edición. 2001. r. 9 GACETA OFICIAL 18/04/2016 32 de 81 no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto" (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)".

(Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 33. La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 34.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 35. C. ~ "1, c· En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos DANNY y DANY·S. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS CLASIFICACiÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

DE LA CLASE 25 DE LA 36. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase y, que según el demandante son diferentes y especifican el tipo de productos que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 37. A saber, el signo solicitado DANNY (mixto) distingue "ropa formal e informal, ropa interior, ropa de dormir, ropa deportiva y en general todo 10 GACETA OFICIAL 18/04/2016 33 de 81 tipo de prendas de vestir para hombre y mujer" y la marca registrada DANY'S (denominativa) distingue "botas, zapatos y zapatillas". ~. 38.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. 39.

El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito".

(Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). 40. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 41.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 42.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas 11 GACETA OFICIAL 18/04/2016 34 de 81 especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 43.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitiva mente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad".

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 44. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )" (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 45.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto distinguir un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. 46. El Juez Consultante deberá verificar si el consumidor puede confundir el signo DANNY (mixto) con DANY'S (mixto) registrado, respecto de los productos que se expenden en el mercado.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: ( No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se 12 GACETA OFICIAL 18/04/2016 35 de 81 asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: 1(/ t Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma Clase 25, pero que especifican el tipo de producto que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 13 GACETA OFICIAL 18/04/2016 36 de 81 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. {/¡tr;;,,-_:~ HernáryRomero Cecilia Luisa AyttOn"Quinteros MAGISTRADA Zambrano. ___., fiI~GISTRADO J r: Ir,' ~.

JI¡.! If~/"/) Luis José qi~:danseco MAQIs:rRADO N ñez Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 97-IP-2015 14 GACETA OFICIAL 18/04/2016 37 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 38de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 39 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 40 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 41 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 42 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 43 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 44 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 45 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 46 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 47 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 48 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 49 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 50 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 51 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 52 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 53 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 54 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 55 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 56 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 57 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 58 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 59 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 60 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 61 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 62 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 63 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 64 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 65 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 66 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 67 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 68 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 69 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 70 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 712 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 72 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 73 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 74 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 75 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 76 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 77 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 78 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 79 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 80 de 81 GACETA OFICIAL 18/04/2016 81 de 81