Año XXXIII – Número 2729 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 436-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063-00 PROCESO 441-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BETAPLUS (denominativa). Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009-00315 PROCESO 449-IP-2015 Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno Nº. 201000056 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 2 de 58 ANDINA PROCESO 436-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063- OO. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2796, de 26 de agosto de 2015, recibido correo electrónico el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial relativa a los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00063-00.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. GACETA OFICIAL 22/04/2016 ·..! " ~'•• ".' Tercero interesado: ' 3 de 58 \_<: -'" República de Colombia.

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. Hechos. 1. El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa), certificado 166038, registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 1 de marzo de 2011, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la solicitud de la cancelación presentada. 3. Por Resolución 54785 de 30 de septiembre de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió cancelar por falta de uso la marca BIOGEN (denominativa).

4. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA reposición y en subsidio de apelación. 5. Mediante Resolución 10677 de 28 de febrero de 2012, al resolver el recurso de reposición, la misma Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución impugnada. 6. Mediante Resolución 49781 de 23 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, decidió confirmar la Resolución 54785.

7. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. pretende obtener la nulidad de las Resoluciones 54785, 10677 Y 49781. 8. Por providencia de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

S.A. interpuso recurso de Argumentos de la demanda. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La marca BIOGEN (denominativa) ha sido usada constantemente términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486. en los 2 GACETA OFICIAL 4 de 58 22/04/2016, '_ (denominativa) para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.." '_J _,,,;~ •• ~ '.' '.

".,;.; •••.01·.·, \. •.•'., ' - __ o., • '.. • •••,..; •• 11. Manifiesta que produce más de 100 medicamentos con más de 200 presentaciones, especialmente vitaminas y minerales para uso veterinario. 12. La marca BIOGEN (denominativa) productos veterinarios. es notoriamente conocida dentro de los Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. Quedó demostrado que el accionante, pretendiendo demostrar el uso de la marca BIOGEN (denominativa), aportó pruebas que correspondían a denominaciones diferentes como VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN que identifican productos de la Clase 5 y no de la Clase 31. Por lo tanto, no existen elementos que acrediten el uso de la marca BIOGEN (denominativa) para productos de la Clase 31.

Argumentos interesado. de la contestación a la demanda por parte del tercero PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, demanda señalando que: INC. presentó usado contestación a la 14. El signo BIOGEN (denominativo) no ha sido establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486. en los términos 15. La actora demostró el uso de los productos VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN que distinguen vitaminas y minerales de uso veterinario, los cuales se encuentran en la Clase 5 y no en la Clase 31. 16.

El objeto del debate no consiste en cuestionar el valor nutricional de las vitaminas y minerales en general, ni de los productos antes mencionados de Laboratorios Biogen Colombia S.A. sino en que si los productos utilizados como medicamentos para tratar la deficiencia de vitaminas y minerales, se encuentran clasificados o no en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

A. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1. Que, los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 5 de 58 i) Creación del Triounal de Justicia de la Comunidad Andina; 2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 136, 224 Y 225 de la misma normativa. Procede la interpretación de los artículos 165, 166 Y 167 de la citada norma". De oficio, se interpretará el artículo 229 literal b) de la misma Declsión-, B. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: ( ) b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; ( )". 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016.-,-, 6 de 58,, •., procedimiento. 2. De la prueba del uso de la marca. 3.

Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACiÓN SU PROCEDIMIENTO. 1. En el presente caso, PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa) registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto precedentemente. 2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente'. 3.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, en mayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP20064. DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. "De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de meres": 3 En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial".

En: Revista de Derecho Administrativa, año 1, número 2, 2006, p. 226. 4 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.OAC. MONA (mixta). 5 Ibíd. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 7 de 58 4. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 5.

Por su parte, el artículo 19.16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)1 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca". 6.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecionv. 6 "1.

Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". 7 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 8 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, En: Thémis 36, Lima, p. 195. 9 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

Mundial del Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". 6 GACETA OFICIAL 7. 22/04/2016 8 de 58 En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que: "Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercieítzectottw. 8. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercedo'". 9. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 10 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 11 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE. 7 GACETA OFICIAL 'v.• /, __~.,_,¡ • " 22/04/2016 ';i f', L·. 9 de 58,,o> y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva"12. 10. El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-IP2006: "El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 11. 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc."13.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e 12 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA (denominativa). 13 Proceso 180-IP-2006, ya citado., ', " r 8 GACETA OFICIAL.; 22/04/2016.,~,_;., 10 de 58 "._·t,-/'·'-.' ~A _~,,~,, '¡ uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344"14. 12. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (...)"15.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 13. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 14. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal"16.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 15. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión 14 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 15 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 16 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT. 9 GACETA OFICIAL 11 de 58 22/04/2016 '"o t:,_, _:..¡.,C'.. _',,.~..: ~.: '.• • ' ••• • ' ~ j registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 16. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16817 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. 17. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 18. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)"18. 19.

El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la 17 18 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa".

Proceso 02-AI-96, publicada en la G.OAC. 291, del 3 de septiembre de 1997. 10 GACETA OFICIAL 12 de 58 22/04/2016 _",_,'>v i _. _ ¡ _ •.,' -sÓ» j~;.;.: j,,:.( ", ";.;;¡ ~)el:;ulc¡Ode su liüJiar, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 20.

Con relación a la naturaleza del uso serio, real y efectivo, cabe transcribir a continuación el extracto pertinente de decisión dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con ocasión del caso Silberquelle: "Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. 1-2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. 1-0000, apartado 13).

De dicho concepto de «uso efectivo» se desprende que la protección de la marca V los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas (sentencias antes citadas Ansul, apartado 37, y Verein Radetzky-Orden, apartado 14)" (Subrayado por fuera del texto)". 21.

Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo dístíntivo-". Con relación al uso efectivo de la marca, cabe citar, de manera ilustrativa, la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictada con ocasión del caso Husky": "La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la 19 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) del T JCE, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli-Strickmode GmbH, apartados 17 y 18. 20 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena.

"El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA, 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss. 21 Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asunto T-287/13, Husky CZ s.r.o. c. ficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), apartado 63. ''-1 I 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 · 13 de 58 ~.. se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62 supra, EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)". 22.

Por su parte, el Lanham Act22 de los Estados Unidos de América establece que, por uso de la marca ha de entenderse el uso de buena fe en el tráfico económico, y no el uso con la única finalidad de conservar los derechos de marca (Sección 45 Lanham Act)23. 23. El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio entre otros. 24.

Finalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la dimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión>. Debiendo consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles.

Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca>, 25. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca. 22 Lanham (Trademark) Act, promulgado el 5 de julio de 1946, codificado en el U.S. Cod e en el título 15 U.S.C. § 1051;

(b) Application for bona fide intention to use trademark. 23 En Silvermann v. CBS, Inc., 870 F.2d40, 9 USPQ2d 1778 (2d Cir. 1989) se ha declarado que un titular que deja temporalmente de usar la marca puede contrarrestar la presunción de abandonment justificando las razones que le han llevado a cesar en el uso así como los planes para reanudar su uso en un futuro cuando desaparezcan las condiciones que le obligaron a dejar de usar la marca.

Conforme a esta regla, en el caso concreto se consideró que la falta de uso durante 20 años del último AMO 'N' ANDY para una serie de radio televisión y la no existencia de planes para reanudar su uso en un futuro próximo permitía concluir que los derechos de marca habían sido abandonados. 24 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ IIIADI, 1976, p. 36. 25 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"El uso obligatorio de la marca registrada". NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38. 12 GACETA OFICIAL C,Á,NC2L2l.C:ON F'.~);~FALT 22/04/2016 Dí: USO DE UNl\ MAnCA 14 de 58 NorORIAMErfr:.: CONOCIDA. 26. En el caso concreto, el titular de la marca BIOGEN (denominativa), objeto de cancelación, Laboratorios Biogen de Colombia S.A., afirma que dicha marca es notoriamente conocida.

En consecuencia, el Tribunal interpretará el presente tema. 27. El artículo 229 de la Decisión 486 reconoce una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, independientemente de su uso en un País Miembro. En tal sentido, la disposición normativa comentada establece que: "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: ( ) b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;

( )". 28. En consecuencia, aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas. 29. La institución de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida debe estar en consonancia con la protección ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interés [urldlco-". 30. En otras palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas no necesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante de la cancelación, por lo que dicha acción carecería de interés jurídico. 31.

Por otra parte, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en el País Miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su calidad de notoria, está exenta de la carga de su uso en el País Miembro correspondiente. Finalmente, tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por 26 METKE MÉNDEZ, Ricardo.

"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", Op. Cit., p. 106. 13 GACETA OFICIAL, •,1 22/04/2016 _ <.: '? "'\._"..• A,~ o"~ 15 de 58 '~. "t)'j >,.,-' respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios (excepción al Principio de Especialidad) a pesar de no ser usada en relación con los mismos". 32.

En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, cabe precisar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del titular de acreditar dicha calidad'". 33.

Con relación a la viabilidad de la cancelación de una marca notoriamente conocida y a lo dispuesto por el artículo 229 literal b) de la Decisión 486, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera, con ocasión de la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 180-IP-200629: "Dicha norma de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios.

Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno v, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte. sin embargo. que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el 27 Ibid. 28 lbki., p. 107. 29 Proceso 180-IP-2006, "BROCHA MONA". de 4 de diciembre de 2006, actor: RODOLFO MORA MORA, marca mixta: 14 GACETA OFICIAL 16 de 58 22/04/2016; -.-,.• ~_..,_". __ <. ~.- El Tribunal ha esbozado de una manera muy clara el por qué se debe dar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está en frente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse en relación con casos de cancelación por no uso regulados por la Decisión 486.

Ha expresado lo siguiente: "Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

(...) Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en re/ación con determinadas marcas el gr?/do de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use'?' (Subrayado por fuera del texto ). 34.

En consecuencia, una vez establecida la calidad de notoria de una determinada marca que se pretende cancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factores a ser tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el único. 30 Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2006, Marca: "TRANSPACK". 31 Proceso 46-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada Oficial del Acuerdo de Cartagena 1415, de 18 de octubre de 2006. en Gaceta 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 58 un signo persiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no se verifique para ciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertos Países. 35. A este respecto, cabe mencionar, a título referencial, que la jurisprudencia estadounidense ha señalado que los derechos de marca pueden sobrevivir a largos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure'". 36.

Como lo ha manifestado el propio Tribunal en reiterada jurisprudencia, no puede cancelarse una marca notoriamente conocida, salvo que ésta pierda dicha calidad: "En este sentido, a criterio de este Tribunal no puede cancelarse una marca notoriamente conocida V reconocida por la autoridad administrativa, o juez nacíor1.al.salvo que pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente probada, tal como lo ha señalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP2006, ya citado: "deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use"33 (Subrayado por fuera del texto). 37.

En conclusión, la finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486. 38.

Finalmente, el Tribunal estima conveniente transcribir a continuación el extracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 105-IP-2013: "Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo 32 Ferrari S.pA CaI.1989). Esercizio Fabbriche Automobili e Corse c. McBurnie, 33 Proceso 112-IP-2006. de 13 de septiembre de 2006, actor: COLOMBIA S.A., marca: "JEAN MARIE FARINA" (denominativa). 11 U.S.P.O.2d LABORATORIOS 1843 (S.o. RETY DE 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 18 de 58 leal, el Tribunal, haciendo un análisis inteqret y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: - La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. - Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. - Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. - Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte coneuitente deceré tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro 17 GACETA OFICIAL.:1., •.. 22/04/2016 19 de 58 1 cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.

El Juez Consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor.,-1 / - Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la 18 GACETA OFICIAL 22/04/2016 •. ~;, 20 de 58:~.'.:::.1 •I."!"., " ""~ ) na.:e r;:JcJri.,,()\;nw conocida y todas sus aristas ce protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decision 486), entre otres:"; 39.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si la falta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio entre otros.

La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de 34 Proceso 105-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, marca denominativa BAVARIA, asunto: cancelación por falta de uso de la marca y su relación con la marca notoriamente conocida. la 19 GACETA OFICIAL,,1_ i !_-, J,¡ _" 22/04/2016 ~ 21 de 58..".•.,.3, matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles, que son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba de uso de la marca.

TERCERO: La protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interés jurídico. En otras palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas no necesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante de la cancelación, por lo que dicha acción carecería de interés jurídico.

Una vez establecida la calidad de notoria de una marca que se pretende cancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factores a ser tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el único. Lo anterior, se ajusta a la realidad del comercio actual, donde la calidad de notorio de un signo persiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no se verifique para ciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertos Países.

En consecuencia, el Tribunal advierte que los derechos de marca pueden sobrevivir a largos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure. En otras palabras, aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por largos periodos de conformidad con múltiples factores.

La finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si la falta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.,:' 20 GACETA OFICIAL 22 de 58 22/04/2016 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su _adopt·ón. / I( I 1'; ( /[/~ / Cecilia Lui$á AyllooOuÍnteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudlcial el Presidente y el SEJ9tetario.;, '''f){,t/i~· Hern./ _' /\ //~/ ' ~.mero;s¡¡¡nb,,{no RES~NTE ).i / I../ - /í t4t z ºust4r';~í--~ / /r / ~ SECRETA 10 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 436-IP-2015 21 GACETA OFICIAL 22/04/2016 23 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 441-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BETAPLUS (denominativa). Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 200900315. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2867 de 2 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 3 de septiembre de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00315.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno..-'] J GACETA OFICIAL Demandado: Tercero interesado: 22/04/2016 24 de 58 BAYER._~.i·,C¡;.¡;\:; AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

GYNOPHARM S.A. Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda Hechos. 1. El 24 de mayo de 2007, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. (en adelante, Bayer) solicitó el registro de la marca BETAPLUS (denominativa) para distinguir "preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y diagnósticas", productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 29 de junio de 2007, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 577. 3. El 13 de agosto de 2007, Gynopharma S.A. presentó oposición en contra de la referida solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca BETAPLEX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 15 de agosto de 2007, Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Ruega formularon oposición contra la citada solicitud con fundamento en el registro previo de la marca BETA PLUS (denominativa), registrada a su favor en la Clase 3 para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos". 5.

El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38181, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada por Gynopharm S.A. y fundada la oposición presentada por Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, denegando consecuentemente el registro de la marca BETAPLUS (denominativa), solicitada por Bayer. 6.

El 4 de noviembre de 2008, Bayer presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 38181. 7. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49316, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181. 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 25 de 58 o. (~:,;;",-,i;',vle'J'_~,:::C'J2, mediante ¡\<:;;:~0¡UCi:;'1 54463, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181. 9.

El 15 de mayo de 2009, Bayer interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 38181,49316 y 54463. 10. El 22 de mayo de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.;:¡ '"..; u;

Argumentos de la demanda. BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT demanda en la que manifiesta que: S.A. interpuso 11. No hay vinculación suficientemente estrecha entre los productos de las Clases 3 y 5, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienen de un mismo empresario. Para que exista riesgo de confusión indirecta entre marcas, la similitud debe ser tal, que realmente puedan surgir confusiones, lo cual debe ser apreciado con prudencia o razonabilidad.

De lo contrario, se llegaría al extremo de aceptar conexidad entre casi todos los productos y servicios, situación que no resulta acorde a la percepción del consumidor. 12. En el caso de la solicitud de registro de la marca BETAPLUS (denominativa), los opositores Ricardo Coral Rasero y Yaneth Vargas Rueda no aportaron ninguna evidencia sobre la existencia de una similitud real entre los productos que agrupan las Clases 3 y 5.

Adicionalmente, en los actos acusados sencillamente se afirma una hipotética relación que existiría entre algunos de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y los incluidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 13. No existe conexidad competitiva entre los productos de ambas Clases, pues es innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que el modo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor.

La marca cuyo registro se denegó está dirigida a preparaciones distinguibles y específicas, constituyendo productos que difieren notablemente de los productos de aseo y limpieza, distinguidos por la marca que sirvió de fundamento para la denegatoria. 14. Las marcas objeto del presente análisis pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que tal hecho tenga capacidad de generar confusión o riesgo de asociación, en primer lugar, con la marca opositora o con su titular, y en segundo lugar, frente al público consumidor.

Argumentos de la contestación a la demanda. té • 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 58 La SiC contestó la demanda manifestando que: 15. En el caso concreto, al ser el signo BETAPLUS (denominativo) idéntico a la marca ya registrada BETAPLUS (denominativa) no tiene ninguna fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlas de manera independiente. 16.

Es común encontrar que en un mismo almacén especializado se comercialicen productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina o desinfectantes, comprendidos en la Clase 5, y productos como jabones, cosméticos o dentífricos comprendidos en la Clase 3, así sucede en farmacias o pequeñas tiendas de barrio. Adicionalmente, en grandes almacenes, las góndolas donde se encuentran todos estos tipos de productos suelen ser cercanas. 17.

Existe relación de género entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por ejemplo, algunos productos farmacéuticos dermatológicos y cremas o lociones cosméticas, productos de higiene comprendidos en la Clase 3, y productos de higiene íntima comprendidos en la Clase 5, desodorantes de uso personal, comprendidos en la Clase 3 y desodorantes con destino diferente en la Clase 5, entre otros. 18.

En el caso concreto, existe una innegable relación entre los productos de la Clase 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoría son productos químicos, para el uso y cuidado personal. En este sentido, aunque la marca solicitada no está en la misma Clase del nomenclátor que la marca registrada, sí pretende distinguir productos correlacionados con los de ésta, tanto que puede innegablemente llevar a confusión a los consumidores no solo frente a los productos en sí, sino también a su origen empresarial.

Argumentos interesado de la contestación de la demanda por parte del tercero GYNOPHARM S.A. sociedad absorbida por LABORATORIOS S.A.S. presentó contestación a la demanda señalando que: SYNTHESIS 19. Es evidente que la marca BETAPLUS (denominativa) y la marca BETAPLEX (denominativa) comparten bastantes letras, que al momento de ser pronunciadas, se configura una evidente igualdad en los sonidos que produce cada signo, lo que lo hace confundible e induce a error al consumidor con relación a la marca registrada.

Las expresiones BETAPLEX y BETAPLUS comparten casi las mismas letras, ubicadas en el mismo orden, por lo tanto, tienen la misma pronunciación gramatical y visualmente son idénticas, induciendo a los consumidores a error respecto de la procedencia empresarial. 20. Es evidente que los signos BETAPLUS (denominativo) y BETAPLEX (denominativo) comparten algunas letras similares o idénticas, por lo tanto, el 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 58 consumidor las puede confundir o asociar directa o indirectamente, creyendo que los productos distinguidos por BETAPLUS (denominativa) son de Gynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S., pues la marca solicitada no cuenta con ningún elemento adicional que le de fuerza distintiva para ser susceptible de registro, toda vez que lo único que hace es cambiar la vocal E por la U en la última sílaba, y la consonante Z por la X, las cuales fonéticamente son muy similares, no teniendo entonces las marcas cotejadas nada diferente, pues sigue pronunciándose y viéndose igual, induciendo al público consumidor a pensar que el nuevo producto es el mismo o se encuentra asociado con los ofrecidos por Gynopharm S.A. 21.

En consecuencia, en el caso objeto de controversia, es evidente que la marca solicitada BETAPLUS (denominativa) genera un claro conflicto de intereses frente a la marca BETAPLEX (denominativa), registrada para la misma Clase 5 por Gynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S. para distinguir productos respecto de los cuales existe alto riesgo de confusión, en razón a la estructura ortográfica, fonética e ideológica de los mismos. 22.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, también citados como terceros interesados por Auto de 31 de agosto de 2009. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL. 23. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 24.

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 25. El Tribunal interpretará el siguiente artículo: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 5 GACETA OFICIAL <_. 22/04/2016 28 de 58, "J(;lpo:raG¡On emre marcas denominativas. 3. Marcas farmacéuticas. 4. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 y productos en la Clase 3. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 26. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BETAPLUS (denominativo) solicitado por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. y las marcas sobre la base de las cuales se presentaron la oposición BETAPLEX (denominativa) registrada a favor de GYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS (denominativa) registrada a favor de RICARDO CORAL ROSERO y JANETH VARGAS RUEDA.

Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 27. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 28.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 29. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al..j /; ~ 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 29 de 58 Qa'qLúrli'/c;_...'-' ~..:_,.~,}/.:'tLlc:..scicr ae,.)..·e/'·II..)~:/·C'::'i JCfu~/ c~:ra¿!"¡ipr¿;~a ·..){l&i'] una relación o vinculación economice". 30.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 31.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo>. 32. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 33.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 34.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 2 3 /j Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS. <1 7 b~ GACETA OFICIAL 22/04/2016 30 de 58 35.

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los stqnos"; 36.

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 37.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qráflca'", 39.

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 40. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 41.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades 4 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 31 de 58 Ca•••. d caso, pUGS ia percepción por tos consumidores de las, -.:¡ue integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. '••• _j 42.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. 43.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos inteqrantes'". 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa? ~ ¿) ~ 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, 1984, p. 215. 7 BREUER MORENO, Aires, pp. 351 Y ss. Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo S.A., Madrid Pedro.

"Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, Buenos 9 GACETA OFICIAL -c-»r, 22/04/2016 32 de 58,_,,;;_¡ cv;.:;ju que ili:'J.J ¡J Sala consultante, e::; recesaría determinar i03 diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACiÓN 45.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BETAPLUS es denominativo y los signos sobre la base de los cuales se presentaron la oposición son BETAPLEX denominativo registrado a favor de GYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS denominativo registrado a favor de RICARDO CORAL RaSERO y JANETH VARGAS RUEDA. 46. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 48.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 33 de 58 49. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3.

MARCAS FARMACÉUTICAS. 50. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 52.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta tetetee": 54.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno"; 8 Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.OAC. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN. 9 Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.OAC. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA. 11 GACETA OFICIAL 34 de 58 55.

Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas ioentiticeaee'v'. 56.

Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente"!'. 4.

CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 Y PRODUCTOS EN LA CLASE 3. 57. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. solicitó el registro del signo BETAPLUS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 512 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GYNOPHARMA S.A. presentó oposición sobre la base de su marca BETAPLEX (denominativa) registrada para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y RICARDO CORAL RaSERO y YANETH VARGAS RUEDA presentaron oposición sobre la base de su marca BETA PLUS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza'", 58.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o 10 Proceso 48-IP-2000, ya citado. 11 Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.OAC. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar 16s dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. 12 13 <yv l 22/04/2016 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 35 de 58 cornpierneruario de productos;

(vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 59. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 36 de 58 n:;,jU1ü tJ:ll¡x'.:;¿;ano. La ccmplernentarieoao entre lOS •..:;,ruduc~üsdebe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir"!". 60.

El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito" 15. 61.

Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 62.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 63.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de 14 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta). 15 Proceso 67-IP-2002, 2002. marca: "GOODNITES", publicado en la G.OAC. 871, de 11 de diciembre de 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 37 de 58:<..1 i\.ld,d,j..::O (.1:;,i; nU(,.•J en;;:.¡ lilli¡z3C¡On oe rneok.s de c.rusiór: o pucuc.cad. en tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 64.

Con relación a la conexión competitiva entre productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 y productos incluidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera apropiado transcribir el extracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 33-IP-201516: "El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el 16 Proceso 33-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, marca: VIBATIV (denominativa), Tema D, pp. 13 Y ss. 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 38 de 58 ceso en cuestión es /a población consumidora ae productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitive", tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros 17 Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: "En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad"? y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 40 de 58 aecen ccm,»: ¡) u: ¡,':..:>0 naciendo un enélieu: mucho más rmnucioso y atendiendo a criterios como los comentados". 65.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente providencia para determinar si existe conexión competitiva entre productos farmacéuticos comprendidos la Clase 5 y productos contenidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta además que, tratándose de productos de la Clase 5 dichos criterios deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. f) empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no seria la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplír distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medías de deporte y medías de vestir".

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)". 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 41 de 58 ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 3 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, con el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos tales como lociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

Por lo tanto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a los criterios desarrollados en la presente providencia. En consecuencia, el Juez Consultante deberá tener en cuenta la manipulación de tales productos por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales u otros establecimientos de salud, así como la posibilidad de que los productos de las Clases 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente /",.",,/ {_:.j I ~ 18 GACETA OFICIAL 22/04/2016 43 de 58 L,terpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar ct.mphmiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, ( (¡Ii /1 / I ¡I 'O / Cecilia LJ¿a ~ II~Q~interos MAGISTRADA Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 441-IP-2015 19 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 43 de 58 ANDINA PROCESO 449-IP-2015 Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°. 2010-00056. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. VISTOS: El Oficio 2859 de 3 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 201000056;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

GACETA OFICIAL A. 22/04/2016 39 de 58 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: Sociedad CCM, IP S.A. Superintendencia de Industria y Comercio República de Colombia.

Luz Dary Mateus Casañas. (SIC), Hechos. 1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del certificado de registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. A lo cual la parte demandada, Luz Dary Mateus Casañas titular del registro, presentó un escrito acompañado de documentos para probar el uso de la marca a cancelar. 2.

Mediante Resolución 20164 de 28 de abril 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por falta de uso y canceló parcialmente el registro 291595, en el sentido de excluir de su cobertura el producto "cerveza"· 3. La titular del registro, Luz Dary Mateus Casañas por medio de apoderado, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la cancelación parcial del registro no procedía por considerar que existía una "conexión competitiva" entre los productos excluidos y aquellos frente a los cuales se logró probar el uso de la marca. 4.

Mediante Resolución 37520 del 27 de julio de 2009, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmo la Resolución 20164 de 28 de abril 2009, 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación presentado subsidiariamente por el titular de la marca cancelada Dary Mateus Casañas, y decidió que el producto "cerveza" no debía ser excluido de la cobertura del signo debido a la relación de similitud que presenta frente a los demás productos amparados, razón por la cual revocó el acto recurrido yen su lugar, negó la cancelación solicitada. 2 GACETA OFICIAL o. -, ~.).J 22/04/2016 44 de 58 i, restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009. 7.

Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda. La Sociedad CCM IP S.A. presentó los siguientes argumentos: 8.

Violación del artículo 165, párrafo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9. El examen que se debe efectuar en el escenario de una acción de cancelación parcial es de "identidad entre dos productos y servicios" y no de mera "conexión competitiva entre ellos" como ocurre en el análisis de confundibilidad entre dos signos y tal como erróneamente lo ha efectuado el Delegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 10.

Así el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplicó de forma errónea el inciso tercero del artículo 165 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina utilizando unos criterios completamente ajenos al estudio que debía realizar entre los productos excluidos de la cobertura de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta. 11.

El artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, establece que "se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios" respecto de los cuales se podrá extender los efectos de las pruebas de uso. 12. Se recuerda que en la resolución 34735 de la superintendencia de Industria y Comercio se menciona que la similitud se refiere a "los productos que puedan ser sustituibles entre sí". 13.

Afirma que las pruebas de uso presentadas por la titular del registro Luz Dary Mateus Casañas correspondiente a la marca "LIMONADA SOL" (mixta) para intentar probar una relación de conexidad entre la "gaseosa" y "cerveza", al utilizar el criterio de "conexidad suficiente", llevó a establecer una INEXISTENTE relación entre los productos excluidos de la cobertura de la marca LIMONADA SOL (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta, al acreditar que no se trata de bienes "sustitutos" por ser de naturaleza distinta. 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 45 de 58;c;, que ¡él fl,lé1lidad d(~ la cerveza sea catrnar ia sed, pues debido a sus características especiales, como cualquier otra bebida puede ser empleada con este fin.

Además, la cerveza en razón de su contenido alcohólico, restricciones a su venta y ocasión de consumo, no puede ser considerada como un sustituto de gaseosas, y en consecuencia tampoco como similar a estas, que son para otro tipo de consumidores. 15. Manifiesta que la protección extensiva dada a los productos respecto de los cuales NO se está usando la marca, debe ser otorgada única y exclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamente sustituibles con los que si ampara efectivamente la marca, o respecto de los artículos que pertenezcan al mismo segmento del mercado y frente a los cuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca, puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algún momento. 16.

Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.,'.,0 '.:i3 C,'~ll.J Argumentos de la contestación a la demanda Superintendencia de Industria y Comercio. por parte de la La SIC contestó la demanda manifestando: 17. Si se dio una correcta aplicación a lo normado en el párrafo 3° del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo manifestado en la Resolución 48658 de 28 de septiembre de 2009 donde analiza la similitud entre las bebidas gaseosas y la cerveza. 18.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. 19. El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la figura de la cancelación parcial por falta de uso, la cual consta de varios requisitos, entre ellos la existencia de identidad o similitud. 20.

En el proceso 13-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 58 se han encontrado similitudes entre las bebidas gaseosas y las cervezas, lo cual permite mantener el amparo frente a la "cerveza", para la marca registrada "LIMONADA SOL" (mixta). 22.

Así las cosas, en la medida en que el titular de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) probó el uso en relación del producto "cerveza" frente a las bebidas gaseosas, se debió mantener el amparo de la marca frente al respectivo producto debido a la similitud que se presenta. 23. Por tanto, el Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente los criterios definidos por la jurisprudencia para el caso específico.

Argumentos interesado. de la contestación a la demanda por parte del tercero La titular de la marca Luz Dary Mateus Casañas expone lo siguiente: 24. No era posible cancelar parcialmente el certificado de registro de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) y eliminar el producto "cerveza", por cuanto dicho producto guarda relaciones de similitud que permiten mantener vigente el registro marcario para identificar todos los productos inicialmente amparados. 25.

Si uno de los objetivos de la figura de la cancelación por falta de uso de una marca, es permitir que una persona interesada pueda acceder a su uso y registro, esta finalidad no es viable en el caso en estudio, por cuanto no sería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas "SOL", a nombre de titulares diferentes, una para "cervezas" y otra para "gaseosas y bebidas refrescantes" 26.

La posibilidad de fabricar y comercializar "cerveza sin alcohol", convierte e! producto en una bebida apta para el consumo de todo público, incluso niños y mujeres en estado de embarazo. Y aun así a pesar del contenido alcohólico, dicho producto, se encuentra contenido en la Clase 32 internacional junto a otras bebidas no alcohólicas y no en la Clase 33 internacional correspondiente a licores. 27.

Expresa que el análisis de relación de productos en una acción de cancelación y el análisis de confundibilidad comparten ciertos criterios relativos a los factores de conexión entre productos o servicio según su naturaleza, finalidad y grado de conexidad, pero no puede desconocerse que debido a las finalidades distintas de cada una de estas figuras implican razonamientos disímiles. 5 GACETA OFICIAL /_0. 47 de 58 El Consejo de ES[80J j:Ól;:8 ¡Ji'OClL;r;C;;): espec.o (le la conexidad entre.as cervezas y las gaseosas, y definió que tal conexidad es evidente.

A. 29. 22/04/2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio se interpretarán los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL. 30. Que, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente respecto al tercer párrafo del citado artículo 1. De oficio: 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". "Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la,(1 I h) I 6 GACETA OFICIAL C. 22/04/2016 48 de 58 CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. De la prueba de uso de la marca. 3. Cancelación parcial por no uso. Su relación con la figura de la conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO. 33. La sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca LIMONADA SOL (mixta) únicamente con respecto al producto "cerveza", marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casañas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 34.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. "De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. ( ). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 49 de 58 de 16 de marzo de 200"7, marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca. 35. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 36.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación".

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado "Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización". (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 50 de 58 forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 39. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva". (Proceso 125-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 40.

El Tribunal ha manifestado "El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. /l !I V '. r Ó 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 51 de 58 que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc". (Proceso 180-1P2006, ya citado). 41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344".

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización ( )".

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). Causales de justificación 43. para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 10 GACETA OFICIAL 44. 22/04/2016 52 de 58 El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal".

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N°. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 45. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. 46. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 47. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste 11 GACETA OFICIAL ce~t..;.. • _) 22/04/2016 53 de 58 I. '.,; este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ( )".

(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). 48. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

3. DE LA CANCELACiÓN PARCIAL POR NO USO. SU RELACiÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXiÓN COMPETITIVA. 49. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. 50. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. 51.

El signo LIMONADA SOL (mixto) se registró para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". 52. La cancelación parcial del signo se dio respecto a CERVEZAS producto comprendido originalmente en el registro de la marca LIMONADA SOL (mixta). 53.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso, descritos en el Proceso 176-IP-2014: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 54 de 58 Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia." La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza. así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se 3 El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 55 de 58 consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". 54.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite. 14 GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA 22/04/2016 DE LA COMUNIDAD 56 de 58 ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son los siguientes: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 57 de 58 Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servrcios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente..Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en s~,,?OPCiÓn( I ! /.. I (. I. i., \ Cecilia Luisa Ayllón-Otrinteros MAGISTRADA 16 GACETA OFICIAL 58 de 58 22/04/2016 7)tt¿t,~ Hern~'"R_9méfo Zambrano /MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ~~n, presente Interpretación prejjdiCial el Presidente y el S~~7)~5í " I 'ji / u~ '{,1.,'¿~'- l',, _~ Hernán ~~efo Zafhbrano ~~IDENTE l' /, ¡'/ ig~ªlmente la \, &. //f; /~, ~ ¡ji'/¡ Y 1/' //?I ~/I/j/ 'i. _ I !,17 a rito SECRETARIO,GUS' _ _ Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartaqena.

Proceso 449-IP-2015 17