Año XXXIII – Número 2820 Lima, 5 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 80-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00315. Referencia: Patente de modelo de utilidad para “COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLÍMEROS DE METALOCENO” PROCESO 91-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00295. Referencia: Marcas involucradas:KINDY (mixta) y KINDER (mixta), KINDER COUNTRY (denominativa), KINDER COUNTRY (mixta), KINDER SORPRESA (denominativa) y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 5/10/2016 2 de 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso 80-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2011-00315 Referencia Patente de modelo de utilidad para "COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO LIBRES DE PLOMO QUE MEJORADAS CONTIENEN POLÍMEROS DE METALOCENO" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0454 del 8 de febrero de 2016, recibido via correo electrónico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201100315; y, El Auto del 10 de enero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. f y A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: General Cable Technologies Corporation 1 GACETA OFICIAL Demandado 2. 5/10/2016 3 de 26 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. El 25 de abril de 2008, General Cable Technologies Corporation (en adelante, General Cable) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la patente de modelo de utilidad para "COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLIMEROS DE METALOCENO". 2.2.

El 4 de julio de 2008, mediante Oficio 8653, la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió a General Cable que presente copias del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor a su favor y del poder debidamente otorgado. 2.3. El 21 de agosto de 2008, General Cable solicitó una prórroga del plazo otorgado para subsanar los requerimientos formulados por la División de Nuevas Creaciones de la SIC. 2.4.

El 6 de octubre de 2008, General Cable cumplió con subsanar los requerimientos mencionados. 2.5. La solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 610 del 30 de noviembre de 2009 dentro del término oportuno. Dicha solicitud no fue objetada. La División de Nuevas Creaciones de la SIC indicó a General Cable que, en el plazo de seis meses siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, debía efectuar el pago por concepto de examen de patentabilidad, bajo apercibimiento de que la solicitud incurriera en abandono conforme a lo previsto en el Artículo 44 de la Decisión 486. 2.6.

Por Resolución 32653 del 25 de junio de 201O, el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente en cuestión. 2.7. El 15 de julio de 2010, General Cable solicitó la realización del examen de fondo y canceló el pago por dicho concepto. 2.8. General Cable interpuso recurso de reposición contra la Resolución 32653. 2.9.

Por Resolución 16932 del 29 de marzo de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 32653, que declaró el abandono la solicitud de patente de invención. 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 4 de 26 2.1O. General Cable presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 32653. 2.11.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda mediante auto del 30 de junio de 2015, en el cual ordenó notificar a la entidad demandada. 2.12. Mediante Auto del 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar la presente interpretación prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda de General Cable: 3.1. Si bien es cierto que por error no se solicitó ni se efectuó el pago del examen de patentabilidad dentro del término legal dispuesto, lo cierto es que dicho error fue subsanado con anterioridad a la notificación de la Resolución 32653 del 25 de junio de 2010, por lo que debe entenderse que existió una clara manifestación de voluntad encaminada a cumplir con los requisitos formales establecidos en la Decisión 486, correspondiéndole a la SIC continuar el trámite del expediente y no declarar el abandono de la solicitud de patente, en virtud del principio que señala que el derecho sustancial debe primar sobre el formal. 3.2.

Con la declaración de abandono de la solicitud se han vulnerado principios de eficacia procesal. 3.3. Los funcionarios administrativos tienen el deber de no conformarse con la verificación de los requisitos meramente formales, sino que deben procurar resolver las solicitudes elevadas por los ciudadanos evitando expedir decisiones inhibitorias. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Se ha demostrado que General Cable no cumplió con el requisito establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486, toda vez que no presentó dentro del término legal la solicitud del examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, lo cual tuvo como consecuencia la declaratoria de abandono de la solicitud de patente presentada. 4.2.

El Articulo 44 de la Decisión 486 establece claramente la obligación a cargo del solicitante de presentar oportunamente la solicitud de examen de patentabilidad para que la solicitud sea examinada de fondo con miras a determinar si la invención cumple con los requisitos para ser patentada. GACETA OFICIAL 5/10/2016 5 de 26 4.3. La publicación de la solicitud de patente fue efectuada en forma debida, en el término de seis meses para solicitar y cancelar el examen de patentabilidad, el mismo que se contó desde el 30 de noviembre de 2009 al 30 de mayo de 201 O sin que General Cable se pronuncie al respecto. 4.4.

Una vez enterada del abandono, General Cable presentó la petición de realización de examen de fondo el 15 de julio de 201 O, es decir, con posterioridad a la declaratoria de abandono. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Articulo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1 • Procede la interpretación del referido articulo.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La solicitud del examen de patentabilidad. El pago de las tasas correspondientes. Abandono de la solicitud. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La solicitud del examen de patentabilidad. El pago de las tasas correspondientes. Abandono de la solicitud 1.1. En el proceso interno se declaró el abandono de la solicitud de patente de modelo de utilidad sosteniendo que la solicitud para que se realice el examen de patentabilidad y el pago por dicho concepto fueron efectuados fuera del plazo concedido por el Artículo 44 de la Decisión 486, motivo por el cual se abordará dicho tema. 1.2.

El Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad establece lo siguiente: "Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Pafses Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que Decisión 486 da la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 44.• Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Palses Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono." 4 GACETA OFICIAL 5/10/2016 6 de 26 el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono." 1.3. De la disposición mencionada se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de pedir expresamente la realización del examen de patentabilidad de la invención dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de la solicitud.

Asimismo, se establece que la consecuencia de la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. 2 1.4. Además del requisito de la petición expresa, el Artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir conjuntamente con el pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 3 i) Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. ii) Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna". 1.5.

Se deber tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilid ad.4 1.6. En ese sentido, en el caso de que no se solicite de manera expresa el pedido de realización del examen de fondo, así como el pago de la tasa establecida por la oficina de patentes, dentro del periodo de seis meses contado desde la publicación de la solicitud, se imposibilitaría la realización del examen de patentabilidad, generándose el abandono de la solicitud. 1.7.

En virtud de lo expuesto, se deberá determinar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la declaración de abandono de la solicitud de la patente de modelo "COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO 2 De modo referencial, ver Proceso 71-lP-2013 de fecha 21 de junio de 2013, p.7. 3 De modo referencial, ver Proceso 318-IP-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, p.7. 4 lbldem. 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 7 de 26 LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLiMEROS DE METALOCENO" fue expedida conforme a lo dispuesto en el Artículo 44 de la Decisión de la Comunidad Andina.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00315, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal. u1J-- Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6 5/10/2016 GACETA OFICIAL 8 de 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso 91-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de E stado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00295 Referencia Marcas involucradas: KINDY (mixta) y KINDER (mixta), KINDER COUNTRY (denominativa), KINDER COUNTRY (mixta), KINDER SORPRESA (denominativa) y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0589 del 19 de febrero de 2016, recibido vfa correo electrónico el mismo di a, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Articulo 136 y del Artfculo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00295; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Ferrero S.P.A. 1 5/10/2016 GACETA OFICIAL Demandado 9 de 26: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Crema Paraíso S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 14 de mayo de 2010, Crema Paraíso S.A. (en adelante, Crema Paraíso) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio {en adelante, la SIC) el registro de la marca KINDY (mixta) para distinguir jugos de frutas y concentrados en todas sus versiones de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. ' > o -�,r-�.2.

Ferrero S.P.A. {en adelante, Ferrero) formuló oposición contra dicha solicitud de registro, fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad entre el signo solicitado y sus marcas registradas KINDER (mixta), KINDER COUNTRY (denominativa), KINDER COUNTRY (mixta), KINDER SORPRESA (denominativa) y KINDER HUEVO CON SORPRESA {mixta).

Asimismo, alegó ser titular de una familia de marcas KINDER en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza e invocó la notoriedad de la marca KINDER SORPRESA (denominativa). - ·•:=_] kl! Certificado 212548 KINDER COUNTRY Certificado 293042 \\(- Certificado 166833 Certificado 304709 KINDER SORPRESA Certificado 224254 2.3. Por Resolución 73129 del 27 de diciembre de 2010, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Ferrero y concedió el registro de 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 10 de 26 la marca KINDY (mixta) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, considerando Jo siguiente: a) Si bien las denominaciones KINDY y KINDER coinciden en algunas de sus letras, la presencia de las sflabas finales (DY) y (DER) genera una impresión visual y fonética disímil. b) Desde el aspecto ideológico, la expresión KINDY es una palabra de fantasía, por Jo que no posee un significado en el lenguaje corriente del país, mientras que la expresión KINDER es el acortamiento de la expresión anglosajona "kindergarden", la cual es conocida por el consumidor promedio y que significa "jardín de infancia". c) Los signos en conflicto no son confundibles.

Además, no es necesario referirse a la conexión competitiva toda vez que los signos en conflicto cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan el riesgo de confusión. d) El signo solicitado no se encuentra incurso en los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4. Ferrero presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 73129. 2.5.

Por Resolución 8481 del 18 de febrero de 2011, la SIC confirmó en reposición la decisión contenida en la Resolución 73129 de fecha 27 de diciembre de 201o. 2.6. Por Resolución 48371 del 12 de septiembre de 2011, la SIC confirmó la Resolución 73129, que otorgó el registro de la marca KINDY (mixta). 2.7. Ferrero presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de impugnar la Resoluciones 73129, 8481 y 48371. 2.8.

El 11 de mayo de 2015 la SIC contestó la demanda de nulidad interpuesta por Ferrero. 2.9. Mediante auto del 19 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 GACETA OFICIAL 3. 5/10/2016 11 de 26 Argumentos de la demanda de Ferrero: 3.1.

La fuerza visual de los elementos que constituyen los signos en conflicto recae sobre sus componentes nominativos KINDER y KINDY, los cuales son similares y, por tanto, confundibles. 3.2. El elemento gráfico del signo KINDY es secundario. 3.3. Los signos en conflicto comparten similitudes visuales, ortográficas y fonéticas que son capaces de inducir al público a riesgo de confusión. 3.4.

La SIC ha obviado la calidad de notoria de la marca KINDER SORPRESA, vulnerando sus derechos. 3.5. Los signos en conflicto distinguen productos que tienen íntima conexión competitiva pues al ser productos alimenticios de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza cuentan con la misma naturaleza y finalidad. Adicionalmente, se comercializan y promocionan a través de los mismos canales. 3.6.

El registro de la marca KINDY (mixta) generaría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria KINDER SORPRESA (denominativa) y una dilución de su fuerza distintiva y valor publicitario. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Los signos en conflicto no presentan confusión debido a que en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora. 4.2.

Si bien los signos en conflicto coinciden en una de sus sílabas, difieren en los demás elementos que los conforman, lo que permite distinguir los signos en cuanto a su pronunciación ya que configuran fonemas diferentes. 4.3. En el aspecto conceptual, la expresión KINDY resulta fantasiosa para el consumidor, mientras que la expresión KINDER es reconocida como la abreviatura de kindergarden del idioma inglés que significa jardín infantil. 4.4.

Las expresiones KINDY y KINDER resultan diferentes desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético. 5. Argumentos de la contestación de Crema Paraíso: No obra en el expediente la contestación de Crema Paraíso. 4 GACETA OFICIAL B. 5/10/2016 12 de 26 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, por lo que procede la interpretación de los Artículos antes mencionados.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D. 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas.

Palabras en idioma extranjero. Marcas de fantasía. La marca notoriamente conocida. Familia de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado KINDY (mixto) y las marcas KINDER (mixta), KINDER COUNTRY Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.MArticu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o se,vicios respecta de las cuales el usa de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o selVÍcios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fue,za distintiva o de su valar comercial o publicitario., r Articulo 225.- Un signo distintiva notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizada confonne a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las nonnas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro. n 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 13 de 26 (denominativa), KINDER COUNTRY (mixta), KINDER SORPRESA (denominativa) y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o se,vicios, o para productos o setVicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrlnsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.2 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 3 2 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaJdas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 3 lbidem. 6 GACETA OFICIAL a) 5/10/2016 14 de 26 Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 4 4 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya lbldem. 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 15 de 26 que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado KINDY (mixto) y las marcas KINDER COUNTRY (denominativa) y KINDER SORPRESA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial6, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.7 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 6 Ibídem. 7 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal e), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrlan incurrir en riesgo de confusión�.

Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba to siguiente: "Si al realizar la 8 GACETA OFICIAL b) 2.4 5/10/2016 16 de 26 Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: ª {i} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. {iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras9, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 10 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbilo comen:iar. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracterlstica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 5/10/2016 17 de 26 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrf a relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo o no de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado KINDY (mixto) y las marcas KINDER COUNTRY (denominativa) y KINDER SORPRESA (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre marcas mixtas 3.1. Uno de los aspectos de la controversia radica en la confusión o no entre el signo solicitado KINDY (mixto) y las marcas KINDER (mixta), KINDER COUNTRY (mixta), y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 10 GACETA OFICIAL 5/10/2016 18 de 26 3.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, ingresa con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 11 3.3.

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto. 12 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente 13: a} Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b} Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: c} y (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii} Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrf a lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 12 lb[dem. 13 lbldem. 11 GACETA OFICIAL 5/10/2016 19 de 26 coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 1 14 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. Palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que las marcas sustento de la oposición formulada se encuentran conformadas por una denominación en extranjero, resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero.15 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 16 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayorf a del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 17 4.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de 14 lbidem. 15 Corresponde realizar un análisis especial en el caso de marcas escritas en idioma extranjero debido a que el parámetro de análisis establecido en la Decisión 486 es el idioma castellano, tal como se aprecia en los siguientes articulas: "Articulo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en Idioma castellano." "Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en Idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente. w (Negrilla agregada) Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos deben estar en idioma castellano, el análisis a realizar por la autoridad nacional competente también va a ser en idioma castellano, idioma en el cual, no está demás mencionarlo, está escrita la Decisión 486, y es el idioma utilizado en los actos administrativos de las autoridades competentes en materia de protección de la propiedad intelectual de los palses miembros de la Comunidad Andina. 16 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 17 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 12 5/10/2016 GACETA OFICIAL 20 de 26 modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma casteliano. 4.5.

En el presente caso, se deberá determinar si las marcas registradas están o no conformadas por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para Juego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 5.

Marcas de fantasía 5.1. En el proceso interno se determinó que la denominación KINDY sería apreciada como una marca de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 18 5.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 5.4. En el presente caso se deberá analizar si el signo solicitado KINDY {denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo. 6.

La marca notoriamente conocida 6.1. En el presente caso, la demandante alegó que su marca KINDER SORPRESA (denominativa) es notoriamente conocida; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el supuesto contenido en el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente en el literal h), cuyo tenor es el siguiente:,,a De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, p.13 de fecha 19 de mayo de 2016. 13 GACETA OFICIAL 5/10/2016 21 de 26 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 6.3.

El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulas interesados. 6.4.

En relación con el punto anterior, el Articulo 230 establece qué se debe entender como sector pertinente lo siguiente: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 6.5.

Por su parte, el Articulo 225 de la Decisión antes citada dispone que un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro. 14 GACETA OFICIAL 5/10/2016 22 de 26 6.6.

El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, toda vez que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 6.7.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. 6.8.

Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella19• 6.9.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 no se negará la calidad de notorio de un signo ni su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el pais miembro o en el extranjero. 6.10. Igualmente, la protección que otorga el Literal b) del Articulo 229 (de la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, tal Articulo dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 20 6.11. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.21 6.12.

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: t9 Ibídem. 20 De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23 21 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 15 GACETA OFICIAL 5/10/2016 23 de 26 "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en /o que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable de/ signo como activo empresarial;" 6.13.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.22 6.14.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 23 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 22 lbldem. 23 lbldem. 16 GACETA OFICIAL 5/10/2016 24 de 26 e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 6.15 Respecto al riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 24 6.16 En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 6.17 De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca KINDER SORPRESA (denominativa) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.

Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. 7. Familia de marcas 7.1. En el presente caso, se ha alegado la presunta titularidad de una familia de marcas conformadas por la denominación KINDER (mixtas y denominativas}. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema25 • 24 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 25 Sobre este punto, resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas deñvadas. 17 GACETA OFICIAL 5/10/2016 25 de 26 7.2.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sf y las relaciona con un mismo origen empresarial26• 7.3. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o servicios, por lo que sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo27 • 7.4.

En cambio, en la familia de marcas, su titular sf puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o serv1c1os que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común28 • 7.5.

En el caso concreto, se debe determinar si la expresión KINDER supone la base sobre la cual se genera una familia de marcas a favor de quien alega ser titular, o si se trata de un elemento de uso común, para asf determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00295, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

En los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 26 De modo referencia, ver Proceso 459-IP-2015, pp. 20-21. 27 lbldem. 2B lbldem. 18 GACETA OFICIAL 5/10/2016 26 de 26 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Apac Hugo Ramiro - · MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19