Año XXXIII – Número XXXX Lima, 12 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 639-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia).
Expediente interno del Consultante: 2015-071623. Referencia: Infracción de derechos de la marca BEER COMPANY (denominativa) PROCESO 643-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2013-00474. Referencia: Patente MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS.
Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/10/2016 2 de 28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 639-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-071623 Referencia: Infracción de derechos de la marca SEER COMPANY (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-325 recibido el 27 de noviembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2015-071623.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Cerveza & Pubs lnc. 1 GACETA OFICIAL 12/10/2016 3 de 28 Demandados: Diego Germán Herrera Carvajal 2. Hechos relevantes 2.1. Cerveza & Pubs lnc. es una sociedad panameña titular, desde 201O, de la marca SEER COMPANY (denominativa}, registrada para distinguir servicios de "bar, taberna, restaurante y cafetería" comprendidos en la clase 43 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza"). 2.2.
Bogota Seer Company S.A.S. (en adelante, BBC) es una sociedad colombiana cuyo objeto social comprende, entre otros, "la prestación de servicios de restaurante, cafetería, bar, hostería, panadería, heladería, confitería y demás similares, complementarios o conexos". 2.3. El 3 de febrero de 2011, la referida marca fue objeto de licencia de uso a favor de BBC, licencia anotada el 17 de febrero de 2011. 2.4.
Diego Germán Herrera Carvajal fue propietario de un establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE SEER COMPANY NEIVA, que tenía como actividad principal el "expendio a la mesa de comidas preparadas", inscrito en registros societarios hasta octubre de 2013. 2.5. Bogotá Seer Company interpuso acción de derechos de propiedad industrial contra Diego Germán Herrera Carvajal, en calidad de propietario del establecimiento comercial RESTAURANTE SEER COMPANY NEIVA1 • 2.6.
El 6 de noviembre de 2015, mediante Auto 86931, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda BBC presentó demanda, entre otros, bajo los siguientes argumentos: 3.1.
Formalmente, en el establecimiento de comercio de propiedad de Diego Germán Herrera Carvajal se habría usado como enseña comercial el signo SEER COMPANY, que resulta idéntico a la marca SEER COMPANY (denominativa), sin contar con licencia alguna por parte de Cerveza & Pubs lnc. o de una sub-licencia de BBC. Expediente administrativo 15-071623. 2 GACETA OFICIAL 12/10/2016 4 de 28 3.2.
Diego Germán Herrera Carvajal ejerció actividad comercial a través de su establecimiento de comercio, matriculado en octubre de 2013, más de tres (3) años después de que Cerveza & Pubs adquiriera los derechos de exclusividad sobre la marca SEER COMPANY (denominativa}. 3.3. Existiría identidad entre la marca BEER COMPANY (denominativa) para identificar servicios de "bar, taberna, restaurante y cafetería" y la enseña comercial SEER COMPANY, utilizada por Diego Germán Herrera Carvajal para identificar su establecimiento de comercio cuya principal actividad económica es el "expendio a la mesa de comidas preparadas". 3.4.
La expresión SEER COMPANY también se usó, en algunos casos, acompañado de la indicación geográfica NEIVA, la cual no otorga distintividad en tanto es precisamente la ciudad en donde se encuentra ubicado el establecimiento en el establecimiento de comercio. A lo sumo, servirá para informar confusamente a los consumidores, respecto de que se trataría de un local SEER COMPANY, de propiedad de Cerveza & Pubs lnc. o de BSC, ubicado en Neiva. 3.5.
El referido uso de la expresión SEER COMPANY NEIVA por parte de Diego Germán Herrera Carvajal, a título de signo distintivo, para identificar su establecimiento de comercio (enseña comercial), y los servicios que en él se ofrecen, también se hizo extensivo a redes sociales con alcance global, entre ellas Facebook, lnstagram y Twitter. 3.6.
El uso no autorizado de la marca SEER COMPANY (denominativa}, por parte de Diego Germán Herrera Carvajal, causa dilución de su capacidad distintiva y su desvalorización como activo intangible. 3.7. Sea cual sea el escenario (i.e., que el signo mediante el cual se consuma la infracción sea denominativo o mixto}, lo cierto, innegable e irrefutable es que se está ante signos idénticos (SEER COMPANY / SEER COMPANY}, destinados a identificar servicios idénticos. 3.8.
Se ha establecido entonces que: (i) existe identidad entre los signos a compararse, (ii} existe identidad entre los servicios que ampara la marca SEER COMPANY (denominativa) en la clase 43 y los servicios ofrecidos en el establecimiento SEER COMPANY que utiliza dicho signo a título de enseña, (iii) hay presunción legal del riesgo de confusión y/o asociación, pero, en todo caso, (iv) en virtud de las disposiciones prohibitivas de protección sobre marcas (Artículo 155 de la Decisión 486), basta con que exista la posibilidad de confusión y/o asociación, sin que sea menester su verificación efectiva y real. 3.9.
En consecuencia, se consideran cumplidos los elementos estructurales de una infracción al derecho exclusivo al uso de la marca BEER COMPANY (denominativa), en los términos del literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486. 3 GACETA OFICIAL 4. 12/10/2016 5 de 28 Argumentos de la contestación a la demanda Diego Germán Herrera Carvajal, en calidad de propietario del establecimiento comercial RESTAURANTE SEER COMPANY NEIVA presentó contestación a la demanda, manifestando, en lo principal, lo siguiente: 4.1.
La marca no es idéntica ya que existe un elemento de tipo visual predominante, pues este es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Por lo tanto, el examinador de marcas debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto a efectos de determinar el elemento sobresaliente. 4.2.
Fabio Antonio Guzmán Tafur, de manera engañosa y presuntamente fraudulenta, vendió la idea comercial a Diego Germán Herrera Carvajal, persona sin experiencia comercial en este tipo de actividades. El modus operandi de la referida persona consiste en vender ideas o actividades comerciales ya registradas, sin manifestar a los futuros compradores sus implicaciones legales a causa del riesgo de confusión con la marca registrada. 4.3.
La publicidad presentada por las distintas redes sociales no menciona de manera textual alguna marca relacionada con SEER COMPANY, solo se observa SCN, marca y actividad comercial registrada actualmente por José Faiber Tamayo Méndez(matrícula 249714). 4.4. La marca SEER COMPANY(denominativa}, que es objeto del presente litigio por su uso, solo fue utilizado desde el 15 de noviembre del 2013 hasta el 18 de noviembre de 2013, es decir, solo cuatro (4) días, lapso que no puede ser considerado un tiempo idóneo para desvalorizar la marca registrada a favor de Cerveza & Pubs. 5.
Solicitud de la oficina nacional competente. La oficina nacional competente solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: En una acción por infracción de derecho de propiedad industrial, ¿cómo influyen las características de cada mercado (canales de comercialización, características de los consumidores, etc.) para la determinación de un riesgo de confusión conforme al literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486? En línea con lo anterior, ¿tiene alguna influencia el ámbito territorial de la conducta infractora? 4 GACETA OFICIAL 12/10/2016 6 de 28 Para efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, referido a los criterios para calcular daños y perjuicios, ¿es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada2 • C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS 1. 4. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.· 2. 3. ·Articulo 155.· El registro da una marca confiere a su titular af derecho da impedir a cualquier tercera realizar, sin su consentimiento, fos siguientes actos: ( ) usar en af comercio un signo idéntica o similar a fa marca respecto da cualesquiera d) productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo da asociación con el titular def registro.
Tratándose daf uso de un signa idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ·Articulo 243.· Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia a) de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habrla pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo c) en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido: 5 GACETA OFICIAL 12/10/2016 7 de 28 1.1.
Cerveza & Pubs lnc. manifiesta que Diego Germán Herrera Carvajal ha usado de manera indebida su marca SEER COMPANY (denominativa). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. 1.2. De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3.
La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:3 \ a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.
(i) En el campo registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, la Autoridad consultante debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. 3 Véase, a modo referencial, Proceso 346-IP-2015, p.6. 6 GACETA OFICIAL 12/10/2016 8 de 28 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada, por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 literal d) de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.· El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )" 2.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:4 a) \ b) Sujetos activos.
Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3. La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca, de conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas5 • El referido derecho de exclusión puede considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el 4 Véase, a modo referencial, Proceso 34S.IP-2015, pp. 8-9. 5 Véase, al respecto, Proceso 346-IP-2015, ya citado, p.5. 7 GACETA OFICIAL 12/10/2016 9 de 28 tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión6 • 2.4.
El literal d) del Articulo 155 prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuente con la respectiva autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor7• 2.5.
Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 2.5.1. 2.5.2. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo "usar'', por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida (e.g., uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas). b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privadaª. e) La protección conferida excede el princ1p10 de especialidad, por ende, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada9.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es 6 Véase, a modo referencial, Proceso 101-IP-2013, p.7. 7 Véase, por ejemplo, Proceso 346-IP-2015, p.5. 8 Se entiende por "uso en el comercio" al ejercicio de una acUvidad comerclal con ánimo de lucro que ·exceda el ámbito de la esfera privada".
Véase, a modo referencial e ilustrativo, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club ple, y de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, Adam Opel AG y Autec AG. 9 Véase, por ejemplo, el Proceso 368-IP-2015, pp. 15-16. 8 GACETA OFICIAL 12/10/2016 10 de 28 necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado1°. 2.5.3.
Supuesto de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión11. 2.6. En atención a lo expuesto, la Autoridad consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial 12 • 3.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3.1. En el presente caso, Cerveza & Pubs lnc. denunció la infracción de derechos sobre la base de la marca BEER COMPANY (denominativa), alegando el supuesto uso no autorizado de tal marca a título de enseña comercial y en publicidad mediante redes sociales en la web. 3.2.
En tal virtud, la Autoridad consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto; es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, a título de enseña comercial o en publicidad13. 3.3. La Autoridad consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego 10 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ·El riesgo de confusíón es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica n. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP·2008). 11 La referida presunción ha sido consagrada en la última proposición gramatical contenida en el Artículo 155 literal d), cuyo tenor es el siguiente: "Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusiónft. 12 Véase, a modo referencial, Proceso 346·lP·2015, p.27. 13 Al efecto, deberá determinar asimismo el carácter de la referida publicidad (e.g., comparativa, engañosa, etc.). 9 GACETA OFICIAL 12/10/2016 11 de 28 determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados14• b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia15. c) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante16• d) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan17 • 3.4.
Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 18 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 14 Véase, a modo referencial, Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 15 lbfd. 16 /bid. 17 Véase, por ejemplo, Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 18 Véase, a modo referencial, Proceso 178-IP-2015, p. 8. 10 GACETA OFICIAL 12/10/2016 12 de 28 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 3.5. Adicionalmente, se debe determinar cuál es el elemento preponderante del signo mixto supuestamente infractor RESTAURANTE BEER COMPANY NEIVA, usado en el mercado por Diego Germán Herrera Carvajal, por cuanto, en el presente caso, el demandado indica que el elemento preponderante sería el gráfico. 3.6.
A efectos de determinar el elemento preponderante del referido signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.6.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.6.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 20 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 19 Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de2015, p. 1O. 20 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emítida dentro del Proceso 81-IP-2015 de20 de julio de2015, pp.10-11. 11 GACETA OFICIAL 3.6.3. 12/10/2016 13 de 28 Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 21 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.7.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Femández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca"22. 3.8.
En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un y 21 Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 22 Cf.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas·. 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: -en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más caracterfslica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores".
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 12 GACETA OFICIAL 12/10/2016 14 de 28 signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. 3.9.
Orientada la Autoridad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por los demandados es similar a la marca de las demandantes BEER COMPANY {denominativa). 4.
Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. 4.1. Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por la Autoridad consultante: a) En una acción por infracción de derecho de propiedad industrial, ¿cómo influyen las características de cada mercado (canales de comercialización, características de los consumidores, etc.) para la determinación de un riesgo de confusión conforme al literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486? En el examen de confundibilidad que realicen las autoridades nacionales competentes, se deberá tomar en consideración los criterios relativos a la determinación de un riesgo de confusión y las reglas para el cotejo de signos, desarrolladas en el acápite precedente.
Asimismo, es importante destacar que se deberá realizar el respectivo análisis desde la perspectiva del "consumidor medio" del sector pertinente del público. En otras palabras, el criterio del "consumidor medio" debe ser apreciado en función a los productos o servicios que se distinguen mediante el correspondiente signo. Al respecto, cabe destacar que, si bien en principio se considera que el consumidor medio es razonablemente atento, el nivel de atención del consumidor medio es susceptible de variar en función a la categoría de productos o servicios en causa23• b) En línea con lo anterior, ¿ tiene alguna influencia el ámbito territorial de la conducta infractora? No. En el caso de infracción al derecho de marcas, es preciso recordar que el registro de la marca concede el derecho al uso 23 r Véase, a titulo referencia e ilustrativo, la Sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 26; citada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea {TJUE) de 4 de mayo de 2016, asunto T-193/15, Bodegas Wllliams & Humbert, SA, apartado 29. 13 GACETA OFICIAL 12/10/2016 15 de 28 exclusivo de la marca (Artículo 154 24 de la Decisión 486), el cual se entiende protegido -y se presume conocido25- en todo el territorio nacional.
En otras palabras, los derechos de marcas no son sectoriales, no existen registros locales o sectoriales, por cuanto no se puede fragmentar o fraccionar la protección conferida por el derecho de marcas mediante el registro. c) Para efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, referido a /os criterios para calcular daños y perjuicios, ¿ es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? A efectos de solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, contemplada en el referido Artículo 243, el demandante en una acción por infracción deberá demostrar la existencia del daño alegado, así como el nexo de causalidad con la respectiva infracción, salvo en caso se calcule la indemnización sobre la base de una "licencia hipotética", criterio contemplado en el literal c) del citado Artículo.
Sin embargo, cabe advertir que, para la procedencia de la acción por infracción, independientemente de la determinación de la cuantía de la indemnización o de su concesión, no se requerirá la prueba del daño. Es decir, es posible declarar fundadas las pretensiones relativas a todos los literales del Artículo 241, con excepción del literal b) y e), sin que sea necesaria la prueba del daño ni de su relación causal con el respectivo acto de infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2015-071623, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá pare/ registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 25 ' Por lo cual es oponible frente a terceros; siendo la oponibilidad una caracterfstlca inherente al registro, la cual deriva de su publicidad. 14 12/10/2016 GACETA OFICIAL 16 de 28 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo o del Tribunal. del Artículo 90 del Es b Cecilia L�L�teros MAG Hug Gómez Ap c M GISTRAD \ ' Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 f 12/10/2016 GACETA OFICIAL 17 de 28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 643-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado {Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00474 Referencia: Patente MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3979, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00474.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INMUNOGEN, INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 1 GACETA OFICIAL 2. 12/10/2016 18 de 28 Hechos relevantes 2.1. El 22 de junio de 2007, lmmunogen, lnc. ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención denominada MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/044783 de 12 diciembre de 2005 1 • 2.2.
El 31 de marzo de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590. No se presentaron oposiciones. 2.3. Por Oficio 07249, notificado el 9 de mayo de 2012, se requirió a lnmunogen, lnc., en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC}, relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de pantentabilidad establecidos en la referida Decisión. 2.4.
El 1 de agosto de 2012, lnmunogen, lnc. respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó 34 nuevas reivindicaciones, que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. La SIC aceptó el nuevo pliego reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajustó a las prescripciones contenidas en el Artículo 34 de la Decisión 486. 2.5.
El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 56248, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la solicitud de patente de invención denominada MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, con fundamento en el Artículo 18 de la Decisión 486, al estimar que la invención solicitada a registro no cumplió con el requisito de nivel inventivo, sobre la base de las enseñanzas sugeridas o referidas en los documentos US 2002015984 (D1) y US4361650 (D2}. 2.6.
El 13 de noviembre de 2012, lmmunogen, lnc. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 56248. 2. 7. El 1 de abril de 2013, mediante Resolución 14483, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC confirmó la Resolución 56248, al considerar que "el método reivindicado no tiene nivel inventivo". 2.8. El 9 de septiembre de 2013, lmmunogen, lnc. demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 56248 y 14483.
Expediente administrativo PCT/07-063336. GACETA OFICIAL 12/10/2016 19 de 28 2.9. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda de nulidad lmmunogen, lnc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. Resulta evidente que el proceder de la SIC constituye una violación del Artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, toda vez que la misma es nueva y tiene nivel inventivo y aplicación industrial, cumpliendo de esta manera con los requisitos de patentabilidad. 3.2.
El Artículo 18 de la Decisión 486 resulta violado debido a que el objeto de la invención denegada por la SIC sí cuenta con el nivel inventivo requerido por el referido artículo de la Decisión 486, toda vez que no habría sido posible que una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente hubiera derivado de manera evidente el procedimiento objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica anterior. 3.3.
Si bien en el estado anterior de la técnica se conocen diferentes mecanismos para la extracción y purificación de ansamitocinas, estos restan calidad y eficiencia al producto final, lo que impide su utilización en escala de producción en masa. Debido a lo anterior, los inventores de la patente solicitada se entregaron a la tarea de desarrollar un proceso mejorado para la producción de ansamitocinas, con el cual se logró producir ansamitocinas de manera eficiente y segura debido a que se lograron altos rendimientos de producción y seguridad para el operador del proceso. 3.4.
El documento 02 hace referencia al procedimiento para la obtención de hodroxiansamitocinas C20, mientras que la invención solicitada a registro revela un proceso para la obtención de metoxiansamitocinas C20, haciendo entonces que los procedimientos de extracción difieran uno del otro. Adicionalmente, el método contenido en D2 no comprende una etapa de extracción de ansamitocinas en fase sólida. 3.5.
El documento 01, por su parte, divulga mejoras en el proceso de producción de ansamitocinas, cuyas etapas muestran desventaja comparadas con las que presenta la invención solicitada a registro. Adicionalmente, 01 no enseña ni sugiere la extracción de ansamitocinas sobre un medio de cultivo crudo, como sí lo hace la invención solicitada. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda 3 GACETA OFICIAL 12/10/2016 20 de 28 La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: 4.1. En el proceso caso, no hay violación al Artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto la materia reclamada no cumple con los requisitos de patentabilidad que prescribe el mencionado artículo, esto es, no tiene nivel inventivo, requisito esencial para la obtención del privilegio solicitado y, por ello, no mereció protección vía patente. 4.2.
Tal como se evidencia en los actos administrativos demandados, la SIC decidió denegar esta solicitud porque no constituye un salto cualitativo en la regla técnica, tal como lo evidencian las revelaciones específicas de los antecedentes 01 y 02, las cuales aún no se han logrado desvirtuar por parte del accionante. Por lo demás, la SIC se ajustó a las formalidades establecidas por ley, realizando los exámenes pertinentes de forma y fondo de la solicitud, tomando en cuenta el arte previo a la fecha de prioridad de la misma y la información presentada por el mismo solicitante. 4.3.
Del análisis del nivel inventivo presentado en los actos administrativos demandados, se desprende que existe una diferencia entre las enseñanzas del documento 01 y la materia reclamada en la solicitud, específicamente porque el documento no divulga la extracción directa del medio crudo en una columna hidrofóbica y, por ello, no se objetó la novedad de la invención solicitada. 4.4.
El documento 01 divulga: (i} la obtención y purificación de compuesto de la familia de las anamitocinas correspondientes a P1 a P4, los cuales son obtenidos a partir de las mismas sepas reportadas en la solicitud de patente; y, (ii) que la extracción líquido-líquido con solventes hidrocarbonados es viable gracias a la solubilidad de las ansamitocinas. 4.5.
El documento D2, por su parte, divulga: (i) métodos de purificación de moléculas estructuralmente similares, mediante una extracción en fase sólida del medio de cultivo crudo; (ii) que la técnica empleada no se ve afectada por tratarse de un metoxiansamitocinas; y, (iii) la extracción en fase sólida del extracto crudo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada2. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 4 GACETA OFICIAL C. 12/10/2016 21 de 28 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. El papel del técnico medio en la materia. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
El papel del técnico medio en la materia. 1. Toda vez que en el proceso interno se controvierte el cumplimiento del requisito del nivel inventivo por parte de la invención MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, solicitada por lmmunogen, lnc., el Tribunal estima necesario desarrollar el tema relativo a los requisitos de patentabilidad, para luego enfocarse en el papel del técnico medio en la materia, crucial para la determinación del cumplimiento del nivel inventivo de la invención solicitada a registro de patentes. 2.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran consagrados por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y desarrollados en los Artículos 15 a 19 de la misma normativa. 3. El Artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o procedimiento, para que pueda acceder al registro de patentes: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Novedad. 4. El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que "Articulo 14.• Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecno/ogla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. " •Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa Invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 5 GACETA OFICIAL 12/10/2016 22 de 28 se predica de los inventos debe ser absoluta, es decir, universal o en relación con el estado de la técnica a nivel mundial y en cualquier idioma3• 5.
Para que una invención sea novedosa, se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, incluso oral4, en cualquier idioma, entendiendo que la difusión debe contener infonnación suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para crear el invento. 6.
El Tribunal, sobre la base de los criterios desarrollados por la Doctrina, ha establecido las siguientes características del concepto de novedad: 5 a) 3 Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se verifica en relación con detenninadas personas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento detenninado.
Para cumplir con el requisito de "novedad absoluta", se requiem que la Invención solicitada a registro de patentes no se encuentre comprendida en el estado de la técnica de otros palses, por lo que indimcta pero obligatoriamente se deben tomar en cuenta reivindicaciones presentadas en otros idiomas; en cambio, para el cumplimiento del criterio de 1a ·novedad relativa" msulta suficiente que la invención solícitada sea considerada como nueva únicamente en el respectivo Pals Miembro.
Sin embargo, las anterioridades en idioma extranjero, incluyendo reivindicaciones comprendidas en solicitudes extranjeras, en principio, deberán ser traducidas al idioma español, de conformidad con lo establecido en el Articulo 8 de la Decisión 486: •Articulo 8.• Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente." 4 Sujeto a su publicación posterior. En ese sentido, respecto a las anterioridades basadas en descripciones orales, Scheuchzer enseña que, si estas son probadas por escrito, el escrito puede "naturalmente ser publicado posteriormente a la fecha de la solicitud de la patente".
Cf. MATHELY. Le droit européen, p. 106, citado por SCHEUCHZER, Antaine, "Nouveauté et activité inventiva en droit européen des brevets". Ginebra, Librairie Droz, 1981, p. 193: "Lorsque le contenu d'une description ora/e est prouvé par écrit, l'écrit peut naturellement etre publié postérieurement la date de la demande du braver. a Véase también, a Ululo referencial e Ilustrativo, a propósito de una confemncia donde se habla revelado un invento, conferencia realizada durante un congreso y cuyo texto policopiado en trescientos ejemplares habla sido distribuido posteriormente a los congresistas, el Octrooiraad holandés juzgó que la novedad habla sido desvirtuada o destruida desde la fecha de malización de la conferencia. Oclrooiraad, 28 de septiembre de 1959, BIE 1960, 29.
Cf. SCHEUCHZER, Antaine, "Nouveauté et activité inventiva en droit européen des brevets·. Ginebra: Librairie Droz, 1981, p. 193. 5 Véase, a modo refemncial, CABANELLAS, Guillermo, "Derecho de las patentes de invención". Tomo 1, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2001, pp. 702-704; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 7-IP-2004 de 17 de marzo de 2004, pp. 8-9. 6 GACETA OFICIAL 7. 12/10/2016 23 de 28 b} Irreversibilidad de la pérdida de la novedad.
Una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, tal pérdida es irreversible. c} Carácter universal de la novedad. La novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes, divulgados en cualquier idioma, por cualquier medio, en el respectivo País Miembro y en el extranjero.
En tal virtud, no puede pretenderse el registro de patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el País Miembro donde se presenta la solicitud. d} Carácter público de la novedad. La invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento y, posteriormente, entrará en el dominio público al expirar la patente.
Finalmente, cabe destacar que este Tribunal considera que, a efectos de determinar si una invención es nueva o novedosa, se deben observar las siguientes reglas: 6 a} Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades} en la fecha de Prioridad. d) Comparar la invención con la regla técnica.
Nivel inventivo. 8. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los 6 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 12-IP-1998 de 20 de mayo de 1998, p. 10;
Jurisprudencia inspirada en la Doctrina española: MEn primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica·.
CABANELLAS, Guillermo, Op. Cit., pp. 714-715; citado, entre otros, en el Proceso 7-IP-2004, ya citado, p. 10. 7 GACETA OFICIAL 12/10/2016 24 de 28 conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. 9. A este respecto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo.
Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado; mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y que se realice el cotejo comparativo determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención7. 1 O. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnicaª. 11.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador na debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventiva existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones persona/es; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. 7 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-lP-98 de 20 de mayo de 1998, p. 11. 8 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso BB-IP-05 de 27 de julio de 2005, p. 7. 8 GACETA OFICIAL 12/10/2016 25 de 28 Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y et estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en et mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. '9 12.
Finalmente, a efectos de determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, es preciso aplicar, siempre que sea posible, el "método del problema-solución", consistente en las siguientes tres (3) etapas: 1º (i ) Identificación del estado de la técnica más cercano. (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, (iii) Definición del problema técnico sobre la base el estado de la técnica más cercano. 13.
Las referidas etapas también pueden traducirse en las cinco (5) preguntas siguientes: 11 9 Secretarla General de la Comunidad Andina, "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina·, Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 76 y ss.
Disponible en web: http:l/www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 10 /bid, p. 77. En el mismo sentido, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", octubre de 2006, pp. 159-160, disponible en web: http:l/www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/PDF/DirectricesExam enPalentes.pdf.
Véase, en idéntico sentido, Oficina Europea de Patentes, "Directivas relativas al examen practicado", Parte G, Capitulo VII, 5. Método problema-solución, disponible en Internet: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g vii 5.htm. 11 Véase, a titulo ilustrativo, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", Op. Cit., p. 160. 9 GACETA OFICIAL 12/10/2016 26 de 28 a) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? b) ¿Cuál es la diferencia --expresada en ténninos de características técnicas- entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? c) ¿Qué efecto técnico produce o se deriva de esa diferencia? d) ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada? e) El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento actividad inventiva alguna: i. ii.
¿hubiera reconocido el problema? ¿lo hubiera resuelto de la manera indicada? 14. La pregunta que se busca responder es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? En otras palabras, sobre la base del estado del arte al momento de la presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad, se debe detenninar si existe alguna indicación o motivación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o mejorar el estado de la técnica para resolver el problema técnico, proveyendo una solución técnica al referido problema, resultado que debe ser consignado en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Susceptibilidad de aplicación industrial. 15. A este respecto, el Tribunal ha afinnado que la nonna comunitaria exige, como tercer requisito, que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios 12. 16. Este requisito de patentabilidad encuentra su justificación en el hecho de que la concesión y consiguiente protección de una patente se encuentra dirigida el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por tanto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica13. 17.
Este Tribunal, respecto de la susceptibilidad de aplicación industrial, refiere que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe r 12 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2013. 13 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 46-IP-2012. 10 GACETA OFICIAL 12/10/2016 27 de 28 ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios 14 • 18.
En suma, a efectos de determinar la patentabilidad o procedencia del registro de la patente solicitada, se debe determinar si la invención solicitada a registro cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, establecidos en la norma comunitaria. El papel del técnico medio en la materia. 19.
El Tribunal considera importante destacar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos promedio en el área de especialidad correspondiente. Lo anterior, para un adecuado análisis del nivel inventivo, supone lo siguiente: a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia de que se trate.
Esto tiene una importante razón: se busca que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimiento estándares para una persona de oficio en la respectiva especialidad técnica. b) El análisis del nivel inventivo, en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la ''ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto resulta importante, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para lograr la eficiencia del sistema estableciendo una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de ahora pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. En consecuencia, el examen de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis del nivel inventivo, retrotraído al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
En ese sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que suponen tomar en consideración conocimientos retrospectivos, obtenidos de la propia invención solicitada o del estado actual de la técnica, en lugar del estado del arte al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad 15 • 14 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 462-IP-2015. 15 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, pp. 16-17. 11 GACETA OFICIAL 12/10/2016 28 de 28 19.1.
En el presente caso, se debe verificar que el examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente, al detem,inar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invención reivindicada en la solicitud de patente, haya tenido en cuenta estas dos últimas consideraciones: (i) debe haberse empleado la figura del técnico medio en la materia; y, (ii) debe haberse retrotraído el análisis al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad.
En los tém,inos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00474, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de confom,idad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatut del Tribunal. U. C ec1·¡·1a Lu1sa A' y�on ·�aum. teros MAGISTRADA HemánJRdfne_!92ambrano:rJlA81STRAD0 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la cioñprefüctici el Presidente y el Secretario presente in Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12