Año XXXIV – Número 2931 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 235-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13993. Referencia: Signos involucrados: RODITEX (denominativo) y RODHIA (denominativo) PROCESO 246-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00016. Referencia: Signos RIOCLARO (mixto) / CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA (denominativo); RIO CLARO 70 – 15 (denominativo); CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (mixto).

PROCESO 347-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7888. Referencia: Patente de invención: “DERIVADOS DE CARBOLINA ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOCÓNESIS” Para nosotros la Patria es América 06/03/20177 GACETA OFICIAL 22 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 235-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13993 Referencia: Signos involucrados: RODITEX (denominativo) y RODHIA (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1038-TCA de 24 de febrero del 2015, recibido por este Tribunal, el 15 de mayo del 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Articules 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin resolver el Proceso Interno 17811-2013-13993; y, El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: RHODHIA S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA; Y 06/03/20177 GACETA OFICIAL 23 de 53 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Tercero Interesado:

2. LUIS CALERO MENÉNDEZ Hechos 2.1. El 7 de julio de 1993, el señor Luis Calero Menéndez, presentó solicitud de registro de la marca RODITEX (denominativa)1, para proteger los productos de la Clase 27 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad RHODIA S.A. el 8 de septiembre de 1993 presentó oposición al registro de la marca solicitada, por ser confundible con la marca de su titularidad RODHIA (denominativa), para distinguir productos de las Clases 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 24 de agosto de 1994, el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 939737, se rechazó la observación presentada y se concedió el registro de la marca RODITEX (denominativa). 2.4. El 17 de enero de 1995, la sociedad RHODIA S.A., presentó Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución 939737 de 24 de agosto de 1994. 2.5.

El 22 de junio de 1995, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó a la demanda presentada por la sociedad RHODIA S.A. 2.6. Mediante providencia de 19 de febrero del 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos Administrativa en la Demanda Contenciosa La sociedad RHODIA S.A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: ' Expediente: 33864192 2 Clase ZT: Alfombras, felpudos, esteras. linóleo y o/ros revestimientos de suelos: tapices murales que no sean de materiales textiles. 2 GACETA OFICIAL 06/03/20177 24 de 53 3.1.

La marca solicitada es similar a la marca registrada al punto de generar confusión entre el público consumidor con la marca registrada (RHODIA­ RODITEX). 3.2. El análisis de confundibilidad se debe realizar entre RHODI con RODI. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Ministerio de Industrias y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Entre las marcas en conflicto no existen semejanzas capaces de producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor. 4.2. Existe legalidad del acto administrativo. 5. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del Tercero Interesado Luis Calero Menéndez, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y por estar ajustado a derecho. 5.2. Existe falta de derecho del actor para proponer la demanda, pues el trámite de oposición al registro de una marca fue reemplazado en las Decisiones 311, 313 y 344 por la figura de las observaciones. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81 y 83 de la Decisión Andina 344.

No procede la interpretación del Articulo 81 de la norma mencionada, puesto que, no está en discusión lo que puede constituir una marca. En virtud de que la solicitud de registro como marca del signo RODITEX (denominativo) fue presentada el 7 de julio de 1993, mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 hasta el 13 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto no procede la interpretación de la Decisión 344 Comisión de la Comunidad Andina. 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 25 de 53 Se interpreta el Articulo 73 Literal a) de la Decisión 3133 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de la controversia en el proceso interno y teniendo en cuenta que es el equivalente del Artículo 83 de la Decisión 344.

De oficio se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 3444 por ser aplicable a la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre marcas denominativas.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 27 y 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. En virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo RODITEX (denominativo) correspondiente al Expediente 33864/92 fue presentada 7 de julio de 1993 mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-IP-2013: "( ) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de in-etroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular /os efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior''. 3 ·Articulo 73.- Asimismo, no podran registrarse como mamas aquellos signos que en re/ación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Saan idénticos o se asemejen de fonna que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios mspecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". ' Decisión 3iU: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Prlmer11.

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias. renovaciones y prórrogas, se aplicaran las normas contenidas en la presente Decisión. 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 26 de 53 En los distintos pronunciamientos se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadora de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Asl pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 1.2. Respecto a la aplicación de la retroactividad a la fecha de registro, cuando el asunto es de registrabilidad. En virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: "( ) toda circunstancia jurldica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (...).

(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial­ de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabi/idad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarlo.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para Jo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 27 de 53 para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 5 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.3. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Se ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de /os derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a tftulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los 5 Entre otros: Proceso 28-IP-95, caso "CANALI� publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998)� Proceso 39-IP-2003.

Interpretación Pre1udicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gacela Oficial def Acuerdo de Cartagena N" 965, de 8 de agosto de 2003. 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 28 de 53 efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, ob/ígaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurldica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (...) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido". 6 1.4.

Por lo antes expuesto y en virtud de que la solicitud para registro como marca del signo RODITEX (denominativo) se efectuó mientras estaba vigente la Decisión 313, es pertinente proceder con la interpretación de las normas contenidas en la norma citada. 2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. En el proceso interno el señor Luis Calero Menéndez, presentó la solicitud para el registro como marca del signo RODITEX (denominativo). Según RHODIA S.A. el signo es confundible con su marca RODHIA (denominativa), por lo tanto es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas. 2.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 73. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 5 Proceso 46-IP-2005.

Interpretación Prejud1c1al de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca,tagena N" 1210, de 24 de junío de 2005. 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 29 de 53 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )" 2.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 7 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 7 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MART/N". 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 10 de 53 La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 2.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vfnculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vfnculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 2.5.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 8 /J t/ Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. caso: ·ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR� 9 GACETA OFICIAL 06/03/20177 11 de 53 2.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.9.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo RODITEX (denominativo) y RODHIA (denominativa). 3.

Comparación entre marcas denominativas 3.1. En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por nombre: "RODITEX" y "RODHIA". 3.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

JO GACETA OFICIAL 06/03/20177 212 de 53 3.3. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.9 3.4.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.10 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 11 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrfa ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 9 Procesos SS.IP-2013, p. 12; 178·/P-2015, p 10. 'º Proceso 376-IP-2015, p 11"Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.,¡ b 1J GACETA OFICIAL 06/03/20177 213 de 53 3.6.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos "RODITEX" (denominativo) y "RODHIA" (denominativo). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 27 y 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el presente caso, el tercero interesado presentó solicitud de registro de la marca RODITEX (denominativa) para proteger productos de la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: "Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos: tapices murales que no sean de materiales textiles". por su parte, la sociedad RHODIA S. A. presentó su oposición al registro de la referida marca, por considerarla confundible con la marca de su titularidad RODHIA (denominativa), para distinguir productos protegidos en las clases 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, v.gr.: Hilos para uso textil12 • Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa 13.

Prendas de vestir, calzado, articules de sombrererla 14• 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 15 4.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las '2 Clase 23 de la Clasificación lntemacional de Niza. 13 Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. •• Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Artlcuro 151 - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación lntemac,onal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. establecida por el Arreglo de Niza del 15 de Jumo de 1957. con sus modiflC8Ciones vigentes.

Las clases de la Clasificaeión l ntemaciooal refeada en el párrafo anterior no determinarán ta similitud ni la disimilitud de tos productos o serviClos indicados exoresamente. • (Subrayado agregado) 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 214 de 53 marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.16 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 17 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorlas o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines18, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. e) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 19 o " Ver lnte,pretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Ef Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad. la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclétor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 da 15 da noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero da 2016, pp. 12-13. 18 Proceso 441-IP-2015. ya citada. pp. 12-13. 19 íl Esto es, tomando en cuenta las caractarlsticas. finalidad, similitudes de género y el precio da tos productos o servicios. 13 GACETA OFICIAL 06/03/20177 215 de 53 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 20 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro21• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la 10 Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Funclamentos cla Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina • Legislación • Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuanta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOM/A". {Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverlé S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la venación en la cantidad consumida da dicho bien como resultado da que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto més caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos: Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véese:<htlps:llbooks.qooqle.com ec/books?id=ldBl68bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efecto+suslituc ion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwiQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconorma %20efecto%2Qsustitucion &f=false> (visitado el g de mayo de 2016). 14 GACETA OFICIAL 06/03/20177 216 de 53 concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 22 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-13993, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artlculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 12 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 GACETA OFICIAL 06/03/20177 217 de 53 Notifíquese al Tribunal consultante y remltase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 06/03/20177 218 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 246-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2011-00016 Y CALES (mixto) / Signos RIOCLARO DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA 15 70 CLARO RIO (denominativo);

(denominativo); CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (mixto). Magistrado Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1557, recibido por este Tribunal el 25 de rr�yo de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y b), 154 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2011-00016; y, El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. RIO 06/03/20177 GACETA OFICIAL Demandada: 219 de 53 LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO. DE Tercero Interesado: CEMENTOS ARGOS S.A. (antes CEMENTOS RIOCLARO S.A.). 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 11 de marzo de 1986, la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto RIOCLARO, 1 para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: "materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras; asfalto y pez".

Dicho registro fue conferido mediante certificado No. 129.945 de 04 de octubre de 1990. RIOCLARO 2.2. El 5 de enero de 2006, el precitado registro fue transferido a favor de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., fruto del proceso de fusión llevado acabo entre esta última, la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. y otras compañías. 2.3. El 1O de septiembre de 2008, la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto RIOCLAR0, 2 para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: "materiales de construcción no metálicos tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos". 2 "Cuadro y logotipo está en color blanco y negro", fl. 79.

"Caracterizada por letras destacadas GR con un diseño especial y la palabra RIOCLARO puesta en la parte inferior de las letras GR. (...) presenta el logotipo en un cuadro con colores de fondo curuba y verde manzana, con esquinas recortadas y las letras en color azul os curo", fl. 79. 2 06/03/20177 GACETA OFICIAL 220 de 53 � RIOCLARO 2.4.

La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., formuló oposición sobre la base de su nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA y sus marcas denominativas RIO CLARO 70 - 15 (Clase 1, certificado No. 169477), denominativa CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA (Clase 19, certificado No. 169479), y mixta CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (Clase 1, certificado No. 175823)..nn ©@ll@ff rF@ rFIÍ@ ©Íi@ ••1ioeRIVÁDQS CALCARE.OS J.--. 2.5.

El 30 de noviembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 61608 declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 2.6. La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑIA S.C.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.7.

El 29 de enero de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 05225 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 2.8. El 27 de abril de 2010, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 21755 resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 221 de 53 2.9.

La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.1 O. El 25 de mayo de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 1557 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.: 3.1. Adujo que aproximadamente desde el 8 de mayo de 1981 viene usando de manera pública y continua el signo distintivo RIOCLARO como parte preponderante de su nombre comercial. 3.2. Igualmente, que el depósito de su nombre comercial le fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 32965 de 1O de agosto de 201O, bajo el Certificado No. 8581. 3.3.

De otra parte, que el objeto social de la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑIA S.C.A., se circunscribe a la explotación y comercialización de productos comprendidos en las Clases 1, 6, 19 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4. Señaló también que desde la época en que CEMENTOS RIOCLARO S.A. (hoy CEMENTOS ARGOS S.A.), inauguró su planta o fábrica (1986), la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑIA S.C.A., comunicó de manera verbal y escrita a la precitada compañía el hecho de la confusión que existía frente al signo distintivo RIOCLARO, sin obtener ningún tipo de respuesta. 3.5.

Agregó que debido a lo anterior y al hecho de la concesión de registros de marcas a favor de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., ha tenido que interponer acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho. 3.6. Arguye que en el caso sub examine la autoridad nacional incurrió en una falsa motivación, porque no solamente omitió valorar debidamente el material probatorio que acredita el latente riesgo de confusión entre los signos en conflicto, sino que también, erradamente, centró su análisis exclusivamente en el cotejo de un signo mixto frente a uno denominativo, cuando dentro de la oposición que se formuló salta a la vista la afectación de signos mixtos y de un nombre comercial.

Resalta que por lo tanto, el aludido examen debió efectuarse de manera 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 222 de 53 separada por cada uno de los signos en disputa, sin omitir realizarse de manera conjunta y sucesiva. 3.7. Que el elemento preponderante de los signos en conflicto es la denominación RIO CLARO, lo cual es evidente según lo aduce y que además son semejantes desde el punto de vista de los productos que identifican contrario a lo que piensa la autoridad nacional por lo que existe conexión competitiva. 3.8.

Igualmente que el proceder de la autoridad nacional vulnera derechos adquiridos de la demandante, y que mal obra la misma autoridad al precisar que entre los signos en conflicto se presenta alguna coexistencia de marcas o la existencia de un derecho previo de CEMENTOS ARGOS S.A.

4. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1. Según lo informa el expediente a folio 96, la Sección Primera del Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberse presentado por fuera del término de fijación en lista. 5. Participación del Tercero Interesado CEMENTOS ARGOS S.A.: 5.1.

Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, gráfico, fonético y conceptual. 5.2. De otra parte señala que si bien la demandante presentó acción de tutela para proteger su nombre comercial, la misma fue resuelta desfavorablemente porque se encontró que quien primero utilizó el nombre comercial RIOCLARO fue la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTOA., quien posteriormente cedió sus derechos a CEMENTOS RIOCLARO S.A. Además, porque la acción de tutela fue impetrada mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos, lo cual demuestra la aceptación tácita de la coexistencia de marcas según lo aduce. 5.3.

En igual sentido expresa que la referida acción de nulidad fue resuelta en su contra por no encontrar que se hubiese vulnerado la normativa comunitaria que regía para la época de los hechos y que la sociedad demandante carece de legitimación en la causa por cuanto no acreditó que a la fecha en que la sociedad CEMENTOS ARGOS solicitó el registro, tuviese derechos de nombre comercial y de marcas oponibles al registro controvertido. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 223 de 53 5.4.

Agrega que el mero depósito no acredita haber tenido la titularidad del derecho al uso exclusivo de la denominación RIO CLARO, ni del nombre depositado CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA, lo cual constituye una mera presunción y que el primer uso del nombre comercial RIOCLARO correspondió a la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA. 5.5.

Que la sociedad demandante cambió de nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA por el de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. (23 de diciembre de 2008) según consta en el certificado de existencia y representación legal de la compañía, y que se infiere que desde dicha fecha cesó cualquier derecho sobre dicho nombre comercial. 5.6.

Que las marcas sustento de la opos1c1on fueron registradas con posterioridad al signo mixto RIOCLARO (Certificado No. 129.945). Además, que el único registro que tenía con la denominación RIOCLARO fue cancelado por el Consejo de Estado. Hace hincapié en que la oposición se fundamentó en marcas mixtas compuestas y que de ninguna manera singularizan el término RIOCLARO. 5.7.

Igualmente aduce que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva y que la sociedad demandante hábilmente está realizando un análisis fraccionado de los signos en conflicto. 5.8. Finalmente, que en caso de que sus argumentos no fueran tenidos en cuenta, se debe considerar que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y b), 154 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser procedentes los artículos 136 literales a) y b) y 191. El artículo 154 no se lo interpretará porque no es directamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.

De oficio, se interpretarán los artículos 150, 190, 192 y 193 de la misma normativa porque establecen el ámbito de protección de un nombre comercial 3. 1 ¡ � � ( Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Artículo 136 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 224 de 53 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial.

Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

La conexión competitiva. 2. 3. 4. 5. "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o b) (...) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 150 "Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución." ( ) 1 Artículo 190 "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir." Artículo 191 "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

Artículo 192 "El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". ( ) !,1 1 1! _J l:.. __ Artículo 193 "Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.

El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191". ( )". 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 225 de 53 6. 7. Coexistencia de hecho de marcas. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales 1.1. La sociedad demandante argumentó que aproximadamente desde el 8 de mayo de 1981, viene usando de manera pública y continua el signo distintivo RIOCLARO como parte preponderante de su nombre comercial. Indicó que tiene depositado su nombre comercial desde el 1O de agosto de 201 O. 1.2.

La sociedad tercera interesada sostuvo que el mero depósito no acredita la titularidad de la denominación RIO CLARO, ni del nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA. Manifestó que la sociedad demandante desde el 23 de diciembre de 2008, cambió el nombre comercial depositado por el de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. 1.3.

El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. 1.4.

Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

( )". (negrillas fuera de texto) 1.5. Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los _./' 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 226 de 53 rasgos que lo caracterizan, lo cual ha precisado a lo largo de múltiples interpretaciones a partir de la noción que sobre el mismo trae el artículo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". 1.6.

De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características: 1.6.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado4. 1.6.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.6.3.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 1.6.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 1.7. El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. t 9 GACETA OFICIAL 06/03/20177 227 de 53 "Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191" -(negrillas fuera de texto)-. 1.8.

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el artículo 191 arriba citado. 1.8.1.

Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso. 1 \ ·.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. \ L_j ·/ La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público 10 GACETA OFICIAL 06/03/20177 228 de 53 consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.8.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales5 y constante, que su uso sea permanente6. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.2.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese 6 Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 11 GACETA OFICIAL 06/03/20177 229 de 53 signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.8.3.

Aspectos a tener en cuenta en relación con la prueba del uso sustancial en el mercado Para resolver el caso particular, se deberá tener en cuenta lo siguiente: Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real, sustancial y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 7 En consecuencia, un nombre comercial usado con modificaciones no sustanciales no implicaría la pérdida su uso continuo.

Por lo tanto, su protección sería desde su primer uso. Como los mercados y las sociedades evolucionan, los signos distintivos también. Es muy común que, para adaptarse a las nuevas y diferentes circunstancias, los empresarios modifiquen de forma no sustancial sus signos distintivos, es decir, de forma tal que no resulten afectados los elementos relevantes o esenciales de estos.

En efecto, se deberá determinar cuáles son los elementos relevantes o sustanciales del nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA. Si hay variación de dichos elementos habría un cambio sustancial, lo que implicaría el cese de protección del nombre comercial. Como es un signo compuesto, deberá atender los siguientes parámetros: 1.8.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor., l'\ ______ __J 1.8.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más La función de un sistema de registro de nombres comerciales es por un lado informativa en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 230 de 53 cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 1.8.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.8.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.. 1.8.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se debe excluir del cotejo de marcas. 1.8.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.

LJ lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA, con sus marcas denominativas RIO CLARO 70 - 15 y CALES DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA, y con su marca mixta CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina8, del siguiente tenor literal: 8 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 13 GACETA OFICIAL 06/03/20177 231 de 53 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) ( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico9 o semejante 10 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 9 10 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. /j 2, 14 GACETA OFICIAL 06/03/20177 232 de 53 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos "RIO CLARO" (mixto) / "CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA" (denominativo), RIO CLARO 70 - 15 (denominativo) y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. l �-\ I! \ 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos11:. 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de 15 GACETA OFICIAL 06/03/20177 233 de 53 2.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 3.

Comparación entre signos mixtos con parte compuesta denominativa 3.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos RIOCLARO y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 16 GACETA OFICIAL 06/03/20177 234 de 53 3.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas 12 para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 3.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 17 GACETA OFICIAL 06/03/20177 235 de 53 3.3.3.4.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros13: 13 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de Julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1 P-2015. 18 GACETA OFICIAL 06/03/20177 236 de 53 debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los Si!Jnos mixtos RIOCLARO y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 4.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos 4.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión del signo mixto RIOCLARO y los denominativos CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA y RIO CLARO 70 - 15, se abordará el tema planteado. 4.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 14 para el cotejo entre los mismos: ' LJ 1 4.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. \ \ t 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 19 GACETA OFICIAL 06/03/20177 237 de 53 4.2.2.

Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 4.3. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto RIOCLARO y los denominativos CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA y RIO CLARO 70 - 15, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. 5.

La conexión competitiva 5.1. El signo RIOCLARO (mixto) se solicitó para amparar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y RIO CLARO 70 -15 (denominativa) y CALES RIO CLARO DERIVADOS CLACÁREOS (mixta) para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza se abordará el tema propuesto. 5.2.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema15, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 5.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos 16. 5.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación 15 16 1 L1 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 20 1 5 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 20 GACETA OFICIAL 06/03/20177 238 de 53 competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 5.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48617 ). 5.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 17 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o serv1c1os. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión Artículo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 21 •. GACETA OFICIAL 06/03/20177 239 de 53 competitiva sería menor.

Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal.

En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud. 5.6.4. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 5.6.5.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el,. /11 '-1:/ 22 GACETA OFICIAL 06/03/20177 240 de 53 precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 18.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.7. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 19. 6. Coexistencia de hecho de marcas 6.1. Como quiera que el Tercero Interesado argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de la coexistencia de hecho de marcas o coexistencia pacífica de signos. 6.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 18 \ '\ L� 19 En Jo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https: //books. google. com. ec/books?id=ld8168bW3eoC& pg =PA24 7 &g_g=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJT!'I C#v=oneQage&q=microeconomia%20efe9to%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 23 GACETA OFICIAL 06/03/20177 241 de 53 6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 6.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 6.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) 6.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 6. 7.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 6.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo 24 GACETA OFICIAL 06/03/20177 242 de 53 masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 6.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación. 7.

El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral 7.1. Como la demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio no presentó una adecuada motivación en los actos demandados, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos20. 7.2.

El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 7.2.1. l,. 20 \ Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013..:: /,/ ¡f \I 'Í 25 GACETA OFICIAL 06/03/20177 243 de 53 Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 7.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00016, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. t 26 GACETA OFICIAL 06/03/20177 244 de 53 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Herná��nó /" Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la io. prese te Interpretación Prej dicial el Presidente y el Secr ---,_ ! � � �/,, / � ¡ I J _ _j_ �{!l!i. i '7 L'� � Gusta i t3ar(.rito S CRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 246-IP-2015 27 06/03/20177 GACETA OFICIAL 245 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 347-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7888 Referencia: Patente de invención: "DERIVADOS DE CARBOLINA ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOCÓNESIS" Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3617-TDCA-DC de 26 de junio de 2015, recibido el 13 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador, solicita a este Tribunal la Interpretación Prejudicial, del Articulo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 17811-2013-7888; y, El Auto de 21 de enero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

(} A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PTC THERAPEUTICS INC Demandado: LA NACIÓN ECUATORIANA, INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRECTOR DE NACIONAL PROPIEDAD INDUSTRIAL. GACETA OFICIAL 2. 06/03/20177 246 de 53 Hechos Relevantes 2.1. El 16 de octubre del 2006, la compañía PTC THERAPEUTICS INC, presentó solicitud de patente de invención, bajo el número SP-06-6928, titulado "DERIVADOS DE CARBOLINA ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS". 2.2.

La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 504, correspondiente al mes de enero de 2007. 2.3. El 29 de mayo del 2007, la compañía ALFAR, presentó oposición en contra de la patente solicitada. 2.4. El 2 de febrero de 201O la comparna PTC THERAPEUTICS INC, presentó enmiendas voluntarias al pliego de reivindicaciones originales en base al Artículo 34 de la Decisión 486. 2.5.

El 29 de marzo de 2012, la Experta Principal de la Unidad de Gestión de Patentes Encargada, mediante Resolución 2012-142-IEPI-DNL.UPG, resolvió declarar la caducidad de la solicitud de patente de invención denominada "DERIVADOS DE CARBOLINA ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS" 2.6. El 18 de octubre del 2012, la compañía PTC THERAPEUTICS INC, presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 2.7.

Mediante oficio de 26 de junio del 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa PTC THERAPEUTICS INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

De buena fe PTC THERAPEUTICS INC, procedió con los pagos de mantenimiento de su solicitud de patente SP-06-6928-PCT, puesto que tiene completo interés de obtener su derecho de Propiedad Intelectual sobre la solicitud mencionada, además que busca la rehabilitación de la misma en virtud del Art. 5bis del Convenio de París, numeral 2), que establece: 2) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas. ó 2 GACETA OFICIAL 06/03/20177 247 de 53 3.2.

La Resolución No. 203 de 31 de mayo de 2010, en donde se incrementaron las tasas del IEPI, efectúa una reforma en la que se señala que: "Mantenimiento anual de las patentes de invención, desde la fecha de la solicitud nacional o internacional hasta el segundo año". En virtud de lo cual, las anualidades no debla pagarse en octubre sino que ahora se pagaban en la fecha de presentación PCT, en el presente caso 22 de marzo de 2005, es decir, debía pagarse cada marzo luego de 2010. 3.3.

La anualidad correspondiente al periodo 2010-2011 fue pagada el 30 de noviembre de 201O, puesto que la reforma arriba mencionada se dio en mayo de 201O, y la fecha de presentación internacional es 22 de marzo de 2005, entonces, era simplemente imposible pagarla en marzo si la reforma se dio en mayo de 201O, por lo cual se procedió con el pago en octubre; sin embargo, de acuerdo a la Resolución 2012-142 (con la cual se declaró la caducidad de la solicitud de patente), no se tomó en cuenta dicho aspecto. 3.4.

Según la reforma, misma que se aplicó retroactivamente, se debla pagar la tasa de mantenimiento en marzo de 2011, es decir, cuatro meses después de que se hizo el pago por el periodo 2010-2011,y por tanto, no se cumplirla el año que establece el Artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.5. La reforma realizada, en la cual se cambia la fecha de pago de casos que fueron introducidos antes de dicha reforma, crean una inseguridad juridica puesto que no se tenía certeza del valor que debía ser pagado, la anualidad a la que correspondía dicho pago y si se debía o no pagar recargo por concepto de multa, y esto es consecuencia de una aplicación retroactiva que en uso de su imperio ha realizado la Administración. 3.6.

La irretroactividad de las leyes es un principio universal, y en referencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que no se deberá aplicar aquello establecido en dicha Decisión, si no en aquellas etapas dentro del trámite que aún no se ha iniciado, dando la pauta sobre cómo se debe proceder en casos donde se ha iniciado ya un proceso y en casos en los que aún no. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de la República de Ecuador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Alega que luego del análisis efectuado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con la normativa señalada, se concluyó 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 248 de 53 que la solicitante de la patente de invención denominada "DERIVADOS DE CARBOLINA ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS" presentada por la compañía PTC THERAPEUTICS INC, no había cumplido a tiempo con los pagos correspondientes a las anualidades 2010-2011 y 2011-2012, por lo que en base a lo establecido en el Artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resolvió declarar la caducidad de la solicitud de patente, debido a que el pago debía habérselo realizado tomando en cuenta la fecha de ingreso de la solicitud internacional PCT. 4.2.

De la sola lectura de la Resolución materia de la impugnación puede colegirse que se siguió el procedimiento previsto por la Constitución, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento y normas pertinentes del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y demás normativa aplicable, en la debida forma y con respecto del principio de igualdad para las partes.

Por lo tanto las pretensiones de la demanda carecen de fundamento legal. B. NORMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1 el cual se procederá a interpretarlo. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Caducidad de solicitud de patente por falta de pago de las anualidades.

Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN "Articulo BO.• Para mantener vigente la patente o. en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina naaonal competente.

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el último dla del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido, Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."'. ó J 4 GACETA OFICIAL 1. 06/03/20177 249 de 53 Caducidad de solicitud de patente por falta de pago de las anualidades 1.1. En el presente caso, mediante Resolución 2012-142-IEPI-DNL.UPG, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de la República de Ecuador, resolvió declarar la caducidad de la solicitud de patente de invención denominada "DERIVADOS DE CARBOLINA UTILES EN LA INHIBICIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS", debido a que el pago debla habérselo realizado tomando en cuenta la fecha de ingreso de la solicitud internacional PCT. 1.2.

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes2• 1.3. El Artículo 80 de la Decisión 486 establece el pago que debe realizar el solicitante con el objeto de mantener vigente la solicitud o registro de la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes.

La falta de pago de la referida tasa anual trae como consecuencia la caducidad de pleno derecho, esto quiere decir que no existe la necesidad de que la Autoridad competente se pronuncie mediante una resolución en todo caso la misma servirá como referencia dentro del expediente para su correspondiente archivo. 1.4. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. 1.5. Como se puede observar, la obligación, de llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional competente. 1.6.

La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique previamente al administrado para que efectúe el pago de la anualidad, toda vez que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago de las tasas. En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la obligación de notificar al administrado, siendo en realidad una obligación del solicitante llevar fJ 2 Procesos: 113-IP-2014 de 23 de septiembre 2014; 43-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015; y, 111-IP-2010 de 11 de noviembre de 201 O. f- 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 250 de 53 los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la normativa comunitaria. 1.7.

Por un lado, le corresponde al administrado cumplir con en el pago de las tasas anuales para mantener vigente la solicitud o registro de la patente. Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente, ante el incumplimiento del pago de la anualidad, declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, siendo esta norma de carácter imperativo y de cumplimiento automático. 1.8.

En consecuencia, los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del Artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. En conclusión, la oficina nacional competente, no se encuentra en la obligación de notificar al administrado, respecto del vencimiento del pago de la anualidad de su patente, la norma comunitaria es clara y evidente, operando de pleno derecho la caducidad en caso de que no se lo realice en los plazos contemplados en el Articulo 80 de la Decisión 486. 2.

Primacía y Complemento Indispensable del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 2.1. La demandante afirma que buscaba la rehabilitación de la solicitud de patente en virtud del Articulo 5bis del Convenio de París, numeral 2), que establece: 2) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas. 2.2.

El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacia del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, siendo estos los de: 11 Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Juridico Andino". 2.3.

Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Articulo 43 {antes Articulo 5) del Tratado de 3 IJ 1- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina "Articulo 4.- Los Pafses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación· 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 251 de 53 Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Articulo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 2.4.

Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la Propiedad Industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el Ordenamiento Comunitario. 2.5.

El Ordenamiento Comunitario goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 2.6.

La norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de Complemento Indispensable, les corresponde a esos paises llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho Comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 2.7.

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino es el principio de "Autonomf a del Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

(} J 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 252 de 53 2.8. En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Asl, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Pafses.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Palses Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Palses Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 2.9.

De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacla del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Pafses Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-7888, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últi párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo R am�irño"'lT,üw.isi,"'� MAGISTRADO 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 253 de 53 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9