Año XXXIV – Número 2945 Lima, 7 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 214-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 04377-2015-0-1801-JR-CA-23.

Referencia: Lema comercial: MÁS SOLUCIONES PROCESO 221-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00639. Referencia: Marcas involucradas: LEVEL 3 (denominativa) y LEVEL UP! (mixto) PROCESO 224-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00157. Referencia: Patente: “COMPOSICIÓN DENTAL ANTIPLACA DE CONFITERÍA QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE ÉSTER ANTIBACTERIANO” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 0707/03/20177 22 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 214-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Expediente interno del Consultante: 04377-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Lema comercial: MÁS SOLUCIONES Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4377-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 12 de mayo de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 043772015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SERVIENTREGA S.A. 1 é GACETA OFICIAL Demandado: 2. 0707/03/2017 3 de 38 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) Hechos relevantes 2.1. El 5 de diciembre de 2013, SERVIENTREGA S.A., (en adelante, SERVIENTREGA), solicitó el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES 1 para usarse como complemento de la marca SERVIENTREGA2, que identifica servicios de la Clase 39 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros4 • 2.3. El 14 de agosto de 2014, mediante Resolución 014864-2014/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos resolvió denegar de oficio el registro del lema comercial solicitado por considerar que el mismo carece de distintividad. 2.4.

El 8 de septiembre de 2014, SERVIENTREGA, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 014864-2014/DSD-INDECOPI. 2.5. El 3 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0477-2015/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 014864-2014/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, negar el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES, solicitado por SERVIENTREGA. 2.6.

El 7 de mayo de 2015, SERVIENTREGA presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 477-2015ffPI­ INDECOPI y que se acepte el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES. 2.7. El 26 de mayo de 2015, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. Expediente No. 557103-2013/0SD 2 Certificado 79461. 3 Embalaje y almacenamiento de mercancías.

No se pudo determinar la fecha de publicación en el Diario Oficial. 2 0707/03/2017 GACETA OFICIAL 4 de 38 2.8. El 4 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, resolvió declarar infundada la demanda. 2.9.

El 5 de octubre de 2015, SERVIENTREGA presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Nueve. 2.10. EI 3 de mayo de 2016, mediante Auto signado con Resolución número Catorce, la, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artf culos 134, 135 literales a) y b), 175 y 179 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa SERVIENTREGA, en su demanda manifestó que: 3.1. El lema comercial solicitado MÁS SOLUCIONES, cuenta con elementos suficientes que lo hacen distintivo y por ende cuenta con la capacidad publicitaria requerida para acceder a registro y con un respaldo de antecedentes que acredita su distintividad. 3.2.

El lema comercial es perceptible a los sentidos, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. 3.3. El INDECOPI ha registrado como lemas comerciales denominaciones que contiene el término soluciones a nombre de distintos titulares, por ejemplo; TRANSPORTANDO SOLUCIONES5, LOGISTICA BASADA EN 7 6 SOLUCIONES, UN SERVICIO CON SOLUCIONES para publicitar marcas que distinguen servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4.

No conceder el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES por parte del INDECOPI, constituye un acto de flagrante discriminación. 4. Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 5 Certificado L00005375. 6 Certificado L00004942. 7 Certíficado L00003055. 3 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 5 de 38 4.1.

La resolución cuya nulidad se demanda, se encuentra debidamente motivada, habiendo determinado que el signo MAS SOLUCIONES no es susceptible de acceder a registro al encontrarse incurso en la prohibición de registro contemplada en el Artículo 135 literal b) por remisión del Articulo 179 de la Decisión 486. 4.2. El lema comercial solicitado carece de distintividad, tomando en cuenta que de acuerdo al Artículo 179 de la Decisión 486, son aplicables a los lemas comerciales, las disposiciones sobre marcas que fueren pertinentes. 4.3.

En el presente caso, la expresión MAS SOLUCIONES es una frase que transmite la idea que el servicio que brinda ofrece mayores resultados para satisfacer determinadas necesidades. 4.4. El lema comercial solicitado no es una frase creativa ni ingeniosa, por el contrario, a través de ella y en forma directa, influye a la gente a pensar que los servicios que ofrece son más eficientes; es decir, se limita a alabar su servicio. 4.5.

Los registros de terceros detallados en la demanda, son irrelevantes en el presente caso, pues no resultan vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. 4.6. El lema comercial solicitado no puede acceder a registro, al carecer de elementos distintivos que permitan a los consumidores asociarlo con un origen empresarial determinado. 5.

Argumentos de la Sentencia signada como resolución número Diez El Juzgado Veintitrés en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: 5.1. Un lema comercial es distintivo cuando permite distinguir o diferenciar el producto o servicio respecto a otros iguales o similares existentes en el mercado. 5.2.

Con el lema comercial MAS SOLUCIONES se ofrece una mayor eficiencia o mejores resultados en la prestación de un determinado servicio; lo que constituye una expresión meramente descriptiva, que realza una característica del mismo; y que en realidad es lo que espera alcanzar cualquier consumidor en toda relación de consumo. 5.3. El lema comercial solicitado, al ser una frase de uso común, no tiene la capacidad de evocar la marca a la que pretende acompañar, en el público consumidor, así como tampoco distinguir el servicio de otro igual o similar que se ofrezca en el mercado. 4 ó GACETA OFICIAL 0707/03/2017 6 de 38 5.4.

De otorgarse el uso exclusivo del lema comercial MAS SOLUCIONES, se causaría un perjuicio en contra de los demás proveedores. 6. Argumentos del recurso de apelación interpuesto SERVIENTREGA, en su recurso de apelación hace referencia a los argumentos expuestos en la demanda contencioso administrativa y hace énfasis principalmente en lo siguiente: 6.1.

El lema comercial solicitado MAS SOLUCIONES, para acompañar a la marca SERVIENTREGA que identifica servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, sí es distintivo. 6.2. El lema comercial solicitado, publicita los servicios de la marca SERVIENTREGA y la complementa, y corno tal, ayuda a que el usuario no sea inducido a error o confusión y, tenga la seguridad de la calidad de servicios que está adquiriendo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 175 y 1798 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. Adicionalmente, se solicitó el pronunciamiento sobre los siguientes aspectos B Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apio para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) b) c) d) e) f) g) las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras. símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artlculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintivldad; Articulo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Articulo 179.- Serán aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente Decisión. 5 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 7 de 38 ¿Cuáles son los criterios a aplicar sobre la distintividad en los lemas comerciales? ¿De qué forma debe ser vinculada la distintividad con la función de complementariedad y el origen empresarial? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Requisitos para registro y ámbito de protección del lema comercial. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 3. Signos compuestos por palabras descriptivas. 4. Pregunta del consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos para registro y ámbito de protección del lema comercial 1.1.

Es pertinente referirse al ámbito de protección del lema comercial y a la aplicabilidad de su registro ya que, en el presente caso, se discute la registrabilidad del signo MAS SOLUCIONES. 1.2. De acuerdo con el articulo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 1.3.

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará"9• 1.4.

El Tribunal ha señalado que, teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1.4.1. "Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). 1.4.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).

Por 9 Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 949, de 18 de julio de 2003, caso: "ONE STEP UP (mixta). 6 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 8 de 38 lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.4.3. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). 1.4.4.

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)"10. 1.5. El Tribunal concluye que, de acuerdo con el articulo 179 de la Decisión 486, las normas que, en lo pertinente, son aplicables a las marcas, son también aplicables a los lemas comerciales. 1.6.

A este respecto, cabe destacar que, en el ámbito comunitario andino, se otorga, al lema comercial, el mismo tratamiento que se da a la marca que lo acompaña, es decir, su protección se extiende a toda la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas contenidas en la Decisión 486, serán igualmente aplicables a los lemas comerciales dentro del territorio subregional andino. 1.7.

En el presente caso, se deberá determinar si la solicitud de registro del lema comercial MAS SOLUCIONES carece de distintividad. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 2.1. SERVIENTREGA afirma que el lema comercial solicitado es suficientemente distintivo, por otro lado, el INDECOPI, considera que la frase MÁS SOLUCIONES, es un signo carente de distintividad intrínseca en razón de lo cual se analizará esta causal.

De igual manera el consultante solicita se interprete el Artículo 135 literales a) y b), por lo que se revisará este tema en este acápite, tomando en cuenta que son aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente las normas referentes a marcas. 2.2. Los requisitos contemplados en el Articulo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 2.3.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 10 Proceso 160-lP-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SI ES MUJER LATINA (denominativo). 7 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 9 de 38 2.4.

Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 11. 2.5.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.12 2.6.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si la frase MÁS SOLUCIONES, cumple con los requisitos del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3. Signos compuestos por palabras descriptivas 3.1.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.13 3.2. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 14 3.3.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 15 11 lbidem 12 Proceso 88-JP-2014 13 lbidem. 14 lbidem. 15 lbidem. 8 b (� GACETA OFICIAL 0707/03/2017 10 de 38 3.4.

En ese sentido, se deberá establecer el grado descriptivo del término MAS SOLUCIONES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Respuesta a la pregunta del consultante 4.1. ¿Cuáles son los criterios a aplicar sobre la distintividad en los lemas comerciales? ¿De qué forma debe ser vinculada la distintividad con la función de complementariedad y el origen empresarial? 4.2.

La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en los puntos 1 y 2 de la presente interpretación. Como se indica, se debe analizar en el presente caso, si la frase MAS SOLUCIONES, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04377-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatut l Tribunal. b Ul� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA HugoR 9 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 11 de 38 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifique e a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 12 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 221-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00639 Referencia: Marcas involucradas: LEVEL 3 (denominativa) y LEVEL UP! (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1955, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00639; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 0707/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 13 de 38 Demandante: LEVEL UP INTERACTIVE S/A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC. Hechos relevantes 2.1. El 24 de noviembre de 2011, LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC., (en adelante, LEVEL 3), solicitó el registro de la marca LEVEL 3 (denominativa) 1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 645, LEVEL UP INTERACTIVE S/A., (en adelante, LEVEL UP) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA LEVEL UP! LEVEL UP! LEVEL UP! LEVEL UP! GRAFICO C.I. fffl!i!IJ} 42 fffl!i!IJ} 38 fffl!i!IJ} 9 fffl!i!IJ} 35 PRODUCTOS/SERVI CIOS Elaboración, diseño, desarrollo y concepción de software de computadora.

Transmisión de imágenes y mensajes por computadora (prestación de servicios en la internet). Software para juegos y entretenimiento (programas de computadora). Comercialización de juegos y juguetes, comercialización de productos relacionados con los medios de comunicación, computadoras y software. CERTIFICADO 408359 403660 403658 403661 Expediente interno 11-161415. 2 Proporción de instalaciones, equipos y servicios de transporte basados en servicios de comunicaciones para el uso de proveedores de computación en nube. 2 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 14 de 38 2.3.

El 22 de octubre de 2012, mediante Resolución 61822, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro como marca del signo LEVEL 3 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

LEVEL 3 COMMUNICATION LLC., presentó recurso de apelación contra la Resolución 61822. 2.5. El 17 de septiembre de 2013, mediante Resolución 00054966, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 61822, declarando infundada la oposición presentada y concediendo el registro de LEVEL 3 (denominativa) para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6.

Dentro del término legal, LEVEL UP, interpuso acción de nulidad en contra de la resolución 54966. 2.7. El 23 de julio de 2014, la SIC contestó la demanda de nulidad interpuesta. 2.8. De manera oportuna y dentro del término legal establecido, LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC., contestó la demanda de nulidad. 2.9. El 9 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda formulada por LEVEL UP 3.1. La solicitud de registro del signo LEVEL 3 (denominativo) para la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza fue solicitada con el ánimo de causar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que se ofrecen por LEVEL UP. 3.2.

La resolución cuya nulidad se pretende, violenta el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo que es objeto de nulidad en concordancia con el Artículo 172 del mismo cuerpo normativo. 3.3. El análisis de confundibilidad elaborado por parte de la SIC, se centró en identificar los elementos diferentes que presentan los signos (3 / UP), más no analiza si verdaderamente estos elementos hacen diferenciables los conjuntos objeto de confrontación. 3 " GACETA OFICIAL 0707/03/2017 15 de 38 3.4.

Las similitudes presentes en los signos en conflicto conllevan a que el riesgo de confusión y asociación en el púbico consumidor sea posible en los campos fonético y ortográfico, dado a que la distintividad gira en torno a la expresión "LEVEL" y por lo tanto provienen de un mismo origen empresarial. 3.5. Los servicios que los signos confrontados identifican se encuentran directamente relacionados por lo tanto se difunden en los mismos canales de comercialización, publicidad y su destino es satisfacer la misma necesidad, esto es servicios de telecomunicaciones. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4.1. Al momento de emitir la resolución administrativa cuya nulidad se pretende, se observó la legislación aplicable en materia de propiedad industrial y se actuó de buena fe y no de forma arbitraria. 4.2. Los signos en conflicto, comparten elementos similares y por tanto similitudes fonéticas y gramaticales dado que las dos contienen la palabra LEVEL, sin embargo, vistos en conjunto se encontró que existen claras diferencias conceptuales entre una y otra. 4.3.

Los términos "3" y "UP" no evocan una misma idea, sino por el contrario evocan ideas diferentes, por lo que, los clientes o consumidores medio de servicios de telecomunicaciones son personas que conocen e identifican las marcas de su preferencia. 4.4. Si bien los signos en conflicto contienen términos en inglés, el consumidor medio conoce su significado, razón por la cual a pesar de las similitudes ya comentadas no puede afirmarse que su coexistencia cree en la mente del consumidor riesgo de asociación o confusión respecto al origen empresarial de los servicios enfrentados.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 4 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 16 de 38 Comunidad Andina.

No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 ya que no se analizará lo relativo a nulidad. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Como en el proceso interno se discute si los signos LEVEL 3 (denominativo) y LEVEL UP! (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 5 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 17 de 38 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterpretaciones Prejudiciales4. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 4 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 5 Proceso 397-IP-2015. 6 Ibídem. 6 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 18 de 38 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden Ibídem. 8 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 19 de 38 presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos LEVEL 3 y LEVEL UP! 2.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto y uno mixto se abordará en este acápite este tema. 2.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.2.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo9 entre los mismos: 2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.2.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (' 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 8 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 20 de 38 2.2.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.2.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 10: 10 2.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1 P-2015. 9 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 21 de 38 palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.3.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos LEVEL 3 y LEVEL UP! 3.

Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por las palabras LEVEL11 y UP12, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. 3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 11 https://translate.google.com/?hl=es#en/es/LEVEL.

NIVEL 12 https://translate.google. com/?hl=es#en/es/U P. ARRIBA 10 0707/03/2017 GACETA OFICIAL 22 de 38 3.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local13. 3.5.

Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto las palabras LEVEL y UP es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como NIVEL ARRIBA. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00639, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. r (,1. A 1;?- Cecilia Lu 'j\yll�6�interos MAGISTRADA Hugo amiro JApac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 Proceso N º 69-1 P-2001.

Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 759, de 6 de febrero de 2002. 11 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 23 de 38 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 24 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso: 224-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00157 Referencia: Patente: "COMPOSICIÓN DENTAL ANTIPLACA UN DE CONFITERÍA QUE CONTIENE COMPUESTO DE ÉSTER ANTIBACTERIANO" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1952, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00157; y,.J El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 0707/03/2017 25 de 38 Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA Hechos relevantes 2.1. El 29 de diciembre de 2005, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó la entrada en fase nacional de la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN DENTAL ANTIPLACA DE CONFITERÍA QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE ÉSTER ANTIBACTERIAN0" 1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/020035 de 23 de junio de 2004. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 565, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 17 de abril de 2009, mediante Oficio 4516, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) objetó la descripción de las reivindicaciones, la novedad y el nivel inventivo de la invención. 2.4.

El 27 de agosto de 2009, COLGATE dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad. 2.5. El 17 de septiembre de 2017, la División de Creaciones de la SIC, emitió el Oficio Técnico 12062 en el cual objetó el nivel inventivo de la invención. 2.6. El 27 de enero de 2011, COLGATE dio respuesta al requerimiento del Oficio 12062. 2.7.

El 31 de mayo de 2011, mediante Resolución 30596 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por COLGATE, por carecer de nivel inventivo fundamentando su posición en los documentos D3 y D42. 2.8. El 24 de junio de 2011, COLGATE presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 30596.

Expediente interno 05-131311. Documento 03 US-4477428, publicado el 16 de octubre 1984 y documento 04, W003043593 publicado el 30 de mayo de 2003. 2 '. // 1/ ¿:1 ! GACETA OFICIAL 0707/03/2017 26 de 38 2.9. El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución 69860, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 30596. 2.1O.

COLGATE presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 30596 y 69860. 2.11. El 1 O de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por COLGATE 3.1. Se denegó la solicitud de patente toda vez que se consideró que la composición reivindicada carece de nivel inventivo ya que, a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte. 3.2.

Para determinar el nivel inventivo, la SIC debió utilizar un método de aproximación sistemático y válido como el de problema-solución y no el utilizado en los actos impugnados los cuales desnaturalizan el alcance del nivel inventivo. 3.3. Si bien el documento D4 revela composiciones en donde se utiliza el compuesto LAE, sin embargo, el compuesto LAW en el documento D4 se utiliza como un aditivo para incrementar la actividad del compuesto antibacterial primario. 3.4.

A diferencia de la presente invención, el compuesto LAE en el documento D4, si se utiliza como un componente aditivo para incrementar la actividad del compuesto antibacterial primario y que no se utiliza como el compuesto antibacterial principal sino como aditivo. 3.5. En cuanto al documento D3, este documento es silencioso en cuanto al uso de LAE en composiciones orales por lo que una persona versada en la materia no habría buscado en dicho documento información que lo hubiere guiado para llegar a la composición de la solicitud presentada. \L ' 3.6.

Una persona versada en la materia enfrentada con el problema de proporcionar productos de higiene oral portátiles que contienen una cantidad efectiva de un compuesto antibacterial tipo éste (LAE), un endulzante y un material de tipo sólido, no se habría guiado por las enseñanzas de los documentos D3 ni D4, toda vez que el documento D3 no revela el compuesto LAE reivindicado y el documento D4 soluciona un problema técnico diferente. 3 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 27 de 38 3.7.

Las composiciones de la invención se encuentran específicamente en forma sólida de confitería, mientras que en el documento D3 la forma de la composición no es primaria. 3.8. La invención solicitada cumple con las disposiciones de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4. 4.1.

Dentro del proceso se demostró con argumentos técnicos adecuados, idóneos, suficientes y contundentes que la solicitud de patente carece de nivel inventivo, recogiendo las anterioridades que se constituyen documentos que soportan la carencia de nivel inventivo de la solicitud denegada. 4.2. Carece de fundamento el argumento respecto de la violación de la normativa andina, teniendo en cuenta que se presentaron los antecedentes D3 y D4 del estado del arte que demuestran la carencia de nivel inventivo de la solicitud y evidencia de ellos es que en los actos demandado se los mencionan expresamente. 4.3.

Existen evidencias que demuestran que la composición reclamada no representa un salto cualitativo en la técnica, ni provoca un efecto técnico inesperado, dado que un experto medianamente versado en la materia, puede inferirlo a partir de la información reportada en las anterioridades D3 y D4. 4.4. La solicitud no presenta evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el documento D3, puesto que parece que conserva la actividad antibacterial para evitar la formación de placa en las superficies detales. 4.5.

No es cierto que se haya hecho un examen en retrospectiva, sino a partir de las enseñanzas del estado de la técnica. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación únicamente del Artículo 18, toda vez 3 "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

( ) "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". 4 ( /" l Í ' GACETA OFICIAL 0707/03/2017 28 de 38 que no se analizarán los requisitos que debe reunir una patente para su protección. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Requisitos de patentabilidad. 2. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto". D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1.1. Dentro del proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la solicitud de la patente presentada por carecer de nivel inventivo, en razón de lo cual se analizan los requisitos que debe cumplir una patente para ser admitida a registro. 1.2.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. 1.3. Según lo dispuesto por el Artículo 14 de dicha Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industria14.

De la novedad de la invención: 1.4. El Artículo 16 de la Decisión 486 enuncia que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 1.5.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria5. 4 Ibídem. s Proceso N º 21-IP-2000. 5 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 29 de 38 1.6.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento6. 1.7.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido7: "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.

(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. r ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente".8 1.8. El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son 6 Proceso 157-IP-2014. 7 Proceso 07-IP-2004. 8 CABANELLAS, Guillermo.

"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 6 /) / u 1, )/¡ /·; GACETA OFICIAL 0707/03/2017 30 de 38 conocidas todas /as características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, /as Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas,· (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica'. En cuanto al principio relativo a /as 'combinaciones en un documento anterior', /as Cámaras han precisado que 'cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4 ª edición, 2001)''9.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N º 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT­ BUTOXICARBONILAMIN0-2-HIDROXl-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXl-2-BEZOILOXl-5B, 20-EPOXl-1, 7B, 10B-TRIHIDROXl-9-0XO­ TAX-11-EN-13-IL0) 1º. 1.9. A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas11: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. / 9 Proceso 13-IP-2004. 10 Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 11 Proceso 12-IP-1998. 7 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 31 de 38 1.1 O. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): / Novedad: todo Jo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son Jo mismo. 8 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 32 de 38 Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad"12.

Del nivel inventivo 1.11. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.12.

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. 13 12 Manual para el Examen de Solicitudes <.Je Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunirbd Andina.

Secretaria Generol de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandi11c1.Q_[g/publiQpatentes.pdf. 13 Proceso N º 12-IP-98. 9 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 33 de 38 1.13. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 1.14.

Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar" 14. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio 15. 1.15. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo 16: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 1.16. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia. 14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 15 Proceso 153-IP-2015. 16 Proceso 407-IP-2015. 10 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 34 de 38 De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.17. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta 17. 1.18.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica 18. 2. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto" 2.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo. Por su parte la SIC enuncia que no es cierto que se haya hecho un examen en retrospectiva, por lo que se abordará este tema. 2.2.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del "técnico medio en la materia". 2.3. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. 2.4. Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial 19.

Del nivel inventivo: 2.5. En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará este requisito. 17 Proceso 46-IP-2012. 18 Ibídem. 19 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 35 de 38 2.6. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 48620, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 2.7.

Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones21: 2.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 2.7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"22. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 2.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 2.7.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 2. 7.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una 20 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 21 Proceso 560-IP-2015. 22 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 12 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 36 de 38 ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.

En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 2.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica23. 2.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución24: 2.9.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 2.9.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 2.9.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 2.9.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? \_·� \ '\ 23 Ibídem. 24 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 13 0707/03/2017 GACETA OFICIAL 37 de 38 ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.1 O. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00157, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Uf J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA �GISTRADA Hugo miro Góme_2\ Apac MAGISTR �(j De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 14 GACETA OFICIAL 0707/03/2017 38 de 38 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15