Año XXXIV – Número 2958 Lima, 9 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 176-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 018262013-0-1801-JR-CA-08.

Referencia: Apelación. Diseño Industrial: IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL PROCESO 204-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00275-00. Referencia: Signos involucrados: PODOX (mixto) / BOTOX (denominativo) PROCESO 216-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00382-00. Referencia: Signos: SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo) Para nosotros la Patria es América 09/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 176-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 01826-2013-0-1801-JR-CA-OB Apelación. Diseño Industrial: IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 01826-2013-Q/51aSECA-CSJLI-PJ, recibido el 14 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01826-2013-0-1801JR-CA-08; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA 09/03/2017 GACETA OFICIAL Demandada: 3 de 48 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL {INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY 2. Hechos relevantes 2.1.

El 25 de agosto de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY {en adelante, COLGATE) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 29/356.492 presentada el 26 de febrero de 2010 en Estados Unidos de América, solicitó el registro del diseño industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL 1. 2.2. El 7 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologlas señaló que se ha verificado que en la solicitud presentada existen tres diseños: i) primer diseño: figuras 1 a 1O, ii) segundo diseño: figuras 11 a 20 y iii) tercer diseño: figuras 21 a 30; requiriendo a la solicitante precise con cuál de los diseños solicitados deberá continuarse la solicitud. 2.3.

El 15 de octubre de 2010, COLGATE señaló que la solicitud mantendría las figuras originales de 1 a 1O. 2.4. El 19 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologlas limitó la solicitud al diseño que aparece en las figuras 1 a 10. 2.5. El 8 de noviembre de 2010, se otorgó la Orden de Publicación 7792010, efectuándose la publicación en el Diario Oficial "El Peruano· el 29 de noviembre de 2010. 2.6.

El 12 de enero de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA formuló oposición al diseño solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY, al considerar que carece de novedad. 2.7. El 3 de marzo de 2011. COLGATE absolvió el traslado de la oposición. 2.8. El 12 de marzo de 2012, el examinador emitió el Informe Técnico CEA 20-2012 en el cual concluyó que los argumentos planteados por la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA no afectan el requisito de novedad de la solicitud del diseño industrial presentada por COLGATE. 1 Expediente Administrativo 536-2010/DIN. 2 G GACETA OFICIAL 09/03/2017 4 de 48 2.9.

Mediante Resolución 46-2012/CIN-INDECOPI expedida el 26 de marzo de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologlas declaró infundada la oposición formulada por la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA y otorgó el registro del diseño industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL en las figuras 1 a 10. 2.10. El 13 de abril de 2012, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 2.11.

Mediante Resolución 0002-2013ffPI-INDECOPI de 7 de enero de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 46-2012/CIN-INDECOPI de 26 de marzo de 2012, que otorgó el registro del diseño industrial IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL, solicitado por COLGATE. 2.12. El 8 de marzo de 2013, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA presentó demanda contencioso administrativa. 2.13.

El 20 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.14. El 17 de septiembre de 2014, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 2.15. Mediante providencia de 23 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Si bien la Sala afirma que la novedad de un diseño industrial está conformada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tenga por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad, en el caso concreto el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados. 3.2.

Menciona que absolutamente todos los mangos de los cepillos dentales son alargados y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad en el agarre. Del mismo modo, la existencia de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más ó �/ 09/03/2017 GACETA OFICIAL 5 de 48 cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas caracterlsticas constituyen una apariencia particular. 3.3.

Considera que en el Informe Técnico CEA 20-2012, sólo "(...) se han exaltado las mfnimas diferencias existentes entre las caracterlsticas de la cabeza del diseño solicitado; y que se hace una comparación forzada, siendo resaltante sus semejanzas como la distribución de cerdas, forma de mangos y base que los contiene". 2 3.4. Concluye que de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa adm inistrativa por parte del INDECOPI El INDECOPI en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. La demandante no ha aportado prueba alguna para acreditar que el diseno solicitado para registro constituye la forma usual del producto en el mercado carente de novedad, siendo la sola alegación de la demandante insuficiente para concluir que la forma del producto es una forma usual. 4.2.

Al analizar el diseno solicítado y el ubicado de oficio por la autoridad administrativa se puede apreciar que nos encontramos ante cepillos que presentan diferencias estéticas que permiten una impresión en conjunto distinta. 4.3. Las leves semejanzas existentes entre los diseños industriales no afectan la impresión en conjunto distinta que éstos causan en la mente del consumidor, toda vez que presentan un diseño ornamental distinto. 4.4.

Nos encontramos ante un nuevo diseño de IMPLEMENTO DEL CUIDADO ORAL que presenta diferencias sustanciales, respecto a uno preexistente, diferencias que le otorgan al articulo una apariencia distinta y más atractiva para el consumidor o usuario potencial. 4.5. Si bien no se ha acreditado de forma alguna que los diseños en el mango presenten consideraciones de orden técnico y aún de ser asr, el diseño presentarla un aporte arbitrario del diseñador, toda vez que se aprecian caracterlsticas de orden estético en el diseño solicitado como figuras y formas particulares y armónicas; por lo que el diseño 2 Expediente Pág. 05. 4 b 09/03/2017 GACETA OFICIAL 6 de 48 solicitado a registro no se encuentra en el supuesto de prohibición de registro contemplado en la Decisión 486. 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda por parte del Tercero Interesado COLGATE en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. La demandante no demuestra legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, porque está en el mercado de cepillos dentales, pero no prueba de manera alguna su afirmación. 5.2.

La demandante no fundamenta de manera alguna su oposición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido que el IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL cuyo registro como diseño industrial se solicita, no es novedoso. 5.3. En el recurso de apelación, la demandante no aportó pruebas que demuestren sus afirmaciones, limitándose más bien a criticar el informe técnico CEA 20-2012, en el cual el experto luego de comparar IMPLEMENTO PARA EL CIUDADO ORAL, con el único antecedente que encontró, concluye que el diseño industrial solicitado es novedoso. 6.

Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda al concluir que: 6.1. El diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad debiendo precisarse que las semejanzas secundarias existentes entre los diseños industriales no afectan la impresión en conjunto distinta que éstos causan en la mente del consumidor. 6.2.

Respecto de los demás argumentos expresados por la demandante, se debe señalar que no ha aportado medios probatorios susceptibles de apreciación técnica y de relevancia para el análisis de novedad del diseño industrial solicitado. 7. Argumentos del Recurso de Apelación La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, dentro de su recurso de apelación reitera los argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 5 b 09/03/2017 GACETA OFICIAL 7 de 48 La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, los mismos que serán analizados por ser pertinentes.

De oficio se interpretará el Artículo 116 de la Decisión 4864 por considerarse pertinente su análisis a fin de que se pueda resolver la apelación interpuesta. La Sala consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la definición de diseño industrial, conforme al artículo 113 de la Decisión 486? b. ¿Cómo se entiende el requisito de novedad, conforme al articulo 115 de la Decisión 486? c. ¿ Qué se entiende por diferencias secundarias? � C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 3 "Arlfculo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores. o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material. sin qua cambie el destino o finalidad de dicho producto.

( ) Arllculo 115. - Serán reglstrables diseños industriales que sean nue110s. Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la lecha de la solicitud o de la lecha de prioridad villidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones·. 4 "Arliculo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comerr:ial en el territorio del Pafs Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos elecios la explotación comerr:ial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden publico sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los disellos industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporle arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para pennitir que el producto que incorpora el disello sea montado mecilnicamente o conectado con otro producto del cual forme parle.

Esta prohibición no se aplicará tratilndose de productos en los cuales el disei'lo radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular". 6 b 09/03/2017 GACETA OFICIAL 8 de 48 4. 5. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.

Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentra dictada por consideraciones de orden técnico. Legítimo interés para presentar oposición a un diseño industrial. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro 2. 3. 1.1. Conforme se desprende de los antecedentes del proceso interno, el 25 de agosto de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 29/356,492 presentada el 26 de febrero de 2010 en Estados Unidos de América, solicitó el registro de diseno industrial para IMPLEMENTO PARA EL CUIDAD ORAL, que dentro del procedimiento administrativo de concesión que fue materia de oposición por parte de DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCIA, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la definición y naturaleza del diseño industrial, asl como los requisitos y efectos derivados de su registro. 1.2.

En tal virtud, es necesario reiterar que conforme al Artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseno industrial "( ) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de llneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, llnea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto·� 1.3.

Por lo que, tomando el concepto del Articulo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial sino la de un modelo de utilidad.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría5• 1.4. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; asl, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 097-IP-2014, de fecha 19 de novlembre de 2014, Disei\o Industrial: SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL. 7 09/03/2017 GACETA OFICIAL 9 de 48 industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos6.

Las caracterlsticas elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomla), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un articulo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial7• 1.5.

Requisitos y efectos de su registro. La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. l 1.6. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: "(...) El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial". 1.7.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Articulo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño 6 7 e Ver a modo de referencia el Proceso 71-IP-2005, publicado en Ja G.0.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005. Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN. Ver a modo referencial el Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.0.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERISTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP2012, 140-IP-2013, enlre otros.

Ver a modo de referencia el Proceso 55-IP-2002, publlcado en la G.O.A.C. Nº 821 del1 de agoslo de 2002 8 ti 09/03/2017 GACETA OFICIAL 10 de 48 industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.8. Por otra parte, el Articulo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público.

Esta causal prohibe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público. Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico.

Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto.

Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 1.9.

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido.

Al incorporarlos en un producto especifico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso 9 ll 09/03/2017 GACETA OFICIAL 11 de 48 normal.

Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.

A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea9 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplícado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehfculo quedar! a fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artfculo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y lfneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las caracterfsticas técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a tftulo de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (caracterfsticas bidimensionales), de la forma del producto (caracterfsticas tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de caracterfsticas. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artfculos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras 9 Directiva de la Unlón Europea, Articulo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Articulo 4.2) figura una disposición idéntica. 10 09/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 48 de bellas artes.

El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial.

En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía. 10 2. La novedad secundarias. como requisito de registrabilidad. Diferencias 2.1. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad aplicable a las patentes, es decir que no se hubiera hecho accesible al público consumidor. 2.2.

Respecto de estas afirmaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia manifiesta que los actos administrativos expedidos por dicho Organismo a través de la División de Nuevas Creaciones y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos y se ajustan a derecho de acuerdo con las normas legales correspondientes. 2.3.

Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. 2.4. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 2.5. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 2.6.

Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 2.7.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina11 establece los siguientes criterios: 10 Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité pennanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones geográficas" Ginebra, octubre, 2002. 11 OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales• Actas de Derecho Industrial.

Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 Y ss. 11 ó 09/03/2017 GACETA OFICIAL 13 de 48 2.7.1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2.7.2. Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; 2.7.3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el primer criterio, entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 12 a nivel mundial.

En el segundo criterio, sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industria\ 13, mientras que en el tercer criterio, un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ) habrá que comparar /as creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad". 14 2.8. El Articulo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 2.9.

A diferencia de la Decisión 344 (Artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no 12 13 14 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva". Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva". Otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359. 10. 12 ó 09/03/2017 GACETA OFICIAL 14 de 48 puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estarla generando un defecto irreparable en el comercio subreqional. 2.1O. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrlnseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 2.11.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado15• Las diferencias secundarias 2.12.

En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL respecto del diseño industrial registrado son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 2.13. El Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 2.14.

El Tribunal ha señalado que: "El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea 11 igual al diseño industrial registrado". (Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015). 15 Ver a modo de referencia el Proceso 99·1P·2012, publicado en Ja G.O.A.C. N º. 2138 de 18 de enero de 2013, marca lridlmenslonal: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). 13 09/03/2017 GACETA OFICIAL 15 de 48 2.15.

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado16 que, en este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en caracterlsticas secundarias.

Las diferencias secundarlas sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los circulas interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podrfamos afirmar que las diferencias son sustanciales 17• En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 18 2.16.

Finalmente, en nuestra jurisprudencia19 se ha indicado que una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: 2.16.1. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. 16 17 18 19 Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 208-IP·2015, de fecha 7 de diciembre del 2015.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005. ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 71-1P-2005, de fecha 6 de julio del 2005, diseño Industrial BLOQUE DE CONEXIÓN. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 187-1P-2014, de fecha 13 de mayo del 2015, diseño Industrial PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDAD ORAL. 14 GACETA OFICIAL 09/03/2017 16 de 48 2.16.2.

La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo o tridimensional que se pretende registrar. 2.17.

Se debe tener en cuenta que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas cuando la impresión general, que produzca en los circulas interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. 3.

Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentra dictada por consideraciones de orden técnico. 3.1. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 3.2.

El Literal b) del Artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 3.3. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseno industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 3.4.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podria conceder las necesidades que persigue. 3.5.

De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la caracterfstica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 09/03/2017 GACETA OFICIAL 17 de 48 3.6.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 4. Legitimo interés para presentar oposición a un diseño industrial 4.1. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legitimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el Articulo 122 de la Decisión 486. 4.2.

En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 4.3. El Articulo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: 4.3.1. Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) dfas siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. 4.3.2.

Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) dias para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. 4.3.3.

Legitimación: cualquier persona que tenga legitimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.

En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurf dice comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. 4.3.4. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será 16 09/03/2017 GACETA OFICIAL 18 de 48 sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. 4.3.5.

Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el Articulo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad. Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor. 5.

Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó que la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie respecto: a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la definición de diseño industrial, conforme al artículo 113 de la Decisión 486? La respuesta a esta primera pregunta se encuentra en el desarrollo del primer tema abordado en la presente interpretación prejudicial, al que debe remitirse la Sala consultante, tema en el cual se hace un detallado análisis e interpretación de la definición de diseño industrial consignada en el Articulo 13 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, asf como de su finalidad, sus requisitos y los efectos de su registro. b. ¿Cómo se entiende el requisito de novedad, conforme al articulo 115 de la Decisión 486? Como se ha indicado al desarrollar el segundo tema abordado en la presente interpretación prejudicial, el requisito de la novedad constituye una cualidad intrinseca y esencial para su protección, debiendo entenderse que un diseño industrial cumple el requisito de novedad si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público otro diseño similar o igual mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, se debe entender que un diseño industrial cumple con el requisito de novedad cuando las diferencias entre este y diseños anteriores sean sustanciales y no meramente secundarias como se ha explicado precedentemente. 17 fj 09/03/2017 GACETA OFICIAL c. 19 de 48 ¿Qué se entiende por diferencias secundarias? Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado.

Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podríamos afirmar que las diferencias son sustanciales 19• Una vez que la oficina de registro se ubique en la pos1cron del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: i. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. ii.

La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma caracteristica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar asl el error en el público consumidor. iii.

Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor, se encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión seria que no posee novedad.

Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión seria que el diseño solicitado si cumple con el requisito de novedad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 01826-2013-0-1801-JR-CA08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 19 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005. 18 fJ 09/03/2017 GACETA OFICIAL 20 de 48 / Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ote-1lílerprelBCfóñ-P�ejudiclal el Presidente y el Secre rio.

¿ Notiflquese a la Entidad consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 09/03/2017 GACETA OFICIAL 21 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 204-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00275-00 Referencia: Signos involucrados: PODOX {mixto) / BOTOX (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1216, recibido vía correo electrónico, el 27 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 135 literal b) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201200275-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALLERGAN, INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. b Y Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 09/03/2017 22 de 48 Hechos Relevantes 2.1. El 8 de febrero de 2008, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. solicitó el registro como marca el signo PODOX (mixto)1 para identificar productos en la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590, el 14 de mayo de 2008 la sociedad ALLERGAN, INC., formuló oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas a su favor: 2.2.1. Denominativa BOTOX (certificado 200304), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". 2.2.2.

Denominativa BOTOX (certificado 298891), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Níza: "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos, distonias musculares, desórdenes musculares suaves, desórdenes nerviosos autonómicos, dolores de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor." 2.3.

El 29 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 67615 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALLERGAN, INC. y concedió el registro de la marca PODOX (mixta) solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. 2.4. El 3 de febrero de 2010, la sociedad ALLERGAN, INC. interpuso Recurso de Reposición y, en subsidio, el de Apelación. ' Expediente: 08-012510 z Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos. material para apósitos; material para empastar tos dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción animales dailinos; fungicidas, herbicidas. 2 lJ Proceso 204-IP-2015 09/03/2017 GACETA OFICIAL 23 de 48 2.5.

El 23 de marzo de 2010, la SIC procedió a emitir la Resolución 15875, resolviendo el Recurso de Reposición por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro de la marca PODOX (mixta). 2.6. El 29 de marzo de 2012, la SIC procedió a emitir la Resolución 18885, resolviendo el Recurso de Apelación por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro como marca PODOX (mixta). 2.7.

El 10 de agosto de 2012, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 67615, 15875 y 18885. 2.8. El 11 de noviembre de 2013, la SIC dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por ALLERGAN. INC. 2.9. Mediante providencia de 25 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y La sociedad ALLERGAN, INC. en su escrito de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio violó la Decisión 486 al conceder el registro de la marca PODOX (mixta) y desconoció a la sociedad ALLERGAN, INC. el derecho exclusivo que legalmente tiene sobre la marca registrada y notoriamente conocida BOTOX. 3.2.

La oficina nacional ha ignorado el carácter notorio de la marca BOTOX en el mercado colombiano, asl como la gran similitud que se presenta entre las marcas BOTOX y PODOX, pues consiste en la reproducción de la estructura básica O- O-X. 3.3. Sin duda alguna se genera semejanza ortográfica, fonética y visual, pues el solicitante tomo las letras 0-0-X y le agregó las consonantes P y D lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aún si se tiene en cuenta que la marca BOTOX (denominativa) es notoriamente conocida. 3.4.

La Superintendencia de Industria y Comercio erró en las resoluciones recurridas al afirmar sin demostración o prueba alguna. que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botuHnica; más aún, la administración no puede afirmar sin fundamento alguno que BOTOX es un término evocativo, cuando el consumidor tiene 3 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 24 de 48 claramente en su mente que es una marca que identifica un producto de ALLERGAN. 3.5.

Sin lugar a dudas la marca BOTOX es una marca notoria en Colombia y el mundo para el periodo comprendido entre el ano 2002 y el año 2010, por lo que la administración debió declarar esta calidad respecto de la marca opositora y, en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas. 3.6. Es evidente el riesgo de confusión y asociación que LABORATORIOS BUSSIE S.A. quiere crearle al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria BOTOX.

En efecto, de permitirse la coexistencia de las marcas BOTOX (denominativa) y PODOX (mixta) se expondria al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta. 3.7. Se estaría generando riesgo de uso parasitario, consistente en de que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero para su beneficio propio y de manera injusta. 3.8.

La autoridad al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca PODOX (mixta) no tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma se encuentran presentes en el caso. No tuvieron en cuenta obvias similitudes que se presentan entre las marcas en conflicto y simplemente se limitaron a afirmar que la marca PODOX (mixta) presentaba diferencias ortográficas frente a la marca BOTOX (denominativa) y a concluir que por tanto no eran simplemente confundibles. 4.

Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Los signos enfrentados PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo) después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior por cuanto analizados en conjunto cuentan con estructuras moñológicas, asi como secuencias vocálicas y silábicas que le hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada BOTOX (denominativa) cuenta con una extensión de dos silabas y una palabra, por su parte el signo PODOX (mixto) cuenta con dos silabas y una palabra. 4.2.

A pesar de que coinciden las vocales examinadas en conjunto de manera no fraccionada PODOX/BOTOX, la marca concedida resulta una entidad nueva, perceptible visual y sobre todo fonéticamente en virtud a que sus consonantes son disímiles y le dan una acentuación y fonema distinto al de la marca previamente concedida haciéndola distinta, individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. 4 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 25 de 48 4.3.

Los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo), no presentan similitud que pudiera causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundirla al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad ALLERGAN, INC. tiene sobre la marca BOTOX (denominativa). 5.

Del Tercero Interesado De la revisión del proceso interno se desprende que la compañia LABORATORIOS BUSSIE S.A. fue notificada con el contenido de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sin embargo, no presento contestación conforme se enuncia en la providencia emitida el 1 O de marzo de 2014 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el Artículo 136 Literales a) y h)3 por ser aplicables al caso. No procede la interpretación del Artículo 135 Literal b) de la norma en mención por cuanto no es materia de la controversia la distintividad de los signos. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228, 229, y 230 de la Decisión 4864 por cuanto se discute la presunta notoriedad de un signo distintivo. 3 Articulo 136.- No podrán registrarse como ma,cas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de te,cero, en particular cuando: a) sean 1d�nticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la man;a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ). h) constituyan una reproducción, imitación. traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un ten;ero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique et signo. cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese ten;ero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto def prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su vafor comen;iaf o publicitario. ' Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido et qua fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Arllculo 228.- Para determinar la notonedad de un signo distintivo. se tomará en consideract"ón entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extenSión geográfica de su utifización. dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) ta duración, ampfilud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro. incfuyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de fos productos o selVicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento. act1Vldad, productos o servicios a los que se aplique; s Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 26 de 48 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Signos evocativos. Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. La marca notoria y su protección. La Prueba y riesgos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas 2. 3. 4. 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre la marca previamente registrada BOTOX (denominativa) y el signo PODOX (mixto) solicitado para registro. 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: eJ las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; fJ el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; gJ el valor contable del signo como activo empresarial; hJ el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en detenninado territorio;

O, iJ la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; jJ los aspectos del comercio intemacionaf; o, kJ la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Articulo 229.· No se negará la cafidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, cJ no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para detenninar la notoriedad de un signo distintivo. entre otros. los siguientes: aJ los consumidores rea/es o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; bJ las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique: o. cJ los cfrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento. actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores refendos en los fiterafes anteriores. 6 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL a) 09/03/2017 27 de 48 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 1.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 5 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 5 Proceso 512-IP-2014. de 15 de íulio de 2015 Caso.

"LOCKHEED MARTIN" 7 ti Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 28 de 48 1.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 1.5.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre tos signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o et concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 6 Proceso 89-IP-2005, de 20 de JUiio de 2005. caso· "ENV/OS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR" 8, Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 29 de 48 1. 7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diffcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrf a caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo BOTOX (denominativo) y PODOX (mixto). 2.

Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que sugiere ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 9 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 30 de 48 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 8 2.4. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en /os consumidores". 9 2.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.6.

En consecuencla, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominatívo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: 11 a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría Jugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 1 Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. ' FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. ·Fundamentos del Derecho de Marcas�· Madrid, Editorial Montecorvo S.A.. pp. 239 y 240. 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los P,oc;esos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de Julio de 2016. 11 lbfclem. 12 lblctem. 10 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 31 de 48 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2. 7.

Se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos PODOX (mixta) y BOTOX (denominativa). 3. Las marcas evocativas 3.1. En virtud de que en el proceso interno se argumentó que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botulfnica, por tanto corresponde analizar sobre los signos evocativos. 3.2.

El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas caracterlsticas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender que es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 3.3.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrla que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo toman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 11 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 32 de 48 En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5.

El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina sobre el tema14. A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contamos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcarlo como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcarlo cualquiera es 'débil' por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcarlo que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en si, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tomado banal por el crecido número de registros marcarlos que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro( )". 3.6.

En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partlcula TOX -DOX (toxina botulinica), contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican (Clase 5), o si por el contrario no existe proximidad entre "signo­ producto", para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. 4.

Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos 4.1. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 15, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.

Respecto de esta clase da signos, al Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: ·son palabras da fantasfa los vocablos creados por el empresario que pueden no tener signilicado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son tas palabras con significado propio que distinguen un producto o se,vicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Caractarlstíca imporlante da es/a clase de man:as es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y al resultado es el nacimiento da palabras nueves qua contribuyen a enriquecer el universo de las man:as·. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 da septiembre de 2003, publicada en la Gaceta 0/icial del Acuerdo da Cartagena N" 989 de 29 da septiembre de 2003).

Los signos de tantas/a tienen generalmente un alto grado da distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con man:as ídéntícas o semejantes,. Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de d1C1embre de 1996, expedida dentro del proceso 4IP-95. 15 Ver pie da página 2. 12 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 33 de 48 4.2.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 16 4.3. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. 4.4.

El criterio jurisprudencia! concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente 17: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, la que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchas establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". 4.5.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.1s 4.6.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. •• Proceso B-IP-2013, del 15 de mano de 2013 " Proceso 30-IP-2000, del 2 de junio de 2000.

" Proceso 68-IP-2001, del 30 de enero de 2002. 13 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 34 de 48 4.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad del signo PODOX (mixto) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca BOTOX (denominativa), y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 5.

La marca notoria y su protección 5.1. Como en ·el proceso interno se argumentó la supuesta notoriedad de la marca BOTOX, se abordará el tema propuesto de conformidad con la lfnea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición de marca notoria 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Articules 224 a 236. 5.3.

El articulo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracterfsticas 5.4.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 19: 5.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.3.

Los circulas empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 19 Articulo 230.· Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros. los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o setvicios a los que se aplique; b) las personas que partieipan en los canales de distribución o comerr:ialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los clrr:ulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servieios a los que se aplique.

Para efectos de mconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 14 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 35 de 48 5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra( y uso real y efectivo 5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.

Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 5.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.

Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Palses Miembros. 20 5.5.3. En relación con el principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero21; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 5.5.4.

En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro22. 20 Articulo 224.- Se entiende por signa distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o e/ medio por el cual se hubl"ese hecho conocido. 11 Articulo 229.- No se negara la calidad de notoño a un signo por el solo hecho que· a) no este registrado o en tramite de regislro en el Pals Miembro o en el exlranjero. 12 Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: 15 f} 1-- Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 36 de 48 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo Pals Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 5.6.1.

Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.23 5.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". bJ no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o seNicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro 23 Sobre este tipo de riesgo pueden ve�e: MONTEAGUDO, MONTIANO, 1.A PROTECCíÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civitas, Madrid Espaifa, 1995. PtJg. 283. 16 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 37 de 48 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.7.

Resulta pertinente mencionar que hasta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.9.

El articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en Jo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 5.10.

En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 17 Proceso 204-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 38 de 48 5.11. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si la marca BOTOX (denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto PODOX (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00275-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia iJl�ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 GACETA OFICIAL 09/03/2017 39 de 48 Notifl se a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 09/03/2017 GACETA OFICIAL 40 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 216-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00382-00.

Referencia: Signos: SAVORY (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano (mixto) y SAVOY VISTOS El Oficio 1335, recibido el 4 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00382-00; y, El Auto de 15 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. �/ A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. GACETA OFICIAL 2. 09/03/2017 41 de 48 Hechos Relevantes 2.1. El 3 de noviembre del 2006, la señora MARÍA ISABEL ORTÍZ ORDOI\IEZ, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el registro como marca del signo SAVORY (mixto) 1. para distinguir: productos de panaderla, pan, pastelerla, galleterla, tortas, pan en diferentes variedades, de la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 29 de diciembre del 2006, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 571, la que fue objetada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ), pues consideró que era confundible con la marca SAVOY (denominativa)3, previamente registrada a su favor en la misma Clase 304 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 31 de enero del 2008, mediante Resolución 2532 la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca SAVORY (mixta). 2.4. NESTLÉ presentó Recursos de Reposición y en Subsidio el de Apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 13351 de 29 de abril del 2008 y 16717 de 28 de mayo del 2008, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 2532 de 31 de enero del 2008. 2.5.

El 6 de diciembre de 2008, NESTLÉ presentó Acción de Nulidad en contra las Resoluciones 2531, 13351 y 16717, expedidas por la SIC. 2.6. Mediante auto de 2 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. • Expediente 06 112171 2 Clase 30: Productos de panaderia, pan, paslelerla y galleterla. tortas, pan en diferentes variedades 3 Certificado 314904 ' Clase 30: Cefé, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelerla y confiter/a; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura. polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

GACETA OFICIAL 3. 09/03/2017 42 de 48 Argumentos de la Demanda NESTLÉ, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: 3.1. Según el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es obligación de las autoridades competentes, proteger las marcas registradas contra solicitudes de registro que vulneren el derecho de uso exclusivo del titular de una marca registrada. 3.2.

Existe riesgo de confusión directa e indirecta por cuanto los vocablos SAVOY y SAVORY son similares. En este orden de ideas el consumidor no solamente puede creer estar adquiriendo un producto por otro, sino que, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca SAVOY (denominativa) de la actora, este podrla verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca SAVORY (mixta) (al ser casi idéntica a SAVOY) hacen parte de una nueva línea de productos de NESTLÉ. 3.3.

La marca solicitada a registro y erróneamente concedida por la SIC reproduce la totalidad de las letras que componen la marca de NESTLÉ, en el mismo orden y secuencia. El hecho de que SAVOY (denominativa) termine en OY y SAVORY (mixta) en RY, no es suficiente para advertir que no hay riesgo de confusión con una visión de conjunto se establece que en esencia iguales. 3.4.

El signo solicitado SAVORY utiliza el mismo elemento determinante de la marca previamente registrada SAVOY (denominativa) sin que se le haya incluido, en absoluto, elementos adicionales que le permitan al consumidor medio diferencias claramente los productos ni el origen empresarial de los mismos. 3.5. En el presente caso es claro que las semejanzas son muchas y las diferencias pocas y casi inexistentes.

La SIC violó entonces las reglas referentes al análisis basado en las similitudes y sin fraccionamientos, las marcas fueron descompuestas en estructuras semánticas y adicionalmente la conclusión a la que llega consiste en que las marcas carecen de semejanzas se basó en la existencia de una única diferencia consistente en que el signo solicitado incluye una uy". 4.

Argumentos de la Contestación a la Demanda de Nulidad La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. El signo SAVORY (mixto) no presenta similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error. 4.2. Debe tenerse en cuenta que los signos enfrentados presentan claras diferencias en cuanto el número de letras que conforman los signos en 3 GACETA OFICIAL 09/03/2017 43 de 48 controversia y, en cuanto a la composición de las vocales, lo que permite desde una perspectiva fonética marcar sustanciales diferencias. 4.3.

Además se tiene que el diseño gráfico del signo solicitado SAVORY (mixto) está escrito en un recuadro interior acompañado de unas espigas, lo que permite concluir que el signo solicitado tiene una estructura visual única distinta. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) puesto que no está en discusión la irregistrabilidad absoluta de un signo. 3. Se interpretará únicamente el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 5 por ser aplicable al caso concreto. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Se analizará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre el signo SAVORY (mixto), solicitado por MARIA ISABEL ORTfZ ORDOI\JEZ, y la marca SAVOY (denominativa), registrada a favor de NESTLÉ. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregístrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 ti ó Mlculo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se aseme1en. a una marca anteliormente solicitada para registro o registrada por un tercero. para los mismos productos o servJCios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusl6n o de asociación;

GACETA OFICIAL 09/03/2017 44 de 48 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o seivicio, o para un producto o seivicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que et consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o seivicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o seivicios que ambos pretenden distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o seivicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 6 Proceso 512-IP-2014, de 15dejul/o de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN" 5 GACETA OFICIAL 09/03/2017 45 de 48 1.4.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 1.4.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR: 6 GACETA OFICIAL 09/03/2017 46 de 48 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además deben ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo). 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 2.1. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de los signos SAVOY (denominativo) y SAVORY (mixto), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracterlsticas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso8. ' Procesos 55-IP-2013. p. 12; 178-IP-2015, p. 10. 7 GACETA OFICIAL 09/03/2017 47 de 48 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial9, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión 1°. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentes, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partlculas que poseen una función ' Proceso 129-IP-2015, p. 10. 'º En lo que concierne al cotejo entre man:as mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: ·salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán mcumr en el riesgo de confusión".

Dicha preeisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: ·s; al realizar la comparación se detennina que en las man:as mrxtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo. no habrfa lugar a la confusión entre las marcas. pudiendo astas coexistir paclficamente en al ámbito comercial".

Sin emba,po, resulta pertinente adicionar la prec1s,ón planteada debido a que uno de los supuestos en los qua podrfa suscitarse el riesgo de confusión as aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomina en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa. caracteristica o idea. Lo que ocurre. por ejemplo, cuando la parle denominativa de una marca describa el gráfico de la otra. 11 Proceso BB-IP-2015, pp. 10-11. 8 GACETA OFICIAL 09/03/2017 48 de 48 diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2008-00382-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia� 1J:eros MAGISTRADA I Hugo Ramiro m MAGISTRADO ac De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente-Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. o Zambrano ESIDENTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9