Año XXXIV – Número 2952 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 301-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00088. Referencia: Marcas involucradas mixtas: EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé y EL TRIGAL PROCESO 313-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00030. Referencia: Marca involucrada VALENTINO COUTURE (mixta) PROCESO 333-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3318. Referencia: Marcas involucradas TOPACIO (mixta) y TOPAS (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 301-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00088 Referencia: Marcas involucradas mixtas: EL GRAN TRIGAL + LOGO - Estamos pa' servirle sumercé y EL TRIGAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2511, recibido el 8 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00088; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial..·J 1 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 08/03/2017 3 de 50 Demandante: MOLINO SANTA MARTA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA S EN C. Hechos relevantes 2.1. El 17 de enero de 2005, INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIAS S EN C. (en adelante, INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA), solicitó el registro del signo EL GRAN TRIGAL + LOGO - Estamos pa' servirle sumercé (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 312 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 553, MOLINO SANTA MARTA S.A., (en adelante, MOLINO SANTA MARTA) presentó oposición fundamentada en el registro previo de la marca EL TRIGAL (mixta)3, Clase 304 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente interno 05 002843. Productos agrícolas, hortícolas y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales. 3 Certificado 279744. 4 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.

GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 50 2.3. El 20 de junio de 2008, mediante Resolución 20309, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro como marca del signo EL GRAN TRIGAL + LOGO - Estamos pa' servirle sumercé (mixto) para proteger productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 3 de febrero de 2009, MOLINO SANTA MARTA, interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 20309. 2.5. El 23 de agosto de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por MOLINO SANTA MARTA 3.1. Que los signos mixtos EL TRIGAL y el GRAN TRIGAL son similares, al grado de causar confusión y dado que la marca EL TRIGAL de su propiedad se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución 20309, no es posible registrar como marca el signo solicitado, conforme a la prohibición del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.2.

Los signos confrontados son confundibles en los campos ortográfico, fonético e ideológico. 3.3. Por tratarse de signos de naturaleza mixta, se debe tomar en consideración que, en ambos casos, el elemento predominante es el denominativo. 3.4. El signo solicitado es la reproducción idéntica de la marca fundamento de la acción, salvo por la expresión GRAN, la cual no le otorga ninguna distintividad al signo solicitado, por ser una expresión absolutamente descriptiva. / 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 50 3.5.

La expresión EL TRIGAL no es débil, pues no indica de forma alguna un género, cualidad ni característica esencial de productos amparados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues un vocablo es débil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro. 3.6. En caso de considerar débil a la expresión EL TRIGAL, cabe indicar que la debilidad de una marca, trae como consecuencia el no poder impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o características, pero no el permitir que se registren marcas confundibles con ella. 3.7.

Los productos que los signos en conflicto protegen son productos conexos, ya que los productos de la Clase 30 y 31 de la Clasificación de Niza son de la misma naturaleza (alimentos para consumo humano), se comercializan y publicitan por los mismos medios; y, por tanto, se presenta entre ellos conexión competitiva. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4.1.

Para que exista el riesgo de confusión o asociación es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. 4.2.

Resulta claro y evidente que el signo solicitado EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumercé (mixto) no se encuentra inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4.3. Se realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además su registrabilidad frente a derechos de terceros. 4.4.

En el presente caso, tratándose de signos mixtos, en donde predomina el elemento gráfico frente al denominativo, se concluye que sus características gráficas son suficientemente distintivas y vistos en conjunto, no generan riesgo de confusión. 4.5. El signo solicitado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca, aclarando que sobre las expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, ya que dicho derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos. 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 50 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 5 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal a), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al derecho al uso exclusivo al uso de la marca registrada y la nulidad marcaria. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 referente a los términos de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 4. Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil. 5. Conexión competitiva entre las clases 30 y 31 5 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. "Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 7 de 50 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos EL TRIGAL (mixto) y EL GRAN TRIGAL - Estamos pa' servirle sumercé (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee7. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-IP-2015. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 8 de 50 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaª. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos10: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor // q· é� 8 Ibídem. 9 Ibídem. 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 50 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre los signos mixtos EL TRIGAL y EL GRAN TRIGAL - Estamos pa' servirle sumercé, se abordará en este acápite, lo relativo a este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 50 elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico11. 2.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado12. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 13 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 11 Proceso 12-IP-2014. 12 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N º 821, de 01 de agosto de 2002. 13 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial Nº 41O, de 24 de febrero de 1999. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 50 2.6.4.

Se debe determirar el elemento que impacta de una manera más fu·-3¡ te en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo as captada la marca en el mercado 14. 2.7. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 2.8.

En este caso, entre los signos EL TRIGAL (mixto) y EL GRAN TRIGAL - Estamos pa' servirle sumercé (mixto), al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 2.9. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 15 2.1 O. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 16.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse 14 Proceso 56-IP-2013. 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 16 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 50 en los trazos del dit'-!.:j0, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así corno en la disposición de los mismos en ei conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.11.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 17 entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 50 sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto ( conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 18: 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4 Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de 18 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 50 debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.4. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.5. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.5.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.5.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.5.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos EL GRAN TRIGAL + LOGO - Estamos pa' servirle sumercé y EL TRIGAL. 4.

Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil 4.1. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(... )" 13 GACETA OFICIAL,1 /03/2017 15 de 50 <?i !-:::7"': ",-r;:TY''l +..�rscrit3 orohíb8 el registro ci� signos conformados exc!usi·1ctn.cnie por designacione3 corm.:nes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 19 4.3. Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.20. 4.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Conexión competitiva entre las clases 30 y 31 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado EL GRAN TRIGAL+ LOGO - Estamos pa' servirle sumercé (mixto) para proteger productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca EL TRIGAL para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se 19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 20 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA. 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 50 indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 5.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 22 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza23 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) 21 Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines24, la tecnología empleada, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 23 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 24 Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 50 fil"'�lid�r.1.., fimción, el mismo género, la misma naturaleza de;os proc!uctcs o sen,icios, i 1 u:L::::ción 1::h�:.;3to.,, eat.·::: o tres indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 25 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 26 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro27.

Para apreciar la conexión / / / t/ 25 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 26 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.

Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 27 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 50 competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.28 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00088, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. (\ ti¡ / U)\ �G Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https://books. goog le. com. ec/books?id=ld8 l68bW 3eoC&pg =PA247 &dq=microeconomi a +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 28 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 50 /� Hern '. ' /''. 'te/ /,Ozambrá De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretarip../ /_(------­ ///· -� < -:{" -� �) Gusta�tf �rc,lig;ito SECRET�RIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 313-1P-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00030 Referencia Marca involucrada VALENTINO COUTURE (mixta) M agistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2675 del 1 O de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00030; y, '\ El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante VALENTINO S.P.A. Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 21 de 50 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado Rafael Angel Velásquez Cárdenas Hechos relevantes: 2.1. El 18 de septiembre de 2009, Rafael Angel Velásquez Cárdenas (en adelante, el señor Velásquez) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) la cancelación por falta de uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), con Certificado 145211, registrada a favor de VALENTINO S.P.A., para distinruir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. ' 1 \.. / 1.• /. '. j' ' ·1 rr •. 1 • 1 \, 2.2.

Mediante Resolución 22101 del 28 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar la marca VALENTINO COUTURE (mixta), considerando lo siguiente: a) En el caso se aportaron documentos en idioma diferente al castellano sin la traducción requerida por el Artículo 8 de la Decisión 486, motivo por el cual dichas pruebas no pueden ser objeto de valoración. Asimismo, se presentaron certificados de registro de la marca VALENTINO en otros países, los cuales no se encuentran debidamente legalizados, por lo que no cumplen con los requisitos para ser valorados como prueba. b) Las pruebas resultaron insuficientes para acreditar la notoriedad de la marca VALENTINO COUTURE (mixta). \ Lj. ' c) Las pruebas para acreditar el uso de la marca cuya cancelación se pretende son impertinentes, en tanto que no proporcionan información relativa al uso de la marca para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; en su lugar, las pruebas se refieren principalmente a las marcas VALENTINO registradas en la Clase 25. \ Clase 18: todos y bolsas para damas, artículos pequeños de cuero. 2 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 50 2.3.

VALENTINO S.P.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 22101.2 2.4. Por Resolución 32020 del 23 de junio de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo dispuesto en la Resolución 22101. 2.5. Mediante Resolución 42979 del 19 de agosto de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo dispuesto en la Resolución 22101. 2.6.

VALENTINO S.P.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 22101, 32020 y 42979. 2.7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y al señor Velásquez, este último como tercero interesado. 3 2.8.

El 30 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de VALENTINO S.P.A.: 3.1. El interés del señor Velásquez para ejercer la acción de cancelación contra la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es contrario a derecho, toda vez que, adicionalmente al hecho de que dicha marca es notoriamente conocida, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) La marca ALENTINO (mixta) que él pretende registrar es enormemente confundible con la marca VALENTINO COUTURE (mixta) y distingue productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. b) La marca ALENTINO (mixta) se confunde con el nombre del gran diseñador VALENTINO GARAVANI.

IL__J c) Constituye un abuso de derecho pretender el registro en Colombia de la marca ALENTINO (mixta), a través de acción de cancelación por no uso de la marca VALENTINO, y un acto preparatorio de competencia desleal. De la información obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que VALENTINO interpuso el recurso de reposición. De la información obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que se admitió a trámite la demanda. 3 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 50 3.2.

Las pruebas de uso y notoriedad aportadas permiten determinar la amplia difusión que ha tenido la marca VALENTINO COUTURE (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza y productos de otras clases relacionadas en el mercado mundial. 3.3. Por el enorme despliegue que ha tenido el modisto VALENTINO GARAVANI y los productos por él diseñados en medios masivos de comunicación, se ha generado en el público consumidor la conciencia y el reconocimiento de la marca VALENTINO, que distingue zapatos, sandalias, bolsas, cinturones, carteras, bolsos, billeteras, etc. 3.4.

La marca VALENTINO COUTURE (mixta) no solo se ha comercializado en países de la Comunidad Andina sino que, además, el consumidor la identifica y asocia a los productos que esta distingue. Es una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano, por lo que la acción de cancelación no tiene fundamento alguno. 3.5. Se rechazó la mayoría de pruebas de uso y de notoriedad presentadas, siendo una de las más importantes la página web www.valentino.com, la cual cambia cada estación y permite acceder al portal de la boutique virtual VALENTINO y comprar en línea los productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta página es fundamental para conocer la calidad de los productos VALENTINO y corroborar la pública notoriedad de su importancia y difusión en el mundo de la moda. 3.6. Rechaza la decisión de no admitir como pruebas las presentadas, por no tener traducción simple al español, toda vez que la mayoría de los documentos que corresponden a imágenes, fotografías, ilustraciones y dibujos de los productos identificados con la marca VALENTINO y las fotografías del famoso modista y diseñador VALENTINO GARAVANI, puesto que la parte escrita es un aspecto secundario y poco relevante de la prueba. 3.7.

Toda la documentación aportada revela que VALENTINO ha gastado millones de euros en publicidad en el mundo entero para comercializar los productos identificados con su marca notoria VALENTINO. La sola existencia de más de 3000 registros de VALENTINO en casi todos los países es prueba fehaciente de que la marca es notoriamente conocida en todo el mundo. \ \ 3.8.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC no valoró la totalidad de los medios probatorios ofrecidos, alegando que no formaban parte de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, del cual solicitó su traslado para el presente caso, pese a que previamente ya habían sido tomados en cuenta por la SIC, agravando de este modo su situación como apelante. 4 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 08/03/2017 24 de 50 Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1.

Siendo que el signo registrado es una marca mixta donde predomina claramente el elemento denominativo, cualquier variación de la denominación deberá considerarse sustancial, por lo cual no pueden asociarse las pruebas relativas a la marca VALENTINO con el uso real y efectivo de la marca VALENTINO COUTURE (mixta). 4.2. El hecho de que la página web ofrecida como medio probatorio se presente exclusivamente en idioma inglés, hace presumir que esta no tiene como posible destinatario, o como cliente eventual, a los participantes del mercado andino. 4.3.

Los medios probatorios para acreditar la notoriedad se refieren exclusivamente a productos de alta costura de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializados en países no miembros de la Comunidad Andina. 4.4. Si bien se permite que los documentos estén referidos a un territorio extranjero, deben estar dirigidos a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, lo cual no se infiere de los documentos analizados en este caso. 4.5.

Los listados de signos distintivos registrados a nombre de VALENTINO y varias copias simples de los títulos marcarios de la Comunidad Europea al ser otorgados por una autoridad extranjera debían presentarse debidamente autenticados mediante trámite consular, por lo que al no cumplir con dicho requisito resultaba atinado abstenerse de valorarlos como prueba. 4.6.

Si se hace una valoración general de las pruebas, se encuentra que las mismas resultan inconducentes, impertinentes o inútiles para probar el uso de la marca o la notoriedad de la misma. 4.7. Aunque la expresión VALENTINO pudiere eventualmente tener el carácter de notoria para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, supuesto que no se puede inferir de las pruebas del expediente, es claro que no se probó su uso real y efectivo para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. \ ¡\ \ l__� ' \ 4.8.

Verificadas las pruebas de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, se determinó de manera legítima que las pruebas reseñadas por VALENTINO no hacían parte de los mismos, pues estas se refieren a signos diferentes del que es objeto de la presente acción de cancelación. 5 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 08/03/2017 25 de 50 Argumentos de la contestación del señor Velásquez: No consta la contestación del tercero interesado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca." "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros." \. �/ "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa." "Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en tos medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: 6 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 50 2.

No procede interpretar los Artículos 168 y 170 de la norma antes citada, toda vez que para resolver el presente caso no es necesario desarrollar la figura del derecho preferente, en tanto que es un tema relevante en una solicitud de registro más no en un procedimiento de cancelación, ni se encuentra en discusión si las pruebas y alegatos de VALENTINO han sido presentados fuera del plazo establecido en el referido Artículo 170. 3.

Procede interpretar los Artículos 165, 166, 167, 169, 224, 225 y 229 de la Decisión 486, al ser materia de controversia la cancelación de una marca respecto de la cual se ha alegado notoriedad. 4. De oficio, procede interpretar los Artículos 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5, en virtud de la invocación de la notoriedad antes referida. a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada." "Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución." "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." "Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro." "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro, o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. // / También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 7 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 50 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca 1.1. En vista de que el señor Velásquez solicitó a la SIC la cancelación de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), registrada a favor de VALENTINO S.P.A., para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por no haber sido usada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486. a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos." \ __J "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro, - 52 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en Jo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 8 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 28 de 50 1.2.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 6 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.7 1.4.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.8 1.5.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente: 9 �1� j ' \ LJ • 6 a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 5. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6.

Ibídem. Ibídem, p. 6-7. 6 9 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 08/03/2017 29 de 50 Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.6.

La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente: 10 a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. b) 10 La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse Ibídem. 10 Proceso 313-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 50 del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. 1.7.

Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: 11 "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca." a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados. b) L_j 11 ó El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6-8. 11 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL con las modalidades comercialización. 12 c) 08/03/2017 bajo las cuales se 31 de 50 efectúa su El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 13 1.8. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso. 14 1.9.

En atención a lo expuesto, se debe determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, VALENTINO COUTURE (mixta), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso. 1.10.

También se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso, así como se debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación. 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la 12 Ibídem. 13 Ibídem. 14 Ibídem, p 9. 12 Proceso 313-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 32 de 50 marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.15 2.2.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.16 2.3.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente Interpretación Prejudicial. 3.

Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida 3.1. VALENTINO S.P.A. afirmó que su marca VALENTINO COUTURE (mixta) es notoriamente conocida; en consecuencia, se interpretará este tema. 3.2. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.17 3.3.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.18 3.4.

De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con otro signo, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o 1 1 -�: 1 15 \ l.__- 18.·,/ L --- Ibídem.

Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1O de junio de 2016. 13 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 33 de 50 servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 19, conclu y éndose que la protección de la marca notoria va más allá de los princi pios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.

Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 3.7. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.20 3.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser p robada por quien alega esa condición21.

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.22 �, 19 Ibídem. 20 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 4 72-IP-2015 del 10 de junio de 2016, 22 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial, h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 14 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 50 3.9.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.23 3.1O. Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas.24 3.11.

La institución de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida debe estar en consonancia con la protección ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de freferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interés jurídico. 5 3.12.

Como se señaló, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en el país miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su calidad de notoria, está exenta de la carga de su uso en el país miembro correspondiente. Tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por cuanto su protección no se encuentra limitada a los productos o servicios respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios (excepción al Princ�io de Especialidad) a pesar de no ser usada en relación con los mismos. 6 3.13.

En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, cabe reiterar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero " \ 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 24 De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13. 25 METKE MÉNDEZ, Ricardo.

El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. p. 106. En: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf (Consultada el 24 de octubre de 2016). 26 De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13-14. � / /�, / /./ ¿:} I 15 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 50 proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del titular de acreditar dicha calidad. 27 3.14.

La finalidad del Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo país miembro, continúa siendo notoria en otros países.

Se advierte; sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28 3.15. Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no solo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos. 29 3.16.

Así las cosas, se deberá establecer, en primer lugar, el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, esta conserva la categoría de marca notoria, pues aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. 30 3.17.

A criterio de este Tribunal, no puede cancelarse una marca notoriamente conocida y reconocida por la autoridad nacional competente, salvo que pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente probada. 31 "· 3.18. La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, 27 Ibídem, p.14. 28 Ibídem, p.14-15. 29 Ibídem, p. 15. 30 Ibídem. 31 Ibídem, p. 16. 16 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 50 el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal, como ya se señaló. Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo; es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores.

Siendo esto así, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca.32 3.19. Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 3.20.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En estos casos, se deberán analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registra! o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, se debe tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. 33 3.21.

La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro y realizar el derecho de preferencia. En tal sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. 34 r,\ \ \ 1 ___j 3.22.

En primer lugar, debe verificarse que el grado de difusión o conocimiento del signo en cuestión por parte del público del sector pertinente sea tal que acredite que el signo objeto de la cancelación ha alcanzado la calidad de notorio, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.

Se deben analizar todas las variables 32 Ibídem, p. 17. 33 Ibídem. 34 Ibídem. 17 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 50 posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.

También se debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores.35 3.23.

Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida.36 3.24.

En este caso, se deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya cancelación se pretende, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si la supuesta falta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto. 4.

Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos 4.1. En el presente caso, se ha argumentado que no se valoraron pruebas presentadas en idioma inglés, puesto que no fueron acompañadas por su traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema. 4.2. El Artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: "Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente. " 4.3. Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional ¿¡. /' / 6 ' � 35 De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 18. 36 Ibídem 18 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 50 competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos.

Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma caste!lano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente. 4.4.

En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00030, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ú)( �.. Cecilia Luisa A�Quinteros MAGISTRADA Hugo Ram �Apac MAGISTRADO 19 Proceso 313-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 50 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. /'"';

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso 333-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-3318 Referencia Marcas involucradas TOPACIO (mixta) y TOPAS (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5422-2016-TDCA-DQ del 14 de junio de 2016, recibido el 16 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3318: y, El Auto del 5 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante SYGENTA PARTICIPATIONS AG 1 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 41 de 50 Demandado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales Tercero interesado AGRIPAC S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 31 de agosto de 2005, AGRIPAC S.A. (en adelante, AGRIPAC) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca TOPACIO (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.2.

Un extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 487 correspondiente al mes de agosto de 2005. 2.3. El 28 de marzo de 2006 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (en adelante, SYNGENTA) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca TOPAS (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 3, con Titulo de registro 2265-95. 2.4.

Por Resolución 988952 del 24 de mayo de 2007, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición formulada y concedió el registro de la marca TOPACIO (mixta). 2.5. El 22 de junio de 2007 SYNGENTA interpuso recurso de apelación contra la Resolución 988952. 2.6. Mediante Resolución sin número del 23 de septiembre de 2009, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 988952. 2.7.

SYNGENTA presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 4 2.8. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique al IEPI; al Comité de No se aprecia el logotipo en la página web del IEPI. 2 Clase 5: Productos farmacéuticos. veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 3 Clase 5: Preparaciones para destruir sabandijas; fungicidas, herbicidas.

No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida demanda. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 42 de 50 Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI; y a AGRIPAC, como tercero interesado. 3. Argumentos de la demanda de SYNGENTA: 3.1. La marca TOPACIO (mixta) no es suficientemente distintiva, toda vez que es extremadamente similar a la marca TOPAS (denominativa). 3.2.

Los signos en conflicto guardan extrema similitud gráfica-visual y fonética­ auditiva. 3.3. No existe diferencia suficiente para eludir el riesgo de confusión entre los signos ya que son muy similares. 3.4. El público consumidor puede asumir erróneamente que el signo solicitado (TOPACIO) es una variación de la marca registrada (TOPAS). 3.5.

Los signos objeto de análisis distinguen productos idénticos y comprendidos en la misma clase. 3.6. De otorgarse la marca TOPACIO (mixta) se generaría confusión en el consumidor pues pensarla que la referida marca es una nueva lfnea de productos de la marca TOPAS (denominativa). 4. Argumentos de la contestación del IEPI: El I EPI presentó su escrito de contestación negando lo vertido en la demanda. 5.

Argumentos de la contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI: El referido Comité presentó su escrito de contestación negando lo vertido en la demanda. 6. Argumentos del tercero Interesado, AGRIPAC: No obra en el expediente la contestación de AGRIPAC. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. s 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina •• 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 43 de 50 2.

No procede la interpretación del Literal b) del Articulo 135, toda vez que la prohibición absoluta de registro de marca, a la que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida. 3. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. 2. 3.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

( )" "Articulo 13&.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuafes el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... r 4 GACETA OFICIAL a) 08/03/2017 44 de 50 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) \ Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en 6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-tP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 7 lbldem. 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 45 de 50 las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar sí existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminacíones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un sígno y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los 8 {¡ lbldem. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 46 de 50 signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 1.8.

No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 9 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 47 de 50 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrfa ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa). 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 3.1 En el presente caso, la marca TOPACIO (mixta) distingue productos farmacéuticos y la marca TOPAS (denominativa) distingue fungicidas12 de 11 Ibídem. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 48 de 50 la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. 3.2 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 13 3.3 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4 Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 3.5 Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 14 3.6 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las 12 Cabe senalar que los fungicidas son productos destinados a la eliminación de hongos, por lo que pueden ser utilizados, de un lado, para el tratamiento de enfennedades humanas y de animales, y de otro, para el tratamiento de plantas causadas por éstos. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 14 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 49 de 50 marcas confrontadas, un críterío riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.1s 3.7 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas quimicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la poblacíón consumidora de productos farmacéutícos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sín asistencia técnica permanente. 3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca TOPACIO (mixta), tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3318, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 15 Ver lnterprelación Prejudicial recalda en et Proceso 48-IP-2000 del 28 de julio de 2000. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 ' 50 de 50 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11