Año XXXIV – Número 2973 Lima, 17 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 140-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 70722014-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos involucrados: IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO PROCESO 188-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00427. Referencia: Patente: “AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES” PROCESO 258-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2392. Referencia: Marcas involucradas LIQUID-FRUIT (mixta) vs FRUIT (mixta y denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 17/03/2017 2 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: 140-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7072-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados: IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 7072-2014-0/5TA.SECA-CSJLI-PJ, recibido el 6 de abril de 2016, vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 7072-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de trece de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 3 de 54 Demandante: IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) Tercero Interesado: 2. 17/03/2017 IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.L. Hechos relevantes 2.1.

El 6 de octubre de 2010, OMAR IBERICO GRANDEZ, solicitó el registro del signo IBERICO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto)1 para identificar servicios comprendidos en la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). lberico lngenlerfa y Construccl6n 1-fl 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.L. - IBECO S.R.L. {en adelante IBERICO CONSTRUCCIONES) el 20 de diciembre de 2010, presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su marca: IBECO (mixta)4 registrada en la Clase 375 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el uso como nombre comercial IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. L. Expediente No. 434543-2010/DSD. 2 Consultorla en construcción de obras, supervisión y construcción de obras civiles, a saber, obras de ingenieria sanitaria y eléctrica; construcción de pistas, veredas, sistemas de agua, desagüe, y alcantarillado, obras afines y obras públicas o privadas. 3 Gráfica obtenida de la página web del INDECOPI. 4 Certificado No. 36037. s [' Construcción de inmuebles. 2 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 4 de 54 6 2.3.

El 26 de enero de 2011, OMAR IBERICO GRANDEZ, transfirió los derechos sobre la solicitud de registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto) a favor de IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. (en adelante IBERICO INGENIERÍA). 2.4. Mediante Resolución 2204-2011/CSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro del signo solicitado. 2.5.

El 3 de octubre de 2011, IBERICO CONSTRUCCIONES, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 2204-2011/CSD­ INDECOPI. 2.6. El 17 de diciembre de 2012, mediante Resolución 2643-2012/TPI­ INDECOPI, resolvió declarar nula la Resolución 2204-2011/CSD­ INDECOPI y ordenó a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, que emita un nuevo pronunciamiento. 2.7.

El 13 de febrero de 2013, mediante Resolución 494-2013/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por IBERICO CONSTRUCCIONES y concedió el registro del signo solicitado IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto) 2.8. Dentro del término legal correspondiente IBERICO CONSTRUCCIONES, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 494-2013/CSD-INDECOPI. 2.9.

El 29 de abril de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 0652-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió revocar la Resolución 494-2013/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto). 6 Gráfica obtenida de la página web del INDECOPI. 3 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 5 de 54 2.10.

El 13 de agosto de 2014, IBERICO INGENIERIA presentó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, demanda de nulidad contra de la Resolución 06522014[fPI-I NDECOPI. 2.11. El 18 de agosto de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete, resolvió declarar infundada la demanda contencioso administrativa. 2.12.EI 2 de agosto de 2015, IBERICO INGENIERIA, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Siete. 2.13.

El 28 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. 3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa IBERICO INGENIERfA, en su demanda manifestó que: 3.1.

El signo solicitado está compuesto por el apellido de su representante, que es el señor OMAR IBERICO GRANDEZ, lo cual no va en contra de norma legal alguna, no existiendo mala fe como equivocadamente pretende hacerlo creer la contraparte. 3.2. Los signos mixtos en conflicto IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. e IBECO son totalmente distintos y no causan confusión alguna ni fonética ni gráficamente. 3.3.

Es preciso señalar que las resoluciones administrativas emitidas por el INDECOPI en todas sus instancias, concedieron el signo solicitado. 3.4. La demandante argumentó ser titular del nombre comercial IBERICO INGENIERfA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., cabe precisar que, tratándose de un nombre comercial, es su uso el que permite que se consolide como tal.

En el presente caso, la opositora nunca demostró un uso real y continuo del supuesto nombre comercial en el mercado. 3.5. En el examen de registrabilidad se determinó que el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica. 4 t Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 6 de 54 3.6. Si bien existe vinculación en los servicios que los signos confrontados identifican, al ser éstos distintos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, es posible su coexistencia en el mercado. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. Los argumentos de la demandante son inconsistentes debido a que, la mala fe se encuentra debidamente acreditada en el procedimiento administrativo, en virtud de que la demandante conocía que la opositora utilizaba la denominación IBERICO como parte del signo !BECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTOA y logotipo, con anterioridad a la solicitud de registro, hecho que evidencia que la demandante tuvo la intención de obstruir a un competidor.

4.2. IBERICO CONSTRUCCIONES argumentó expresamente que el signo solicitado constitula plagio y conducta temeraria, al ser semejante al de su empresa, asimismo indicó que con anterioridad ya había denunciado el uso indebido de su signo. 4.3. En el presente caso, la mala fe, si se encuentra demostrada. 4.4. Del material probatorio aportado se ha podido comprobar que IBERICO CONSTRUCCIONES ha utilizado el signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES SR. LTOA. y logotipo, por lo menos desde el año 1997. 4.5.

Se debe tomar en cuenta que las dos empresas se dedican a las mismas actividades y que los signos se encuentran dirigidos a distinguir servicios referidos a la construcción de obras por lo que existe riesgo de confusión. 4.6. La notoria identidad existente entre los signos confrontados, no puede atribuirse a una simple coincidencia. 5. Argumentos de la contestación del tercero interesado a la demanda Contencioso Administrativa IBERICO CONTRUCCIONES señalo principalmente; 5.1.

Se debe centrar el análisis en la invocación de la mala fe con la que actuó la solicitante, siendo inoficiosa la discusión sobre el extremo de riesgo de confusión de los signos confrontados. 5 {} Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 7 de 54 5.2. La denegatoria del signo solicitado por la demandante no se produce por ser confundible con alguna marca previamente registrada, sino al haberse demostrado una conducta de mala fe. 5.3.

Existen suficientes elementos que evidencian que al solicitarse el registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), se tenía conocimiento de la existencia del signo IBECO, ya que el hecho de que el signo solicitado haya reproducido en forma exacta uno de los elementos que conforman la marca registrada no puede atribuirse a la casualidad, más aún si ambas empresas se dedican al mismo giro que es la construcción y han sido parte de un procedimiento administrativo, lo que hace inferir que la solicitante tuvo la intención de perjudicar a la empresa opositora obstruyendo su actividad comercial. 5.4.

Se determina que IBERICO INGENIERIA, tuvo comportamiento desleal que atenta contra el deber leal y honesta competencia y que, por tanto, es contrario a la buena fe comercial al solicitar el registro del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.5.

La mala fe de la demandante se traduce en la intención de perjudicar a IBERICO CONSTRUCCIONES, en tanto conocía que ésta utilizaba el signo distintivo gráfica y fonéticamente parecido al que irregularmente venía utilizando IBERICO INGENIERIA. 6. Argumentos de la sentencia dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia 6.1.

Aun cuando no se haya mencionado de manera expresa la mala fe en la oposición presentada, pues al utilizar expresiones como "plagio" y "actitud desafiante y temeraria", la opositora no hizo otra cosa que indicar que la demandante estaba obrando con mala fe, esto es, faltando a la sinceridad dolosamente y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno, más aún si con anterioridad ya se había denunciado a la accionante por infracción a los derechos de propiedad industrial, por el uso indebido del nombre comercial IBERICO CONTRUCCIONES S.R. - IBECO S.R.L.LTDA., y la marca IBECO (mixta). 6.2.

A partir de los documentos detallados se acredita que la empresa IBERICO CONSTRUCCIONES ha venido utilizando el signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.LTOA. y logotipo desde el año 1997 y, por tanto, existen indicios fundados de que la ahora demandante, al momento de solicitar el registro del signo IBERICO INGENIER(A Y 6 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 8 de 54 CONSTRUCCIONES S.A. y logotipo, conocía del uso previo del signo IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTOA. 6.3.

Teniendo en cuenta que la demandante conocía el uso previo del signo !BECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTDA., perteneciente a la empresa opositora, aunado al hecho que pretendió registrar un signo que reproduce íntegramente una de las denominaciones que conforma el signo utilizado (IBERICO) de la contraparte, y que ambos signos distinguen servicios de construcción, se concluye que la accionante procedió de mala fe al momento de solicitar su signo. 7.

Argumentos expuestos en el Recurso de Apelación IBERICO INGENIERIA, en el recurso de apelación presentado señaló: 7.1. En el presente caso, nunca se actuó con la intención de causar daño alguno o de violar alguna disposición normativa, ya que como se ha argumentado, se adoptó como parte de la denominación y marca, el apellido IBERICO de su representante legal. 7.2.

En lo que respecta a la titularidad del nombre comercial, cabe recordar que la protección que se le otorga está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa, o la actividad económica que distingue, ya que éste es el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. 7.3. En este sentido, nunca se logró demostrar el uso real y continuo del supuesto nombre comercial de IBERICO CONSTRUCCIONES, hecho que fue expuesto por el mismo INDECOPI. 7.4.

La sentencia apelada crea agravio, porque ha sido emitida contrariando a las normas legales y vigentes, sin la debida motivación y no obstante haberse probado que al solicitar el signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto) no se actuó en contra del principio de la buena fe y mucho menos se solicitó el registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 137, 258 y 259 literal a) 7 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 7 "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 7 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 17/03/2017 9 de 54 De oficio se interpretarán los artículos 267, 190, 191, 192, 193, y 136 literal b) 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que en el presente caso se afirma que la solicitud de registro constituye un acto de competencia desleal y se argumenta el uso previo de un nombre comercial.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) 8 Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legitimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a los previsto en el presente Titulo.

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articules 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el art[culo 191.

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un a) rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 8 o Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 10 de 54 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

De las acciones por competencia desleal. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Comparación de signos mixtos. Signos compuestos por un nombre propio. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal.

De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal. 1.1. El Tribunal abordará el tema en virtud de que se argumenta que el signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), fue solicitado de mala fe, con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal.

Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos pertinentes sobre la competencia desleal. Concepto de Acto Desleal 1.2. El Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos De donde se desprende que no existe una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos9.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor 10• 9 'º Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009. Proceso 38-IP-98. Corresponde a una interpretación prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486. 9 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 11 de 54 1.4.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En armonía con lo mencionado, se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones" 11• 1.5.

La buena fe es considerada como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso se define la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios12. 1.6. Los actos desleales pueden causar daños a un competidor determinado, así como al propio mercado y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 1. 7.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)" 13. 1.8. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que se debe cumplir con lo siguiente 14: 11 JaeckelKovaks,Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. 12 Narvaez Garcia, José Ignacio.

Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316. 13 Gachamá, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47. 14 Ver Proceso 217-IP-2015, a manera referencial. 10 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 12 de 54 1.8.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1.8.2.

Que el acto o la actividad sean indebidos. 1.8.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción. 1.9. En efecto, será considerada desleal toda actividad encaminada a (que tenga como objeto o por efecto) producir daño ya sea que lo produzca efectivamente o simplemente sea susceptible de producirlos. 1.1O.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. 1.11.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 1.12.Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo 15. 1.13.Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un acto capaz de generar perjuicio en contra de la sociedad demandante, el mercado o el interés del público consumidor.

De los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial 1.14.EI Articulo 259 de la Decisión 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son16: 1s V 4. 1s Proceso 143-IP-2006. Proceso 110-IP-2010. 11 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL a) b) c) 17/03/2017 13 de 54 Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión 1.15. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal17: a) b) c) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal1 8 • 1.16.Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486 y, en especial, sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un régimen de libre competencia se 17 lbidem. 1a Proceso 116-IP-2004. 12 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 14 de 54 justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes, y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 1.17.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 1.18.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo 19. 1.19.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos20 • 1.20.

Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase un acto de competencia desleal21. 1.21.

Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca registrada y con un nombre comercial. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 19 Ibídem. 20 Proceso 110-IP-2010. 21 Proceso 251-IP-2015. 13 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 15 de 54 Actos de competencia desleal por desviación de clientela 1.22.

La regulación de la competencia desleal, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, trae consigo y en el fondo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos.

Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían generar que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como ta1 22 • 1.23. La conducta desleal se materializa cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado23 • 1.24.

Para el caso particular es muy importante que se determine si la solicitud del registro marcario del signo IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), se constituye como una práctica deshonesta y si existen indicios razonables que permitan concluir que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. 1.25.

Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. 1.26.Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar su existencia, ya que, de lo contrario, es decir si no existe clientela, no se configuraría un acto de competencia desleal. 1.27.

Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. El cual sólo se refiere a los efectos generados por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico24. 22 Proceso 54-IP-2013. 23 lbldem. 24 Proceso 54-lP-2003.

Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la Decisión 344 y en el presente caso se Interpreta la Decisión 486. 14 o,, Proceso 140-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL Actos de competencia reputación ajena desleal por aprovechamiento 16 de 54 de la 1.28.El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los supuestos previstos en la norma, dar lugar a actos de competencia desleal. 1.29.

En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos frente a un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.

En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca25 • 1.30.De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la acción desplegada por IBERICO INGENIERÍA encaja en los supuestos normativos para ser considerada como un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.

De las acciones de competencia desleal 1.31.EI Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial26. 1.32. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como seria el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad27. 1.33.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. l� t 25 Proceso 145-IP-2011. 26 Proceso 176-IP-2013. 27 Ibídem. 15 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 17 de 54 Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal28 • 1.34.

En efecto, el Artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal29 • 1.35. El Artículo 269 dispone, por su parte, que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal que correspondan30. 2.

Nombre comercial y su protección. Prueba de uso 2.1. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTDA., y que el solicitante del signo IBERICO INGENIERfA Y CONSTRUCCIÓN S.A. y logotipo (mixto), tenía conocimiento de su existencia. Por su parte, IBERICO INGENIERIA, afirma que el actor no probó el uso del nombre comercial en el proceso, por lo que se abordará este tema. 2.2.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial � e 4 28 lbldem. 29 lbldem. 30 lbldem. 16 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 18 de 54 idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social31· Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y sustancial de un nombre comercial, así como cuáles son los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que deriva de su uso previo en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no Jo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho 31 e 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensena comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 17 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 19 de 54 nombre con /as actividades económicas para /as cuales se pretende el registro." 32 c. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y sustancial de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.5.

El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 2.6. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, sustancial y constante. 2.7. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y sustancialmente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho nombre comercial, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 33· 2.8.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcaría haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcaría al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados34• 32 Proceso 45-IP-98.

Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la Decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486. 33 Proceso 2+1P-2011. 34 Revisar Proceso 99-IP-2014. 18 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 20 de 54 2.9. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 35. 2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 36 2.11.

Dentro del proceso interno, se deberá verificar si el nombre comercial IBECO IBERICO CONSTRUCCIONES S.R. LTOA., fue utilizado de manera real, sustancial y constante, de acuerdo con lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial. Protección en relación con signos idénticos y similares 2.12. El Artículo 136, Literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 37 2.13.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.3 ª 2.14.

Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 39 t o; 35 Revisar Proceso 6-IP-2015. 36 Ibídem. 37 Revisar Proceso 168-IP-2012. 38 lbidem. 39 Ibídem. 19 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 21 de 54 2.15.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 40 3. Comparación de signos mixtos 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. (mixta) y la marca IBECO (mixta), se abordará en este acápite este tema. 3.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico41. 3.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado42• 3.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor 40 lbidem. 41 Proceso 12-IP-2014. 42 Proceso 55-IP-2002 Corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486. 20 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 22 de 54 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.43 3.5.

De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 3.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 3.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado44 • 3. 7. Si de ta comparación resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 3.8.

En este caso, entre los signos mixtos en conflicto, al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 3.9. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más o4 43 Proceso 26-IP-98, corresponde a una Interpretación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486. 44 Proceso 56-IP-2013. corresponde a una lnterprelación Prejudicial sobre la decisión 344 y en el presente caso se interpreta la decisión 486. 21 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 23 de 54 característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.4 5 3.1 O. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:46 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: c) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.11.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 45 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 46 Ibídem. 22 ó Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 24 de 54 3.12.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4. Signos compuestos por un nombre propio 4.1. Dentro del proceso interno, IBERICO INGENIERIA alegó que se adoptó como parte de la denominación del signo solicitado a registro, el apellido IBERICO de su representante legal, razón por la cual se interpreta el presente tema. 4.2.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala Jo siguiente: "Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente"47. 4.3.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo habla registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. 4.4.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como "Lola" o "Lucfa" para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Ver em: http://www.wipo.inVsme/es/faq/tm_faqs_q4.html e I 23 Proceso 140-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 25 de 54 Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como "Acurio" para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. 4.5. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar, sobre la base de lo antes expuesto, cuán común es el apellido IBERICO, verificando si no va a crear riesgo de confusión y va a ser diferenciable respecto de la marca previamente registrada.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 7072-2014-0-1801-JR-CA-25 al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. uJ- / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 24 Proceso 140-IP-2016 'l!l(�b GACETA-OFICIAL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA 17/03/2017 26 de 54 3 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25 17/03/2017 GACETA OFICIAL 27 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: 188-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00427 Referencia: Patente: "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1571, recibido el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00427; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INMUNOGEN, INC. 1 Proceso 188-1 P-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 17/03/2017 28 de 54 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 03 de noviembre de 2005, INMUNOGEN, INC (hoy INMUNOGEN) solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES"1. que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/013314 del 20 de mayo de 2004. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 14 de septiembre de 2006, INMUNOGEN solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuará el examen de patentabilidad de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.

El 2 de octubre de 2009, mediante Oficio 11121 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie. 2.5. El 10 de febrero de 2010, INMUNOGEN dio respuesta al Oficio 11121. 2.6. El 21 de mayo de 2010, mediante Oficio 6653 la SIC notificó al solicitante el segundo informe técnico Nº 1799, confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie sobre el mismo. 2.7.

El 28 de septiembre de 2010, INMUNOGEN dio contestación al Oficio 6653 y anexó un nuevo capítulo de reivindicaciones. 2.8. El 25 de abril de 2011 y el 9 de agosto de 2011 la solicitante presentó un nuevo capítulo de reivindicaciones. 2.9. El 28 de octubre de 2011, mediante Oficio 17068, la SIC notificó al solicitante con el tercer examen de fondo, concepto técnico Nº 2534, confiriéndole un plazo de 60 días para que conteste al mismo. 2.10.

El 20 de enero de 2012, INMUNOGEN contestó el Oficio 17068. Expediente interno 05-112351. b rJ 2 Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 29 de 54 2.11. El 16 de abril de 2012, mediante Resolución 21691 la SIC decidió denegar la solicitud de patente al considerar que la materia reclamada carece de nivel inventivo y no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486. 2.12.

Dentro del término correspondiente, el 07 de mayo de 2012, INMUNOGEN presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 21691. 2.13. El 1 de abril de 2013, mediante Resolución 14481, al resolver el recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 21691. 2.14. El 8 de agosto de 2013, INMUNOGEN presentó Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las Resoluciones 21691 y 14481, emitidas por la SIC. 2.15.EI 25 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por INMUNOGEN 3.1. La solicitud de patente de invención es nueva y cumple con los presupuestos legales, por lo que resulta injusto que la SIC haya desconocido y omitido que los compuestos reivindicados tienen un efecto mejorado y sorprendente frente a los conocidos. 3.2. Se demuestra el efecto mejorado y sorprendente que el cambio estructural de los compuestos reivindicados provocan en la citotoxicidad sobre las líneas celulares y/o tumores ensayados, tanto "in vitro" como "in vivo". 3.3.

La patente solicitada fue concedida en Estados Unidos de América el 7 de mayo de 2013, bajo el número US8,435T,528 82, además de haber sido concedida en otros países. 3.4. Si bien entienden la libertad e independencia de la oficina de patentes y respecto a decidir sobre la concesión de una patente, resulta incomprensible que haya sido denegada únicamente en Colombia, habiendo sido otorgada en 21 países, incluyendo Perú. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. De las diligencias que obran en el expediente, se pudo determinar que la invención de las reivindicaciones 1 a 22, no cumplen el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, los antecedentes contenidos en 3 Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 30 de 54 los documentos 01, 02 y D3, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, que son anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.2.

No se evidencia en la solicitud, un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reivindicados en el estado de la técnica. 4.3. No existe evidencia experimental que hubiera permitido a la oficina comprobar la existencia de nivel inventivo. 4.4. Pese a que el solicitante de manera oportuna, dio respuesta a las objeciones planteadas, no desvirtuó los razonamientos técnicos base de la denegación. 4.5.

Respecto a la solicitud de patente concedida en Estados Unidos de América, ésta no trata sobre los compuestos que se reclaman en Colombia, sino sobre un método de tratamiento. 4.6. No es vinculante para la oficina la concesión de patentes en otros países. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial sin especificar qué normas en particular aplican al caso. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 18 de la Decisión 4862, para analizar el requisito del nivel inventivo, que es materia de controversia en el proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 2. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por INMUNOGEN por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se abordará "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado w obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 4 Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 31 de 54 el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia3. 1.2.

De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 4864, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.3. Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones5: 1.3.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.3.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"6. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.3.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.3.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.3.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo 3 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP-2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 4 Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 5 Proceso 560-IP-2016 ya citado.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 5 Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 32 de 54 idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica7 • 1.5.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)ª: 1.5.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.5.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.5.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.5.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? 7 Proceso 560-IP-2015 ya citado. 8 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http:/lwww.comunidadandina.org/publíc/patentes.pdf. 6 i f) Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 33 de 54 ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.6.

Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público9 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.7. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento10• 1.8.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 2.1. Afirma INMUNOGEN que es titular de la misma patente que ha sido concedida en 21 países. En particular, señala los casos de Perú y Estados Unidos de América, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 2.2.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas y Patentes significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas o de las patentes, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, 9 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. Proceso 560-lP-2015. 7 Proceso 188-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 34 de 54 tampoco significa que deba ser negado en los demás Paises Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro 11. 2.3.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado12 • 2.4. La norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas y patentes la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, asi como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado13 • 2.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre anterioridades. 2.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Patentes no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite14. 2.7. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de 11 Proceso 71-IP-2007. 12 Proceso 181-IP-2014. 13 lbidem. 14 lbldem. 8 Proceso 188-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 35 de 54 fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega15• En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00427, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿t¡� Luisa Ayllón Quinteros AGISTRADA -..,. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. oll � t Cecilia Luisa Ayll�ros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ts Ibídem. 9 17/03/2017 GACETA OFICIAL 36 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 258-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente f nterno del Consultante 17811-2013-2392 Referencia Marcas involucradas UQUID-FRUIT (mixta) vs FRUIT {mixta y denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 4719-S-TDCA-N º 1 del 6 de mayo de 2016, recibido ffsicamente el 30 de mayo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 82, Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 89, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2392.

El Auto del 25 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. tp· Partes en el Proceso Interno Demandante Ceres Fruit Juices (Pty) Limited Demandado Presidente del Instituto Propiedad Intelectual Ecuatoriano de Proceso 258-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 37 de 54 Director Nacional de Propiedad Industrial Procurador General del Estado Fábrica Industrial Fruit C.A. 2. Hechos relevantes 2.1.

El 8 de enero de 1996, Ceres Fruit Juices (Pty) Limited (en adelante, Ceres) solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración (en adelante, el Director Nacional de Propiedad Industrial) el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 372 correspondiente a enero de 1996, editada el 11 de junio de 1997 y, dentro del término legal, fue objetada por Fábrica Industrial Fruit C.A. (en adelante, Fabrica Industrial) con base a las marcas notorias FRUIT (denominativa) y FRUIT (mixta) registradas para distinguir productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 2.3.

El 16 de junio de 1998, Ceres restringió los productos a ser distinguidos con el signo solicitado única y exclusivamente a "jugos de frutas" de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, restricción que fue aceptada mediante providencia contenida en el Oficio 0965562 del 24 de junio de 1998. 2.4. Por Resolución 972793 del 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) declaró fundada la observación presentada y denegó el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form). 2.5.

El 29 de noviembre de 1999, Ceres presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 972793. El sígno solicitado a regístro pretende distinguir todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Expediente administrativo 64481-96. 3 Del expediente no se aprecian los productos que distinguen las marcas FRUIT, de titularidad de Fruit.

En el momento de la solicitud del registro, asl como cuando fue objetada, la autoridad competente era la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y no el IEPI. Asimismo, de las piezas procesales obrantes en el expediente no se observan los gráficos de las marcas en conflicto. En ese sentido, no resulta posible contar con estas en la presente Interpretación Prejudicial. 2 Proceso 258-JP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 38 de 54 2.6.

El 20 de diciembre de 1999, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del IEPI, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y a Fabrica Industrial. 2.7. El 28 de febrero del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial presenta escrito de contestación a la demanda. 2.8.

El 24 de mayo del 2000, Fabrica Industrial presenta escrito de contestación a la demanda. 2.9. El 5 de noviembre de 2010, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Ceres 3.1.

El Director Nacional de Propiedad Industrial debió efectuar el cotejo marcario bajo el hecho de que la marca LIQUI-FRUIT (special form) protege única y exclusivamente "jugos de frutas" y, por lo tanto, es imposible confundir jugos de frutas con bebidas gaseosas como las que ampara la marca FRUIT de Fábrica Industrial. 3.2. Solicita se declare la ilegalidad de la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en la Resolución del 31 de agosto de 1999, disponiéndose en consecuencia el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form), presentada por su representada. 4.

Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI Deduce las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Se ratifica en la Resolución 972793, materia de impugnación. c) Solicita que al dictar sentencia se acojan las excepciones y se rechace la demanda. 5. Argumentos de la contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial 5.1.

Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 5.2. Analizadas en su conjunto las denominaciones en controversia, de la forma recomendada por la doctrina, esto es en forma sucesiva, no simultánea, desde la óptica del consumidor medio, podemos concluir que 3 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 39 de 54 entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas, visuales, fonética-auditivas, capaces de producir confusión y asociación al público consumidor o a los medios comerciales. 5.3.

Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas, es necesario tener en cuenta la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas podrán inducir a error o confusión en el mercado, siempre y cuando se destinen a proteger productos o servicios idénticos o relacionados. 5.4. Signo y producto van indisolublemente unidos sin que puedan separarse.

En este sentido, para que un signo pueda convertirse en marca se le exige la fuerza diferenciadora, la actitud de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, por lo que el público consumidor podría incurrir en error al momento de diferenciar o identificar las denominaciones en controversia y asociar al origen empresarial, además la marca FRUIT es conocida en el territorio nacional, por lo tanto, no podrán coexistir en el mercado. 6.

Argumentos de la contestación de Fabrica Industrial 6.1. Las marcas FRUIT (denominativa) y (mixta) son notorias, así lo ha reconocido en varias oportunidades la oficina nacional competente. Por tanto, ambas marcas gozan de la protección que la ley le otorga a las marcas que tienen la calidad de notorias con independencia de la clase internacional que protegen. 6.2.

LIQUI-FRUIT pretende proteger productos de la Clase 32; es decir, los mismos productos que están protegidos por las marcas FRUIT y además los jugos de frutas y las bebidas gaseosas de frutas son artículos de la misma naturaleza. 6.3. Es evidente la confusión que puede generarse en el público consumidor entre FRUIT (registrada) y LIQUI-FRUIT (solicitada).

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 89, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ ·ArtJcu/o 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al arllculo anterior;

( )" 4 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 17/03/2017 40 de 54 No procede la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: El Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. Los Artículos 99 y 100 de la Decisión 344 debido a que no es materia controvertida la renovación de un registro de marca. 3.

Procede interpretar el Literal a) del Artículo 83, el Artículo 89 y, de oficio procede la Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Articulo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 3446, por estar relacionados con la materia controvertida. ·Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquef/os signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a} Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. f r ªArticulo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la presente decisión. En los casos previstos en el presente articulo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar /os productos o servicios principalmente especificadas". •Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, acompaifando los comprobantes de pagos respectivos, si as/ lo disponen las legislaciones internas de los Palses Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca. ªArticulo 100.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el articulo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. r f Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.·ArtJcu/o 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...} 5 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 41 de 54 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, ideológica y gráfica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto. Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa. La marca notoriamente conocida. Signos en idioma extranjero.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. 3. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y las marcas registradas FRUIT (denominativa) y FRUIT (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: ºArticulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. d) ºArticulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de /os productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca·. 6 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL a) (...)" 17/03/2017 42 de 54 sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 1.2.

La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 1.5.

Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 7 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 43 de 54 1.6.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud puede ser: 1 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcasª: l 7 e ó a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 265-IP-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-IP-2004 del 9 de junio de 2004. lbfdem. 8 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 44 de 54 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.8. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse par encontrar la dimensión más caracterlstica de la misma: la dimensión que can mayar fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, par lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 9 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracterlsticas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 9 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 10 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. 9 ó Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 45 de 54 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Asl, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto sí el elemento denominativo del signo mixto es el más caracterlstico, o sí lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.1 1 2.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente 12: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 14 • Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 15 11 lbldem. 12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2012 del 10 de mayo de 2012. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. 14 REAL ACADEMIA ESPAI\IOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo tell", en enterráis. 15 REAL ACADEMIA ESPAI\IOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "moñema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 46 de 54 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: b} l·-�-- • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 11 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 17/03/2017 47 de 54 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 16, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.

Como en el caso del signo solicitado LIQUI-FRUIT se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos generalmente están integrado por dos o más palabras11, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 18 (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podrla tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, 16 Ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. 17 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 18 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 48 de 54 tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT (mixta). 3.

Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa 3.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT(denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 19 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: 20 a) � ----- Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. 20 lbldem. 13 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 17/03/2017 49 de 54 Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente en el numeral 2.6. del Apartado 2. 3.4.

Como el elemento denominativo en el signo solicitado es compuesto21, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros expuestos precedentemente en el numeral 2.7. del Apartado 2. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT {especial forma) y la marca registrada FRUIT {denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. La marca notoriamente conocida 4.1. Fábrica Industrial alegó que las marcas FRUIT (denominativa) y FRUIT {mixta) serian marcas que ostentan la calidad de notoriamente conocidas. 4.2.

En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros. presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) d) constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por /os sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de fa clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 21 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 14 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 50 de 54 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legf timo titular de la marca notoriamente conocida; (...)" 4.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 4.4.

El Articulo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 4.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella22, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 4.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23 • En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado. 4.7. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal d) del Artículo 83.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 24 � tJ) 22 lbldem. 23 lbldem. 24 lbldem. 15 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 51 de 54 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altlsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre /as conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legftimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia n. 25 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 2s d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distlntiva de la marca notoriamente conocida. 27 25 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-IP-2015, p. 19. 27 lbldem. 16 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 52 de 54 4.8.

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asf como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 2a 4.9.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 5.

Signos en idioma extranjero 5.1. En atención a que el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 29 5.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 30 28 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 29 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 30 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 17 Proceso 258-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 53 de 54 5.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma que sirva de raíz equivalente en la lengua española, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratará de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.31 5.5.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos y servicios, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2392, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 31 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 24-IP2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 18 Proceso 258-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL u,J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 54 de 54 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme pac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19