Año XXXIV – Número 3006 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 473-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 604/2014. Referencia: Marcas involucradas NUTRIBABY (denominativa) y NUTRIBEBE (mixta) PROCESO 474-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-173870. Referencia: Infracción a la denominación de origen CHAMPAGNE PROCESO 476-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-295393. Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de AGROCAMPO S.A.S Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 473-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 604/2014 Referencia Marcas involucradas NUTRIBABY (denominativa) y NUTRIBEBE (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 371/2016 del 14 de julio de 2016, recibido vía courier el 31 de agosto de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 604/2014; y, El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

L_ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Pharma Development S.A. Demandado Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 26/04/2017 3 de 45 Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia Hechos relevantes 2.1. El 10 de febrero de 2010, Pharma Development S.A. (en adelante, Pharma) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro del signo NUTRIBABY (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 1 • 2.2.

La solicitud antes mencionada fue publicada el 7 de septiembre de 201 O en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 139668, sin que fuera materia de oposición. 2.3. Mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-Nº 121/2012 del 13 de julio de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI denegó de oficio la solicitud de registro del signo NUTRIBABY (denominativo) al considerarla confundible con la marca registrada NUTRIBEBE (mixta), inscrita a favor del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el Ministerio de Salud), para distinguir productos de la Clase 52 de la Clasificación Internacional de Niza3 • 2.4.

El 18 de octubre de 2012, Pharma interpuso recurso de revocatoria contra de la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria­ N º 121/2012. 2.5. Mediante Resolución Administrativa REV-SD-Nº 148/2012 del 29 de octubre de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria antes mencionado. 2.6. El 11 de diciembre de 2012, Pharma interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa REV-SD-Nº 148/2012.

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para Improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Inscrita con Registro 111984-C. 3 Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinario, higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé. 2 e Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 4 de 45 2.7.

Mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J- Nº 103/2013 del 24 de abril de 2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico antes mencionado. 2.8. El 27 de junio de 2014, Pharma presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/DEN/J­ Nº 103/2013. 2.9. El 29 de julio de 2014, se admitió la demanda contenciosa administrativa.

Asimismo, se dispuso correr traslado de la misma al SENAPI y al Ministerio de Salud en su calidad de tercero interesado. 2.1 O. El 30 de septiembre de 2014, el Ministerio de Salud se apersonó al procedimiento y contestó la demanda contenciosa administrativa. 2.11. El 1 de octubre de 2014, el SENAPI contestó la demanda contenciosa administrativa. 2.12.

El 15 de octubre de 2014, Pharma presentó argumentos de dúplica contra el SENAPI. 2.13. Mediante Resolución 33/2016 del 6 de junio de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Pharma 3.1. No existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distingue la marca base de denegatoria, ya que estos últimos, al estar destinados a cubrir el "subsidio a la lactancia materna", tienen prohibida su venta. Asimismo, tales productos difieren en su finalidad. 3.2.

El signo solicitado NUTRIBABY (denominativo) no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de la contestación del SENAPI 4.1. Los signos comparados están referidos a productos farmacéuticos, los cuales pueden repercutir en la salud de las personas. 4.2.

Teniendo en cuenta que los signos comparten el término NUTRI el cual es de uso común en productos de la Clase 5, se concluye que los signos comparados son semejantes a nivel fonético, gráfico y conceptual. 3 r Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 26/04/2017 5 de 45 Argumentos de la contestación del Ministerio de Salud 5.1. Solicita que se confirme la decisión adoptada por el SENAPI, debido a que los signos comparados son confundibles al estar referidos a productos de la misma Clase 5, además de ser semejantes. 5.2.

El signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el Artículo 138 -[SIC] debió decir Literal a) del Articulo 136- de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6. Argumentos de dúplica presentados por Pharma Reitera sus argumentos expuestos en la demanda contenciosa administrativa. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, la cual procede por ser materia controvertida.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 2. 3.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrreglstrabilidad de signos por Identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/cufo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 4 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 45 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NUTRIBABY (denominativo) y la marca registrada NUTRIBEBE (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente a) solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 5,, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Ver lnterprelaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de Julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 5 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 45 1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 7 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 6 Ibídem. 7 Ibídem. 6 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 45 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Asf, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderf a8• 1.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 7 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 9 de 45 Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1.

Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca solicitada NUTRIBABY (denominativa) y la marca registrada NUTRIBEBE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.9 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir 9 Ver lnlerprelaclones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 10 Ver lnterprelacl6n Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 8 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 45 pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrlan incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 b.1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b.2) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. b.3) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. b.4) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRIBABY (denominativo) y la marca registrada NUTRIBEBE (mixta). 3. Marcas farmacéuticas. Partículas de conformación de marcas farmacéuticas uso común en la 3.1.

Dado que el signo solicitado NUTRIBABY (denominativo) y la marca registrada NUTRIBEBE (mixta) se encuentran referidos a productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen dichos productos. 3.2. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de íecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de íecha 1O de junio de 2016. 9 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 45 confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 1 2 3.3. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4. El criterio jurisprudencia! concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente 13: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéutícas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, Jo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". 3.5.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.14 3.6.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de 12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2000, del 2 de junio de 2000. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 68-IP-2001 del 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 el 27 de rebrero de 2002. 10 Proceso 473-.IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 12 de 45 productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3.7.

La demandada ha manifestado que el término NUTRI es de uso común para productos de la Clase 5, por lo que resulta pertinente determinar si dicho término es de uso común para distinguir productos de la referida clase y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos comparados. 3.8. Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal: "Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan can la conjunción de elementos de usa general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativa (prefijas, sufijas o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por fa tanta, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de usa exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en genera1 u,. En este sentido, /os signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por fa tanta, /as partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a fa regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de las signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes': 1ª 3.9.

Lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.1 O. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si el término NUTRI es de uso común o no para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común, de ser el caso.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer 15 Acerca del tema Jorge Otamendl señala que: ·1=1 titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con fas marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asf configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partfculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcar/amente débiles".

OTAMENDJ Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191. 16 b Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1 P-2013 el 3 de diciembre de 2013. 11 Proceso 4 73-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 45 una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 604/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. J ¡i �·� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGI RADO.J Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 12 Proceso 473-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 45 �.uJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso 474-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para la Asuntos Jurisdiccionales de Superíntendencia de lndustría y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 2015-173870 Infracción a la denominación de origen CHAMPAGNE Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-294 de 2016 del 16 de agosto de 2016, recibido vía courier el 1 de septiembre del mismo año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artfculo 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-173870; y, El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 du 16 de 45 Demandante Comité lnterprofesionnel Champagne Vin de Demandado Vinos de la Corte S.A. (en reorganización empresarial - Vincorte S.A.) Hechos relevantes 2.1. El 28 de julio de 2015, el Comité lnterprofesionnel du Vin de Champagne (en adelante, el Comité) presentó denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Vinos de la Corte S.A. en reorganización empresarial - Vincorte S.A. (en adelante, Vincorte). 2.2.

El 2 de marzo de 2016, Vincorte contestó la denuncia presentada por el Comité. 2.3 Mediante Auto 69075 del 5 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia cita a las partes y a sus apoderados judiciales para que concurran a la audiencia inicial; asimismo, dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de obtener un pronunciamiento. 3.

Argumentos de la denuncia de Comité 3.1. El Comité está autorizado para interponer las acciones necesarias para la protección de la denominación de origen CHAMPAGNE, la cual fue declarada y reconocida como tal a través del Decreto Francés del 29 de junio de 1936. 3.2. En Colombia la denominación de origen CHAMPAGNE (CHAMPAÑA) fue reconocida como tal mediante la Resolución 53516 del 5 de septiembre de 2013, otorgándose el Certificado 118. 3.3.

La denominación de origen CHAMPAGNE se aplica únicamente a los vinos que cumplan las condiciones que establecen las normas que regulan la denominación de origen mencionada. 3.4. Vincorte es productora, comercializadora e importadora de bebidas alcohólicas las cuales distribuye en todo el territorio colombiano. Como parte de su repertorio, Vincorte promociona a través de su página web vinos con las marcas MOSTELO, CONFORT! y PARRANDA, acompañando a dichas marcas la expresión "Bebida embriagante sabor artificial" y la denominación de origen "CHAMPAÑA (CHAMPAGNE)" vulnerando el Derecho de Propiedad Industrial. 2 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 45 4.

Argumentos de la contestación de Vincorte 4.1. No ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante. Si bien reconoce que utiliza el sabor "CHAMPAÑA"; ello no se encuentra prohibido. 4.2. Pese a que la expresión "CHAMPAÑA" es una denominación de origen, esta se ha vulgarizado hasta volverse descriptiva, usual y genérica.

Así, en Colombia, dicha expresión se ha venido utilizando para identificar aquellos productos envasados en botellas de vidrio grueso con determinados colores y capacidad. 4.3. La palabra que actualmente se puede apreciar en su página web no es "CHAMPAÑA", sino ESPUMOSO. 4.4. Cuenta con registros sanitarios y marcarios de los signos MOSTELO, CONFORT! y PARRANDA, los cuales distinguen bebidas embriagantes.

Dichos registros incluso son anteriores a la fecha en que se reconoció en Colombia la denominación de origen en la que se fundamenta la denuncia. 4.5. El mercado al cual se encuentran dirigidos sus productos es distinto al de la denunciante. Inclusive el precio de los productos de ambas empresas es diferente. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina\ en cuanto a los siguientes aspectos: (i) ¿Es necesario para la declaratoria de una infracción a /os derechos de propiedad industrial sobre denominaciones de origen que sea demostrado que el uso genera confusión? (ii) ¿Puede una denominación de origen contener elementos genéricos o descriptivos? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- lcb-__ __, 6 f "Artfcu/o 214.- La protección de las denominaciones de origen se Inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incfuyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.• 3 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 45 2.

Procede interpretar el Artículo 214 solicitado por la Entidad consultante, toda vez que es materia de la controversia. 3. Adicionalmente, de oficio procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 2152 de la norma antes citada, toda vez que el mismo versa sobre vinos y bebidas espirituosas, conforme al caso materia de interpretación. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Protección jurídica de las denominaciones de origen. Protección especial para denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas espirituosas. Preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección jurídica de las denominaciones de origen 1.1. En el proceso interno se discute la existencia de un presunto uso no autorizado por parte de Vincorte de la denominación de origen "CHAMPAGNE (CHAMPAÑA)" reconocida en Colombia mediante Resolución 53516 del 5 de septiembre de 2013, por lo que resulta pertinente analizar el ámbito de protección de las denominaciones de origen en la norma comunitaria. 3 1.2.

El Artículo 214 de la Decisión 486 establece las caracteristicas de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido. 1.3. La denominación de origen se protege en el pais donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la 2 Decisión 4B6 de la Comisión de la Comunidad Andina."Arlfcufo 215.- Los Palses Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese genero que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se uli/fce la Indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Palses Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el te"itorio del respectivo Pafs Miembro durante 10 años como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha. w.. 3 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 76-IP-2007 del 15 de julio de 2007. 4 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 45 autoridad competente.

En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. 1.4. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las caracterf sticas del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares. 2.

Protección especial para denominaciones identifiquen vinos o bebidas espirituosas de origen que 2.1 En el proceso interno se discute la existencia de un presunto uso no autorizado por parte de Vincorte de la denominación de origen "CHAMPAGNE (CHAMPAÑA)", denominación que identifica a productos dentro de la categoría de vinos o bebidas espirituosas, por lo que resulta pertinente analizar la protección especial que la norma comunitaria le otorga a esta categoría de productos. 2.2 Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, la jurisprudencia del Tribunal4 considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas basándose, de manera general, en la normativa comunitaria europea (Artículo 2 del Reglamento de la CE 110/2008)5.

En el campo de las denominaciones de origen esto es 4 Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2014 del 20 de íebrero de 2015. 5 Reglamento CE 110/2008 "Artículo 2.- Definición de bebida espirituosa 1. A las efectos del presente Reglamenta, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica: destinada al consumo humano; a) b} poseedora de unas cualidades organolépticas particulares: c) con un grado alcohólico minimo de 15 % vol; d) producida: i) bien directamente. mediante: - la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural. y/o - la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agricola y/o destilados de origen agrícola. y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento. y/o - la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo / y/u o/ros productos agricolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destiladas de origen agrícola y/o a bebidas esp/r,/uosas según la definición del presente Reglamento, iiJ o bien por mezcla de una bebida espirituosa can uno o más de /os siguientes productos: - otras bebidas espirituosas, y/o 5 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 45 muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales. 2.3 Este Tribunal observa que una "bebida espirituosa" no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide "lógicamente" hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico. 2.4 Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características: a) Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%. b) Destinada al consumo humano. c) Con cualidades organolépticas 6 particulares.

Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. d) Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas. e) Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas. 2.5 El Articulo 215 de la Decisión 486 establece una protección ampliada para aquellas denominaciones de origen que identifiquen a vinos o bebidas espirituosas, disponiendo que los países miembros prohíban la utilización de dichas denominaciones de origen en los productos del género señalado, incluso a pesar de que se haga la aclaración de que el producto ofrecido no es de la procedencia geográfica de la denominación de origen, o así se utilicen expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. 2.6 Asimismo, el Literal k) del Artfculo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) - alcohol etflico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u - airas bebidas alcohólicas. y/o - bebidas. 2.

No obstante, na se consideran bebidas espirituosas las que se incfuyen en las códigos NC 2203. 2204. 2205, 2206 y 2207" 8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Dfccianarla de la RAE. Definición de "organoléptico": Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. 6 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 45 k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

( )".7 En el mismo sentido, la jurisprudencia de este Tribunal7 ha señalado que lo primero que se observa de la lectura de este artículo es la prohibición de registro de un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad en cuestión, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario. 2.8 La anterior disposición recoge la previsión contenida en el Articulo 23.2 del Acuerdo sobre tos Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor: "Articulo 23.- Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

( ) 2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen".

(... ) "..9 El Literal k) del Articulo 135 de la Decisión 486 viabiliza que los países miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. 2.1 O Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la nota informativa sobre "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad", manifestó lo siguiente: "Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, "Champagne': uTequila" o "Roquefort'J. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (articulo 22).

Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2014 del 20 de íebrero de 2015. 7 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 22 de 45 nivel de protección más elevado o mayor (arlicu/o 23J: a reserva de varías excepcíones. estas indícacíones tienen que protegerse íncluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a e"or". 8 (Subrayado agregado) 2.11 De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que los Literales j) y k) del Artf culo 135 de la Decisión 486, siguen la misma lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC; es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas. 3.

Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿ Es necesario para la declaratoria de una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre denominaciones de origen que sea demostrado que el uso genera confusión? No, toda vez que para la configuración de ta infracción bastaria el uso no autorizado de la denominación de origen. De conformidad con lo establecido en el Articulo 214 de la Decisión 486, para que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial respecto de las denominaciones de origen es necesario que se verifique "el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión" (subrayado agregado); esto es, confusión entre un uso autorizado y uno no autorizado. 3.2.

¿Puede una denominación genéricos o descriptivos? de origen contener elementos Las denominaciones de origen se caracterizan por presentar en su conformación, elementos que indican el lugar geográfico de la procedencia del producto, lo que implica que si pueden contener términos descriptivos; asimismo, presentan el nombre del producto que identifican, de lo que se infiere que también pueden contener elementos o términos genéricos. 8 Organización Mundial del Comercio (OMC).

Notas informativas ·Propiedad fntelectuaf: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad". En: https://www.wlo.org/soanish/tratop s/dda s/status s/gi s.htm (Consulta: 14 de marzo de 2017) 8 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 23 de 45 A modo de ejemplo se pueden mencionar algunas denominaciones de origen declaradas en los países miembros de la Comunidad Andina: Maíz Blanco Gigante Cusca (Perú), Café de Galápagos (Ecuador), Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia (Bolivia), Café de Colombia (Colombia), entre otras.

En dichas denominaciones se pueden apreciar tanto elementos genéricos (café, maíz, quinua) como descriptivos (blanco gigante, real). Es importante diferenciar el uso de términos genéricos y descriptivos en denominaciones de origen; de la prohibición del uso exclusivo de los términos genéricos y descriptivos en marcas, estipulado en los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-173870, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. r)[ �l Cecilia Luisa A�eros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRA ' Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 9 Proceso 474-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 24 de 45 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso 476-JP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la De\egatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-295393 Referencia Infracción a los derechos de propiedad industrial de AGROCAMPO S.A.S Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-303 del 17 de agosto de 2016, recibido vía courier el 1 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-295393; y, El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 1 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 Demandante AGROCAMPO S.A.S. Demandado AGROCAMPO VERDE S.A.S. 26 de 45 Hechos relevantes 2.1. AGROCAMPO S.A.S. es titular de diversas marcas registradas que contienen la denominación AGROCAMPO para distinguir diversos productos y servicios de las Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 27 de febrero de 2015, mediante Resolución 8765, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) reconoció la notoriedad del signo AGROCAMPO, para distinguir la comercialización y distribución de productos veterinarios e insumos agropecuarios. 2.3. AGROCAMPO S.A.S. verificó la existencia de la sociedad AGROCAMPO VERDE S.A.S. la cual se publicita por internet y donde se describen al detalle tos servicios que brinda dicha empresa, los cuales se encuentran relacionados a aquellos que presta AGROCAMPO S.A.S. a través de su marca notoria AGROCAMPO. 2.4.

El 11 de diciembre de 2015, AGROCAMPO S.A.S. interpuso demanda de infracción de derechos de propiedad industrial por uso no autorizado del nombre y enseña comercial de AGROCAMPO S.A.S. contra la sociedad AGROCAMPO VERDE S.A.S., con la finalidad de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial sobre su marca notoria AGROCAMPO. 2.5. La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por AGROCAMPO S.A.S. 2.6.

Mediante Oficio 1003-303 del 17 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3. Argumentos de la demanda de AGROCAMPO S.A.S. 3.1. La denominación AGROCAMPO es el nombre comercial de su empresa, el cual ha sido empleado como tal desde el 16 de febrero de 1979 hasta la fecha.

Asimismo, ha usado dicho signo como enseña comercial de manera notoria y de forma ininterrumpida al menos desde el 2 de mayo de 1991, para identificar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 45 3.2.

Su empresa ha puesto en el comercio, desde hace 36 años, el nombre, enseña y marca comercial AGROCAMPO en tal grado, amplitud y publicidad, que dicha denominación se ha convertido en un signo notoriamente conocido. En efecto, ha invertido sus esfuerzos y cantidades de dinero en promocionar su identificación o reconocimiento con dicho signo en la rama de negocios o mercado de productos farmacéuticos de uso veterinario, productos agropecuarios afines y similares, medicamentos e insumos veterinarios, alimento para animales, herramientas agricolas, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, semillas, productos de ferretería y afines o similares.

3.3. AGROCAMPO VERDE S.A.S. infringe los derechos a favor de AGROCAMPO S.A.S. al usar dicha denominación para distinguir los mismos servicios que identifica con su signo AGROCAMPO. 3.4. Adicionalmente, AGROCAMPO VERDE S.A.S. publicita su establecimiento de comercio en internet, lo cual contraviene lo dispuesto en el Literal c) del Articulo 156 de la Decisión 486. 3.5.

El nombre comercial empleado por AGROCAMPO VERDE S.A.S. consiste en la reproducción de la palabra que conforma su marca AGROCAMPO. Así, AGROCAMPO VERDE S.A.S. lo único que hace es adicionar el color verde, por lo que dicho nombre comercial es similar a su marca registrada. 3.6. Por otro lado, el signo de la demandada está siendo utilizado para distinguir servicios de cultivos, mientras que su marca y enseña comercial AGROCAMPO identifica servicios de la Clase 35, entre otros, relacionados con el cultivo de plantas.

En tal sentido, existe identidad en los servicios que distinguen los signos en conflicto. 3.7. Su signo AGROCAMPO cumple con los requisitos establecidos en la ley para que se le reconozca la calidad de notorio como nombre y enseña comercial. 3.8. Su nombre y enseña comercial AGROCAMPO ha logrado posicionarse exitosamente en el mercado colombiano y cuenta con una larga trayectoria y buena reputación. En efecto, tiene presencia en todos los departamentos de Colombia.

Su capacidad distintiva es alta y se puede concluir que su signo (como nombre y enseña comercial) desarrolla ampliamente su origen empresarial y es capaz de cumplir una función diferenciadora respecto de otras marcas competidoras. Su empresa tiene presencia también en Panamá, Guatemala y Costa Rica. 3.9. El sector pertinente para AGROCAMPO son tanto los dueños de fincas como los comerciantes que ofrecen la venta de productos agrícolas, veterinarios y agropecuarios. 3 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 45 3.1O.

AGROCAMPO es conocido por los comerciantes del sector como el primer hipermercado agrícola y veterinario del país, consistiendo en uno de los comercios más importantes de Colombia. AGROCAMPO ha sido un colaborador asiduo para los desarrollos comerciales de los campesinos o personas dedicadas al agro y al campo. 3.11. La publicidad del nombre y enseña comercial AGROCAMPO y su apoyo social es importante al grado de que es notoriamente conocido por el público consumidor.

Tan solo en los últimos 8 años ha invertido en publicidad al menos una suma de 27,971 millones de pesos colombianos aproximadamente. Dicha publicidad se realiza a nivel nacional a través de medios de comunicación masivos, como emisoras y canales televisivos que son de alcance nacional. 3.12. El alto nivel de cifras de venta e ingresos de su empresa se refleja en sus estados financieros de los años 2008 al 2015, advirtiéndose un crecimiento económico muy importante en los últimos años. 3.13.

Su signo AGROCAMPO es tan distintivo y notorio, que muchos comerciantes pretenden usurparlo para que de manera parasitaria se beneficien de su publicidad y notoriedad. 3.14. De las pruebas presentadas se puede concluir entonces que el nombre y enseña comercial AGROCAMPO son notoriamente conocidos. 3.15. La empresa demandada AGROCAMPO VERDE S.A.S. estaría infringiendo sus derechos de propiedad industrial al usar sin su autorización el signo AGROCAMPO.

En consecuencia, solicita que se le ordene a AGROCAMPO VERDE S.A.S. el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen de propiedad industrial, concretamente que se le ordene retirar la expresión AGROCAMPO del nombre que identifica su sociedad y se abstenga de usar cualquier otro signo similar que pueda causar riesgo de asociación con el signo AGROCAMPO de su titularidad.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1 • Procede la Interpretación Prejudicial solicitada, por ser materia de la controversia en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/culo 155.EI registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando elfo pudiese causar at titular del registro un 4 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

Acción por infracción de una marca notoria. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de una marca notoria 29 de 45 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." 1.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad. industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:2 f) daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar púbficamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciafes, cuando eflo pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o def valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.• "Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o ef medio por el cual se hubiese hecho conocido.• 2 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 5 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL a) b) 26/04/2017 30 de 45 Sujetos activos.

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.3. El Articulo 155 de la Decisión 486, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.

En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo -en su faz negativa- del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibend1). 1.4. A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Articulo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido "podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el articulo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal especifico3 • 1.5.

El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales e) y f) precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (Literal e), 3 Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 606-IP-2015 de fecha 5 de sepliembre de 2016, p. 12. 6 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 31 de 45 b) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f). 1.6.

El Literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.7.

El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 1.8.

Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.9.

El Literal f} del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales4, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 1.1 O. Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Articulo 156 de la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-IP-2015, en el cual se define la expresión "para fines no comerciales", cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 7 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 45 b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 1.11.

Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 1.12.

En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.13.

Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros. Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 1.14.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.15.

En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión, 8 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 45 asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 1.16.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si de las pruebas aportadas por la denunciante se acredita la calidad de notoriamente conocido del signo base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de dicho signo, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 2.

Comparación entre marcas denominativas compuestas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo de la demandante AGROCAMPO y el nombre comercial AGROCAMPO VERDE S.A.S. (denominativo), objeto de la acción por infracción, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.s 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.6 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 7 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 6 Ibídem. 7 lbldem. 9 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 45 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 8 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 9. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport­ ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 8 Ibídem. 9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo te", en ente"áis. 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 45 c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 11 11 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca Ver lnlerprelaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 11 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 45 derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre el signo AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial AGROCAMPO VERDE S.A.S. (denominativo).

Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba 3.1.

En el presente caso, la demandante alegó que su marca, nombre comercial y enseña AGROCAMPO sería notoriamente conocido, por lo que muchos comerciantes pretenden usurparlo para que de manera parasitaria se beneficien de su publicidad y notoriedad. 3.2. El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo.12 3.3. De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.4. Por su parte, el Literal a) del Articulo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 3.5.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la 12 Ibídem. 12 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 45 reputación de aquella 13, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a los signos notorios va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de los mismos, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro14. 3.7.

La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 15. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Artículo previamente citado. 1 6 3.8.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual el signo notoriamente conocido tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de un signo notorio contra un registro o uso no 1J Ver lnterprelación Prejudicial recaida en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 14 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 15 Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de Junio de 2016, 16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Artfculo 228.Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, las siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utillzación, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo fa publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de Ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional coma en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinada territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signa distintivo en el Pa/s Miembro o en el extranjero.• 13 \ Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 45 autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado un signo.11 3.9.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literal e) y f) del Articulo 155 de la misma decisión. Estos son los siguienets: 1a a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dUudón se proyecta sobre /as conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo títular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. '" 9 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de Propiedad Intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.20 17 Ver Interpretación Prejudlclal recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 1O de junio de 2016. 18 Ibídem. 19 MONTEAGUDO, Monliano. La Protección de ta Marca Renombrada.

Civítas, Madrid, 1995, p. 283.,o Ver Interpretación Prejudlcial recaída en el Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 14 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 26/04/2017 39 de 45 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.21 3.1 O. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.22 3.11.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error del público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Así, bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 3.12. En el presente caso, se deberá establecer si el signo sustento de la denuncia es notorios o no; y, de ser el caso, desde qué momento ostentan dicha calidad, teniendo en cuenta los medios probatorios presentados.

L ó 21 lbldem. 22 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 15 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 26/04/2017 40 de 45 Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

En los términos de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente23, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En efecto, en el Artículo 230 de la referida Decisión24, se establece lo que debe entenderse por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, cabe precisar que dicho reconocimiento corresponde a la autoridad nacional competente y que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición25, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. En efecto, dichos criterios establecidos en la norma conforman una lista no taxativa. El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 23 De debe lener en cuenla lo dispueslo en el Articulo 230 de la Decisión 486. 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 230.Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales a potenciales del tipa de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o camerclalización del tipa de productos o servicias a /os que se aplique; a, c) los circulas empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a las que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocida dentro de cualquiera de los sectores referidos en las literales anteriores". 25 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 16 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 41 de 45 El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto a su signo, los actos indicados de manera taxativa en el Articulo 155, que son susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas y que son realizados por terceros sin el consentimiento del titular del signo distintivo y que este último puede impedir, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Articulas 157 y 158.

A este respecto, los Literales e) y f) del Artículo 155 establecen los supuestos específicos de prohibición de uso referidos a signos notoriamente conocidos, tal y como se ha desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. No obstante ello, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los Literales a). b), e) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida. en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido "podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo /os actos indicados en el artículo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis juridica a un literal especifico.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio del signo que es materia de infracción; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido del signo por parte del demandado, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 4.2.

¿ Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al Literal d}, e} y f) del Artículo 155 de la Decisión 486? En primer lugar, el principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de un signo se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro, los cuales hacen parte de una misma clase del Nomenclátor26 • Así, el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas u otros signos que posean elementos idénticos o similares a los previamente registrados, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

En principio, pueden existir en el mercado signos idénticos o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren 26 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-IP-2010 del 19 de mayo de 2010, p. 15. 17 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 45 amparando productos o servicios diferentes.

Sin embargo, la regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva en cuanto a la protección de los signos notoriamente conocidos. 27 Tal y como se he señalado en el Numeral 3.5. del Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, la protección que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados a aquellos que distingue la marca notoria, por lo que dicha protección rompe con el citado principio de especialidad.

Ahora bien, considerando lo señalado anteriormente, podemos afirmar que lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 48628 constituye una matización al principio de especialidad, en tanto que considera infracción el uso de un signo idéntico o similar al que sustenta la acción respecto de cualesquiera productos o servicios, siempre y cuando exista riesgo de confusión o asociación. Por su parte, los Literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486 se encuentran referidos a la infracción de signos notoriamente conocidos.

En el caso del Literal e) del citado Articulo, el mencionado principio de especialidad sufre una excepción por cuanto la protección especial que se otorga a tales signos notoriamente conocidos se extiende en caso de haber riesgo de confusión con un signo utilizado por un tercero no autorizado, con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio que distinga dicho signo en el mercado, trascendiendo así el principio de especialidad.

Finalmente, el Literal f) del Artículo 155 de la citada norma, concede al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoria, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento iniusto del prestigio de la marca notoriamente conocida, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente 1 nterpretación Prejudicial. 27 Ibídem. 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Artlculo 155.EI registro de una marca confiere a su titular el derecha de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo Idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular def registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )" Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 45 De lo anterior, se advierte que las marcas notorias se protegen en relación con los cuatro riesgos (riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y riesgo de uso parasitario), mientras que las marcas ordinarias, que no gozan de dicha calidad, únicamente están protegidas contra el riesgo de confusión y de asociación. 4.3.

En caso afirmativo, ¿cuál sería la diferencia entre el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca que no ostenta dicha calidad respecto de cualesquiera productos y servicios? La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca ordinaria o común, constituyendo una excepción a los principios de inscripción registra!, territorialidad y especialidad.

En efecto, dicha protección no se da en función del registro sino por el solo hecho de ser notoria, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal responsable o artífice de que su marca llegue a alcanzar ese grado de difusión y/o conocimiento que le permite alcanzar la calidad de notoria.

Teniendo en cuenta ello, "un signo puede ser protegido como notorio as/ no se encuentre registrado en el respectivo pals miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado'29• Asi, la prueba de la notoriedad de un signo es de suma importancia al momento de buscar la protección en un país determinado.

Asimismo, la protección no se limita al país en el que la marca adquirió la notoriedad o en el que se haya conferido el registro. En el caso de las marcas notoriamente conocidas, estas son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria; a diferencia del común de las marcas registradas cuya protección se circunscribe únicamente al territorio del país en que se concedió su registro.

En tal sentido, este Tribunal ha señalado que "no se negará la calidad de notorio al signo que no Jo sea en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los palses miembros l"Jo. En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende no solamente a productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino a cualquier clase de productos o servicios que distinga o pretenda distinguir el signo similar a \ 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 30-IP-2011 del 18 de mayo del 2011 y 23-IP-2013 del 15 de mayo del 2013. 30 Ibídem. 19 Proceso 476-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 45 la marca notoria.

En ese sentido, no puede permitirse la coexistencia de un signo semejante a un signo notorio, aun cuando aquél distinga productos o servicios de distinta naturaleza y/o no relacionados con aquellos que distingue el signo notorio. Dicha situación varía en el caso de la protección que se concede a una marca registrada que no ostenta dicha calidad, la cual se limita únicamente a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada dicha marca. 4.4.

¿Puede ser declarada la notoriedad por el Juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de Propiedad Industrial? El reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento del carácter notoriamente conocido de un signo le corresponde a la autoridad nacional competente, tal y como ya se ha mencionado en los párrafos precedentes.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Artículo 228 de la Decisión 486. En el caso de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, cuando la notoriedad sea invocada, el juez nacional o la autoridad administrativa competente si puede pronunciarse sobre el particular, debiendo para ello analizar los medios probatorios presentados a efectos determinar si dicha notoriedad existe, como sucede igualmente en el supuesto de la oposición a una solicitud de registro.

Distinto es el caso de un procedimiento administrativo iniciado exclusivamente para que se declare la notoriedad de una marca, lo que va a depender de la normativa nacional de cada país miembro3 1• En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-295393, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 31 En el Ecuador el procedimiento de declaratoria de notoriedad se encuentra regulado en el Articulo 463 del "Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación•, publicado el 9 de diciembre de 2016 en el Registro Oficial Nº 899.

Cabe señalar que Bolivia, Colombia y Perú no cuentan con dichos procedimientos en sus regulaciones inlernas. 20 Proceso 4 76-IP-2016 GACETA OFICIAL JI J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 45 de 45 26/04/2017 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro mez Apac MAGISTRADO e acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �lLJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21