Año XXXIV – Número 3036 Lima, 8 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 160-IP-2015 Interpretación prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 010662012-0-1801-JR-CA-03.

Referencia: Signos involucrados “BNB” SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION (mixto) y BMV (denominativo). PROCESO 384-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Corte Suprema de Justicia (Perú). Expediente interno del Consultante: 8414-2014. Referencia: Notificación de informes técnicos PROCESO 402-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00255. Referencia: Signos involucrados: ULTRA SHEEN (denominativo) y ULTRA SHEER (denominativo) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/06/2017 2 de 43 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril del 2017 Proceso: 160-IP-2015 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 01066-2012-0-1801-JR-CA-03 Signos involucrados "BNB" SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION (mixto) y BMV (denominativo).

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1066-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 1 O de abril del 2015, recibido vía correo electrónico el 13 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literal a), 144, 159 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 010662012-0-1801-JR-CA-03; y, El Auto del 8 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE Proceso 160-1 P-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 08/06/2017 3 de 43 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes: 2.1. El 8 de julio de 201O, BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (en adelante, BNB SAFI S.A.) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPl)1, el registro como marca del signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindica colores), para distinguir "( ) Servicios financieros y bursátiles·: comprendidos en la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Como anexo de la solicitud de registro, BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S. A. prestan su consentimiento para el registro de la marca de servicio BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional a favor de BNB SAFI S.A.; asimismo, señalan que dichas empresas se encuentran vinculadas económicamente.

En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos similares2 a favor de BNB VALORES S. A., 1 Expediente Administrativo 426008-2010. 2 "( } BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, de Bolivia, ha solicitado con fecha 9 de abril del 2010 el registro de los signos constituidos por.

La denominación BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de fa clase 36 de ta Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N" 417763-2010 y se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de ta Sala de Propiedad Intelectual. La denominación BNB VALORES PERÚ SOLFIN y logotipo para distinguir servicias financieros y bursátiles. de la Clase 36 de ta Clasificación lntemaciOnal, procedimiento que se tramita bajo et expediente N" 417764-2010 y se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de fa Sala de Propiedad Intelectual.

BANCO NACIONAL DE BOUVIA S. A., de Bolivia, ha solicitado con fecha 8 de juliO del 2010 el registro de los signos constituidos por: La denominación BNB LEASING S. A. y logotipo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimtento que se lramita bajo el a,cpediente N º 426005·2010. 2 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 4 de 43 AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA S. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A., puesto que la misma no será susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común. 2.3.

El extracto de la solicitud de registro del signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) fue publicado el viernes 13 de agosto del 2010 en el boletín oficial del Diario El Peruano, página 14, sin que se hayan presentado oposiciones. 2.4. El 31 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro de marca de servicio solicitado por BNB SAFI S.A., al considerar que, si bien no existieron oposiciones de terceros, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, al resultar confundible con la marca BMV (denominativa) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B., de México. 2.5.

El 1 de marzo de 2011, la empresa BNB SAFI S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI. 2.6. El 11 de noviembre de 2011, mediante la Resolución 2505-2011/TPI­ INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI, que denegó el registro de la marca solicitada. 2.7.

El 15 de febrero de 2012, la empresa BNB SAFI S.A. presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 25052011/TPI-INDECOPI. 2.8. El 17 de septiembre de 2012, el INDECOPI, contestó la demanda interpuesta sosteniendo que los signos confrontados si son confundibles. 2.9. El 20 de mayo de 2014, mediante Resolución Número Cinco, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima, declaró infundada la demanda, manifestando la existencia de riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD La denominación FUNDADO 1872 BNB BANCO NACIONAL DE BOUVIA y logotipo para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el º expediente N 426006-2010.

La denominación BNB SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES y logotipo (se reivindica colores}, conforme al modelo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente Nº 426007-2010: (fs. 14 y 15 del expediente). 3 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 5 de 43 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) y la marca previamente registrada BMV (denominativa). 2.1 O. El 23 de junio del 2014, BNF SAFI S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada. 2.11.

Mediante Auto de 3 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa: BNF SAFI S.A. en su escrito de demanda formuló los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) la marca solicitada por nuestra representada y la marca registrada poseen suficientes diferencias gráficas, cromáticas y fonéticas que determinan su confundibilidad': 3.2. "(...) La marca solicitada está formada por la conjunción de términos "BNB': "SAFI� "SOCIEDAD': ''ADMINISTRADORA·: "DE", "/NVERSION" Y "S.A.·: los mismos que no se encuentran presentes en la denominación de la marca registrada'� 3.3.

"( ) el signo solicitado por nuestra representada consiste en una denominación que presenta diversos términos en su conformación, ninguno de /os cuales se encuentra presente en la conformación de la marca registrada, dándole aspectos distintos y diferenciadores a nuestra marca respecto a la otra". 3.4. "( ) la marca solicitada tiene una composición mixta, es decir, cuenta con elementos figurativos adiciona/es a la denominación BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., tales como la gráfica especial que presentan sus términos y el color blanco que acompaña a las mismas': 3.5.

"(...) /a pronunciación de ambas marcas será completamente distinta pues no solo difieren en su extensión sino en la posición de las letras, así como en la presencia de vocales que intensifica aún más las diferencias ya existentes". 3.6. "(...) los signos en conflicto no son susceptibles de inducir a confusión a los consumidores toda vez que cuentan con elementos que los diferencian en forma clara y suficiente y que permiten si existencia en el mercado". 4 {) ? Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 4.

Argumentos de Administrativa: la 08/06/2017 6 de 43 contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda formuló los siguientes argumentos: 4.1. "( ) ambos signos si son confundibles, toda vez que al analizar los elementos relevantes de los signos BNB SAF/ y logotipo/BMV, se aprecia en ambos la conjunción de las letras BNBIBMV, que presentan similitud fonética, dado que poseen una pronunciación y entonación muy similar (beenebe/beemebe), lo que impide su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor': 4.2.

"(...) dado que existe vinculación entre /os productos que distingue los signos confrontados (la misma que no ha sido cuestionada por la demandante) y dada la presencia de la conjunción BNBIBMV, se podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita o una nueva linea de /os servicios que ella distingue". 4.3.

"( ) no se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene e/ consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, lo cual se encuentra prohibido por el Artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, afectando además los derechos del titular de la marca BMV". 5.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia: No consta copia de la Sentencia de Primera Instancia en el expediente. 6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación: BNB SAFI S.A. en su Recurso de Apelación manifestó lo siguiente: 6.1. "( ) la principal razón para denegar el otorgamiento del signo BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y logotipo, tanto por el /NDECOP/ como por el Juzgado, se encuentra basado en la preexistencia en el registro del signo BMV inscrito a favor de la Bolsa Mexicana de Valores". 6.2.

"( ) no hay impedimento alguno para que el registro de la marca BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y logotipo sea otorgado a favor de nuestra representada, debido a que a partir de la cancelación del registro de la marca BMV ya no existe ningún riesgo de confusión marcaría·: B. NORMAS A SER INTERPRETADAS s Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 7 de 43 La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 144, 159 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 los cuales se interpretarán por ser procedentes, con excepción del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486, pues lo resuelto por la Autoridad Administrativa se fundamenta en una causal relativa y no en una causal absoluta de irregistrabilidad: y, el 3 "( )Articulo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de dislintividad.

( ) Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para produc/os o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) Articulo 144.· la of,cina nacional competente examinará, dentro de los 15 dlas conlados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en /os artlcu/os 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo preceden/e, la ofrcina nacional compelen/e notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dlas siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. ( ) Articulo 159.· Cuando en la Subrugión existan rogistros sobre una marca idéntica o similar a nombru de titulares diferentes, para distinguir tos mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identif,cados con esa marca en el temtorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los tilulares de dichas marcas susctiban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del publico respecto del origen de las mercanclas o servicios de que se trate, incluyendo lo relalivo a la identif,cación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporciona/es a los mismos para la debida información al publico consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las ofrcinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la imporlación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del pais importador, segun lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante ta oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

( ) Articulo 165.· La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en ta marca no usada.

No obstante lo previsto en el pámlfo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcumdos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respecliva en la vla administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de tos produclos o servicios para /os cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. él registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito" 6 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 8 de 43 Artículo 144 de la Decisión 486, pues el mismo no guarda relación con la materia controvertida.

La Corte Consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie sobre los siguientes aspectos: 1. ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 135 literal b) de la Decisión 486, respecto de los criterios a tomar en cuenta para determinar si el signo solicitado ostenta distintividad, en los casos en los que las marcas materia de cotejo son un signo denominativo versus un signo mixto? 2.

¿Cómo debe interpretarse el Articulo 136 literal a)?, en lo referido a: a) ¿Qué criterios tomar en cuenta para el cotejo entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta? b) ¿Qué criterios deben tomarse al momento de analizar si las palabras o partículas que conforman el aspecto denominativo de un signo mixto compuesto son expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, y cuáles son las consecuencias de uso de dichos términos? c) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para identificar la partícula o palabra principal o relevante de un signo compuesto? d) ¿Qué criterios tomar en cuenta al momento de cotejar un signo compuesto, y cómo interpretar que el análisis de un signo debe realizarse en forma conjunta e integral versus el hecho que un signo compuesto debe identificarse al término relevante? e) ¿Qué criterios de registrabilldad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, a efecto de confirmar o descartar el riesgo de confusión indirecta? 3.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 144 de la Decisión 486 en lo referido a la potestad de la administración de realizar de oficio el análisis del registro marcario, cuando se invoca la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria? ¿En qué supuestos -de ser el caso- podría dicho acuerdo de coexistencia limitar el análisis de oficio de la administración? 4.

¿Cómo debe interpretarse el Articulo 159 de la Decisión 486, en lo referido a los criterios que debe contener un acuerdo de coexistencia marcaria para evitar que éste colisione con el derecho a los consumidores de no incurrir en riesgo de confusión? 5. ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 165 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los criterios para determinar si es posible invocar una cancelación de marca como medio de defensa en un procedimiento de 7 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 9 de 43 denegatoria de marca que tiene como base el riesgo de confusión de la marca cuya cancelación se alega? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Acuerdos de coexistencia marcaria. Respuesta a las preguntas formuladas por la Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas 1.1. Entre los hechos relevantes del proceso interno, consta que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 0017922011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486, y consideró que existía riesgo de confusión con la marca registrada BMV (denominativa)4 de titularidad de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de México.

En consecuencia, resulta pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 1.2. Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación·� 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan 4 También de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Proceso 160-1 P-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 10 de 43 generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. s a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.5. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.6.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691·1P·2015 de fecha 21 de julio de 2016. 648-IP-2015 y 66S.IP·2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Ibídem. 9 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 11 de 43 e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1. 7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 7 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello 7 Ibídem. 10 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 12 de 43 representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o peñumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia6 • 1.8.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Dado que la controversia radica en la supuesta confusión existente entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (mixto) y la marca previamente registrada BMV (denominativa), resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos, se deberá tener en cuenta que, los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; sea tanto en lenguaje español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 2.4.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 8 Ver lnlerpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 11 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 13 de 43 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar. el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor 12 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 14 de 43 relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (mixto) y la marca previamente registrada BMV (denominativa). 3.

Acuerdos de coexistencia marcaría 3.1. Entre los hechos relevantes recogidos del proceso interno, consta que BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S. A. prestan su consentimiento para el registro de la marca de servicio BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSI ÓN S.A. y logotipo (se reivindica colores) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional a favor de BNB SAFI S.A.; asimismo, señalaron que dichas empresas se encuentran vinculadas económicamente.

En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos similares a favor de BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA S. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A., puesto que la misma no será susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a "los acuerdos de coexistencia marcaría", contemplados en el artículo 159 de la Decisión 486. 3.2.

La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. 3.3. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria9, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 9 La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos similares a ravor de BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA S. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A., puesto que la misma no sería susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común. 13 Proceso 160-1 P-2015 GACETA OFICIAL (i) (ii) (iii) (iv) (v ) 08/06/2017 15 de 43 La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

La existencia de un acuerdo entre las partes; La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 3.4.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que los ''Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen Jos empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar Jugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza". 10 3.5.

El Tribunal ha precisado sobre el tema que "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error". 11 3.6. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho marcaría. En este sentido, el Artículo 136, Literal f), establece: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particu lar cuando: ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste·: 10 Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.0.A.C. N" 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso "BSCH mixta·.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: "ALLEGRA", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 16 de 43 3. 7. Cuando el articulo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial. 3.8.

En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que "Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )". 12 3.9.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular'113, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 4.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante La Corte Consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: 4.1. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, respecto de los criterios a tomar en cuenta para determinar si el signo solicitado ostenta distintividad, en los casos en los que las marcas materia de cotejo son un signo denominativo versus un signo mixto? Teniendo en cuenta que un signo mixto está compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, puede suceder que el elemento denominativo del signo mixto sea el preponderante, pero también puede suceder lo 12 Proceso 104-IP-2002.

Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N' 891, de 29 de enero de 2003, marca: "STARBUCKS'. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 50-IP-2001. publicado en la G.O.A.C. N" 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 ' Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 17 de 43 contrario, en el primer caso en principio no habría riesgo de confusión (por lo que el signo podría considerarse distintivo y en consecuencia registrarse como marca), sin embargo, si el elemento preponderante en los signos conf rentados es el denominativo se deberán aplicar las reglas y los criterios expuestos al desarrollar el segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial.

Es importante tener en cuenta que lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 35 de la Decisión 486 no resulta aplicable en el caso concreto. 4.2. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 literal a)? t en lo referido a: a) ¿Qué criterios tomar en cuenta para el cotejo entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta? Como se indicó al contestar la pregunta precedente, la respuesta la podemos encontrar al analizar el desarrollo del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, en que se han anotado los criterios y reglas de comparación entre signos mixtos y denominativos. b) ¿Qué criterios deben tomarse al momento de analizar si las palabras o partículas que conforman el aspecto denominativo de un signo mixto compuesto son expresiones descriptivast genéricas o de uso común, y cuáles son las consecuencias de uso de dichos términos? En principio, de conformidad con lo dispuesto en los Literales e), f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la precitada norma, los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, genéricas o de uso común no pueden ser registrados como marcas, sin embargo, cuando dichos signos se encuentran conformados por otros elementos que otorgan suficiente distintividad al conjunto marcarlo, incluidos términos que también puedan ser considerados como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, estos signos así conformados podrían acceder al registro correspondiente. e) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para identificar la partícula o palabra principal o relevante de un signo compuesto Los parámetros para analizar el grado de relevancia de las partículas o palabras que componen un signo denominativo compuesto se encuentran detallados en el numeral 2.5. que forma parte del desarrollo del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, al que se deberá remitir la Consultante. d) ¿Qué criterios tomar en cuenta al momento de cotejar un signo compuesto, y cómo interpretar que el análisis de un signo debe 16 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 18 de 43 realizarse en forma conjunta e integral versus el hecho que un signo compuesto debe identificarse al término relevante? Los criterios o parámetros a tomarse en cuenta se encuentran desarrollados en el numeral referido al contestar la pregunta anterior.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el análisis de los signos debe hacerse, como se ha indicado en la presente Interpretación Prejudicial, en un primer momento en su conjunto para efectos de determinar si el signo es distintivo intrínseca y extrínsecamente, sin embargo, cuando se debe analizar el posible riesgo de confusión entre dos signos distintivos resulta imprescindible aplicar las reglas de cotejo anotadas en el numeral 2.5 del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, a fin de determinar el grado de relevancia de los elementos que lo componen, precisamente para determinar las semejanzas y diferencias entre los signos en conflicto. e) ¿Qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, a efecto de confirmar o descartar el riesgo de confusión indirecta? Deben aplicarse las reglas del cotejo marcario establecidas en el numeral 1. 7 incluidas en el desarrollo del primer tema de la presente Interpretación Prejudicial, teniendo presente la advertencia realizada por el Tribunal en el numeral 1.9 también incluido en dicho primer tema. 4.3.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 144 de la Decisión 486 en lo referido a la potestad de la administración de realizar de oficio el análisis del registro marcario, cuando se invoca la existencia de un acuerdo de coexistencia marcarla? ¿En qué supuestos -de ser el caso- podría dicho acuerdo de coexistencia limitar el análisis de oficio de la administración? El Artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al examen de los requisitos que deben contener las solicitudes de registro de signos distintivos de conformidad con lo establecido en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión, examen que resulta distinto al acto en el cual la Oficina Nacional Competente llegue a determinar o no la legitimidad de un acuerdo de coexistencia marcaria de conformidad con las condiciones señaladas en el Artículo 159 de la Decisión 486.

Si bien las partes de un acuerdo de coexistencia pueden adoptar los mecanismos para asegurar la distintividad de signos distintivos, la autoridad nacional competente deberá, del mismo modo, velar porque no exista riesgo de confusión que afecte a los derechos de los consumidores. ¿Cómo debe Interpretarse el Artículo 159 de la Decisión 486, en lo referido a los criterios que debe contener un acuerdo de coexistencia 17 ¡J J_ Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 19 de 43 marcarla para evitar que éste colisione con el derecho a los consumidores de no incurrir en riesgo de confusión? Un acuerdo entre las partes no deberá producir automáticamente la autorización de comercialización de mercancias o servicios identificados con una marca idéntica o similar, en el caso contemplado en el Artículo 159 de la Decisión 486.

Los acuerdos entre partes no pueden violentar el orden público, y la norma establece que quienes los suscriban deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios, las cuales deberán constar en esos acuerdos. Los intereses del público deben ser protegidos; no debe otorgarse eficacia a dichos acuerdos, si no se ha cumplido con el mandato legal, de lo contrario podría causarse perjuicio a los consumidores, pues estos podrían estar adquiriendo un producto o servicio en la creencia de que su origen es distinto del que realmente es.

Si bien cuando el Artículo 159 habla del origen de las mercaderias o servicios, se refiere al país de procedencia, es necesario también que exista una clara identificación del origen empresarial, pues estos acuerdos se realizan entre empresas distintas. Los productos o servicios deberán contener en su etiquetado información suficiente que permita identificar el país de procedencia, así como de las caracteristicas de los productos o servicios, lo que contribuirá a que consumidores y usuarios adquieran el bien o servicio buscado.

De cumplirse con la previsión legal, la oficina nacional competente estará a lo acordado por las partes. 4.5. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los criterios para determinar si es posible invocar una cancelación de marca como medio de defensa en un procedimiento de denegatoria de marca que tiene como base el riesgo de confusión de la marca cuya cancelación se alega? Si en el análisis de registrabilidad del signo solicitado, la Autoridad Nacional Competente determina la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre dicho signo y la marca base de la oposición planteada, corresponde que la Autoridad mencionada suspenda el trámite de oposición y se pronuncie con carácter previo sobre la solicitud de cancelación de registro por falta de uso que hubiera sido iniciada de conformidad con la última parte del primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486.

De lo contrario, si no se advierte riesgo de confusión o asociación no corresponde la suspensión del trámite de oposición. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 01066-2012-0-1801-JR-CA-03, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 18 Proceso 160-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 20 de 43 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.,;u �·f Cecilia L�sa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Q{/� [ Cecilia Luisa Aylló�s PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 9· GACETA OFICIAL 08/06/2017 21 de 43 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito 5 de abril de 2017 Proceso: 384-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Corte Suprema de Justicia (Perú).

Expediente interno del Consultante: 8414-2014 Referencia: Notificación de informes técnicos Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. VISTOS El Oficio 181-2015-SCS-CS, del 20 de julio de 2015 recibido vía courrier el 6 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 38 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 84142014; y El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. ü A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ELI LILLY AND COMPANY. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. 2. 22 de 43 INDECOPI, Hechos Relevantes: 2.1. El 9 de julio de 2003, ELI LILLY ANO COMPANY (en adelante ELI LILLY), solicitó la entrada a fase nacional de la patente de invención denominada: "MONOCLORHIDRATO DE 2,5-DIONA-3-(1-METIL-1H-INDOL-3-IL)-4-[1(PIRIDIN-2-ILMETIL)PIPERIDIN-4-IL]-1H-INDOL-3-ll]-1-H-PIRROL CRISTALINO".

(Expediente administrativo 000687-2003/0IN). 2.2. El 21 de octubre de 2005, el examinador de patentes mediante Informe Técnico JC 55-05, consideró que las reivindicaciones 1 a 4 no cumplían con lo establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486 en razón de: "i) la reivindicación 1 carece del requisito de claridad ya que define un compuesto químico cristalino ii) las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de concisión, iii) la reivindicación 4 carece de claridad, pues refiere a una composición farmacéutica que comprende una sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, los mismos que se encuentran objetados, iv) las reivindicaciones 5 a 7 se encuentran dentro de los alcances del Articulo 20 literal d) de la Decisión 486, en el que se considera que los métodos terapéuticos no san patentables, v) las reivindicaciones 8 a 14 no son patentables en concordancia con el Articulo 14 de l a Decisión 486 ya que considera patentables los productos o procedimientos, no los usos( )". 2.3.

El 28 de febrero de 2006, ELI LILL Y dio respuesta al Informe Técnico JC 55-05, manifestando que adjuntaba un nuevo pliego de dos (2) reivindicaciones y que además había presentado una solicitud divisional para las reivindicaciones 8 a 14, ahora reivindicaciones 1 a 17 presentadas el 9 de julio de 2003. 2.4. El 22 de abril de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico JC 55-05/A, señalando que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplían con el requisito de nivel inventivo. 2.5.

El 22 de mayo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), mediante Resolución 5472008/0IN-INDECOPI, denegó la patente de invención solicitada. 2.6. El 17 de junio de 2008, ELI LILLY interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo y adjuntó un nuevo pliego de dos reivindicaciones. 2.7.

El 6 de febrero de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PCG 17-2009, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplían con el requisito de nivel inventivo 2 Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 23 de 43 2.8. El 23 de febrero de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0377-2009frPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto administrativo impugnado.

2.9. ELI LILLY interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.10. El 14 de marzo de 2011, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince, declaró fundada la demanda y nula la Resolución 0377-2009frPI-INDECOPI. 2.11.

El 31 de mayo de 2011, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12.EI 15 de abril de 2014, la Sala Suprema Civil Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia confirmó la providencia impugnada. 2.13. El 9 de junio de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia. 2.14.

El 30 de abril de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Auto, decidió suspender el procedimiento interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentados por ELI LILLY: 3.1.

Señaló que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, violó el principio del debido procedimiento administrativo, ya que el Informe Técnico PCG 17-2009 no fue notificado. La normativa andina prevé que dichos informes deben ser notificados. 4. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. Indicó que se negó la solicitud de patente y que no existe una norma que establezca como obligatoria la notificación del informe técnico al que se refiere la demandante. 4.2.

Manifestó que dicho informe no surtía efectos jurídicos externos para el administrado, pues tenía un objetivo utilitario. Su emisión se encontraba al servicio de actos que sí poseían per se eficacia jurídica directa en el proceso. 5. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 5.1. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada 3 Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 24 de 43 como Resolución Número Quince de 14 de marzo de 2011, declaró infundada la demanda, argumentando que: "( ) la señalada.en los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486 concordante con el Art. 57 de la ley de Propiedad Industrial vigente hasta la fecha de los hechos, durante el examen de fonda de la solicitud de patente, la oficina competente notificará al solicitante a fin que haga valer las argumentos y aclaraciones que considere pertinentes (...) la sala de propiedad intelectual consideró la necesidad de actuar en dicha instancia con un Informe Técnico; respetando el derecha al debido proceso, debfa comunicar dicha decisión al administrado y notificar en su oportunidad con el informe técnico emitido( ) Mas aun si el referido informe recayó sabre el nuevo pliego de reivindicaciones presentado con et recurso de apelación, concluyendo que las mismas no cumpllan con el requisito de nivel inventivo.( ) Esto hace a este informe técnico y su trascendencia en el procedimiento administrativo en cuestión- de alguna forma similar a un informe pericial en un proceso, el mismo que es necesaria poner en conocimiento de las partes a fin de que estas puedan efectuar /as respectivas observaciones u argumentaciones ( ) para salvaguardar el debido procedimiento y las garantfas básicas de defensa del administrado, dentro de un margen de racionalidad, para /o cual el equilibrio entre el derecha del solicitante y la finalidad del procedimiento es lo que ha de primar ( ) en tal virtud, considero que la resolución impugnada ha incu"ido en la causal de nulidad( ). 6.

Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI: 6.1. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 6.2. Agregó que una correcta interpretación del Artículo 45 de la Decisión 486, indica que la autoridad administrativa tan sólo está obligada a notificar el primer informe técnico; si no fuera así el procedimiento duraría indefinidamente. 7.

Sentencia de Segunda Instancia: 7.1. La Sala Suprema Civil Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante apelación Número 1754-2012 del 15 de abril de 2014, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que: u( ) que en el presente caso, se tiene que la Oficina de Nuevas Invenciones y Nuevas tecnologías del lndecopi notificó a la empresa actora los informes técnicos No JC 55-05 y JC 55-05/A, a fin de que el solicitante haga valer su derecho a formular alegaciones, reclamos u otros conforme prevé el M 45 de la decisión 486(...) la empresa demandante en recurso de apelación ( ) formuló das nuevas reivindicaciones, por los que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecapi, solicito un nuevo informe técnico No PCG 17-2009 en mérito del cual baso su decisión( ) si bien ello pareciera improcedente dentro de un trámite regular, (...) dicha nueva presentación se encuentra amparada en el Artículo 34 de la decisión 486 que establece que "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del 4 Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 25 de 43 trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial"( ) Que en tal virtud ante una modificación de la solicitud, el tramite contemplado en el ya mencionado Articulo 45 de la decisión 486, se reanuda, habiendo entonces estando en la obligación el Tribunal del /ndecopi de notificar a la empresa solicitante con el Informe Técnico No PCG 17-2009, configurándose as/ la afectación al debido proceso( ) por tas razones anotadas CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha catorce de marzo de dos mil once ( ) que declara fundada la demanda." 8.

Recurso de Casación presentado por el INDECOPI: 8.1. Reiteró los argumentos expuestos en la apelación. 8.2. Agregó que se vulneró el derecho al debido proceso porque no se solicitó la respectiva Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8.3. Sostuvo que el informe al que hace referencia la demanda arribó a la misma conclusión a la que llegaron los tres informes técnicos que lo precedieron B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 38 y 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de los cuales sólo procede la interpretación del Artf culo 45.

No se interpretará el Articulo 38, ya que su aplicación no es fundamental para resolver el caso concreto, pues se refiere al análisis de forma de la solicitud de patente. De oficio, se interpretará el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que dicha disposición prevé la solicitud de informes de expertos y de organismos científicos o tecnológicos.1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Artlculo45 'Si la olicina nacional competente encontrara que la invención no es palenlable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Esle plazo podrá ser prorrogado por una sola vez. por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional compelenle estimara que ello es necesario para los fines del examen de patenlabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

SI el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los Impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.' Articulo46 "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren Idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabllldad de la Invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas tolal o parcialmente a la misma invención que se examina: copia de la solicitud extranjera; a) Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La notificación de los informes técnicos. 26 de 43 1.1. El problema jurídico a resolver en el proceso interno es si el Informe Técnico PCG 17-2009 debió notificarse. Por lo tanto, el Tribunal tratará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia2 • 1.2.

La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos prevista en el Artículo 463• Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, caso en el cual si es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 1.3.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; copia de la patente u otro titulo de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud c) extranjera; copla de cualquler resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud d) extranjera; o, copla de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro e) titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

( )". Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: Proceso 238-IP-2013 del 2 de abril de 2014; Proceso 43-IP-2014 del 18 de junio de 2014; y Proceso 71-IP-2015 del 12 de noviembre de 2015. El Articulo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al pelicionario el infonne contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y annónica de la mencionada Decisión, así como de una apllcacíón consecuente del principio de contradicción en el trámite administralivo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan infonnes en el marco del Artículo 46 se debe dar trastada al solicitante. b) 2 3 Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 27 de 43 anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habrla ninguna vulneración al derecho de contradicción. 1.4.

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer inf orme en segunda instancia si se solicitan subsiguientes. 1.5.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 1.6. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. 1. 7. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. 1.8.

En este orden de ideas, se deberá determinar si el Informe Técnico PCG 17-2009 debió notificarse de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8414-2014, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 7 Proceso 384-IP-2015 GACETA OFICIAL ütJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 08/06/2017 28 de 43 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. iu�J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 384--1Pw2015 8 GACETA OFICIAL 08/06/2017 29 de 43 TRIBUNAL DE JU STICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 402-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00255 Referencia: involucrados: Signos (denominativo) y (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano ULTRA ULTRA SHEEN SHEER VISTOS El Oficio 2657 recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00255; y, El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC. 1 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 08/06/2017 30 de 43 INDUSTRIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO. República de Colombia. Y Tercero Interesado: NEUTROGENA CORPORATION 2. Hechos relevantes 2.1. El 11 de mayo de 2010, JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC., (en adelante, JOHNSON) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo)1 para distinguir productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 20 de octubre de 2010, la solicitud de registro de signo fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Número 621. 2.3. El 9 de noviembre de 2010, NEUTRÓGENA CORPORATION, presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo ULTRA SHEEN (denominativo), al ser confundible con su marca previamente registrada ULTRA SHEER (denominativa) la cual protege productos contemplados en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 25 de abril de 2011, mediante Resolución 20544 la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por NEUTRÓGENA CORPORATION y negó el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON. 2.5. El 25 de mayo de 2011, JOHNSON interpuso Recurso de Reposición y en subsidio, de Apelación contra la Resolución 20544 de 25 de abril de 2011. 2.6.

El 29 de diciembre de 2011, mediante Resolución 78893, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el Recurso de Reposición, confirmando en todas sus partes la Resolución 20544 que niega el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON. Expediente 56056110. Clase 3: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 3: Preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol, a saber, bloqueador solar, pantalla solar, aceites, lociones, cremas, espumas gales, aerosoles, exfoliantes, tratamientos para después del sol. 2 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 31 de 43 2.7. El 21 de diciembre de 2012, mediante Resolución 79356, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 20544 confirmándola en todos sus partes, declarando fundada la oposición presentada por NEUTROGENA CORPORATION y negando el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON. 2.8.

El 31 de mayo de 2013, JOHNSON presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 20544 de 25 de abril de 2011, 78893 de 29 de diciembre de 2011 y 79356 de 21 de diciembre de 2012. 2.9. El 11 de diciembre de 2013 la SIC contestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por JOHNSON. 2.1O.

Mediante auto de 11 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 3.1.

"(...) la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las resoluciones acusadas violó por indebida interpretación, el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina': 3.2. "(... ) la Administración no realizó un análisis real y cuidadoso sobre la naturaleza de /os productos que identifica el signo solicitado "ULTRA SHEEN" que es la de "Productos para el cuidado del cabello" y aquello que identifica la marca opositora "ULTRA SHE ER': es ''preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol': asumió que ambos tipo de productos se encontraban dentro de la misma Clase Internacional, por eso era evidente la conexión competitiva entre los mismos, siendo que dicha conexión no puede presumirse por el hecho de estar contenido dentro de la misma nomenclatura': 3.3.

"( ) si bien los productos que distinguen las marcas en conflicto, tienen en común que están destinados al uso en dos partes diferentes del cuerpo, el hecho de que el cabello, el rostro y la piel se hallen en el cuerpo humano, no es determinante ni concluyente de una efectiva conexión entre los signos·: 3.4. "(...) la entidad demandada se equivoca al considerar que los productos se usan de forma complementaria, ya que /os productos tienen un uso exclusivo en cada parte del cuerpo, dado que no podria aplicarse una 3 Proceso 402-lP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 32 de 43 pantalla solar en el cabello, como tampoco un tratamiento reparador para el cabello en el rostro, por lo que el destino final es completamente diferente en cada producto". 3.5.

"(... ) el hecho de que los productos enfrentados puedan compartir los mismos canales de comercialización, es una circunstancia que genere un riesgo de confusión en el mercado frente al público consumidor porque los motivos que originan la compra de uno u otro producto en el mercado son completamente diferentes". 3.6. La entidad demandada, "( ) omitió realizar un análisis estricto acerca de las razones por las cuales el consumidor incurrir/a en un error real al momento de adquirir los productos identificados con una u otra marca, así como de señalar cuáles son los criterios que daban lugar a concluir la existencia de una conexión competitiva entre los mismo': 3.7.

Se establece que "(... ) las marcas pueden coexistir de manera pacifica en el mercado, toda vez que la expresión ULTRA, está incluida en varias marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, /as cuales se encuentran actualmente registradas a nombre de diferentes titulares. Por ejemplo, ULTRA BLANCO (propiedad de Colgate) y ULTRA BON BRIL (propiedad de Lerwood Holdings Limited) ". 3.8.

"(...) el signo solicitado puede coexistir pacíficamente en el mercado con las distintas marcas registradas, ya que todas están a nombre de diferentes titulares y comparten la expresión ULTRA, como sucede con las marcas en conflicto·: 3.9. "( ) el examinador al realizar las reglas de cotejo marcario, debió atender /os criterios establecidos en la Decisión 486 para determinar la conexión competitiva entre los productos, la inclusión de una partícula de uso común como lo es "ULTRA·: asimismo a la teoría de la interdependencia citada y aplicando reglas especiales para el caso concreto y no reglas generales y someras". 4.

Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) al signo solicitado se le denegó el registro, porque contrario a lo que asevera el demandante, tal signo está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la mencionada norma comunitaria·: 4 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 33 de 43 4.2.

"(... ) la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores·� 4.3. "(...) si bien los signos comparten la expresión ULTRA, que es una expresión comúnmente utilizada por los comerciantes de productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, sus particularidades permiten su coexistencia, caracterlsticas que no se presentan en los conjuntos confrontados, porque se encuentran semejanzas en la escritura y pronunciación que las hace confundibles entre sí'� 4.4.

Determina que "(...) Los conjuntos marcarios comparten casi en su totalidad la estructura gramatical, sin que la sustitución de la consonante final R por la N, generen en primer impacto, diferente en la mente del consumidor, ello se evidencia al apreciar/as en conjunto ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER, hasta el punto que los consumidores podrla confundir el origen empresarial de los productos que pretenden amparar, razón por la cual el signo denegado no posee la fuerza distintiva ni la individualidad para ser registrado como marca que arguye el demandante". 4.5.

Respecto a la conexión competitiva que señala el demandante, entre los productos descritos, resulta evidente que se trata de productos que comparten i) su naturaleza la cual es ser productos cosméticos, ii) su finalidad, la cual es el cuidado corporal de las personas, iii) canales de comercialización y publicitación, inclusive porque pueden usarse conjunta y complementariamente los unos con los otros y pueden usarse conjuntamente, pudiendo provenir de un mismo origen al tratarse de productos elaborados para la protección del cuerpo, de esta forma los consumidores que se encuentren ante los signos ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER, podrían verse inducidos a pensar que se trata de una misma marca de productos o productos provenientes de un mismo empresario.

B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artfculo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfcu/o 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación� 5 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 34 de 43 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Palabras de uso común en la conformación de un signo. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, Indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos "ULTRA SHEEN" (denominativo) y �ULTRA SHEER" (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;" 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. s a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 5 Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 dejulio de 2016, 648-IP-2015 y 66B-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 35 de 43 b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 7 5 lbidem. 1 tbidem. 7 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 36 de 43 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a 8 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 37 de 43 llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería8• 1.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos 2.1.

En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: "ULTRA SHEEN" y "ULTRA SHEER". 2.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 2.3.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.9 2.4.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.1 o 8 Proceso 9./P-2001 del 27 de abril de 2001. 9 Procesos 55-IP-2013, p. 12; 178./P-2015, p. 10. 10 Proceso 378./P-2015, p 11. 9 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 38 de 43 2.5.

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 11 2.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 13 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport -istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. 11 Proceso 13-IP-2001, pp. 8-9. 12 Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. tl RAE: unidad mfnima con significa léxico que no presenta modernas gramaticafes; p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de eflos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. 10 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 39 de 43 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 14. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.7.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 15, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 16 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. " b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. RAE· 1. m. Gram. Unidad mlnima ais/able en análisis morfológico. La palabra mu¡eres conliene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar. ·S, -ero. 3. m Gram. Unidad mfnima de significado.

La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural IS Den/ro de tos signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Proceso 12./P-2014, p.10. 16 Proceso 118-IP-2015, p. 12. 11 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 40 de 43 d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.8.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores. 3.

Palabras de uso común en la conformación de una marca 3.1. En el presente proceso, la SIC, ha argumentado que el termino ULTRA " compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante, tal debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente'� Por lo tanto, se hace necesario tratar el tema de las palabras o expresiones de uso común en la conformación de signos marcarías y la marca débil.

Debemos partir del hecho de que ninguna persona puede pretender la exclusividad sobre una expresión de uso común, aunque tenga esa palabra previamente registrada como marca. 3.2. Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. ó 12 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 41 de 43 3.3.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarías, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. 3.4.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarías, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. " 17 3.5.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 3.6.

En consecuencia, los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva 18 • 3.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara 17 Proceso 70-IP-2005, marca TV. CO de 21 de junio de 2005. 18 Proceso 30-IP-2013, marca: "TAXI DRIVER" (mixta) de 7 de junio de 2013. 13 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 42 de 43 imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.8.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaría. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho n que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.19 3.9. Corresponde establecer si la partícula ULTRA que comparten los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, comporta propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00255, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �oJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.

Pág. 215 14 Proceso 402-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 43 de 43 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �rY-- Cecilia Luisa Ayllon Quinteros = PRESIDENTA Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 15