Año XXXIV – Número 3037 Lima, 8 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 414-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-14301. Referencia: Marcas involucradas: “FAMILIA” (denominativa) y “FAMILIA” (denominativa).

PROCESO 604-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno del Consultante: 12094-2014. Referencia: Marca tridimensional Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/06/2017 2 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 414-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 17811-2013-14301 Marcas involucradas: "FAMILIA" "FAMILIA" (denominativa). (denominativa) y Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 1512-TDCA-DQ del 17 de agosto de 2015, recibido personalmente en este Tribunal el 21 de agosto de 2015, procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador, por medio del cual, se remite solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 5, 56, 58 literal a) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Artículo 81 de la Decisión 344; y, Artículos 135 literales b) e i), 154, 172, 194 y 195 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-14301. El Auto de 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: KIMBERL Y CLARK CORPORATION. Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 08/06/2017 3 de 32 EXTERIOR, DE COMERCIO MINISTERIO INDUSTRIALIZACIÓN y PESCA, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. PRESIDENTE Y DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero Interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. La sociedad SCOTT PAPER COMPANY, era la titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el título No. 735 de 09 de marzo de 1976 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial -Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca-, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "Productos sanitarios de papel, especia lmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico". 2.2.

La sociedad SCOTT PAPER COMPANY, cambió su nombre comercial a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY. 2.3. La sociedad KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY, transfirió la marca denominativa FAMILIA a favor de la sociedad KIMBERLY-CLARK CORPORATION. 2.4. La sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, solicitó el 12 de septiembre de 1986 el registro como marca del signo denominativo FAMILIA, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "Papel desmaquilfante, pañuelos de papel, papel de tocador, papel higiénico para retretes, papel para retretes, todo tipo de papel (tissues), servilletas de papel, pañuelos faciales, toallas de papel, productos manufacturados con papel absorbente, papel de despacho, papel y artículos de papel, toda clase de papel absorbente y más productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16'. 2.5.

Publicado el extracto de la solicitud de registro no se presentaron obseivaciones en su contra por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial -Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca-, República del Ecuador, mediante Resolución 6995-87 del 31 de diciembre de 1987, otorgó el registro del signo solicitado. 2.6. La sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, transfirió la marca denominativa FAMILIA a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 4 de 32 2.7.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., el 3 de julio de 2002 presentó solicitud de renovación de su marca denominativa FAMILIA. 2.8. El INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI, mediante certificado de renovación 2614-IEPI del 15 de noviembre de 2002, otorgó la precitada renovación con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 2.9.

La sociedad KIMBERLY-CLARK CORPORATION el 15 de septiembre de 2003, interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 6995-87 de 31 de diciembre de 1987, a fin de que se anule el registro de la marca denominativa FAMILIA conferida a favor de la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, quien luego la transferiría a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2.10.

Mediante providencia de 5 de enero de 2012, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador, decidió solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por KIMBERLY CLARK CORPORATION 3.1. Manifestó que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Por lo tanto, la marca denominativa FAMILIA, en su momento de propiedad de TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, carece de fuerza distintiva, ya que la sociedad SCOTT PAPER COMPANY había registrado la misma marca once ( 11) años atrás. 3.2.

Agregó que se están desconociendo los parámetros de registrabilidad contemplados en la Decisión 85. 3.3. Adicionó que se están vulnerando sus derechos de exclusividad sobre la marca. 3.4. Indicó que por todo lo anterior es procedente plantear la acción de nulidad absoluta contra el registro de la marca que le fue otorgada en su momento a la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA. y que actualmente pertenece a la sociedad PRODUCTOS FAMILA S.A. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 4.1. No se encuentra documento alguno en el expediente que refleje que se haya contestado la demanda. 5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada el PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 3 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 5 de 32 5.1.

Arguyó la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido bajo las formalidades de Ley. 6. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 6.1. Adujo la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido bajo las formalidades de Ley. 7.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 7.1. Fijó domicilio judicial. 8. Argumentos presentados por el Tercero Interesado, PRODUCTOS FAMILIA S.A. 8.1. Señaló que el acto administrativo cuestionado se encuentra ajustado a la normativa comunitaria (Decisión 85), y nacional que regía para la época de la concesión del registro. 8.2.

Argumentó que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es la legitima titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca denominativa FAMILIA. en tanto que en el año 1966 obtuvo su registro de marca. En 1986 adquirieron las acciones de la sociedad SCOTT PAPER COMPANY, quien en ese entonces era la titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el título No. 735 de 09 de marzo de 1976, emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial -Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca-. 8.3.

Indicó que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. cubre todo el mercado doméstico colombiano, venezolano, boliviano y ecuatoriano, e inclusive, exporta a otros países. 8.4. Señaló que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular de varios registros de marcas en el Ecuador, Colombia y otros países que emplean la denominación FAMILIA. 8.5. Manifestó que la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION no comercializa ningún tipo de productos en ningún país que utilice la denominación FAMILIA. 8.6.

Sostuvo que la marca denominativa FAMILIA está dotada de suficiente distintividad; es una marca seriada 1 y notoria que viene utilizándose desde Se indica en la conlestación a la demanda: "Conjunto de marcas que pertenecen o son de propiedad de un mismo Ulular, que presenta determinado elemento común, tal que le pem,ite a los usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que identifican· (Luis Eduardo Bertone, Guillem,o Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo I, p. 259). 4 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 6 de 32 el año de 1966, cuando le fue expedido su primer registro de marca en la República de Colombia. 8.7.

Alegó que la acción de nulidad ha prescrito; además el Tribunal Contencioso Administrativo no es el competente para conocer de la precitada acción. 8.8. Indicó que el registro de la marca denominativa FAMILIA, en su momento registrada a favor de la sociedad SCOTT PAPER COMPANY, constituye un acto de competencia desleal, ya que la precitada sociedad obró de mala fe.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 5, 56, 58 literal a) y 72 de la Decisión 85; Articulo 81 de la Decisión 344; y, Artículos 135 literales b) e i), 154, 172, 194, 195 literal b) y 196 de la Decisión 486. No se interpretarán las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni los Artículos 135 literales b) e i), 154, 194, 195 literal b) y 196 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no estaban vigentes al momento que el signo denominativo FAMILIA fue solicitado para registro.

No se interpretará el Articulo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que estamos frente a un caso de marcas y no de patentes. Tampoco se interpretarán los Articulas 56 y 72 de la misma normativa, ya que no son estrictamente aplicables para resolver el caso particular. No se interpretará el Articulo 58 literal a) ya que no es pertinente para resolver al caso concreto, que trata de un tema de confundibilidad de marcas.

De oficio, corresponde interpretar el Artículo 58 literal f) de la Decisión 85, normativa aplicable al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo FAMILIA. Corresponde la interpretación del Artículo 172 Decisión 486, y de oficio la de la Disposición Transitoria Primera ibídem, normativa procesal vigente cuando se presentó la acción de nulidad: 15 de septiembre de 2003.2 2 u Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.•Articulo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) Las que sean confundibles con otras ya registradas o soliciladas con anlerioridad por un í) tercero o solicitadas posterionnente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un regislro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 7 de 32 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 5.

Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La marca notoriamente conocida solicitada para registro y registrada en otro País Miembro. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486.

Relación con las causales de la Decisión 85. La familia de marcas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 3. 4. 1.1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación de normas de las Decisiones 85, 344 y 486. La solicitud para el registro del signo denominativo FAMILIA se realizó el 12 de septiembre de 1986, es decir, al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 1.2. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el marco del proceso 119-IP-2013: si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marcas ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marcas. 1.3.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de el Articulo 136 o cuando éste se hubiera erectuado de mala re. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la racha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no arectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conrorme a la legislación Interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca rue registrada, se declarará la nulidad ünicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conrormldad con fa legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la racha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad Industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedJmientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )". 6 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 8 de 32 carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.4._ De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo denominativo FAMILIA se efectuó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al momento de resolver el caso particular. 2.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute la confundibilidad de las marcas FAMILIA, pertenecientes a distintos titulares y que protegen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.3 2.2.

El Artículo 58, literal f) de la Decisión 85 establece las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos: 2.2.1. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. 2.2.2. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.2.3.

A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.3. El literal f) del Articulo 58 de la Decisión 85 protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase".

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el pais o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad". G 2.4. No es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye 3 ó �, t Entre otros, se toma en cuenta los precedentes sentados en las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 101-IP-2015 del 12 de noviembre de 2015; 162-IP-2005 de 19 de octubre de 2005; 55-IP2013 de 8 de mayo de 2013; 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013; 01-IP-87 de 3 de diciembre de 1987. 7 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 9 de 32 a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. 2.5.

La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. 2.6.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.7. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad. 2.8.

La similitud entre dos marcas puede ser: 2.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.8.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. {) 2.9. La confusión de marcas puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera 8 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 10 de 32 errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 2.1O.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares de marcas. 2.11.

Al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las reglas para el cotejo entre signos distintivos que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.4 2.11.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.11.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.11.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.11.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibllidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. 9 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 11 de 32 entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 16, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como servilletas, papel higiénico, etc.s 3. La marca notoriamente conocida solicitada para registro y registrada en otro País Miembro 3.1.

Como en el proceso interno se argumentó por parte de la demandada, PRODUCTOS FAMILIA S.A., que la marca FAMILIA es notoria y viene utilizándose desde el año de 1966 cuando fue expedido su primer registro de marca en la República de Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.s 3.2.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo 3.3. La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara.

La marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria. 3.4. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del Artículo 58 de la Decisión 85. 3.5. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. 3.6.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido 5 6 Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. Se destacan las siguientes providencias: proceso 101-IP-2015 del 12 de noviembre de 2015, proceso 63-lp-2009 de 2 de septiembre de 2009, proceso 108-IP-2005 de 24 de agosto de 2005, 114-IP-2003 de 19 de noviembre de 2003; proceso 22-IP-2003 de 13 de marzo de 2003. 10 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 12 de 32 ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. 3. 7.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Se dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna. 3.8. Al respecto el Tribunal ha indicado que, para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: 3.8.1.

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. 3.8.2. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. 3.8.3. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. 3.8.4.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica. 3.9. La Decisión 85 protege las marcas notoriamente conocidas y registradas en el País Miembro respectivo o en el exterior. A diferencia de la Decisión 486, no protege a las marcas notoriamente conocidas no registradas. 3.1 O. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al realizado sobre un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente en cada País Miembro. 3.11. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el exterior y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, considerando las características de la marca opositora, es decir, algunos factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar,7 etc. 7 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro lipa de marcas. 11 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 4. 08/06/2017 13 de 32 La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486.

Relación con las causales de la Decisión 85 4.1. El tercero interesado, PRODUCTOS FAMILIA S.A., alegó que la acción de nulidad contra el registro de su marca FAMILIA, ha prescrito. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto, para lo cual se toma en cuenta lo expresado en las Interpretaciones Prejudicial de los procesos 56-IP-2007 de 6 de junio de 2007, 90-IP-2010 de 7 de septiembre de 2010, y 120-IP-2014 de 20 de febrero de 2015. 4.2.

El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 85 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro: Artículo 76 de la Decisión 85 Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Hace referencia a la cancelación (nulidad) sin realizar distinción alauna. A petición de parte, sin diferenciar si es un sujeto interesado o no.8 De oficio por la autoridad nacional competente.

Inciso primero y segundo l del Artículo 172 de la 1 1 Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado. Para la nulidad absoluta no 1 prescribe la acción. ' No establece término de prescripción. Prescripción de la acción Causales de nulidad 8 Cuando el registro se hubiere concedido en contravención de los 1 Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro imouanado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad La expresión a petición de parte ha sido Interpretada por el Tribunal de la siguiente manera: ·cuando se trata en cambio de marcas, la expresión 'el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ( )' ha de entenderse, y asi en efeclo lo Interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados leg!Umos; pero no a los simples interesados, quienes si quedan cobijados en cambio por la expresión 'cualquier persona', en tratándose de patentes·.

(Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, proferida dentro del proceso 4-IP-95). 12 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL Artículos 56 y 58 de la Decisión 85. 08/06/2017 14 de 32 1 absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los Artículos 134 primer párrafo9, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 1 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 4.3. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el Articulo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 4.4. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

En el caso objeto de la presente interpretación, la demandante, KIMBERL Y CLARK CORPORA TION, ha planteado acción de nulidad absoluta contra el registro de la marca FAMILIA otorgado a la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, que actualmente pertenece a la sociedad PRODUCTOS FAMILA S.A. 4.5. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo especifico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. ü 4.6.

Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al Artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto 9 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: dlslinlividad y susceptibilidad de representación gráfica, asl como con el requisito de perceptibilidad lmpllcito en la noción de marca. 13 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 15 de 32 a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico. 4.7.

En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenia lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquélla sólo puede regir desde su entrada en vigencia, que fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma. 4.8.

Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarías concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. 4.9. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas. 4.1 O. El consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de cancelación de un registro concedido al amparo de la Decisión 85, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente, y en el caso de la primera, la fecha en que se solicitó la nulidad. 5.

La familia de marcas

5.1. PRODUCTOS FAMILIA S.A. alegó que su marca denominativa FAMILIA "es una marca seriada", por lo que este Tribunal abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia. 10 G t � ¡_ 5.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre si y las asocia con un mismo origen empresarial. 5.3.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no,o Dentro de la linea se deslacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014. 14 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 16 de 32 pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo. 5.4.

En cambio, en la familia de marcas, su titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 5.5.

Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas en relación con las marcas FAMILIA, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-14301, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal..� ) Cecilia� Ay�ros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 15 Proceso 414-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 17 de 32 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secret ria. t A { f í Cecilia Luisa A�ros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 414-IP-2015 16 GACETA OFICIAL 08/06/2017 18 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 604-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 12094-2014 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 289-2015-SCS-CS, de 2 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 12 de noviembre del mismo año, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 12094-2014; y, El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVE RNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INTELECTUAL-INDECOPI, PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 08/06/2017 19 de 32 Hechos Relevantes 2.1. El 27 de enero del 2004, INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C (en adelante, INVERNADEROS S.A.C.), solicitó1 ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo tridimensional constituido por la forma de un envase de franjas verticales simétricas, en la parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en cuya parte central se aprecia una figura octogonal, para identificar productos de la Clase 312 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). -- 0 ®·1 •• VISTA SUPERIOR VISTA HfEJUOR 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones. 2.3. El 9 de julio del 2004, mediante Resolución 8410-2004/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó de oficio la solicitud de registro, al considerar que el mismo carecía de elementos que le proporcionaran capacidad distintiva. 2.4.

El 9 de agosto del 2004, INVERNADEROS S.A.C. interpuso Recurso de Apelación. 2.5. El 9 de noviembre del 2004 mediante Resolución 1010-2004/TPI­ INDECOPI la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 8410-2004/0SD-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2004 y en consecuencia negó el registro del signo solicitado. 2.6.

El 11 de febrero 2005 INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. interpuso Demanda Contencioso Administrativa, la cual fue admitida por la Primera Expediente Administrativo 201073-2004. Clase 31: Productos agrlcolas, hortlcolas y forestales; granos y semillas en bruto o sín procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores na/Urales: animales vivos; alimentos para animales; malla. 2 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 20 de 32 Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 31 de marzo de 2005. 2.7.

El 10 de mayo del 2005, el INDECOPI, dio contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. 2.8. El 29 de mayo del 2008, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en Resolución Número Veintiocho, emitió Sentencia de Primera Instancia, declarando infundada la demanda y confirmando las resoluciones emitidas por el INDECOPI. 2.9.

El 9 de julio del 2008, INVERNADEROS S.A.C. interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia de primera instancia. 2.1O. El 15 de julio del 2008, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible el Recurso de Apelación, por no cumplir con la totalidad del arancel judicial, lo cual fue subsanado, mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2008. 2.11.

El 29 de octubre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, resolvió el recurso de apelación y declaró nula la sentencia apelada, ordenando a la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emita una nueva decisión. 2.12. El 12 de septiembre de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia, signada como Resolución Número Siete, declaró infundada la demanda interpuesta por INVERNADEROS S.A.C en contra de las Resoluciones dictadas por el INDECOPI. 2.13.EI 27 de octubre de 2011.

INVERNADEROS S.A.C., presentó Recurso de Apelación con efecto suspensivo, contra la Sentencia signada como Resolución Número Siete del 12 de septiembre de 2011, en la cual la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda interpuesta. 2.14. El 11 de diciembre de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, revocó la Sentencia signada como Resolución Número Siete, declarando fundado el Recurso de Apelación interpuesto por INVERNADEROS S.A.C. y, en consecuencia, nula la Resolución 10102004/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2004. 2.15.

El 14 de mayo de 2013, INDECOPI interpuso Recurso de Casación contra la Sentencia del 11 de diciembre de 2012 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por INVERNADEROS S.A.C. 3 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 21 de 32 2.16.

Mediante auto de 21 de julio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3. Argumentos de la demanda Contencioso Administrativa INVERNADEROS S.A.C, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"(...) la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486': 3.2. "(... ) nos encontramos frente a una FORMA TRIDIMENSIONAL. Las formas tridimensionales pueden ser registradas como marcas, conforme al inciso "f'' del Articulo 134 de la Decisión 486, que establece "( ) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de /os productos, sus envases o envolturas"': 3.3.

"(... ) e/ articulo 135 inciso c) de dicha Decisión prohíbe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Respecto a la primera prohibición, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del lndecopi va se ha pronunciado o demostrado (mediante una investigación de mercado efectuada por ella misma) que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no consiste en una '1orma usual': 3.4.

Estos elementos que conforman la marca solicitada son detalles que constituyen elementos que resultan suficientemente arbitrarios, peculiares y origina/es para poder identificar la forma tridimensional solicitada con un determinado origen empresaria/, por lo que consideramos que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad': 4.

Argumentos de Administrativa. la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) la Sala del INDECOPI, al evaluar la solicitud registra/ presentada por ésta, ha aplicado adecuadamente /as disposiciones señaladas en dicha Decisión en /as cuales se establecen los supuestos de prohibición para el registro de marcas, siendo uno de ellos el que éstas carezcan de la fuerza o capacidad distintiva requerida". 4.2.

"(...) En consecuencia, el hecho que un signo presente características ó� ¡ novedosas que lo alejan de construir la forma usual en la que los productos que pretende identificar se presentan o comercia/izan en el mercado, no 4 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 22 de 32 significa que la autoridad marcaría no deba evaluar los demás requisitos que copulativamente deben cumplirse para poder determinar su acceso al registro como marca". 4.3.

"( ) Así mismo, contrariamente a lo que pretende dar entender la parte actora, debemos señalar que no necesariamente tendrá el carácter de distinto un signo por el solo hecho que exprese una novedad, pues, como es amplio conocimiento de la Sala, los consumidores se encuentran acostumbrados a que en la publicidad aparezcan constantemente elementos nuevos que si buen transmiten información sobre /os correspondientes productos o servicios en forma singular, no indican un origen de producto empresarial determinado, motivo por el cual no son distintivas". 4.4.

"( ) Finalmente, cabe indicar, sin perjuicio de referirnos in extenso en el acápite siguiente, que el hecho que el INDECOPI haya registrado a favor de otra empresa (Mars lncorporated) un signo tridimensional destinado a identificar productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, no significa que el signo solicitó la demandante haya debido acceder al registro, pues, como se ha expresado, los registros otorgados con anterioridad no obligan a la autoridad administrativa a tener que pronunciarse de la misma manera al evaluar posteriores solicitudes registra/es': 5.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú), en Resolución Número Veintiocho, en lo principal, expresó lo siguiente: 5.1. "(...) la entidad demandante a través de su representante cuestiona las Resoluciones Administrativas expedidas por el INDECOP/, tanto dictada por fa Oficina de Signos Distintivos, como la emitida por el Tribunal, fundamentalmente por denegarle el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional en un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, por considerarla que carece de distintividad; por otro fado el INDECOPI refiere que la marca señalada debe ser denegada por cuanto ésta, no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en si misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado': 5.2.

"(...) la marca tiene que identificar o diferenciar un producto de otro, y en éste caso el demandante no ha demostrado que el signo solicitado a registrar sea capaz de ser diferenciado por e/ público consumidor". 5.3. "( ) de la revisión de autos se concluye que no existen elementos suficientes para acceder al registro de la marca solicitada, más aún si ésta no es capaz de identificar un producto que pudiera ser susceptible por si de despertar en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial determinado, careciendo por consiguiente de fuerza distintiva". 5 Proceso 604-JP-2015 GACETA OFICIAL 6. 08/06/2017 23 de 32 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación INVERNADEROS S.A.C, dentro de su Recurso de Apelación, en lo principal, manifestó los siguientes argumentos: 6.1.

"(...) la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 literal b) de fa Decisión 486". 6.2. "( ) La Sala manifestó que ha encontrado en el mercado los productos "frutas y verdura" los cuales se expanden bajo las marcas VERDE PURO y DON MIGUEL en ENVASES TRIDIMENSIONALES de diferente modelo al solicitado por INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Por consiguiente, queda demostrado que la forma tridimensional solicitada es ARBITRARIA Y NUEVA en el mercado". 6.3.

"( ) En el presente caso, nos encontramos frente a una FORMA TRIDIMENSIONAL. Las formas tridimensionales 'T' del Artículo 134 de la Decisión 486, que establece "( ) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma se los productos, sus envases o envolturas". 6.4. "(...) la forma tridimensional solicitada presenta características arbUrarias que no están impuestas por la naturaleza o la función del producto de que se trate: frutas y hortalizas frescas". 6.5.

"( ) De una apreciación de las formas dentadas y cuadrados irregulares y de sus especiales relieves, sus franjas inusuales caracterlsticas y el octógono original por su formas y superficie se puede concluir que es un signo tridimensional suficientemente distintivo': 6.6. "( ) son detal/es que constituyen elementos que resultan suficientemente arbitrarios, peculiares y originales para poder identificar la forma tridimensional solicitada con un determinado origen empresarial, por lo que consideramos que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad contenido en el artículo 134 de la Decisión 486". 7.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia 7.1. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declaró Nula la Sentencia apelada expresando, en lo principal, lo siguiente "( ) no se advierte de manera precisa en la recurrida la interpretación prejudicial de los artículos 134 primer párrafo e inciso f) de la Decisión 486 y 135 incisos a) y b) de fa Decisión precitada.

Siendo insuficiente la simple cita del Oficio número 290-S- TJCA-2008, y, concluir de manera genérica que un signo es registrab/e cuando se cumpla a caba/idad /os requisitos previstos en /os artículos 135 y 136 de la Decisión 486': 6 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 8. 08/06/2017 24 de 32 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación con efecto Suspensivo INVERNADEROS S.A.C, dentro de su Recurso de Apelación, en lo principal, manifestó los siguientes argumentos: 8.1.

"(...) la Sentencia Judicial impugnada tampoco se pronuncia sobre los criterios que corresponden al caso concreto y que deben estar presentes en dicha motivación. Lo anterior se comprueba en el Considerando 9 de la Sentencia Judicial, materia de impugnación, en el cual la Sala Superior pretende que una solicitud de registro de marca tridimensional tenga una "conexión" con el nombre de la persona jurídica registrada ente el SUNARP, con lo cual se demuestra una errada interpretación de las normas de propiedad intelectual respecto al concepto de D/STINTIVIDAD". 8.2.

"(...) la pretensión de INVERNADEROS DEL MUNDO S.A. C es que fa marca FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE desde su creación tiene aptitud, capacidad para distinguir nuestros productos en el mercado. 8.3. Esta "conclusión" de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de /NDECOPI carece de sustento, no se sustenta en normas técnicas ni en análisis pericia/es; de manera arbitraria se limita a "concluir" la falta de distintividad, sin realizar el mínimo análisis del signo solicitado, de /as particularidades de la forma tridimensional de envase solicitado como marca de producto para la CI. lnt. 31': 8.4.

"( ) la Sala Superior está reconociendo que la marca solicitada si presenta elementos que la convierten en un signo "llamativo': es decir, atractivo para /os consumidores. Por lo tanto, fo expuesto por la propia Sala Superior debería haber concluido que al ser un signo arbitrario y llamativo si tiene /a aptitud para lograr identificar los productos de INVERNADEROS DEL MUNDO SAC': 9.

Ll {) Argumentos contenidos en la Sentencia del Recurso de Apelación con efecto Suspensivo La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, revocó la Sentencia apelada signada como Resolución Número Siete del 12 de septiembre de 2011, expresando, en lo principal, lo siguiente: 9.1. "( ) a efectos de resolver los agravios se debe tener presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remitió la Interpretación Judicial N º 44-IP-2008 para el presente caso": 9.2.

"( ) en ese sentido se verifica que la solicitud de registro de marca de producto si reviste características peculiares que por si mismas distinguen entre el público consumidor el producto como proveniente de -un origen empresarial determinado". 7 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 25 de 32 9.3. "(...) características que contribuyen a que se pueda registrar como marca pues goza de distintividad; con lo cual se cumple la finalidad de la solicitud del recurrente: distinguir la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, que permite indicar una precedencia empresarial concreta o constituir un elemento característico en base al cual los consumidores efectúen su decisión de consumo". 9.4.

"( ) se debe señalar que la sentencia impugnada afectó el principio de motivación( ) pues en los considerandos octavo y noveno no analizó fa marca solicitada, se limitó a analizar únicamente fa publicidad presentada por la recurrente" 9.5. "(... ) por los fundamentos expuestos se tiene que la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; por ende la forma tridimensional solicitada es novedosa, y se encuentra conforme al artículo 134 inciso f) de la Decisión aludida, referido a la forma de productos, envase y envoltura, debido a que el signo solicitado posee características relevantes". 9.6.

"( )declarar nula la Resolución número 1010-2004/TP/-INDECOPI, del 09 de noviembre de 2004 que confirmó la Resolución de primera instancia administrativa- número 8410-2004/0SD-INDECOP/ del 09 de julio del 2004 que denegó el registro de la marca de producto constituido por la forma tridimensional de un envase para distinguir frutas y hortalizas frescas de la clase 31 de fa nomenclatura oficial; ordenar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOP/ expida la resolución administrativa correspondiente mediante la cual otorgue a favor del recurrente el registro de la marca solicitada, indicando las especificaciones del producto". 1 O. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El INDECOPI, dentro de su Recurso de Casación, en lo principal, expresó los siguientes argumentos: 10.1.

"( )La sentencia materia del presente recurso interpreta erróneamente el requisito de distintividad (artículo 135 inc. b) de la Decisión 486) para que las marcas tridimensionales puedan acceder al registro, interpretación que resulta fundamenta/ en el presente caso". 10.2. ''( ) La Sala Civil Permanente ha incurrido en error debido a que no basta con que la marca tridimensional presente elementos adiciona/es a los de una marca usual(como /as que presenta el signo solicitado) para que goce de distintividad y pueda acceder al registro, sino que se debe analizar si /as diferencias tendrían que ser tan sustanciales que permitan diferenciar los productos en el mercado, lo que no se aprecia en el presente caso". 10.3.

"(... ) resulta importante tener presente que al concederse el registro a la demandante no solo se /e otorgaría el derecho ( ), se Je otorgaría el derecho de impedir que otros competidores hagan uso de un envase de forma similar (que en este caso corresponde a una forma usual)·� I 8 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 11. 08/06/2017 26 de 32 Argumentos del escrito de defensa contra el Recurso de Casación INVERNADEROS S.A.C., dentro del escrito de defensa contra el Recurso de Casación, en lo principal, expresó los siguientes argumentos: 11.1.

"(...} INDECOPI nuevamente incu"e en más contradicciones cuando en el numeral 4 del punta "B. SEGUNDA INFRACCIÓN NORMATIVA" al afirmar de manera reiterada que la marca de producto solicitada consistiría en una "forma usual': cuando lo cierta es que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI declaró de manera categórica en la Resolución No. 1010-2004/TP/-INDECOPI que la marca de producto tridimensional solicitada por INVERNADEROS DEL MUNDO S.A. C. no es una "forma usual" 11.2.

"( ) En el presente caso, de la lectura íntegra de la Sentencia emitida por la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se advierte que NO contiene vicios de naturaleza insubsanable que ameritan se revocatoria·: 11.3. "( ) La Sentencia emitida par la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA no incurre en las infracciones normativas, ni vulneración al debido proceso ni al principio de congruencia alegadas por la apoderada de INDECOPI que justifiquen la revocatoria de fa Sentencia emitida por la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA': B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio procede la interpretación del Articulo 134 Literal f) y el Literal c) de Articulo 135 de la Decisión 4863, por ser parte de la controversia las formas, envases y envolturas de los productos los cuales pueden o no ser registra bles. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registro de signos tridimensionales Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de represen/ación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obsttlcu/o para su registro. Podrán constituir marcas, entre o/ros, los siguientes signos: f) la forma de /os productos, sus envases o envolturas; Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: bJ carezcan de distintividad;

() I e) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 9 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 27 de 32 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

El caso de las formas usuales de los productos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registro de signos tridimensionales 1.1. En el proceso interno, la sociedad INVERNADEROS S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca de un signo tridimensional, para distinguir "( )Productos agrlcolas, hortícalas y forestales; granos y semillas en bruta o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivas; aNmentos para animales; malta·: comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 134. - A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signa que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, tos siguientes signos: f) la forma de tos productos, sus envases o envolturas·� 1.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. 1.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de un fondo, ancho y altura; por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden además generar gran recordación4 en el público consumidor.

El objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que decida adquirir el producto ofertado. 1.4. Para determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, se deberán tener en cuenta, entre otros, lo siguientes criterios5: En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación} con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir.

Proceso 23./P-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta oricial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-IP-1998. 10 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 28 de 32 1.4.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Articulas 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.4.2.

Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.4.3. No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.4.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estarla afectado por una causal de irregistrabilidad. 1.4.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. 1.5.

Se deberá observar si al momento de conceder el registro del signo tridimensional se cumplieron con los parámetros para ser registrado como marca. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos 2.1. En el presente caso, el INDECOPI, consideró que el signo tridimensional no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que está constituido por formas que, por ser de uso común en el mercado de los chocolates, consecuentemente, resulta pertinente abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el Artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 11 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 29 de 32 b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o de/ servicio de que se trate': 2.2.

El literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad de un signo cuando carezca de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 2.3. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.3.1.

Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Artículo 135 Literal b); y, 2.3.2.

Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. 2.4. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son: 2.4.1.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números. palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

Proceso 604-lP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 30 de 32 2.4.2. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades': 6 2.4.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matias Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados� 7 El caso de las formas usuales de los productos 2.5.

Las formas usuales (botellas o envases) son aquellas que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales, por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público. Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos liquidas, gaseosos o solidos; entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen. 2.6.

En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001. Alemán, Marco Matfas. Normatividad Subtegional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 13 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 31 de 32 2.7. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 2.7.1.

Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esencia/es del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 2. 7.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su funcionalidad. Ej. Un sacacorchos. 8 2.8. Se debe determinar si el signo tridimensional, solicitado para registro por INVERNADEROS S.A.C. es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no, entre los productos para el cual fue solicitado (Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza) o se trata de una forma común, usual o necesaria.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 12094-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 163-IP-2013, de 02 de Octubre de 2013, marca: tridimensional "Motor: Proceso 78-/P-2012, de 11 de Julio de 2012, marca: "Figurativa� 14 Proceso 604-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 32 de 32 Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. IS